LOTTA AL COMMERCIO DI MERCI CONTRAFFATTE E DI MERCI
USURPATIVE: NOZIONI, POLITICHE CRIMINALI E ATTIVITA’ DI
POLIZIA IN PROIEZIONE PROCESSUALE.
SINTESI DELLA RELAZIONE PRESENTATA AL VI° CONVEGNO REGIONALE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE DAL DOTT. ALESSANDRO SCARPELLINI
ACIREALE, 30 SETTEMBRE 2011
INTRODUZIONE
In un quadro di riferimento mutevole e complesso, incastonato nell’epoca della globalizzazione e
della glaciazione mediale, è necessario fare affidamento a punti di riferimento utili per orientare la
comprensione degli avvenimenti e la nostra attività. Tali punti di riferimento sono innanzitutto
costituiti dalle nozioni e dalle definizioni offerte dalle norme e dalla prassi.
NOZIONI
La parola contraffare ha un’origine latina (contra-facere = fare contro) ed ha una connotazione che
sin dall’inizio è stata sostanzialmente negativa (avendo il significato di “fare il verso” per
dileggiare, canzonare).
L’attuale significato giuridico del termine ha a che fare con il creare, modellare, al fine di falsificare
il risultato con lo scopo di ingannare, e si ottiene con il riprodurre, integralmente (contraffazione in
senso proprio) o parzialmente (alterazione), un marchio registrato allo scopo di sfruttarlo
economicamente ed indebitamente.
Contraffare significa riprodurre un marchio, anche figurativo, nei suoi elementi essenziali, con
l’effetto di confondere l’acquirente.
Si può parlare di contraffazione solamente in relazione a marchi od a segni distintivi registrati e
riprodotti illegalmente, in modo pedissequo integrale o parziale (ma sufficiente a richiamare il
marchio originale) e tale da ingenerare confondibilità.
La contraffazione offende la pubblica fede.
Un marchio è un qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, sotto molteplici
modalità e forme, quali parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, combinazioni e tonalità
cromatiche, purchè idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre.
I marchi possono essere individuali o collettivi.
Non vi sono invece compresi i c.d. marchi di garanzia (es.: marcatura CE).
I segni distintivi sono segni che vengono apposti sui prodotti industriali o sulle opere di ingegno
che hanno la funzione di distinguere un prodotto da altri dello stesso genere, indicandone
provenienza aziendale, origine geografica o qualità.
Si ha invece imitazione - termine spesso considerato impropriamente come sinonimo di
contraffazione - quando il bene riprodotto riporta alcuni tratti di somiglianza con l’originale ma non
si ha la riproduzione pedissequa del marchio, anche non registrato, o di altri segni distintivi atipici.
L’imitazione può produrre reati che offendono l’ordinamento economico.
Quando infine si parla di imitazione servile, ci si riferisce all’atto di concorrenza sleale consistente
nell'imitazione fedele e pedissequa dei prodotti di un concorrente tale da creare confusione nel
pubblico sulla provenienza degli stessi; l’imitazione riguarda le parti appariscenti o comunque
esterne del prodotto, mentre ne sono escluse tutte le forme idonee a costituire oggetto di protezione
brevettuale.
Nuove terminologie si fanno strada nel panorama del diritto comunitario.
Tra esse il c.d. LOOK-ALIKE, che consiste in una particolare forma di concorrenza sleale
realizzata con una imitazione consapevole ma prudente di un prodotto affermato. O anche il c.d.
ITALIAN SOUNDING, che riguarda l’ingannevole richiamo più o meno esplicito dei prodotti
made in Italy (in specie del tipo alimentare).
A proposito della registrazione del marchio, va annotato che questa può essere nazionale, europea o
internazionale. In proposito le regole e le categorizzazioni fanno riferimento alla Convenzione
internazionale di Nizza.
Può essere registrato come marchio ogni nuovo segno suscettibile di essere rappresentato
graficamente, ivi compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, marchi tridimensionali, combinazioni
di colori o tonalità cromatiche (in quest'ultimo caso è consigliabile indicare i relativi codici), idoneo
a contraddistinguere prodotti o servizi di persone fisiche o giuridiche.
Una registrazione può essere ottenuta indipendentemente dal fatto che l'uso sia precedente, attuale o
che vi sia l'intenzione d'uso futuro.
Le domande, le registrazioni, i trasferimenti, i rifiuti non vengono pubblicati ufficialmente, in
maniera diffusiva, ad esempio in Bollettini od in altra veste editoriale, bensì vengono rese
accessibili al pubblico su apposita richiesta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
La registrazione è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della domanda e può
essere rinnovata per successivi periodi decennali.
La legge riconosce determinati effetti giuridici anche al marchio non registrato.
In particolare, qualora dall'uso di un marchio non registrato sia derivata una notorietà non
meramente locale, il preutente potrà far valere su tutto il territorio nazionale i propri diritti di
esclusiva nei confronti di chi successivamente depositi una domanda di registrazione per tale
marchio.
Secondo l'Accordo di Madrid, il titolare di una Registrazione Italiana, qualora possieda una seria
struttura commerciale in Italia, può ottenere una registrazione internazionale.
Il marchio comunitario (CTM) è un sistema di tutela dei marchi operativo dal 1996 (la data ufficiale
per il deposito delle prime domande di registrazione coincide con il 1° aprile 1996) che permette di
ottenere una privativa valida in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europa.
La gestione amministrativa è demandata alla esclusiva competenza dell’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno – UAMI, agenzia comunitaria con sede nella città spagnola
di Alicante. Dal punto di vista normativo, il marchio comunitario è disciplinato da tre Regolamenti
Comunitari, recentemente novellati: il Reg. 40/94 (Regolamento del Consiglio UE concernente gli
aspetti sostanziali), il Reg. 2868/95 (Regolamento della Commissione UE concernente gli aspetti
applicativi) e il Reg. 2869/95 (Regolamento della Commissione UE concernente le tasse).
Ai sensi del Reg. CE 1383/2003 sono MERCI CONTRAFFATTE:
 Le merci e loro imballaggi cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica
o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non
possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali […] e che pertanto violi i diritti del titolare
del marchio […]
 Qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, ecc.) anche presentato
separatamente, che si trovi nella stessa situazione
 Gli imballaggi che recano marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, nelle
stesse condizioni
Sono invece MERCI USURPATIVE le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate
senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi
al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi
autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione
del diritto
POLITICHE CRIMINALI
La contraffazione è un fenomeno che produce effetti a breve termine ed effetti a lungo termine.
Tra i primi vanno annoverati i danni economici diretti (in termini di volumi di vendita e di mancato
pagamento di royalties) procurati ai titolari dei marchi contraffatti e dei prodotti imitati, nonché, a
livello più generale, nel danno erariale per erosione del gettito fiscale e nel rischio per la sicurezza e
la salute dei consumatori.
A lungo termine gli effetti si sostanziano nei costi di contrasto (sia da parte delle aziende, sia da
parte della p.a.), nell’indebolimento della spinta alla ricerca ed all’innovazione, nella distorsione dei
mercati per il riciclaggio di proventi illeciti, nell’indebolimento della funzione di garanzia dei
marchi, ovvero in senso più ampio della fiducia dei mercati.
A livello internazionale sono stati costituiti speciali organismi ed Enti (es.: OECD Organisation for
Economic Co-operation and Developement; IPERICO Intellectual Property Elaborated Report of
the Investigation on Counterfeiting) e sono stati stipulati accordi (es.: accordo di Madrid 1957,
Dichiarazione di Roma 2004, accordo bilaterale Italia-Cina 2010, ecc.) e protocolli, per la
definizione di politiche comuni.
A livello nazionale opera presso il M.S.E. (Ministero per lo Sviluppo Economico) la Direzione
Generale per la Lotta alla Contraffazione, che comprende l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi).
Le politiche criminali nazionali sono consistite sia in azioni di studio e di sensibilizzazione (es.:
creazione del call-center 06.47055800; indizione di una giornata nazionale contro la contraffazione,
campagne stampa, eccetera), sia in decisioni normative.
Queste ultime hanno portato ad una ridefinizione delle fattispecie criminali, ad azioni per
l’abbattimento della domanda, a nuovi strumenti investigativi.
Fonte: MSE.
Strategica è risultata l’emanazione della legge 99/09, che ha portato alla riscrittura degli artt. 473 e
474 c.p., ed all’inserimento degli articoli 517-bis, 517-ter e 517-quater c.p.
La stessa norma ha inoltre modificato la legge n. 356/92, prevedendo nel caso di associazione per
delinquere finalizzata alla contraffazione delle merci la c.d. confisca per sproporzione.
Art. 473 c.p.
Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o
nell’alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con
la multa da 2.500 a 25.000 euro.
Soggiace alla pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da 3.500 a 25.000 euro chiunque contraffà o altera
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Si ha CONTRAFFAZIONE quando vi è la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione
emblematica e denominativa di un marchio o di un segno distintivo; si ha ALTERAZIONE quando
la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originale o col segno
distintivo. (Cass.Pen., sez. V, Sent. 3911 del 8.4.1975)
Nessuna norma sanziona penalmente l’uso non autorizzato di marchi o segni distintivi autentici (es.:
per sovrapproduzione), onde il fatto rileva solo come illecito civile. (Cass. Pen., sez. V, Sent. 5247
del 31.01.2000)
Art. 474 c.p.
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la
reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 3.500 a 35.000 euro.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene
per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 20.000 euro.
I delitti previsti dai commi 1 e 2 sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
“La riproduzione del personaggio di fantasia tutelato dal marchio registrato, ancorchè fedele ma
espressiva di una forte similitudine, integra il reato (474) quando sia apprezzata una oggettiva e
inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare
erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore.” [c.d. imitazione figurativa]
(Cass.Pen., sez. V, Sent. 25147 del 11.7.2005)
“…non è sufficiente accertare la sussistenza della violazione del diritto d’autore costituita dalla
riproduzione di un personaggio di fantasia senza autorizzazione, ma è necessario verificare se il
personaggio di fantasia costituisca oggetto di un marchio registrato.” (Cass. Pen., sez. V, Sent.
33068 del 12.9.2005)
Va annotato però che
“…se è vero che la tutela penale (474) è riservata esclusivamente ai marchi registrati, ai sensi delle
vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, tuttavia quando si tratta di marchio
di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata società produttrice,
l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale
insussistenza deduce.” (Cass.Pen., sez. II, Ord. 4265 del 4.1.1996)
A proposito del cosiddetto “FALSO GROSSOLANO”:
“Può integrare il reato di cui all’art. 474 c.p. la condotta consistente nel vendere sulla spiaggia borse
di marchi famosi contraffatti. La fattispecie prevista infatti è un reato di pericolo, per la cui
configurazione non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno. Ne consegue che non può
parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l’asserita
grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che
gli acquirenti vengano tratti in inganno”. (Corte di Cassazione, Sez. Pen. II, Sent. 23.7.2009, n.
30672).
E anche
“La norma che incrimina l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi tutela
il bene della pubblica fede […] E’ pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in
caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l’errore degli
acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio, connaturata
all’azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel
corso della loro successiva utilizzazione e circolazione. […]”. (Corte di Cassazione, Sez. Pen. V,
Sent. 12.3.2008, n. 21787).
Infine:
Il delitto di cui all’art. 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) può concorrere con il delitto
di cui all’art. 648 c.p.1 (Cfr. Corte di Cassazione, S.U. 9.5.2001, n. 23427)Con la legge 99/09 è stata introdotta nel nostro ordinamento anche la fattispecie delittuosa riferita
alle MERCI USURPATIVE:
E’ stata altresì definita la tutela penale alla falsa indicazione di origine (art. 517-quater).
Resta definito all’art. 517 c.p. il reato sussidiario che punisce l’imitazione dei prodotti altrui,
ancorchè recanti marchi non registrati:
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi,
o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità
dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.
Art. 517 – bis c.p. Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o
bevande la cui denominazione d’origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
1
Art. 648 c.p. Ricettazione.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è
punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di
recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di 5
giorni a un massimo di 3 mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento
amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commerciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.
La legge finanziaria 2004 aveva già integrato la fattispecie con una norma di contrasto al mercato
del c.d. falso made in Italy.
Inoltre nel 2005 erano già state promulgate norme di contrasto al consumo di merci contraffatte,
tese al contenimento della domanda, novellate con la legge 99/09.
Sul piano investigativo, nuovi strumenti sono stati offerti con la possibilità di impiego di agenti
provocatori e di operazioni undercover anche in caso di indagini per i reati di contraffazione.
Con l’art. 17/1 della legge 99/09, in riferimento alla legge 16.3.2006, n. 146, viene infatti estesa ai
reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. la causa di non punibilità di cui all’art. 51 c.p. in due casi:
A) Ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
addetti a strutture investigative specializzate o alla D.I.A., che per acquisire elementi probatori, nel
corso di specifiche operazioni disposte dagli organi di vertice o dai comandi provinciali, danno
rifugio, prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o
altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego.
B) Ufficiali di polizia giudiziaria (in genere) che in caso di necessità di acquisizione di elementi
probatori o per l’individuazione o la cattura dei responsabili, possono – previo immediato avviso al
pubblico ministero - ritardare o omettere atti, e/o utilizzare documenti, identità o indicazioni di
copertura. Il Pubblico Ministero, di norma con decreto, può ritardare l’esecuzione delle misure
cautelari, e far affidare in custodia giudiziale con facoltà d’uso il materiale o i beni sequestrati
Va infine menzionato lo snellimento procedurale relativo alla custodia delle merci sequestrate.
Art. 260 c.p.p.
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili.
1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e
dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o
informatico (1), idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose
sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o
segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. Quando si tratta di
dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante
procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli
originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. ( 2)
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle
merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando
le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la
sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno
o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua. ( 3)
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre
mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate,
previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione
salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da
utilizzare a fini giudiziari. (3)
(1) Parole inserite dall’art. 8, comma 8, lett. a) della L. 18 marzo 2008, n. 48
(2) Periodo inserito dall’art. 8, comma 8, lett. b) della L. 18 marzo 2008, n. 48.
(3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92
ATTIVITA’ DI POLIZIA IN PROIEZIONE PROCESSUALE
PRIVILEGIARE GLI
ATTI IRRIPETIBILI
• PERQUISIZIONI
• SEQUESTRI E
ACCERTAMENTI URGENTI
INDIVIDUARE LE
PP.OO.*
• TITOLARI DEI DIRITTI DI
SFRUTTAMENTO
ECONOMICO
• ASSEVERAZIONE DI
DEPOSITO DEL MARCHIO
FONTI DI PROVA
• PRELIEVO E
REPERTAZIONE DI
CAMPIONI
• ACCERTAMENTI TECNICI
ATTIVITA’ DI
P.G. IN
PROIEZIONE
PROCESSUALE
La polizia giudiziaria
opera in proiezione
processuale, avendo ben
presente che nel rito
ordinario la prova si forma
nel dibattimento e che:
al Giudice è
espressamente fatto
divieto di conoscere la
notizia di reato;
le prove testimoniali si
formano nel dibattimento
durante la c.d. crossing
examination, e che il teste
può rivelarsi inattendibile.
Nel consegue la necessità
di portare al processo atti
a fede privilegiata ed a
diretta utilizzabilità.
* …il titolare del marchio contraffatto è persona offesa dal
reato … ha diritto a ricevere l’avviso di cui all’art. 408 c.p.p.
(Cassaz. Pen. Sez. V, Sent. 41756 del 22.11.2005)