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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
11 luglio 2007 ( *)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo TOSKA LEATHER
– Marchio nazionale denominativo anteriore TOSCA – Impedimenti relativi alla registrazione –
Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi – Art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94»
Nella causa T-28/04,
Mülhens GmbH & Co. KG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall’avv. T. SchulteBeckhausen,
ricorrente,
contro
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato inizialmente dalla sig.ra M. Capostagno e successivamente dal sig. O. Montalto, in
qualit à di agenti,
convenuto,
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e interveniente dinanzi al
Tribunale:
Mirco Cara, residente in Vigevano, rappresentato dall’avv. G. Cimolino,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 novembre 2003
(procedimento R 10/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mülhens GmbH & Co.
KG e il sig. Mirco Cara,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2004,
visto il controricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),
depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 settembre 2004,
visto il controricorso dell’interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2004,
viste le misure di organizzazione del procedimento 14 dicembre 2005,
in seguito alla trattazione orale del 6 settembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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Fatti
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2
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Il 18 febbraio 1999 l’interveniente ha presentato all’Ufficio per l ’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario, ai sensi
del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
L 11, pag. 1), come modificato.
La domanda di marchio aveva ad oggetto la registrazione del marchio figurativo seguente:
La registrazione richiesta era relativa ai prodotti di cui alle classi 16, 18 e 25 dell’Accordo di Nizza
15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato, corrispondenti alla descrizione seguente:
–
Classe 16: «Libri; dizionari; giornali; giornalini, fumetti; periodici; riviste; cataloghi; opuscoli;
depliants; carta; articoli di carta; cartone; articoli di cartone; fotografie; oggetti di cancelleria;
materiali per artisti; materiale per l’istruzione e l’insegnamento; cartelle per documenti;
raccoglitori per ufficio; carte da gioco; timbri; datari; nastri adesivi per la cartoleria e per la
casa; buste; carta da lettera; etichette pubblicitarie autoadesive; poster; biglietti da visita;
agende».
–
Classe 18: «Borse; borsette; valigie; zaini; portafogli; borsellini; cartelle; cartelle
portadocumenti in pelle e in similpelle; borselli; bauli; pelle; articoli di pelle; cuoio e articoli di
cuoio; imitazioni di pelle e di cuoio ed articoli fabbricati con tali materiali; ombrelli da sole;
ombrelloni; ombrelli; bastoni da passeggio; finimenti ed altri articoli di selleria».
–
Classe 25: «Abbigliamento per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in
pelle; camicie; camicette; gonne; tailleurs; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie;
magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti;
cappelli; foulards; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute
sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie;
calzature in genere, comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali».
4
La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 22 novembre 1999,
n. 92.
5
Il 3 febbraio 2000 la ricorrente ha proposto opposizione contro la domanda di marchio comunitario,
ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94.
6
A sostegno di tale opposizione la ricorrente ha fatto valere il segno denominativo TOSCA, marchio
non registrato, che ha sostenuto essere notoriamente conosciuto in Germania per i prodotti
seguenti: «profumo, acqua di toeletta, acqua di Colonia, lozioni per il corpo, saponette, gel per
doccia, ecc.».
7
L’opposizione era fondata sull’insieme dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, ed era
diretta contro tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio.
8
Con decisione 17 dicembre 2002, la divisione di opposizione ha ritenuto che la ricorrente avesse
dimostrato la notorietà del marchio anteriore, in Germania, per i prodotti seguenti: «profumi e
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prodotti per la cura del corpo». La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione per i prodotti della
classe 25, ritenendo esistente un rischio di confusione nel mercato di riferimento, sebbene i prodotti
in questione avessero tra loro soltanto un limitato grado di somiglianza. Essa ha tuttavia respinto
l’opposizione per i prodotti delle classi 16 e 18, in quanto, da un lato, non erano soddisfatte, per la
diversità dei prodotti in questione, le condizioni di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94 e, dall’altro, non era applicabile la tutela di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94,
poiché l’opposizione si fondava su un marchio non registrato.
9
Il 19 dicembre 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di
opposizione.
10
Con decisione 20 novembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di
ricorso ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.
11
La commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene fosse vero che la notorietà di un marchio
doveva essere presa in considerazione nel valutare il rischio di confusione, l’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 richiedesse che fosse fornita la prova dell’identit à o della somiglianza dei
prodotti. La commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti in questione non avessero la medesima
natura, non rispondessero ai medesimi bisogni e non fossero offerti alla clientela nei medesimi
negozi, o nei medesimi reparti dei supermercati o dei grandi magazzini. Quanto all’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha affermato che l’opposizione non poteva essere
accolta sulla base di tale norma, postulando quest’ultima la registrazione del marchio anteriore.
Conclusioni delle parti
12
13
14
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’UAMI alle spese.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
Diritto
15
La ricorrente fa valere due motivi, con i quali invoca, rispettivamente, la violazione dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 e la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
Sul primo motivo, con il quale si fa valere la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94
Argomenti delle parti
16
La ricorrente afferma che esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. I marchi in conflitto presenterebbero un grado elevato di
somiglianza, sia sotto il profilo visivo che sotto quello fonetico, poiché la domanda di marchio
sarebbe caratterizzata essenzialmente dal solo elemento «toska». Inoltre il marchio anteriore TOSCA
possiederebbe un forte carattere distintivo a causa della sua notorietà, il che richiederebbe che i
prodotti indicati nella domanda di registrazione fossero nettamente diversi dai prodotti per i quali il
marchio notoriamente conosciuto è tutelato.
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La ricorrente sostiene che i prodotti devono essere considerati simili quando il pubblico crede che gli
stessi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate. A suo giudizio,
sulla base dei criteri sviluppati nella sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon
(Racc. pag. I-5507), i prodotti in esame dovrebbero essere considerati almeno parzialmente simili.
18
La ricorrente sostiene che numerose imprese del settore della moda o degli accessori concedono sui
propri marchi licenze per la produzione e la commercializzazione di articoli di profumeria. Alcune di
queste imprese, che erano originariamente attive nel settore della moda, come Gucci, Chanel o
Rochas, sarebbero del resto ormai conosciute soltanto come produttrici di profumi. Il pubblico
sarebbe quindi abituato al fatto che articoli di moda e di pelletteria siano commercializzati con
marchi di profumi.
19
Esisterebbero peraltro tutta una serie di stilisti che svolgono la propria attivit à sia nel settore dei
profumi che in quello della moda, associando il proprio nome ad entrambi i tipi di prodotti. Non
essendo di regola informato delle licenze che sono concesse, il pubblico interessato attribuirebbe alla
stessa impresa i prodotti caratterizzati dal medesimo marchio. Tale sarebbe il caso sia per i prodotti
della classe 18 che per quelli della classe 16.
20
Nelle proprie osservazioni in risposta ai quesiti del Tribunale, la ricorrente sostiene che numerosi
marchi contraddistinguono prodotti di lusso differenti, come borse in pelle, calzature, articoli di
abbigliamento e profumi. A tale proposito, essa richiama i marchi Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada,
Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner, Adidas.
21
In aggiunta, la ricorrente richiama la sentenza dell’Oberlandesgericht Köln (Corte d’appello di
Colonia, Germania) 28 marzo 2003 (causa 6 U 113/02). Nelle proprie osservazioni in risposta ai
quesiti del Tribunale essa indica anche altre decisioni di giudici nazionali in cui si tende ad
ammettere che prodotti fisicamente e funzionalmente diversi, come i profumi e gli articoli di
abbigliamento, possano tuttavia presentare una certa somiglianza a causa della loro distribuzione
con marchi identici, quale conseguenza della pratica della concessione di licenze.
22
La ricorrente afferma inoltre che la commissione di ricorso si è contraddetta negando la somiglianza
tra i prodotti caratterizzati dal marchio anteriore e quelli compresi nelle classi 16 e 18, mentre una
somiglianza era stata riconosciuta per i prodotti della classe 25.
23
L’UAMI e l ’interveniente contestano la fondatezza del motivo.
Giudizio del Tribunale
24
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di
un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della
somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identit à o della somiglianza dei prodotti o
servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del
territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione con il marchio anteriore. Ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. c), si considerano marchi
anteriori i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio
comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 bis della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da
ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des
Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»).
25
Secondo una giurisprudenza costante, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico
possa ritenere i prodotti o i servizi in questione provenienti dalla medesima impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente collegate.
26
Secondo la medesima giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, sulla
base della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione,
tenendo altresì conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso, in particolare dell’interdipendenza tra la
somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati [v. sentenza del Tribunale 9
luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY
HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del Tribunale
22 giugno 2004, causa T-185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc.
pag. II-1739, punti 49 e 50].
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Risulta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 che un rischio di confusione ai sensi di
tale disposizione presuppone un ’identità o una somiglianza dei prodotti o dei servizi designati.
Pertanto, anche nell’ipotesi in cui sussista identità del segno richiesto con un marchio il cui carattere
distintivo è particolarmente forte, è pur sempre necessario dimostrare che sussiste una somiglianza
tra i prodotti o i servizi designati dai marchi in conflitto [sentenza del Tribunale 15 febbraio 2005,
causa T-296/02, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), Racc. pag. II-563, punto 48; v.
anche, per analogia, sentenza Canon, cit., punto 22].
28
Poiché la decisione impugnata ha negato l’esistenza di un rischio di confusione sulla base della
mancanza di somiglianza tra i prodotti contrassegnati dai marchi di cui è causa, per esaminare la
fondatezza del primo motivo è sufficiente affrontare la questione della somiglianza tra i prodotti di
cui trattasi.
29
Per valutare la somiglianza fra i prodotti in questione si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti
che caratterizzano il rapporto tra i prodotti. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la
loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza
LINDENHOF, cit., punto 49; v. anche, per analogia, sentenza Canon, cit., punto 23).
30
Nel presente caso, risulta dalla decisione impugnata che i prodotti contrassegnati dal marchio
anteriore corrispondono alla seguente descrizione: «profumi e prodotti per la cura del corpo». I
prodotti contrassegnati dal marchio richiesto in esame nella decisione impugnata sono i prodotti
delle classi 16 e 18 elencati supra, al punto 3. Infatti, il problema del rischio di confusione per i
prodotti della classe 25 non è stato sottoposto alla commissione di ricorso e non è oggetto della
decisione impugnata.
31
Si deve osservare che i prodotti di profumeria e di cura per il corpo, da un lato, e i prodotti della
classe 16, dall’altro, sono chiaramente diversi sia per natura che per destinazione o uso. Peraltro, gli
stessi non possono essere considerati in alcun modo concorrenti o complementari.
32
Un’identica conclusione si impone per quanto riguarda il confronto tra i prodotti contrassegnati dal
marchio anteriore e i prodotti in pelle della classe 18. Anch’essi si differenziano, di per sé, sia per
natura che per destinazione o uso. Anche in questo caso, nessun elemento consente di ritenere che
gli stessi siano concorrenti o complementari dal punto di vista funzionale.
33
La ricorrente sostiene tuttavia che i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto possiedono un
certo grado di somiglianza poiché, a causa delle licenze che le imprese del settore della moda
concedono sui loro marchi per la commercializzazione di articoli di profumeria, il pubblico è abituato
al fatto che taluni articoli di moda siano commercializzati con marchi di profumi e ricollega tali
prodotti alla medesima impresa.
34
Si deve in proposito evidenziare che, come risulta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, un rischio di confusione tra due marchi identici o simili può essere riconosciuto soltanto nei
limiti del principio di specialità, cioè qualora i prodotti o servizi in questione siano percepiti dal
pubblico di riferimento come identici o simili, e ciò, come è stato ricordato supra al punto 27,
indipendentemente dal carattere distintivo di cui gode il marchio anteriore per la conoscenza che di
esso può avere il pubblico interessato.
35
Ciò posto, non si può escludere che, in particolare nei settori della moda e dei prodotti destinati alla
cura dell’immagine, al di là di una complementarità funzionale possa sussistere, nella percezione del
pubblico di riferimento, una complementarità di tipo estetico fra prodotti aventi natura, destinazione
ed utilizzo differenti.
36
Per creare un certo grado di somiglianza ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
tale complementarità estetica deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto
sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro e che i consumatori ritengano abituale e normale
utilizzare tali prodotti insieme [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa
T-169/03, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Racc. pag. II-685, punti 60 e 62].
37
Occorre tuttavia evidenziare che l’esistenza, fra i prodotti in questione, di una complementarit à
estetica come quella di cui al punto precedente non basta per affermare che esiste una somiglianza
tra gli stessi. A tal fine è anche necessario che i consumatori ritengano normale che i prodotti siano
commercializzati con il medesimo marchio, il che comporta, di regola, che gran parte dei produttori
o dei distributori rispettivi di tali prodotti siano i medesimi (sentenza SISSI ROSSI, cit., punto 63).
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Nel presente caso la ricorrente si limita a rilevare che il pubblico è abituato al fatto che taluni
articoli del settore della moda siano commercializzati con marchi di profumi, a causa della pratica
delle licenze. Anche ritenendola dimostrata, tale sola circostanza non sarebbe sufficiente per
compensare la mancanza di somiglianza fra i prodotti in questione.
39
Per quanto infatti riguarda i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto di cui alla classe 16, citati
supra al punto 3, l’argomento della ricorrente non è chiaramente in grado di incidere sulla
constatazione che tali prodotti, i quali per di più non rientrano nel settore della moda, non hanno
alcuna somiglianza con i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore.
40
Per quanto, poi, riguarda i prodotti in pelle designati dal marchio richiesto e rientranti nella classe
18, citati supra al punto 3, la circostanza richiamata dalla ricorrente non è neanch’essa in grado di
dimostrare una qualunque somiglianza tra gli stessi e i prodotti contrassegnati dal marchio
anteriore. In particolare, il fatto che il pubblico sia abituato a che taluni articoli di moda siano
commercializzati con marchi di profumi non può consentire di affermare l’esistenza di un nesso di
complementarit à estetica tra i prodotti di profumeria e di cura del corpo, da un lato, e i citati
prodotti in pelle, dall’altro, nel senso che gli uni sarebbero indispensabili o importanti per l’utilizzo
degli altri e che i consumatori considererebbero abituale e normale utilizzarli insieme.
41
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente imperniato sulla pronuncia dell’Oberlandesgericht
Köln 28 marzo 2003 (v. supra, punto 21), si deve osservare che tale decisione è stata annullata con
sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) 30 marzo 2006 (causa I
ZR 96/03) e che, in ogni caso, una decisione di un giudice nazionale non può vincolare né l’UAMI né
il giudice comunitario. Il regime comunitario dei marchi è infatti un sistema autonomo, la cui
applicazione è indipendente da qualunque sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre
2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47].
42
La ricorrente non può neppure sostenere che la commissione di ricorso si è contraddetta negando la
somiglianza tra i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e quelli delle classi 16 e 18, mentre è
stata riconosciuta la somiglianza per quanto riguarda i prodotti della classe 25. Infatti, l’esistenza di
un certo grado di somiglianza tra i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e i prodotti della
classe 25 è stata riconosciuta dalla divisione di opposizione, e non dalla commissione di ricorso.
Poiché la conclusione della divisione di opposizione secondo la quale esisteva un rischio di
confusione per i prodotti della classe 25 non era stata impugnata, la stessa non rientrava
nell’oggetto della lite sottoposta alla commissione di ricorso. Quest’ultima non poteva pertanto
pronunciarsi sul punto.
43
Risulta da quanto sopra che la commissione di ricorso ha correttamente affermato l’assenza di
somiglianza fra i prodotti in questione. Il presente motivo deve pertanto essere respinto.
Sul secondo motivo, con il quale si fa valere la violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
44
La ricorrente sostiene che l’opposizione deve altres ì essere accolta ai sensi dell’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94. A suo giudizio, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto
ritenendo l’art. 8, n. 5, applicabile soltanto ai marchi registrati.
45
Secondo la ricorrente, la tesi sostenuta dalla commissione di ricorso contrasta con lo spirito e con la
lettera dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, poiché tale disposizione fa rinvio ai marchi
anteriori ai sensi del n. 2 del medesimo articolo e quindi, tra l’altro, ai marchi notoriamente
conosciuti di cui all’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento. Secondo la ricorrente, se l’art. 8, n. 5, si
riferisse soltanto ai marchi registrati, in tale n. 5 sarebbe stato richiamato soltanto il n. 2, lett. a) e
b).
46
La ricorrente afferma inoltre che l’espressione «per i quali è registrato il marchio anteriore»,
nell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, è la conseguenza di un errore di redazione. Tale norma
avrebbe dovuto indicare «per i quali il marchio anteriore è tutelato», così da comprendere anche i
marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi.
47
Per sostenere l’argomento secondo il quale l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 può essere
interpretato in modo estensivo e contrario al suo tenore letterale, la ricorrente richiama la sentenza
della Corte 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff (Racc. pag. I-389, punto 24), nella quale la
Corte avrebbe interpretato l’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
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89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
(GU 1989, L 40, pag. 1), non soltanto guardando al suo tenore letterale, ma anche alla luce della
struttura e degli obiettivi del sistema in cui esso si inserisce. La ricorrente sottolinea che, se
l’obiettivo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è, come quello dell’art. 5, n. 2, della direttiva
89/104, una protezione più ampia del marchio notorio, dovrebbero beneficiare di tale protezione
estesa non soltanto i marchi registrati, ma anche i marchi anteriori protetti grazie alla loro notorietà.
48
In risposta ai quesiti del Tribunale, la ricorrente fa anche osservare che la normativa tedesca
garantisce la protezione più ampia dei marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della
Convenzione di Parigi.
49
La ricorrente ritiene, nella fattispecie, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94. Innanzitutto, il marchio TOSCA godrebbe di notorietà ai sensi di detta
disposizione. Inoltre, il marchio richiesto presenterebbe una forte somiglianza con il marchio
anteriore. Peraltro, l’utilizzo del marchio richiesto sfrutterebbe indebitamente il carattere distintivo e
la reputazione del marchio notoriamente conosciuto TOSCA e causerebbe ad esso un danno. Infatti,
la reputazione di cui gode il marchio anteriore per i prodotti di profumeria potrebbe essere trasferita
ai prodotti per i quali il marchio richiesto rivendica una tutela. La ricorrente sostiene inoltre che
nessuna giustificazione può essere riconosciuta a favore del soggetto che ha richiesto la
registrazione del marchio.
50
L’UAMI e l ’interveniente contestano la fondatezza del secondo motivo.
Giudizio del Tribunale
51
L’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 include nel concetto di marchio anteriore i marchi
notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi.
52
L’art. 6 bis, n. 1, della Convenzione di Parigi è del seguente tenore:
«I paesi dell’Unione [per la protezione della proprietà industriale] s’impegnano a rifiutare o
invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione del paese lo consente – sia a richiesta dell’interessato, la
registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione,
l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del
paese della registrazione o dell’uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di
una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili
(…)».
53
Risulta da tale disposizione che i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della
Convenzione di Parigi sono marchi che godono di una tutela contro il rischio di confusione a causa
della loro notorietà nell’ambito territoriale di cui trattasi, indipendentemente dalla produzione o
meno di una prova della registrazione.
54
Poiché le disposizioni dei nn. 1 e 5 dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 si applicano ai marchi
anteriori come definiti all’art. 8, n. 2, i marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della
Convenzione di Parigi godono dei regimi di tutela istituiti da tali disposizioni. Tuttavia, affinché
un’opposizione sia accolta ai sensi dei nn. 1 o 5 dell’art. 8 del regolamento n. 40/94, devono essere
soddisfatte le condizioni rispettivamente previste da tali disposizioni.
55
Si deve in proposito osservare che i nn. 1 e 5 dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 prevedono vari
impedimenti relativi alla registrazione di un marchio comunitario. Da un lato, l’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 tutela il marchio anteriore contro il rischio di confusione. Questa tutela è
prevista soltanto nei limiti del principio di specialità, cioè qualora i prodotti o servizi contrassegnati
dai marchi in conflitto siano identici o simili. Peraltro, l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 non
precisa se il marchio anteriore debba essere stato oggetto di registrazione.
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D’altro lato, l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela il marchio anteriore notorio nei confronti
dei marchi che possono trarre indebito profitto dalla sua notorietà o dal suo carattere distintivo, o
arrecare pregiudizio a tale notorietà o a tale carattere distintivo. Sebbene tale tutela possa essere
posta in essere quando i prodotti o servizi contrassegnati dai marchi in conflitto sono identici o
simili, essa è concepita in primo luogo per essere applicata nei confronti di prodotti o servizi non
simili (v. in tal senso, per analogia, sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-408/01, AdidasSalomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punto 22).
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Risulta dal testo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il quale utilizza l’espressione «per i quali
è registrato il marchio anteriore», che questa disposizione si applica ai marchi anteriori ex art. 8,
n. 2, di tale regolamento soltanto qualora gli stessi siano stati registrati (v. in tal senso, per
analogia, sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc.
pag. I-5421, punto 23; sentenza Davidoff, cit., punto 20, e sentenza Adidas-Salomon e Adidas
Benelux, cit., punto 22).
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Di conseguenza, contrariamente all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il quale
ammette, per prodotti o servizi identici o simili, le opposizioni fondate su marchi per i quali non è
stata dimostrata la registrazione ma che sono notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della
Convenzione di Parigi, l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 tutela, rispetto a prodotti o servizi non
simili, soltanto i marchi notoriamente conosciuti, ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi,
per i quali è dimostrata la registrazione.
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Si deve in proposito osservare che l’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94 dei marchi notoriamente conosciuti per i quali non è stata dimostrata la
registrazione è coerente con l’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, il quale, essendo applicabile solo
nei limiti del principio di specialità, non prevede alcuna tutela nei confronti di prodotti non simili.
60
Sulla base di quanto precede dev’essere respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale il
testo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sarebbe il frutto di un errore di redazione.
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La ricorrente non può neppure sostenere che un’interpretazione sistematica dell’art. 8, n. 5, del
regolamento n. 40/94 dovrebbe far ritenere lo stesso applicabile anche ai marchi notori non
registrati. Risulta infatti proprio dalla sistematica dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 che un
marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi per il quale non è
stata dimostrata la registrazione gode di una tutela contro il rischio di confusione soltanto nei
confronti di prodotti o servizi identici o simili, come previsto dall’art. 6 bis della Convenzione di Parigi
per i prodotti.
62
Il Tribunale osserva inoltre che il regolamento n. 40/94 è in proposito coerente con l’art. 16, n. 3,
dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 15 aprile 1994
(Allegato 1 C all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio) (GU L 336,
pag. 214), il quale estende l’applicazione dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi alle situazioni in
cui i prodotti o servizi in questione non sono simili, purch é il marchio anteriore sia registrato.
63
Il fatto, richiamato dalla ricorrente, che la normativa tedesca garantisca la protezione più ampia dei
marchi non registrati notoriamente conosciuti ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi non
incide sulla constatazione che l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non si applica ai marchi notori
non registrati. Come è stato ricordato supra, al punto 41, il regime comunitario dei marchi è un
sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale (sentenza
electronica, cit., punto 47).
64
Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso ha a buon diritto respinto l’opposizione
proposta dalla ricorrente sulla base dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
65
Il secondo motivo deve di conseguenza essere respinto, in quanto infondato.
66
Il presente ricorso, non potendo essere accolto in alcuna sua parte, deve essere respinto.
Sulle spese
67
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poich é l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto
domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
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1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Mühlens GmbH & Co. KG è condannata alle spese.
Pirrung
Meij
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2007.
Il cancelliere
E. Coulon
Pelikánová
Il presidente
J. Pirrung
* Lingua processuale: l'italiano.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=it&num=79929288T19040028&d... 18/07/2007