SOMMARIO
GU 9/2002
Pagina
Comunicazione n. 4/02 del Presidente dell’Ufficio del 27 giugno 2002 relativa alle abbreviazioni proposte per il riferimento ai testi giuridici .................................................................
1627
Comunicazione n. 5/02 del Presidente dell’Ufficio del 17 maggio 2002 relativa a talune pubblicazioni dell’Ufficio .....................................................................................................................
1629
Comunicazione n. 6/02 del Presidente dell’Ufficio dell’8 maggio 2002 in merito alla designazione dei tribunali dei marchi comunitari ...............................................................................
1631
Comunicazione n. 8/02 del Presidente dell’Ufficio del 17 giugno 2002 in merito ad un’interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna ................................
1635
Comunicazione n. 10/02 del Presidente dell’Ufficio del 28 giugno 2002 relativa alla rappresentanza professionale nell’ambito del regolamento sui disegni e modelli comunitari ...
1637
Decisione della Seconda Commissione di ricorso 31 luglio 2001 nel procedimento
R 789/1999-2 (AIR MARITIME / AIR MARIN) ....................................................................
1643
Decisione della Seconda Commissione di ricorso 2 agosto 2001 nel procedimento
R 447/1999-2 (VALENTINE CLAVEROL) ..............................................................................
1663
Decisione della Terza Commissione di ricorso 5 dicembre 2001 nel procedimento
R 711/1999-3 (L’AROMA DI LAMPONI) ...............................................................................
1677
Decisione della Prima Commissione di ricorso 4 febbraio 2002 nel procedimento R 7/2001-1
(ASPIR-WILLOW / ASPIRIN) ..................................................................................................
1709
Decisione della Terza Commissione di ricorso 19 marzo 2002 nel procedimento
R 525/2001-3 (MARCHIO FIGURATIVO (DIESEL) / DIESELIT)) ................................
1745
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
1762
Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
• Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2002 nel procedimento C-2/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)):
Michael Hölterhoff e Ulrich Freiesleben.................................................................................
1769
• Sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2002 nel procedimento C-360/00 (domanda
di pronunzia pregiudiziale sottoposta dal Bundesgerichtshof (Germania)): Land Hessen
e G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH .......................................................
1779
• Sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2002 nel procedimento C-66/00 (domanda
di pronunzia pregiudiziale sottoposta dal Tribunale di Parma): Dante Bigi, con l’intervento di Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ...................................................
1793
Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 5 giugno 2002 nella causa T-198/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2000 (procedimento R 391/1999-3)): Hershey Foods
Corporation contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) (Kiss Device with plume) ...........................................................................
1815
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 13 giugno 2002 nella causa T-232/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione del 26 giugno 2000
(procedimento R 181/1999-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come rettificata con corrigendum del 6 luglio 2000): Chef Revival USA Inc. contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Cheff / Chef) ...............
1835
Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri .................................................
1872
Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione ..........................................................................................................................................
1874
SOMMARIO
Comunicazione n. 4/02 del
presidente dell’Ufficio
Comunicazione n. 5/02 del
presidente dell’Ufficio
Comunicazione n. 6/02 del
presidente dell’Ufficio
del 27 giugno 2002
del 17 maggio 2002
dell’8 maggio 2002
relativa alle abbreviazioni proposte
per il riferimento ai testi giuridici
relativa a talune pubblicazioni
dell’Ufficio
in merito alla designazione dei
tribunali dei marchi comunitari
Recentemente è stata pubblicata la seconda edizione della pubblicazione sinottica in cinque lingue “Raccolta di testi sul marchio comunitario”. Essa è disponibile al prezzo immutato di 25 euro
più IVA presso qualsiasi libreria oppure presso l’Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee. Rispetto alla prima edizione, la raccolta
include in aggiunta la direttiva di armonizzazione dei marchi nonché estratti
della Convenzione di Parigi e dell’Accordo TRIPS.
Ai sensi dell’articolo 91, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario, gli
Stati membri designano i tribunali dei
marchi comunitari di prima e di seconda istanza. Ai sensi dell’articolo 91, n. 2,
del regolamento, ogni Stato membro
era tenuto a comunicare alla Commissione europea, entro il 15 marzo 1997,
un elenco dei tribunali dei marchi comunitari designati, con l’indicazione
della loro denominazione e competenza territoriale.
La seconda edizione monolingue è in
corso di preparazione.
Le comunicazioni nn. 5/99, 7/99 e 7/01
contenevano un elenco dei tribunali dei
marchi comunitari designati dall’Austria, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla
Germania, dai Paesi Bassi, dalla Svezia
e dal Regno Unito e comunicati alla
Commissione europea. Nel frattempo
la Commissione europea ha ricevuto
notifica dei tribunali dei marchi comunitari designati dall’Irlanda, dal Lussemburgo e dal Portogallo.
Con riguardo all’adozione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del
12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari (GU UAMI 2002, pag. 598),
si propone di utilizzare le seguenti abbreviazioni per il riferimento ai testi
giuridici:
RMC
Regolamento sul marchio comunitario
REMC Regolamento di esecuzione
del regolamento sul marchio
comunitario
RTMC
Regolamento relativo alle tasse
RDC
Regolamento su disegni e modelli comunitari
REDC
Regolamento di esecuzione
del regolamento su disegni e
modelli comunitari
RTDC
Regolamento relativo alle tasse da pagare per i disegni e
modelli comunitari
Wubbo de Boer
Presidente
Inoltre, l’Ufficio ha pubblicato un opuscolo informativo nelle cinque lingue
dell’Ufficio recante il titolo “Legislazione nazionale sul marchio comunitario”, che tratta dei rapporti tra il sistema del marchio comunitario e i sistemi
nazionali dei singoli Stati membri. La
seconda versione aggiornata di tale
opuscolo può ora essere richiesta gratuitamente presso l’Ufficio.
Wubbo de Boer
Presidente
La tabella che figura in allegato alla presente comunicazione contiene un nuovo elenco consolidato dei tribunali dei
marchi comunitari di prima e seconda
istanza sinora designati e notificati alla
Commissione europea.
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
Lista de tribunales de marcas comunitarias / Liste der Gemeinschaftsmarkengerichte /
List of Community trade mark courts / Liste des tribunaux des marques communautaires /
Elenco dei tribunali dei marchi comunitari
Status: 2.5.2002
(1) de primera instancia / erster Instanz/ of first instance / de première instance / di prima istanza
(2) de segunda instancia / zweiter Instanz / of second instance / de deuxième instance / di seconda istanza
Belgique / België
(1) Tribunal de Commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te Brussel
(2) Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel
Danmark
(1) Sø - og Handelsretten, København
(2) Højesteret, København
Deutschland
(1) Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Landgericht
Mannheim
Stuttgart
Nürnberg-Fürth
München I
Berlin
Bremen
Hamburg
Frankfurt am Main
Rostock
Braunschweig
Düsseldorf
Koblenz
Frankenthal (Pfalz)
Saarbrücken
Leipzig
Magdeburg
Kiel
Erfurt
(2) Oberlandesgericht Karlsruhe
Oberlandesgericht Stuttgart
Oberlandesgericht Nürnberg
Oberlandesgericht München
Kammergericht Berlin
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Oberlandesgericht Rostock
Oberlandesgericht Braunschweig
Oberlandesgericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Koblenz
Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken
Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken
Oberlandesgericht Dresden
Oberlandesgericht Naumburg
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Thüringer Oberlandesgericht
Ireland
(1) the High Court
(2) the Supreme Court
Luxembourg
(1) Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
(2) Cour Supérieure de Justice
SOMMARIO
Nederland
(1) Arrondissementsrechtbank te ‘s - Gravenhage
(2) Gerechtshof te ‘s - Gravenhage
Österreich
(1) Handelsgericht Wien
(2) Oberlandesgericht Wien
Portugal
(1) Tribunal do Comércio
(2) Tribunal da Relação
Sverige
(1) Stockholms tingsrätt
(2) Svea hovrätt, Stockholm
United Kingdom
(1) England, Wales, Northern Ireland: The High Court
Scotland: The Court of Session
(2) England, Wales: The Court of Appeal
Scotland: The Scottish Court of Appeal
SOMMARIO
Comunicazione nº 8/02 del
presidente dell’Ufficio
Comunicazione n. 10/02 del
presidente dell’Ufficio
del 17 giugno 2002
del 28 giugno 2002
in merito ad un’interruzione
generale della distribuzione della
corrispondenza in Spagna
relativa alla rappresentanza
professionale nell’ambito del
regolamento sui disegni e modelli
comunitari
Il 20 giugno 2002 la distribuzione della
corrispondenza in Spagna subirà un’interruzione generale. Ai sensi della regola 72, n. 2, del regolamento di esecuzione, i termini scaduti il suddetto giorno sono prorogati sino al giorno
successivo a tale interruzione, vale a
dire sino al 21 giugno 2002. Tale proroga si applica a tutte le parti in procedure dinanzi all’Ufficio.
1.
Il regolamento (CE) n. 6/2002 del
Consiglio, del 12 dicembre 2001,
sui disegni e modelli comunitari
(GU CE L 3 del 5 gennaio 2002,
pag. 1) è entrato in vigore il 6 marzo 2002. La data a partire dalla quale le domande di disegno o modello comunitario registrato possono
essere depositate presso l’Ufficio
non è ancora stata fissata. Parimenti, il regolamento di esecuzione e il
regolamento relativo alle tasse non
sono stati ancora adottati.
2.
Per quanto riguarda la rappresentanza professionale, l’articolo 78, n.
1, del regolamento sui disegni e
modelli comunitari, dispone che la
rappresentanza dinanzi all’Ufficio
in procedimenti relativi a disegni e
modelli comunitari registrati può
essere assunta soltanto da:
Wubbo de Boer
Presidente
2.
— avvocati che ottemperino alle
condizioni di cui all’articolo 78,
n. 1, lettera a);
2.
— mandatari abilitati iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del
regolamento sul marchio comunitario;
2.
— persone iscritte nello speciale
elenco di mandatari abilitati
competenti in tema di disegni e
modelli, di cui all’articolo 78, n.
4, del regolamento sui disegni e
modelli comunitari.
3.
Dalle disposizioni sopra citate si
evince che i mandatari iscritti nell’elenco dei mandatari tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89
del regolamento sul marchio comunitario, sono abilitati a rappresentare in ogni procedimento dinanzi all’Ufficio, ivi compresi i futuri procedimenti relativi ai disegni e
modelli comunitari registrati. Lo
speciale elenco di mandatari abilitati in disegni e modelli è invece riservato esclusivamente alle persone
che non sono in possesso dei requisiti per essere iscritte nell’elenco
dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 del regolamento sul mar-
chio comunitario. Tale può essere il
caso qualora la normativa nazionale pertinente preveda diverse categorie di mandatari abilitati a rappresentare esclusivamente per
quanto concerne particolari diritti
di proprietà industriale, ovvero
qualora un mandatario abbia esercitato regolarmente dinanzi ad un
ufficio nazionale in materia di disegni e modelli, ma non di marchi. Le
persone che sono iscritte nello speciale elenco saranno unicamente
abilitate a rappresentare terzi dinanzi all’Ufficio nell’ambito di procedimenti pertinenti a disegni e modelli comunitari (articolo 78, n. 2,
del regolamento sui disegni e modelli comunitari).
4.
L’Ufficio respingerà domande di
iscrizione nello speciale elenco di
mandatari abilitati in disegni e modelli, di cui all’articolo 78, n. 4, del
regolamento sui disegni e modelli
comunitari in tutti i seguenti casi:
2.
— qualora il mandatario sia già
iscritto nell’elenco dei mandatari abilitati tenuto dall’Ufficio, ai
sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario,
ovvero
2.
— qualora risulti evidente all’Ufficio che l’interessato è legittimato ad essere iscritto in tale elenco. Si tratta del caso in cui il
competente ufficio nazionale
certifica in tal senso a mezzo di
dichiarazione individuale o in
blocco, ovvero qualora l’interessato sia in possesso delle qualifiche professionali che lo rendano
idoneo ad essere iscritto nell’elenco tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario (ad
es. il Patentanwalt tedesco ed
austriaco oppure l’agente de propiedad industrial spagnolo).
2.
Tali persone non possono in nessun
caso presentare domanda di iscrizione nello speciale elenco dei mandatari abilitati in disegni e modelli
di cui all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli.
5. Le persone iscritte nello speciale
elenco dei mandatari abilitati in di-
SOMMARIO
segni e modelli, di cui all’articolo
78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli comunitari, saranno
radiate da tale elenco qualora venissero successivamente iscritte nell’elenco dei mandatari di cui all’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario.
6.
7.
Gli avvocati non saranno iscritti
nell’elenco dei mandatari abilitati
tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario (vedi comunicazione n. 1/95 del presidente dell’Ufficio, del 18 settembre 1995,
GU UAMI 1995, p. 18), né potranno essere iscritti nello speciale elenco di mandatari abilitati in disegni
e modelli, di cui all’articolo 78, n. 4,
del regolamento sui disegni e modelli comunitari. Le relative domande di iscrizione saranno respinte dall’Ufficio.
I mandatari abilitati (ad eccezione
degli avvocati) che non possiedono
i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mandatari tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario, ma che tuttavia desiderassero
figurare nello speciale elenco di cui
all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli comunitari,
sono pregati di astenersi dal presentare, per il momento, la propria
domanda di iscrizione. Nel corso
dell’anno, l’Ufficio fornirà ulteriori
informazioni, in particolare per
quanto concerne le condizioni e la
procedura necessarie per il rilascio
dell’apposito certificato da parte del
competente ufficio nazionale della
proprietà industriale.
Wubbo de Boer
Presidente
DECISIONE DELLA SECONDA
COMMISSIONE DI RICORSO (1)
31 luglio 2001
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento di opposizione B
42566 (domanda di marchio comunitario n. 81331)
nel procedimento R 789/1999-2
(Lingua del procedimento: tedesco)
Articolo 8, n. 1, lettera b), RMC
Rischio di confusione – Identità dei
servizi – Somiglianza dei marchi – Somiglianza visiva – Somiglianza concettuale – Somiglianza fonetica
La Seconda Commissione di ricorso
composta da K. Sundström (presidente
e relatrice), J.F. Gormley (membro) e
D.T. Keeling (membro)
cancelliere: E. Gastinel
A giudizio della Commissione di ricorso, i servizi tutelati dal marchio
dell’opponente (organizzazione e intermediazione di viaggi) e i servizi rivendicati dal marchio oggetto della
domanda, contro cui è diretta l’opposizione, sono estremamente simili, se non
addirittura identici. Inoltre, la Commissione di ricorso concorda con la divisione Opposizione nel ritenere che i
marchi, in relazione ai servizi in questione, siano talmente simili da determinare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC
nel paese in cui il marchio anteriore è
tutelato, ossia in Germania. La Commissione di ricorso concorda con la richiedente nel riconoscere che esistono
differenze fonetiche tra i due marchi.
Questi ultimi presentano tuttavia una
somiglianza sul piano grafico e, inoltre,
il grado maggiore di somiglianza va riscontrato per quanto riguarda il significato concettuale estremamente simile
dei marchi.
ha adottato la seguente
Frosch Touristik GmbH
Nymphenburger Straße 1
D-80335 Monaco di Baviera
Germania
richiedente e ricorrente
Classe 39 – Agenzie viaggi; organizzazione di viaggi; trasporto persone.
rappresentata da Zeiner & Zeiner, Calle Doctor Gadea 1, piso 14-E, E-03003
Alicante, Spagna
contro
Air Marin Flugreisen GmbH
Kölnstraße 99/103
D-53111 Bonn
Germania
opponente e resistente
rappresentata da Hansmann & Vogeser,
Albert-Roßhaupter-Straße 65, D-81369
Monaco di Baviera, Germania
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata il 1º aprile 1996, la richiedente e ricorrente (in
prosieguo: la «richiedente») chiedeva la
registrazione del marchio denominativo
AIR MARITIME
come marchio comunitario per i seguenti prodotti e servizi (elenco modificato con lettere del 1° settembre 1997
e del 6 ottobre 1997) della classificazione internazionale di cui all’accordo di
Nizza:
Classe 16 – Stampati, in particolare prospetti, cataloghi, opuscoli e libri relativi
a viaggi e al settore turistico.
Classe 42 – Ristorazione; alloggi temporanei; alberghi, foresterie, ristoranti;
intermediazione di appartamenti per le
vacanze (locazione).
2 La domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n.
14/98 del 2 marzo 1998.
3 Con lettera del 27 maggio 1998,
l’opponente e resistente (in prosieguo:
l’«opponente») presentava opposizione
contro la registrazione del marchio comunitario. L’opposizione si basava sulla registrazione in Germania del marchio nazionale anteriore
air marin
(1) Questa decisione ha formato oggetto di
un ricorso al Tribunale di primo grado
delle Comunità europee l’8 ottobre
2001 (T-257/01).
(A 47 157/39 Wz; data di deposito: 26
ottobre 1989; data di registrazione: 11
novembre 1992), relativo ai seguenti
servizi:
SOMMARIO
Classe 39 – Organizzazione e intermediazione di viaggi
4 L’opposizione non si riferiva a tutti
i prodotti e servizi rivendicati nella domanda, bensì solo ai seguenti servizi
compresi nella classe 39: «Agenzie di
viaggi, organizzazione di viaggi, trasporto persone». Nell’opposizione si
faceva valere l’esistenza di un rischio di
confusione, ai sensi dell’articolo 8, n. 1,
lettera b), del regolamento (CE) del
Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94,
sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RMC») (GUCE 1994, L 11, pag. 1;
GU UAMI n. 1/1995, pag. 52).
5 Dopo aver ricevuto le osservazioni
delle parti, la divisione Opposizione
adottava in data 22 settembre 1999 la
decisione n. 795/1999 (in prosieguo: la
«decisione impugnata»), con la quale
accoglieva l’opposizione e respingeva la
registrazione del marchio n. 81331 per i
servizi «Agenzie di viaggi, organizzazione di viaggi, trasporto persone», ponendo inoltre le spese del procedimento a carico della richiedente.
6 La divisione Opposizione motivava
la decisione impugnata adducendo in
sostanza le seguenti considerazioni:
— i servizi tutelati dal marchio anteriore comprendono tutti i servizi controversi rivendicati nella domanda di
registrazione. In considerazione dell’evidente identità dei prodotti, non
è necessario applicare criteri eccessivamente restrittivi per valutare il
grado di somiglianza tra i segni.
— Benché i marchi a confronto non siano simili sul piano fonetico, essi presentano una notevole somiglianza
sul piano concettuale. La parola
«Air», termine inglese per aria, viene
compresa dal consumatore tedesco
medio. Secondo il dizionario DUDEN – Die deutsche Rechtschreibung, i termini «Marin» e «Maritim»
significano rispettivamente: «Marin»: «… zum Meer gehörend» («che
appartiene al mare») e «Maritim»:
«… das Meer betreffend» («attinente
al mare»). La lettera finale «e», aggiunta nella parola «Maritime», non
ne modifica il significato. Dal punto
di vista semantico, in entrambi i
marchi vi è un richiamo sia all’aria
sia al mare, che viene anch’esso compreso dal consumatore tedesco medio.
— Tra i due segni vi è inoltre una certa
somiglianza dal punto di vista grafi-
co. La prima parola «Air» è identica
in entrambi i marchi. I due termini
che seguono, rispettivamente «Marin» e «Maritime», hanno le medesime lettere iniziali «M-A-R-I». Le
differenze presenti nella parte finale
dei due segni non sono sufficienti. È
noto che il consumatore medio presta maggiore attenzione alla parte
iniziale della parola.
7 Con atto pervenuto all’Ufficio in
data 23 novembre 1999, la richiedente
proponeva un ricorso avverso tale decisione, allegando ad esso direttamente
anche la memoria contenente i relativi
motivi.
8 Con lettera dell’11 febbraio 2000,
l’opponente presentava le proprie osservazioni sul ricorso.
Argomenti delle parti
9 Gli argomenti della richiedente possono essere in sostanza riassunti nel seguente modo:
— indipendentemente dall’identità o
dalla somiglianza esistente tra i servizi a confronto, alla luce delle evidenti discordanze grafiche e fonetiche, la differenza tra i marchi sarebbe tale da escludere un rischio di
confusione in Germania.
— La parola «Air» non avrebbe carattere distintivo quando viene usata
per designare un’agenzia di viaggi o
un’impresa che organizza viaggi aerei. Per distinguere un marchio dall’altro, i potenziali consumatori dei
servizi contrassegnati dai due marchi
ricorrerebbero soprattutto al secondo elemento, ossia i termini «Maritime» e, rispettivamente, «Marin».
Anche se non si condividesse la tesi
secondo cui il termine «Air», usato
nel contesto dei servizi di cui alla
classe 39, non ha carattere distintivo,
il termine in questione non costituirebbe comunque l’elemento caratterizzante di entrambi i marchi.
— Sul piano fonetico, le parole «Maritime» e «Marin» non sarebbero simili. Mentre la parola «Marin» consterebbe soltanto di cinque lettere, il
termine «Maritime» sarebbe composto da otto lettere. Inoltre, la parola
«Marin» si comporrebbe soltanto di
due sillabe, mentre il termine «Maritime» ne conterebbe tre o quattro, a
seconda che sia o no pronunciata la
«e» finale. Anche la sequenza delle
vocali nelle due parole sarebbe dissimile e l’accento cadrebbe su sillabe
diverse. I due marchi coinciderebbero soltanto per quanto riguarda la
prima sillaba «MA».
— Anche sul piano grafico vi sarebbero
notevoli differenze, in special modo
ove si considerino le ultime quattro
lettere della parola «Maritime», che
sarebbero diverse. L’impressione visiva complessiva suscitata dai due segni sarebbe diversa, soprattutto per
via della lunghezza del tutto dissimile delle parole.
— Alle parole «Marin» e «Maritime»
verrebbero attribuiti significati diversi, specialmente in francese. Mentre il marchio «Marin» richiamerebbe alla mente un marinaio, il termine «Maritime» si riferirebbe a tutto
ciò che ha a che vedere con la costa.
Sarebbe senz’altro vero che anche la
costa è un concetto collegato al
mare, tuttavia per compiere tali associazioni mentali sarebbe necessario
un ragionamento, il quale escluderebbe la possibilità che i due marchi
siano confusi in quanto l’interessato
riconoscerebbe comunque le due parole come termini distinti. Il contenuto semantico delle parole «Maritime» e «Marin» non sarebbe di immediata comprensione. Le due
parole, riportate in questa forma,
non apparterrebbero alla lingua d’uso corrente in Germania e potrebbero tutt’al più venire considerate
come parole straniere. Nessuno dei
due segni sarebbe portatore di un significato comune, conosciuto ai più,
tale da dare adito a un rischio di confusione.
— Per natura, non si dovrebbero nutrire eccessive aspettative nei confronti
dell’attenzione del consumatore.
Tuttavia, con riferimento ai servizi
considerati, il grado di attenzione sarebbe generalmente superiore alla
media. I consumatori acquisterebbero i servizi di una compagnia aerea
o, più in generale, di un’impresa che
offre servizi rientranti nella classe 39
soltanto dopo un attento esame preventivo. Non si tratterebbe, in questo caso, di un qualsiasi prodotto di
uso quotidiano.
La richiedente chiede l’annullamento
della decisione impugnata e il rigetto
SOMMARIO
dell’opposizione. Essa chiede inoltre la
fissazione di una data per la trattazione
orale.
13 L’articolo 8 RMC, recante la rubrica «Impedimenti relativi alla registrazione», recita:
«1.
In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il
marchio richiesto è escluso dalla
registrazione:
«1.
…
«1.
b) se a causa dell’identità o della
somiglianza di detto marchio
col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due
marchi sono stati richiesti,
sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di
confusione comprende il rischio di associazione con il
marchio anteriore.
10 L’opponente adduce in sostanza i
seguenti argomenti:
— i servizi compresi nella classe 39, rivendicati nella domanda di registrazione, sarebbero sostanzialmente
identici a quelli tutelati dal marchio
dell’opponente.
— Gli interessati presterebbero attenzione all’identico elemento «Air».
— I termini «Marin» e «Maritime» sarebbero sostanzialmente identici.
«Marin» significherebbe «appartenente al mare; di, del mare …». «Maritime» avrebbe il medesimo significato.
— Vi sarebbe una somiglianza grafica e
fonetica poiché i marchi si comporrebbero di un’identica sequenza di
lettere «A-I-R-M-A-R-I».
— Dato che, quanto più aumenta la
lunghezza della parola, tanto meno
l’attenzione auditiva si soffermerebbe sulle sillabe/consonanti finali, rispetto alla sequenza iniziale delle lettere, non si potrebbe escludere con
sufficiente certezza nemmeno un rischio di confusione fonetica – specie
in considerazione della fugacità del
ricordo serbato nella memoria dei
consumatori.
Motivazione
11 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul
marchio comunitario (GU CE 1995, L
303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/1995,
pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
12 Nel caso in esame, la questione da
decidere è se la registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo «AIR MARITIME» debba essere rifiutata in quanto sussista un rischio
di confusione con il marchio «air marin» dell’opponente.
«1.
…»
14 Il rischio di confusione deve essere accertato sulla scorta di una valutazione globale della somiglianza visiva,
auditiva e concettuale dei marchi di cui
trattasi, valutazione che deve fondarsi
sull’impressione complessiva prodotta
dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi [v. sentenza
della Corte di giustizia 11 novembre
1997, causa C-251/95, Sabèl B.V. /
Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ‘Sabèl
Puma’, punto 23, (Racc. pag. I-6191;
GU UAMI n. 1/98, pag. 79)].
15 La valutazione globale del rischio
di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in
considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue
grado di somiglianza tra i prodotti o i
servizi designati può essere compensato
da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa [v. sentenza della
Corte di giustizia 29 settembre 1998,
causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già
Pathe Communications Corporation,
‘Canon’, punto 17 (Racc. pag. I-5507,
GU UAMI n. 12/98, pag. 1406)].
16 A giudizio della Commissione di
ricorso, i servizi tutelati dal marchio
dell’opponente (organizzazione e intermediazione di viaggi) e i servizi rivendicati nella domanda di registrazione,
contro cui è diretta l’opposizione, sono
estremamente simili, se non addirittura
identici. La richiedente stessa non contesta l’identità o quantomeno la somiglianza dei servizi a confronto.
17 Inoltre, la Commissione di ricorso
concorda con la divisione Opposizione
nel ritenere che i marchi, in riferimento
ai servizi in questione, siano talmente
simili da determinare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC nel paese in cui il marchio
anteriore è tutelato, ossia in Germania.
18 La richiedente argomenta che, nel
comparare i due marchi, non si deve tener conto del termine «Air» figurante in
entrambi. A suo parere, il consumatore
tedesco medio ricollegherebbe alla parola inglese «Air» il significato di
«aria», con la conseguenza che il termine non avrebbe alcun carattere distintivo. La Commissione di ricorso non può
accogliere siffatto argomento. A giudizio di questa Commissione, è bensì
vero che il consumatore medio che si
avvale dei servizi in questione e che
prenota ad esempio una vacanza presterà un’attenzione maggiore rispetto a
quella che suole prestare quando acquista oggetti di uso quotidiano. A tale
consumatore, il significato della parola
«Air» risulterà chiaro. Tuttavia, nel caso
della parola «Air» si tratta di un termine inglese al quale, secondo la Commissione, non può essere negato un certo carattere distintivo se si fa riferimento a un consumatore tedesco. Bisogna
inoltre tener presente che solitamente il
consumatore non sottopone il marchio
ad un’analisi dettagliata, né esamina singolarmente i suoi componenti. È pertanto necessario considerare l’impressione complessiva che il marchio produce e confrontare quindi i marchi
«AIR MARITIME» e «air marin».
19 La Commissione di ricorso concorda con la richiedente nel riconoscere che esistono differenze fonetiche tra
i due marchi. Queste ultime sono date,
in particolare, dal diverso numero di
sillabe nonché dalla differente accentazione dei termini «marin» e «Maritime».
SOMMARIO
20 I marchi presentano tuttavia una
somiglianza sul piano grafico. Il primo
elemento dei due marchi, la parola
«Air», è identico. Gli altri elementi, rispettivamente «Marin» e «Maritime»,
iniziano con le medesime quattro lettere, che nella parola «Marin» costituiscono la parte prevalente e nel termine
«Maritime» coprono metà della parola.
È pur vero che la lunghezza del secondo termine è diversa, tuttavia, alla luce
dell’impressione complessiva suscitata
sul piano grafico dall’identità di una
parte prevalente dei due marchi, ossia
«A-I-R M-A-R-I», non si può negare
l’esistenza di una somiglianza grafica.
21 Peraltro, la somiglianza maggiore
tra i due marchi si riscontra sul piano
concettuale. La parola «marin» significa: «zum Meer gehörend, aus dem Meer
stammend, im Meer lebend» («che appartiene al mare, che proviene dal mare,
che vive nel mare»), mentre il termine
«maritim» ha il significato di: «das
Meer betreffend, das Seewesen betreffend» («attinente al mare, attinente alla
marina») (Duden, Das Fremdwörterbuch, Mannheim 1997). A giudizio della
Commissione, al consumatore tedesco
medio dei servizi di cui trattasi nel presente procedimento è chiaro il significato di questi due termini. La «-e» posta alla fine della parola «Maritime»
non influenza il consumatore in misura
tale da impedirgli di riconoscere il significato della parola. Come ha giustamente riconosciuto anche la richiedente, il consumatore che si avvale dei servizi di cui trattasi nel presente
procedimento presta in genere maggiore attenzione di quanto non faccia
quando acquista, ad esempio, un prodotto di uso quotidiano. Inoltre, data la
somiglianza tra i due termini finali dei
marchi, ossia rispettivamente «Marin» e
«Maritime», e il termine tedesco «Marine», l’associazione con il mare sarà
immediata. Il consumatore tedesco desumerà il significato del termine anche
basandosi su altre combinazioni di parole particolarmente comuni nella lingua tedesca, come ad esempio l’aggettivo «marineblau» che indica il colore
blu scuro del mare.
22 Sulla scorta delle considerazioni
che precedono, e tenuto conto del fatto
che, data l’interdipendenza tra i segni e
i servizi a confronto, nel caso di specie
non è necessario un elevato grado di somiglianza dei marchi, per via della notevole somiglianza o identità dei servizi, la Commissione ritiene che sussista
un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC.
DECISIONE DELLA SECONDA
COMMISSIONE DI RICORSO
2 agosto 2001
nel procedimento R 447/1999 -2
23 La richiesta della richiedente concernente la fissazione di una data per la
trattazione orale non può essere accolta, in quanto la Commissione disponeva di informazioni sufficienti per pervenire alla decisione.
Sulle spese
24 Poiché nel presente procedimento
il ricorso della richiedente non è stato
accolto e la decisione impugnata della
divisione Opposizione, favorevole all’opponente, è stata confermata, le spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso vanno poste a carico della richiedente, conformemente
all’articolo 81, n. 1, RMC. La divisione
Opposizione ha già statuito in merito
alle tasse e alle spese sostenute nel procedimento di opposizione.
Dispositivo
Per questi motivi la Commissione così
decide:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La richiedente sopporterà l’onere
delle spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso.
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 44, n. 2, RMC – Articolo 8, n.
1, lettera b), RMC
Modificazione della domanda
La questione da decidere è se, nelle circostanze del caso di specie, la modifica
del marchio riprodotto nel modulo di
domanda, da «VALENTINE CLAVEROL» a «VALENTI CLAVEROL»,
comporti una modifica sostanziale del
marchio oppure una semplice rettificazione di un errore (manifesto), che non
altera sostanzialmente il marchio. Le
modifiche o le rettifiche di un marchio
dopo il deposito dello stesso sono ammissibili solo in circostanze limitate ed
eccezionali. Ciò al fine di non arrecare
pregiudizio ad eventuali terzi. Sul piano visivo, la differenza tra i due marchi
in esame riguarda due lettere, ossia
«NE». La soppressione delle ultime due
lettere di una parola, in generale, ha un
impatto notevole sull’impressione visiva suscitata dalla stessa. Nel caso in esame, la Commissione di ricorso ritiene
che la modifica del primo termine rimanga visibile, nonostante il fatto che la
parola modificata sia seguita da un secondo termine, la parola «CLAVEROL». Inoltre, la parola «VALENTINE» ha un significato specifico. Essa
corrisponde ad un nome proprio di persona ed è probabilmente nota alla maggioranza della popolazione dell’Unione
europea. Per contro, la parola «VALENTI» non dovrebbe verosimilmente
ingenerare alcuna associazione diretta
nella popolazione della maggior parte
dei paesi dell’Unione europea, anche se
tale parola, quantomeno in Italia e in
Spagna, corrisponde ad un nome proprio di persona o a un cognome. Per
quanto riguarda i riferimenti ad altre
decisioni, la Commissione constata che
tali decisioni non sono pertinenti nel
presente procedimento. Il concetto di
somiglianza tra i marchi, di cui all’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC, si basa su
criteri diversi da quelli di cui all’articolo 44, n. 2, RMC.
Josep Claverol Limited
Bouverie House, First Floor
154 Fleet Street
Londra EC4A 2DQ
Regno Unito
ricorrente
SOMMARIO
rappresentata da Berwin Leighton Paisner, Bouverie House, First Floor, 154
Fleet Street, Londra EC4A 2DQ, Regno Unito
avente ad oggetto il ricorso relativo alla
domanda di marchio comunitario n.
1058858
La Seconda Commissione di ricorso
composta da K. Sundström (presidente
e relatore), J.F Gormley (membro) e
D.T. Keeling (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda presentata il 29 gennaio 1999, la Josep Claverol Limited (in
prosieguo: la «ricorrente») chiedeva la
registrazione del marchio denominativo
VALENTINE CLAVEROL
per prodotti e servizi compresi nelle
classi 9, 16, 41 e 42.
2 Con lettera in data 4 marzo 1999
(pervenuta all’Ufficio l’11 marzo 1999),
la ricorrente segnalava all’esaminatore
che la domanda avrebbe dovuto essere
presentata per «VALENTI CLAVEROL» e non per il marchio riportato al
precedente punto 1. La ricorrente chiedeva una rettificazione del marchio. La
giustificazione addotta per tale errore
consisteva nel fatto che le istruzioni relative al deposito della domanda erano
state fornite per telefono e l’agente incaricato le aveva udite in modo inesatto. La ricorrente osservava che ciò doveva considerarsi come un errore manifesto e che pertanto l’Ufficio avrebbe
potuto rettificarlo ai sensi dell’articolo
44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul
marchio comunitario (in prosieguo:
«RMC») (GU CE 1994 L 11, pag. 1;
GU UAMI n. 1/95, pag. 52).
3 Con lettera in data 7 maggio 1999,
l’esaminatore informava la ricorrente
che la rettificazione del marchio era
possibile solo se essa non avesse alterato il marchio in maniera sostanziale. La
modifica non poteva essere accettata in
quanto il marchio depositato in data 29
gennaio 1999 suscitava l’impressione di
essere costituito da un nome di perso-
na e da un cognome. Il marchio rettificato, invece, non suscitava la stessa impressione, dal momento che VALENTI
non corrispondeva ad un nome proprio
di persona e, conseguentemente, CLAVEROL non sarebbe stato percepito
come un cognome. VALENTI CLAVEROL sarebbe quindi stato inteso
come un marchio costituito da due parole di fantasia.
4 Il 10 maggio 1999 la ricorrente
informava l’esaminatore del fatto che
VALENTI era un nome proprio di persona. Pertanto, VALENTI CLAVEROL si presentava come un nome e cognome.
5 Con lettera dell’8 giugno 1999, l’esaminatore comunicava alla ricorrente
la propria decisione di rigetto della domanda di modifica. L’esaminatore faceva riferimento ai motivi già indicati nella precedente lettera del 7 maggio 1999
aggiungendo, in risposta agli argomenti
della ricorrente, che:
— VALENTI non costituiva un nome
proprio di persona in nessuna lingua
europea. Pertanto, il marchio rettificato non poteva più essere considerato come un nome e cognome.
— La modifica richiesta alterava il marchio sul piano visivo e su quello fonetico.
— La modifica del marchio comportava un’alterazione dello stesso dal
punto di vista concettuale. VALENTI CLAVEROL conferiva al marchio una connotazione italiana o latina, non suscitata dal marchio VALENTINE CLAVEROL.
6 Il 3 agosto 1999 la ricorrente proponeva un ricorso avverso la decisione
impugnata, depositando la memoria
contenente i relativi motivi il 4 ottobre
1999.
Motivi del ricorso
7 Nella memoria contenente i motivi
del ricorso, la ricorrente ribadiva in ampia misura la posizione già espressa nelle proprie precedenti lettere del 4 marzo 1999 e del 10 maggio 1999. Gli argomenti della ricorrente possono essere
riassunti come segue:
— VALENTI sarebbe un nome proprio
o di battesimo di origine catalana.
— Nella decisione 12 ottobre 1998, n.
82/1998, la divisione Opposizione
avrebbe stabilito che «VALENTI»
era da considere come un nome pro-
prio di persona o come un cognome.
— «VALENTI» sarebbe il nome di un
famoso fotografo andorrano, parente del titolare della società ricorrente.
— Nella suddetta decisione n. 82/1998,
la divisione Opposizione avrebbe
inoltre affermato che il marchio dell’opponente «VALENTINO» era
estremamente simile all’elemento
verbale «VALENTI» contenuto nella domanda di marchio comunitario
oggetto dell’opposizione. Tale decisione avrebbe valore di precedente
nel presente ricorso, poiché tra i
marchi «VALENTINE» e «VALENTI» vi sarebbe una differenza
fonetica più ridotta che non tra «VALENTINO» e «VALENTI».
— L’esaminatore avrebbe concentrato
la propria attenzione sulle lievi differenze tra «VALENTINE» e «VALENTI», mentre il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato tra il
marchio depositato «VALENTINE
CLAVEROL» nel suo complesso e
la sua modifica richiesta in «VALENTI CLAVEROL». La differenza sul piano fonetico e visivo sarebbe esigua e il primo nome, in teoria,
scomparirebbe allorché i marchi
sono comparati nel loro complesso.
— A sostegno degli argomenti addotti
per l’accoglimento della sua domanda di modifica, la ricorrente ha richiamato le decisioni 24 marzo 1999,
procedimento R 219/1998-1, TELEYE, e 27 novembre 1998, procedimento R 142/1998-3, COMM
CONTRAL.
Motivazione
8 Il ricorso è conforme agli articoli 57,
58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del
regolamento (CE) della Commissione
13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante
modalità di esecuzione del regolamento
(CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio
comunitario (in prosieguo: «RE») (GU
CE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n.
2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
9 L’articolo 44, n. 2, RMC, nella parte qui rilevante, così dispone:
«La domanda di marchio comunitario
può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il
nome e l’indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o
errori manifesti, purché tale rettifica
SOMMARIO
non alteri in misura sostanziale l’identità del marchio e non estenda l’elenco
dei prodotti o servizi. Se le modifiche
riguardano la riproduzione del marchio
o l’elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate
dopo la pubblicazione della domanda,
questa è pubblicata come modificata».
10 La questione da decidere è se, nelle circostanze del caso di specie, la modifica del marchio riprodotto nel modulo di domanda, da «VALENTINE
CLAVEROL» a «VALENTI CLAVEROL», comporti una modifica sostanziale del marchio oppure la semplice
rettificazione di un errore (manifesto),
che non altera sostanzialmente il marchio.
11 Per quanto riguarda la valutazione
degli errori e, in particolare, degli errori manifesti, la Commissione condivide
l’interpretazione enunciata nelle dichiarazioni congiunte del Consiglio e della
Commissione delle Comunità europee
iscritte nel verbale della sessione del
Consiglio relativa all’adozione del regolamento n. 40/94, il 20 dicembre 1993
(pubblicate nella GU UAMI n. 5/96,
pag. 613), secondo la quale per errori
manifesti «occorr(e) intendere gli errori
la cui rettifica sia tanto evidente che
nessun altro testo all’infuori di quello
rettificato abbia potuto essere previsto».
12 Le modifiche o le rettifiche di un
marchio dopo il deposito dello stesso
sono ammissibili solo in circostanze limitate ed eccezionali. Ciò al fine di non
arrecare pregiudizio ad eventuali terzi
(v. decisioni 16 novembre 1998, procedimento R 117/1998-1, BLUEWATER/BLUE WATER, punto 13; 27 novembre 1998, procedimento R
142/1998-3, COMM CONTRAL,
punto 11; 14 febbraio 2000, procedimento R 196/1998-2, RANIER, punto
12).
13 Sul piano visivo, la differenza tra i
due marchi in esame riguarda due lettere, ossia «NE». La prima parola del
marchio originariamente presentato
avrebbe dovuto essere modificata da
«VALENTINE» a «VALENTI». La
Commissione di ricorso non condivide
la tesi della ricorrente secondo cui tali
lettere non sarebbero evidenti nel marchio e la loro cancellazione avrebbe uno
scarso impatto sull’impressione visiva
generale suscitata dal marchio stesso. La
soppressione delle ultime due lettere di
una parola, in generale, ha un impatto
notevole sull’impressione visiva suscitata dalla stessa. La modifica potrebbe essere meno rilevante laddove la parola da
modificare apparisse unitamente ad una
o più parole o elementi figurativi. Nel
caso in esame, la Commissione ritiene
che la modifica del primo termine rimanga visibile, nonostante il fatto che la
parola modificata sia seguita da un secondo termine, la parola «CLAVEROL».
14 L’importanza di una o più lettere
nell’ambito di una parola è in larga misura collegata alle regole ortografiche e
di pronuncia delle diverse lingue, ed è
noto che le undici lingue ufficiali dell’Unione europea differiscono sotto tale
aspetto. L’assenza delle lettere «NE»
sarà maggiormente percepibile in alcune lingue, come ad esempio il tedesco,
che non in altre, come ad esempio il
francese, con una conseguente alterazione dell’aspetto del marchio denominativo e della sua pronuncia.
15 Inoltre, la parola «VALENTINE»
ha un significato specifico. Essa corrisponde ad un nome proprio di persona
ed è probabilmente nota alla maggioranza della popolazione dell’Unione
europea. Per contro, la parola «VALENTI» non dovrebbe verosimilmente
ingenerare alcuna associazione diretta
nella popolazione della maggior parte
dei paesi dell’Unione europea, anche se
tale parola, quantomeno in Italia e in
Spagna, corrisponde ad un nome proprio di persona o a un cognome. Inoltre, il termine «CLAVEROL» isolato
verrà percepito vuoi come una parola di
fantasia vuoi come un cognome francese. Ne consegue che parti della popolazione dell’Unione europea percepiranno il marchio «VALENTINE CLAVEROL» come un nome e cognome
francese e «VALENTI CLAVEROL»
come un nome e cognome spagnolo o
italiano, oppure come due termini di
fantasia. La Commissione di ricorso ritiene che, allorché il significato di un
marchio a seguito di una modifica risulta alterato, tale modifica sia di carattere sostanziale.
16 Per quanto riguarda il riferimento
alle decisioni R 219/1998-1, TELEYE,
e R 142/1998-3, COMM CONTRAL,
la Commissione constata che tali decisioni non sono pertinenti nel presente
procedimento. La Commissione deve
considerare nel merito la decisione impugnata in ciascun procedimento, senza
poterla, per motivi pratici, comparare
con tutte le altre decisioni adottate in
relazione ad altre domande.
17 Inoltre, la Commissione di ricorso
constata che il concetto di somiglianza
tra i marchi, di cui all’articolo 8, n. 1,
lettera b), RMC, si basa su criteri diversi da quelli di cui all’articolo 44, n.
2, RMC. Il fatto che due marchi siano
stati ritenuti simili ai sensi dell’articolo
8, n. 1, lettera b), RMC, in generale, ha
poca rilevanza quando si tratta di decidere se la modifica o la rettifica richieste per un marchio abbiano carattere
sostanziale.
18 Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene che la modifica richiesta alteri in maniera sostanziale il marchio,
con la conseguenza che non viene soddisfatto uno dei due requisiti necessari
per l’accoglimento dell’istanza di modifica di un marchio ai sensi dell’articolo
44, n. 2, RMC. Ne consegue che la modifica del marchio riprodotto nella domanda di registrazione non può essere
concessa.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
Il ricorso è respinto.
SOMMARIO
DECISIONE DELLA TERZA
COMMISSIONE DI RICORSO
5 dicembre 2001
nel procedimento R 711/1999-3
(Lingua del procedimento: tedesco)
Articolo 27 RMC – Articolo 26, n. 1,
lettera d), RMC – Articolo 7, n. 1, lettera a), RMC - Articolo 7, n. 1, lettera
b), RMC – Articolo 4 RMC – Regola
3, n. 2, RE – Regola 3, n. 3, RE
Marchio olfattivo – Riproduzione
grafica – Carattere distintivo – Data
di deposito
1 Nel caso di specie, il requisito della
riproduzione del marchio olfattivo del
quale è richiesta la registrazione deve ritenersi soddisfatto e la data di deposito
deve pertanto essere concessa. Tuttavia,
dall’esame del marchio sotto il profilo
degli impedimenti assoluti alla registrazione emerge che il marchio, pur essendo in abstracto idoneo alla registrazione, è privo di qualsiasi carattere distintivo concreto.
2 Il requisito giuridico della riproduzione del marchio è inteso a determinare, tra l’altro, l’oggetto specifico della
tutela attribuita al marchio medesimo, a
partire dalla data del deposito. Con riferimento ai marchi olfattivi, tale requisito non trova una definizione specifica
né nel regolamento sul marchio comunitario né all’interno del regolamento di
esecuzione. Ogni riproduzione del
marchio nel registro deve essere completa, chiara, precisa ed obbiettiva. Nel
caso dei marchi olfattivi, tali requisiti di
completezza, chiarezza, precisione ed
obiettività risultano raramente soddisfatti in un marchio, dato che un odore
si compone normalmente di un certo
numero di elementi chimici che ne determinano la connotazione, è evanescente, percepito in modo soggettivo e,
più in generale, non è riproducibile a
parole in modo perfetto. Nondimeno,
non si può escludere a priori che, in casi
eccezionali, un odore possa essere riprodotto in modo completo, chiaro,
preciso e obiettivo.
3 Tale è per l’appunto il caso
dell’«aroma di lamponi», ovvero l’odore che emana da questo frutto rossiccio
della specie bacca (drupa). Una descrizione a parole del segno costituisce una
riproduzione idonea a trasmettere un
messaggio chiaro e invariabile, posto
che l’aroma dei lamponi è un odore
unico e puro. Non può ritenersi convincente, secondo la Commissione, l’ar-
gomento contrario secondo cui si tratterebbe di un odore incerto in quanto
potrebbe essere percepito diversamente
in funzione di diversi fattori, come ad
esempio la concentrazione e la quantità,
la temperatura, il mezzo di erogazione,
le essenze impiegate, ecc., come pure
per via di fattori soggettivi quali la memoria. Tali argomenti valgono infatti
per qualsiasi tipo di marchio.
4 La prescrizione relativa alla «riproduzione del marchio» da depositarsi
unitamente alla domanda di registrazione deve essere interpretata alla luce di
un intendimento del legislatore comunitario favorevole all’apertura verso
forme innovative di marchio.
5 Registrabilità del marchio: articolo
7, n. 1, lettera a), RMC, in combinato
disposto con l’articolo 4 RMC - Non
rientra tra i presupposti per la registrazione del marchio il fatto che lo stesso
sia direttamente riproducibile graficamente, come nel caso del marchio denominativo o figurativo. In determinate circostanze, può essere altresì sufficiente che il marchio sia descrivibile
indirettamente, perlomeno qualora la
forma desiderata per lo stesso non possa, per sua stessa natura, venire riprodotta direttamente a parole o con immagini, come nel caso dei marchi sonori od olfattivi (ad esempio, una
riproduzione di una nota).
dererà l’aroma di lamponi alla stregua
di uno dei numerosi tentativi dell’industria di rendere l’odore di tali prodotti
meno sgradevole. Egli sarà portato a
considerare questo aroma come una
sorta di miglioramento d’immagine del
prodotto in questione, al pari di un elemento decorativo, e non come un segno
avente la funzione precipua di indicarne l’origine e distinguerlo dagli altri
prodotti.
MYLES LIMITED
Grosvenor House, 66/67 Athol Street
Douglas, Isola di Man
IM99 1XJ British Isles
UNITED KINGDOM
ricorrente
rappresentata da SCHÜTZ & PARTNER, Schottenring 16, Börsengebäude,
A-1010 Vienna, Austria
avente ad oggetto il ricorso relativo alla
domanda di marchio comunitario n.
001222090
La Terza Commissione di ricorso
composta da S. Sandri (presidente e relatore), A. Bender (membro) e Th. Margellos (membro)
cancelliere: E. Gastinel
6 Carattere distintivo concreto: articolo 7, n. 1, lettera b), RMC - I criteri per
valutare il carattere distintivo dei marchi olfattivi non si differenziano da
quelli applicabili alle altre categorie di
marchi. Occorre peraltro tener conto
del fatto che il modo di percepire i marchi olfattivi da parte degli ambienti
commerciali di riferimento è distinto da
quello dei marchi denominativi. Possono essere considerati alla stregua di
marchi solo quei segni che abbiano caratteristiche di spazialità e siano percepibili indipendentemente dal prodotto,
del quale rappresentano una qualità.
Questa relazione tra prodotti e marchi
deve essere stabile e duratura, così che
la scelta di acquisto avvenga sempre rispetto a un marchio che conserva inalterato il proprio stato.
7 Nel caso di specie, il consumatore
non percepisce l’aroma di lamponi in
modo separato dai prodotti. L’aggiunta
di un aroma di lamponi a combustibili
quali il gasolio da autotrazione o da riscaldamento è analoga alla profumazione di locali maleodoranti mediante
spray ambientali. Il consumatore consi-
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda pervenuta all’Ufficio
il 28 giugno 1999, la ricorrente chiedeva la registrazione del seguente marchio
olfattivo:
L’aroma di lamponi
per i seguenti prodotti:
Classe 4: «combustibili, inclusi carburanti per autotrazione, in particolare gasolio per riscaldamento, combustibili e
carburante».
La richiedente includeva nella domanda
la seguente descrizione del marchio: «Il
marchio è costituito dall’aroma, ossia
dall’odore dei lamponi, applicato ai
prodotti indicati».
2 Con decisione 1º ottobre 1999 (in
prosieguo: la «decisione impugnata»),
l’esaminatore rifiutava l’attribuzione di
una data di deposito a norma del com-
SOMMARIO
binato disposto degli articoli 27, 26, n.
1, lettera d), e 4 del regolamento (CE)
del Consiglio 20 dicembre 1993, n.
40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») e della regola 3, nn. 2
e 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RE»), adducendo i seguenti motivi.
— Dall’esame della domanda è emerso
che non consta alcuna riproduzione
del marchio, per cui la domanda non
può essere trattata come una domanda di marchio comunitario. L’articolo 4 RMC enuncia uno dei principi
fondamentali del sistema del marchio comunitario, in forza del quale
il segno richiesto deve poter essere
riprodotto graficamente.
— In forza del combinato disposto degli articoli 27 e 26, n. 1, lettera d),
RMC, la riproducibilità del marchio
è uno dei requisiti per l’attribuzione
di una data di deposito. La regola 3
RE stabilisce che, per i marchi che
sono di un tipo diverso dai marchi
denominativi, la riproduzione del
marchio deve essere separata dal testo della domanda su un foglio distinto. In aggiunta alla riproduzione,
la domanda può altresì contenere
una descrizione del marchio in parole.
— Una domanda di marchio deve fin
dall’inizio essere assolutamente chiara, in modo da rendere riconoscibile
l’oggetto della tutela conformemente
all’intendimento del richiedente.
— La decisione della Seconda Commissione di ricorso 11 febbraio 1999,
procedimento R 156/1998-2, «Odore di erba appena tagliata « (GU
UAMI n. 10/1999, pag. 1238), costituisce finora un’eccezione e ad essa
si contrappone una serie di decisioni
analoghe delle Commissioni di ricorso, quali ad esempio le decisioni
7 ottobre 1998, procedimento R
1/1998-2, «Marchio sonoro consistente in un clic»; 21. Gennaio 1998,
procedimento R 4/1997-2, «Confezione sotto vuoto», e 12 febbraio
1998, procedimento R 7/1997-3,
«Orange».
3 Avverso questa decisione, l’11 novembre 1999 la ricorrente presentava un
ricorso. A sostegno del proprio ricorso,
la ricorrente adduce i seguenti argomenti:
— la riproduzione del marchio, con
l’ausilio dell’indicazione descrittiva
«L’aroma di lamponi», sarebbe una
riproduzione chiara che soddisfa il
requisito di cui all’articolo 4 RMC.
— La decisione della Seconda Commissione di ricorso nel procedimento R
156/1998-2, «Odore di erba appena
tagliata », sarebbe intervenuta in un
caso del tutto analogo al caso di specie. L’aroma di lamponi sarebbe un
odore chiaramente distinguibile e riconoscibile da chiunque per diretta
esperienza. L’aroma ricorderebbe il
gusto gradevole dei lamponi, la raccolta dei lamponi in un bosco e così
via. Pertanto, esso sarebbe altresì dotato di carattere distintivo.
— La presente fattispecie non sarebbe
comparabile con quelle delle altre
decisioni indicate dall’esaminatore,
in particolare perché queste ultime
non si riferirebbero ad alcun marchio olfattivo.
4 Il ricorso è stato trasmesso all’esaminatore per la revisione pregiudiziale
di cui all’articolo 60 RMC, per poi essere rinviato dinanzi alle Commissioni
di ricorso in data 4 aprile 2000.
5 Per il resto, si fa rinvio ai documenti acquisiti al fascicolo, in particolare
agli argomenti della ricorrente, che la
Commissione ha preso in esame e posto a fondamento della presente decisione.
Motivi
6 Il ricorso è conforme agli articoli 57,
58 e 59 RMC, nonché alle regole 48 e
49 RE, ed è pertanto ammissibile.
7 Nel caso di specie, il requisito della
riproduzione del marchio olfattivo del
quale è richiesta la registrazione deve ritenersi soddisfatto e la data di deposito
deve pertanto essere concessa. Tuttavia,
dall’esame del marchio sotto il profilo
degli impedimenti assoluti alla registrazione emerge che il marchio, pur essendo in abstracto idoneo alla registrazione, è privo di qualsiasi carattere distintivo concreto.
Data di deposito e riproduzione del
marchio richiesto, articolo26 RMC
8 Nel presente procedimento, la questione da decidere preliminarmente è se
alla domanda di marchio comunitario
possa essere attribuita una data di deposito. La prescrizione di forma minima affinché sia attribuita una data di
deposito è, tra l’altro, che la «riproduzione» del marchio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 e 26, n.
1, lettera d), RMC, dev’essere esaminata ex officio dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 36, n. 1, lettera a), RMC e della regola 9, n. 1, lettera a), punto iv),
RE.
9 Questa prescrizione della riproduzione del marchio quale requisito per
l’attribuzione di una data di deposito è
conforme al precetto della certezza del
diritto in materia di registrazione nonché al principio del legittimo affidamento che da esso discende. Questa prescrizione è intesa a determinare, tra l’altro,
l’oggetto specifico della tutela attribuita
al marchio richiesto, a partire dalla data
del deposito. Con riferimento ai marchi
olfattivi, tale requisito non trova una definizione specifica né nel regolamento
sul marchio comunitario né all’interno
del regolamento di esecuzione.
10 Il punto di partenza per l’interpretazione è costituito dalla premessa che
ogni riproduzione del marchio nel registro deve essere completa, chiara, precisa ed obettiva. Questa esigenza non è
fine a sé stessa, ma è giustificata dalle
necessità tecniche di un procedimento
formale di registrazione.
11 La riproduzione deve innanzi tutto essere comprensibile ed abbracciare
il marchio nel suo complesso. Essa deve
inoltre essere chiara e precisa, in modo
che sia possibile per l’Ufficio effettuare
l’esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, nonché pubblicare il marchio nel Bollettino dei marchi comunitari e procedere alla registrazione. Tale riproduzione deve inoltre
essere univoca, in modo che il concorrente possa fare affidamento su una
protezione del marchio sufficientemente certa e i giudici e le parti siano in grado di accertare e valutare ogni possibile violazione del diritto di marchi [decisione della Terza Commissione di
ricorso 12 febbraio 1998, procedimento
R 7/1997-3, «Orange», G.U. UAMI n.
7-8/1998 (versione tedesca) e n. 5/1998,
pag. 641 (altre versioni)].
SOMMARIO
12 Ne consegue inoltre che vanno applicati criteri obiettivi, in base ai quali
si possa sapere, senza incertezze, quale
marchio sia effettivamente protetto.
Come ha osservato in proposito l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer,
non vi sono «organi di senso oggettivi
e soggettivi (conclusioni nella causa C273/00, Ralph Sieckman, presentate il 6
novembre 2001). Il problema della soggettività e relatività della comunicazione è proprio della natura della percezione umana. Ogni tentativo di risolvere il problema in questo contesto deve
tuttavia misurarsi anche con l’esigenza
di certezza del diritto.
13 Il marchio deve essere comprensibile in sede di esame preliminare alla registrazione. Di regola, non è accettabile una riproduzione del marchio che richieda sforzi eccessivi o conoscenze
particolari, proprie di uno scienziato o
di un tecnico, per riconoscere di primo
acchito dalla riproduzione depositata
nel registro di quale segno si tratti.
14 Nel caso dei marchi olfattivi, tali
requisiti di completezza, chiarezza, precisione ed obiettività risultano raramente soddisfatti in un marchio, dato che
un odore si compone normalmente di
un certo numero di elementi chimici
che ne determinano la connotazione, è
evanescente, è percepito in modo soggettivo e, più in generale, non è riproducibile a parole in modo perfetto.
Nondimeno, non si può escludere a
priori che, in casi eccezionali, un aroma
possa essere riprodotto in modo completo, chiaro, preciso e obiettivo.
15 Tale è il caso dell’»aroma di lamponi», cioè dell’odore proveniente da
questi frutti rossicci di cespuglio, raccolti e coltivati fin da tempi remoti. L’odore dei lamponi è chiaro e preciso. È
pur vero che l’odore di lampone è talvolta identificato col suo gusto, e si
deve tener presente che la richiedente
non ha chiesto la registrazione di un
marchio di gusto. Per di più, l’odore di
lampone allo stato naturale è più debole di quello allo stato di purea.
16 Tuttavia, l’odore di lampone non
rimane vago e impreciso ed è sempre riconoscibile grazie al riferimento al frutto. Non resta alcuno spazio per una interpretazione soggettiva da parte del
consumatore o dell’Ufficio. Una descrizione a parole del segno costituisce un
riproduzione idonea a trasmettere un
messaggio chiaro e invariabile, posto
che l’aroma dei lamponi è un odore
unico e puro.
17 Ciò differenza il caso di specie da
altri casi precedenti, in cui ad esempio
un marchio era costituito dall’odore
della «cannella», dal momento che il
consumatore può riconoscere questo
odore o aroma quando lo ha percepito
direttamente (cfr. decisione 16 giugno
2000 dell’Ufficio marchi del Regno
Unito, confermata nel procedimento di
ricorso dalla decisione 19 dicembre
2000, Marchio n. 2000169, RPC, 2001,
575). Nel caso dell’«Odore di erba appena tagliata», l’odore non ha origine
dall’erba stessa, la cui varietà non viene
meglio precisata, bensì dall’effetto del
taglio, che deve essere per di più fresco
e dunque deve intervenire durante un
breve periodo di tempo, non ben precisato nella descrizione. Nel caso del
marchio olfattivo relativo alla sostanza
chimica Methylcinamat, descritto come
«balsamico-fruttato, con un leggero richiamo alla cannella» (v. questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal Bundesgerichtshof nella citata
causa C-273/00, Ralph Sieckman), l’odore non è di per se stesso riconoscibile dal consumatore, in quanto deve essere prodotto attraverso una miscela di
diversi componenti. In questo caso, una
formula chimica rappresenta quindi soltanto la sostanza, non anche l’odore,
che non risulta chiaro neanche dalla descrizione.
19 Non può ritenersi convincente, secondo la Commissione, l’argomento
contrario secondo cui si tratterebbe di
un odore incerto in quanto potrebbe essere percepito diversamente in funzione
di diversi fattori, come ad esempio la
concentrazione e la quantità, la temperatura, il mezzo di erogazione, le essenze impiegate, ecc., come pure per via di
fattori soggettivi quali la memoria. Tali
argomenti valgono infatti per qualsiasi
tipo di marchio. Anche il significato di
un marchio denominativo o sonoro può
modificarsi, in funzione di fattori soggettivi, a seconda del contesto o dell’interpretazione, della percezione della sua
grandezza e della sua collocazione. Ciò
resta irrilevante nella misura in cui lo
stesso marchio è chiaramente riprodotto nel registro.
20 Infine, il rinvio dell’esaminatore
alla regola 3, n. 2, RE non è neanch’esso pertinente. La prescrizione relativa
alla «riproduzione del marchio» da depositarsi unitamente alla domanda di
registrazione conformemente alla regola 3 RE appare formulata con riferimento ai tipi tradizionali di marchi,
come i marchi denominativi e quelli figurativi, e deve pertanto essere interpretata dall’Ufficio alla luce di un intendimento del legislatore comunitario,
quale si evince dall’articolo 4 RMC, favorevole all’apertura verso forme innovative di marchio.
Registrabilità del marchio: articolo 7,
n. 1, lettera a), RMC in combinato
disposto con l’articolo 4 RMC
18 La riproduzione non diviene imprecisa per il fatto che la richiedente,
nella descrizione del marchio compiuta
nella domanda, ha dichiarato che l’aroma deve essere ‘applicato’ ai prodotti rivendicati. L’applicazione del marchio ai
prodotti è una delle possibili forme di
utilizzazione di un marchio, alla stregua
dell’applicazione di un marchio sulla
confezione, del suo uso nella pubblicità,
e così via. La descrizione del marchio
nella domanda non deve essere intesa
nel senso che si intenda proteggere un
odore composito, ad esempio la mescolanza dell’odore di lamponi con quello
del gasolio. Nella domanda viene rivendicato solamente l’aroma di lamponi. Il
modo in cui questo marchio viene utilizzato, per esempio mischiandolo ad
altri odori, è irrilevante ai fini della questione della determinatezza del marchio.
21 L’attribuzione di una data di deposito ai sensi degli articoli 26 e 27 RMC
non significa tuttavia che il marchio richiesto debba per ciò solo essere pubblicato, quanto piuttosto che il marchio
può ora essere ulteriormente esaminato
dall’Ufficio, in particolare sotto il profilo degli impedimenti assoluti alla registrazione, conformemente al combinato
disposto degli articoli 38 e 7 RMC.
22 È bensì vero che, formalmente, il
ricorso è diretto soltanto contro la denegata concessione di una data di deposito. Tuttavia, i motivi addotti dall’Ufficio nella sua obiezione alla domanda e
nella sua decisione di rigetto, come del
resto quelli dedotti dalla richiedente davanti all’esaminatore e alla Commissione di ricorso, fanno riferimento anche
al diniego di tutela del marchio. Pertanto, questa Commissione ritiene opportuno avvalersi della propria facoltà
ai sensi dell’articolo 62, n. 1, RMC,
SOMMARIO
esercitando direttamente la competenza
della divisione Esame (v. decisione della Terza Commissione di ricorso 12
febbraio 1998, procedimento R 7/97-3,
«Orange», punto 16; sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 1999,
causa T-163/98, ‘Baby-dry’, punto 43,
GU UAMI n. 11/1999, pag. 1487). Sulle questioni a ciò connesse, la richiedente ha peraltro avuto opportunità di
esprimere la propria posizione.
23 Nel caso in esame, l’»aroma di
lamponi» è in abstracto idoneo a costituire un marchio e non incorre nell’impedimento alla registrazione previsto
dall’articolo 7, n. 1, lettera a), RMC per
i segni non conformi all’ articolo 4
RMC .
24 Per valutare l’idoneità del segno a
costituire un marchio occorre far riferimento a quanto disposto dall’articolo 4
RMC, che nella parte qui rilevante recita:
«Possono costituire marchi comunitari
tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole (…), la forma dei prodotti o del
loro confezionamento, a condizione
che tali segni siano adatti a distinguere
i prodotti o i servizi di un’impresa da
quelli di altre imprese».
25 Il marchio è un segno di comunicazione sul mercato. I marchi sono segni di comunicazione connessi ai prodotti o alle imprese e si pongono tra le
imprese e le persone. L’olfatto è uno dei
cinque sensi dell’essere umano. I marchi che come segni di identificazione
sono percepibili dal naso come marchi
olfattivi non possono essere per principio esclusi dalla tutela del diritto di
marchio
26 La Commissione ritiene che, ai
sensi di questa disposizione, gli odori,
considerati in astratto, possano essere
idonei a caratterizzarsi nel commercio
come mezzi per distinguere una determinata impresa. Nonostante i marchi
olfattivi non siano espressamente indicati nell’articolo 4 RMC, dallo stesso
tenore letterale della norma si evince
che l’indicazione dei singoli tipi di marchi è puramente esemplificativa e non
esclude altri tipi di marchi, come è stato ripetutamente dichiarato dalle Commissioni di ricorso dell’Ufficio con riferimento ai marchi di colore. In ogni
caso, il tenore dell’articolo 4 RMC consente l’interpretazione secondo cui i se-
gni olfattivi possono in via di principio
essere riconosciuti come marchi.
27 L’espressione «tutti i segni» nell’articolo 4 RMC deve essere pertanto intesa, sulla scorta di un’interpretazione
sistematica e teleologica, in un significato più ampio ed aperto, nel senso che
qualsiasi tipo di marchio immaginabile,
compresi i marchi olfattivi, sono in
astratto idonei a contraddistinguere i
prodotti di una impresa da quelli di
un’impresa concorrente (v. decisione
della Terza Commissioni di ricorso 19
dicembre 1998, procedimento R
122/1998-3, LIGHT GREEN, punto
17).
28 In questo contesto, occorre altresì
valutare l’ulteriore condizione secondo
la quale possono costituire marchi comunitari soltanto quei segni «che possono essere riprodotti graficamente».
La riproduzione grafica, infatti, va interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla forma concreta con cui il
marchio viene rivendicato nella domanda.
29 Pertanto, in mancanza di una definizione predeterminata, va ricercata la
ratio del requisito della riproduzione
grafica. Non vi è alcuna necessità di interpretare restrittivamente il concetto di
«riproduzione grafica», come richiesto
dalla ratio degli articoli 26 e 4 RMC.
L’ampia formulazione dei segni che
possono costituire un marchio è espressione di una concezione moderna del
marchio, in base alla quale possono essere oggi accettati nuovi segni, quali i
colori, i suoni, gli ologrammi, gli odori
ed altri, affinché svolgano sul mercato
una funzione di marchio.
te circostanze, può essere altresì sufficiente che il marchio sia descrivibile indirettamente, perlomeno qualora la forma desiderata per lo stesso non possa,
per sua stessa natura, venire riprodotta
direttamente a parole o con immagini,
come nel caso dei marchi sonori od olfattivi, e nei limiti in cui ciò sia sufficiente, in termini di certezza del diritto,
per l’attribuzione di una data di deposito. In questo caso, deve essere sufficiente già una descrizione o, ad esempio, una rappresentazione scritta, se
non si vuole privare ab initio questo
marchio della protezione. Nel caso in
esame, si deve constatare che il marchio
richiesto, l’«aroma di lamponi», è ammissibile come marchio.
Carattere distintivo concreto: articolo
7, n.1, lettera b), RMC
32 Nella presente fattispecie, il marchio manca tuttavia di un carattere distintivo concreto in relazione ai prodotti rivendicati nella domanda. A giudizio della Commissione di ricorso,
l’»aroma di lamponi» non è idoneo a
superare l’impedimento assoluto alla registrazione relativo alla mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
n. 1, lettera b), RMC.
33 Nell’esame dei diversi impedimenti di registrazione, si deve tenere presente che, in via di principio, non sono
previsti criteri per la valutazione del carattere distintivo a seconda delle diverse categorie dei marchi (cfr. sentenza del
Tribunale di primo grado 19 settembre
2001, causa T-30/00, HENKEL KGaA
/ UAMI, «TABS», punto 48).
30 La Commissione rileva inoltre
come già in base al tenore letterale dell’articolo 4 RMC non sia escluso che i
segni possano funzionare come marchi
anche quando non possano essere percepiti visivamente. L’articolo 15, n. 1,
ultima frase, dell’accordo TRIPs (GU
UAMI n. 11/1996, pagg. 1582, 1600)
conferma che gli Stati membri possono,
tuttavia non debbono, prescrivere come
condizione che i segni siano visivamente percettibili.
34 In forza dell’articolo 7, n. 1, lettera b), RMC, un marchio può essere registrato soltanto se ha carattere distintivo in relazione ai prodotti rivendicati
nella domanda. Il carattere distintivo di
un marchio serve a realizzarne la funzione, quella di indicare l’impresa di
provenienza dei prodotti e quindi di
rendere distinguibili i prodotti secondo
la loro origine, e non secondo la loro
qualità (cfr. sentenza del Tribunale di
primo grado 26 ottobre 2000, causa T360/99, Community Concepts A.G. /
UAMI, «INVESTORWORLD», punto
33).
31 Da quanto sopra emerge che non
rientra tra i presupposti per la registrazione del marchio il fatto che lo stesso
sia direttamente riproducibile graficamente, come nel caso del marchio denominativo o figurativo. In determina-
35 Secondo l’articolo 7, n. 1, lettera
b), RMC, non sono registrabili quei
marchi che non hanno alcun carattere
distintivo, ossia che non hanno in concreto l’idoneità ad essere ritenuti dal
pubblico come mezzi di differenziazio-
SOMMARIO
ne per i prodotti di un’impresa nei confronti di quelli di un’altra impresa. In
particolare, occorre la capacità del marchio di svolgere una funzione di indicatore di origine. I criteri per valutare il
carattere distintivo dei marchi olfattivi
non si differenziano da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
36 In forza della suddetta disposizione, incombe alla Commissione di ricorso verificare, nell’ambito di un esame a
priori ed a prescindere da qualsiasi uso
effettivo del segno sul mercato, se risulti escluso che il segno controverso
possa essere idoneo a distinguere, agli
occhi del pubblico a cui è destinato, i
prodotti considerati da quelli di diversa
provenienza (cfr. sentenze del Tribunale di primo grado 5 aprile 2001, causa
T-87/0, EASYBANK, punto 40, e 19
settembre 2001, causa T-30/00, Henkel
/ UAMI, «TABs», punto 61).
37 Il sistema del marchio comunitario
non prevede che i marchi debbano essere usati prima della domanda. L’assuefazione del consumatore ad un determinato segno ha rilevanza unicamente dal punto di vista dell’uso che è stato
fatto del marchio in commercio ai fini
dell’articolo 7, n. 3, RMC, ossia nel
caso di una domanda altrimenti da rigettare per via dell’articolo 7, n. 1, lettera b), c) o d), RMC, questione che nel
presente procedimento non è stata sollevata (cfr. sentenza Henkel/UAMI,
«TABs», citata sopra, punto 47).
38 La registrazione è stata richiesta
per i seguenti prodotti: «combustibili,
inclusi carburanti per autotrazione, in
particolare gasolio per riscaldamento,
combustibili e carburante». I prodotti
rivendicati sono prodotti di largo consumo, i cui consumatori di riferimento
vanno dal conducente d’automobile al
proprietario di alloggio. Pertanto, occorre fare riferimento, in linea generale,
all’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto,
con la conseguenza che, in questo caso,
data la natura dei prodotti in questione,
l’attenzione del consumatore medio
non deve presumersi molto alta (v. sentenze della Corte di giustizia 16 luglio
1998, causa C-210/96, 6-Korn-Eier Gut Springenheide, punto 31; GU
UAMI n. 3/1999, pag. 561, e 22 giugno
1999, causa C-342/97, Lloyd, GU
UAMI n. 12/1999, pag. 1568, punto
26).
39 Il consumatore medio, nella percezione di un marchio, è influenzato da
numerose e svariate circostanze, quali
in particolare la prima impressione suscitata dal marchio in questione e la
possibile percezione dei prodotti rivendicati nella domanda (cfr. sentenza del
Tribunale di primo grado 31 gennaio
2001, causa T 24/00, The Sunrider Corporation / UAMI, «VITALITE», punto 15). Nell’esaminare se un marchio sia
idoneo a fungere da segno di comunicazione, occorre verificare se il segno
possa attualmente essere percepito
come tale dagli ambienti commerciali di
riferimento, in relazione alle categorie
merceologiche di cui trattasi, o se ciò
possa ragionevolmente avvenire in futuro.
40 Nell’applicazione di questi criteri,
occorre peraltro tenere in debito conto
il fatto che il modo di percepire i marchi olfattivi da parte degli ambienti
commerciali di riferimento è distinto da
quello dei marchi denominativi. Anche
le nuove forme di marchio, come i marchi di colore, i marchi sonori, i marchi
di gusto o tattili, debbono avere un carattere distinto dai prodotti e funzionalmente autonomo da questi. Possono
essere considerati alla stregua di marchi
solo quei segni che abbiano caratteristiche di spazialità e siano percepibili indipendentemente dal prodotto, del quale rappresentano una qualità. Questa relazione tra prodotti e marchi deve
essere stabile e duratura, così che la
scelta di acquisto avvenga sempre rispetto a un marchio che conserva inalterato il proprio stato.
41 Nell’esaminare i prodotti concretamente rivendicati, va anzitutto rilevato
che, sotto la designazione generica
«combustibile», ricadono anche le candele deodoranti e il petrolio deodorante che già esistono sul mercato. Si tratta di prodotti che, bruciando, diffondono un odore particolare. L’aroma di
lamponi non ha un chiaro carattere distintivo nei confronti di tali deodoranti
combustibili.
42 La domanda comprende però anche altri combustibili, ossia carburanti
per autotrazione, in particolare gasolio
per riscaldamento, combustibili e carburante. Va rilevato che questi prodotti posseggono tutti un odore fortemente caratterizzato, considerato per lo più
sgradevole. L’aggiunta dell’aroma di
lamponi non modifica l’impressione olfattiva complessiva dei consumatori di
questi prodotti, o la modifica in modo
irrilevante, anche se l’aroma di lamponi
può rendere in qualche modo più gradevole l’odore vero e proprio dei prodotti.
43 Di conseguenza, il consumatore
non percepisce l’aroma di lamponi in
modo separato dai prodotti. L’aggiunta
di aroma di lamponi a combustibili
quali il gasolio da autotrazione o da riscaldamento è analoga alla profumazione di locali maleodoranti mediante
spray ambientali. Il consumatore considererà l’aroma di lamponi alla stregua
di uno dei numerosi tentativi dell’industria di rendere l’odore di tali prodotti
meno sgradevole. Egli sarà portato a
considerare questo aroma come una
sorta di miglioramento d’immagine del
prodotto in questione, al pari di un elemento decorativo, e non come un segno
avente la funzione precipua di indicarne l’origine e distinguerlo dagli altri
prodotti.
44 Pertanto, considerata la tenuità
dell’aroma di lamponi e la forte intensità dell’odore dei combustibili, come
ad esempio il gasolio, questa Commissione ritiene che il consumatore non
verrebbe orientato dall’odore nel senso
di un marchio, ma riconoscerebbe nell’odore una semplice ‘profumazione’
del prodotto. Alla luce dell’impressione
complessiva che si trae dall’odore, quale è stato descritto, e dai prodotti rivendicati nella domanda ai quali tale
aroma deve applicarsi, il marchio richiesto non permette ai consumatori di
riferimento di distinguere, al momento
della scelta d’acquisto, i prodotti di cui
trattasi da quelli provenienti da un’altra
impresa, che potrebbe del pari utilizzare una miscela di odori.
45 Il segno non può, nella forma in
cui è stato richiesto, garantire al consumatore l’identità di origine dei prodotti rivendicati nella domanda che siano
con esso contrassegnati, né gli permette di individuare il marchio in quanto
tale separatamente dal prodotto. Non è
possibile constatare dalla domanda che
la semplice indicazione «aroma di lam-
SOMMARIO
poni» risponda ai requisiti di indipendenza e stabilità del marchio.
DECISIONE DELLA PRIMA
COMMISSIONE DI RICORSO
4 febbraio 2002
46 L’accertamento dell’inidoneità del
segno richiesto a fungere da marchio,
effettuato a priori ed indipendentemente dal suo uso effettivo in relazione all’origine dei prodotti, non risulta influenzato dal fatto che, al momento della domanda, fossero poche le imprese
che offrono «gasolio al lampone» o
prodotti simili. L’esperienza di mercati
analoghi indica che, presumibilmente,
l’aggiunta di aromi nel gasolio è destinata a trovare crescenti applicazioni.
47 Per quanto riguarda il riferimento
della ricorrente alla decisione nel procedimento R 156/1998-2, «Odore di
erba appena tagliata», si deve constatare che ogni domanda deve essere valutata in base alle circostanze concrete del
caso singolo, che peraltro in quel procedimento erano diverse. Infine, neanche le altre decisioni delle Commissioni di ricorso citate dall’esaminatore
sono comparabili con la presente fattispecie, in particolare perché esse non
vertono su marchi olfattivi.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
Il ricorso è respinto.
nel procedimento R 7/2001-1
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 8, n. 1, lettera b), RMC – Articolo 74, n. 1, RMC
Marchio notoriamente conosciuto –
Prova – Prodotti farmaceutici – Giudice nazionale – Elemento dominante
– Rischio di confusione – Necessità di
provare la notorietà – Insussistenza Carattere distintivo
1 La divisione Opposizione non ha
preso in considerazione le due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca prodotte in allegato all’atto di opposizione. La divisione Opposizione ha
motivato tale esclusione affermando di
non poter basare la propria decisione su
prove prodotte unicamente davanti a
giudici nazionali, ma non all’Ufficio
stesso. Sennonché, il giudice nazionale
di cui trattasi non ha avuto bisogno di
prove – né ne era stata presentata alcuna – per affermare che il marchio ASPIRIN era rinomato. Data la straordinaria notorietà del marchio, la Corte federale è stata in grado di dichiarare,
basandosi sulle proprie conoscenze, che
ASPIRIN era un marchio notoriamente conosciuto e dotato di un carattere
altamente distintivo.
2 La Commissione di ricorso, dopo
aver attentamente preso in esame gli atti
di quel procedimento, è propensa ad
accettare integralmente le affermazioni
fatte in esso dalla Corte federale, soprattutto in considerazione del fatto
che né la divisione Opposizione né la
richiedente ne hanno contestato la veridicità. Pertanto, quando la Corte federale dei brevetti afferma che ASPIRIN
è uno dei «marchi più famosi del mondo» e così via, difficilmente la Commissione di ricorso potrebbe confutare
questa affermazione, se non altro perché è risaputo che tale marchio è effettivamente molto famoso, non solo in
Germania, ma in gran parte del resto
del mondo.
dotti dalle parti, ciò non significa che la
Commissione di ricorso debba mantenere un atteggiamento di rigida chiusura di fronte all’ovvietà. Per avvalorare
affermazioni universalmente riconosciute come vere non occorrono prove
di grande valore. La Commissione è del
parere che le prove presentate unitamente all’opposizione siano più che
sufficienti a dimostrare che ASPIRIN è
un marchio notoriamente molto conosciuto. Pertanto, la decisione impugnata è errata in quanto ha omesso di tenere conto, nel confrontare i due segni
in conflitto, della rinomanza del marchio anteriore, e deve essere annullata.
4 Ai sensi dell’articolo 62, n. 1, RMC,
la Commissione di ricorso può sia esercitare le competenze della divisione
Opposizione, sia rinviare l’istanza a
detto organo per la prosecuzione del
procedimento. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. I marchi che, come nel
caso di specie ASPIRIN, hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà
sul mercato, godono di una tutela più
ampia rispetto ai marchi il cui carattere
distintivo è inferiore.
5 L’elemento del marchio che richiamerà immediatamente l’attenzione del
consumatore è «ASPIR». Ciò è dovuto
al fatto che si tratta della parte iniziale
e dominante del marchio e, soprattutto,
alla somiglianza percepita con la parola
ASPIRIN, il famoso marchio utilizzato
per prodotti uguali a quelli della richiedente. La parola «ASPIR» non ha alcun
significato in relazione ai prodotti. Di
conseguenza, i consumatori tenderebbero a colmare, per così dire, questa lacuna concettuale richiamandosi al termine «ASPIRIN», universalmente noto
per quel prodotto farmaceutico. La
Commissione ne conclude quindi che
un rischio di confusione esiste.
Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen
Germania
opponente e ricorrente
contro
3 Nonostante l’articolo 74, n. 1, RMC
limiti l’esame della Commissione unicamente «ai fatti, prove ed argomenti» ad-
The Enrich Corporation (operante
come Enrich International)
SOMMARIO
748 North 1340 West
Orem, Utah 84057
Stati Uniti d’America
richiedente e resistente
Data di deposito
1° febbraio 1899
Data di registrazione
6 marzo 1899
rappresentata da EDWARD EVANS
BARKER, Clifford’s Inn, Fetter Lane,
Londra EC4A 1BX, Regno Unito,
4 L’opposizione si basava sui «prodotti farmaceutici» tutelati dal diritto
anteriore ed era rivolta contro tutti i
prodotti rivendicati nella domanda di
marchio comunitario.
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento di opposizione B
18426 (domanda di marchio comunitario n. 351304),
La Prima Commissione di ricorso
composta da S. Mandel (presidente e relatore), W. Peeters (membro) e J. L.
Soares Curado (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda a cui veniva attribuita la data di deposito del 24 settembre
1996, The Enrich Corporation (in prosieguo: la «richiedente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo
ASPIR-WILLOW
per i seguenti prodotti:
Classe 5 – Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; integratori alimentari; integratori dietetici; sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè; impiastri; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per
impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali
nocivi; fungicidi, erbicidi.
2 La domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n.
37/1997 del 29 dicembre 1997.
5 Nell’atto di opposizione si sosteneva che in Germania, paese di riferimento, esisteva un rischio di confusione ai
sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC»)
(GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI
n. 1/95, pag. 52). L’opponente compilava inoltre la sezione del modulo di opposizione relativa ai marchi anteriori
notoriamente conosciuti sbarrando la
casella indicante che l’eventuale registrazione del marchio avrebbe consentito al medesimo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio anteriore o
di recare pregiudizio agli stessi (articolo 8, n. 5, RMC). I motivi dell’opposizione possono essere riassunti come segue:
— il diritto anteriore sarebbe antico ed
estremamente noto nel campo degli
analgesici. Il marchio sarebbe stato
registrato nel 1899 e, da allora, sarebbe sempre rimasto legalmente valido.
— A causa della presenza dell’elemento
«ASPIR» nel marchio comunitario
richiesto (che verrebbe immediatamente percepito come una derivazione di ASPIRIN) e dell’ampia rinomanza del marchio dell’opponente, esisterebbe il rischio che sul
mercato si creino confusioni, posto
che il marchio della richiedente verrebbe molto verosimilmente associato al diritto anteriore dell’opponente.
3 Il 5 marzo 1998 la Bayer AG (in
prosieguo: l’«opponente») presentava
opposizione contro la registrazione del
marchio pubblicato. L’opposizione era
basata sul seguente marchio denominativo registrato in Germania:
— La presenza della parola «WILLOW» nel marchio della richiedente non sarebbe sufficiente a controbilanciare la somiglianza tra i marchi. Al massimo, tale elemento
potrebbe essere inteso come descrittivo o esplicativo.
Denominazione del marchio
ASPIRIN
Numero di registrazione
36433
— Diverse sentenze della Corte federale dei brevetti tedesca avrebbero
confermato che il marchio ASPIRIN
è uno dei marchi più famosi in Germania.
6 All’atto di opposizione l’opponente
allegava i seguenti documenti probatori:
— copia del certificato di registrazione
del marchio tedesco ASPIRIN datato 1909, con allegata traduzione inglese. Nel certificato si attesta che il
settore commerciale nel quale il marchio è stato utilizzato era «la fabbricazione e vendita di coloranti all’anilina, prodotti farmaceutici e altri
prodotti chimici».
— Copia di una comunicazione ufficiale del Registro dei marchi tedesco
con allegata traduzione inglese. In
essa si afferma che la protezione del
marchio ASPIRIN sarebbe stata
prorogata per ulteriori dieci anni a
partire dall’ultimo giorno del mese
in cui la richiesta di rinnovo era stata inoltrata. La lettera reca la data del
9 settembre 1997; in essa si afferma
che il prolungamento del periodo di
tutela avrebbe preso effetto dal 1º ottobre 1997.
— Traduzione in lingua inglese della
decisione della Corte federale dei
brevetti tedesca [25W(pat)36/95],
pubblicata il 27 febbraio 1997. La
decisione prende atto che il marchio
ASPIRIN ha un carattere altamente
distintivo e che costituisce «un marchio antico, la cui notorietà è elevatissima nel campo degli analgesici ed
senza dubbio annoverabile tra i marchi di rinomanza mondiale». La
Corte federale, tra l’altro, vi afferma
di essere propensa a concedere una
tutela più ampia ai «marchi famosi
per motivi giuridici».
— Traduzione in lingua inglese della
decisione della Corte federale dei
brevetti tedesca [30W(pat)272/96],
pubblicata il 30 giugno 1997. La decisione rileva, tra l’altro, che il marchio ASPIRIN era stato oggetto di
utilizzazione per un periodo eccezionalmente lungo e in maniera particolarmente intensa.
7 Con telecopia in data 6 agosto 1998,
la richiedente rispondeva all’atto di opposizione formulando le seguenti osservazioni:
— nonostante nell’atto di opposizione
siano menzionati due motivi, uno
solo di questi motivi verrebbe effettivamente svolto, ossia quello basato
sull’articolo 8, n. 5, RMC.
SOMMARIO
— L’articolo 8, n. 5, RMC si applicherebbe solo nelle situazioni in cui i
prodotti o servizi rivendicati nella
domanda di marchio comunitario
siano dissimili dai prodotti o servizi
tutelati dal marchio anteriore. Pertanto, essendo i prodotti coperti dai
marchi in conflitto considerati simili, se non identici, l’opposizione dovrebbe essere respinta.
— Per poter invocare l’articolo 8, n. 5,
RMC, l’opponente avrebbe l’onere
di dimostrare che il proprio diritto
anteriore gode di notorietà in Germania. A tale effetto, non sarebbe
stata depositata nessuna prova diretta.
— L’articolo 8, n. 5, RMC presupporrebbe l’identità dei marchi in conflitto, mentre sarebbe evidente che i
marchi in questione non sono identici.
— I procedimenti dinanzi alla Corte federale dei brevetti tedesca citati dall’opponente non sarebbero pertinenti, poiché l’opponente non avrebbe
fatto riferimento all’articolo 8, n. 1,
lettera b), RMC, relativo al rischio di
confusione.
— L’asserzione dell’opponente secondo
cui la registrazione anteriore di
ASPIRIN sarebbe sempre rimasta
legalmente valida dal 1899 sarebbe
semplicistica ed inattendibile.
8 Con comunicazione del 5 ottobre
1998, l’opponente replicava alle obiezioni sollevate dalla richiedente nella
sua precedente lettera, allegando copia
del certificato di registrazione del marchio ASPIRIN con acclusa una traduzione inglese. L’opponente argomentava come segue:
— precedenti decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca dimostrerebbero la rinomanza del marchio
ASPIRIN.
— Il marchio della richiedente sarebbe
sufficientemente simile al diritto anteriore dell’opponente da ingenerare
confusione. Anche i prodotti coperti dai due marchi sarebbero identici
o simili. Questi aspetti dovrebbero
essere considerati alla luce del fatto
che, data la popolarità di cui gode in
Germania, il marchio ASPIRIN fruirebbe di un grado di protezione più
ampio.
— La documentazione dimostrerebbe
che il diritto anteriore è legalmente
registrato a nome della ricorrente.
9 Il 31 ottobre 2000 la divisione Opposizione adottava la decisione n.
2561/2000 (in prosieguo: la «decisione
impugnata») sull’opposizione B 18426.
Essa stabiliva che nel territorio di riferimento, in cui il marchio anteriore era
tutelato, non esisteva alcun rischio di
confusione e concludeva che i marchi
erano dissimili e che l’argomento relativo alla notorietà del diritto anteriore
non era stato dimostrato dall’opponente. Le spese del procedimento venivano
poste a carico di quest’ultima.
10 Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione seguiva il seguente
ragionamento:
— i prodotti designati come «prodotti
farmaceutici», rivendicati nella domanda di marchio comunitario, sono
da considerare identici a quelli tutelati dal marchio anteriore. Tuttavia,
non è necessario comparare i rimanenti prodotti rivendicati dalla richiedente con quelli dell’opponente,
in quanto i due marchi non possono
ritenersi sufficientemente simili da
potersi considerare verosimile il rischio di confonderli.
— Sul piano visivo e fonetico, se si esamina la loro lunghezza e struttura, i
marchi sono diversi. Sul piano concettuale, nessuno dei due marchi
presenta un significato in tedesco.
Pertanto, non vi è alcuna somiglianza concettuale.
— Il pubblico di riferimento presta in
genere un’estrema attenzione alle lievi differenze tra i marchi e, nel comprare prodotti farmaceutici, è particolarmente vigile ad evitare confusioni tra marchi diversi.
— La divisione Opposizione non può
tenere conto di quanto asserito dall’opponente relativamente alla notorietà del marchio in Germania, il che
costituisce peraltro un ulteriore fattore da tenere in considerazione nel
raffronto tra i segni. Le prove fornite non sono sufficienti. Le decisioni
della Corte federale non recano alcuna analisi delle prove su cui riposano tali dichiarazioni. Né la divisione Opposizione né la richiedente
sono stati messi a parte delle prove
prodotte dinanzi alla Corte federale.
— Il fatto che l’opponente abbia presentato prove dinanzi ai giudici nazionali o ad altre autorità non l’esime dall’onere della prova dinanzi
alla divisione Opposizione. La divisione Opposizione può prendere decisioni solo in base «ai fatti, prove ed
argomenti addotti dalle parti» ai sensi dell’articolo 74, n. 1, RMC. In
caso contrario, i diritti della difesa
della parte richiedente risulterebbero
violati.
— Le prove presentate dall’opponente a
sostegno del motivo di opposizione
relativo all’articolo 8, n. 5, RMC
sono insufficienti.
11 Il 19 dicembre 2000 l’opponente
proponeva un ricorso avverso la decisione impugnata. Essa depositava la memoria contenente i relativi motivi il 26
febbraio 2001, accludendovi nuovi documenti probatori. Il 5 marzo 2001
l’opponente chiedeva l’apertura di una
trattazione orale ai sensi dell’articolo 75
RMC.
12 La richiedente depositava le proprie osservazioni il 27 aprile 2001 e il 25
maggio 2001.
Conclusioni e argomenti delle parti
13 L’opponente conclude che la Commissione di ricorso voglia annullare la
decisione impugnata e respingere integralmente la domanda. Gli argomenti
dell’opponente si possono riassumere
come segue:
— la divisione Opposizione non avrebbe preso in considerazione le due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca prodotte in allegato all’atto di opposizione. La divisione
Opposizione avrebbe motivato tale
esclusione affermando di non poter
basare la propria decisione su prove
presentate unicamente davanti a giudici nazionali, ma non all’Ufficio
stesso. Sennonché, la Corte federale
in questione non avrebbe avuto bisogno di prove – né ne sarebbe stata
presentata alcuna – per affermare che
il marchio ASPIRIN era rinomato.
Data la straordinaria notorietà del
marchio, la Corte federale sarebbe
stata in grado di dichiarare basandosi sulle proprie conoscenze che
ASPIRIN era un marchio notoriamente conosciuto e dotato di un carattere altamente distintivo.
SOMMARIO
— Il fatto che ASPIRIN sia un marchio
rinomato e conosciuto sarebbe documentato dai sondaggi condotti ad
intervalli regolari dalla ricorrente.
Tali sondaggi dimostrerebbero che il
100% del pubblico tedesco conosce
il marchio ASPIRIN e che l’85% sa
che esso si riferisce ad un prodotto
della ricorrente. I sondaggi condotti
presso i consumatori dimostrerebbero che ASPIRIN non solo è un marchio rinomato, ma anche notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Parigi.
— La presentazione Internet acclusa
alla memoria contenente i motivi del
ricorso mostrerebbe che il prodotto
ASPIRIN è stato lanciato nel 1900 e
che, da allora, il marchio ASPIRIN
è stato usato continuativamente.
— L’unico elemento distintivo del marchio della richiedente sarebbe costituito dalla parola «ASPIR», che sarebbe troppo vicina al marchio anteriore notoriamente conosciuto
ASPIRIN. L’elemento «ASPIR» richiamerà necessariamente alla memoria del pubblico generale, come
pure a quella di medici e farmacisti,
il famoso marchio ASPIRIN. L’altro
elemento del marchio della richiedente, «WILLOW» [salice], sarebbe
descrittivo ed indicherebbe l’origine
della sostanza «acido salicilico» contenuta nei salici bianchi. Tale sostanza sarebbe collegata al principio attivo di ASPIRIN. Dagli estratti dal libro 100 Years of Aspirin [100 anni di
Aspirina] emergerebbe che la parola
«WILLOW» contenuta nel marchio
della richiedente ha un significato
descrittivo.
— Il marchio ASPIRIN godrebbe di
una protezione considerevolmente
ampia, trattandosi di un marchio
estremamente noto nel campo degli
analgesici. La somiglianza tra i due
marchi aventi ad oggetto prodotti
farmaceutici identici ingenererebbe
confusione nel mercato.
14 La richiedente conclude che la
Commissione di ricorso voglia confermare la decisione impugnata e porre a
carico dell’opponente le spese del procedimento di ricorso. La richiedente argomenta come segue:
— Per quanto riguarda l’atto di opposizione e la relativa sezione intitolata
«Fondamenti dell’opposizione», solo
la casella recante il titolo «marchio
anteriore (registrazione o domanda)»
sarebbe sbarrata. Sarebbe significativo il fatto che nella stessa sezione
non siano state sbarrate né la casella
recante il titolo «marchio anteriore
registrato che gode di notorietà» né
quella recante il titolo «marchio anteriore notoriamente conosciuto».
— Nonostante l’opponente abbia
omesso di contrassegnare la casella
pertinente nella sezione «Fondamenti dell’opposizione», essa avrebbe
comunque compilato la sezione intitolata «marchio anteriore notoriamente conosciuto». Significativamente, l’opponente avrebbe asserito
che il marchio è notoriamente conosciuto solo in Germania.
— Nell’atto di opposizione, sotto il titolo «motivi dell’opposizione», l’unico motivo indicato sarebbe «opposizione basata su un marchio registrato anteriore e sull’indebito
vantaggio/pregiudizio in relazione al
carattere distintivo o alla notorietà
dello stesso».
— Nonostante le chiare istruzioni fornite nel modulo di opposizione,
l’opponente avrebbe omesso di indicare che l’opposizione era basata su
un marchio anteriore registrato o su
un marchio anteriore notoriamente
conosciuto. Pertanto, l’opponente
non risulterebbe aver basato la propria opposizione su tali motivi.
L’opponente avrebbe sbarrato la casella recante il titolo «indebito vantaggio/pregiudizio in relazione al carattere distintivo o alla notorietà»;
tuttavia tale titolo si riferirebbe all’articolo 8, n. 5, RMC, relativo alle
situazioni in cui il marchio è richiesto per prodotti e servizi che non
sono simili a quelli tutelati dal marchio anteriore. Nel caso di specie, invece, i prodotti in conflitto sarebbero identici.
— L’analisi effettuata nella decisione
impugnata relativamente al raffronto
tra i due segni sarebbe corretta. I
marchi in conflitto sarebbero semplicemente dissimili. La richiedente
fa rilevare come l’opponente non
sembri impugnare tale aspetto della
decisione e presume di conseguenza
che esso non formi oggetto del ricorso.
— Nel corso del procedimento di opposizione, l’opponente avrebbe
omesso di fornire le prove necessarie
a sostegno delle proprie asserzioni.
Le nuove prove prodotte in fase di
ricorso non dovrebbero essere ammissibili, poiché non esisterebbero
valide ragioni per le quali non avrebbero potuto essere prodotte molto
prima.
— In ogni caso, per quanto riguarda la
documentazione relativa ai sondaggi
prodotta dall’opponente, ad essa non
dovrebbe attribuirsi alcun peso. Non
verrebbero fornite indicazioni su
quale base le persone sarebbero state intervistate. Né vi sarebbero indicazioni sulla rilevanza ai fini statistici dei risultati dei sondaggi. I sondaggi non avrebbero alcuna
rilevanza, poiché effettuati nel 1999
e nel 2000, molto tempo dopo la data
di deposito della domanda di marchio comunitario, e non sarebbero
quindi pertinenti.
— Le pagine web addotte dall’opponente non sarebbero pertinenti né
esatte. Anche le prove relative, ad
esempio, alla corteccia di salice e agli
alberi di china non sarebbero pertinenti. In ogni caso, tutte le prove depositate dall’opponente risalirebbero
a date relativamente recenti. La data
pertinente, rispetto alla quale dovrebbero essere comprovate le asserzioni dell’opponente, sarebbe il 24
settembre 1996, ossia la data di deposito del marchio della richiedente.
Tutto il materiale depositato dall’opponente risalirebbe a diversi anni
dopo e non potrebbe essere di alcuna utilità nella determinazione dell’asserita rinomanza o notorietà esistente a tale data.
— L’opponente non sarebbe l’unica entità nell’Unione europea titolare di
marchi relativi a prodotti nella classe 5 che contengono nella parte iniziale il prefisso «ASPIR», come ad
esempio ASPIRMATIC, ASPIRANGE, ASPIRICOR, ASPIRISUCRE, ASPIREA, ASPIRIPAN.
— Le due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca citate dall’opponente ed allegate all’atto di opposizione non sarebbero pertinenti ai
fini dell’opposizione, poiché entrambe sarebbero state pubblicate dopo la
data di deposito della domanda di
marchio comunitario. Esse sarebbe-
SOMMARIO
ro quindi irrilevanti ai fini della determinazione dello status del marchio dell’opponente al momento del
deposito della domanda.
Motivazione
15 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul
marchio comunitario (in prosieguo:
«RE») (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU
UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
16
L’articolo 8, n. 1, RMC recita:
«In seguito all’opposizione del titolare
di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
…
b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col
marchio anteriore e dell’identità o
somiglianza dei prodotti o servizi
per i quali i due marchi sono stati
richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è
tutelato; il rischio di confusione
comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
17 L’articolo 74 RMC, recante la rubrica «Esame d’ufficio dei fatti», così
dispone:
«1.
Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei
fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla
registrazione, l’Ufficio si limita, in
tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
«2.
L’Ufficio può non tenere conto
dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non
hanno presentato in tempo utile».
18 Nel presente procedimento, la
Commissione di ricorso deve anzitutto
accertare i motivi dell’opposizione dedotti dall’opponente. La richiedente sostiene che l’opponente ha omesso di segnalare che i motivi del ricorso erano
basati su un marchio anteriore notoriamente conosciuto. Secondo la richie-
dente, l’unico motivo di opposizione
indicato sarebbe relativo all’articolo 8,
n. 5, RMC (la sezione del modulo di
«atto di opposizione» intitolata «indebito vantaggio/pregiudizio in relazione
al carattere distintivo o alla notorietà»),
il quale si riferirebbe ai marchi simili o
identici aventi ad oggetto prodotti o
servizi dissimili. Questo motivo sarebbe inammissibile, poiché i prodotti coperti dai marchi in conflitto sono elencati nella stessa classe e sono identici o
simili, vale a dire, nella fattispecie,
estranei all’ambito di applicazione di
tale disposizione. La divisione Opposizione avrebbe inoltre precisato che
l’opponente non ha fornito prove che il
marchio successivo abbia tratto «indebito vantaggio» o recato «pregiudizio»
in relazione al carattere distintivo o alla
notorietà del marchio anteriore. Tuttavia, nonostante l’improprio riferimento
all’articolo 8, n. 5, RMC, risulta evidente dall’esame dell’atto di opposizione depositato che l’opponente ha basato la propria opposizione sul fatto che
il marchio anteriore è notoriamente conosciuto. Essa ha, ad esempio, sbarrato
la casella intitolata «marchio anteriore
(registrazione o domanda)» e nella sezione seguente ha fornito dettagli esaurienti sul marchio anteriore. L’opponente ha anche compilato la sezione intitolata
«marchio
anteriore
notoriamente conosciuto» ed ha indicato che la prova della notorietà del marchio era allegata all’atto di opposizione.
Inoltre, ogni possibile dubbio sulla natura dell’opposizione è fugato dal testo
allegato all’atto di opposizione. In esso
si afferma che il marchio ASPIRIN è un
«marchio antico ed estremamente noto»
e «uno dei marchi più famosi in Germania». I motivi, correttamente dettagliati, invocati dall’opponente a sostegno della propria opposizione sono del
tutto evidenti.
19 Per contro, la richiedente correttamente afferma che è inammissibile il
materiale supplementare – inteso a dimostrare la rinomanza del marchio –
presentato dall’opponente in fase di ricorso. A tale riguardo, la Commissione,
alla luce di un attento esame della prassi decisionale delle Commissioni di ricorso in materia, è del parere che nei
procedimenti inter partes le prove presentate per la prima volta dinanzi alle
Commissioni di ricorso siano in linea di
principio inammissibili, considerato che
i termini per la presentazione di tali documenti sono già stati stabiliti nell’ambito del procedimento di opposizione
(v. decisione 18 ottobre 2000, procedimento R 550/1999-3 – MARCHIO
FIG. (DUKE) / DUKE, punti 29-31,
con ulteriori riferimenti). Pertanto, nel
prendere in considerazione l’asserzione
dell’opponente secondo la quale il diritto anteriore è notoriamente conosciuto, la Commissione deve limitarsi
alla documentazione probatoria già presentata nel corso del procedimento di
opposizione e trarre le proprie conclusioni unicamente sulla scorta di tale documentazione. In base allo stesso ragionamento, anche l’elenco di marchi registrati che nella parte iniziale
contengono l’elemento «ASPIR», presentato dalla richiedente unitamente alle
proprie osservazioni sui motivi del ricorso, non può essere preso in considerazione nel presente procedimento.
20 Le copie dei certificati di registrazione dei marchi tedeschi e dei certificati di rinnovo allegati all’atto di opposizione, con le rispettive traduzioni inglesi, dimostrano che il marchio
ASPIRIN esiste dal 1899 ed è ancor
oggi legalmente valido. Il titolare del
marchio nel 1899 era la Friedrich Bayer
& Co, mentre nei certificati di rinnovo
più recenti figura la denominazione sociale della ricorrente, vale a dire la
Bayer AG. I prodotti tutelati dal certificato di registrazione iniziale sono
identificati come «prodotti farmaceutici». La richiedente non è stata in grado
di dimostrare alcuna soluzione di continuità nel corso degli anni in ordine
alla persona giuridica attualmente titolare del diritto anteriore.
21 Gli estratti delle due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca
fanno entrambi riferimento al marchio
dell’opponente come ad un «marchio
notoriamente molto conosciuto», affermando che lo stesso è «un marchio antico ed estremamente noto nel campo
degli analgesici, senza dubbio annoverabile tra i marchi più famosi nel mondo». Inoltre, il marchio dell’opponente
«è oggetto di utilizzazione da un periodo eccezionalmente lungo ed in maniera particolarmente intensa». La richiedente ha giustamente rilevato che tali
sentenze sono nettamente successive
alla data di deposito della domanda di
marchio comunitario – sia pure di nove
mesi al massimo. Cionondimeno, nella
decisione n. 30W(pat)272/96, l’attuale
ricorrente ottiene l’annullamento parziale delle precedenti decisioni di opposizione pronunciate dalla Corte tedesca
il 6 giugno 1995 e il 13 maggio 1996.
SOMMARIO
Ciò, quanto meno, implica che tale decisione, nel merito, si basava sullo status del marchio ASPIRIN precedente la
data di deposito della domanda di marchio comunitario. In ogni caso, sarebbe
paradossale desumere da queste decisioni che la rinomanza del marchio a cui
esse fanno riferimento debba essere intesa come elemento determinatosi nel
giro di un solo anno o poco più. Come
risulta evidente, i giudici fanno riferimento a quasi cento anni di utilizzo
prolungato ed esteso del marchio ASPIRIN in Germania.
22 La divisione Opposizione ha motivato la sua esclusione affermando che le
prove su cui erano basate le valutazioni
della rinomanza del marchio ASPIRIN
da parte dei giudici tedeschi non erano
state sottoposte né all’Ufficio né alla richiedente. L’opponente ha ribattuto sostenendo che i giudici tedeschi non avevano richiesto tali prove, dato che il segno costituiva intrinsecamente un
marchio notoriamente conosciuto. La
Commissione di ricorso, dopo aver attentamente preso in esame gli atti di
quel procedimento, è propensa ad accettare integralmente le affermazioni
fatte in esso dalla Corte federale, soprattutto in considerazione del fatto che
né la divisione Opposizione né la richiedente ne hanno contestato la veridicità. Pertanto, quando la Corte federale
dei brevetti afferma che ASPIRIN è
uno dei «marchi più famosi del mondo»
e così via, difficilmente la Commissione
di ricorso potrebbe confutare questa affermazione, se non altro perché è risaputo che tale marchio è effettivamente
molto famoso, non solo in Germania,
ma in gran parte del resto del mondo.
Nonostante l’articolo 74, n. 1, RMC limiti l’esame della Commissione unicamente «ai fatti, prove ed argomenti» addotti dalle parti, ciò non significa che la
Commissione di ricorso debba mantenere un atteggiamento di rigida chiusura di fronte all’ovvietà. Per avvalorare
affermazioni universalmente riconosciute come vere non occorrono prove
di grande valore. La Commissione è del
parere che le prove presentate unitamente all’opposizione siano più che sufficienti a dimostrare che ASPIRIN è un
marchio notoriamente molto conosciuto. Pertanto, la decisione impugnata è
errata in quanto ha omesso di tenere
conto, nel confrontare i due segni in
conflitto, della rinomanza del marchio
anteriore, e deve essere annullata.
23 Ai sensi dell’articolo 62, n. 1,
RMC, la Commissione di ricorso può
sia esercitare le competenze della divisione Opposizione, sia rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione
del procedimento. Nel presente procedimento, nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dall’opponente,
la Commissione ritiene appropriato optare per la prima delle possibilità enunciate dall’articolo 62, n. 1, RMC, giacché dispone di tutti gli elementi pertinenti a tal fine.
24 Ciò che occorre accertare è se sussista un rischio che il pubblico possa
supporre che i prodotti in questione
provengano dalla medesima impresa o,
eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro. Tale rischio di
confusione può sussistere allorquando i
consumatori del territorio di riferimento potrebbero essere indotti a credere
che il marchio comunitario richiesto
costituisca una semplice variazione del
contrassegno utilizzato dall’opponente.
25 Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il
carattere distintivo del marchio anteriore. I marchi che, come ASPIRIN nel
caso di specie, hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a
motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza della Corte di
giustizia 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe
Communications Corporation, «Canon», punto 18, Racc. pag. I-5507, GU
UAMI n. 12/98, pag. 1407).
26 Il marchio comunitario richiesto
consiste in un segno composto dal termine «ASPIR», unito al termine «WILLOW» da un trattino. Per il consumatore tedesco di riferimento, nessuno dei
due elementi possiede un carattere descrittivo o allusivo in relazione ai prodotti nella classe 5. Gli anglofoni sapranno naturalmente che «WILLOW»
è il nome di un albero deciduo. Meno
risaputo sarà peraltro il fatto che la corteccia di salice viene utilizzata per
estrarre gli ingredienti attivi di determinati analgesici. Al consumatore tedesco
medio, che della terminologia botanica
inglese e della biochimica non avrà una
grossa conoscenza, la parola «WILLOW» apparirà verosimilmente come
un termine di fantasia privo di significato (o, con minore probabilità, un co-
gnome). Non va dimenticato che in
Germania i consumatori dei prodotti
contrassegnati dai marchi ASPIRIN o
ASPIR-WILLOW sono costituiti dal
pubblico generale non specializzato e
non da medici o farmacisti di professione.
27 Cionondimeno, l’elemento del
marchio che richiamerà immediatamente l’attenzione del consumatore è
«ASPIR». Ciò è dovuto al fatto che si
tratta della parte iniziale e dominante
del marchio (ulteriormente evidenziata
dal trattino di separazione posto tra i
due elementi verbali) e, soprattutto, alla
somiglianza percepita con la parola
ASPIRIN, il famoso marchio utilizzato
per prodotti uguali a quelli della richiedente. La parola «ASPIR» non ha alcun
significato in relazione ai prodotti. Di
conseguenza, i consumatori tenderebbero a colmare, per così dire, questa lacuna concettuale richiamandosi al termine «ASPIRIN», universalmente noto
per quel prodotto farmaceutico. Questa
associazione mentale tra i due marchi
non dovrebbe risultare sorprendente
per nessuno. La parola «ASPIR» è molto vicina, foneticamente e visivamente,
ad «ASPIRIN» e verrà percepita dal
consumatore come una forma tronca
del famoso marchio. In linea generale,
la parte terminale dei marchi non ha lo
stesso impatto cognitivo della loro parte iniziale. Il fatto che all’elemento
«ASPIR» manchi la finale «–IN» non
costituirà un fattore decisivo nella mente del consumatore. Quest’ultimo potrebbe supporre che si tratti di un nuovo contrassegno di mercato utilizzato
dall’opponente. Di certo è verosimile
che tali reazioni da parte del consumatore si verifichino in relazione ai prodotti identici coperti dai marchi in conflitto (prodotti farmaceutici) e ai prodotti che possono essere considerati
come un sottogruppo degli stessi (medicinali ad uso veterinario). In altri termini, è probabile che il pubblico generale possa essere indotto a ritenere che
il marchio ASPIR-WILLOW si riferisca ad un prodotto appartenente alla
stessa famiglia di prodotti proveniente
dai fabbricanti di ASPIRIN e relativo a
«prodotti farmaceutici e veterinari». Per
contro, per i rimanenti prodotti rivendicati per il marchio della richiedente la
registrazione non è esclusa. Tali prodotti non sono analgesici o collegati con
gli analgesici. Non vi sono prove atte a
dimostrare che ASPIRIN sia un termine associato a prodotti diversi dagli antidolorifici.
SOMMARIO
28 In conclusione, poiché un rischio
di confusione ai sensi dell’articolo 8, n.
1, lettera b), RMC indubbiamente esiste per quei prodotti in relazione ai
quali il pubblico potrebbe confonderne
l’origine, la domanda di marchio comunitario deve essere respinta per tali prodotti.
Sulle spese
29 Con riguardo alle spese sostenute
per i procedimenti di opposizione e di
ricorso, la Commissione, tenuto conto
del fatto che il ricorso è stato accolto
solo in parte, ritiene equo che ciascuna
parte sopporti l’onore delle proprie
spese e tasse ai sensi dell’articolo 81, n.
2, RMC.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
2.
3.
4.
La decisione n. 2561/2000 della divisione Opposizione è annullata
nella parte in cui respinge l’opposizione relativamente ai «prodotti
farmaceutici e veterinari».
La domanda di marchio comunitario è respinta relativamente ai
«prodotti farmaceutici e veterinari».
DECISIONE DELLA TERZA
COMMISSIONE DI RICORSO
gellos (membro)
19 marzo 2002
cancelliere: E. Gastinel
nel procedimento R 525/2001-3
ha adottato la seguente
(Lingua del procedimento: italiano)
Articolo 8, n. 1, lettera b), RMC
Rischio di confusione – Somiglianza
tra marchi – Carattere distintivo
1 Conformemente all’indirizzo
espresso con le sentenze ELLOS e
LITE, la decisione stabilisce che: a) un
segno dotato di senso compiuto sarà
più facilmente ricordato rispetto ad altri; b) qualora applicato a prodotti o
servizi che non hanno relazione rispetto al segno prescelto, quest’ultimo deve
considerarsi come inerentemente forte;
c) si ha confondibilità con ogni altro
marchio quando viene ripreso il suo significato concettuale (parr. 20-22).
2 Tenuto conto del carattere fortemente distintivo del marchio anteriore,
la Commissione conferma che i due
marchi in questione sono somiglianti e
che sussiste un rischio di confusione tra
gli stessi.
La decisione n. 2561/2000 della divisione Opposizione è confermata
per il resto.
BMI Bertollo S.r.l.
Via Gazzo, 42
I-36060 – Pianezze S. Lorenzo
(Vicenza)
Italia
ricorrente/richiedente
Ciascuna parte sopporterà l’onere
delle proprie spese sostenute nei
procedimenti di opposizione e di
ricorso.
rappresentata da avv. prof. Federico Tedeschini, Largo Messico 7, I-00198
Roma, Italia
contro
Diesel S.p.A.
Via dell’Industria 7
I-36060 - Molvena (Vicenza)
Italia
resistenti/opponenti
rappresentata da Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo
10, I-20121 Milano, Italia
RICORSO relativo all’opposizione No
B 197576 (domanda di marchio comunitario No 880211)
Decisione
Sintesi dei fatti
1 In data 8 maggio 2001 la richiedente ha presentato ricorso, seguito dai
motivi del 6 luglio 2001, contro la decisione della divisione di opposizione 28
febbraio 2001 (in prosieguo «la decisione impugnata») che aveva accolto l’opposizione presentata il 6 ottobre 1999
sulla base della registrazione italiana n.
686092 per una serie di prodotti delle
classi 1-42, nonché sulla base della registrazione comunitaria n. 743401 per una
serie di prodotti delle classi 11, 19, 20 e
21, per il marchio denominativo
DIESEL
2 L’opposizione era stata presentata
contro la domanda di marchio comunitario n. 880211 per il seguente marchio
figurativo
ed era diretta contro tutti i prodotti indicati nella relativa domanda di registrazione contestata, ossia:
Classe 7: «Ferri da stiro».
Classe 11:«Caldaie per lo stiro (non
macchine o parti di macchina)».
Classe 21: «Tavoli da stiro».
3 La opponente sosteneva la sussistenza di un rischio di confusione fra i
marchi ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b),
del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RMC»).
4 La decisione impugnata accoglieva
l’opposizione per la totalità dei prodotti contestati in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione, «considerata l’accentuata somiglianza tra i segni e l’interrelazione tra segni e
prodotti nel giudizio di confusione».
5 Nel ricorso la ricorrente domanda
alla Commissione di annullare la decisione impugnata.
La Terza Commissione di ricorso
composta da S. Sandri (presidente e relatore), A. Bender (membro) e Th. Mar-
6 Le argomentazioni della ricorrente
possono essere riassunte come segue:
SOMMARIO
— il marchio DIESELIT è riprodotto
in caratteri speciali di stampa in colore rosso su sfondo bianco, mentre
il segno della opponente è riprodotto in comuni caratteri di stampa.
L’aggiunta, inoltre, delle lettere finali IT alla parola DIESEL contribuisce ancora di più a differenziare visivamente, nonché foneticamente, il
marchio DIESELIT dal segno anteriore;
— la parola diesel assume nel lessico
italiano un significato ben preciso
(denominazione di un tipo di motore), «mentre la parola DIESELIT è
priva di alcun significato, in quanto
di pura fantasia». Ne consegue che,
concettualmente, i due marchi sono
differenti;
— le argomentazioni addotte dalla divisione Opposizione sulla presunta
identità ed affinità dei prodotti contestati sono prive di fondamento; in
particolare, a riguardo della complementarità tra i prodotti «ferro da stiro» e «asse da stiro» si deve evidenziare che «un ferro da stiro può essere utilizzato anche su di un ripiano
che non sia l’asse da stiro»;
— la divisione Opposizione «ha ravvisato un rischio di confusione stabilendo aprioristicamente e senza alcun riscontro certo» che il pubblico
di riferimento avrebbe collegato il
segno oggetto della domanda comunitaria con il marchio anteriore, senza tener conto della capacità di discernimento del consumatore di
specie;
— è del tutto infondato l’argomento
addotto dalla divisione Opposizione
secondo cui l’italiano medio interpreterebbe le due lettere finali (IT)
del marchio della richiedente come
voluto riferimento del marchio DIESEL allo Stato italiano.
7 Nelle sue osservazioni, la opponente chiede che il ricorso presentato dalla
ricorrente sia respinto e che la decisione impugnata venga confermata. Le sue
argomentazioni in proposito possono
essere così riassunte:
— l’opponente, avendo registrato il suo
marchio in normale carattere stampatello, ha acquisito diritti di esclusiva sullo stesso in qualsiasi grafia e
colore;
— gli speciali caratteri di stampa cui la
ricorrente si riferisce sono in realtà
«molto poco speciali», dal momento
che si tratta di una rappresentazione
in semplice stampatello «a tratto pieno»; inoltre, l’uso del colore rosso e
dello stampatello contribuiscono ad
accentuare la somiglianza, dal momento che l’uso effettivo del marchio anteriore risulta essere con il
medesimo colore, in stampatello e su
sfondo bianco;
— il fatto che sei lettere su otto risultino comuni ai due marchi opposti fa
sì che, sia visivamente che foneticamente, i due segni risultino simili;
— il suffisso IT del marchio della richiedente non attribuisce al segno
nel suo complesso un’impronta sonora che possa dirsi sostanzialmente
differente da quella del marchio anteriore, dal momento che diesel è una
parola conosciuta da tutti nel suo significato primario di combustibile o
tipo di motore e, di conseguenza assume un ruolo determinante nella
memoria del pubblico potendo essere ricordata più facilmente;
— DIESEL è indubbiamente un marchio notorio a livello mondiale: il
suffisso IT nel segno della richiedente è idoneo a rafforzare nel consumatore l’idea di un collegamento tra
i due marchi, potendo essere DIESELIT la versione italiana o la versione web di DIESEL;
— Tutti i prodotti menzionati nella domanda della richiedente sono riconducibili alle classi che sono rivendicate in toto dalla registrazione della
opponente: pertanto i prodotti sono
identici ed il fatto che ferri da stiro
e tavoli da stiro possano o meno essere complementari tra loro è circostanza ininfluente;
9 Il ricorso è tuttavia infondato e la
decisione impugnata deve essere confermata in ogni sua parte.
In via preliminare e in rito
10 Nella fattispecie l’opponente ha
basato la propria opposizione unicamente sull’articolo 8, n. 1, lettera b),
RMC, secondo il quale il marchio richiesto è escluso dalla registrazione
quando, a causa della sua somiglianza
od identità col marchio anteriore portato in opposizione e dell’identità o somiglianza dei prodotti per i quali i due
marchi sono stati richiesti, esiste un
rischio di confusione per il pubblico del
territorio nel quale il marchio anteriore
è tutelato.
11 In proposito, la Commissione ricorda che il giudizio di confondibilità
relativamente al marchio di cui si chiede la registrazione (ed anche al marchio
sul quale si basa l’opposizione quando
non sia stata fornita la prova d’uso) non
può che essere condotto basandosi sulle risultanze della domanda di registrazione (per il marchio oggetto della domanda) e del registro (per il marchio
anteriore per il quale non sono fornite
prove d’uso) (cfr. decisione 23 gennaio
2001, R 158/2000-3 – CAMOMILLA
(Fig.) / CAMOMILLA (Fig.), punti 2729).
12 Ne consegue che non hanno rilievo le deduzioni della opponente quanto alla notorietà mondiale e che attengono e conseguono all’uso effettivo del
segno non essendo stata né richiesta
dalla richiedente alcuna prova d’uso ai
sensi dell’articolo 43, n. 2, RMC, né
prodotta spontaneamente dalla opponente stessa. Il giudizio di confondibilità non può pertanto che avere ad oggetto, da un lato, il marchio così come
presentato nella domanda di marchio
comunitario e, dall’altro, il marchio anteriore portato in opposizione.
Motivazione
8 Il ricorso è conforme agli articoli 57,
58 e 59 del RMC e alle regole 48 e 49
del regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario («RE») ed è
pertanto ammissibile.
13 Quanto alle nuove prove presentate per la prima volta dall’opponente in
sede di appello circa l’utilizzo del marchio DIESEL in colore bianco su sfondo rosso, esse sono inammissibili come
comprovato dalla consolidata giurisprudenza delle Commissioni di ricorso (vedi per tutte la decisione 23
gennaio 2001, R-687/1999-3, POP
SWATCH/POLWATCH, punti 16 a
SOMMARIO
18) che non riconosce applicabile alle
procedure inter partes la sentenza del
Tribunale di Prima Istanza nel caso
BABY-DRY (sentenza del 8 luglio
1999, T-163/98, The Procter & Gamble
Company v. UAMI).
miglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai
marchi, tenuto conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei
marchi medesimi. (v. sentenza della
Corte di Giustizia 11 novembre 1997,
causa C-251/95, Sabel, punto 22).
Somiglianza fra i prodotti
14 Tenendo conto di tutti i fattori
pertinenti che caratterizzano il rapporto fra i prodotti, compresi quelli attinenti alla loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro
concorrenzialità o complementarità, la
Commissione condivide pienamente il
confronto dettagliato operato dalla divisione di Opposizione in argomento,
alla cui motivazione (pagg.5/6) rinvia.
15 In particolare viene ribadito che la
«caldaia per lo stiro (non macchina o
parte di macchina)» rivendicata dal richiedente appartiene alla classe 11 che è
stata rivendicata nella sua totalità dal richiedente. Inoltre, può essere inclusa
nella categoria degli «apparecchi di produzione di vapore». Analogamente, un
«tavolo da stiro» o «asse da stiro» è ricompreso nella classe 21 e più precisamente nella categoria degli «utensili per
il governo della casa o la cucina (né in
metalli preziosi, né in placcato). Un
«ferro da stiro» è di norma utilizzato
con un «tavolo da stiro». I due prodotti sono dunque complementari. Inoltre,
tali prodotti partecipano della stessa
funzione che è quella di stirare gli indumenti, ancorché i loro materiali costitutivi possono essere diversi. Sussiste
quindi un certo grado di affinità tra un
«ferro da stiro» ed un «tavolo da stiro».
16 In ogni caso, come sostenuto dalla
ricorrente e nella decisione contestata, i
suddetti prodotti appartengono a classi
che sono rivendicate in toto dalla registrazione dell’opponente e pertanto essi
risultano identici o affini a quelli protetti da quest’ultima.
Somiglianza fra i segni
17 La valutazione del rischio di confusione tra segni deve portare ad una
valutazione di sintesi, attraverso l’analisi delle varie componenti del segno
(cfr. decisione 27 novembre 1998,
R 26/1998-3, NETMEETING, punto
20) e deve fondarsi, considerando la so-
18 Procedendo nella fattispecie alla
comparazione dei due segni, la Commissione concorda con la opponente
circa la marginalità della componente
figurativa nel marchio oggetto della domanda comunitaria. Una rappresentazione grafica consistente nella riproduzione a caratteri in stampatello, piuttosto banali e usuali, di colore rosso della
dicitura ‘dieselit’ non consente al consumatore di deviare la propria attenzione verso altre componenti figurative del
marchio che non siano le lettere che
compongono il segno stesso.
19 Pare poi assorbente l’argomento
della opponente secondo il quale il suo
marchio è stato registrato in normale
carattere stampatello e pertanto beneficia di protezione esclusiva in qualsiasi
grafia e colore. I marchi appaiono dunque visivamente simili, anche in relazione alla composizione sillabica e letterale, come sottolineato nella decisione
impugnata.
20 Determinante ai fini del decidere
risulta il contenuto semantico della parola DIESEL, da tutti riconosciuta nel
suo significato primario di combustibile o tipo di motore. Si tratta dunque di
un segno che, riferito ai prodotti rivendicati nella domanda e con i quali non
ha assolutamente attinenza alcuna,
neanche semplicemente evocativa, presenta di per sé un rilevante carattere distintivo avendo la inerente capacità di
essere memorizzabile dal pubblico di
riferimento. Il consumatore, al cui momento percettivo occorre fare riferimento (cfr. sentenza del Tribunale di
primo grado 27 febbraio 2002, causa
T- 219/00, ELLOS, punto 29, e 27 febbraio 2002, causa T-79/00, LITE, punti
26 e 27), sarà infatti più facilmente indotto a ricordare un segno che abbia un
significato di senso compiuto, piuttosto
che un segno rappresentato in modo
astratto o complesso.
21 Ne consegue che il marchio DIESEL, applicato ai prodotti de quo, è un
marchio inerentemente forte in quanto
non presenta alcuna aderenza concettuale, né in via immediata né in via in-
diretta, con il prodotto da esso contraddistinto. In questo caso, il marchio
costituisce il risultato di una operazione di mera fantasia, in quanto opera un
collegamento di un termine lessicale già
noto, appartenente al patrimonio comune, a dei prodotti privi di qualsivoglia aggancio rispetto al segno prescelto.
22 Il marchio forte, come tale gode di
una tutela allargata nei confronti dei
marchi simili, dal momento che la tutela si estende al nucleo ideologico che il
marchio esprime. Si ha dunque confondibilità anche quando vi sia adozione di
varianti e modificazioni, anche notevoli, che lascino sussistere l’identità sostanziale del tipo, cioè nel caso in esame, il significato concettuale rappresentato e trasmesso dal termine DIESEL.
La giurisprudenza della Corte di giustizia conferma che il rischio di confusione sarà tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza Sabel, cit.,
punto 24).
23 In applicazione di tali principi, il
suffisso IT nel marchio comunitario
non modifica il tipo ideologico del marchio DIESEL che resta sempre identificabile come il cuore del marchio della
ricorrente. Poco importa come venga
pronunciata la parola ‘diesel’ dal consumatore italiano (‘die’ o ‘di’): tale termine è infatti presente in entrambi i segni,
pertanto il risultato fonetico, con una
pronuncia o un’altra, sarebbe comunque il medesimo.
24 L’aggiunta del suffisso ‘IT’ nel segno della richiedente, che poco aggiunge a DIESEL sotto il profilo visivo e fonetico, può semmai suggerire nel consumatore l’idea che esista un
collegamento tra i due segni. Come evidenziato dalla opponente, il marchio
DIESELIT può essere percepito infatti
come la versione italiana del marchio
DIESEL o la versione web dello stesso.
25 Quanto al pubblico di riferimento,
la richiedente contesta alla decisione
impugnata di non aver tenuto conto
della capacità di discernimento del consumatore di specie. La Commissione
osserva in proposito che il consumatore medio dei prodotti in questione, nella specie, «ferri da stiro, caldaie per lo
stiro, tavoli da stiro», è il pubblico generale che, per quanto normalmente
informato e ragionevolmente attento ed
avveduto (come da insegnamento della
SOMMARIO
Corte di giustizia), non si può considerare certo altamente specializzato. Neppure il settore merceologico in considerazione può considerarsi un settore di
nicchia, costituito da pochi concorrenti
e, di conseguenza, da un numero ristretto di marchi sul mercato. La Commissione ritiene che i beni in questione
siano da considerarsi prodotti di massa,
dato che, almeno per «ferri da stiro e tavoli da stiro», possono incontrarsi in
qualsiasi centro commerciale ed essere
acquistati da qualsiasi categoria di consumatore.
26 Facendo applicazione dei principi
di governo nei giudizi di confondibilità,
tenuto conto della natura intrinseca del
marchio della opponente e della elevata
somiglianza tra i marchi, nonché della
identità o affinità tra i prodotti rivendicati, la Commissione ritiene che sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC per il
pubblico di riferimento del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato.
27 Da quanto esposto consegue che la
divisione Opposizione ha deciso con
fondamento che l’opposizione dev’essere accolta ed il ricorso va pertanto respinto.
Sulle spese
28 Poiché il ricorso è infondato, la ricorrente deve sopportare l’onere delle
spese della procedura di ricorso, ai sensi dell’articolo 81, n. 1 RMC.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
Il ricorso è respinto;
2.
La ricorrente deve sopportare l’onere delle spese della procedura di
ricorso.
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE
L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER
L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16
nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464
nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590
nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272
nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Deutschland
BERTSCH, Florian (DE)
Beetz & Partner
Steinsdorfstr. 10
D-80538 München
BÖHM, Thomas (DE)
Wächtershäuser & Hartz
Tal 29
D-80331 München
ELLBERG, Nils (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Hollerallee 73
D-28209 Bremen
GEHRSITZ, Stefan (DE)
Charrier Rapp & Liebau
Volkhartstr. 7
D-86152 Augsburg
HÖSS, Bernhard (DE)
Alfred-Neumann-Anger 12
D-81737 München
KÖPPEN, Manfred (DE)
Weber, Seiffert, Lieke
Taunusstr. 5a
D-65183 Wiesbaden
KRÜGER, Jérôme (DE)
Ulmenstr. 36
D-45133 Essen
LANG, Christian (DE)
Herrmann-Trentepohl, Grosse, Bockhorni &
Partner GbR
Forstenrieder Allee 59
D-81476 München
LEITHE, Eva (DE)
Kanzlei Dr. Münich & Kollegen
Wilhelm-Mayr-Str. 11
D-80689 München
PILLEP, Bernhard Michael (DE)
Kador & Partner
Corneliusstr. 15
D-80469 München
SOMMARIO
RIPPLE, Hans Christoph (DE)
Berger Str. 35
D-60316 Frankfurt/Main
SCHNABEL, Jörg (DE)
Bosch, Graf von Stosch, Jehle
Theatinerstr. 8
D-80333 München
SCHWANHÄUSSER, Gernot (DE)
Witte, Weller & Partner
Rotebühlstr. 121
D-70178 Stuttgart
SIMON, Elke, (DE)
Frankfurter Str. 12
D-61231 Bad Nauheim
TILMANN, Max Wilhelm (DE)
Bayerstr. 87
D-80335 München
VON RENESSE, Dorothea (DE)
Lohengrinstr. 11
D-40549 Düsseldorf
France
DE LA BROSSE, Emmanuel (FR)
Tmark Conseils
31, rue Tronchet
F-75008 Paris
LE BELLOUR, Eric (FR)
Cabinet Harlé & Phélip
7, rue de Madrid
F-75008 Paris
Ireland
MADDEN, Edward A. (IE)
BCM Hanby Wallace Solicitors
1 High Street
Dublin 8
ROCHE, Dermot (IE)
John A. O’Brien & Associates
Third Floor, Duncairn House 14 Carysfort
Avenue
Blackrock, Co. Dublin
Italia
PAPAGNO, Addolorata (IT)
Via Galilei, 5
I-27036 Mortara (Pavia)
ROCHETEAU, Florence (FR)
Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.
Via Borgonuovo, 10
I-20121 Milano
Suomi/Finland
TALVITIE, Jarmo Juhani (FI)
Berggren Oy Ab
P.O. Box 16
FI-00101 Helsinki
United Kingdom
JONES, Simon Francis (GB)
Bioprogress Technology Limited
March Trading Estate Hostmoor Avenue
March PE15 0IX
United Kingdom
KINSLER, Maureen (GB)
19 Royal Exchange Square
Glasgow G1 3AE
United Kingdom
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
Deutschland
BLUM, Erwin (DE)
Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner
An den Gärten 7
D-51491 Overath
BORCHARD, Wolfgang (DE)
Grassistr. 12
D-04107 Leipzig
BRANDENBURG, Thomas (DE)
Brandenburg, Dunkelberg & Franke
Partnerschaft Patentanwälte
Trarbacher Str. 21
D-47259 Duisburg
BRISCH, Georg (DE)
Gleiss & Große
Heilbronner Str. 293
D-70469 Stuttgart
BRUNOTTE, Joachim (DE)
Robert-Bosch-Str. 7
D-64293 Darmstadt
BUSSE, Harald Fritz Walter (DE)
Hansaallee 36
D-48429 Rheine
CHRISTOPHERSEN, Ulrich (DE)
Christophersen & Partner
Kapellstr. 12
D-40479 Düsseldorf
SOMMARIO
CHRISTOPHERSEN, Ruth (DE)
Christophersen & Partner
Kapellstr. 12
D-40479 Düsseldorf
CLAUSS, Johannes (DE)
Posener Str. 61
D-74321 Bietigheim-Bissingen
HANNKE, Christian (DE)
St. Kassiansplatz 6
D-93047 Regensburg
HEILEIN, Ernst-Peter (DE)
Bülthausen 4
D-40822 Mettmann
CULLINANE, Marietta Bettina (DE)
Vollmannstr. 40
D-81927 München
HERZOG, Hans Martin (DE)
Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser
Karlstr. 76
D-40210 Düsseldorf
DEISSLER, Michael (DE)
Hössle Kudlek & Partner
Diemershaldenstr. 23
D-70184 Stuttgart
HINKELMANN, Klaus (DE)
Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner
Augustenstr. 46
D-80333 München
DROPE, Rüdiger (DE)
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
Schulstr. 63
D-50767 Köln
HÖSSLE, Markus (DE)
Hössle Kudlek & Partner
Diemershaldenstr. 23
D-70184 Stuttgart
DUNKELBERG, Oliver (DE)
Brandenburg, Dunkelberg & Franke
Partnerschaft Patentanwälte
Trarbacher Str. 21
D-47259 Duisburg
HUBLÉ, Kai R. (DE)
Lärchenweg 2
D-82319 Starnberg
ELBEL, Michaela (DE)
Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler
Isenbruck
Galileiplatz 1
D-81679 München
FÉAUX DE LACROIX, Stefan (DE)
Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler
Isenbruck
Uerdinger Str. 5
D-40474 Düsseldorf
FIESSER, Gerold M. (DE)
Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser
Isartorplatz 8
D-80331 München
FRANKE, Ralf (DE)
Brandenburg, Dunkelberg & Franke
Partnerschaft Patentanwälte
Trarbacher Str. 21
D-47259 Duisburg
FROHOFF, Dietmar (DE)
Elsa-Brandström-Str. 2
D-33602 Bielefeld
GLEISS, Alf-Olav (DE)
Gleiss & Große
Heilbronner Str. 293
D-70469 Stuttgart
GROSSE, Rainer (DE)
Gleiss & Große
Heilbronner Str. 293
D-70469 Stuttgart
GRUNERT, Marcus (DE)
Hössle Kudlek & Partner
Holzstr. 26
D-80469 München
JOPPICH, Martin (DE)
Hössle Kudlek & Partner
Holzstr. 26
D-80469 München
KÄCK, Jürgen (DE)
Vorderer Anger 239
D-86899 Landsberg am Lech
KAHLER, Kurt (DE)
Vorderer Anger 239
D-86899 Landsberg am Lech
KAHLHÖFER, Hermann (DE)
Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser
Karlstr. 76
D-40210 Düsseldorf
KARL, Frank (DE)
Karl-Böhm-Str. 1
D-85598 Baldham
KARLHUBER, Mathias (DE)
Cohausz & Florack
Am Borsigturm 33
D-13507 Berlin
KINDERMANN, Peter (DE)
Karl-Böhm-Str. 1
D-85598 Baldham
KRAUSS, Jan (DE)
Boehmert & Boehmert
Meinekestr. 26
D-10719 Berlin
KROHN, Sabine (DE)
Max-Josef-Metzger-Str. 2
D-79111 Freiburg
KUDLEK, Thomas (DE)
Hössle Kudlek & Partner
Diemershaldenstr. 23
D-70184 Stuttgart
SOMMARIO
LIEKE, Winfried (DE)
Weber, Seiffert, Lieke
Taunusstr. 5a
D-65183 Wiesbaden
SKORA, Michael (DE)
Hofstetter, Schurack & Skora
Marsiliusstr. 20
D-50937 Köln
MARONDEL, Manfred (DE)
Hauptstr. 21a
D-38375 Räbke
STURM, Christoph (DE)
Quermann & Richardt
Unter den Eichen 7
D-65195 Wiesbaden
MAY, Mark Andrew (DE)
Terrassenweg 5
D-79618 Rheinfelden
METTEN, Karl-Heinz (DE)
Boehmert & Boehmert
Freiherr-vom-Stein-Str. 7
D-60323 Frankfurt
MISSLING, Arne (DE)
Böck Tappe Kollegen
Ludwigsplatz 9
D-35390 Giessen
MÖBUS, Daniela (DE)
Kaiserstr. 85
D-72764 Reutlingen
NEUMANN, Ditmar (DE)
Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser
Karlstr. 76
D-40210 Düsseldorf
OBERMÜLLER, Bernhard (DE)
Josef-Raps-Str. 2
D-80805 München
PIOCH, Holger (DE)
Tiergartenweg 3
D-70174 Stuttgart
RESCH, Michael (DE)
Morassistr. 8
D-80469 München
RICHTER, Joachim (DE)
Schützenstr. 15-17
D-10117 Berlin
SANDER, Rolf (DE)
Marburger Str. 3
D-10789 Berlin
SCHRELL, Andreas (DE)
Gleiss & Große
Heilbronner Str. 293
D-70469 Stuttgart
SCHULTHEISS, Jürgen (DE)
Luderschmidt, Schüler & Partner
Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt/Main
SCHWEIGER, Martin (DE)
Karl-Theodor-Str. 69
D-80803 München
SEIFFERT, Klaus (DE)
Weber, Seiffert, Lieke
Taunusstr. 5a
D-65183 Wiesbaden
SIECKMANN, Dirk Christoph (DE)
Theatinerstr. 8
D-80333 München
SZYNKA, Dirk (DE)
Sollner Str. 9
D-81479 München
TAPPE, Udo (DE)
von Ahsen, Nachtwey & Kollegen
Hans-Böckler-Str. 1
D-28217 Bremen
VOLMER, Georg (DE)
Weißhausstr. 2
D-52066 Aachen
VON DEN STEINEN, Axel (DE)
Böck Tappe Kollegen
Harfenstr. 4
D-91054 Erlangen
WEBER, Roland (DE)
Weber, Seiffert, Lieke
Taunusstr. 5a
D-65183 Wiesbaden
WEBER-BRULS, Dorothée (DE)
Boehmert & Boehmert
Freiherr-vom-Stein-Str. 7
D-60323 Frankfurt
WEIGT, Jürgen (DE)
Lärchenweg 6
D-39629 Bismark
WITZ, Michael (DE)
Prielmayerstr. 3
D-80335 München
France
BENTZ, Jean-Paul (FR)
Cabinet Ballot
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex
BOUTS, Pascale (FR)
Georgia-Pacific France
Département Propriété Intellectuelle
23, boulevard Georges Clémenceau
F-92415 Courbevoie Cedex
BOYER CHAMMARD, Christine (FR)
Sodema Conseils S.A.
67, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
DELAUD, Catherine (FR)
Sodema Conseils S.A.
67, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
SOMMARIO
DESCAMPS, Michèle (FR)
Sodema Conseils S.A.
67, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
DIEUDONNE-PREVOT, Corinne (FR)
Cegetel Groupe
Direction Juridique
Tour Séquoia
F-92915 Paris-La Défense
LAPEYRE, Lionel (FR)
Sodema Conseils S.A.
67, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
LAUGA, Claire (FR)
Cabinet Pascale Lambert & Associés
18, avenue de l’Opéra
F-75001 Paris
PLAISANT, Nicole (FR)
Sodema Conseils S.A.
67, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
VIRIEUX, Annie (FR)
Sodema Conseils S.A.
67, boulevard Haussmann
F-75008 Paris
Italia
AGOSTINI, Agostino (IT)
Dragotti & Associati s.r.l.
Via Paris Bordone, 9
I-31100 Treviso
NESPEGA, Alessandro (IT)
Nespega & Partners
Via Guido d’Arezzo, 2
I-00198 Roma
TORNATO, Alberto (IT)
Tornato Avvocati
Via San Vittore, 20
I-20123 Milano
TORNATO, Paolo (IT)
Tornato Avvocati
Via San Vittore, 20
I-20123 Milano
Nederland
BOAKES, Jason Carrington (GB)
Harrison Goddard Foote
Belgrave Hall
Belgrave Street
Leeds LS2 8DD
United Kingdom
CRAGO, Christine Ann (GB)
Trade Mark Owners Association Ltd
Sea Containers House
20 Upper Ground
London SE1 9PD
United Kingdom
DARNELL, Barry Peatman (GB)
6 St Marys Close
Aston
Stevenage SG2 7EQ
United Kingdom
FISH, James Andrew (GB)
J.A. Kemp & Co.
14 South Square
Gray’s Inn
London WC1R 5JJ
United Kingdom
GROOM, John Alexander (GB)
Trade Mark Owners Association Ltd.
Sea Containers House
20 Upper Ground
London SE1 9PD
United Kingdom
McBRAY, Alan (GB)
Trade Mark Owners Association Ltd.
Sea Containers House
20 Upper Ground
London SE1 9PD
United Kingdom
POWELL, Leslie Dennis (GB)
Trade Mark Owners Association Ltd.
Sea Containers House
20 Upper Ground
London SE1 9PD
United Kingdom
PREEDY, Nicholas Francis (GB)
Trade Mark Owners Association Ltd.
Sea Containers House
20 Upper Ground
London SE1 9PD
United Kingdom
United Kingdom
RAJEEBALLY, Inge Helga (DE)
Trade Mark Owners Association Ltd.
Sea Containers House
20 Upper Ground
London SE1 9PD
United Kingdom
BERCOW, Rowena Colette (GB)
Trade Mark Owners Association Ltd.
Sea Containers House
20 Upper Ground
London SE1 9PD
United Kingdom
WHELBOURN, Helene M. (GB)
J. E. Evans-Jackson & Co.
Parchment House
13 Northburgh Street
London EC1V 0JP
United Kingdom
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
SOMMARIO
Benelux
KONING, T.H. Wittop (NL)
Exter Polak & Charlouis B.V.
Sir Winston Churchilllaan 295A
2288 DC Rijswijk
Nederland
LESTRADE, Albert A.H.W. (NL)
de Merkplaats bv
Herengracht 227
1016 BG Amsterdam
Nederland
SLOOTMAKER, Ellen (NL)
Considine Consultants B.V.
Voorstraat 114
3231 BK Brielle
Nederland
VAN VONDELEN, Boudewijn S.P.M (NL)
Van Vondelen & Partners
Van Der Heijdenlaan 110
3705 EJ Zeist
Nederland
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Deutschland
BRUNDERT, Harald (DE)
Vor dem Tore 16a
D-47279 Duisburg
DROST, Peter (DE)
Gunderodestr. 14a
D-81827 München
GÖBEL, Matthias (DE)
Hauptstr. 5-7
D-90602 Pyrbaum-Pruppach
VON WENGERSKY, Anton Graf (DE)
Leinweber & Zimmermann
Rosental 7, 2. Aufgang
D-80331 München
WYSTEMP, Gerd (DE)
Lippert, Stachow, Schmidt & Partner
Bahnhofstr. 6
D-09111 Chemnitz
ZAHN, Roland G. (DE)
Berghausenerstr. 10
D-76229 Karlsruhe
GÜNTHER, Heinz (DE)
Siedlung 4
D-99334 Rudisleben
JUNG, Elisabeth (DE)
Clemensstr. 30
D-80803 München
France
MÖNIG, Anton (DE)
Ehbühl 1
D-71083 Herrenberg
DUDOUIT, Isabelle (FR)
Novamark
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cédex
PLANKER, Karl-Josef (DE)
Babcock-BSH GmbH
Postfach 6
D-47811 Krefeld
Italia
SCHWEPFINGER, Karl-Heinz (DE)
Prinz & Partner GbR
Manzingerweg 7
D-81241 München
MASSARI, Marcello (IT)
Via Fontanella Borghese, 23
I-00186 Roma
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)
SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
14 maggio 2002
nel procedimento C-2/00 (domanda di
pronunzia pregiudiziale sottoposta
dall’Oberlandesgericht Düsseldorf
(Germania)): Michael Hölterhoff e
Ulrich Freiesleben
(Ravvicinamento delle legislazioni Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art.
5, n. 1 - Estensione del diritto esclusivo
del titolare del marchio - Terzi - Uso
del marchio a fini descrittivi)
salvo proprio consenso, di usare, nel
commercio:
a) un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità
o della somiglianza di detto segno
col marchio d’impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o
servizi contraddistinti dal marchio
d’impresa e dal segno, possa dare
adito ad un rischio di confusione
per il pubblico, comportante anche
un rischio di associazione tra il segno e il marchio d’impresa».
(Lingua processuale: il tedesco)
1 Con ordinanza 23 dicembre 1999,
pervenuta alla Corte il 5 gennaio 2000,
l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha sottoposto, ai sensi dell’art. 234 CE, una
questionepregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della
prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa
(GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la
«direttiva»).
La normativa tedesca
2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig.
Freiesleben, titolare di due marchi registrati, e il sig. Hölterhoff, in merito all’uso nel commercio di tali marchi a fini
descrittivi da parte di quest’ultimo.
Causa principale e questione
pregiudiziale
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 5, n.1, della direttiva, dispone:
«Il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze,
tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di
una pubblicazione di carattere ufficiale
della Corte di Giustizia. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado».
4 La direttiva è stata trasposta in Germania con il Gesetz über den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge sulla protezione dei marchi
e degli altri segni distintivi) del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag, 3082; in
prosieguo: la «legge tedesca sui marchi»). L’art. 14, n. 2, di tale legge riprende, con termini pressoché identici,
le disposizioni dell’art. 5, n. 1, lett. a) e
b) della direttiva.
5 Il sig. Freiesleben è titolare di due
marchi, Spirit Sun e Context Cut, registrati in Germania e che contraddistinguono, rispettivamente, «diamanti da
lavorare in gioielli» e «pietre preziose
da lavorare in gioielli».
6 I due tipi di prodotti commercializzati con tali marchi sono contraddistinti da tagli particolari. Il marchio Spirit
Sun è utilizzato per contraddistinguere
un taglio rotondo con sfaccettature che
si irradiano dal centro ed il marchio
Context Cut per un taglio quadrato con
una croce diagonale rastremata.
7 Il sig. Hölterhoff tratta pietre preziose di vari tipi, che taglia egli stesso o
acquista da altri operatori. Egli commercializza sia pietre di propria produzione sia pietre acquistate presso terzi.
8 Il 3 luglio 1997, nell’ambito di trattative commerciali, egli proponeva ad
un orafo gioielliere di acquistare pietre
semipreziose e ornamentali, da lui indicate con le denominazioni «Spirit Sun»
e «Context Cut». Quest’ultimo ordinava al sig. Hölterhoff due granati «di
tipo Spirit Sun». Sul buono di consegna
e sulla fattura relativi alla vendita delle
suddette pietre non si faceva riferimento ai marchi Spirit Sun e Context Cut,
essendo esse indicate come «rodoliti».
9 A seguito di tale vendita, il sig.
Freiesleben citava in giudizio il sig.
Hölterhoff dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Germania) in base all’art. 14
della legge tedesca sui marchi, lamentando un pregiudizio arrecato ai propri
marchi registrati. Con sentenza del 19
agosto 1998, tale giudice accoglieva la
domanda con la quale era stato adito. Il
sig. Hölterhoff interponeva appello
contro tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf, mentre il sig.
Freiesleben chiedeva il rigetto dell’appello.
10 Il giudice del rinvio considera pacifico che, nel corso delle trattative
commerciali del 3 luglio 1997, il sig.
Hölterhoff abbia utilizzato le denominazioni «Spirt Sun» e «Context Cut» al
solo fine di descrivere le qualità, e, più
precisamente, il tipo di taglio delle pietre preziose offerte in vendita e che, di
conseguenza, una tale designazione non
avesse lo scopo di suggerire che le stesse provenivano dall’impresa del sig.
Freiesleben.
11 Ritenendo che la soluzione della
controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 5, n. 1. della direttiva,
l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se si sia in presenza di una violazione
del marchio ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett.
a) e b), della direttiva sui marchi d’impresa anche nel caso in cui il convenuto rende nota la provenienza della merce di propria produzione e usa il marchio, di cui l’attore è titolare,
esclusivamente per contraddistinguere
le particolari caratteristiche della merce
da lui offerta, così che è escluso senza
alcun dubbio che il marchio usato venga inteso nel commercio come contrassegno dell’azienda di provenienza».
12 La questione interpretativa sottoposta alla Corte riguarda l’art. 5, n. 1
della direttiva, che consente al titolare
di un marchio di vietare ai terzi di usare, nel commercio, un segno identico al
marchio d’impresa per prodotti identi-
SOMMARIO
ci a quelli per cui esso è stato registrato [art. 5, n. 1, lett. a)] e un segno che,
a motivo della sua identità o somiglianza col marchio d’impresa e dell’identità
o somiglianza dei prodotti di cui trattasi, possa dare adito ad un rischio di
confusione per il pubblico [art. 5, n. 1,
lett. b)].
13 Con la questione posta si chiede in
sostanza se, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva, il titolare del marchio possa vietarne l’uso ai terzi in una fattispecie quale quella specificamente descritta dal giudice del rinvio.
dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva, bisogna risolvere la questione posta dichiarando che l’art. 5, n. 1, della
direttiva dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può
invocare il suo diritto esclusivo allorché
un terzo, nell’ambito di trattative commerciali, rende nota la provenienza della merce di propria produzione e usa il
marchio di cui trattasi esclusivamente
per contraddistinguere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta,
così che è escluso che il marchio usato
venga inteso come contrassegno dell’azienda di provenienza di detta merce.
18
14 E’ pacifico che, in una tale situazione, l’uso del marchio è senz’altro un
uso che avviene nel commercio per prodotti identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato.
15 Di conseguenza, la questione posta
consiste nell’accertare se un uso del
marchio quale quello di cui trattasi nella causa principale costituisca uno di
quelli, menzionati nell’art. 5, n. 1, della
direttiva, che violano il diritto esclusivo
conferito al titolare del marchio.
16 A tale riguardo è sufficiente rilevare che in una situazione quale quella descritta dal giudice del rinvio, l’uso del
marchio non lede alcuno degli interessi
tutelati dal predetto art. 5, n. 1. Infatti
tali interessi non subiscono un pregiudizio in una situazione nella quale:
— il terzo fa riferimento al marchio
nell’ambito di una trattativa commerciale con un cliente potenziale, il
quale è un gioielliere professionista,
— il riferimento è fatto a fini puramente descrittivi, ossia per illustrare le
caratteristiche del prodotto offerto
in vendita al cliente potenziale, il
quale conosce quelle dei prodotti
contrassegnati con il marchio interessato,
— il riferimento al marchio non può essere interpretato dal cliente potenziale nel senso che indica la provenienza del prodotto.
17 Per quanto precede, senza che occorra, nell’ambito della presente causa,
approfondire ulteriormente in cosa
consista l’uso di un marchio ai sensi
(...) Sulle spese
Dispositivo
L’art. 5, n. 1, della prima direttiva del
Consiglio del 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere
interpretato nel senso che il titolare di
un marchio non può invocare il suo
diritto esclusivo allorché un terzo,
nell’ambito di trattative commerciali,
rende nota la provenienza della merce di propria produzione e usa il marchio di cui trattasi esclusivamente per
contraddistinguere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta,
così che è escluso che il marchio usato venga inteso come contrassegno
dell’azienda di provenienza di detta
merce.
GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)
SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
6 giugno 2002
nel procedimento C-360/00 (domanda
di pronunzia pregiudiziale sottoposta
dal Bundesgerichtshof (Germania)):
Land Hessen e G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH
(Durata della tutela dei diritti d’autore - Principio di non discriminazione
in base alla nazionalità - Applicazione
ad un diritto d’autore sorto anteriormente all’entrata in vigore del Trattato
CEE)
(Lingua processuale: il tedesco)
1 Con ordinanza 30 marzo 2000, pervenuta in cancelleria il 28 settembre
successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in forza dell’art.
234 CE, una questione pregiudiziale
vertente sull’interpretazione dell’art. 6,
primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE).
2 Tale questione è sorta nell’ambito di
una lite che oppone il Land Hessen alla
G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (in prosieguo: la «Ricordi»), una casa editrice teatrale e musicale, in merito al diritto di rappresentare
l’opera «la Bohème» del compositore
italiano Giacomo Puccini nel corso delle stagioni 1993/1994 e 1994/1995.
Ambito normativo
Gli ordinamenti nazionali
3 All’epoca dei fatti di causa, la creazione artistica ed intellettuale era tutelata in Germania dal Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(legge sui diritti d’autore e diritti analoghi), nella sua versione del 1965 (Bundesgesetzblatt 1965 I, pag. 1273, in pro(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze,
tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di
una pubblicazione di carattere ufficiale
della Corte di Giustizia. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado».
SOMMARIO
sieguo: l’«UrhG»). Tale testo distingueva tra la protezione delle opere di cittadini tedeschi e quella delle opere di cittadini stranieri.
4 Mentre i primi beneficiavano di una
protezione per tutte le opere, pubblicate e non, indipendentemente dal luogo
della loro prima pubblicazione (art.
120, n. 1, dell’UrhG), i secondi vi avevano diritto solo per le opere pubblicate in Germania per la prima volta o entro trenta giorni a decorrere dalla loro
prima pubblicazione (art. 121, n. 1, dell’UrhG).
5 Negli altri casi, gli autori stranieri
godevano della protezione riconosciuta
ai loro diritti dai trattati internazionali
(art. 121, n. 4, dell’UrhG).
6 La protezione dei diritti d’autore
concessa dalla normativa tedesca scade
70 anni dopo il 1° gennaio che segue la
morte dell’autore (artt. 64 e 69 dell’UrhG).
7 Nell’ordinamento italiano, ai sensi
dell’art. 25 della legge 22 aprile 1941, n.
633, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI 16 luglio 1941, n. 166) e
dell’art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 (GURI 16 agosto
1945, n. 98), il periodo di protezione dei
diritti d’autore è di 56 anni a decorrere
dalla morte dell’autore.
L’ordinamento internazionale
8 Il principale accordo internazionale
in materia di protezione dei diritti d’autore è costituito dalla convenzione di
Berna 19 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche
(Atto di Parigi del 24 luglio 1971), applicabile al caso di specie nella versione
risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»).
9 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della convenzione di Berna, la protezione si
estende per tutta la vita dell’autore e per
50 anni dopo la sua morte. Il n. 5 di tale
articolo precisa che il termine di 50 anni
si calcola a partire dal 1° gennaio successivo a tale morte. In forza del n. 6
dello stesso articolo, le parti contraenti
possono, tuttavia, pattuire una prote-
zione di durata più estesa.
10 L’art. 7, n. 8, della convenzione di
Berna istituisce un regime detto «di
equiparazione della durata di protezione». In base a tale disposizione, la durata della protezione sarà comunque
quella fissata dalla legge del paese in cui
essa viene richiesta. Ciononostante, la
durata della protezione non supera la
durata stabilita nel paese di origine dell’opera, salvo il caso in cui la normativa di tale paese disponga diversamente,
il che non avviene nella normativa tedesca.
11 Le limitazioni consentite dall’art.
7, n. 8, della convenzione di Berna sono
state confermate dall’art. 3, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio compreso nell’allegato 1 C all’accordo che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio, concluso a
nome della Comunità europea, per le
materie di sua competenza, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994,
94/800/CE, 22 dicembre 1994 (GU L
336, pag. 1). L’art. 9 di tale accordo prevede altresì che gli Stati firmatari si
conformano agli articoli da 1 a 21 della
convenzione di Berna (1971) e al suo allegato.
L’ordinamento comunitario
12 L’art, 6, primo comma, del Trattato CE, dispone quanto segue:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
La controversia oggetto della causa
principale e la questione pregiudiziale
13 La Ricordi possiede i diritti di rappresentazione relativi all’opera «La
Bohème» di Puccini, deceduto il 29 novembre 1924 (v. paragrafi 13 e segg. delle conclusioni presentate dall’avvocato
generale). Il Land Hessen gestisce lo
Staatstheater (teatro) di Wiesbaden
(Germania).
14 Nel corso delle stagioni 1993/1994
e 1994/1995, lo Staatstheater di Wiesbaden ha organizzato numerose rappresentazioni della detta opera senza il
consenso della Ricordi.
15 Quest’ultima ha fatto valere dinanzi ad un Landgericht (Germania) che,
alla luce del divieto di discriminazione
in base alla cittadinanza previsto dal
Trattato CE, le opere di Puccini sono
necessariamente protette in Germania
fino alla scadenza del periodo di 70 anni
previsto dal diritto tedesco, quindi fino
al 31 dicembre 1994.
16 Il Land Hessen ha sostenuto, al
contrario, che per l’opera «La Bohème»
vige il periodo di protezione, previsto
dal diritto italiano, di 56 anni, così che
i diritti d’autore relativi a tale opera sarebbero scaduti il 31 dicembre 1980.
17 Il Landgericht adito ha accolto il
ricorso della Ricordi. L’appello del
Land Hessen è rimasto senza successo.
Quest’ultimo ha altresì proposto il ricorso per «Revision».
18 Nell’ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof rileva che, poiché l’opera
«La Bohème», secondo le constatazioni
svolte, è stata pubblicata per la prima
volta in Italia e non in Germania, all’epoca dei fatti essa era protetta in Germania esclusivamente nei limiti previsti
dai trattati internazionali, conformemente all’art. 121, n. 4, dell’UrhG.
19 Pertanto, considerati l’art. 7, n. 8,
della convenzione di Berna ed il fatto
che il diritto tedesco non prevede disposizioni di deroga al principio secondo cui il periodo di protezione non superi quello fissato nel paese d’origine
dell’opera, il periodo di protezione in
Germania de «La Bohème» era limitato
alla durata della protezione prevista dal
diritto italiano e sarebbe quindi scaduto nel 1980.
20 Secondo il Bundesgerichtshof, l’esito della causa principale dipende dall’applicabilità a quest’ultima del divieto
di discriminazione in base alla cittadinanza previsto all’art. 6, primo comma,
del Trattato CE.
21 Al riguardo, il giudice del rinvio
formula perplessità in merito al problema del se il divieto di discriminazione
previsto all’art. 6, primo comma, del
Trattato CE, sia applicabile alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui
l’autore fosse già deceduto al momento
in cui è entrato in vigore il divieto comunitario di discriminazione in base
alla cittadinanza. Infatti, tale divieto si
applica tanto alla Repubblica federale di
Germania quanto alla Repubblica italiana a partire dal 1° gennaio 1958, men-
SOMMARIO
tre Puccini è deceduto nel 1924.
22 Pertanto, il Bundesgerichtshof ha
sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«se il divieto di discriminazione di cui
all’art. 12, primo comma, CE trovi applicazione nel caso in cui un autore
straniero fosse già deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato
nello Stato di cui era cittadino, quando,
in caso contrario, ne deriverebbe, in
base al diritto nazionale, un trattamento diverso, relativamente alla durata
della protezione, per le opere dell’autore straniero e di quelle di un autore nazionale parimenti deceduto prima dell’entrata in vigore del Trattato».
Sulla questione pregiudiziale
23 Con la sua questione, il giudice a
quo chiede sostanzialmente se il divieto
di discriminazione previsto all’art. 6,
primo comma, del Trattato CE, sia applicabile anche alla protezione di diritti
d’autore nel caso in cui l’autore fosse
deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino e, nel caso di soluzione affermativa, se esso osti a che il
periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato membro
alle opere di un autore cittadino di un
altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei
propri cittadini.
24 In via preliminare occorre rammentare che il diritto d’autore e i diritti connessi rientrano nella sfera di applicazione del Trattato a causa, in particolare, dei loro effetti sugli scambi
intracomunitari di beni e di servizi (v.,
in tal senso, sentenza 20 ottobre1993,
cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil
Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto
27).
25 Si deve poi rilevare come la circostanza che l’autore fosse deceduto al
momento dell’entrata in vigore del
Trattato CEE nello Stato membro di
cui era cittadino non osta all’applicazione dell’art. 6, primo comma, del
Trattato CE.
26 Infatti, un diritto d’autore può essere fatto valere non solo dall’autore,
ma anche dai suoi aventi causa (v. sen-
tenza Phil Collins e a., citata, punto 35).
Ora, è pacifico che il diritto d’autore di
cui trattasi nel caso di specie produceva
i suoi effetti in capo agli aventi causa di
Giacomo Puccini al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE (v. sentenza 29 gennaio 2002, causa C-162/00,
Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I0000, punti 49 e 50).
27 Occorre infine esaminare se la disparità di trattamento, riconducibile alle
disposizioni dell’UrhG, tra autori tedeschi ed autori stranieri di cui trattasi
nella causa principale, sia in contrasto
con il diritto comunitario.
28 Il Land Hessen sostiene che tale
disparità di trattamento deriva dalle differenze esistenti tra le normative degli
Stati membri.
29 Esso fa valere che l’equiparazione
della durata di protezione prevista all’art. 7, n. 8, della convenzione di Berna non assume come criterio la cittadinanza, bensì il paese d’origine. Il periodo di protezione sarebbe fissato da
ciascuno Stato membro, che sarebbe
sempre libero di prolungare il periodo
di protezione applicabile in base alla sua
normativa e quindi, mediante la detta
disposizione, quello applicabile ai suoi
cittadini che soggiornano all’estero.
Pertanto, la situazione giuridica nazionale costituirebbe un criterio di differenziazione non arbitrario, bensì oggettivo. La durata della protezione avrebbe un rapporto solo indiretto con la
cittadinanza dell’autore.
30 Questa interpretazione non può
essere accolta.
31 Se è pacifico che l’art. 6, primo
comma, del Trattato CE non contempla
le eventuali disparità di trattamento e le
distorsioni che possono derivare, per le
persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati
membri, dal momento che ciascuna di
dette legislazioni si applica a chiunque
sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla cittadinanza, esso vieta «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
Di conseguenza, la detta disposizione
obbliga ciascuno Stato membro a garantire una completa parità di trattamento tra i suoi cittadini ed i cittadini
di altri Stati membri che si trovino in
una situazione disciplinata dal diritto
comunitario (v., in tal senso, sentenza
Phil Collins e a., citata, punti 30 e 32).
32 È giocoforza constatare che gli
artt. 120, n. 1, e 121,n. 1, dell’UrhG
operano una discriminazione diretta in
base alla cittadinanza.
33 Inoltre, poiché l’art. 7, n. 8, della
convenzione di Berna autorizza la Repubblica federale di Germania ad estendere ai diritti di un autore straniero il
periodo di protezione di 70 anni previsto dal diritto tedesco, il meccanismo di
equiparazione della durata di protezione previsto dalla detta disposizione non
può giustificare la disparità di trattamento in materia di periodi di protezione instaurata dalle citate disposizioni dell’UrhG tra i diritti di un autore
tedesco e i diritti di un autore cittadino
di un altro Stato membro.
34 Alla luce delle considerazioni che
precedono, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che il divieto di discriminazione sancito dall’art.
6, primo comma, del Trattato CE è applicabile anche alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui l’autore fosse
deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino e che esso osta
a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato
membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle
opere dei propri cittadini.
35
(...) Sulle spese
Dispositivo
Il divieto di discriminazione sancito
dall’art. 6, primo comma, del Trattato
CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 12, primo comma, CE) è applicabile anche alla protezione dei diritti
d’autore nel caso in cui l’autore fosse
deceduto al momento dell’entrata in
vigore del Trattato CEE nello Stato
membro di cui era cittadino. Esso osta
a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato
membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto
alle opere dei propri cittadini.
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)
SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
25 giugno 2002
nel procedimento C-66/00 (domanda
di pronuncia pregiudiziale sottoposta
dal Tribunale di Parma): Dante Bigi,
con l’intervento di Consorzio del
Formaggio Parmigiano Reggiano
(Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Art. 13 Regime derogatorio - Ambito di applicazione)
(Lingua processuale: l’italiano)
1 Con ordinanza 21 febbraio 2000,
pervenuta alla Corte il successivo 28
febbraio, il Tribunale di Parma ha proposto, ai sensi dell’art. 234 CE, sette
questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio
1992, n. 2081, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli ed alimentari (GU L 208, pag.
1), come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n.
535 (GU L 83, pag. 3; in prosieguo: il
«regolamento n. 2081/92»).
2 Tali questioni sono state sollevate
nell’ambito di un procedimento penale
promosso a carico del sig. Bigi, su denuncia del Consorzio del Formaggio
Parmigiano Reggiano (in prosieguo: il
«Consorzio»), per violazione della normativa italiana concernente la frode nell’esercizio del commercio, la vendita di
prodotti con marchi o segni mendaci
nonché l’uso di denominazioni d’origine protetta (in prosieguo: le «DOP»).
(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze,
tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di
una pubblicazione di carattere ufficiale
della Corte di Giustizia. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado».
Contesto normativo
3 Il regolamento n. 2081/92 istituisce
una protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari.
essenziali dei prodotti usata sulla
confezione o sull’imballaggio, nella
pubblicità o sui documenti relativi ai
prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti
che possono indurre in errore sull’origine;
4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92:
«Le denominazioni divenute generiche
non possono essere registrate.
Ai fini del presente regolamento, si intende per denominazione divenuta generica il nome di un prodotto agricolo
o alimentare che, pur collegato col
nome del luogo o della regione in cui il
prodotto agricolo o alimentare è stato
inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare.
(...)».
5 L’art. 4, n. 1, di questo stesso regolamento prevede che, «[p]er beneficiare
di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare». Il n.
2 del medesimo articolo elenca gli elementi che il disciplinare deve imprescindibilmente contenere.
6 All’art. 13, nn. 1 e 2, il regolamento
n. 2081/92 così dispone:
«1. Le denominazioni registrate sono
tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione
registrata per prodotti che non sono
oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in
cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la
reputazione della denominazione
protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o
evocazione, anche se l’origine vera
del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione
o è accompagnata da espressioni
quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza,
all’origine, alla natura o alle qualità
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera
origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto
agricolo o alimentare che è considerata
generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o
alimentare appropriato non è contrario
al primo comma, lettera a) o b).
2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e
b), gli Stati membri possono lasciare in
vigore i sistemi nazionali che consentono l’impiego delle denominazioni registrate in virtù dell’articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della
registrazione, sempreché:
— i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni
prima della data di pubblicazione del
presente regolamento,
— le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in
questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante
il periodo di cui al primo trattino,
— dalle etichette risulti chiaramente la
vera origine dei prodotti.
Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno
Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate».
7 Oltre alla normale procedura di registrazione di cui ai suoi artt. 5-7, il regolamento n. 2081/92 prevede pure una
procedura transitoria semplificata, illustrata dall’art. 17, che permette di registrare le denominazioni d’origine già
protette dal diritto nazionale.
SOMMARIO
8 L’art. 17 del regolamento n. 2081/92
così dispone:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore
del presente regolamento, gli Stati
membri comunicano alla Commissione
quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri
in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far
registrare a norma del presente regolamento (...).
2. La Commissione registra, secondo la
procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1
conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7
non si applica. Tuttavia non vengono
registrate le denominazioni generiche.
3. Gli Stati membri possono mantenere
la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del
paragrafo 1 sino alla data in cui viene
presa una decisione in merito alla registrazione».
prodotto dalla Castelli, confezionato
con la detta etichetta recante il nome
«parmesan» e destinato all’esportazione
in altri Stati membri, veniva sequestrato presso uno spedizioniere con sede in
Parma. Il sequestro avveniva in seguito
a denuncia del Consorzio, ente che raggruppa i produttori del formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano»,
il quale si è costituito parte civile nel
procedimento penale promosso a carico
del sig. Bigi dinanzi al Tribunale di Parma.
12 Al sig. Bigi vengono contestati i
reati di frode nell’esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni atti a indurre in inganno gli acquirenti, in quanto egli ha prodotto e commercializzato con tali
modalità il detto formaggio. Al sig. Bigi
viene contestato pure d’aver contravvenuto al divieto di usare denominazioni
d’origine o tipiche riconosciute, alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte, anche indirettamente, di termini rettificativi come
«tipo», «uso», «gusto» o simili.
9 Nel contesto di questa procedura
semplificata la Repubblica italiana ha
comunicato alla Commissione di voler
far registrare, fra le altre, la denominazione «Parmigiano Reggiano». La
Commissione ha proceduto a tale registrazione includendo detta denominazione tra le DOP di cui all’allegato del
regolamento (CE) della Commissione
12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel
quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU
L 148, pag. 1).
13 In sua difesa il sig. Bigi invoca il
disposto dell’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 e sostiene che la Repubblica italiana non ha il diritto di vietare ai produttori aventi sede in Italia la
fabbricazione di un formaggio non
conforme alla DOP «Parmigiano Reggiano», qualora tale formaggio sia destinato ad essere esportato e commercializzato in altri Stati membri.
Causa principale
Questioni pregiudiziali
10 L’impresa Nuova Castelli SpA (in
prosieguo: la «Castelli»), di cui il sig.
Bigi è il rappresentante legale, produce
in Italia parecchi tipi di formaggio. Oltre ad un formaggio che rispetta il disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», essa produce, già da molto tempo, un formaggio grattugiato, essiccato,
pastorizzato e in polvere, preparato con
una miscela di vari tipi di formaggi di
diversa provenienza, che non rispetta il
detto disciplinare e la cui vendita è perciò vietata in Italia. Questo secondo
tipo di formaggio, venduto con un’etichetta che mette in evidenza il nome
«parmesan», è commercializzato esclusivamente al di fuori dell’Italia, in particolare in Francia.
11 L’11 novembre 1999 un quantitativo di questo secondo tipo di formaggio
14 Nutrendo dubbi circa la corretta
interpretazione del diritto comunitario
applicabile in materia, il Tribunale di
Parma ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 13 par. 2 del regolamento
[CEE] n. 2081/92 (come modificato
dall’art. 1 del regolamento [CE] n.
535/97) debba essere interpretato nel
senso che non occorre alcun provvedimento ufficiale, di carattere normativo
od amministrativo, da parte dello Stato
membro interessato, per consentire
l’impiego sul suo territorio di denominazioni confondibili con quelle registrate ai sensi dell’art. 17 del regolamento [CEE] n. 2081/92.
2) Se, pertanto, per consentire l’impiego delle denominazioni di cui sopra nel
territorio dello Stato membro considerato sia sufficiente l’assenza di opposizione a tale impiego da parte dello Stato membro medesimo.
3) Se l’assenza di opposizione da parte
dello Stato membro nel cui territorio si
verifica l’impiego della denominazione
confondibile con quella registrata ai
sensi dell’art. 17 del regolamento [CEE]
n. 2081/92 legittimi l’utilizzo della predetta denominazione da parte di una
impresa che abbia sede nelterritorio del
Paese membro in cui la registrazione è
avvenuta, qualora essa provveda ad utilizzare la denominazione confondibile
unicamente per prodotti destinati ad essere venduti al di fuori del Paese di registrazione e soltanto all’interno del
territorio dello Stato membro che non
si è opposto all’impiego della denominazione medesima.
4) Se il termine di cinque anni di cui all’art. 13 par. 2 del regolamento [CEE]
n. 2081/92, per l’impiego riferito ad un
prodotto la cui denominazione sia stata
registrata il 12.06.1996 (cfr. regolamento [CE] n. 1107/96, citato), scada il
12.06.2001.
5) Se, pertanto, un’impresa con sede in
un Paese membro su richiesta del quale sia stata registrata una denominazione di origine protetta (DOP) in base all’art. 17 del regolamento [CEE] n.
2081/92, che abbia utilizzato una denominazione confondibile con quella registrata senza interruzione nei cinque
anni precedenti l’entrata in vigore del
predetto regolamento [CEE] n. 2081/92
(24 luglio 1993), abbia diritto di utilizzare la medesima denominazione per
contraddistinguere prodotti unicamente
destinati ad essere venduti al di fuori
dello Stato membro di registrazione, e
soltanto nel territorio di uno Stato
membro che non abbia fatto opposizione all’impiego di tale denominazione
nel predetto territorio.
6) In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra al punto 5, se l’impresa con sede nello Stato membro di registrazione della DOP possa legittimamente contraddistinguere i suoi
prodotti utilizzando la denominazione
confondibile con quella registrata fino
alla scadenza del quinto anno successivo alla data di registrazione della denominazione protetta (12.06.1996) vale a
SOMMARIO
dire, quindi, fino al 12.06.2001.
7) Se alla scadenza della data sopra indicata al punto 6) (12.06.2001) debba
considerarsi vietato l’impiego di ogni
denominazione confondibile con quella
registrata in tutti gli Stati membri, da
parte di qualsiasi operatore che non sia
espressamente legittimato all’utilizzo
della denominazione registrata ai sensi
del regolamento [CEE] n. 2081/92 più
volte citato».
Sulla ricevibilità della domanda di
pronuncia pregiudiziale
15 Il governo tedesco sostiene che la
domanda di pronuncia pregiudiziale è
irricevibile, poiché la risposta alle questioni proposte non sarebbe necessaria
ai fini della decisione della causa principale. La denominazione «parmesan»
utilizzata dal sig. Bigi costituirebbe, infatti, una denominazione generica e non
una DOP ai sensi del regolamento n.
2081/92.
16 La denominazione «parmesan» sarebbe generica in quanto divenuta ormai, in generale, una denominazione
designante da sola formaggio grattugiato o da grattugiare. «Parmesan» sarebbe così «divenuto (...) il nome comune
di un prodotto (...) alimentare» ai sensi
dell’art. 3, n. 1, del regolamento n.
2081/92. Il governo tedesco si riferisce
in particolare al paragrafo 35 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-317/95,
Canadane Cheese Trading e Kouri (ordinanza 8 agosto 1997, Racc. pag. I4681), concernente il carattere generico
della denominazione «formaggio parmigiano».
17 Ora, detto governo osserva che,
poiché è stata registrata unicamente la
denominazione «Parmigiano Reggiano», la protezione comunitaria si limita
ad essa e concerne soltanto l’esatta formulazione della denominazione registrata. Il governo tedesco aggiunge che,
ai sensi della giurisprudenza della Corte, la protezione di una denominazione
composta si estende anche ad ogni elemento di questa solo purché non si tratti di un nome generico o comune (sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol, Racc.
pag. I-3315, punto 37).
18 Si deve ricordare al riguardo che,
secondo una giurisprudenza costante,
nell’ambito della collaborazione tra la
Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al
giudice nazionale, cui è stata sottoposta
la controversia e che deve assumersi la
responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze della causa, sia la
necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la
propria sentenza, sia la rilevanza delle
questioni che propone alla Corte. Di
conseguenza, se le questioni sollevate
dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la
Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman,
Racc. pag. I-4921, punto 59).
19 Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte
può rifiutare di pronunciarsi su una
questione pregiudiziale sollevata da un
giudice nazionale solo qualora risulti
manifestamente che l’interpretazione
del diritto comunitario richiesta non ha
alcuna relazione con l’effettività o con
l’oggetto della causa principale oppure
qualora il problema sia di natura ipotetica oppure anche quando la Corte non
disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono
sottoposte (v., in particolare, sentenza
22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal
Satélite Digital, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 19).
20 Nel caso di specie, però, è tutt’altro che evidente che la denominazione
«parmesan» sia divenuta generica. Infatti, tranne il governo tedesco e, in certo qualmodo, quello austriaco, tutti i
governi che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento nonché la Commissione hanno fatto valere
che la denominazione francese «parmesan» costituisce la traduzione fedele
della DOP «Parmigiano Reggiano».
21 Alla luce di ciò, non può sostenersi che risulti manifestamente che le questioni sottoposte dal giudice del rinvio
integrano una delle ipotesi considerate
dalla giurisprudenza citata al preceden-
te punto 19. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
22 Le questioni pregiudiziali vertono
su taluni aspetti del regime derogatorio
istituito dall’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92.
23 Siccome i prodotti di cui è questione nella causa principale provengono dallo Stato membro che ha ottenuto
la registrazione della DOP (in prosieguo: lo «Stato della DOP») - DOP alla
quale essi non sono conformi e la cui
protezione ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92 è oggetto del contendere
-, occorre per prima cosa esaminare se
detto regime derogatorio possa trovare
applicazione con riferimento ai suddetti prodotti.
24 Si deve determinare, dunque, l’ambito di applicazione di questo regime
derogatorio. A tal fine occorre tener
conto non solo della lettera dell’art. 13,
n. 2, del regolamento n. 2081/92, ma
pure del suo scopo nel contesto generale del detto regolamento.
25 Secondo la sua formulazione letterale, l’art. 13, n. 2, del regolamento n.
2081/92 prevede un regime derogatorio
la cui attuazione dipende dalla volontà
dello Stato membro interessato di mantenere, sul proprio territorio e per un
periodo di tempo circoscritto, il suo
precedente sistema nazionale, e postula
il soddisfacimento di alcune condizioni,
e cioè - in sostanza - che l’impresa che
desideri avvalersi del detto regime derogatorio abbia legalmente immesso in
commercio i prodotti in questione utilizzando per un dato periodo di tempo
la denominazione intanto registrata e
che dalle etichette di tali prodotti risulti chiaramente la loro vera origine.
26 L’art. 13, n. 2, secondo comma, del
regolamento n. 2081/92 dispone, inoltre, che questa deroga non può condurre alla libera commercializzazione di
tali prodotti nel territorio di uno Stato
membro per il quale detta denominazione era vietata.
27 Così l’art. 13, n. 2, attua uno degli
scopi del regolamento n. 2081/92 cui
appartiene, cioè quello di non eliminare con effetto immediato la possibilità
SOMMARIO
di utilizzare denominazioni registrate
ex art. 17 di tale regolamento per designare prodotti non corrispondenti al
disciplinare della DOP di cui trattasi.
Come indica, infatti, il terzo ‘considerando del regolamento n. 535/97, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario prevedere un periodo di adattamento al fine di evitare di arrecare
pregiudizio ai produttori che utilizzano
tali denominazioni da parecchio tempo.
28 Tuttavia, come precisa proprio
questo ‘considerando, tale periodo
transitorio deve applicarsi esclusivamente alle denominazioni registrate in
virtù dell’art. 17 del detto regolamento,
vale a dire alle denominazioni registrate, come nel caso oggetto dellacausa
principale, secondo la procedura semplificata. Tale procedura presuppone, in
particolare, che la denominazione di cui
uno Stato membro chiede la registrazione sia giuridicamente protetta in detto Stato oppure sia sancita dall’uso negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione.
29 In altri termini, la procedura semplificata presuppone che, nel momento
in cui uno Stato membro richiede la registrazione di una denominazione come
DOP, i prodotti non conformi al disciplinare corrispondente a tale denominazione non possano essere legalmente
immessi in commercio nel suo territorio.
30 Ciò premesso, occorre interpretare
il regolamento n. 2081/92 nel senso che,
una volta che una denominazione è stata registrata come DOP, il regime derogatorio che l’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 prevede al fine di permettere, a certe condizioni ed entro
certi limiti, di continuare ad utilizzare
questa denominazione vale unicamente
per i prodotti non originari dello Stato
della DOP.
31 Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 71-79 delle sue conclusioni, questa interpretazione dell’art.
13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 è
conforme alle finalità di protezione dei
consumatori e di salvaguardia di una
concorrenza leale enunciati dal sesto e
dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 2081/92.
32 L’art. 13, n. 2, del regolamento n.
2081/92 dev’essere, dunque, interpretato nel senso che il regime derogatorio
istituito da questa norma non vale per i
prodotti originari dello Stato della
DOP, la cui protezione ai sensi dell’art.
13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del
regolamento n. 2081/92 è oggetto del
contendere e al cui disciplinare tali prodotti non sono conformi.
33 Di conseguenza, siccome il regime
derogatorio previsto dall’art. 13, n. 2,
del regolamento n. 2081/92 non vale
per prodotti come quelli oggetto della
causa principale, non occorre rispondere alle questioni proposte dal Tribunale
di Parma.
34 Ciò considerato, si deve rispondere al giudice del rinvio dichiarando che
l’art. 13, n. 2, del regolamento n.
2081/92 dev’essere interpretato nel senso che il regime derogatorio istituito da
questa norma non vale per i prodotti
originari dello Stato della DOP, la cui
protezione ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92 è oggetto del contendere
e al cui disciplinare tali prodotti non
sono conformi.
GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Seconda Sezione)
5 giugno 2002
nella causa T-198/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) 29 maggio 2000 (procedimento R 391/1999-3)): Hershey Foods
Corporation contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Marchio figurativo chiamato Kiss device with plume - Principio del contraddittorio Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94
- Registrazione precedente del marchio
in taluni Stati membri)
(Lingua del procedimento: inglese)
Antefatti della controversia
35
(...) Sulle spese
Dispositivo
L’art. 13, n. 2, del regolamento (CEE)
del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed
alimentari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo
1997, n. 535, dev’essere interpretato
nel senso che il regime derogatorio
istituito da questa norma non vale per
i prodotti originari dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione
della denominazione di origine protetta, la cui protezione ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e
b), del regolamento n. 2081/92, così
modificato, è oggetto del contendere e
al cui disciplinare tali prodotti non
sono conformi.
1 Il 24 dicembre 1997 la ricorrente ha
presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio») una domanda di marchio comunitario in forza del regolamento (CE) del
Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94,
sul marchio comunitario (GU 1994, L
11, pag. 1), come modificato.
2 Il marchio figurativo di cui si chiede la registrazione è il seguente.
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della
pronunzia, con lo scopo di informarne
i lettori. Non si tratta, dunque, di una
pubblicazione di carattere ufficiale dellTribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
SOMMARIO
3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 5 e 30 ai sensi dell’accordo di Nizza
15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei
marchi, come riveduto e modificato.
4 Con comunicazione 21 gennaio
1999, l’esaminatore ha informato la ricorrente del fatto che il segno oggetto
della domanda non pareva idoneo alla
registrazione, in quanto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94, in relazione ai prodotti della classe 30 dell’accordo di Nizza menzionati nella domanda di marchio.
5 Con decisione 12 maggio 1999, l’esaminatore ha respinto in parte la domanda ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 40/94 per tutti i prodotti della classe 30 dell’accordo di Nizza per i
motivi riportati nella sua comunicazione 21 gennaio 1999.
6 Il 12 luglio 1999 la ricorrente ha
presentato all’Ufficio, ai sensi dell’art.
59 del regolamento n. 40/94, un ricorso
avverso la decisione dell’esaminatore
recante rigetto parziale della domanda
di marchio di cui trattasi.
7 Con decisione 29 maggio 2000 (in
prosieguo: la «decisione impugnata»),
notificata alla ricorrente il 31 maggio
2000, la terza commissione di ricorso ha
confermato parzialmente il rigetto dell’esaminatore perché il segno in esame
era privo di carattere distintivo ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per la maggior parte dei
prodotti rientranti nella classe 30 dell’accordo di Nizza per i quali era stata
richiesta la registrazione, ed ha annullato la detta decisione dell’esaminatore
per taluni altri prodotti rientranti nella
stessa classe.
8 In sostanza, la commissione di ricorso ha constatato che il segno oggetto della domanda di marchio rappresenta la forma di un dolciume confezionato in un foglio di alluminio che il
richiedente ha descritto come un «kiss
device with plume». La commissione di
ricorso ha concluso che un segno siffatto sarebbe percepito dai consumatori
come una confezione ordinaria e corrente per i dolciumi di questo tipo compresi nella classe 30 (punto 19 della decisione impugnata). Per il resto, il ricorso è stato rinviato all’esaminatore in
merito alla prova dell’acquisizione del
carattere distintivo del marchio richiesto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (punto 2 del dispositivo della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— riformare la decisione impugnata nel
senso di annullare la decisione dell’esaminatore recante il rifiuto di registrare il marchio richiesto ed ordinare la registrazione di tale marchio
per i prodotti menzionati della domanda di marchio.
10 L’Ufficio chiede che il Tribunale
voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
11 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi, il primo
attinente alla violazione dell’art. 73 del
regolamento n. 40/94 ed il secondo attinente alla violazione del regolamento
n. 40/94 per non avere accordato sufficiente importanza alle precedenti registrazioni nazionali.
Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 73 del regolamento n.
40/94
Argomenti delle parti
12 La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto è fondata su motivazioni e prove rispetto alle
quali essa non ha potuto presentare deduzioni, vale a dire i quattro punti che
seguono.
13 In primo luogo, la terza commissione di ricorso ha considerato rilevanti i termini «kiss device with plume»
iscritti nello spazio riservato alla rappresentazione di un marchio denominativo nel formulario della domanda di
marchio comunitario, sebbene la ricorrente avesse chiesto la registrazione di
un marchio figurativo. Tuttavia, tali termini sarebbero stati iscritti per errore
nel detto formulario e non corrisponderebbero alla descrizione del segno richiesto. Essi dovrebbero quindi essere
ignorati. Se la ricorrente fosse stata invitata a commentare tale punto, essa
avrebbe potuto chiarirlo.
14 In secondo luogo, la ricorrente fa
valere di non essere stata invitata a pre-
sentare osservazioni sulle definizioni
della parola «kiss» riportate nei dizionari di lingua inglese «Webster’s Ninth
New Collegiate Dictionary» e «The
New Shorter OxfordEnglish Dictionary», in particolare sulla validità e la
rilevanza di tali definizioni nel caso di
specie.
15 In terzo luogo, la ricorrente ritiene
di non avere avuto la possibilità di pronunciarsi sull’affermazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio di cui trattasi rappresenta la forma
di un dolciume comunemente chiamato
«kiss» (punto 13 della decisione impugnata). Essa sostiene che non esistono
prodotti di confetteria comunemente
chiamati in tal modo.
16 In quarto luogo, la ricorrente critica la considerazione della commissione
di ricorso secondo cui il marchio grafico sarebbe percepito dal pubblico interessato come una forma ordinaria e
usuale di dolciumi confezionati in fogli
di alluminio, come quelli oggetto della
domanda di marchio comunitario di cui
trattasi, rientranti nella classe 30 dell’accordo di Nizza (punto 19 della decisione impugnata). Poiché tale considerazione deriva da un’interpretazione
errata del termine «kiss» che figura nei
dizionari, la ricorrente non ha avuto la
possibilità di far valere il suo punto di
vista. Infine, la ricorrente sostiene di
non condividere che il marchio di cui
trattasi rappresenti la forma di un
«kiss» confezionato in un foglio di alluminio e di non aver potuto esprimersi neanche su tale punto.
17 L’Ufficio fa valere che la terza
commissione di ricorso non ha violato
l’art. 73 del regolamento n. 40/94, in
quanto essa non aveva alcun obbligo di
dare alla ricorrente la possibilità di presentare deduzioni sulla rilevanza dei
termini «kiss device with plume» o sulla validità delle definizioni del termine
«kiss» che figurano nei dizionari.
18 A suo avviso, il segno di cui trattasi è privo di carattere distintivo, in
quanto rappresenta semplicemente il disegno di una forma ordinaria di dolciume confezionato in un foglio di alluminio.
Giudizio del Tribunale
19 Ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’Ufficio devono essere fondate esclusivamente su
motivi in ordine ai quali le parti hanno
potuto presentare le proprie deduzioni.
SOMMARIO
20 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della ricorrente secondo
cui essa non ha potuto presentare le sue
deduzioni in merito alla rilevanza dei
termini «kiss device with plume», che
asserisce di avere iscritto per errore nello spazio riservato alla rappresentazione del marchio denominativo nel formulario di domanda di marchio, occorre rilevare che la decisione della
commissione di ricorso è basata su elementi riportati nel fascicolo della domanda di marchio noti alla ricorrente.
Al momento dell’analisi del fascicolo, la
commissione di ricorso poteva ricorrere a tutte le espressioni incluse nel formulario della domanda di marchio, senza dare previamente la possibilità alla
ricorrente di presentare deduzioni su
queste ultime.La commissione di ricorso non aveva l’obbligo di invitare la ricorrente a pronunciarsi sui termini
«kiss device with plume», iscritti nel
formulario dalla stessa ricorrente, dato
che tali termini non si presentano come
un errore evidente da parte del richiedente il marchio.
21 Di conseguenza, la presa in considerazione, da parte della commissione
di ricorso, dei termini «kiss device with
plume» iscritti nel formulario non ha
violato l’art. 73 del regolamento n.
40/94.
22 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere invitata a presentare deduzioni sulle definizioni del termine «kiss» presenti nei dizionari impiegati dalla commissione di
ricorso, in particolare sulla validità e la
rilevanza di tali definizioni nel caso di
specie.
23 Al riguardo, tanto nella sua lettera
21 gennaio 1999, quanto nella decisione
12 maggio 1999, recante rigetto della
domanda, l’esaminatore ha considerato
che il marchio era privo di carattere distintivo in quanto consisteva nella normale rappresentazione di un «kiss». Per
verificare se tale valutazione fosse corretta, la commissione di ricorso ha dovuto esaminare il significato di tale termine. Con l’ausilio di dizionari, essa ha
potuto constatare che tale termine può
designare la forma di taluni prodotti per
i quali il marchio è stato richiesto. Ciò
le ha consentito di confermare la valutazione dell’esaminatore secondo cui il
marchio rappresentava una delle forme
normali di un prodotto del genere. Pertanto, il riferimento alle definizioni del
termine «kiss» contenuto nei dizionari
rappresenta un elemento rilevante del
ragionamento svolto dalla commissione
di ricorso.
24 Di conseguenza, l’impiego, da parte della commissione di ricorso, delle
definizioni contenute nei dizionari destinate a chiarire il significato del termine «kiss» non può essere considerato
un motivo ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, sul quale la ricorrente avrebbe dovuto poter presentare deduzioni. Pertanto, il riferimento, nella
decisione impugnata, alle definizioni
del termine «kiss» contenute nei dizionari, non ha violato la detta disposizione.
25 In ogni caso, le commissioni di ricorso devono poter basare le loro decisioni su argomenti non dibattuti dinanzi all’esaminatore, a condizione che la
parte interessata abbia potuto presentare le sue deduzioni sui fatti che incidono sull’applicazione della disposizione
legale di cui trattasi. Conformemente al
principio della continuità funzionale tra
l’esaminatore e le commissioni di ricorso, queste ultime possono riprendere in
esame la domanda senza essere in ciò limitate dal ragionamento dell’esaminatore [v., in tal senso, la sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T122/99, Procter & Gamble/UAMI
(forma di un sapone), Racc. pag. II-265,
punto 27].
26 In terzo e quarto luogo, la ricorrente fa valere il fatto di non avere avuto la possibilità di pronunciarsi sulle affermazioni della commissione di ricorso secondo cui il marchio di cui trattasi
rappresenta la forma di un dolciume comunementedenominato «kiss» ed il
marchio sarebbe percepito dal pubblico
interessato come una forma ordinaria
ed usuale di dolciumi confezionati in
fogli di alluminio.
27 Occorre al riguardo constatare che
la decisione dell’esaminatore 12 maggio
1999 aveva già affermato che il marchio
consiste esclusivamente nell’ordinaria
rappresentazione di un «kiss» («the trade mark simply consists of the ordinary
representation of a kiss») e che è nota
la circostanza che i «kisses» sono di forma arrotondata ed avvolti in carta o fogli di alluminio come quelli rappresentati nel marchio di cui sopra («it is commonplace that kisses are round-shaped
and wrapped in paper or foil as represented in the above mark»). Pertanto, la
motivazione della decisione dell’esaminatore ha consentito alla ricorrente di
conoscere i motivi del rigetto della sua
domanda di registrazione come marchio comunitario e di contestare efficacemente tale decisione dinanzi alla
commissione di ricorso [v., in tal senso,
sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001,
causa T-135/99 Taurus-Film/UAMI
(Cine Action) Racc. pag. II-379, punto
35, e causa T-136/99 TaurusFilm/UAMI (Cine Comedy) Racc. pag.
II-397, punto 35], come dimostrato dalla motivazione del suo ricorso dinanzi
alla terza commissione di ricorso. Ne
deriva che la ricorrente conosceva, in
sostanza, gli argomenti impiegati dalla
commissione di ricorso per confermare
il rigetto della domanda di marchio ed
ha quindi avuto la possibilità di esprimersi in merito.
28 Di conseguenza, la commissione di
ricorso non ha violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94 non avendo invitato la ricorrente a presentare le sue deduzioni sui problemi prospettati sopra,
poiché la commissione di ricorso non
ha fondato la sua decisione su motivazioni nuove rispetto alla decisione dell’esaminatore, sulle quali la ricorrente
non avrebbe potuto prendere posizione. Considerato quanto precede, il primo motivo fatto valere dalla ricorrente
deve essere respinto.
Sul secondo motivo, attinente alla
violazione del regolamento n. 40/94
per non avere accordato sufficiente
importanza alle precedenti
registrazioni nazionali ed all’esame
d’ufficio del rispetto dell’obbligo di
motivazione su quest’ultimo punto
Argomenti delle parti
29 Secondo la ricorrente, non tenendo
sufficientemente conto dell’esistenza
dei marchi registrati in Francia, in Irlanda, nel Benelux in Spagna e in Grecia, marchi identici al segno di cui trattasi nella domanda di marchio in esame,
la commissione di ricorso ha violato il
regolamento n. 40/94 al punto 22 della
decisione impugnata.
30 La ricorrente rammenta che, ai
sensi del sedicesimo ‘considerando del
regolamento n. 40/94, va evitato che
siano rese sentenze contraddittorie in
seguito ad azioni in cui siano implicate
le stesse parti e che si svolgano per gli
stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli. Inoltre, la ricorrente sostiene che da
tale ‘considerando discende necessariamente che le disposizione del regolamento n. 40/94 devono essere interpretate come quelle dellaprima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
SOMMARIO
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989 L 40
pag. 1). L’Ufficio avrebbe quindi dovuto prendere in considerazione le decisioni degli uffici nazionali degli Stati
membri relative a segni identici ed allontanarsene solo se esse sono palesemente erronee.
31 L’Ufficio ritiene che il motivo fatto valere dalla ricorrente derivi da una
cattiva comprensione, da un lato, dei
collegamenti esistenti tra il sistema dei
marchi comunitari e il sistema dei marchi nazionali degli Stati membri, e, dall’altro, della formulazione del sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n.
40/94.
Giudizio del Tribunale
32 Occorre ricordare che il marchio
comunitario ha lo scopo, ai sensi del
primo ‘considerando del regolamento
n. 40/94, di consentire alle imprese «di
contraddistinguere i rispettivi prodotti
o servizi in modo identico in tutta la
Comunità, superando le barriere nazionali». Di conseguenza, le registrazioni
effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri, o anche in paesi terzi, rappresentano elementi non determinanti per l’analisi degli impedimenti
assoluti previsti dall’art. 7 del regolamento n. 40/94 nel contesto di una domanda di registrazione di un marchio
comunitario (v., in tal senso, sentenza
«forma di un sapone», citata, punti 60 e
61). Si deve infatti osservare che, in forza del carattere unitario del marchio comunitario, il regime comunitario dei
marchi rappresenta un sistema giuridico autonomo, che persegue obiettivi ad
esso specifici, e la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre
2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag.
II-3829, punto 47]. Di conseguenza, il
carattere registrabile di un segno come
marchio comunitario deve essere misurato solo sulla base della pertinente normativa comunitaria. Ne consegue che le
registrazioni nazionali di marchi rappresentano elementi che non vincolano
l’Ufficio. Ciononostante, tali registrazioni nazionali possono essere presi in
considerazione in sede di esame degli
impedimenti assoluti alla registrazione.
33 A tal riguardo, l’incidenza che le
registrazioni nazionali possono avere
sulla valutazione del carattere registrabile di un marchio richiesto rispetto agli
impedimenti previsti dall’art. 7 del regolamento n. 40/94 dipende dalle concrete circostanze di specie.
34 Nel caso di specie, la ricorrente ha
attirato l’attenzione della commissione
di ricorso in particolare sulla registrazione effettuata in Irlanda, facendo valere che i criteri per la registrazione dei
marchi in tale Stato membro erano più
restrittivi, prima della trasposizione
della direttiva 89/104, di quelli applicabili nell’ambito del regolamento n.
40/94. Tuttavia, la ricorrente non ha
provato le sue affermazioni presentando indicazioni precise sul contenuto del
diritto irlandese. Inoltre, le informazioni da essa fornite in merito alla registrazione del marchio in Irlanda non
consentono neanche di determinare con
certezza che l’uso del segno non è statopreso in considerazione al momento
della valutazione del carattere distintivo
di quest’ultimo da parte delle autorità
nazionali. Non sono più precisi gli elementi forniti dalla ricorrente in merito
alle altre registrazioni nazionali del
marchio comunitario richiesto.
35 Pertanto, non si può rimproverare
alla commissione di ricorso di avere
ignorato il valore da attribuire alle registrazioni nazionali fatte valere dalla ricorrente.
36 Per quanto riguarda poi il problema della motivazione della decisione
impugnata su tale punto, problema rilevato in udienza e che spetta al Tribunale esaminare d’ufficio nel caso di specie,
si deve constatare che la commissione di
ricorso ha affermato, nella decisione
impugnata, di aver tenuto conto delle
precedenti registrazioni nazionali fatte
valere dalla ricorrente (punti 21 e 22
della decisione impugnata). Ora, non si
può rimproverare alla commissione di
ricorso di avere motivato succintamente la decisione impugnata sul punto, in
quanto la ricorrente non ha fornito elementi precisi sulle registrazioni nazionali che avrebbero avuto bisogno di un
esame approfondito da parte della commissione di ricorso prima di poter essere esclusi. Ne consegue che l’Ufficio
non ha violato l’obbligo di motivazione
previsto all’art. 73 del regolamento n.
40/94.
37 L’argomento della ricorrente relativo all’inadempimento, da parte dell’Ufficio, dell’obbligo, previsto dal sedicesimo ‘considerando del regolamento n.
40/94, di evitare che siano rese sentenze contraddittorie, non può essere accolto. Infatti, come rilevato dall’Ufficio,
il sedicesimo ‘considerando del regolamento n. 40/94 è diretto sostanzialmente ad evitare sentenze contraddittorie
tra i tribunali nazionali, a causa tanto di
norme procedurali nazionali, quanto di
disposizioni ispirate a norme in materia
di litispendenza e connessione della
Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale
e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (versione consolidata, GU 1998 C 27, pag. 1). Tale considerando non fa invece riferimento alle
decisioni amministrative adottate dall’Ufficio e dagli uffici nazionali degli
Stati membri.
38 Infine, il fatto che, in linea di principio, le disposizioni parallele della direttiva 89/104 e del regolamento n.
40/94 debbano essere interpretate nello
stesso modo non modifica affatto la valutazione sopra riportata.
39 Da quanto precede risulta che il
motivo in esame deve essere respinto.
40 Occorre concludere che il ricorso
deve essere respinto.
41
(...) Sulle spese
Dispositivo
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La ricorrente è condannata alle
spese.
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Quarta Sezione)
13 giugno 2002
nella causa T-232/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione del 26 giugno 2000 (procedimento R
181/1999-3) della terza commissione di
ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come rettificata con corrigendum del 6 luglio 2000): Chef Revival USA Inc. contro Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Procedimento
di opposizione - Mancata presentazione
di prove nella lingua della procedura di
opposizione - Regola 18, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95
(Lingua del procedimento: inglese)
Ambito normativo
1 L’art. 42, nn. 1 e 3, del regolamento
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40/94, sul marchio comunitario (GU
1994, L 11, pag. 1), come modificato,
stabilisce:
«1. Nel termine di tre mesi a decorrere
dalla pubblicazione della domanda di
marchio comunitario, può essere fatta
opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma
dell’articolo 8 (...).
3. L’opposizione deve essere redatta per
iscritto e motivata. Essa si considera
presentata soltanto dopo il pagamento
della tassa d’opposizione. Entro un termine imposto dall’Ufficio, l’opponente
può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione».
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della
pronunzia, con lo scopo di informarne
i lettori. Non si tratta, dunque, di una
pubblicazione di carattere ufficiale dellTribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
2 Gli artt. 73 e 74 del regolamento n.
40/94 sono così formulati:
d’appoggio.
«Articolo 73
Motivazione delle decisioni
2. Se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l’atto
di opposizione è corredato, in linea di
principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato
di registrazione. (...)
Le decisioni dell’Ufficio sono motivate.
Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le
parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
Articolo 74
Esame d’ufficio dei fatti
1. Nel corso della procedura l’Ufficio
procede d’ufficio all’esame dei fatti.
Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione,
l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.
2. L’Ufficio può non tener conto dei
fatti che le parti non hanno invocato o
delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».
3 Le regole 15-18, 20, 71 e 96 del regolamento (CE) della Commissione 13
dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n.
40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo:
il «regolamento di esecuzione»), sono
così formulate:
«Regola 15
Contenuto dell’atto di opposizione
1. (...)
2. L’atto di opposizione deve contenere:
a) riguardo alla domanda contro cui
viene proposta opposizione (...);
b) riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione (...);
3. Le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti d’appoggio di cui al paragrafo 1 nonché le
prove di cui al paragrafo 2 possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all’atto di opposizione o
immediatamente dopo, entro un termine successivo all’avvio della procedura
di opposizione, stabilita dall’Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2.
Regola 17
Uso delle lingue nella procedura di opposizione
1. Se l’atto di opposizione non è redatto nella lingua della domanda di registrazione del marchio comunitario,
quando tale lingua è una delle lingue
dell’Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda,
l’opponente deve fornire una traduzione dell’atto di opposizione in una di tali
lingue, entro un mese dalla scadenza del
termine per l’opposizione.
2. Se le prove a sostegno dell’opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1
e 2, non sono presentate nella lingua
della procedura d’opposizione, l’opponente deve fornire una traduzione in
tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione o,
eventualmente, entro il termine stabilito dall’Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3.
c) riguardo all’opponente (...);
(...)
d) l’indicazione dei motivi su cui si fonda l’opposizione.
Regola 18
Rigetto dell’opposizione per inammissibilità
(...)
Regola 16
Fatti, prove ed osservazioni a sostegno
dell’opposizione
1. L’atto di opposizione può contenere
indicazioni relative ai fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione
stessa, corredate dei relativi documenti
1. Se accerta che l’opposizione non è
conforme all’art. 42 del regolamento [n.
40/94], o che l’atto di opposizione non
indica chiaramente contro quale domanda l’opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l’opposizione viene proposta, l’Ufficio la respinge in
quanto inammissibile, sempreché le ir-
SOMMARIO
regolarità non siano state sanate, entro
la scadenza del termine di opposizione.
Se la tassa di opposizione non è stata
pagata entro il termine di opposizione,
l’opposizione si considera non proposta. Se è stata pagata dopo la scadenza
del termine per l’opposizione, la tassa
d’opposizione viene restituita alla parte
opponente.
2. Se accerta che l’opposizione non è
conforme ad altre disposizioni del regolamento [n. 40/94] o delle presenti
regole, l’Ufficio ne dà comunicazione
all’opponente, invitandolo a sanare le
irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine,
l’Ufficio respinge l’opposizione in
quanto inammissibile.
(...)
Regola 20
Esame dell’opposizione
2. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere utilizzati nelle procedure dinanzi all’Ufficio possono essere
forniti in qualsiasi lingua ufficiale della
Comunità europea. Se la lingua in cui
tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l’Ufficio può chiedere
che entro un termine da esso indicato
ne venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della
parte della procedura, in una delle lingue dell’Ufficio».
Antefatti della controversia
4 Il 1° aprile 1996 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo:
l’«UAMI»).
5 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un marchio figurativo
composto dal vocabolo Chef e da diversi elementi grafici.
8 Il 1° settembre 1997 la domanda è
stata pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari.
9 Il 27 ottobre 1997 il sig. J. Massagué
Marín (in prosieguo: l’«opponente») ha
depositato, in lingua spagnola, un atto
di opposizione ai sensi dell’art. 42 del
regolamento n. 40/94.
10 L’opposizione era basata su un
marchio registrato precedentemente in
Spagna. Si tratta di un marchio figurativo composto dal vocabolo Chef in
stampatello e da altri elementi grafici. I
prodotti designati da tale marchio rientrano nella classe 25 dell’accordo di
Nizza e corrispondono alla seguente
descrizione: «articoli di abbigliamento
confezionati, non compresi in altre classi».
11 l’11 novembre 1997 l’opponente ha
presentato una traduzione inglese dell’atto di opposizione; l’inglese è così divenuta la lingua procedurale dell’opposizione, in conformità all’art. 115, n. 6,
del regolamento n. 40/94.
1. (...)
2. L’Ufficio invita l’opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti, le prove e le
osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell’atto di opposizione. Ogni comunicazione dell’opponente viene trasmessa al richiedente per dare a questi
la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall’Ufficio.
6 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 8, 21 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale
dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e
modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione che
segue:
— Classe 8: «Articoli di coltelleria; coltelli da cucina»,
3. Se il richiedente non presenta osservazioni, l’Ufficio può decidere sull’opposizione in base ai documenti di cui
dispone.
(...)
Regola 71
Durata dei termini
1. I termini che in forza del regolamento [n. 40/94] o della presente regola devono essere indicati dall’Ufficio, non
possono essere inferiori ad un mese (...).
Se le circostanze lo giustificano, l’Ufficio può prorogare i termini su richiesta
dell’interessato presentata prima della
scadenza del termine originario.
(...)
Regola 96
Procedura scritta
1. (...)
12 Il 5 giugno 1998 la divisione di opposizione dell’UAMI (in prosieguo: la
«divisione di opposizione») ha inviato
all’opponente, ai sensi delle regole 16,
n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, una lettera così formulata:
«La invitiamo a presentare tutti i fatti,
prove ed osservazioni finora non ancora presentati e che lei ritiene necessari a
sostegno della sua opposizione.
— Classe 21: «Piccoli utensili e recipienti per la casa»,
— Classe 25: «Articoli di abbigliamento; stivali, scarpe e pantofole; articoli di abbigliamento concepiti per essere utilizzati da persone che si occupano della preparazione e della
distribuzione di cibi e di bevande;
cappotti, giacche, tuniche, pantaloni,
shorts, gonne-pantaloni, camice, Tshirts, panciotti, bluse, grembiuli,
cravatte, cravatte a farfalla, fazzoletti da collo, cappelli, berretti, fasce in
tessuto, cinture, zoccoli e scarpe,
tutte concepite per essere utilizzate
da persone che si occupano della
preparazione e della distribuzione di
cibi e bevande».
7 La domanda è stata depositata in
lingua inglese. Il francese è stato indicato come seconda lingua ai sensi dell’art. 115, n. 3, del regolamento n.
40/94.
In particolare la invitiamo a produrre
una copia del certificato di registrazione del marchio n. 1081534 sul quale
l’opposizione è basata.
(...)
Tutte le informazioni sopra richieste
devono essere presentate nella lingua
procedurale dell’opposizione entro due
mesi dalla ricezione del presente avviso,
ossia entro il 5 agosto 1998.
In mancanza di tali informazioni o,
eventualmente, delle traduzioni richieste, l’Ufficio deciderà sull’opposizione
in base ai documenti di cui dispone».
13 Il 18 giugno 1998 l’opponente ha
inviato all’UAMI una copia, in spagnolo, del certificato di registrazione del
SOMMARIO
marchio precedente sul quale l’opposizione era basata.
— annullare la decisione impugnata;
14 L’8 settembre 1998, ossia dopo la
scadenza del termine imposto dalla divisione di opposizione, l’opponente ha
inviato all’UAMI una lettera la cui penultima frase era così formulata:
— intimare all’UAMI di respingere
l’opposizione presentata dall’opponente;
«(...) i marchi di cui trattasi nel procedimento di opposizione designano prodotti identici e rientrano nella stessa
classe della nomenclatura internazionale dei marchi, ossia la classe 25».
20 L’UAMI conclude che il Tribunale
voglia:
15 Con decisione 24 febbraio 1999 la
divisione di opposizione ha respinto
l’opposizione ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 40/94 in quanto l’opponente non ha dimostrato l’esistenza del
marchio nazionale precedente sul quale
l’opposizione era basata.
16 Il 14 aprile 1999 l’opponente ha
presentato un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.
17 Con decisione 26 giugno 2000 (in
prosieguo: la «decisione impugnata»)
notificata alla ricorrente il 4 luglio 2000,
la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di
opposizione. Con corrigendum del 6
luglio 2000 la commissione di ricorso
ha, d’ufficio e in forza della regola 53
del regolamento di esecuzione, rettificato un errore manifesto contenuto nella
decisione impugnata relativo alla descrizione dei marchi della ricorrente e dell’opponente.
18 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione di opposizione aveva violato la regola 18, n.
2, del regolamento di esecuzione rigettando l’opposizione senza aver concesso all’opponente un termine supplementare di due mesi per la presentazione di una traduzione, nella lingua della
procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo. La commissione di ricorso ha anche ritenuto che la divisione di opposizione ha in tal modo
violato il diritto dell’opponente di essere sentito, sancito da questa stessa regola 18.
Conclusioni delle parti
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— condannare l’UAMI alle spese.
— ordinare qualsiasi provvedimento
appropriato nelle circostanze in essere alla conclusione della fase orale
del procedimento;
— compensare le spese in funzione della decisione.
21 All’udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni relativo a che il Tribunale ingiunga all’UAMI di respingere l’opposizione presentata dall’opponente, cosa
di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale di udienza.
In diritto
22 La ricorrente deduce un motivo
unico, relativo alla violazione della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione.
24 Sulla base di questa analisi, la ricorrente fa valere che la commissione di
ricorso ha commesso un errore di diritto annullando la decisione della divisione di opposizione per il motivo che
quest’ultima ha violato la regola 18, n.
2, del regolamento di esecuzione respingendo l’opposizione senza impartire all’opponente un nuovo termine di
due mesi, in forza della stessa regola,
per presentare la traduzione del certificato di registrazione nella lingua procedurale dell’opposizione.
25 L’UAMI ritiene che la divisione di
opposizione abbia agito correttamente
nel respingere l’opposizione per il motivo che l’opponente ha omesso di presentare, nella lingua di procedura di opposizione, le prove attestanti l’esistenza
del diritto anteriore nel termine stabilito dall’UAMI in conformità al disposto
della regola 17, n. 2, del regolamento di
esecuzione. Per contro, la commissione
di ricorso avrebbe commesso un errore
di diritto nel ritenere che l’UAMI sia
tenuto, in forza della regola 18, n. 2, del
regolamento di esecuzione, ad invitare
un opponente, che non avrebbe presentato le prove richieste nel termine stabilito in conformità alla regola 17, n. 2,
dello stesso regolamento, a completare
o a fornire le prove richieste concedendogli un termine supplementare di due
mesi.
Argomenti delle parti
23 La ricorrente sostiene che la regola 18 del regolamento di esecuzione si
applica solo nei casi in cui l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di
cui all’art. 42 del regolamento n. 40/94
e alla regola 15 del regolamento di esecuzione. Tra queste condizioni la regola 18 distinguerebbe tra le condizioni il
cui mancato rispetto comporta automaticamente il rigetto dell’opposizione per
irricevibilità, a meno che dette irregolarità non siano sanate entro la scadenza
del termine di opposizione (n. 1) e quelle al cui mancato rispetto si può rimediare entro due mesi a decorrere da un
invito in tal senso da parte dell’UAMI
(n. 2). Per contro, la regola 18, n. 2, del
regolamento di esecuzione non si applicherebbe ai casi in cui fatti, prove o documenti giustificativi presentati a sostegno dell’opposizione non sono stati
prodotti nel termine stabilito a tal fine
dall’UAMI, in conformità alle regole
16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione.
26 In tale contesto, l’UAMI sottolinea
l’importanza che riveste, nell’ambito di
una procedura di opposizione, il rigoroso rispetto del termine da esso stabilito. La conseguenza logica dell’inosservanza di un tale termine dovrebbe essere la mancata presa in considerazione
delle prove o osservazioni sottoposte
tardivamente ai fini del seguito da dare
alla procedura di opposizione. Si tratterebbe del corollario dell’inosservanza di
tale termine. A tal riguardo,l’UAMI ritiene che, nell’ambito di una procedura
di opposizione, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, in forza del quale
l’UAMI può non tener conto dei fatti o
delle prove che non siano state presentate in tempo utile, potrebbe trovare
applicazione solo se l’UAMI non ha fissato alcun termine in quanto la facoltà
di tenerne conto non gli è conferita nel
caso contrario.
27 Del resto, l’UAMI ritiene che un
obbligo ad esso incombente di invitare
un opponente a fornire o a completare
le prove richieste entro un termine supplementare non potrebbe nemmeno de-
SOMMARIO
rivare da un’applicazione analogica della regola 18, n. 2, del regolamento di
esecuzione. Secondo l’UAMI, una tale
applicazione di questa regola, che riguarda l’esame della ricevibilità dell’opposizione, andrebbe talmente al di là
del suo significato e della sua finalità da
essere manifestamente impossibile.
28 Inoltre, secondo l’UAMI, la regola 20 del regolamento di esecuzione non
costituisce né direttamente né indirettamente una base che obbliga o autorizza
la divisione di opposizione ad invitare
l’opponente, che non avrebbe presentato le prove richieste in forza delle regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento
di esecuzione, a produrle concedendogli un termine supplementare.
29 Inoltre, l’UAMI ritiene che la divisione di opposizione non abbia violato
l’art. 73 del regolamento n. 40/94, in
forza del quale le decisioni dell’UAMI
possono essere basate solo su motivi sui
quali le parti hanno potuto prendere
posizione. Per contro, invitando l’opponente a presentare entro un termine
stabilito le prove richieste nella lingua
della procedura di opposizione, la divisione di opposizione avrebbe fatto tutto per conferire a quest’ultimo la possibilità di presentare le sue prove.
30 Infine, l’UAMI sostiene che, comunicando con le parti nel corso del
procedimento e, più in particolare, comunicando a queste le loro rispettive
osservazioni, la divisione di opposizione non ha nemmeno fatto sorgere, nell’opponente, la speranza che l’assenza
di traduzione del certificato di registrazione fosse senza conseguenze.
Giudizio del Tribunale
31 In via preliminare occorre rilevare
che dal combinato disposto dell’art. 42
del regolamento n. 40/94 e delle regole
16, 17, 18 e 20 del regolamento di esecuzione risulta che il legislatore opera
una distinzione tra, da un lato, le condizioni che deve soddisfare l’atto di opposizione, poste come condizione di
ammissibilità dell’opposizione e, dall’altro, la presentazione dei fatti, prove
ed osservazioni, nonché dei documenti
giustificativi a sostegno dell’opposizione, che rientrano nell’istruzione di quest’ultima.
32 Tra le condizioni di ricevibilità dell’opposizione di cui all’art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 18 del regolamento di esecuzione figurano, in
particolare, il termine di tre mesi per la
presentazione dell’opposizione, l’interesse ad agire per l’opponente nonché le
condizioni di forma, la motivazione ed
il contenuto minimo dell’atto di opposizione.
33 Occorre constatare poi che, trattandosi delle condizioni la cui inosservanza nell’atto di opposizione comporta il rigetto per inammissibilità, la regola 18del regolamento di esecuzione
contiene una distinzione tra due categorie di condizioni di ammissibilità.
34 Se l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui
alla regola 18, n. 1, del regolamento di
esecuzione, l’opposizione è respinta per
inammissibilità sempre che le irregolarità non siano state sanate entro la scadenza del termine di opposizione. Tale
termine non può essere prorogato.
35 Per contro, se l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 2, del
regolamento di esecuzione, l’opposizione è respinta per inammissibilità solo
allorché l’opponente, dopo essere stato
invitato dall’UAMI a sanare le irregolarità accertate entro un termine di due
mesi, non ha posto rimedio a tali irregolarità nel termine così impartito. Tale
termine costituisce un termine perentorio e non può essere prorogato.
36 Pertanto, solo allorché l’atto di opposizione non soddisfa una o più condizioni di ammissibilità dell’opposizione diverse da quelle esplicitamente
menzionate alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione l’UAMI è tenuto, in forza del n. 2 della stessa regola, ad informarne l’opponente e ad invitarlo a porvi rimedio entro due mesi
prima di respingere l’opposizione in
quanto inammissibile.
37 Tuttavia, come è già stato rilevato
(v. supra, punto 31), i requisiti legali
concernenti la presentazione dei fatti,
delle prove e delle osservazioni nonché
dei documenti giustificativi a sostegno
dell’opposizione, non costituiscono
condizioni di ammissibilità dell’opposizione ma condizioni che rientrano nell’esame del merito di quest’ultima.
38 Infatti, ai sensi dell’art. 42, n. 3, del
regolamento n. 40/94, l’opponente non
è tenuto a presentare, contemporaneamente all’atto di opposizione, fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione, ma può presentarli entro un
termine imposto a tal fine dall’UAMI.
Inoltre, ai sensi della regola 16, n. 1, del
regolamento di esecuzione, l’atto di opposizione «può» contenere informazioni dettagliate su fatti, prove e osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione, corredati dei relativi documenti
d’appoggio.
39 Inoltre, nello stabilire le modalità
di applicazione dell’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, la regola 16, n. 3,
del regolamento di esecuzione prevede
che le indicazioni relative ai fatti, le
prove, le osservazioni e i documenti di
appoggio di cui al n. 1 nonché le prove
di cui al n. 2, possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme
all’atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all’avvio della procedura di opposizione stabilito dall’UAMI secondo la
regola 20, n. 2.
40 Questa interpretazione non è confutata dalla regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione, secondo la quale
«[s]e l’opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l’atto
di opposizione è corredato, in linea di
principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato
di registrazione (...)». Infatti, questa regola non rimette in discussione la possibilità di scelta, offerta all’opponente
dai nn. 1 e 3 della stessa regola e dall’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94,
di presentare le prove di cui trattasi o
contemporaneamente all’atto di opposizione o in un momento successivo entro un termine stabilito a tal fine dall’UAMI. La regola 16, n. 2, del regolamentodi esecuzione non può quindi
essere interpretata nel senso che richiede la presentazione di queste prove
contemporaneamente al deposito dell’atto di opposizione né nel senso che la
contemporanea presentazione di dette
prove costituisce una condizione di ammissibilità dell’opposizione.
41 Occorre rilevare, inoltre, che se le
prove e i documenti giustificativi presentati a sostegno dell’opposizione non
SOMMARIO
sono prodotti nella lingua della procedura di opposizione, l’opponente deve,
in forza della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, fornirne una traduzione in tale lingua entro un mese
dalla scadenza del termine per l’opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall’UAMI secondo la regola 16, n. 3.
42 Pertanto, la regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione deroga al regime linguistico che si applica generalmente in materia di presentazione e di
utilizzo dei documenti nei procedimenti dinanzi all’UAMI, quale descritto alla
regola 96, n. 2, di questo regolamento e
secondo il quale, allorché questi documenti non sono redatti nella lingua procedurale, l’UAMI può chiedere che entro un termine da esso stabilito sia presentata una traduzione in tale lingua o,
a scelta del ricorrente, in una delle lingue dell’UAMI. La regola 17, n. 2, fa
quindi gravare su una parte all’origine
di un procedimento inter partes un onere maggiore rispetto a quello che grava,
in generale, sulle parti nei procedimenti dinanzi all’UAMI. Questa differenza
si giustifica con la necessità di rispettare pienamente il principio del contraddittorio nonché il principio secondo cui
le parti devono trovarsi ad armi pari nei
procedimenti inter partes.
43 Inoltre, a differenza dei termini
previsti dalla regola 18 del regolamento
di esecuzione e, in particolare, di quello di due mesi imposto dall’UAMI in
forza del n. 2 della stessa regola, i termini che sono fissati dall’UAMI,
conformemente alle regole 16, n. 3, 17,
n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, possono essere prorogati dall’UAMI, alle condizioni e secondo le
modalità previste alla regola 71, n. 1, in
fine, di tale regolamento.
44 Se l’opponente non presenta le
prove e i documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione nonché la loro
traduzione nella lingua della procedura
di opposizione prima della scadenza del
termine inizialmente imposto a tal fine
dall’UAMI o prima della scadenza della sua eventuale proroga ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento di esecuzione, l’UAMI può legittimamente respingere l’opposizione in quanto
infondata a meno che non possa statuire su quest’ultima diversamente basandosi su prove eventualmente già a sua
disposizione, in conformità alla regola
20, n. 3, del regolamento di esecuzione.
Il rigetto dell’opposizione in tal caso
non è legato solo al mancato rispetto da
parte dell’opponente del termine imposto dall’UAMI, ma costituisce anche la
conseguenza dell’inosservanza di una
condizione di base dell’opposizione, in
quanto l’opponente, omettendo di presentare entro il termine le prove e i documenti giustificativi pertinenti, presentazione del resto necessaria in relazione
ai motivi esposti supra al punto 42, non
riesce a dimostrare l’esistenza dei fatti o
dei diritti sui quali la sua opposizione è
basata.
45 La stessa conseguenza deriva, del
resto, dall’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, secondo cui in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame è limitato
agli argomenti addotti ed alle richieste
presentate dalle parti. Ora, se la formulazione di questa disposizione nella sua
versione francese non riguarda esplicitamente lapresentazione delle prove ad
opera delle parti, risulta tuttavia da questa che anche alle parti incombe l’onere
di presentare le prove a sostegno delle
loro richieste. Questa interpretazione è
corroborata dall’analisi di altre versioni
linguistiche della stessa disposizione e,
in particolare, delle versioni inglese che
riguarda «the facts, evidence and arguments provided by the parties», tedesca
che riguarda «das Vorbringen (...) der
Beteiligten» e italiana che fa riferimento «[ai] fatti, prove ed argomenti addotti (...) dalle parti».
46 Alla luce di queste considerazioni
occorre esaminare nella fattispecie la
fondatezza del motivo unico dedotto
dalla ricorrente e la legittimità della decisione impugnata.
47 A tal riguardo occorre constatare
che dal fascicolo risulta che, con lettera
5 giugno 1998, la divisione di opposizione ha invitato l’opponente, ai sensi
delle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2,
del regolamento di esecuzione, a presentare, entro due mesi e nella lingua
della procedura dell’opposizione, ossia
l’inglese, i fatti, prove e osservazioni
non ancora presentati a sostegno della
sua opposizione. L’applicazione combinata da parte di questa lettera delle regole 20, n. 2, e 17, n. 2, del regolamento di esecuzione non è incompatibile
con nessuna delle disposizioni del regolamento di esecuzione e risulta confor-
me ai principi di economia del procedimento e di buona amministrazione. Tra
le prove e documenti giustificativi richiesti figurava in particolare il certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo dell’opponente sull’esistenza del quale era basata la sua
opposizione, in quanto tale certificato
costituisce, in base alla regola 16, n. 2,
del regolamento di esecuzione, una prova privilegiata della registrazione di
questo marchio precedente.
48 E’ pacifico che, in risposta a questa lettera, l’opponente ha presentato, il
18 giugno 1998, la sola versione spagnola di questo certificato di registrazione. Per contro, egli non ha presentato, nel termine stabilito, la traduzione
di tale certificato nella lingua della procedura di opposizione. Del resto, egli
non ha nemmeno chiesto una proroga
di tale termine ai sensi della regola 71,
n. 1, del regolamento di esecuzione.
49 Alla luce di queste considerazioni,
la divisione di opposizione, con decisione 24 febbraio 1999, ha respinto
l’opposizione in quanto infondata, poiché l’opponente non aveva dimostrato
con prove e documenti giustificativi
pertinenti l’esistenza del marchio nazionale precedente sul quale la sua opposizione era basata.
50 Tuttavia, la terza commissione di
ricorso ha annullato la decisione della
divisione di opposizione ritenendo, ai
punti 20-22 della decisione impugnata,
da un lato, che la divisione di opposizione era obbligata, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, a concedere all’opponente un
termine supplementare di due mesi per
la presentazione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di
registrazione sopra menzionato e, dall’altro, che, omettendo di comunicare
all’opponente questa irregolarità e di
invitarlo a porvi rimedio entro tale termine prima di respingere l’opposizione,
la divisione di opposizione ha violato il
diritto di quest’ultimo di essere sentito.
51 Questa valutazione della commissione di ricorso è viziata da un errore di
diritto e non può essere accolta.
52 Innanzi tutto, come è già stato indicato, i requisiti legali concernenti in
particolare le prove e i documenti giustificativi nonché la loro traduzione
nella lingua della procedura di opposizione, non rientrano nelle condizioni di
SOMMARIO
ammissibilità dell’opposizione di cui
alla regola 18, n. 2, del regolamento di
esecuzione, ma costituiscono condizioni sostanziali di quest’ultima.
53 Pertanto, contrariamente a quanto
ritenuto dalla commissione di ricorso,
la divisione di opposizione, nella fattispecie, non aveva affatto l’obbligo, in
forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, di segnalare all’opponente l’irregolarità consistente
nella sua omissione di presentare, nel
termine a tal fine stabilito, la traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo né
di concedergli un termine supplementare di due mesi per la presentazione di
tale traduzione.
54 La regola 18, n. 2, del regolamento
di esecuzione non può nemmeno essere applicata in questo caso per analogia,
così come l’UAMI rileva giustamente
nel controricorso. Infatti, una tale censura sarebbe incompatibile con la distinzione fondamentale, operata dal legislatore, tra, da un lato, le condizioni
che debbono essere soddisfatte dall’atto
di opposizione affinché l’opposizione
sia ammissibile e, dall’altro, le condizioni concernenti la presentazione dei
fatti, prove e osservazioni nonché dei
documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione, che rientrano nell’istruzione di quest’ultima.
55 In secondo luogo, occorre rilevare
che, contrariamente a quanto ha potuto
ritenere la terza commissione di ricorso
nella decisione impugnata, la divisione
di opposizione non ha violato il diritto
dell’opponente di essere sentito che deriverebbe dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, omettendo di
informarlo circa l’irregolarità constatata e di invitarlo a porvi rimedio entro
un termine supplementare di due mesi
previsto da detta regola. La divisione di
opposizione non ha nemmeno violato
l’art. 73, seconda frase, del regolamento
n. 40/94 secondo cui le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le
parti hanno potuto presentare le proprie osservazioni.
56 A tal riguardo si deve constatare
che nella sua lettera 5 giugno 1998, sopra menzionata, con la quale l’opponente è stato invitato a presentare le
prove e documenti giustificativi richiesti, la divisione di opposizione ha indicato, in maniera chiara e non equivoca,
che tali prove e documenti giustificativi
dovevano essere presentati entro il termine stabilito di due mesi e nella lingua
della procedura di opposizione. Pertanto, l’opponente ha avuto la possibilità
di conformarsi a tale richiesta e di presentare le proprie deduzioni sul motivo
sul quale la decisione della divisione di
opposizione è basata. Pertanto, come
l’UAMI sottolinea giustamente nel controricorso, l’opponente non poteva essere sorpreso da tale decisione.
57 L’omissione dell’opponente di presentare nel termine stabilito dalla divisione di opposizione, in conformità alle
regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del
regolamento di esecuzione e nella lingua della procedura di opposizione, la
traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale precedente
rientra nell’esame del merito dell’opposizione e non costituisce una delle irregolarità dell’atto di opposizione ai sensi della regola 18, n. 2, del regolamento
di esecuzione.
58 Tenuto conto di quanto precede, la
commissione di ricorso ha commesso
un errore di diritto ritenendo che la divisione di opposizione fosse obbligata
ad applicare la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione prima di respingere l’opposizione. Pertanto si deve accogliere il motivo unico della ricorrente relativo alla violazione di tale regola
e annullare la decisione impugnata.
59 Il Tribunale ritiene, quindi, che dal
fascicolo non risulta che la decisione
della divisione di opposizione fosse inficiata da altri vizi che giustificano il
suo annullamento da parte della commissione di ricorso.
60 Innanzi tutto non si può sostenere,
come ha fatto l’opponente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (v. punto 13 della decisione impugnata), che, nella fattispecie, egli non
era tenuto a presentare una traduzione,
nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del
marchio precedente spagnolo sul quale
l’opposizione era basata. Secondo l’opponente, infatti, il numero di quest’ultimo marchio nonché il suo titolare, la
sua data di deposito e il suo oggetto
erano intelligibili senza che fosse necessario tradurre tale certificato. Inoltre,
quest’ultimo contiene la menzione della classe della nomenclatura, anch’essa
intelligibile senza traduzione.
61 A tal riguardo si deve ricordare che
la traduzione nella lingua di procedura
dell’opposizione delle prove e documenti giustificativi presentati a sostegno
di quest’ultima è imposta all’opponente
in forza della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione che introduce
una deroga al regime linguistico che si
applica generalmente in materia di produzione e di utilizzazione dei documenti nei procedimenti dinanzi all’UAMI.
62 In secondo luogo, questa valutazione circa la necessità di presentare nel
termine stabilito dalla divisione di opposizione la traduzione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di registrazione, non può essere alterata dal fatto che, all’ultima frase della
sua lettera del 5 giugno 1998, sopra
menzionata, la divisione di opposizione
ha indicato che, in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste nonché delle traduzioni necessarie,
essa avrebbe statuito sull’opposizione
basandosi sulle prove di cui disponeva.
Non si può sostenere infatti che, con
questa frase, la divisione di opposizione ha fatto sorgere nell’opponente la
speranza che, in mancanza di una traduzione nella lingua della procedura di
opposizione del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo,
essa avrebbe statuito sulla base della
sola versione spagnola di quest’ultimo.
Si impone invece un’interpretazione di
questa frase nel senso che, in un tale
caso, la divisione di opposizione avrebbe statuito sull’opposizione senza prendere in considerazione, in quanto prova, la versione spagnola del documento
di cui trattasi.
63 Infine, l’opponente non ha nemmeno presentato la traduzione del certificato di registrazione nella lingua della procedura dell’opposizione dopo la
scadenza del termine che è stato ad esso
imposto dalla lettera della divisione di
opposizione del 5 giugno 1998, sopra
menzionata.
64 A tal riguardo, occorre rilevare che
dal punto 13, quarto trattino, della decisione impugnata risulta che l’opponente ha affermato dinanzi alla commissione di ricorso di aver indicato,
nella sua lettera dell’8 settembre
1998(supra, punto 14), al tempo stesso
la classe di nomenclatura e, in inglese,
l’elenco dei prodotti designati dal marchio nazionale precedente. Occorre tuttavia constatare che, in questa lettera,
quest’ultimo si è esclusivamente limitato a far presente che i prodotti designati dai due marchi di cui trattasi sono
identici e rientrano nella classe 25. Ora,
una tale menzione non costituisce né
SOMMARIO
può essere equiparata ad una traduzione del certificato di registrazione del
marchio precedente spagnolo ai sensi
delle disposizioni pertinenti sopra considerate del regolamento di esecuzione.
65 Alla luce di queste considerazioni
non è necessario pronunciarsi, nell’ambito della presente controversia, sulla
questione sollevata dall’UAMI (punto
26, supra), concernente l’ambito di applicazione ratione materiae dell’art. 74,
n. 2, del regolamento n. 40/94 e, in particolare, sulla questione se ed in quale
misura fatti o prove presentati dopo la
scadenza di un termine imposto dall’UAMI possano o meno essere prese in
considerazione da quest’ultimo ai sensi
di tale articolo.
66
(...) Sulle spese
Dispositivo
1.
La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
del 26 giugno 2000 (procedimento
R 181/1999-3), come rettificata
mediante corrigendum del 6 luglio 2000, è annullata.
2.
L’UAMI è condannato alle spese.
SOMMARIO
SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER MITGLIEDSTAATEN
CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE
MEMBER STATES
SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES
ÉTATS MEMBRES
SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI
STATI MEMBRI
Belgique/België
ÅËËAÓ
Ellas/Å
Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Bruxelles
Υπουργε′ιο Αναπτυξης
′
Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου
Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου
∆ιευθυνση
′
Εµπορικής και Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησ′ιας
Πλατεíα Κανιγγος
′
GR-101 81 ΑΘΗΝΑ
Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Koning Albert II-laan, 16
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 2 06 41 11
Fax (32-2) 2 06 57 50
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index_nl.htm (Nederlands)
Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et
Industrielle
Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES
Tel. (30-10) 38 43 550
Fax (30-10) 38 21 717
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Danmark
España
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Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
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Tel. (34) 913 49 53 00
Fax (34) 913 49 55 97
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Deutschland
France
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Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
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26 bis rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08
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Tel. (33-1) 53 04 53 04
Fax (33-1) 42 93 59 30
http://www.inpi.fr/
SOMMARIO
Ireland
Portugal
Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
Kilkenny
Ireland
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa
Tel. (353-56) 20 111
Fax (353-56) 20 100
Tel. (351-21) 8 81 81 00
Fax (351-21) 8 87 53 08
http://www.inpi.pt/
Italia
Suomi/Finland
Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of
Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki
Tel. (390-6) 48 27 188
Fax (390-6) 47 05 30 17
http://www.european-patent-office.org/it/
Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
http://www.prh.fi/
Luxembourg
Sverige
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l’Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914 Luxembourg
Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm
Tel. (352) 478 4110
Fax (352) 22 26 66
http://www.etat.lu/EC/
Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
http://www.prv.se/prveng/front.htm
Nederland
United Kingdom
Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
2280 HV Rijswijk (2H)
Nederland
The Patent Office
Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
Gwent NP9 1RH
United Kingdom
Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
http://bie.minez.nl/
Tel. (44-1633) 81 40 00
Fax (44-1633) 81 10 55
http://www.patent.gov.uk/
Österreich
Benelux
Österreichisches Patentamt
Kohlmarkt, 8-10
A-1014 Wien
Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
Nederland
Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
http://www.patent.bmwa.gv.at/
Tel. (31-70) 3 49 11 11
Fax (31-70) 3 47 57 08
http://www.bmb-bbm.org/
SOMMARIO
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON
LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN
INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT
DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITH
WHICH THE OHIM COOPERATES
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC
LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION
ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI
L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE
Association des Industries de Marque
AIM
Ms. Marie Patullo
Legal Affairs Manager
9 Avenue des Gaulois
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 736 03 05
Fax (32-2) 734 67 02
http://www.aim.be
[email protected]
Committee of National Institutes of
Patent Agents
CNIPA
Dr Eugen Popp
Secretary General
c/o Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
Postfach 860624
D-81633 München
Tel. (49-89) 21 21 860
Fax (49-89) 21 21 86 70
Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle
AIPPI
European Communities Trade Mark
Association
ECTA
General Secretariat
Bleicherweg 58
CH - 8027 Zurich
Switzerland
Tel. (41) 1 204 12 60
Fax (41) 1 204 12 61
http://www.aippi.org
general [email protected]
Mr Robert Freitag
President
ECTA Secretariat
Bisschoppenhoflaan 286, Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel. (32) 3 326 47 23
Fax (32) 3 326 76 13
http://www.ecta.org
[email protected]
Conseil européen de l’industrie
chimique
CEFIC
European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations
EFPIA
Mr Alain Perroy, President
Mr Jean-Marie Devos, Secretary General
Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2) 676 72 18
Fax (32-2) 676 73 31
http://www.cefic.org
[email protected]
Mrs Ann Robins
Manager Legal Affairs
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108, boîte 1
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 626 25 42
Fax (32-2) 626 25 66
http://www.efpia.org
[email protected]
SOMMARIO
Fédération européenne des mandataires
de l’industrie en propriété industrielle
FEMIPI
Licensing Executives Society
International
LES
M. François Dusolier
c/o Synthélabo
Service des marques
22, avenue Galilée
F-92350 Le Plessis-Robinson
Tel. (33-1) 53 77 48 73
Fax (33-1) 45 37 59 35
Mr Jonas Gullikson
Vice-President
c/o Ström & Gullikson AB
P.O. Box 4188
S-20313 Malmö
Tel. +46 40 75745
Fax +46 40 23 78 97
http://www.sg.se
[email protected]
The European Union Members
Commission of FICPI
EUCOF
Association of European Trade
Mark Owners
MARQUES
Mr Helmut Sonn
President of EUCOF
c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien
Tel. (43 1) 512 84 05 41
Fax (43 1) 512 84 05 90
[email protected]
Mr. Colin Grimes
Secretary General
840 Melton Road
Thurmaston
Leicester LE4 8BN
United Kingdom
Tel. (44-116) 264 00 80
Fax (44-116) 264 01 41
http://www.marques.org
[email protected]
International Chamber of
Commerce
ICC
Union des confédérations de
l’industrie et des employeurs
d’Europe
UNICE
Ms Daphné Yong-D’Hervé
Chef de Division
38, cours Albert 1er
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 49 53 28 18
Fax (33-1) 49 53 28 35
http://www.iccwbo.org
[email protected]
Mr Dirk F. Hudig, Secretary General
Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department
40 Rue Joseph II, boîte 4
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 237 65 11
Fax (32-2) 231 14 45
http://www.unice.org
[email protected]
International Trademark
Association
INTA
Union of European Practitioners in
Industrial Property
UNION
Mr Bruce J. MacPherson
International Manager
1133 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6710
USA
Tel. (1-212) 768 98 87
Fax (1-212) 768 77 96
http://www.inta.org
[email protected]
Mr Philippe Overath
Secretary General
c/o Cabinet Bede
Place de l’Alma, 3
B-1200 Brussels
Tel. (32-2) 779 03 39
Fax (32-2) 772 47 80
[email protected]