Prova dell’uso
DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE
Parte 6
Prova dell’uso
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
1
Prova dell’uso
SOMMARIO
PARTE 6: IL REQUISITO DELL’USO NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ................ 4
I.
1.
2.
CONSIDERAZIONI GENERALI .............................................................................................. 4
Funzione della prova dell’uso .................................................................................... 4
Quadro normativo ...................................................................................................... 4
2.1.
RMC e REMC .................................................................................................................5
2.1.1.
Articolo 15 RMC .....................................................................................................5
2.1.2.
Articolo 43 RMC .....................................................................................................5
2.1.3.
Regola 22 REMC ...................................................................................................6
2.2.
Direttiva sui marchi e normative nazionali che hanno attuato la direttiva ........................7
3.
II.
Aspetti sostanziali e procedurali ................................................................................ 7
NORME SOSTANZIALI ........................................................................................................ 8
1. Il principio dell’uso effettivo........................................................................................ 8
2. Natura dell’uso – uso come marchio ......................................................................... 9
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
Uso come marchio ..........................................................................................................9
Uso come denominazione commerciale ....................................................................... 10
Uso come titolo di una pubblicazione............................................................................ 10
Uso come nome di dominio .......................................................................................... 10
Uso nel commercio .................................................................................................. 10
3.1.
Significato dell’espressione “nel commercio” ................................................................ 11
3.2.
Uso fatto pubblicamente ............................................................................................... 11
3.2.1.
Uso privato........................................................................................................... 11
3.2.2.
Uso nell’ambito dell’impresa................................................................................. 11
3.2.3.
Preparativi per l’uso ............................................................................................. 11
3.3.
Uso in relazione a prodotti o servizi: etichette, listini di prezzi, fatture, cataloghi e altri
documenti d’impresa.................................................................................................................. 11
3.4.
Uso nella pubblicità....................................................................................................... 12
3.4.1.
Pubblicità parallela alla commercializzazione dei prodotti o servizi...................... 13
3.4.2.
Pubblicità in anticipo rispetto alla commercializzazione dei prodotti o servizi ...... 13
3.4.3.
Pubblicità senza alcuna commercializzazione di prodotti o servizi....................... 13
3.5.
Uso su Internet ............................................................................................................. 13
4.
Volume (estensione, entità) dell’uso........................................................................ 14
4.1.
4.2.
4.3.
5.
Criteri ............................................................................................................................ 14
Esempi di uso insufficiente ........................................................................................... 15
Esempi di uso sufficiente .............................................................................................. 16
Luogo dell’uso.......................................................................................................... 16
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Uso nel mercato “interno” .............................................................................................16
MC: uso nella Comunità europea.................................................................................. 17
Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento............................................... 17
Uso nelle operazioni di importazione ed esportazione ..................................................17
6. Uso del marchio così come registrato – uso di varianti del marchio così come
registrato.......................................................................................................................... 18
6.1.
Principio: rilevanza del registro ..................................................................................... 18
6.2.
Uso del marchio così come registrato........................................................................... 18
6.2.1.
Uso così come registrato – marchi denominativi.................................................. 18
6.2.2 Marchi figurativi ........................................................................................................ 20
6.2.3 Marchi 3D .................................................................................................................21
6.2.4 Marchi di colore ........................................................................................................ 21
6.3
Uso di più di un marchio ............................................................................................... 21
6.4
Variazioni ammissibili e inammissibili ........................................................................... 23
6.4.1 Criteri per la determinazione dell’ammissibilità di una variazione ................................. 23
6.4.2 Variazioni di lettere e parole ..................................................................................... 24
6.4.3 Variazioni di marchi ed elementi figurativi..................................................................... 25
6.4.4 Variazioni di colori .................................................................................................... 28
7.
Uso per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato................................... 29
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
Raffronto dell’uso con la specificazione ........................................................................ 29
Rilevanza della classificazione...................................................................................... 29
Uso e registrazione per “titoli di classi” ......................................................................... 29
Termini generici/generali nella classificazione .............................................................. 30
Uso da parte del titolare o a suo nome ................................................................... 31
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
2
Prova dell’uso
8.1
8.2
8.3
9.
Uso da parte del titolare................................................................................................ 31
Uso da parte di terzi autorizzati .................................................................................... 31
Uso di marchi collettivi .................................................................................................. 32
Periodo dell’uso ....................................................................................................... 32
9.1
Uso nel corso dei cinque anni precedenti la data della pubblicazione .......................... 32
9.2
Periodo di tolleranza di cinque anni .............................................................................. 33
9.2.1 Periodo di tolleranza iniziale ..................................................................................... 33
9.2.2 Periodo di tolleranza dopo l’interruzione dell’uso...................................................... 34
9.2.3 Fine del periodo di tolleranza.................................................................................... 34
9.3
Avviamento residuo ...................................................................................................... 35
10.
Uso “legittimo”...................................................................................................... 35
10.1.
10.2
11.
Giustificazione per il mancato uso....................................................................... 35
11.1
11.2
11.3
11.4
III.
1.
Uso ingannevole ........................................................................................................... 35
Altre forme di uso contrario alle norme giuridiche ......................................................... 35
Rischi d’impresa ........................................................................................................... 36
Intervento governativo .................................................................................................. 36
Forza maggiore............................................................................................................. 36
Conseguenze della giustificazione per il mancato uso.................................................. 36
PROCEDURA .............................................................................................................. 38
Istanza del richiedente......................................................................................... 38
1.1.
1.2.
2.
3.
Termini per l’istanza...................................................................................................... 38
Caratteri dell’istanza – espressa, inequivocabile, incondizionata.................................. 39
Invito espressamente rivolto dall’Ufficio .............................................................. 39
Reazione dell’opponente – produzione delle prove dell’uso ............................... 40
3.1.
Termine per presentare le prove dell’uso...................................................................... 40
3.2.
Mezzi di prova............................................................................................................... 41
3.2.1.
Principio ............................................................................................................... 41
3.2.2.
Riferimenti............................................................................................................ 41
3.2.3.
Dichiarazioni......................................................................................................... 42
3.3.
Oggetto della prova dell’uso ......................................................................................... 44
3.3.1.
Luogo dell’uso ...................................................................................................... 45
3.3.2.
Tempo dell’uso..................................................................................................... 45
3.3.3.
Natura dell’uso ..................................................................................................... 45
3.3.4.
Estensione dell’uso .............................................................................................. 46
4.
Reazione del richiedente ......................................................................................... 46
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
6.
7.
Trasmissione delle prove .............................................................................................. 46
Insufficienza delle prove dell’uso .................................................................................. 46
Mancata reazione del richiedente ................................................................................. 46
Ritiro formale dell’istanza.............................................................................................. 47
Rapporto tra l’istanza di prova dell’uso e le osservazioni di risposta all’opposizione .... 47
Ulteriore reazione dell’opponente............................................................................ 47
Le lingue nel procedimento di prova dell’uso .......................................................... 48
Decisione: valutazione delle prove – livello della prova .......................................... 49
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Competenza dell’Ufficio ................................................................................................ 49
Livello della prova ......................................................................................................... 50
Prove indirette o indiziarie............................................................................................. 50
Valutazione globale....................................................................................................... 50
Necessità di una decisione ...........................................................................................54
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3
Prova dell’uso
Parte 6: Il requisito dell’uso nel procedimento di
opposizione
I.
Considerazioni generali
1.
Funzione della prova dell’uso
La normativa comunitaria sui marchi d’impresa pone a carico del titolare di un
marchio registrato un obbligo di utilizzare seriamente tale marchio. Il motivo di
tale obbligo d’uso è che oggetto di tutela è solo la posizione effettivamente
detenuta dal titolare del marchio sul mercato, non un mero diritto di registro
che non sia avvalorato da alcun avviamento, reale o potenziale, connesso al
marchio. Inoltre, prescrivere l’uso del marchio quale condizione per la tutela
giurisdizionale dei diritti serve a limitare il numero delle controversie tra i
marchi e, in definitiva, anche il numero dei marchi che figurano sul registro
senza essere di fatto utilizzati.
Le Commissioni di ricorso hanno sottolineato come la ratio dell’articolo 43,
paragrafi 2 e 3, RMC sia che il registro dei marchi non deve essere oberato
da marchi non utilizzati. Sarebbe ingiusto e inappropriato precludere la
possibilità di registrare marchi comunitari a chi intenda farlo, per tenere conto
di marchi anteriori registrati che, di fatto, non vengono usati.
R 743/1999-1 MERTINA / MERITENE (ENG), R 756/1999-2 DOCTORS /
DOC& TORS, R 733/1999-1 AFFINITE / AFFINAGE (EN), R 380/1999-2
LINDEBOOM / LINDENER (IT, FR, EN, ES, DE), R 362/2000-1 HERVALIA /
HERBAPURA (IT, FR, EN, ES, DE), R 373/2000-1 GIORGIO / GIORGI (EN),
R 378/2000-1 RINASCIMENTO / RENACIMIENTO (EN), R 149/2000-3
MARKO / MAKRO (EN)
L’obbligo di usare il marchio non trova applicazione immediata dopo la
registrazione del marchio. Anzi, il titolare di un marchio registrato dispone di
un periodo di tolleranza (o di grazia) di cinque anni per immettere sul mercato
i prodotti e servizi in questione contrassegnati con tale marchio. Fino al
decorso di questo periodo di tempo, la semplice registrazione formale è
sufficiente a garantire al marchio piena tutela.
L’Ufficio, di propria iniziativa, non indaga se il marchio anteriore sia stato o no
oggetto di utilizzazione. Tale accertamento ha luogo soltanto in seguito a
un’istanza presentata dal richiedente il MC. Tale istanza, sempreché soddisfi i
requisiti giuridici all’uopo prescritti, fa sorgere le conseguenze procedurali e
sostanziali previste nell’RMC e nell’REMC.
2.
Quadro normativo
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
4
Prova dell’uso
Il quadro normativo è costituito dalle disposizioni del regolamento sul marchio
comunitario (RMC) e del relativo regolamento di esecuzione (REMC), nonché
della direttiva sui marchi comunitari (DM), quali sono state trasposte negli
ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.
2.1. RMC e REMC
2.1.1. Articolo 15 RMC
L’articolo 15 RMC prescrive l’obbligo dell’uso quale requisito sostanziale
fondamentale per la tutela giuridica del marchio comunitario.
L’articolo 15, paragrafo 1, RMC recita:
“Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha
formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità
per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato
sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario
è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo
motivo legittimo per il mancato uso”.
Lo stesso articolo 15 RMC, ai paragrafi 2 e 3, precisa le forme di uso del
marchio comunitario che si considerano inoltre uso ai sensi del precedente
paragrafo 1.
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), RMC, sono inoltre
considerate come uso ai sensi del paragrafo precedente dello stesso articolo
l’utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per
taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma
in cui esso è stato registrato e l’apposizione del marchio comunitario sui
prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini dell’esportazione.
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, RMC, l’uso del marchio comunitario con
il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.
2.1.2. Articolo 43 RMC
Le diverse conseguenze possibili del mancato uso sono oggetto delle
specifiche disposizioni che si riferiscono ai vari procedimenti. L’articolo 43,
paragrafi 2 e 3, RMC detta disposizioni per quanto riguarda il procedimento di
opposizione.
Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC:
“Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore
che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel corso
dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di
marchio comunitario, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato
nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui
quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
5
Prova dell’uso
utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da
almeno cinque anni. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato
solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato,
ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte
dei prodotti o dei servizi”.
Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, RMC:
“Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8,
paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità
è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio
nazionale anteriore è tutelato”.
Non vi è alcuna espressa disposizione nell’RMC che stabilisca che le forme di
uso come quelle menzionate nell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, RMC possono
essere altresì considerate come uso di marchi nazionali anteriori. Tuttavia, la
nozione di obbligo di uso del marchio registrato è armonizzato per effetto
dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, della Prima direttiva del Consiglio
89/104/CEE, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa (“la direttiva”). È pertanto
appropriata l’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, RMC all’uso
riguardante marchi nazionali anteriori.
2.1.3. Regola 22 REMC
La regola 22 REMC detta le disposizioni procedurali a cui occorre attenersi e
disciplina le prove da produrre ed il regime linguistico applicabile.
Ai sensi della regola 22, paragrafo 1, REMC, nei casi in cui, a norma
dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3, RMC, l’opponente deve dimostrare
l’utilizzazione o l’esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione,
l’Ufficio invita l’opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se
l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’Ufficio rigetta
l’opposizione.
Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMC, le informazioni, le prove e i
documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da
informazioni relative al luogo, al tempo, alla estensione e alla natura
dell’utilizzazione del marchio anteriore e sui quali si fonda l’opposizione e
dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.
Ai sensi della regola 22, paragrafo 3, REMC, le prove consistono, in linea di
principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio
imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su
giornali e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1, RMC.
Ai sensi della regola 22, paragrafo 4, REMC, se le prove fornite a norma dei
paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di
opposizione, l’Ufficio può chiedere all’opponente di fornire una traduzione in
tale lingua entro un preciso termine.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
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Prova dell’uso
2.2. Direttiva sui marchi e normative nazionali che hanno attuato la
direttiva
L’articolo 10 della direttiva contiene disposizioni identiche a quelle dell’articolo
15 RMC, con l’unica differenza che l’“uso nello Stato membro” sostituisce
l’“uso nella Comunità.
Gli articoli 11 e 12 della direttiva riguardano il procedimento nel diritto
nazionale e non sono pertinenti in questo contesto.
3.
Aspetti sostanziali e procedurali
Occorre distinguere tra norme sostanziali e procedurali. Nelle presenti
direttive sono trattate dapprima le regole sostanziali, quindi le regole
procedurali (in parte, articolo 43 RMC; anche regola 22 REMC).
(Articoli 15 e 43, paragrafi 2 e 3, RMC).
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Prova dell’uso
II.
Norme sostanziali
1.
Il principio dell’uso effettivo
Né l’RMC né l’REMC definiscono ciò che deve intendersi per uso “effettivo”.
Uso effettivo significa uso nel commercio. In linea generale, ciò implica uno
smercio effettivo e che abbiano avuto luogo vendite dei prodotti o prestazioni
dei servizi durante il periodo di riferimento. Inoltre, l’uso nella pubblicità può
equivalere ad un uso effettivo, a seconda delle circostanze del caso di specie
(v. oltre, punto II.3.4.). Tuttavia, non si considerano uso effettivo del marchio
gli atti puramente preparatori.
Quanto al volume delle vendite e di servizi prestati necessario per il requisito
minimo dell’uso effettivo, è impossibile fissare cifre generali in base alle quali
classificare l’“uso” come “effettivo”. Ciascun caso di specie va preso in
considerazione alla luce delle sue peculiarità specifiche. La soluzione a tale
questione varia in funzione di altri criteri, come il settore di mercato e i prodotti
e servizi di cui trattasi nel caso di specie. Il volume di vendite o di servizi
necessario viene in genere individuato ad un livello più alto per i beni di
consumo di massa, rispetto ai prodotti speciali intesi a soddisfare una
domanda più esigua.
326/1999 Carrera y Carrera / CARRERAS (EN), 1480/1999 DESATURA /
RENATURA (EN)
La Corte di giustizia ha confermato questo approccio nella sentenza
“ANSUL”, in cui ha affermato che si deve tener conto della natura della merce
o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessato,
dell’ampiezza e della frequenza dell’uso del marchio (sentenza 11 marzo
2003, causa C-40/01, Ansul BV / Ajax Brandbeveiliging BV, punto 39).
Pertanto, si deve valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello
specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove prodotte
possa desumersi che il titolare ha seriamente tentato di acquisire una
posizione commerciale nel mercato di cui trattasi.
Nella formulazione usata dalla Corte nella sentenza “ANSUL” si legge (punto
38):
“Occorre infine prendere in considerazione, nel verificare l’uso effettivo
del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà
del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati
giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare
quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal
marchio”.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
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Prova dell’uso
L’uso fittizio, finalizzato soltanto alla preservazione del monopolio conferito
dalla registrazione, è insufficiente. Le Commissioni di ricorso hanno
reiteratamente affermato che l’uso effettivo va tenuto distinto dall’uso
puramente simbolico. Ne consegue che per uso effettivo deve intendersi l’uso
finalizzato allo smercio dei prodotti o servizi di cui trattasi in modo tale da
originare un avviamento del marchio, laddove l’uso artificiale è quello diretto
esclusivamente al mantenimento del marchio sul registro.
R 362/1999-1 HERVALIA / HERBAPURA (EN), R 380/1999-2 LINDEBOOM /
LINDENER (EN), R 474/1999-1 CARRERAS / CARRERA Y CARRERA (EN),
R 733/1999-1 AFFINAGE / AFFINITE (EN), R 821/1999-3 RENOLIN /
RENTOLIN (EN)
Il volume delle vendite e dei servizi prestati nonché la durata dell’uso del
marchio sul mercato sono, in generale, particolarmente importanti sotto tale
aspetto. Va rilevato che questi due fattori sono interdipendenti: tanto l’uso
breve di un quantitativo ingente quanto l’uso continuato di un volume più
esiguo possono bastare per soddisfare il requisito dell’uso effettivo.
Le Commissioni di ricorso hanno ribadito, in varie occasioni, che l’uso non
deve essere continuato per cinque anni. È sufficiente che esso abbia preso
avvio anche alla fine di tale periodo, purché si tratti di uso effettivo.
R 362/1999-1 HERVALIA / HERBAPURA (EN), R 733/1999-1 AFFINAGE /
AFFINITÉ (EN), R 821/1999-3 RENOLIN / RENTOLIN (EN), R 786/2000-1
PARABOOT / PARAWET (EN)
Un ulteriore fattore determinante ai fini della valutazione può essere il modo in
cui il marchio appare sui prodotti stessi o su altro materiale all’uopo rilevante.
Le Commissioni di ricorso hanno posto in dubbio l’effettività dell’uso
ogniqualvolta il marchio, a causa dell’uso concomitante e dominante di altri
marchi, potesse essere percepito come mero elemento decorativo.
R 833/1999-1 NIKE F.I.T. / NIKE (fig.) (ES), R 880/1999-1 NIKE TRIAX
SERIES / NIKE (fig.) (ES), R 16/2000-1 NIKE / NIKE (fig.) (ES), R 19/2000-1
NIKE TOWN / NIKE (fig.) (ES), R 73/2000-1 NIKE (fig.) / NIKE (fig.) (ES),
(cause pendenti davanti al TPG)
Per stabilire se il requisito dell’“uso effettivo” (e gli altri criteri di cui agli articoli
15 e 43) siano soddisfatti, è necessario valutare separatamente i singoli
aspetti, in modo da pervenire ad una conclusione finale.
2.
Natura dell’uso – uso come marchio
2.1. Uso come marchio
Gli articoli 15 e 43, paragrafo 2, RMC richiedono la prova dell’uso effettivo in
connessione con i prodotti e servizi rispetto ai quali il marchio è stato
registrato, e che l’opponente menziona a sostegno della propria opposizione.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
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Prova dell’uso
L’opponente deve quindi dimostrare che il marchio è stato utilizzato come
marchio d’impresa sul mercato.
Poiché la funzione del marchio è, tra le altre, anche quella di servire da
collegamento tra i prodotti e servizi e la persona responsabile per la loro
commercializzazione, la prova dell’uso deve essere intesa a dimostrare un
chiaro legame tra l’uso del marchio e i prodotti e servizi di cui trattasi. Non è
necessario che il marchio sia apposto sugli stessi prodotti. Possono essere
sufficienti una riproduzione del marchio su imballaggi, cataloghi, materiale
pubblicitario o fatture che si riferiscano ai prodotti e servizi in questione (v.
oltre, punto I.3.3.).
122/2001 ATLANTIC / ATLANTIC RICHFIELD (EN)
2.2. Uso come denominazione commerciale
L’uso di un segno come contrassegno o denominazione o commerciale non
può considerarsi alla stregua di un uso del marchio, salvo il caso in cui i
prodotti o servizi di cui trattasi vengano individuati ed offerti sul mercato con
tale segno. Tale non è il caso, in generale, quando il contrassegno
commerciale sia utilizzato solo come insegna [137/1999 FILELLA / fixella
(DE)], o sul retro di una catalogo [298/1999 APOMED / APOMEDICA (EN)] o
di un’etichetta [586/1999 ARKO / AKA (EN)]. La presentazione di un
contrassegno commerciale nella parte superiore di moduli di ordinativi o di
fatture può configurare uso come marchio registrato a seconda del modo in
cui vi compaia il segno.
1063/2001 ANASTASIA / ANASTASIA (EN)
Analogamente, l’uso di una denominazione commerciale (che sia altresì
registrata come marchio) sulle confezioni dei prodotti, nelle intestazioni di
lettere o nella pubblicità, in connessione con i prodotti o servizi, può costituire
uso come marchio.
2.3. Uso come titolo di una pubblicazione
Un marchio usato come titolo di un catalogo di vendita per corrispondenza
non costituisce uso ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC rispetto ai
prodotti offerti in vendita in tale catalogo.
3086/2000 KALEIDOSCOPE / Le Kaleidophone (EN)
2.4. Uso come nome di dominio
L’uso di un segno come nome di dominio o come parte di un nome di dominio
individua in primo luogo il titolare del sito. A seconda delle circostanze, tale
uso può anche costituire uso di un marchio di servizi o d’impresa.
3.
Uso nel commercio
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
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Prova dell’uso
Per godere della protezione, un marchio deve essere usato nel commercio.
Il significato dell’espressione “nel commercio” riguardo all’uso non è identico a
quello che essa ha in riferimento alla contraffazione del marchio. Ad esempio,
il semplice immagazzinamento di prodotti costituisce contraffazione, se
finalizzato all’offerta o all’immissione sul mercato dei prodotti. Tale uso,
tuttavia, non è “fatto pubblicamente”, nel senso richiesto nel contesto qui in
esame.
3.1. Significato dell’espressione “nel commercio”
Per godere della protezione, i marchi devono essere usati nel commercio.
L’espressione “nel commercio” implica un’attività commerciale continuativa.
Se il marchio è tutelato per i prodotti o servizi di imprese senza scopo di lucro,
ed è stato utilizzato, l’assenza di scopo di lucro nell’uso è irrilevante.
3.2. Uso fatto pubblicamente
L’uso deve essere fatto pubblicamente, ossia deve essere manifestato ai
clienti reali o potenziali dei prodotti o servizi.
3.2.1. Uso privato
L’uso limitato alla sfera privata non costituisce uso nel commercio.
3.2.2. Uso nell’ambito dell’impresa
L’uso di un marchio che sia puramente interno ad un’impresa o gruppo di
imprese è insufficiente, non essendo palesato ai clienti reali o potenziali.
3.2.3. Preparativi per l’uso
I preparativi per l’uso – come la stampa delle etichette, la produzione di
contenitori ecc. – costituiscono uso interno e non uso nel commercio ai fini
della prova dell’uso.
3.3. Uso in relazione a prodotti o servizi: etichette, listini di prezzi,
fatture, cataloghi e altri documenti d’impresa
I marchi, tradizionalmente, sono stati impiegati sui prodotti (cioè impressi sui
prodotti stessi o sulle etichette e così via) o sulle loro confezioni. Questo tipo
di uso, tuttavia, non è essenziale. È sufficiente che vi sia una connessione
adeguata tra i marchi e i prodotti.
Per quanto riguarda i servizi, i marchi non possono essere usati direttamente
su di essi. Pertanto, per i marchi di servizi, l’uso ad essi relativo avviene in
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
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Prova dell’uso
genere su documenti commerciali, nella pubblicità o in qualsiasi altro modo i
relazione diretta od indiretta con i servizi.
Pertanto, i marchi d’impresa e i marchi di servizi sono spesso usati non solo –
o addirittura per nulla – sui prodotti stessi, bensì su oggetti ad essi collegati,
come listini prezzi, fatture o documenti commerciali di questo genere. Se l’uso
fatto su tali oggetti si dimostra effettivo, esso sarà sufficiente. In generale si
considera sufficiente se il marchio è usato “in relazione ai” prodotti o servizi,
come ad esempio su opuscoli, volantini, adesivi, segni posti all’interno di
negozi e così via.
Sebbene tale uso possa essere sufficiente in linea generale, ciò non significa
che esso debba sempre considerarsi soddisfare il requisito dell’uso effettivo
(v. oltre, punto III.7., con riferimento alla valutazione delle prove).
Se i prodotti sono smerciati solo attraverso cataloghi (vendite per
corrispondenza) – oppure via Internet – non sempre il marchio figurerà anche
sui prodotti così come vengono inviati al cliente. Tale uso – sempreché
effettivo – si considera in linea generale sufficiente. In tale situazione, il
titolare del marchio non deve addurre prove che il marchio figurasse
effettivamente sui prodotti.
Il mero uso del marchio su materiale pubblicitario rispetto ad altri prodotti non
può considerarsi prova (indiretta) sufficiente dell’uso in relazione a tali
prodotti. Ad esempio, lo smercio di articoli di abbigliamento, come le T-shirt e i
berretti da baseball, nell’ambito di manifestazioni promozionali intese alla
commercializzazione di un determinato prodotto, non può considerarsi uso
effettivo del marchio rispetto ad articoli di abbigliamento.
374/2001 MALIBU (fig.) / fig. (EN)
3.4. Uso nella pubblicità
I marchi adempiono la loro funzione di indicatori dell’origine commerciale dei
prodotti o servizi e di simboli del valore d’avviamento detenuto dal loro titolare
non soltanto quando siano effettivamente usati sui prodotti o servizi o in
connessione con essi, ma anche quando vengano utilizzati nella pubblicità.
Infatti, la funzione pubblicitaria costituisce una delle più importanti funzioni
svolte dai marchi.
Pertanto, l’uso nella pubblicità va considerato, in linea generale, come
equivalente all’uso effettivo, se il volume della pubblicità è tale da configurare
un uso effettivo del marchio fatto pubblicamente e se può essere stabilita una
correlazione tra il marchio e i prodotti e servizi rispetto ai quali esso è
registrato.
La Corte di giustizia ha confermato tale approccio nella sentenza “ANSUL”,
nella quale ha statuito che l’utilizzazione del marchio deve concernere merci e
servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata
dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
12
Prova dell’uso
pubblicitarie, è imminente (sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul
BV / Ajax Brandbeveiliging BV, punto 37).
Tuttavia, la conclusione da trarre nel caso concreto dipenderà molto dalle
circostanze del caso di specie.
Esempi:
209/2001 CRITTELS / SEA CRITTELS (FR): l’opponente aveva presentato
alcuni opuscoli, lettere riguardanti il lancio dei prodotti – articoli di profumeria
e cosmetici – estratti di siti e di pubblicità attraverso Internet. La divisione
Opposizione ha ritenuto le prove presentate insufficienti in quanto non
contenevano alcuna indicazione circa l’estensione dell’uso del marchio.
1445/2001 BLUME-LEOPOLDO BLUME / BLUMEN WORLDWIDE (EN):
l’opponente aveva addotto prove consistenti in cataloghi di libri e
pubblicazioni, una ricevuta di apertura di conto bancario, un buono
d’ordinazione, note di stampa, copie di articoli pubblicitari. La divisione
Opposizione ha considerato questo materiale come insufficiente per
dimostrare l’uso effettivo, in quanto in nessuno dei documenti risultava
provata l’estensione dell’uso.
3.4.1. Pubblicità parallela alla commercializzazione dei prodotti o
servizi
Se la pubblicità viene attuata parallelamente alla commercializzazione dei
prodotti o servizi e vi sono prove sia della commercializzazione che della
pubblicità, quest’ultima costituisce un elemento a favore dell’effettività
dell’uso.
3.4.2. Pubblicità in anticipo rispetto alla commercializzazione dei
prodotti o servizi
La pubblicità in anticipo rispetto all’effettiva commercializzazione dei prodotti o
servizi – sempreché sia effettiva e intesa a procurare un mercato di sbocco
per questi ultimi – si considera, in linea di massima, come uso effettivo.
3.4.3. Pubblicità senza alcuna commercializzazione di prodotti o
servizi
È dubbio che la mera pubblicizzazione, senza alcun programma attuale o
futuro di immettere realmente i prodotti o servizi sul mercato, possa costituire
un uso effettivo. Come per la maggior parte delle altre situazioni, ciò
dipenderà dalle circostanze del caso concreto. Ad esempio, se i prodotti o
servizi sono disponibili all’estero, come i luoghi di vacanza o prodotti speciali,
la semplice pubblicità può bastare come equivalente dell’uso effettivo.
3.5. Uso su Internet
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
13
Prova dell’uso
La mera presenza del marchio su un sito in rete non dimostra altro se non che
tale sito è accessibile, ma non costituisce di per sé una prova dell’uso
effettivo.
2621/2001 ADVANCE / ADVANCE (EN); 209/2001 CRITTELS / SEA
CRITTELS (FR)
Diversa considerazione può effettuarsi allorche vengono presentate prove
concrete che dimostrano che quel determinato sito è stato visitato, e in
particolare che sono stati trasmessi ordini riguardanti i prodotti e servizi di cui
trattasi da parte di un certo numero di clienti nel corso del periodo di
riferimento.
1513/1999 BEROL / TEROL (EN)
Dalle prove prodotte deve emergere che tali transazioni on line erano
correlate ai prodotti o servizi contraddistinti dal marchio. Mentre la natura del
marchio ed, entro certi limiti, il tempo e il luogo sono elementi meno complicati
da dimostrare, l’estensione dell’uso presenta maggiori difficoltà. Occorre tener
presente che le transazioni via Internet tendono a fare a meno della maggior
parte delle prove “tradizionali” delle vendite, quali le fatture, i dati sul giro
d’affari, i documenti fiscali ed altri. Nuove prove “elettroniche” tendono a
sostituirle, se non lo hanno già fatto, come i mezzi di pagamento certificati, le
richieste e le relative conferme, le registrazioni di transazioni andate a buon
fine e così via.
4.
Volume (estensione, entità) dell’uso
4.1. Criteri
All’opponente incombe di provare l’estensione dell’uso. Ciò non implica che
sia altresì tenuto a svelare i dati riguardanti il volume delle vendite o il giro
d’affari relativi. È sufficiente che le prove dimostrino che è stata raggiunta la
soglia minima perché l’uso possa considerarsi “effettivo”.
Tali prove possono quindi essere prodotte non soltanto in forma di dati sul
volume delle vendite e sul giro d’affari annuo, ma anche con altri mezzi di
prova come ordini, fatture, listini di prezzi, materiale promozionale. Il valore
probatorio di tali prove dipenderà dalla forma e dal contenuto loro propri.
La soglia determinante ai fini della prova dell’uso effettivo non può essere
esattamente definita fuori di ogni contesto. Essa dipenderà dalle circostanze
del caso concreto, dalla valutazione complessiva delle prove presentate, dalla
natura e dalle caratteristiche dei prodotti o servizi, dallo specifico settore
commerciale e così via.
R 689/2000 PUMBY / PUMMY (EN)
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
14
Prova dell’uso
Non può pervenirsi alla conclusione che l’uso non è effettivo soltanto perché
sia stata prodotta una sola fattura (824/2000 KOVO / Koyo (ES) - una fattura
per DEM 338 500), o perché tutte o gran parte delle fatture siano intestate ad
un solo cliente, o perché tali fatture riguardino quantitativi che sembrano
esigui rispetto al giro d’affari globale dichiarato per i prodotti contrassegnati
dal marchio anteriore (R 821/1999-3 RENTOLIN / RENOLIN (EN)).
4.2. Esempi di uso insufficiente
310/1999 GOLDNETT / GOLD (EN): l’opponente aveva presentato prove
consistenti in documenti fiscali da cui risultavano le entrate del titolare (senza
precisazione se tali entrate riguardassero i prodotti contrassegnati dal
marchio in questione), etichette e una nota di addebito per fertilizzanti. La
divisione Opposizione ha ritenuto tali documenti insufficienti come prove
dell’uso effettivo.
391/1999 HOREGON / OREGON (EN): la divisione Opposizione ha ritenuto
una fattura per 180 paia di scarpe insufficiente come prova dell’uso effettivo.
457/1999 FLORIA / Floriall-in (EN): prove consistenti in una fattura da cui
risultava la vendita di 100 rose e in materiale promozionale senza alcun
riferimento al luogo, all’estensione o al tempo sono state ritenute insufficienti
come prove dell’uso effettivo.
491/1999 FESTIVAL BY GLÄSER / FESTIVAL (EN): la divisione Opposizione
ha ritenuto insufficienti come prove dell’uso effettivo fatture da cui risultavano
vendite di 50 capi di abbigliamento.
587/2000 SYNDIKATE / BOARDER’s SYNDICATE (EN): l’opponente aveva
prodotto, quali prove dell’uso effettivo del proprio marchio in Francia e in
Portogallo in relazione all’abbigliamento, diverse fatture, molte delle quali
riguardavano un periodo diverso da quello di riferimento. La divisione
Opposizione ha ritenuto le prove sufficienti a dimostrare l’uso in Portogallo,
ma non in Francia (fatture relative a soli 600 camicie polo).
208/2001 LYS MINNESOTA / LYNX (fig.) (EN): a titolo di prove dell’uso,
l’opponente aveva presentato due fatture per un totale di 122 capi di
abbigliamento e quattro etichette non datate e prive di indicazione dei prodotti
ai quali erano apposte. La divisione Opposizione le ha considerate insufficienti
come prove dell’uso effettivo.
R 474/1999-1 Carrera y Carrera / CARRERAS (EN): la Commissione di
ricorso ha confermato l’accertamento della divisione Opposizione secondo cui
una fattura relativa alla fornitura di sigarette per un importo totale di ESP
7 500 era insufficiente come prova dell’uso effettivo.
R 378/2000-1 RENACIMIENTO (FIG.) / RINASCIMENTO (EN): la
Commissione di ricorso ha confermato l’accertamento della divisione
Opposizione secondo cui la presentazione di una bolla di carico da cui
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
15
Prova dell’uso
risultava la fornitura di 40 confezioni di sherry era insufficiente come prova
dell’uso effettivo.
R 578/2000 HIPOVITON / HIPPOVIT (DE): la Commissione di ricorso ha
confermato l’accertamento della divisione Opposizione secondo cui 450
confezioni di alimenti per animali erano insufficienti come prove dell’uso
effettivo. La controversia è pendente dinanzi al TPG.
R 689/2000 PUMBY / PUMMY (EN): la Commisione di ricorso ha ritenuto i
quantitativi di prodotti (animali giocattolo) smerciati durante il periodo di
riferimento (5 694 unità nel 1993, 4 952 nel 1994 e 3 373 nel 1995 – vale a
dire una media di 12 unità al giorno) insufficienti alla luce della natura dei
prodotti, del numero di negozi al dettaglio nel territorio di riferimento e delle
dimensioni complessive del mercato tedesco.
4.3. Esempi di uso sufficiente
129/2001 TREFF / TOP-TREFF (DE): la divisione Opposizione ha considerato
come prove sufficienti dell’uso effettivo la vendita di circa 2 000 pelouche di
animali effettuate in un segmento di prezzo elevato.
1086/2001 PREMIERE (fig.) / PREMIER (fig.) (FR): per dimostrare l’uso del
proprio marchio in Francia per riviste e periodici, l’opponente aveva
presentato: copia di un documento contabile riguardante le vendite della
rivista “PREMIERE” in Europa e copie di estratti della rivista per ciascun anno
compreso nel periodo di riferimento. La divisione Opposizione ha ritenuto che
l’opponente avesse provato adeguatamente l’uso effettivo per quanto riguarda
gli estratti della rivista, senza tener conto però del documento contabile in
quanto carente di precisazioni in ordine alla diffusione della rivista in Francia.
1390/2001 FOCUS / FOCUS DYMAMICS (FR): l’opponente aveva prodotto
una fattura riferentesi alla vendita di una macchina laser da taglio ad alta
precisione per FRF 565 000, un catalogo descrittivo delle sue prestazioni e
alcune fotografie raffiguranti il prodotto. La divisione Opposizione ha
considerato tali prove come sufficienti tenuto conto della natura del prodotto,
della specificità del mercato di appartenenza e del suo prezzo molto elevato.
5.
Luogo dell’uso
5.1. Uso nel mercato “interno”
I marchi devono essere usati nel territorio nel quale sono protetti (la Comunità
europea per i MC, il territorio dei rispettivi Stati membri per i marchi nazionali).
Ciò non significa peraltro che essi debbano essere usati ovunque nel territorio
in questione, essendo sufficiente l’uso parziale purché effettivo.
Tenuto conto del fenomeno della mondializzazione del commercio, la sede
del titolare del marchio non può considerarsi un indizio sufficiente del fatto
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
16
Prova dell’uso
che l’uso abbia avuto luogo in quel determinato paese. Sebbene l’articolo 15,
paragrafo 2, lettera b), RMC preveda che l’apposizione del marchio
comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento nella Comunità solo ai fini
dell’esportazione si considera uso del marchio, la mera indicazione della sede
dell’opponente in quanto tale non costituisce una prova di tale attività.
600/2000 Topolino / POCOLINO (DE), 827/2000 Marco / MARCA (EN)
5.2. MC: uso nella Comunità europea
Se il marchio anteriore è un marchio comunitario, deve essere utilizzato “nella
Comunità” (articoli 15, paragrafo 1, e 43, paragrafo 2, RMC).
Non è necessario che il marchio venga usato ovunque nella Comunità.
L’effettività dell’uso può essere accertata anche quando il marchio sia stato
utilizzato in una parte soltanto di essa, ad esempio in un unico Stato membro
o in parte di quest’ultimo.
Qualsiasi altra regolamentazione sarebbe discriminatoria tra imprese piccole
e grandi e quindi contraria alla finalità perseguita dal sistema del marchio
comunitario, inteso a consentire attività di ogni tipo e dimensione.
La sufficienza dell’uso in una parte soltanto della Comunità trova riscontro
nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in occasione
dell’adozione del regolamento sul marchio comunitario (dichiarazioni
congiunte del Consiglio e della Commissione del 20 dicembre 1993, n. 10, GU
UAMI 1996, pag.615). Ai termini di questa dichiarazione, “Il Consiglio e la
Commissione ritengono che l’utilizzazione effettiva ai sensi dell’articolo 15 in
un solo Stato membro costituisca effettiva utilizzazione nella Comunità”.
Il dipartimento Marchi dell’Ufficio si atterrà a questa dichiarazione, ancorché
essa abbia solo valore interpretativo e non sia giuridicamente vincolante.
5.3. Marchi nazionali: uso nello Stato membro di riferimento
Se il marchio anteriore è un marchio nazionale che ha effetti in uno degli Stati
membri dell’Unione europea, il marchio deve essere stato effettivamente
utilizzato nel paese in cui è tutelato (articolo 43, paragrafo 3, RMC). L’uso in
una parte dello Stato membro, purché effettivo, è considerato sufficiente.
5.4. Uso nelle operazioni di importazione ed esportazione
Il marchio dev’essere utilizzato nel territorio di riferimento nel quale è
registrato. Le prove che si riferiscano unicamente all’importazione dei prodotti
nella zona geografica di riferimento possono considerarsi sufficienti come
prova dell’uso in tale zona, in funzione delle circostanze del caso concreto.
802/1999 MILES / MORE MILES (EN)
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
17
Prova dell’uso
In forza dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), RMC, è inoltre considerata
come uso ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo l’apposizione del
marchio comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento nella Comunità
solo ai fini dell’esportazione.
6.
Uso del marchio così come registrato – uso di varianti del
marchio così come registrato
6.1. Principio: rilevanza del registro
Ai sensi degli articoli 15 e 43 RMC, il marchio deve essere usato come è stato
registrato. Pertanto, il registro (comunitario o nazionale) costituisce il punto di
partenza dell’analisi.
6.2. Uso del marchio così come registrato
6.2.1. Uso così come registrato – marchi denominativi
I marchi denominativi sono costituiti da lettere, numeri ed altri segni riprodotti
nei caratteri standard utilizzati dal rispettivo ufficio. In altri termini, nessun
elemento figurativo o emblematico particolare viene rivendicato per questo
tipo di marchi.
Sono altresì denominativi i marchi che, pur essendo registrati come figurativi,
sono tuttavia riprodotti in caratteri standard che siano però differenti da quelli
in uso presso il rispettivo ufficio.
Una caratteristica comune a tutti i marchi denominativi è che essi si
considerano usati così come registrati, e non come varianti, se sul mercato
compaiono in caratteri o dimensioni che pur essendo diversi da quelli figuranti
nel registro sono considerati di uso comune nel rispettivo mercato.
6.2.1.1. Uso di marchi denominativi in caratteri differenti
I marchi denominativi si considerano usati così come registrati se il carattere
è differente. Non sarebbe corretto analizzare questo tipo di uso sotto il profilo
dell’alterazione del carattere distintivo.
Diverso è tuttavia il discorso quando il carattere sia speciale, come nel caso di
una carattere manoscritto, di modo che l’aspetto complessivo del marchio
denominativo si muti in quello di un marchio figurativo.
6.2.1.2. Uso di marchi denominativi in formato differente
(caratteri maiuscoli e minuscoli)
La modifica del formato delle lettere o dei caratteri maiuscoli o minuscoli è
consueta nell’uso dei marchi denominativi. Pertanto, tale uso va considerato
uso del marchio registrato.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
18
Prova dell’uso
Tuttavia, nel caso in cui il marchio sia registrato con un’ortografia inusuale –
ad esempio lettere maiuscole poste al centro, lettere iniziali inusitatamente
minuscole, ecc. – e la forma usata non abbia lo stesso aspetto (o viceversa),
tale uso va analizzato in base alla regola applicabile alle varianti (articolo 15,
paragrafo 2, lettera a), RMC).
6.2.1.3. Uso di marchi denominativi a colori
I marchi denominativi sono registrati in bianco e nero. L’uso di marchi a colori
è consueto e non costituisce una variante, bensì uso del marchio registrato.
La Commissione di ricorso ha escluso che il carattere distintivo del marchio
denominativo “BIOTEX” fosse alterato, nonostante i vari mutamenti stilistici,
come le ombre che davano un’impressione di tridimensionalità e una diversa
sfumatura di colore della lettera ‘I’. Essa ha ritenuto che tali variazioni
avessero carattere minimo e abituale.
R 812/2000-1 BIOTEK / BIOTEX (EN) (che ha annullato la decisione della DO
n. 1518/2000)
6.2.1.4. Uso del marchio denominativo con aggiunte
generiche o descrittive
Nel caso in cui un marchio denominativo (o di qualsiasi altro tipo) registrato
sia utilizzato congiuntamente ad un’indicazione generica del prodotto o a un
termine descrittivo che non fa parte del marchio stesso, tale uso si considera
come uso del marchio registrato. Le aggiunte consistenti in semplici
indicazioni delle caratteristiche dei prodotti e servizi, ad esempio il loro tipo,
qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o data di produzione
dei prodotti o di prestazione dei servizi, non costituiscono, in linea generale,
uso di una variante del marchio.
Si tratta di casi che in precedenza sono stati presi in esame alla luce della
regola applicabile alle varianti, in cui di norma le variazioni dei marchi sono
state considerate irrilevanti. In base a questo principio, i seguenti elementi
aggiuntivi non sono stati considerati alterare il carattere distintivo del marchio:
Aggiunta/eliminazione
Caso
“basics”
per scarpe
802/1999 MILES / MORE MILES
(EN)
Cifre (descrittive della quantità di per prodotti farmaceutici
ingrediente attivo) in QUANTOR
150, QUANTOR 300, QUANTOR ® 892/1999 QUANTOR / KONTOR 7
(fig.) (EN)
150, QUANTOR ® 300
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
19
Prova dell’uso
“bière sans alcool”
per birre
“bière de haute qualité”
242/2000 SILVER / SILVER COLA
(EN)
“pur malt”
“King Size” o “KS”
per sigarette
256/2000 GOLD MARK / GOLD
BLOCK (EN)
Omissione
del
“PORTUGAL” nel marchio
termine 339/2000 BIODERMA Portugal /
Biodermal (EN) (confermato dalla
CdR in R 282/2000-4)
“cosmétique”, “cosmétique juvénile”, per prodotti di bellezza
“cosmétique éternelle”, “cosmétique
2451/2000 BIODERMA Portugal /
biologique
BIODERMA (EN)
“CABERNET”, “PINOT GRIGIO per vini
TRENTINO”,
“VAL
D’ADIGE
3477/2002
IL
SCHIAVA ROSATA”, ecc.
PORTALE (EN)
PORTALE
/
La Commissione di ricorso è pervenuta al medesimo risultato nel
procedimento R 608/2000-4 PALAZZO / HELADERIA PALAZZO (EN)
(aggiunta della parola “ITALIANAS”), precisando tuttavia che il marchio
registrato non va considerato come usato solo in caso di alterazione
“sostanziale”. D’altro lato, nel procedimento R-386/1999-1 OMEGA / TERTA
OMEGA ANTIOXYDANTS (EN), la Commissione di ricorso ha statuito che
l’uso del segno “OMEGA” non poteva considerarsi come uso del marchio
registrato “OMEGA-FARMACEUTICA”, rilevando che non era possibile
eliminare una delle due parole che compongono una combinazione di due
termini aventi la stessa rilevanza visiva, senza alterare di conseguenza
l’aspetto complessivo del marchio.
6.2.2 Marchi figurativi
L’uso a colori di un marchio figurativo registrato in bianco e nero costituisce
uso del marchio registrato, salvo nel caso in cui venga alterata l’impressione
globale suscitata dal marchio (riguardo ai marchi figurativi con elementi
cromatici, v. oltre, punto II.6.4.4).
Analogamente, l’aggiunta di elementi verbali ad un marchio figurativo non dà
luogo, in linea generale, ad una variante del marchio figurativo, se tali
elementi verbali sono descrittivi o consistono in indicazioni generiche o in un
altro marchio (denominativo).
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
20
Prova dell’uso
6.2.3 Marchi 3D
I marchi tridimensionali sono di differenti tipi. Alcuni marchi 3D sono oggetti
usati come marchi (ad esempio, le statuette sulle carrozzerie delle
automobili). Essi sono spesso usati in dimensioni variabili e tali variazioni
equivalgono, di solito, ad un uso del marchio registrato.
Alcuni marchi 3D consistono esclusivamente nella forma dei prodotti o del loro
imballaggio, ad esempio bottiglie o altri contenitori. È abituale nel commercio
che tali forme siano immesse sul mercato congiuntamente a marchi
denominativi o a indicazioni descrittive, o che le bottiglie o i contenitori rechino
anche etichette.
La questione se un tale uso costituisca uso del marchio tridimensionale ai fini
della conservazione dei diritti di marchio non è ancora stata sollevata dinanzi
alla DO, ma nel caso in cui sorgesse si dovrebbe considerare il marchio, in
linea di massima, usato così come registrato.
6.2.4 Marchi di colore
I marchi di colore vanno tenuti distinti dai marchi figurativi composti da uno o
più colori. I marchi di colore sono marchi consistenti in uno o più colori in
quanto tali. Se il marchio è una combinazione di colori, nella registrazione può
essere indicata o non indicata una determinata distribuzione o proporzione dei
vari colori.
Nel commercio è abituale che i colori o le combinazioni di colori siano usati
sulle confezioni dei prodotti, tuttavia in combinazione con un marchio
denominativo distintivo e con indicazioni descrittive.
La questione se un tale uso costituisca uso del marchio di colore ai fini della
conservazione dei diritti di marchio non è ancora stata sollevata dinanzi alla
DO, ma nel caso in cui sorgesse si dovrebbe considerare il marchio, in linea
di massima, usato così come registrato, sempreché il colore o i colori
rimangano notevolmente visibili.
6.3
Uso di più di un marchio
Si deve valutare caso per caso attentamente se gli elementi aggiunti od
omessi rappresentino un mutamento del marchio o la raffigurazione di un altro
marchio. In taluni settori di mercato è abbastanza consueto che i prodotti e
servizi rechino non solo il loro marchio individuale, ma anche il marchio del
gruppo di appartenenza (o marchio della casa madre). In questi casi, il
marchio registrato non è usato in una forma differente, ma due marchi
autonomi sono validamente utilizzati nello stesso tempo.
802/1999 Miles / More Miles (EN) (l’elemento aggiuntivo era la
denominazione dello specifico modello di scarpa “Basics”), 1378/2000 TERRY
/ MERRY (EN).
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
21
Prova dell’uso
La Commissione di ricorso ha considerato la presentazione delle due parole
“MINUTO” e “DUBOIS” quale uso di due marchi distinti, dato che dalle prove
prodotte dall’opponente emergeva che “DUBOIS” era una vecchia marca
dell’opponente, dotata di propria identità, e che tale marchio era presente sul
mercato accompagnato da una serie di segni, com’era usuale
nell’etichettatura di quei determinati prodotti (vini).
R 206/2000-3 MINU’ / MINUTO (EN)
L’aggiunta di un’altra parola non altera il carattere distintivo di un marchio se
la parola aggiunta verrà percepita come un altro marchio registrato a causa
del duplice uso del simbolo “®”.
FORMA REGISTRATA
USO CORRENTE
Decisione n.
CLASSIC
NESCAFÉ®
CLASSIC®
1317/2001 (EN)
Tale situazione va distinta da quella in cui il simbolo “®” sia raffigurato solo
una volta dopo i vari elementi verbali. In tal caso, tale indicazione potrebbe
essere percepita come riferita all’intera combinazione.
1391/2001 BIO / Io Bio (EN)
Non sussiste uso di due o più marchi, bensì uso di un marchio composto,
quando i vari elementi appaiano come un “tutto unico”. Ciò avviene quando
essi sono di fatto fusi l’uno nell’altro. Ciascun caso di specie va però, come
sempre, valutato in base alle sue peculiarità concrete. Gli usi vigenti nello
specifico settore di mercato possono avere importanza decisiva ai fini della
decisione.
3477/2002 IL PORTALE / PORTALE (EN), 3484/2002 CARGOBULL /
CARGOMAX (EN)
Nei procedimenti nn. 616/2001 BIO / bio garantie (fig.) (FR) e 1391/2001 BIO
/ Io Bio (EN), la divisione Opposizione ha statuito che ciascuno dei segni
seguenti
(616/2001)
(1391/2001)
costituiva un marchio composto, i cui elementi aggiunti alterano il carattere
distintivo del marchio registrato (il termine “BIO”). Tuttavia, annullando la
decisione n. 616/2001 della divisione Opposizione, la Commissione di ricorso
ha statuito, nella decisione R 389/2001-4, che in quel caso il termine “BIO”
individuava lo specifico prodotto, mentre il termine “DANONE” individuava
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
22
Prova dell’uso
l’impresa produttrice. Considerato il carattere meramente descrittivo
dell’elemento ulteriore “con bifidus activo”, la CdR ha ritenuto provato l’uso del
marchio denominativo registrato “BIO” per i rispettivi prodotti.
6.4
Variazioni ammissibili e inammissibili
6.4.1 Criteri per la determinazione dell’ammissibilità di una
variazione
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), RMC, l’utilizzazione del
marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il
carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato
costituisce altresì uso del marchio. Ciò significa che le differenze tra la forma
in cui il marchio è usato sul mercato e la forma registrata sono ammissibili nei
limiti in cui non venga alterato il carattere distintivo del marchio.
È importante rilevare che, nelle ipotesi in cui trova applicazione l’articolo 15,
paragrafo 2, lettera a), RMC, il successivo raffronto tra i segni (ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 5, RMC) deve essere
effettuato tra il MC richiesto e il marchio anteriore nella sua forma registrata.
Un obbligo assoluto di usare il marchio nella forma in cui era stato registrato
equivarrebbe ad ignorare la realtà del mercato, in particolare la costante
evoluzione nella commercializzazione dei prodotti e l’esigenza, da parte dei
titolari dei marchi, di adattare l’uso del loro marchio ai nuovi contesti. D’altro
lato, le modifiche nell’uso non devono alterare il carattere distintivo del
marchio.
Le questioni a cui dare risposta sono due. In primo luogo, occorre chiarire che
cosa debba intendersi per carattere distintivo del marchio così come è stato
registrato. In secondo luogo, occorre valutare se il marchio quale viene usato
alteri tale carattere distintivo.
Vi è un’interdipendenza tra la forza del carattere distintivo di un marchio e gli
effetti delle alterazioni ad esso apportate. I marchi dotati di carattere
altamente distintivo possono risultare meno influenzati dai cambiamenti
rispetto ai marchi dotati di carattere distintivo limitato. D’altro lato, gli elementi
aggiunti od omessi del marchio altereranno con più facilità il carattere
distintivo dei marchi che lo posseggono in modo limitato.
1391/2001 BIO / Io Bio (EN)
Se un marchio si compone di più elementi, di cui solo uno o alcuni hanno
carattere distintivo e rendono così il marchio idoneo nel suo complesso alla
registrazione, un’alterazione od omissione di tale elemento o la sua
sostituzione con un altro elemento comporta, di massima, che il carattere
distintivo sia alterato.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
23
Prova dell’uso
Per accertare se l’uso di una variante del marchio debba essere accettato o
se il carattere distintivo sia alterato, deve tenersi conto degli usi in vigore nel
rispettivo ramo di affari o di commercio.
Anche se, nell’accertare se il carattere distintivo sia alterato, si può essere
facilmente portati ad indagare nelle percezioni del pubblico, un simile
approccio non terrebbe conto del fatto che il pubblico è consapevole solo del
marchio quale è stato usato, e non così come registrato, talché la base del
raffronto non sarebbe quella appropriata. La percezione del pubblico, quindi,
non rileva in questo contesto.
Un criterio d’indagine potrebbe essere chiedersi se il marchio così come è
stato usato, rispetto al marchio oggetto dell’opposizione, conferisca una tutela
uguale o comunque non superiore rispetto al marchio così come registrato.
Se ad essere in conflitto con il marchio contestato è il solo marchio quale è
usato, ma non anche quello come registrato, l’uso del marchio non va
considerato avere lo stesso carattere distintivo.
Quale regola empirica, la DO ha elaborato i criteri seguenti per stabilire se
l’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), RMC trovi applicazione.
6.4.2 Variazioni di lettere e parole
In linea generale, una differenza nelle lettere o addirittura nelle parole
costituisce un’alterazione del carattere distintivo del marchio. I seguenti
cambiamenti sono stati ritenuti alterare il carattere distintivo di un marchio:
FORMA REGISTRATA
USO CORRENTE
(non ammesso)
Decisione n.
THE WARRIORS
WARRIORBELL
165/1999 (EN)
CHIO
Cihochics
271/1999 (EN)
Cihorella
BONOLI
BONOLIVA
2996/2000 (FR)
La Commissione di ricorso ha ritenuto che l’uso delle parole “CAPTAIN
BIRDS EYE” non costituisse uso del marchio anteriore “CAPTAIN” (R
89/2000-1 EL CAPITAN PESCANOVA / CAPTAIN (EN)).
L’aggiunta o l’omissione di preposizioni insignificanti non altera neanch’essa il
carattere distintivo:
FORMA REGISTRATA
USO CORRENTE
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
Decisione n.
24
Prova dell’uso
CASTILLO DE
PERELADA
CASTILLO PERELADA 1714/2001 (EN)
(omissione di “DE”)
6.4.3 Variazioni di marchi ed elementi figurativi
Se l’aspetto complessivo di un marchio figurativo viene modificato, la
conseguenza sarà, in generale, una constatazione che il carattere distintivo è
stato alterato.
Esempi:
Registrazione
Uso
Procedimento
237/1999
(EN)
(omissione della parola
MAXOR)
206/2000 (EN)
SANSON
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
1976/2001 (EN)
25
Prova dell’uso
932/2001 (EN)
VAQUER
Quanto alle aggiunte, omissioni o modificazioni di elementi figurativi, vi è una
tendenza a ritenere che tali variazioni non alterino il carattere distintivo di
marchi che contengono anche elementi verbali.
FORMA
REGISTRATA
USO CORRENTE
Decisione n.
COMPUTERVISION
609/1999 (EN)
ILS
1207/1999 (EN)
BIODERMA
2451/2000 (EN)
1944/2000 (EN)
Ciò è particolarmente agevole quando l’elemento emblematico
prevalentemente descrittivo dei prodotti e servizi di cui trattasi.
FORMA
REGISTRATA
USO CORRENTE
Decisione n.
per riviste di corse di
cavalli
1308/2000 (EN)
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
26
è
Prova dell’uso
FILDOR
per fili e tessuti
682/2001 (EN)
Tuttavia, la variazione di un elemento figurativo altera il carattere distintivo di
un marchio se tale elemento figurativo è dominante rispetto all’impressione
complessiva suscitata dal marchio. Quanto ai marchi che constano sia di
elementi verbali sia di elementi figurativi, un’evidente differenza in un
elemento figurativo dominante comporta un’alterazione del carattere
distintivo, anche se l’elemento verbale resti immutato.
FORMA REGISTRATA
USO CORRENTE
TACK
Decisione n.
295/1999 (EN)
982/1999 (EN)
1314/1999 (EN)
(confermato dalla CdR
in R 150/2000-1)
(il cerchio e la linea
sono di color rosso)
CAMPELO – C.
MINHOTO CAMPELO
926/1999 (EN)
758/2000 (EN)
POMS
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
776/2000 (FR)
27
Prova dell’uso
3099/2000 (EN)
484/2001 (FR)
NIKE
R 833/1999-1 NIKE F.I.T.
/ NIKE (fig.) (ES), R
880/1999-1 NIKE TRIAX
SERIES / NIKE (fig.)
(ES), R 16/2000-1 NIKE /
NIKE (fig.) (ES), R
19/2000-1 NIKE TOWN /
NIKE (fig.) (ES), R
73/2000-1 NIKE (fig.) /
NIKE (fig.) (ES), (cause
pendenti dinanzi al TPG)
L’uso di un marchio puramente figurativo in senso invertito non ne altera il
carattere distintivo.
FORMA REGISTRATA
USO CORRENTE
Decisione n.
1835/2000 (EN)
6.4.4 Variazioni di colori
Affinché i marchi di colore siano considerati usati, devono essere utilizzati con
gli stessi colori della registrazione. Variazioni insignificanti nelle sfumature e
nell’intensità del colore non alterano il carattere distintivo. Se i marchi di
colore sono usati solo in bianco e nero, tale uso non si considera uso del
marchio.
Se viene registrata una combinazione di colori, l’uso in proporzioni variabili
non altera il carattere distintivo. Diverso è invece il caso quando siano state
rivendicate determinate proporzioni e queste vengano alterate in modo
sostanziale nella variante in uso.
Quanto ai marchi figurativi con elementi cromatici, l’uso di colori (differenti)
non va considerato alterazione del carattere distintivo del marchio, a meno
che la raffigurazione del colore costituisca un elemento dominante
nell’impressione complessiva suscitata dal marchio.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
28
Prova dell’uso
242/2000 SILVER / SILVER COLA (EN), 1044/2000 CAFES EL CRIOLLO /
Criollo Rico (EN)
7.
Uso per i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato
In forza dell’articolo 15 RMC, per essere tutelato il marchio deve essere usato
per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Ai sensi della prima frase
dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC, il marchio registrato anteriore dev’essere
stato seriamente utilizzato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato
e sui quali si fonda l’opposizione. La seconda frase della stessa disposizione
precisa che se il marchio anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei
prodotti o servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame
dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o servizi.
7.1
Raffronto dell’uso con la specificazione
Occorre valutare attentamente se i prodotti e servizi per i quali il marchio è
stato usato rientrino realmente nella categoria elencata nella specificazione.
Ad esempio, l’uso del marchio per “pizza e pasta già preparate” non è coperto
dall’espressione “preparati a base di cereali”, con la conseguenza che, anche
se si tratta di prodotti che possono essere considerati simili, non è stata
addotta alcuna prova dell’uso per “preparati a base di cereali” (1196/2001
PIZZA DEL ARTE / VELARTE (EN)).
In un altro procedimento, è stato deciso che l’uso relativo a “pannolini e
pannoloni per incontinenza” non costituisce uso per i prodotti registrati, ossia
“prodotti farmaceutici, veterinari e disinfettanti”, anche se quegli stessi prodotti
possono essere venduti nelle farmacie (1088/2000 EN DEMARA / DEMAR
ANTIBIOTICOS, S.A. (EN), confermata dalla CdR in R 807/2000-3).
Le prove dell’uso per “servizi di intrattenimento” non sono neanch’esse state
accolte come prove che il marchio anteriore fosse stato usato effettivamente
per “servizi di istruzione” (3412/2002 CAI / Kay (EN)).
7.2
Rilevanza della classificazione
La classe specifica nella quale rientrano i prodotti o servizi in riferimento ai
quali un marchio è stato usato assume rilevanza.
Se un marchio è stato utilizzato per prodotti che manifestamente
appartengono ad una classe determinata, ad esempio scarpe ortopediche
(classe 10), ma è ciononostante registrato per scarpe in generale (classe 25),
il fatto che il termine generico “scarpe” sia comune a entrambe non significa
che il marchio sia stato usato per i prodotti per i quali è stato registrato (cioè
quelli di cui alla classe 25).
7.3
Uso e registrazione per “titoli di classi”
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
29
Prova dell’uso
Se un marchio è registrato per tutte le indicazioni generali dei titoli di una
determinata classe ed è stato usato per prodotti o servizi correttamente
classificati nella stessa classe, esso si considera usato per gli specifici
prodotti o servizi.
Per altro verso, se un marchio è registrato per alcune delle indicazioni
generali dei titoli di una determinata classe, ma è stato usato per prodotti o
servizi rientranti in un diverso titolo della stessa classe, esso non si considera
usato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
7.4
Termini generici/generali nella classificazione
In linea di massima, non è corretto trattare la prova dell’uso per determinati
prodotti o servizi come se coprisse ulteriori prodotti e servizi elencati nella
registrazione del marchio anteriore. Occorre rilevare, in particolare, come non
costituisca un criterio valido, sotto questo profilo, il riferimento al concetto di
somiglianza dei prodotti e servizi. Né la seconda frase dell’articolo 43,
paragrafo 2, RMC contempla alcuna eccezione a tale riguardo.
1153/1999 VITABIT / Vitallift (DE), 3078/2000 CARIBBEAN CLUB /
CARIBBEAN TWIST (EN)
Qualche generalizzazione può tuttavia risultare appropriata, quando il marchio
anteriore sia stato registrato per una categoria ampia di prodotti o servizi, ma
l’opponente fornisca prove dell’uso soltanto con riferimento a determinati
prodotti o servizi rientranti in questa categoria. Tale circostanza fa sorgere la
questione se le prove dell’uso presentate vadano considerate rigorosamente
come prove dell’uso per quei soli prodotti o servizi determinati, che non
vengono menzionati in quanto tali nell’elenco di prodotti e servizi, ovvero per
la categoria ampia elencata.
L’approccio da seguire, al riguardo, è flessibile in quanto dipende sia dalla
portata della categoria ampia sia dalle caratteristiche comuni che presentano
gli specifici prodotti o servizi per i quali sono state presentate prove dell’uso.
Se l’uso riguarda vari prodotti o servizi rientranti nella categoria generale, la
prova dell’uso può essere considerata sufficiente con riferimento alla
categoria generale. La definizione di una sottocategoria distinta può essere
possibile se i prodotti e servizi specifici condividono sufficienti caratteristiche
comuni sotto tale aspetto.
81/1998 EQUINOX / EQUINOX (FR), 769/1999 Ersta / PRESTA (EN)
Tuttavia, tali generalizzazioni devono trovare applicazione con molta cautela e
tenendo presente che, come evincesi chiaramente dalla seconda frase
dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC, la tutela del marchio anteriore si giustifica
solo nei limiti in cui il marchio sia stato realmente usato. Ciò implica che, in
linea di principio, l’uso deve considerarsi provato soltanto rispetto agli specifici
prodotti e servizi, i quali costituiscono la base per il successivo raffronto tra
prodotti e servizi, indipendentemente dal fatto che essi vengano menzionati in
quanto tali nell’elenco dei prodotti e servizi del marchio anteriore.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
30
Prova dell’uso
1475/2000 Risi / ISI (fig.) (EN), 2899/2001 TYBOX / TBOX (FR)
8.
Uso da parte del titolare o a suo nome
8.1
Uso da parte del titolare
In forza degli articoli 43, paragrafo 2, e 15, paragrafo 1, RMC, è al titolare che
incombe in linea di massima di utilizzare seriamente il marchio registrato
anteriore. Queste disposizioni comprendono del pari l’uso compiuto dal
precedente titolare del marchio.
1426/1999 QUINTA DE VENTOZELO / VINHO DO PORTO (EN)
8.2
Uso da parte di terzi autorizzati
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, RMC, l’uso del marchio con il consenso
del titolare è considerato come effettuato dal titolare. Ciò implica che il
consenso prestato dal titolare sia anteriore all’uso del marchio da parte del
terzo, essendo insufficiente un consenso successivo.
Un caso tipico di uso da parte di terzi si ha con l’uso compiuto dal
licenziatario. L’uso da parte di imprese economicamente collegate al titolare
del marchio, ad esempio da parte di imprese che fanno capo allo stesso
gruppo societario (consociate, controllate, ecc.) si considera anch’esso uso
autorizzato. Del pari, il caso in cui i prodotti sono fabbricati dal titolare del
marchio (o con il consenso di quest’ultimo), ma sono in seguito immessi sul
mercato da distributori operanti nel commercio all’ingrosso o al dettaglio, si
considera altresì come uso del marchio.
In sede probatoria è sufficiente, in prima analisi, che l’opponente si limiti a
presentare prove che un terzo ha utilizzato il marchio. L’Ufficio presumerà che
tale uso, tenuto conto altresì della capacità dell’opponente di dimostrarlo, è
avvenuto con il previo consenso dell’opponente.
3078/2000 CARIBBEAN CLUB / CARIBBEAN TWIST (EN), 1063/2001
ANASTASIA / ANASTASIA (EN), 2308/2001 TRIVASTA / TRAVATAN (EN),
3798/2002 BISON / Bistoon (DE)
Le Commissioni di ricorso hanno confermato tale approccio, statuendo che
sarebbe del tutto improbabile che l’opponente facesse valere un uso fatto da
un contraffattore per dimostrare che il proprio marchio era stato usato nel
territorio di riferimento durante il periodo considerato.
R 733/1999-1 AFFINAGE / AFFINITE (EN), R 756/1999-2 DOC & TORS /
DOCTORS (EN)
Cionondimeno, qualora vi siano dubbi da parte dell’Ufficio o, in generale,
ogniqualvolta il richiedente eccepisca espressamente l’assenza del consenso
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
31
Prova dell’uso
del titolare, all’opponente incomberà di produrre prove ulteriori del suo previo
consenso all’uso del marchio. In siffatta ipotesi, l’Ufficio concede
all’opponente un ulteriore termine di due mesi per presentare tali prove.
391/1999 HOREGON/OREGON (EN)
8.3
Uso di marchi collettivi
I marchi collettivi, in genere, non sono utilizzati dal titolare, bensì dai membri
dell’entità collettiva.
In forza dell’articolo 68 RMC, l’utilizzazione fatta da (almeno) una persona a
ciò abilitata soddisfa il requisito dell’uso, fermo restando il requisito dell’uso
effettivo.
La caratteristica peculiare dei marchi collettivi risiede nel fatto che la loro
finalità precipua non è quella di indicare l’origine dei prodotti o servizi, bensì di
attestare che i prodotti o servizi contrassegnati dal marchio rispondono a
determinate caratteristiche o requisiti qualitativi. Di tale diversa funzione deve
tenersi conto in sede di valutazione della prova dell’uso necessaria, ai sensi
dell’articolo 64, paragrafo 3, RMC.
In un caso particolare si è ritenuto pertanto che un elenco delle persone
autorizzate all’uso del marchio, ossia fabbricanti, produttori, fornitori, di servizi
ed altri, fosse da solo sufficiente come prova dell’estensione dell’uso. Ulteriori
requisiti attinenti all’effettività dell’uso del marchio collettivo da parte di
persone autorizzate, ossia documenti che evidenziassero il marchio collettivo
sui prodotti o fatture che attestassero vendite effettive di prodotti
contrassegnati dal marchio collettivo, sono state considerate superflue.
1392/2001 NF (fig.) / MF (fig.) (FR)
9.
Periodo dell’uso
9.1
Uso nel corso dei cinque anni precedenti la data della
pubblicazione
L’opponente deve dimostrare di aver usato il marchio durante il periodo di
cinque anni precedente la data di pubblicazione della domanda di marchio
comunitario.
Il periodo di cinque anni si calcola retroattivamente a partire dalla data in cui
la domanda impugnata è stata pubblicata. Ad esempio, se una domanda è
stata pubblicata il 15 giugno 2001, all’opponente incomberà di provare l’uso
effettivo del proprio marchio durante il periodo compreso tra il 15 giugno 1996
e il 14 giugno 2001.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
32
Prova dell’uso
Non è necessario che l’uso sia stato fatto per l’intero periodo di cinque anni,
quanto piuttosto nel corso di tale periodo. Le disposizioni relative al requisito
dell’uso non impongono un uso continuato.
9.2
Periodo di tolleranza di cinque anni
Il periodo di cinque anni, denominato comunemente “periodo di tolleranza” (o
di “grazia”), si applica sia dopo la registrazione iniziale che dopo ogni
interruzione dell’uso effettivo.
9.2.1 Periodo di tolleranza iniziale
A norma dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC, l’onere della prova dell’uso
presuppone che il marchio anteriore registrato, alla data di pubblicazione della
domanda di MC, fosse stato registrato per non meno di cinque anni.
In altri termini, i titolari di marchi registrati godono di un “periodo di tolleranza”
di cinque anni dopo la registrazione del marchio. All’opponente non incombe
pertanto alcun onere di provare l’uso del proprio marchio registrato, se il
periodo di tolleranza ad esso corrispondente non è ancora decorso al
momento della pubblicazione della domanda di MC. Né gli incomberà in una
fase successiva, qualora il periodo di tolleranza spiri dopo la pubblicazione
della domanda di MC, ma prima della conclusione del procedimento di
opposizione.
9.2.1.1. Dies a quo del periodo di tolleranza iniziale per i
MC – data di registrazione
La data determinante come dies a quo del periodo di tolleranza di cinque anni
è, conformemente agli articoli 15 e 43, paragrafo 2, RMC, la data di
“registrazione” del MC anteriore.
9.2.1.2. Dies a quo del periodo di tolleranza iniziale per i
marchi nazionali
Per i marchi nazionali, occorre accertare la data che sia equivalente alla data
di registrazione dei MC. Nell’interpretare tale concetto, si deve tener conto del
fatto che vi sono sistemi di marchi nazionali che contemplano un
procedimento di opposizione successivo alla registrazione. Inoltre, vi sono
uffici nazionali presso i quali i diritti di registrazione vengono retrodatati alla
data del deposito.
Alla luce di questi differenti sistemi procedurali nazionali, il termine
“registrazione” va interpretato come “data in cui è completato il procedimento
di registrazione”. Infatti, non si può pretendere dal titolare del marchio
corrispondente che utilizzi il proprio marchio nonostante il fatto che sia in
corso un procedimento di esame o di opposizione contro di esso. Questo
intendimento è in linea con l’approccio riservato ai MC anteriori, poiché la data
di registrazione di un MC, menzionata all’articolo 43, paragrafo 2, RMC quale
data determinante come dies a quo del periodo di tolleranza, corrisponde
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
33
Prova dell’uso
anch’essa sempre alla data
in cui è completato il procedimento di
registrazione. Inoltre, questa interpretazione pone il requisito dell’uso di cui
all’RMC in armonia con le normative nazionali, le quali prevedono in genere
espresse disposizioni a tale riguardo.
R 776/2000 NATUROME / NATUROMA (EN)
Se la data di registrazione nazionale è retrodatata alla data di deposito, anche
se il procedimento di registrazione sia giunto a compimento solo in seguito, la
data successiva è quella determinante.
Il capitolo 12 dell’opuscolo “Diritto nazionale in materia di MC” precisa, per
ciascuno Stato membro, quale sia la data determinante.
9.2.1.3. Dies a quo del periodo di tolleranza per i marchi
internazionali (sistema di Madrid)
Il medesimo approccio si applica per i marchi registrati internazionali. Ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 2, RMC, dell’accordo di Madrid, gli uffici nazionali
dispongono di un termine di dodici mesi dalla registrazione del marchio nel
Registro internazionale per emettere un rifiuto (provvisorio) di tutela. Ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del protocollo di Madrid, tale
periodo è di 12 mesi o di 18 mesi dalla data di trasmissione della notifica
dell’estensione da parte dell’Ufficio internazionale. Ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 2, lettera c), del protocollo di Madrid, tale data può anche essere
posteriore ricorrendo determinate circostanze.
Se in forza di queste disposizioni sono state emesse decisioni (provvisorie) di
rifiuto, l’iter di registrazione si considera completato solo una volta che si sia
concluso in maniera definitiva il relativo procedimento, conformemente alla
rispettiva normativa nazionale applicabile in questo contesto.
L’Ufficio applica di propria iniziativa il termine di dodici mesi per i marchi del
sistema di Madrid o di dodici o diciotto mesi per i marchi di cui al protocollo di
Madrid, a seconda del paese al quale il marchio è stato esteso. Incombe alle
parti rivendicare una data posteriore rispetto ai termini, rispettivamente di un
anno o di diciotto mesi, previsti dall’accordo di Madrid e dal protocollo di
Madrid.
9.2.2 Periodo di tolleranza dopo l’interruzione dell’uso
Un nuovo periodo di tolleranza decorre dal momento in cui l’uso effettivo è
stato interrotto. L’uso effettivo deve essere ripreso entro i cinque anni
successivi. I motivi dell’interruzione dell’uso sono irrilevanti.
9.2.3 Fine del periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza spira, se si tratta di periodo di tolleranza iniziale, cinque
anni dopo la data di registrazione (o data equivalente), oppure cinque anni
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
34
Prova dell’uso
dopo l’interruzione dell’uso. La ripresa dell’uso fuori del periodo di tolleranza
inziale (o successivo) si considera tuttavia sufficiente.
Ad esempio, se un marchio anteriore è stato registrato per sette anni al
momento della pubblicazione della domanda di MC impugnata, e l’uso ha
avuto inizio per la prima volta nei 12 mesi antecedenti alla data di
pubblicazione, tale circostanza è sufficiente, anche se il marchio anteriore non
è stato usato per più di cinque anni dopo la registrazione.
9.3
Avviamento residuo
Se un marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo per più di cinque
anni prima della data di pubblicazione, la circostanza che possa esservi un
avviamento residuo o una conoscenza residua del marchio sul mercato o
presso i consumatori non è atta a “salvare” il marchio.
10. Uso “legittimo”
Il punto se un marchio sia stato utilizzato in modo tale da soddisfare il
requisito dell’uso effettivo di cui agli articoli 15 e 43 RMC postula
l’accertamento di una questione di fatto. Sotto tale profilo, l’uso sarà effettivo
anche nel caso in cui l’utilizzatore abbia violato norme giuridiche.
10.1. Uso ingannevole
Se l’uso è ingannevole ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), o
dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera c), RMC, o di disposizioni di diritto
nazionale, ciò non incide sull’accertamento dell’uso “effettivo” fatto valere per
marchi anteriori nell’ambito di un procedimento di opposizione.
Le sanzioni comminate per l’uso ingannevole sono la nullità o la decadenza, a
seconda del caso, o il divieto di uso (ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2,
RMC).
10.2 Altre forme di uso contrario alle norme giuridiche
Lo stesso principio si applica allorché l’uso viene fatto in base ad accordi di
licenza illeciti (ad esempio, accordi che trasgrediscono le regole di
concorrenza sancite dal Trattato o le regole nazionali).
Analogamente, il fatto che l’uso possa ledere diritti di terzi è del pari
irrilevante.
11. Giustificazione per il mancato uso
In forza dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC, l’opponente può scegliere in
alternativa di provare che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione del
proprio marchio registrato anteriore. Tali ragioni legittime includono, come
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
35
Prova dell’uso
precisato nell’articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, dell’accordo TRIPs, le
circostanze che sorgono indipendentemente dalla volontà del titolare del
marchio e che ostacolano l’uso del marchio.
11.1 Rischi d’impresa
Le difficoltà finanziarie incontrate da un’impresa in conseguenza di una
recessione economica o per problemi finanziari suoi propri, ad esempio in
seguito a procedimenti per insolvenza, fallimento o sospensione temporanea
delle attività, ecc., non sono considerate ragioni legittime di giustificazione del
mancato uso ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC. Si tratta di difficoltà
che fanno parte del normale rischio imprenditoriale.
120/2001 Ecros (fig.) / ERCROS (EN)
11.2 Intervento governativo
Le restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dai governi sono due
esempi di motivi legittimi per il non uso, menzionati espressamente
nell’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo TRIPs. Le restrizioni all’importazione
comprendono l’embargo commerciale riguardante i prodotti tutelati dal
marchio. Le altre condizioni stabilite dai governi possono consistere in un
monopolio statale, che impedisca qualsiasi tipo di uso del marchio, o un
divieto statuale di vendita dei prodotti per motivi sanitari o di difesa nazionale.
Casi tipici, al riguardo, sono gli adempimenti legali ai quali il titolare deve
sottostare prima di poter immettere i prodotti e servizi in questione sul
mercato.
1507/2001 DIADUR / VIADUR (EN) (per prodotti farmaceutici)
11.3 Forza maggiore
Ragioni legittime per il non uso sono anche i casi di forza maggiore che
impediscano il normale funzionamento dell’impresa del titolare.
11.4 Conseguenze della giustificazione per il mancato uso
L’esistenza di ragioni legittime non implica come conseguenza che il mancato
uso durante tale periodo venga trattato come equivalente all’uso effettivo, che
genererebbe quale ulteriore conseguenza l’inizio di un nuovo periodo di
tolleranza una volta cessate le ragioni legittime.
Il loro effetto è, invece, quello di sospendere il decorso del periodo di cinque
anni. In altri termini, il periodo di mancato uso imputabile alla ragione legittima
non viene preso in conto nel calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni.
Oltretutto, il periodo di tempo durante il quale sono esistite le ragioni legittime
per il mancato uso può essere considerevolmente lungo. Se le ragioni
legittime sussistevano solo per una parte del periodo quinquennale
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
36
Prova dell’uso
precedente la pubblicazione della domanda di MC, non sempre tale
circostanza può considerarsi giustificabile per mettere da parte il requisito
della prova dell’uso. Al riguardo, assumono particolare rilevanza il tempo
durante il quale tali ragioni sussistevano e il tempo trascorso dal momento in
cui esse hanno cessato di esistere.
421/1999 I-c-zym / CEREZYME (EN)
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
37
Prova dell’uso
III.
Procedura
Nella sezione II della presente parte delle direttive sono stati trattati gli aspetti
sostanziali del requisito dell’uso. Questa sezione contiene invece direttive in
merito alla procedura da seguire.
1.
Istanza del richiedente
In forza dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC, le disposizioni in tema di requisito
dell’uso si applicano soltanto quando il richiedente chieda la prova dell’uso.
L’istituto della prova dell’uso è pertanto inquadrabile nell’ambito delle
eccezioni sollevate dal richiedente.
L’Ufficio non può informare il richiedente della possibilità di richiedere la prova
dell’uso, né può invitarlo a richiederla. Data la sua posizione imparziale nel
procedimento di opposizione, all’Ufficio non è consentito suggerire a una delle
parti la possibilità di esperire un determinato mezzo procedurale, o istruire o
consigliare altrimenti le parti. Costituisce un principio generale del
procedimento in contraddittorio che si svolge dinanzi all’Ufficio che spetta alle
parti argomentare e difendere le rispettive posizioni nei modi che esse
ritengano idonei (v. articolo 74, paragrafo 1, seconda frase, RMC).
L’articolo 43, paragrafo 2, RMC non trova applicazione se una delle parti
presenta di propria iniziativa una qualsiasi prova dell’uso del marchio
anteriore fatto valere nell’opposizione. In tal caso, è irrilevante che la prova
presentata sia idonea a dimostrare solo un tipo o modo determinato di uso, o
un uso limitato ad alcuni dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è
registrato. Ciò implica che in questo caso i prodotti e servizi relativi al marchio
anteriore debbano essere posti a confronto così come elencati nel registro.
1.1. Termini per l’istanza
Non vi è alcuna disposizione specifica che fissi un termine per presentare
un’istanza di prova dell’uso. L’Ufficio considera applicabile l’articolo 74,
paragrafo 2, RMC. Va rilevato come le istanze di prova dell’uso non siano
assimilate ad “osservazioni”, per la cui presentazione l’Ufficio impartisce al
richiedente un termine contestualmente alla notificazione dell’atto di
opposizione. Pertanto, le istanze di prova dell’uso inoltrate dopo tale termine
possono essere valide.
Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, RMC, l’Ufficio può non tener conto dei
fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno
presentato in tempo utile. Tale principio si applica altresì all’eccezione di
mancato uso. È auspicabile che il richiedente presenti tale istanza quanto
prima possibile nel corso del procedimento. Tuttavia, l’Ufficio interpreta
l’articolo 74, paragrafo 2, RMC nel senso che esso si applica solo quando
l’istanza sia stata presentata dopo che le parti sono già state informate per
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
38
Prova dell’uso
iscritto che non possono più essere depositate osservazioni, ossia che
l’opposizione è pronta per la decisione.
1.2. Caratteri
dell’istanza
incondizionata
–
espressa,
inequivocabile,
L’istanza del richiedente è una dichiarazione di carattere formale, che
produce importanti conseguenze procedurali.
Ne deriva che tale istanza deve essere espressa ed inequivocabile. In linea
generale, l’istanza di prova dell’uso deve essere formulata in termini positivi
(“Richiedo che ...”; “Chiedo che l’Ufficio fissi un termine all’opponente per
provare l’uso ...”; ecc.). Una formulazione non altrettanto esplicita può sortire
le medesime conseguenze soltanto quando l’intenzione del richiedente di
richiedere la prova dell’uso sia del tutto evidente. Tuttavia, l’intenzione di
avanzare una tale richiesta non viene di norma desunta da mere osservazioni
o rilievi mossi dal richiedente circa l’uso del marchio da parte dell’opponente
(come, ad esempio “l’opponente ha utilizzato il proprio marchio
esclusivamente per ...”; “non vi sono prove che l’opponente abbia mai usato il
proprio marchio ...”; ecc.).
1078/2001 XEPIN / XENID (FR)
L’istanza deve essere, inoltre, incondizionata. Menzioni del tipo “se
l’opponente non dovesse limitare i prodotti/servizi rivendicati nelle classi ‘X’ o
‘Y’, chiediamo che fornisca prove dell’uso”; “se l’Ufficio non dovesse rigettare
l’opposizione per insussistenza di un rischio di confusione, chiediamo che
l’opponente fornisca prove dell’uso”; oppure “se l’Ufficio dovesse ritenerlo
opportuno, invitiamo l’opponente a fornire prove dell’uso del proprio marchio”,
hanno tutte carattere condizionale o sussidiario e non sono considerate alla
stregua di istanze di prova dell’uso.
412/2001 PANEL Y PERFIL / HOMEPANEL (EN)
Se i requisiti sopra menzionati non sono soddisfatti, l’Ufficio notifica
comunque all’opponente le affermazioni del richiedente, avvertendo entrambe
le parti che l’istanza non è considerata valida. Se l’istanza non è valida solo
con riferimento a parte dei diritti anteriori su cui è basata l’opposizione,
l’Ufficio limita espressamente l’invito all’opponente a fornire prove dell’uso ai
diritti per i quali vale l’onere della prova dell’uso.
2.
Invito espressamente rivolto dall’Ufficio
Se l’istanza di prova dell’uso del richiedente è conforme all’articolo 43,
paragrafo 2, RMC e alla regola 22, paragrafo 1, REMC, l’Ufficio assegna
all’opponente un termine di due mesi per presentare prove dell’uso o per
dimostrare che vi erano ragioni legittime per il mancato uso.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
39
Prova dell’uso
Nel notificare all’opponente l’istanza del richiedente, l’Ufficio gli deve rivolgere
espressamente l’invito a produrre tali prove.
Se l’istanza di prova dell’uso perviene già durante il periodo di riflessione (o
“cooling-off”) o durante il termine di due mesi concesso all’opponente per
presentare per la prima volta o per aggiungere fatti, prove ed argomenti, ciò
non implica che il periodo di riflessione sia concluso. L’istanza va invece
trasmessa all’opponente senza indugio. Nel caso in cui l’istanza di prova
dell’uso pervenga durante il periodo di riflessione e sia trasmessa
all’opponente durante lo stesso periodo, il termine per presentare prove
dell’uso deve coincidere con quello previsto per presentare per la prima volta
o per aggiungere fatti, prove ed argomenti. Il termine va prorogato
automaticamente se il periodo di riflessione è prorogato.
Se l’istanza giunge all’Ufficio prima dello scadere del termine per presentare
per la prima volta o per aggiungere fatti, prove ed argomenti ed è trattata
entro tale termine, il termine per presentare tali fatti, prove ed argomenti va
prorogato in modo da coincidere con il termine di due mesi per presentare le
prove dell’uso.
3.
Reazione dell’opponente – produzione delle prove dell’uso
3.1. Termine per presentare le prove dell’uso
L’Ufficio concede all’opponente due mesi per presentare le prove dell’uso.
L’opponente può chiedere una proroga di tale termine ai sensi della regola 71
REMC (v. oltre in dettaglio).
Il termine impartito dall’Ufficio è perentorio e le prove presentate
successivamente non sono ammesse. I documenti ricevuti tardivamente non
sono presi in considerazione, a prescindere dalla loro contestazione da parte
del richiedente.
628/2001 FREE STYLE / FREESTYLE (EN), 2295/2001 Barnet / BARNETT&
BARNET (EN)
La Commissione di ricorso ha reiteratamente affermato che, in linea di
principio, i termini devono essere rispettati e che l’Ufficio, pertanto,
correttamente non tiene conto delle prove depositate dopo la scadenza del
termine all’uopo concesso.
R 378/2000-1 RINASCIMENTO / RENACIMIENTO (EN), R 786/2000-1 PARABOOT /
PARAWET (EN), R 821/1999-3 RENOLIN / RENTOLIN (EN), R 0800/1999-1
ALPHA / ALFA (EN), R 853/2000-1 PRINCESS DIANA / PRINCE (EN)
Il Tribunale di primo grado ha confermato tale principio nella sentenza del 23
ottobre 2002, causa T-388/00 (“ILS / ELS”).
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
40
Prova dell’uso
L’opponente può richiedere una proroga di tale termine ai sensi della regola
71 REMC. Tale richiesta deve essere firmata e pervenire all’Ufficio prima dello
scadere del termine. Inoltre, essa deve contenere l’indicazione dei motivi per i
quali la proroga è richiesta. A tale riguardo, non sono sufficienti semplici
giustificazioni generiche (del tipo: “l’opponente è indisposto”; “non abbiamo
ancora ricevuto istruzioni da parte del nostro cliente”; “è necessario del tempo
ulteriore per raccogliere le prove richieste” ecc.). L’opponente deve esporre in
dettaglio le specifiche circostanze del caso di specie che gli impediscono di
fornire le prove entro il termine impartito.
Ai sensi della regola 71, paragrafo 2, REMC, l’Ufficio può, discrezionalmente,
subordinare la proroga del termine al consenso del richiedente. Nella prassi
attuale, la proroga è in questi casi accordata unilateralmente, senza chiedere
il consenso dell’altra parte.
3.2. Mezzi di prova
3.2.1. Principio
A norma della regola 22, paragrafo 3, REMC, le prove devono limitarsi, in
linea di principio, alla presentazione di documenti e campioni, come ad
esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie,
inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1,
lettera f), RMC.
La regola 22, paragrafo 3, REMC è formulata in termini di raccomandazione o
consiglio e non ha carattere esauriente o vincolante. Dall’espressione “in linea
di principio” (equivalente a “normalmente”, “di solito”), nel contesto in cui è
posta, si evince che prove di altro tipo sono parimenti ammissibili. Ad
esempio, le indagini di mercato e le quotazioni del marchio in elenchi e
pubblicazioni di associazioni professionali del settore possono servire quali
mezzi di prova idonei.
89/1999 Bilatin / VIRACTIN (DE), 892/1999 QUANTOR / KONTOR 7 (EN)
Il requisito della prova dell’uso prospetta sempre il problema del valore
probatorio che occorre attribuire al materiale presentato. I documenti probatori
prodotti possono quantomeno essere classificati in base al loro grado di
attendibilità. L’Ufficio considera i documenti redatti da terzi, generalmente, di
valore probatorio più elevato rispetto a quelli generati dal titolare o dal suo
rappresentante. Il riferimento fatto dall’opponente a stampati prodotti al suo
interno, o ad indagini od ordinativi ipotetici, è particolarmente problematico.
33/1999 BABY BJÖRN / BABY born (EN)
3.2.2. Riferimenti
L’opponente può addurre constatazioni effettuate da uffici o giudici nazionali
in procedimenti paralleli. Sebbene l’Ufficio non sia vincolato dalle
constatazioni degli uffici o dei giudici nazionali, deve tener conto di tali
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
41
Prova dell’uso
decisioni, le quali possono influire sulla sua decisione. È importante che
l’Ufficio abbia la possibilità di valutare il tipo di prove su cui si è basata la
decisione nazionale. L’Ufficio tiene conto delle diverse prescrizioni procedurali
e sostanziali eventualmente esistenti presso l’autorità nazionale in questione.
694/2000 Buss / BOSS (DE), 389/1999 DUKE / DUKE (EN) (decisione
confermata dalla Terza Commissione di ricorso, R 550/1999-3), 1016/2000
DUKE / DUKE UNIVERSITY (EN).
L’opponente può fare riferimento a documenti presentati come prove dell’uso
in precedenti procedimenti di opposizione dinanzi all’Ufficio. Ciò è stato
confermato dal Tribunale di primo grado nella citata sentenza “ILS / ELS”.
L’Ufficio considera validi tali riferimenti, a condizione che l’opponente
identifichi in modo chiaro i documenti ai quali si riferisce e il procedimento
nell’ambito del quale sono stati presentati. Se non vi è una sufficiente
individuazione dei documenti pertinenti, l’Ufficio invita l’opponente a precisare
con chiarezza i documenti ai quali si riferisce o a produrre nuovamente tali
documenti.
L’onere della prova dell’uso incombe all’opponente e non all’Ufficio o al
richiedente. Pertanto, una semplice indicazione del sito Internet nel quale
l’Ufficio può reperire ulteriori informazioni è insufficiente.
2621/2001 ADVANCE /ADVANCE (EN)
3.2.3. Dichiarazioni
Mentre i mezzi di prova sopra elencati, come imballaggi, etichette, listini di
prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali, non danno adito a
problemi particolari, è necessario esaminare più in dettaglio le dichiarazioni di
cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), RMC.
3.2.3.1. Distinzione tra ammissibilità e rilevanza (valore
probatorio)
Si è molto dibattuto sulla questione della rilevanza delle dichiarazioni. Al
riguardo, occorre tenere nettamente distinte le questioni dell’ammissibilità e
del valore probatorio di tali prove.
Per quanto concerne l’ammissibilità, la regola 22, paragrafo 3, REMC
menziona espressamente le dichiarazioni di cui all’articolo 76, paragrafo 1,
lettera f), RMC quale mezzo ammissibile di prova dell’uso. L’articolo 76,
paragrafo 1, RMC enumera i mezzi istruttori, tra i quali menziona, alla lettera
f), le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o altre
dichiarazioni che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui
vengono redatte, abbiano effetto equivalente. Occorre quindi esaminare se la
dichiarazione presentata costituisca una dichiarazione ai sensi dell’articolo 76,
paragrafo 1, lettera f), RMC. In caso di dubbio, incombe all’opponente di
presentare prove a tale riguardo.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
42
Prova dell’uso
L’espressione “altre dichiarazioni” indica dichiarazioni diverse da quelle
giurate o solenni, ma aventi effetto equivalente in forza del diritto nazionale
applicabile. Il diritto dei marchi non sembra quindi voler propugnare una
propria definizione per tali dichiarazioni. Esso rinvia piuttosto al diritto degli
Stati membri per valutare se le dichiarazioni siano giurate, solenni o
equivalenti. L’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), RMC non precisa da chi
debbano essere firmate tali dichiarazioni, talché non vi sono motivi per
ritenere che dichiarazioni firmate dalle parti stesse del procedimento esulino
da questa disposizione.
Quanto al valore probatorio di questo tipo di prove, l’Ufficio distingue tra
dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti e
quelle provenienti da una fonte indipendente.
3.2.3.2. Dichiarazioni provenienti dal titolare o da un suo
dipendente
Le dichiarazioni redatte dalle stesse parti interessate o da loro dipendenti
hanno, in genere, un peso minore rispetto alle prove provenienti da fonte
indipendente. Infatti, la percezione della parte implicata nella controversia
può, in misura maggiore o minore, essere influenzata dall’interesse personale
che essa ha sulla questione.
207/1999 Original SETTLER / TENTERFIELD EST. 1870 SADDLER (EN),
451/1999 VIVIL MASH / MASH (EN), 491/1999 FESTIVAL by GLÄSER /
FESTIVAL (EN), 586/1999 ARKO / AKA (EN), 739/1999 IMBAK / IMPACT
(EN), 1347/1999 DONTOMED / DENTOMED (DE), 1582/1999 MOBEC /
NOVEX PHARMA (EN), 63/2000 PICCOLINO / POCOLINO (EN), 198/2000
PAYLESS / PAYLESS CAR RENTAL (EN), 827/2000 Marco / MARCA (EN)
Ciò non significa, peraltro, che a tali dichiarazioni non debba attribuirsi alcun
valore probatorio. Va evitata qualsiasi generalizzazione, posto che l’esatto
valore delle dichiarazioni in questione dipende sempre dal loro contenuto
concreto. Si deve tener conto della forma e del contenuto della dichiarazione.
Le dichiarazioni in cui sono contenute informazioni concrete e dettagliate
hanno un valore probatorio superiore rispetto alle dichiarazioni formulate in
termini generali ed astratti.
L’esito finale dipenderà dalla valutazione complessiva della prova in ciascun
singolo caso. In genere, è necessario ulteriore materiale probatorio per
dimostrare l’uso, dato che il valore probatorio da attribuire a tali dichiarazioni è
più limitato rispetto a quello delle prove materiali (etichette, imballaggi, ecc.) o
a quello delle prove che provengono da una fonte indipendente. Occorre
valutare se il contenuto della dichiarazione giurata sia avvalorato in maniera
adeguata da ulteriori documenti. Il fatto che l’ufficio nazionale corrispondente
possa avvalersi di una determinata prassi di valutazione di questo tipo di
prove non implica che essa sia applicabile ai procedimenti relativi ai marchi
comunitari.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
43
Prova dell’uso
1920/2001 AGRITEC / ACRITEX (EN); v. anche 451/1999 VIVIL MASH /
MASH (EN), 586/1999 ARKO / AKA (EN), 694/2000 Buss / BOSS (DE),
739/1999 IMBAK / IMPACT (EN), 1582/1999 MOBEC / NOVEX PHARMA
(EN), 63/2000 PICCOLINO / PICOLINO (EN), 728/2001 OCTENIDERM /
OCTIDERM (DE), 1164/2001 BECKER / BECKER (EN), R 742/1999-1
CREACIONES TERESA / THERESA (EN)
3.2.2.3. Dichiarazioni rese da terzi
Le dichiarazioni provenienti da una fonte indipendente, ad esempio esperti,
organizzazioni professionali, camere di commercio, fornitori, clienti di
controparti commerciali dell’opponente, hanno valore probatorio più elevato.
868/2000 NEWTON FRUITS / NEWTONS (EN)
Va rilevato come tale prassi sia in linea con la giurisprudenza della Corte di
giustizia nella causa “Chiemsee” (sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C108/1997 e 109/1997, GU UAMI 1999, pag. 1054), nella quale la Corte ha
fornito alcune indicazioni in ordine alle prove adeguate del carattere distintivo
del marchio acquisito in seguito all’uso. Le dichiarazioni redatte dalle parti
stesse non figurano tra le prove indicate. Per contro, tutte le altre prove
menzionate, quali i sondaggi di opinione, le dichiarazioni di camere di
commercio, di organizzazioni professionali o di esperti, provengono da fonti
esterne.
3.3. Oggetto della prova dell’uso
Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, REMC, le informazioni, le prove e i
documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da
informazioni relative al luogo, al tempo, all’estensione e alla natura
dell’utilizzazione del marchio dell’opponente per i prodotti e i servizi per i quali
esso è registrato.
Questi requisiti della prova dell’uso hanno carattere cumulativo, in altri termini,
all’opponente incombe non solo di indicare, ma altresì di provare la
sussistenza di ciascuno di questi requisiti. Tuttavia, la sufficienza delle
informazioni e delle prove riguardo al luogo, al tempo, all’estensione ed alla
natura dell’uso va esaminata prendendo come base la prova prodotta nella
sua integralità.
È necessario tener conto dello specifico tipo di prodotti e servizi di cui trattasi,
nello stimare il valore probatorio della prova prodotta. Ad esempio, può
essere abituale che, nello specifico settore di mercato di cui trattasi, sui
campioni di prodotti e servizi non compaiano direttamente indicazioni che si
riferiscano a uno dei quattro aspetti menzionati nella regola 22, paragrafo 2,
REMC, di cui sopra. In questi casi, ovviamente, non sarebbe appropriato
disattendere tali prove dell’uso, se le indicazioni al riguardo possono essere
reperite nel restante materiale probatorio presentato.
222/1999 ROSETA / Rosetta (FR)
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
44
Prova dell’uso
3.3.1. Luogo dell’uso
La prova relativa al luogo dell’uso è necessaria per accertare se il marchio sia
stato effettivamente usato nel territorio nel quale riceve tutela.
3.3.2. Tempo dell’uso
La prova relativa al tempo dell’uso è necessaria per accertare se il marchio
sia stato effettivamente usato durante il periodo di cinque anni.
Ciascuna prova prodotta deve essere attentamente valutata al fine di
accertare se essa rifletta l’utilizzazione sui prodotti e servizi di cui trattasi
durante i cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di MC. In
particolare, vanno accuratamente esaminate le date figuranti su ordini, fatture
e cataloghi. Le prove da cui risulti un uso anteriore o posteriore a tale periodo
sono irrilevanti.
1307/2000 RFO / refo (EN)
I documenti probatori privi di qualsiasi indicazione della data del loro uso non
possono, in linea generale, essere presi in considerazione.
R 791/2000-1 CARLISLE SYNTEC SYSTEMS / CARLISLE (EN)
Tuttavia, se nello specifico settore di mercato è abituale che sui campioni di
prodotti non compaiano direttamente indicazioni che si riferiscano al tempo
dell’uso, i documenti non datati possono avere rilevanza in sede di
valutazione globale delle prove prodotte. Tale è il caso, segnatamente,
quando l’opponente indichi la data pertinente.
R 608/2000-4 PALAZZO / HELADERIA PALAZZO (EN).
3.3.3. Natura dell’uso
La prova della natura dell’uso è necessaria per dimostrare che il marchio sia
stato effettivamente usato come marchio d’impresa per i prodotti e servizi per
i quali esso è registrato.
È inoltre necessario che le prove dell’opponente contengano una riproduzione
del marchio quale è stato utilizzato sul mercato. Prove adeguate per
dimostrare la natura dell’uso del marchio sono, oltre agli stessi prodotti, le
etichette, gli imballaggi, i listini di prezzi, i cataloghi o le inserzioni pubblicitarie
in cui figurino il marchio e i prodotti da esso contrassegnati. Un mero
riferimento al marchio in fatture o dichiarazioni, senza che compaia l’esatta
riproduzione dello stesso quale viene utilizzato sul mercato, è insufficiente
sotto tale profilo.
204/1999 intermedia / mi intermedia (DE), 926/1999 Campelo / GRAN
CAMPELO (EN), 124/2000 NETOL / NET-TROL (EN)
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
45
Prova dell’uso
3.3.4. Estensione dell’uso
La prova relativa all’estensione dell’uso è necessaria per dimostrare
l’effettività dell’utilizzazione del marchio.
4.
Reazione del richiedente
4.1. Trasmissione delle prove
Una volta ricevute le prove dell’uso presentate dall’opponente, l’Ufficio le
trasmette integralmente al richiedente.
Costituisce un’eccezione a questa regola la prova relativa a un marchio
tridimensionale, del quale l’Ufficio abbia ricevuto un solo esemplare. Poiché
l’Ufficio deve conservare l’originale della prova, in questi casi il richiedente
viene informato del fatto che può prendere visione di questo tipo di prova nei
locali dell’Ufficio.
3798/2002 BISON / Bistoon (DE)
In genere, l’Ufficio impartisce al richiedente un termine di due mesi per
presentare le sue osservazioni di risposta sulle prove dell’uso (e
sull’opposizione).
4.2. Insufficienza delle prove dell’uso
L’Ufficio può tuttavia concludere il procedimento immediatamente, se le prove
dell’uso presentate entro il termine all’uopo assegnato siano insufficienti e ciò
riguardi tutti i diritti anteriori su cui è basata l’opposizione. La ratio di questa
prassi è di evitare la prosecuzione di procedimenti il cui esito è già scontato,
vale a dire il rigetto dell’opposizione per carenza di prova dell’uso (principio di
economia dei mezzi procedurali e di buona amministrazione). L’Ufficio
procede in tal senso solo quando le prove prodotte siano manifestamente
insufficienti quali prove dell’uso.
Nel caso in cui le prove potrebbero bastare, esse sono trasmesse al
richiedente, a cui viene impartito un termine di due mesi per presentare le
proprie osservazioni. L’Ufficio non deve segnalare all’opponente che vi sono
dubbi in ordine alla sufficienza delle prove, né invitarlo in questo caso a
produrre ulteriori prove. Tale modo di operare sarebbe in contrasto con la sua
posizione di imparzialità in un procedimento in contraddittorio.
694/2000 Buss / BOSS (DE), 1920/2001 AGRITEC / ACRITEX (EN)
4.3. Mancata reazione del richiedente
Se il richiedente non reagisce entro il termine impartitogli, l’Ufficio adotta una
decisione sulla base delle prove a sua disposizione.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
46
Prova dell’uso
Il fatto che il richiedente non dia alcuna risposta non comporta alcuna
acquiescenza, da parte sua, circa la sufficienza delle prove prodotte come
prove dell’uso.
4.4. Ritiro formale dell’istanza
Se il richiedente risponde alla prova dell’uso ritirando formalmente la propria
istanza di prova dell’uso, la questione dell’uso del marchio cessa di essere
oggetto della controversia. Poiché al richiedente spetta la facoltà di
richiederla, gli spetta altresì la facoltà di porre fine a questo aspetto del
procedimento ritirando formalmente l’istanza.
4.5. Rapporto tra l’istanza di prova dell’uso e le osservazioni di
risposta all’opposizione
Il richiedente mantiene il diritto di presentare osservazioni di risposta
all’opposizione presentando validamente un’istanza di prova dell’uso entro
tale termine. In altri termini, dopo che l’opponente ha presentato le prove
dell’uso, al richiedente è concesso un ulteriore termine per presentare
osservazioni di risposta sulle prove dell’uso e osservazioni di risposta sull’atto
di opposizione. Infatti, il richiedente ha un giustificato interesse a limitare la
propria risposta iniziale a tale riguardo e non va obbligato a presentare le
proprie osservazioni di risposta sull’atto di opposizione fintantoché sia ancora
incerto il valore del marchio anteriore quale fondamento dell’opposizione.
Alla luce di questa considerazione di fondo, lo stesso approccio vale anche
nel caso in cui l’opposizione sia basata su diversi diritti, solo parte dei quali
siano soggetti all’onere della prova dell’uso. In tal caso, l’istanza valida di
prova dell’uso rispetto a parte di tali diritti anteriori è sufficiente perché si
consideri osservato in quanto tale il termine per la presentazione di
osservazioni. Infatti, il richiedente può essere in grado di valutare la sua
strategia o argomentazione successiva solo dopo avere conseguito una
conoscenza completa dei fondamenti sui quali l’opposizione può essere
validamente basata.
L’istanza di prova dell’uso, tuttavia, non può sanare termini già scaduti. Nel
caso in cui il richiedente abbia omesso di rispettare il termine per presentare
osservazioni sull’atto di opposizione prima di proporre, in una fase successiva
del procedimento, una valida istanza di prova dell’uso, avrà solo la facoltà di
presentare osservazioni attinenti alla prova dell’uso. Le eventuali osservazioni
sull’atto di opposizione non verranno prese in considerazione, essendo ormai
scaduto il termine previsto al riguardo.
5.
Ulteriore reazione dell’opponente
L’opponente ha la facoltà di presentare osservazioni di replica alle
osservazioni del richiedente. Ciò assume particolare importanza quando la
decisione da prendere potrebbe in parte basarsi sugli argomenti avanzati dal
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
47
Prova dell’uso
richiedente per sostenere che le prove prodotte non sono atte a dimostrare
l’uso del marchio.
La Commissione di ricorso ha considerato il rifiuto di concedere all’opponente
l’opportunità di prendere posizione al riguardo come errore procedurale
sostanziale.
R 733/1999-1 AFFINAGE / AFFINITÉ (EN)
Le conferme o le nuove dichiarazioni dell’opponente nelle sue osservazioni di
replica riguardo all’uso del marchio non possono essere prese in
considerazione. Infatti, esse verrebbero presentate dopo la scadenza del
termine per addurre le prove dell’uso richieste. Qualsiasi conferma fatta dai
rappresentanti dell’opponente nelle osservazioni di replica costituiva
un’affermazione unilaterale dell’opponente stesso e, come tale, non costituiva
un mezzo di prova obiettivo.
R 326/1999-1 ROSETA / Rosetta (EN)
6.
Le lingue nel procedimento di prova dell’uso
Ai sensi della regola 22, paragrafo 4, REMC, se le prove fornite a norma dei
paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua del procedimento di
opposizione, l’Ufficio può chiedere all’opponente di fornirne una traduzione in
tale lingua entro un preciso termine.
La decisione dell’Ufficio se l’opponente deve o no fornire una traduzione delle
prove dell’uso nella lingua del procedimento ha carattere discrezionale.
Nell’esercitare il proprio potere discrezionale, l’Ufficio effettua una
ponderazione degli interessi di entrambe le parti.
Da un lato, occorre tenere presente che, per l’opponente, potrebbe risultare
estremamente dispendioso e oneroso tradurre le prove dell’uso prodotte nella
lingua del procedimento.
Dall’altro, però, il richiedente ha il diritto di essere informato sul contenuto
delle prove depositate, onde essere messo in grado di difendere i propri
interessi. È indispensabile che il richiedente sia in grado di valutare il
contenuto dei documenti probatori presentati dall’opponente. A tale riguardo,
occorre tener conto della natura di questi documenti. Ad esempio, può
ritenersi che fatture “standard” e campioni di imballaggi non richiedano una
traduzione per essere intesi dal richiedente.
379/2000, CYCLAX / CYCLE (EN), 532/2001 TRIVASTAN / NOVASTAN
(FR), 2308/2001 TRAVATAN / TRIVASTAN (FR)
Se il richiedente chiede espressamente una traduzione delle prove nella
lingua del procedimento, in linea di principio, l’Ufficio invita l’opponente a
fornire tale traduzione. È tuttavia possibile disattendere la richiesta quando
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
48
Prova dell’uso
risulti evidente che la pretesa del richiedente, considerato l’aspetto delle prove
prodotte che non necessita di alcuna spiegazione ulteriore, è esagerata o
addirittura abusiva.
Nei casi in cui l’Ufficio esige una traduzione delle prove prodotte, assegna
all’opponente un termine di due mesi per presentarla. Se le prove dell’uso
prodotte sono alquanto voluminose, l’Ufficio può invitare espressamente
l’opponente a tradurre solo le parti dei documenti presentati che esso ritenga
sufficienti per dimostrare l’uso effettivo del marchio durante il periodo di
riferimento. Spetta in linea di massima all’opponente valutare se possa essere
necessaria una traduzione integrale di tutte le prove. Queste ultime saranno
prese in considerazione solo nei limiti in cui una traduzione sia stata prodotta
oppure nei limiti in cui non necessitino di alcuna spiegazione ulteriore
indipendentemente dai loro elementi testuali.
7.
Decisione: valutazione delle prove – livello della prova
7.1. Competenza dell’Ufficio
L’Ufficio compie una sua autonoma valutazione delle prove dell’uso
presentate. In altri termini, il valore probatorio delle prove prodotte è stimato
indipendentemente dalle osservazioni che il richiedente abbia formulato a tale
riguardo. La valutazione in ordine alla rilevanza ed alla pertinenza delle prove,
nonché del loro carattere definitivo e della loro efficacia, rientra nel potere
discrezionale e nel libero apprezzamento dell’Ufficio, non delle parti, ed esula
pertanto dal principio del contraddittorio che governa il procedimento inter
partes.
694/2000 Buss / BOSS (DE), R 823/1999 – SIDOLIN / SIDOL (EN)
Pertanto, una dichiarazione del richiedente con cui questi riconosca che l’uso
del marchio è stato provato non influisce sull’accertamento da parte
dell’Ufficio. L’istanza di prova dell’uso è un’eccezione sollevata dal
richiedente. Tuttavia, una volta sollevata l’eccezione dal richiedente,
l’espletamento della susseguente procedura e l’accertamento se le prove
prodotte dall’opponente siano da considerare dotate di sufficiente valore
probatorio competono esclusivamente all’Ufficio. Il richiedente ha tuttavia la
facoltà di ritirare formalmente la propria istanza di prova dell’uso (v. sopra, al
punto III.4.4.).
Quanto sopra non è in contrasto con l’articolo 74, paragrafo 1, RMC, ai cui
termini, nei procedimenti inter partes, l’Ufficio si limita all’esame dei fatti, delle
prove e degli argomenti addotti nonché alle richieste presentate dalle parti.
Questa disposizione vincola l’Ufficio solo per quanto riguarda i fatti, le prove,
e gli argomenti che costituiscono la base della sua decisione e non si estende
alla loro valutazione giuridica. Pertanto, tra le parti può essere pacifico quali
siano i fatti provati e quali no, ma esse non possono determinare se tali fatti
siano o no sufficienti per dimostrare l’uso effettivo.
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
49
Prova dell’uso
1196/2001 PIZZA DEL ARTE / VELARTE (EN), 926/1999 Campelo / GRAN
CAMPELLAS (EN)
Sotto tale aspetto, la posizione delle Commissioni di ricorso non è uniforme.
Esistono due distinti approcci. Uno è in linea con la prassi testé esposta
(quello della Terza Commissione di ricorso, v. R 823/1999-3 SIDOL /
SIDOLIN (EN), R 641/2000-3 Silk Cocoon / COCOON (EN), R 53/2000-3
CONDOR / CONDOR (EN)), l’altro invece non lo è (Seconda Commissione di
ricorso, v. R 68/2000-2, MOBEC / NOVEX PHARMA (EN)).
7.2. Livello della prova
Il regolamento sul marchio comunitario prescrive la prova dell’uso effettivo del
marchio anteriore. Ne consegue che i documenti presentati dall’opponente
devono consistere in prove, ossia dimostrazioni materiali che il marchio ha
formato oggetto di uso effettivo. Semplici presunzioni o indizi non sono
sufficienti.
La prova dell’uso effettivo richiesta dall’Ufficio non si colloca ad un livello
eccessivamente alto. Il livello della prova prescritto deve rimanere in armonia
con la funzione del procedimento di opposizione, che deve contemperare
l’esigenza di speditezza del procedimento con quella della corretta risoluzione
delle controversie.
7.3. Prove indirette o indiziarie
Le informazioni e le prove possono avere carattere indiretto o indiziario, come
ad esempio nel caso delle prove relative alla quota detenuta sul mercato di
riferimento, alle importazioni dei prodotti in questione, alle forniture delle
materie prime necessarie o degli imballaggi al titolare del marchio, o alla data
di scadenza dei prodotti. Tali prove indirette possono rivestire un ruolo
decisivo in sede di valutazione globale delle prove prodotte. Il loro valore
probatorio deve essere valutato accuratamente.
121/2001 MARIE-CLAIRE / MARIE CLAIRE 5 (EN), 88/1999 frisan / FRISA
(DE), 348/1999 LINDEBOOM / LINDENER (EN), 802/1999 MILES / MORE
MILES (EN); 372/1999 VITASTAR / VIVASTAR (EN)
7.4. Valutazione globale
L’Ufficio deve valutare le prove prodotte nel quadro di una valutazione
globale. Tutte le circostanze del caso di specie devono essere tenute
presenti. Inoltre, tutti i documenti presentati devono essere valutati gli uni in
combinazione con gli altri. Le singole prove possono essere insufficienti da
sole a dimostrare l’uso di un marchio anteriore, ma possono tuttavia
concorrere a dimostrare l’uso in combinazione con altri documenti o altre
informazioni.
982/1999 GIRAF / GIRAF GOLD (EN), 121/2001 MARIE-CLAIRE / MARIE
CLAIRE (EN)
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
50
Prova dell’uso
Nei seguenti procedimenti sono intervenute alcune decisioni dell’Ufficio (con
esiti differenti), nelle quali aveva rilevanza la valutazione globale delle prove
prodotte:
348/1999 LINDE BOOM / LINDENER (EN): la divisione Opposizione ha
accolto prove indiziarie in combinazione con altre prove. La prova indiziaria
consisteva in un “Royal award” conseguito dall’opponente al di fuori del
periodo di riferimento di cinque anni. Si è altresì tenuto conto della lunga
storia e tradizione della birreria “LINDEBOOM”, risalente al 1902. La
Commissione di ricorso (procedimento R 380/1999-2) ha confermato questo
accertamento statuendo che sarebbe stato molto improbabile che
l’opponente, dopo aver ricevuto un riconoscimento così prestigioso, avesse
omesso di sfruttarlo in modo utile.
759/1999 MERITENE / MERTINA (EN): la divisione Opposizione ha ritenuto
che un catalogo che presentava i prodotti, listini di prezzi per due anni,
etichette e inserzioni pubblicitarie non fossero prove sufficienti, in quanto non
offrivano alcun ragguaglio circa l’estensione dell’uso. La Commissione di
ricorso (procedimento R 743/1999-1) non ha condiviso questo accertamento:
essa ha ritenuto le informazioni contenute nel catalogo (prodotti offerti sul
mercato) e i listini di prezzi (condizioni di vendita) indicazioni attendibili
dell’estensione dell’uso del marchio.
878/1999 RENOLIN / RENTOLIN (EN): l’opponente aveva presentato quattro
fatture relative a oli industriali, lubrificanti e cere protettive, per un importo
totale di DEM 2 200, una dichiarazione solenne del capo dell’ufficio legale
della società dell’opponente, etichette e un opuscolo illustrativo dei prodotti
dell’opponente. La divisione Opposizione ha considerato tali prove
inadeguate. La Commissione di ricorso (procedimento R 821/1999-3) ha
confermato la decisione solo relativamente alle cere protettive. Rispetto agli
oli industriali e ai lubrificanti, la Commissione di ricorso ha ritenuto che le
etichette e l’opuscolo, che avvaloravano la descrizione figurante su numerose
fatture prenumerate, insieme deponessero a favore dell’uso effettivo. La
Commissione di ricorso ha altresì tenuto conto, quali prove indiziarie, dei
numeri delle fatture, che per ragioni fiscali e contabili devono essere ordinati
in modo sequenziale. Essa ne ha desunto che le fatture “mancanti” fossero
state emesse per i medesimi prodotti.
814/1999 DOC & TORS / DOCTORS (EN): le prove consistevano in cataloghi
raffiguranti il marchio, tre fatture da cui risultavano le vendite (successive però
alla pubblicazione della domanda di MC contestata), etichette, biglietti da
visita e fotografie. La divisione Opposizione ha ritenuto che l’estensione
dell’uso non fosse provata. Per contro, la Commissione di ricorso
(procedimento R 756/1999-2) ha ritenuto che il livello della prova richiesto
dalla divisione Opposizione fosse eccessivo alla luce delle circostanze
concrete del caso di specie.
1205/1999 HIWATT / HIWATT (EN): un catalogo raffigurante il marchio su tre
diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo, del tempo e
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
51
Prova dell’uso
dell’estensione), un catalogo della Fiera internazionale di Francoforte in cui
risultava che una società denominata HIWATT Amplification International era
presente tra gli espositori della fiera (senza indicazione alcuna dell’uso del
marchio) e una copia dell’HIWATT Amplification Catalogue 1997 raffigurante il
marchio su diversi modelli di amplificatori (senza indicazione del luogo o
dell’estensione dell’uso) sono stati considerati prove insufficienti dell’uso
effettivo del marchio, soprattutto perché carenti dell’indicazione
dell’estensione di tale uso. La Commissione di ricorso (decisione del 4
dicembre 2000, procedimento R 116/2000-1) e il Tribunale di primo grado
(sentenza 12 dicembre 2002, causa T-39/01) hanno confermato la decisione
della DO.
694/2000 Buss / BOSS (DE): l’opponente aveva prodotto una dichiarazione
giurata dell’amministratore della sua società nonché una serie di etichette non
datate e pagine di cataloghi. La divisione Opposizione ha considerato tali
prove insufficienti, in particolare per quanto riguarda il tempo e l’estensione
dell’uso. La Commissione di ricorso ha confermato tale decisione (R
643/2000-1).
719/2000 COCOON / Silk Cocoon (EN): all’opponente incombeva di
presentare prove dell’uso del suo marchio in relazione ad abbigliamento. Esso
aveva presentato estratti del catalogo di vendita per corrispondenza “LA
REDOUTE”, datati del 1997 e 1998, adducendo che tale catalogo era
notoriamente conosciuto in Europa e distribuito a milioni di clienti. La divisione
Opposizione ha ritenuto che le informazioni contenute in tali cataloghi
dimostrassero il tempo, il luogo e la natura dell’uso del marchio, ma che non
individuassero l’estensione concreta dell’uso. La Commissione di ricorso è
giunta alla conclusione (R 641/2000-3) che il materiale fornito, ancorché molto
succinto, raggiungeva il livello minimo necessario per la prova dell’uso. La
Commissione di ricorso ha tenuto conto, soprattutto, della evidente notorietà
del catalogo di vendite per corrispondenza “LA REDOUTE” nel quale i prodotti
COCOON erano raffigurati. A tale riguardo, la Commissione di ricorso ha
ritenuto sufficiente, in particolare, che l’opponente avesse dichiarato che esso
stesso e il catalogo erano, con ogni evidenza, notoriamente conosciuti nel
campo delle venidte per corrispondenza, che svariati milioni di copie del
catalogo erano distribuiti in vari paesi, come la Francia, e che il richiedente
non aveva contestato tali affermazioni. Il Tribunale di primo grado, con
sentenza 12 marzo 2003 (causa T-174/01) ha annullato la decisione della
Commissione di ricorso sul motivo che la Commissione stessa avrebbe
dovuto segnalare alla parte interessata che intendeva tener conto di tale fatto,
in modo che la parte fosse in grado di valutare l’utilità eventuale di presentare
osservazioni in merito a tale fatto.
1164/2000 PARABOOT / PARAWET (EN): la divisione Opposizione ha
accolto la prova dell’uso effettivo in Francia, Germania, Italia e paesi del
Benelux, in quanto i cataloghi presentati dall’opponente (anche se molti erano
privi di data) dimostravano una connessione con le fatture e poteva quindi
ragionevomente presumersi che si riferissero ad un periodo di tempo
corrispondente a quello delle fatture. Con riferimento alla Spagna, la DO ha
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
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Prova dell’uso
ritenuto due fatture (rispettivamente del 1995 e del 1997) insufficienti come
prove dell’uso. (confermata in R 786/2000-1).
1729/2000 PALPIPAX / SALIPAX (EN): quali prove dell’uso effettivo del
proprio marchio per preparazioni farmaceutiche in Francia, l’opponente aveva
presentato imballaggi dei prodotti, istruzioni per l’uso recanti il marchio e
stralci delle edizioni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 di un prontuario
farmacologico francese (edizioni VIDAL). La divisione Opposizione ha ritenuto
che le prove prodotte fossero insufficienti, perché l’imballaggio e le istruzioni
non si riferivano al periodo considerato e il prontuario VIDAL non forniva
alcuna indicazione circa l’estensione dell’uso del marchio.
1944/2000 tifany / TIFFANY & CO. (EN): l’opponente aveva presentato vari
cataloghi, di cui solo tre risalivano al periodo di riferimento. Tenuto conto del
fatto che la sufficienza o no di tre cataloghi per dimostrare l’uso effettivo
dipende dall’impressione che essi suscitano, la divisione Opposizione li ha
ritenuti sufficienti in quel caso. Era infatti chiaro, dalla forma e dal contenuto
dei cataloghi, che non vi era alcun uso artificiale del marchio inteso alla mera
conservazione della sua registrazione, ma vi era un uso reale finalizzato allo
smercio dei prodotti.
2465/2000 BOSS / BOSS, HUGO BOSS (EN): l’opponente aveva presentato:
due cataloghi di distributori locali che dimostravano l’esistenza da lungo
tempo del marchio anteriore sul mercato del Benelux; varie etichette prive di
data; varie fotografie prive di data raffiguranti imballaggi dei prodotti in
questione; fatture emesse al di fuori del periodo di riferimento; ulteriore
materiale concernente prodotti diversi da quelli in questione. La divisione
Opposizione ha ritenuto tali prove sufficienti per dimostrare l’uso effettivo, con
particolare riferimento ai cataloghi dei distributori locali, che evidenziavano in
modo indiscutibile la serietà dell’uso.
209/2001 CRITTELS / SEA CRITTELS (FR): l’opponente aveva presentato
alcuni opuscoli, lettere attinenti al lancio dei prodotti – articoli di profumeria e
cosmetici –, estratti del sito Internet e inserzioni pubblicitarie. La divisione
Opposizione ha considerato le prove prodotte insufficienti, poiché era
mancante qualsiasi indicazione sull’estensione dell’uso del marchio.
441/2001 COLETTE KOMBI / COLETTE (EN): l’opponente aveva presentato
fatture, listini di prezzi, cataloghi e imballaggi. La divisione Opposizione li ha
ritenuti insufficienti, tenendo conto del fatto che le fatture risalivano a un
periodo diverso da quello di riferimento, l’imballaggio e gli opuscoli non
fornivano alcuna indicazione circa l’estensione e il tempo dell’uso e i listini di
prezzi non contenevano alcuna informazione sull’estensione dell’uso.
Annullata da R 418/2001-1: le prove prodotte – i cataloghi e i listini di prezzi –
prove indiziarie erano sufficienti dell’uso del marchio. La controversia è
pendente dinanzi al TPG.
1445/2001 BLUME-LEOPOLDO BLUME / BLUMEN WORLDWIDE (EN):
l’opponente aveva presentato cataloghi di libri e pubblicazioni, una ricevuta di
apertura di conto bancario, una fattura di ordinazione, note di stampa e copie
Direttive sull’opposizione – Parte 6 - Situazione: maggio 2004
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Prova dell’uso
di inserzioni pubblicitarie. La divisione Opposizione le ha considerate
insufficienti, in quanto nessuno di questi documenti dimostrava l’estensione
dell’uso.
1578/2001 DESCAMPS / HELENE DES CHAMPS (EN): l’opponente aveva
presentato un catalogo nonché fotocopie tratte da due cataloghi. La divisione
Opposizione ha ritenuto tali prove insufficienti, tenendo conto del fatto che
uno dei cataloghi risaliva a un periodo diverso da quello di riferimento e gli
altri documenti non erano atti a dimostrare che i prodotti fossero
effettivamente smerciati e le dimensioni di tale smercio nel paese di
riferimento.
3224/2002 LANDMARK / LANDMARK (EN): l’opponente aveva presentato
vari volantini, raffiguranti una gamma di prodotti di drogheria tutti venduti con
marchi differenti. Il marchio anteriore figurava sotto il nome del negozio sulla
prima e sull’ultima pagina e in calce. La divisione Opposizione ha ritenuto tali
prove insufficienti, considerando che esse davano l’impressione che il
marchio anteriore dell’opponente fosse stato usato come denominazione di
un punto di vendita al dettaglio, piuttosto che per i prodotti reali. Anche se si
poteva sostenere che il marchio dell’opponente era stato usato sui prodotti
raffigurati nei documenti presentati, in quanto tali prodotti erano stati messi in
vendita nel negozio raffigurante tale nome, le prove presentate non
dimostravano l’estensione dell’uso.
7.5. Necessità di una decisione
Una decisione sul punto se il requisito dell’uso effettivo del marchio registrato
sia soddisfatto non è sempre necessaria. La questione della prova dell’uso
non va considerata alla stregua di una decisione preliminare, che deve
sempre essere presa in esame preliminarmente ad ogni decisione sul merito.
Né l’articolo 43, paragrafo 2, RMC né la regola 22, paragrafo 1, REMC
forniscono alcuna indicazione al riguardo. Pertanto, in alcuni casi può essere
preferibile procedere prioritariamente all’esame dei motivi dell’opposizione, in
particolare quando la sufficienza della prova dell’uso sia dubbia e
l’opposizione debba essere in ogni caso rigettata in quanto siano
manifestamente non soddisfatti i requisiti relativi ai motivi di opposizione
dedotti.
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