Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014
RG n. 67010/2011
Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott.ssa Paola Gandolfi
giud.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 67010 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2011 vertente
TRA
TORGGLER CHIMICA s.p.a., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Lamarmora 40, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Cesare GALLI, Mariangela BOGNI
e Debora BRAMBILLA
che la rappresentano e difendono;
- attrice E
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014
RG n. 67010/2011
Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014
Helmut ROITMAR;
elett. dom.to in Milano,
via
Carducci 8, presso lo studio
dei
procuratori avv.ti Sandro HASSAN, Elisabetta GAVUZZI e Federica MINIO
che lo rappresentano e difendono;
OGGETTO: nullità brevetto per invenzione e contraffazione.
CONCLUSIONI
All’udienza
di
precisazione
delle
conclusioni
del
22.1.2014
i
procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: “In via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana del
brevetto EP 1.623.078 di titolarità del convenuto;
in via subordinata:
2) accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione,
esportazione e pubblicizzazione dei prodotti della Torggler di cui in
narrativa
non
costituisce
violazione
di
alcun
diritto
del
sig.
Roitmar e in particolare non costituisce contraffazione del brevetto
europeo EP 1.623.078, nel denegato caso che allo stesso potesse
essere riconosciuto un margine di validità;
in ogni caso:
3)
accertare
e
dichiarare
che,
con
i
comportamenti
di
cui
in
narrativa, il sig. Roitmar si è reso responsabile nei confronti
dell’attrice di atti illeciti e di concorrenza sleale, inibendo la
continuazione e/o la reiterazione di tali atti e condannando lo
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- convenuto –
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stesso al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall’attrice,
nella misura che verrà liquidata in corso di causa, con ricorso,
occorrendo, alla valutazione equitativa;
4) condannare il convenuto a rifondere all’attrice spese, diritti ed
D.M. n. 127/04.”
Per
il
convenuto:
“In
via
principale,
respingersi
le
domande
avversarie;
in via riconvenzionale:
- dichiarare che la vendita e l’offerta, da parte dell’attrice, del
collante
poliuretanico
denominato
SITOL
SCHIUMAPUR
BLOCK,
e
di
qualunque altro collante avente le medesime proprietà. Allo scopo di
unire mattoni o altri elementi da costruzione forniti di camere cave,
costituisce contraffazione del brevetto europeo 1623078;
- conseguentemente, inibire all’attrice ogni ulteriore vendita e
offerta del collante suddetto per il medesimo scopo, con fissazione
di idonea penale per il caso di inosservanza;
- ordinare il ritiro dal mercato del collante suddetto;
- condannare l’attrice al risarcimento del danno, da liquidarsi in
corso di causa secondo il criterio del mancato guadagno o della
royalty
o
della
retroversione
dell’utile
del
contraffattore,
o
comunque in via equitativa;
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onorari di causa, compreso il rimborso forfettario di cui all’art. 14
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-
disporre
la
pubblicazione
dell’emananda
sentenza,
a
cura
del
convenuto e a spese dell’attrice, con le modalità che il Tribunale
riterrà opportune.
Vittoria di spese e onorari di causa, inclusa Iva, Cpa e rimborso
FATTO E DIRITTO
1. La società attrice TORGGLER CHIMICA s.p.a. opera da più di un
secolo nel settore dei prodotti chimici per l’edilizia ed è a capo di
un gruppo di società che distribuiscono i loro prodotti in Europa e
nel bacino del Mediterraneo.
Ha in particolare dedotto che dal 2009 produce e distribuisce la
SITOL SCHIUMAPUR BLOCK, una schiuma poliuretanica monocomponente per
la posa di elementi in laterizio rettificato e/o gasbeton per la
costruzione di murature portanti o di tamponamento, elaborata sulla
base di insegnamenti di privative straniere non estese all’Italia e
di superiori prestazioni rispetto alla malta in quanto già pronta
all’uso e di più rapido essiccamento.
Ha affermato di aver ricevuto in data 16.4.2010 una lettera di
diffida da parte del convenuto Helmut ROITMAR rispetto a detto
prodotto, in quanto asseritamente interferente con gli insegnamenti
propri
della
domanda
di
brevetto
europeo
n.
1.623.078
da
esso
depositata che atteneva ad un procedimento volto a migliorare la
tecnica di unione di pietre da costruzione.
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forfettario spese generali.“
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Tale brevetto era stato poi concesso in forma più ristretta rispetto
alla domanda iniziale e la relativa traduzione era stata depositata
in data 22.3.2011.
La società attrice ha dunque convenuto in giudizio detta controparte
sia la composizione chimico-fisica del prodotto era già nota ed
utilizzata
come
adesivo
espandibile
per
finalità
sostanzialmente
coincidenti a quelle proprie delle costruzioni in mattoni, nonché –
in via subordinata – per accertare l’assenza di contraffazione sia
quanto alla produzione della schiuma poliuretanica monocomponente in
sé che alla sua utilizzazione per impieghi del tutto conformi alla
tecnica nota, così come peraltro espressamente indicato nella scheda
di accompagnamento del prodotto stesso.
Ha altresì chiesto la condanna del convenuto per concorrenza sleale
ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. in relazione all’abuso del suo
brevetto, in realtà del tutto inesistente, posto a fondamento di
infondate diffide.
Il convenuto Helmut ROITMAR ha difeso la validità del brevetto da
esso
conseguito,
rilevando
che
esso
in
sostanza
rivendica
un
procedimento per unire tra loro pietre da costruzione che insegna a
mantenere le superfici da unire molto regolari (interstizio con
spessore costante e non più largo di un
millimetro) e l’utilizzo di
un collante poliuretanico espandibile in luogo della tradizionale
malta che vada a riempire anche le cavità interne dei mattoni.
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deducendo la nullità del titolo brevettuale in questione, in quanto
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Ha contestato la rilevanza delle anteriorità citate dalla società
attrice ai fini della pretesa nullità del brevetto ed ha confermato
la tesi della contraffazione posta in essere dalla controparte, anche
eventualmente
sotto
il
profilo
della
contraffazione
contributiva
BLOCK era da essa venduta ed offerta proprio per l’attuazione del
procedimento brevettato come era rilevabile dall’esame dello stesso
opuscolo diffuso dal produttore. In esso si precisava la necessità
che le superfici dei mattoni dovessero essere rettificate – e quindi
aventi fessure di incollaggio con larghezza costante – e si suggeriva
altresì l’uso della schiuma per il riempimento delle cavità interne
dei mattoni.
Quanto
alla
domanda
di
condanna
per
concorrenza
sleale
svolta
dall’attrice, ne deduceva l’infondatezza in relazione all’avvenuta
concessione del titolo brevettuale dopo l’esame approfondito svolto
dall’Ufficio brevetti europeo.
Ha dunque concluso per il rigetto delle domande di pare attrice e in
via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento della contraffazione
del brevetto EP 1.623.078, la concessione di inibitoria nei confronti
dell’attrice
alla
prosecuzione
della
vendita
del
prodotto
SITOL
SCHIUMAPUR BLOCK allo scopo di unire mattoni aventi camere cave e la
condanna della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni.
2. L’esame del brevetto EP 1.623.078 svolto in sede di consulenza
tecnica d’ufficio consente di rilevare dalla descrizione del brevetto
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(contributory infringement), posto che la schiuma SITOL SCHIUMAPUR
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stesso che il problema tecnico che esso intendeva risolvere era
quello
di
fornire
un
procedimento
per
l’unione
di
pietre
da
costruzione provviste di camere cave semplice, rapido ed economico,
utilizzabile a basse temperature ed idoneo a realizzare una struttura
isolamento termico ed acustico.
Tali
risultati,
secondo
il
brevetto,
sarebbero
conseguiti
sia
mediante l’utilizzazione di un materiale opportuno – e cioè un
materiale plastico espandibile a base di poliuretano, applicabile
direttamente sulle superfici di unione delle pietre senza operazioni
preliminari di miscelazione e con capacità di facile penetrazione nei
pori delle pietre – che a seguito dell’indicazione di mantenere la
fessura di incollaggio tra le due pietre sovrapposte sostanzialmente
costante e minore di 1 mm., mentre l’isolamento acustico e termico –
oltre che la complessiva resistenza strutturale della costruzione sarebbe accentuato dalla riempitura delle camere cave con lo stesso
materiale di unione contemporaneamente all’applicazione dello stesso
sulle superfici da unire.
Le caratteristiche della formazione di una fessura di incollaggio
“sostanzialmente
costante
inferiore
a
1
mm”
e
il
contemporaneo
riempimento – oltre all’applicazione sulle superfici da unire – degli
spazi cavi delle pietre da costruzione con il materiale di unione
sono
gli
elementi
caratterizzanti
del
procedimento
espressamente
rivendicati come tali nella riv. 1 del brevetto, che comprende nella
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di elevata resistenza, di peso ridotto e con buone proprietà di
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sua parte precaratterizzante la menzione dell’uso di “un materiale
plastico espandibile a base di poliuretano” quale materiale di unione
in esso previsto.
Mentre le altre rivendicazioni dalla 2 alla 13 risultano dipendenti
riv.
1
e
specificano
caratteristiche
preferite
del
procedimento, la riv. 14 contempla come suo oggetto la struttura
composita di pietre da costruzione con camere cave costituente il
risultato del procedimento innanzi menzionato.
3. Le valutazioni svolte dal CTU confermano la tesi della validità
del procedimento brevettato rispetto alle anteriorità dedotte in
causa dall’attrice.
Quanto
alla
novità
del
trovato,
il
CTU
ha
rilevato
come
le
caratteristiche della riv. 1 non fossero comprese nell’anteriorità US
5 951 796, posto che essa non prevedeva che la fessura di incollaggio
dovesse avere una larghezza sostanzialmente costante al di là delle
rugosità
ed
irregolarità
superficiali
delle
superfici
di
unione
(presenti anche in EP 1.623.078, posto che l’uso dell’espressione
“sostanzialmente costante” indicherebbe che esse non siano state
totalmente
eliminate
anche
all’esito
della
rettificazione
dei
profili).
Nel titolo statunitense comunque non viene previsto che tale fessura
venga
mantenuta
(sostanzialmente)
costante
né
–
mancando
ogni
indicazione relativa all’entità dello spessore - che detta fessura
debba avere una misura inferiore ad 1 mm. Nessuna indicazione in tal
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dalla
Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014
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senso risulta fornita quale insegnamento dal testo del brevetto in
questione né l’esame dei disegni contenuti in esso può fornire alcuna
effettiva istruzione per l’utilizzatore che provveda all’attuazione
del trovato.
riempitura
delle
camere
cave
mediante
il
materiale
di
unione
contemporaneamente all’applicazione del medesimo sulle superfici da
unire, posto che il testo si limita a considerare che detto materiale
adesivo riempie le sole imperfezioni superficiali delle superfici di
unione e negli stessi disegni che si riferiscono a costruzioni in
bocchi di cemento cavi (fig. 6) esso appare applicato solo sulle
superfici da unire senza indicare alcun riempimento delle cavità
interne dei laterizi.
Analoga valutazione di presenza del presupposto di novità delle parti
è
stata
espressa
dal
CTU
anche
rispetto
all’altra
anteriorità
indicata da parte attrice a fondamento della sua domanda di nullità
di EP 1.623.078, costituita dal brevetto nazionale n. 1119352.
Premesso che tale anteriorità menziona non già l’utilizzazione di un
materiale plastico espandibile a base di poliuretano ma semplicemente
di una generica colla, essa comunque non prevede che le camere cave
delle pietre di unione vengano riempite, posto che tali cavità
dovrebbero essere invece utilizzate per il passaggio di cavi, tubi
ecc.
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Nemmeno presente appare l’ulteriore indicazione di procedere alla
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RG n. 67010/2011
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Le
considerazioni
innanzi
svolte
risultano
sostanzialmente
richiamabili anche relativamente alla novità della riv. 14 e per le
rivendicazioni dipendenti dalla riv. 1.
4. Quanto all’ulteriore valutazione attinente all’altezza inventiva
il brevetto US 5 951 796, che attiene all’incollaggio di pietre da
costruzione con camere cave e prevede l’utilizzazione di un materiale
plastico espandibile a base di poliuretano come materiale di unione.
Rispetto a tale base di partenza, secondo il CTU nessuna indicazione
avrebbe potuto essere rilevata dal tecnico del ramo che si fosse
posto il medesimo problema tecnico individuato in EP 1.623.078 che lo
avrebbe portato in maniera ovvia ad apprezzare la soluzione di
mantenere
una
fessura
di
ampiezza
costante
tra
le
pietre
per
migliorare la complessiva stabilità della costruzione, né individuare
una larghezza massima di tale fessura nella misura non superiore ad 1
mm.
Tale anteriorità di fatto si limita ad insegnare a riempire le
imperfezioni superficiali delle superfici da unire, ma non affronta
in alcun modo il problema dell’eventuale curvatura del loro profilo e
della necessità di una rettificazione dello stesso.
Parimenti nessuna indicazione può rinvenirsi in tale anteriorità che
potrebbe portare il tecnico del ramo a provvedere autonomamente al
riempimento
nemmeno
delle
prevista,
camere
e
non
cave
delle
essendovi
pietre,
alcuna
operazione
in
considerazione
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essa
circa
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di EP 1.623.078, il CTU ha ritenuto quale anteriorità più pertinente
Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014
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l’eventuale vantaggio della stabilità strutturale della costruzione e
del miglioramento delle proprietà isolanti del muro che deriverebbe
da tale riempimento.
Né
maggiore
rilevanza
potrebbe
avere
in
tale
prospettiva
la
nazionale n. 1119352, posto che tale secondo documento di fatto si
poneva in senso contrario all’insegnamento di EP 1.623.078 escludendo
ogni riempimento delle cavità delle pietre che dovevano invece essere
utilizzate per il passaggio di cavi e tubi.
Tali considerazioni hanno dunque portato il CTU a confermare la
validità del brevetto EP 1.623.078.
4. Parte attrice ha contestato le conclusioni raggiunte dal CTU
innanzi
sommariamente
esposte,
con
specifico
riferimento
alla
sussistenza di effettiva altezza inventiva del trovato.
In particolare ha sostenuto che US 5 951 796 in realtà insegnerebbe a
riempire i vuoti delle cavità delle pietre – in quanto l’adesivo
applicato
sprofondava
(collaps)
nelle
cavità
stesse
–
dovendosi
escludere che in tale anteriorità il materiale di unione riempisse le
sole irregolarità delle facce delle superfici da incollare, mentre ha
evidenziato
l’anteriorità
IT
1119352
che
–
oltre
a
prevedere
espressamente che lo strato di colla fosse essere sottile e avente
uno spessore di circa 1 mm – indicava esplicitamente come l’adesivo
dovesse colare nei recessi posti sulla superficie superiore del
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considerazione della combinazione di US 5 951 796 con il brevetto
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mattone sottostante destinati ad accogliere le sporgenze presenti
sulla parte inferiore del mattone soprastante.
Tali indicazioni avrebbero portato senza alcuno sforzo inventivo il
tecnico del ramo a disporre il materiale di unione in spessori
nonchè a riempire di adesivo le cavità dei materiali, operazione
peraltro già prevista in altre anteriorità (DE 19801644; US 4 312
164).
Ritiene il Collegio che tali rilievi non siano di portata tale da
contraddire la fondatezza e la condivisibilità delle valutazioni
svolte dal CTU quanto alla validità di EP 1.623.078, ancorchè il suo
ambito effettivo di tutelabilità sia obbiettivamente in qualche modo
circoscritto nella sua effettiva ampiezza dalla tecnica nota in un
ambito relativamente ristretto.
Quanto alla questione della larghezza della fessura di incollaggio e
della regolarità delle superfici da unire tra loro, per un verso deve
essere confermato che US 5
951 796 nulla
prevede in proposito
limitandosi ad affermare che il materiale adesivo deve riempire le
rugosità superficiali del laterizio e non si pone in alcun modo, nel
caso di superfici da unire che definissero tra loro uno spazio a
forma
concava,
la
necessità
–
specificamente
considerata
nella
descrizione di EP 1.623.078 (v. pagg. 7 e 8, 10) - di un’eventuale
preliminare operazione di rettificazione dei profili stessi.
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sottili realizzando una fessura a larghezza sostanzialmente costante
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Quanto a IT 1119352, tale anteriorità si riferiva all’utilizzo di
generiche
colle
in
un’epoca
in
cui
–
come
affermato
da
parte
convenuta e non contestato dall’attrice – ancora non esistevano
adesivi in schiuma poliuretanica, sicchè il mero rilievo di parte
quanto
a
spessore
insufficiente
–
della
tenuto
fessura
conto
di
degli
unione
oneri
risulta
probatori
su
di
di
fatto
essa
incombenti – a superare le considerazioni svolte nella descrizione di
EP 1.623.078 (pag. 7) quanto al miglioramento delle proprietà di
resistenza che deriverebbero dall’utilizzazione di tale materiale di
unione secondo le modalità specificate.
Rispetto alla questione del riempimento delle cavità dei mattoni con
lo stesso materiale di unione selezionato ed in contemporanea con la
posa del laterizio, ritiene il Collegio che le osservazioni critiche
di parte attrice non possano ritenersi obbiettivamente fondate.
Va confermato infatti quanto rilevato dal CTU rispetto al fatto che
in US 5 951 796 nulla sostiene la tesi che esso mostri la riempitura
delle cavità interne delle pietre o che da esso risultino indicazioni
sviluppabili dal tecnico del ramo quale specifico suggerimento o
naturale sviluppo del trovato.
Il riferimento ai vuoti ed imperfezioni da riempire con il materiale
di unione è invero costantemente ed esclusivamente riferito alle
imperfezioni presenti tra le superfici da unire ed in riferimento
esclusivo alla procedura di unione delle stesse, mentre le camere
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convenuta circa la presenza in tale documento di indicazioni simili
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cave
sono
elementi
strutturali
della
pietra
aventi
specifiche
funzioni di alleggerimento e di isolamento termico-sonoro e dunque
difficilmente definibili quali imperfezioni del laterizio.
Né il fenomeno di una eventuale colatura di minimi quantitativi di
evitarsi, secondo quanto espressamente viene indicato in US 5 951 796
- potrebbe evidentemente costituire circostanza anticipatrice della
specifica e ben diversa operazione di riempimento delle stesse al
fine di risolvere i problemi tecnici che il procedimento di EP
1.623.078 intende risolvere.
Anche IT 1119352 nulla insegna in tal senso, risultando evidente che
i rilievi presenti sulla superficie esterna dei mattoni destinati ad
inserirsi nelle corrispondenti cavità esterne nulla hanno a che
vedere con le cavità interne dei mattoni stessi, destinati in tale
anteriorità al passaggio di cavi e tubi e quindi a rimanere libere e
percorribili in palese contrasto con l’insegnamento del brevetti in
esame.
Da ultimo irrilevanti risultano di fatto anche le anteriorità DE
19801644 e US 4 312 164 – la prima prevede il riempimento delle
camere cave con materiale isolante in fiocchi, filamenti o granuli,
la
seconda
con
strisce
di
materiale
isolante
–
posto
che
il
procedimento descritto in EP 1.623.078 appare palesemente differente
e di maggiore semplicità e rapidità d’impiego laddove utilizza lo
stesso materiale – e dunque con applicazione contemporanea – per
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
schiuma all’interno delle camere cave – accadimento peraltro da
Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014
RG n. 67010/2011
Repert. n. 8964/2014 del 01/09/2014
realizzare non solo il riempimento delle cavità ma anche l’unione tra
le pietre della costruzione.
Ritiene dunque il Collegio che il brevetto EP 1.623.078 presentasse
all’epoca del suo deposito i presupposti di legge per la sua validità
attrice.
5.
L’ipotesi
appunta
sulla
di
contraffazione
brochure
diffusa
sostenuta
da
da
attrice
parte
parte
e
convenuta
si
relativa
al
prodotto SITOL SCHIUMAPUR BLOCK (doc. 3 fasc. conv.).
Essa,
secondo
tale
tesi,
riprenderebbe
tutte
le
caratteristiche
rivendicate da EP 1.623.078 nella sua riv. 1 in quanto del medesimo
prodotto di unione verrebbe prescritta un’utilizzazione del tutto
conforme al procedimento protetto da detta privativa.
Se deve ritenersi pacifico che in detta brochure si rinvengono tutti
gli elementi contenuti nella parte precaratterizzante della riv. 1,
il CTU ha tuttavia rilevato che dalle immagini presenti sul tale
scheda tecnica non risulterebbe possibile rilevare se effettivamente
la fessura di incollaggio tra le pietre sia mantenuta nel limite di 1
mm. indicato da EP 1.623.078, pur rilevando che l’indicazione d’uso
in
relazione
ad
elementi
in
laterizio
rettificati
ben
potrebbe
soddisfare l’indicazione di uno spessore della fessura di incollaggio
che rimanga costante.
Peraltro,
sempre
secondo
il
CTU,
le
stesse
immagini
contestate
escluderebbero che le indicazioni d’uso fornite dall’attrice per il
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
con conseguente rigetto della domanda di nullità svolta da parte
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suo prodotto contemplino anche l’applicazione contemporanea di un
riempimento delle camere cave del laterizio, posto che una parziale
colatura della schiuma applicata sulla superficie di unione potrebbe
verificarsi solo nel momento in cui il laterizio soprastante viene
di schiuma adesiva – e dunque in un momento successivo a quello in
cui il materiale di unione viene applicato, posto che in tale momento
la striscia di schiuma non deborda nelle cavità sottostanti.
Parte convenuta ha contestato dette conclusioni, anche rilevando che
da
prove
da
esse
eseguite
il
posizionamento
di
due
mattoni
rettificati come mostrato nelle fotografie della brochure contestata
darebbe luogo a fessure di spessore non superiore a 0,6 mm, mentre da
alcune prove eseguite le modalità di applicazione della schiuma
indicate da TORGGLER CHIMICA s.p.a. determinerebbero una penetrazione
della schiuma stessa nelle cavità interne del laterizio in maniera
significativa e dunque in maniera corrispondente a quanto insegnato
da EP 1.623.078.
Ritiene il Collegio che l’apprezzamento della dedotta contraffazione
non possa non tener conto – e risulti dunque fortemente condizionato
– dal fatto che nel settore edilizio già fossero note ed utilizzate
schiume poliuretaniche per incollare e che di fatto l’ambito di
protezione
riconoscibile
al
brevetto
EP
1.623.078
non
potrebbe
estendersi alle consuete e normali modalità d’uso di tale prodotto in
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posizionato su quello inferiore – sul quale è applicata la striscia
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relazione alle sue caratteristiche fisiche ed alle condizioni di
utilizzazione proprie rispetto a determinati materiali.
Tenuti ben presenti tali limiti, appare evidente al Collegio che non
vi
sono
elementi
sufficienti
atti
a
sostenere
l’ipotesi
di
Invero essa sarebbe sostenibile solo qualora le indicazioni del
produttore
del
SITOL
SCHIUMAPUR
BLOCK
fossero
univocamente
e
direttamente rivolte a determinare un uso della schiuma poliuretanica
secondo
le
particolari
modalità
suggerite
da
EP
1.623.078
che
eccedano le normali condizioni di utilizzazione di essa per impieghi
noti.
Nel
caso
di
specie
la
destinazione
all’incollaggio
di
elementi
rettificati – che in astratto potrebbe dare solo parziale fondamento
all’ipotesi di contraffazione contributiva, in quanto essa dovrebbe
essere
necessariamente
integrata
dagli
ulteriori
elementi
caratterizzanti il trovato a pena di impedire utilizzazioni in sé già
note alla tecnica del ramo – non può ritenersi accompagnata anche
dall’ulteriore
caratteristica
del
riempimento
delle
cavità
dei
laterizi secondo le modalità previste da EP 1.623.078 e non comprese
nello stato della tecnica.
Premesso che il testo della brochure nulla menziona a tale riguardo –
e ciò dovrebbe essere compiutamente valorizzato nella prospettiva
dell’ipotizzata
condizioni
di
contraffazione,
normale
posto
utilizzazione
che
devono
il
prodotto
ritenersi
e
le
note
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sue
–
le
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contraffazione.
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immagini fotografiche contestate si limitano a mostrare la posa di
una o più strisce di schiuma, nella sua applicazione iniziale non
debordanti nelle cavità sottostanti.
L’effetto
di
colatura
evidenziato
dalla
parte
convenuta
con
le
in considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche della schiuma
ove sottoposta alla pressione del laterizio soprastante nel momento
del suo posizionamento.
Tale
effetto
di
colatura
non
appare
caratterizzato
da
alcuna
particolare enfatizzazione o finalizzazione che potrebbe in astratto
determinare un uso del prodotto in questione non conforme alle sue
normali modalità e dunque in tesi interferente con il procedimento
protetto dalla privativa.
Se è vero che EP 1.623.078 contempla anche la possibilità di un
riempimento parziale delle cavità dei laterizi, tuttavia l’ambito di
tutelabilità
di
tale
previsione
non
può
estendersi
fino
a
ricomprendere il fisiologico comportamento del prodotto in condizioni
di normali e note utilizzazioni, posto che una tale tesi porterebbe
necessariamente a riconsiderare la stessa validità della privativa.
Una corretta interpretazione del trovato – idonea a sostenerne la
validità – non può dunque che indurre a considerare che il parziale
riempimento delle camere cave non possa che essere il risultato di
una specifica azione del soggetto che provvede all’applicazione del
prodotto secondo modalità e quantità tali da determinare un effetto
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analisi da essa depositate appare fenomeno in sé del tutto naturale
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di parziale riempimento in maniera decisamente più consistente di
quanto
appaia
effetto
naturale
e
normale
dell’applicazione
del
prodotto secondo modalità conformi alla tecnica nota.
Sotto tale profilo le allegazioni e gli elementi tecnici dedotti da
Le modalità di applicazione e le quantità di prodotto indicate
dall’attrice
sussistano
nella
sua
brochure
indicazioni
non
consentono
effettivamente
di
ritenere
interferenti
con
che
gli
insegnamenti di EP 1.623.078, posto che lo stesso convenuto non ha
rilevato
che
le
quantità
della
schiuma
o
eventuali
specifiche
modalità di applicazione della stessa ivi indicate o mostrate nelle
immagini potessero indicare l’intento di suggerire all’utilizzatore
un uso della schiuma stessa diverso da quello ad essa proprio o
secondo modalità particolari.
Se, infatti, nulla esso ha argomentato circa un’eventuale indicazione
di quantità del prodotto desumibili dalle immagini e dal testo della
scheda che di per se stesse potessero dare luogo ad una utilizzazione
eccedente la sola operazione di unione dei laterizi – e dunque
rivolta ad ottenere anche un significativo riempimento delle loro
cavità
interne
–
deve
altresì
essere
ritenuta
irrilevante
ogni
considerazione sulle modalità di applicazione della schiuma stessa
mostrate nelle immagini (mediante inclinazione della bombola a 45°),
posto che tale modalità – che peraltro sembra in sé conforme ad un
applicazione della schiuma su di una superficie piana – di fatto
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parte convenuta appaiono privi di particolare significatività.
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determina un posizionamento della schiuma sulla sola superficie da
incollare, senza debordamento alcuno nelle cavità interne.
Tali valutazioni determinano dunque l’accoglimento della domanda di
accertamento negativo di contraffazione svolta da parte attrice e,
convenuto Helmut ROITMAR.
6. Ritiene infine il Collegio che non possa essere accolta la domanda
di concorrenza sleale svolta da parte attrice in relazione alla
diffida ricevuta dal titolare del brevetto.
La
circostanza
che
essa
sia
stata
rivolta
esclusivamente
nei
confronti di parte attrice – senza alcuna diffusione sul mercato o
presso concorrenti o clienti della stessa – impedisce di ritenere che
essa possa avere avuto effetti ulteriori sul piano concorrenziale
rispetto all’intento di provvedere alla tutela di un brevetto valido,
ancorchè la contestazione sia stata ritenuta in questa sede priva di
effettivo fondamento.
7.
L’esito
complessivo
della
controversia
induce
il
Collegio
a
disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda,
eccezione o istanza disattesa:
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logicamente, il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dal
Sentenza n. 10573/2014 pubbl. il 01/09/2014
RG n. 67010/2011
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1) respinge la domanda di nullità del brevetto EP 1.623.078 svolta
dall’attrice TORGGLER CHIMICA s.p.a. nei confronti del convenuto
Helmut ROITMAR con atto di citazione del 25.10.2011;
2) in accoglimento della domanda svolta in via subordinata da parte
di
parte
convenuta
non
costituisce
violazione
del
brevetto
EP
1.623.078 di cui il convenuto Helmut ROITMAR è titolare;
3) respinge tutte le ulteriori domande svolte da entrambe le parti;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del
presente giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24 aprile 2014.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
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attrice, dichiara che la diffusione della brochure di cui al doc. 3