SOMMARIO
GU 2/2003
Pagina
Decisione della Prima Commissione di ricorso 7 maggio 2002 nel procedimento
R 938/2000-1 (MARCHIO FIGURATIVO (STRISCE SU SCARPA)) ...............................
267
Decisione della Prima Commissione di ricorso 30 maggio 2002 nel procedimento
R 314/1999-1 (TOP) ......................................................................................................................
283
Decisione della Terza Commissione di ricorso 19 giugno 2002 nel procedimento
R 410/2000-3 (ROMANZA / MARCHIO FIG. (ROMANA SAMBUCA)) ........................
323
Decisione della Seconda Commissione di ricorso 30 luglio 2002 nel procedimento
R 590/1999-2 (COMPAIR / COMPAIR) ..................................................................................
339
Decisione della Quarta Commissione di ricorso 27 agosto 2002 nel procedimento
R 644/2000-4 (MARCHIO FIG. (MARCA FAMILY FASHION) / MARCHIO FIG.
(MARCO) .......................................................................................................................................
375
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
388
Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
• Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2002 nel procedimento C-206/01 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito): Arsenal Football Club plc e Matthew Reed .....
393
• Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 21 novembre 2002 nel procedimento C-23/01 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio)): Robelco NV e Robeco Groep NV ...................................................................
425
Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 20 novembre 2002 nelle
cause riunite T-79/01 e T-86/01 (aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 gennaio 2001 (procedimenti R 124/2000-1 e
R 123/2000-1)): Robert Bosch GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Kit Pro e Kit Super Pro) .............................
447
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2002 nella causa T-91/01 (avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 20 febbraio 2001
(procedimento R 538/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): BioID AG contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(BioID) .........................................................................................................................................
465
• Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2002 nella causa T-130/01 (avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 7 marzo 2001
(pratica R 504/2000-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Sykes Enterprises, Inc. contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Real
people, Real solutions) ................................................................................................................
493
Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri .................................................
508
Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione ..........................................................................................................................................
510
SOMMARIO
DECISIONE DELLA PRIMA
COMMISSIONE DI RICORSO
7 maggio 2002
nel procedimento R 938/2000-1
(Lingua del procedimento: tedesco)
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC
Carattere distintivo
A giudizio della Commissione di ricorso, le due coppie di strisce sulle scarpe
sportive oggetto della domanda costituiscono un elemento distintivo, che
sarà percepito dal consumatore come
un’indicazione della loro provenienza
dal produttore delle calzature.
Thomas Groß
Hermann-Vogel-Str. 6
D-01326 Dresda
Germania
ricorrente
rappresentato da KAILUWEIT & UHLEMANN, Bamberger Str. 49, D01187 Dresda, Germania
avente ad oggetto il ricorso relativo alla
domanda di marchio comunitario n. 1
325 364
La Prima Commissione di ricorso
composta da S. Mandel (presidente), W.
Peeters (relatore) e J. L. Soares Curado
(membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 In data 28 settembre 1999 Thomas
Groß (in prosieguo: il «ricorrente»)
presentava una domanda di registrazione del marchio figurativo di seguito riprodotto
2 Con lettera datata 4 febbraio 2000,
l’esaminatrice comunicava al ricorrente
che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n.
40/94 del Consiglio del 20 dicembre
1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU CE 1994, L 11,
pag. 1; GU UAMI n. 1/1995, pag. 52),
il marchio non era idoneo alla registrazione. L’esaminatrice rilevava che il
marchio non aveva carattere distintivo,
in quanto la maggior parte delle calzature per lo sport e per il tempo libero
presenti sul mercato era provvista di
strisce laterali e il disegno del marchio
richiesto non si distingueva da quello di
altre calzature. Il marchio rappresentava semplicemente il prodotto, nel caso
di specie una calzatura per lo sport o
per il tempo libero.
3 In conformità alla regola 11 del regolamento (CE) n. 2868/95 del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio sul marchio comunitario
(in prosieguo: «RE») (GU CE 1995, L
303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/1995,
pag. 258), l’esaminatrice impartiva al ricorrente un termine di due mesi per
presentare le proprie osservazioni.
Classe 25 – Scarpe, in particolare calzature per lo sport e per il tempo libero.
6 In data 2 maggio 2000 l’esaminatrice informava il ricorrente che manteneva ferme le proprie obiezioni, aggiungendo che, a suo avviso, le strisce avevano l’unico scopo di conferire un
aspetto sportivo alla calzatura. La disposizione ad angolo delle strisce non
era sufficientemente insolita e non rendeva quindi il marchio distintivo.
Quanto alla registrazione di un marchio
comunitario, richiamata dal ricorrente,
l’esaminatrice rilevava come essa non
fosse paragonabile al caso di specie, in
quanto in quel caso non si trattava di
strisce, bensì della lettera «N».
7 L’esaminatrice poneva a carico del
ricorrente l’onere di provare che il marchio avesse acquistato carattere distintivo in seguito all’uso.
8 Con lettera del 30 giugno 2000, il ricorrente contestava il parere dell’esaminatrice.
4 Con lettera datata 3 aprile 2000, il
ricorrente contestava il parere dell’esaminatrice.
9 Completando la sua argomentazione precedente, osservava che:
5 L’argomentazione del ricorrente
può essere sintetizzata come segue:
— le scarpe per lo sport e per il tempo
libero con motivi a strisce non costituirebbero la maggioranza dei casi,
poiché vi sarebbe anzi una straordinaria varietà di combinazioni di strisce ed altri disegni che verrebbero
utilizzati anche sulla tomaia e sulla
suola delle calzature per differenziare queste ultime.
— nel caso del marchio oggetto della
domanda, si tratterebbe di un marchio «di posizione», costituito da
due coppie di strisce parallele disposte ad angolo sul lato della scarpa.
— Grazie al suo aspetto appariscente, il
marchio oggetto della domanda sarebbe atto a distinguere la calzatura
in questione da quelle di altri produttori.
— La diversità dei motivi utilizzati dimostrerebbe che le strisce non rispondono ad un’esigenza funzionale.
— L’Ufficio avrebbe già registrato altri
marchi di «posizione» (marchio comunitario n. 103 754).
— Raramente casi le strisce sarebbero
atte a conferire alle calzature un
aspetto sportivo.
— L’Ufficio marchi e brevetti tedesco
avrebbe già accettato numerosi marchi di questo tipo.
— I segni caratterizzanti non avrebbero
soltanto una funzione decorativa, ma
servirebbero soprattutto a personalizzare le scarpe e a distinguerle da
quelle di altri produttori.
— Il marchio non potrebbe essere
escluso dalla registrazione nemmeno
in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), RMC.
come marchio comunitario per i seguenti prodotti:
Contestualmente, il ricorrente presentava diverse copie di registrazioni di marchi «di posizione» relativi a calzature.
— Le obiezioni formulate dall’esaminatrice sarebbero in contraddizione
con i principi fondamentali del diritto comunitario dei marchi.
— Numerosi motivi a strisce sarebbero
protetti come marchi internazionali,
non solo in Germania, ma anche in
altri paesi membri, senza necessità di
provare l’uso del marchio.
SOMMARIO
— Diversi elementi figurativi verrebbero impiegati per personalizzare le
calzature sportive e sarebbero ben
pochi i produttori che si avvalgono
di strisce a tale scopo.
Contestualmente, il ricorrente produceva diverse foto di calzature per lo sport
e per il tempo libero fabbricate da altri
produttori, nonché copie di documenti
attestanti la registrazione di altri marchi
«di posizione» come marchi nazionali.
10 Con lettera del 28 luglio 2000, l’esaminatrice notificava al ricorrente la
sua decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale respingeva la domanda di registrazione del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMC, per i motivi esposti
nelle sue precedenti obiezioni. In risposta agli argomenti del ricorrente, l’esaminatrice rilevava quanto segue:
— non era stata sollevata alcuna obiezione in base all’articolo 7, paragrafo
1, lettera e), RMC.
— Le calzature per lo sport e per il
tempo libero sono ormai diventate
un articolo di massa e vengono indossate da larga parte della popolazione. Oltre alle calzature di marca,
sono in commercio anche i cosiddetti prodotti «no name», nei negozi discount o nei mercatini. A fronte della moltitudine di calzature di questo
tipo presenti sul mercato, i produttori sono costretti a trovare un disegno caratteristico e facile da ricordare, che possa distinguere i loro prodotti da quelli dei concorrenti.
— Anche se elementi figurativi sono
utilizzati su calzature per lo sport e
per il tempo libero come segni identificativi, la loro capacità di fungere
da indicazione della provenienza dipende dall’originalità e dal grado di
fantasia del loro design. A giudizio
dell’esaminatrice, tuttavia, il disegno
del marchio oggetto della domanda è
dato da un semplice motivo a strisce
e si discosta in questo anche dai motivi presenti nelle altre calzature richiamate come esempi dal ricorrente.
— Il ricorrente non ha prodotto alcun
documento atto a dimostrare che il
marchio avesse acquistato carattere
distintivo in seguito all’uso.
11 In data 22 settembre 2000 il ricorrente presentava un ricorso avverso la
decisione impugnata. La memoria con-
tenente i relativi motivi veniva depositata il 24 novembre 2000.
12 Il ricorso veniva sottoposto all’esaminatrice per la revisione pregiudiziale
di cui all’articolo 60 RMC, quindi rinviato davanti alle Commissioni di ricorso.
Motivi del ricorso
13 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, il ricorrente ribadisce gli
argomenti già avanzati davanti all’esaminatrice, che possono essere sintetizzati come segue:
— le strisce non risponderebbero ad alcuna esigenza funzionale.
— Diversi motivi a strisce verrebbero
impiegati dai fabbricanti di calzature
per caratterizzare e differenziare il
proprio prodotto.
— Vari uffici nazionali avrebbero accolto la rappresentazione stilizzata di
calzature o di motivi a strisce.
— In alcuni paesi membri dell’Unione
europea sarebbe già stato riconosciuto a rappresentazioni stilizzate di
calzature o di motivi a strisce un grado di distintività sufficiente per la
registrazione.
— Il marchio oggetto della domanda
consisterebbe in una doppia coppia
di righe disposte ad angolo. Oltre a
ciò, andrebbe considerato che le strisce di ogni coppia hanno la medesima larghezza, mentre le due coppie
presentano tra loro una larghezza diversa e tale contrasto risalta sulla
scarpa.
Contestualmente, il ricorrente produce
copie di prospetti pubblicitari di calzature per lo sport e per il tempo libero
di altri fabbricanti, oltre a un elenco di
motivi a strisce per calzature che sono
stati registrati come marchi nazionali o
internazionali. Infine, produce copie di
due sentenze di tribunali nazionali concernenti il carattere distintivo dei motivi a strisce.
14 Il ricorrente chiede l’annullamento
della decisione impugnata o, in subordine, che venga disposta l’apertura della trattazione orale.
Motivazione
15 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
RE, ed è pertanto ammissibile. Esso è
altresì fondato.
16 Un marchio ha carattere distintivo
allorché consente di identificare la provenienza dei prodotti o servizi rivendicati nella domanda di registrazione. Il
carattere distintivo di un marchio
dev’essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
chiede protezione e, dall’altro, alla luce
della percezione del medesimo da parte
degli ambienti commerciali di riferimento, ossia dei consumatori di tali
prodotti o servizi.
17 Va osservato, al riguardo, che il
marchio non deve necessariamente consentire agli ambienti commerciali di riferimento di individuare il fabbricante
del prodotto o il prestatore del servizio
fornendo ai primi indicazioni esatte sull’identità dei secondi. Conformemente
ad una giurisprudenza costante [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon
Kabushiki Kaisha, Japan / MetroGoldwyn-Mayer, Inc., già Pathe Communications Corporation, U.S.A., (cosiddetta «Canon»), Racc. 1998, pag. I5507, punto 28], la funzione essenziale
del marchio consiste segnatamente nel
garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato,
consentendo loro di distinguere senza
confusione possibile questo prodotto o
servizio da quelli di provenienza diversa. Inoltre, il marchio deve costuire la
garanzia che tutti i prodotti o servizi
che ne sono contrassegnati sono stati
fabbricati sotto il controllo di un’unica
impresa, alla quale possa attribuirsi la
responsabilità della loro qualità. Solo in
tal modo il marchio permetterà al consumatore che acquista il prodotto o il
servizio contrassegnato con esso di basare gli acquisti successivi sulle esperienze positive o negative che ha maturato in occasione del primo acquisto.
18 Come si evince dal tenore dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, è
sufficiente la prova di un grado minimo
di distintività per poter superare l’impedimento alla registrazione relativo
alla mancanza di carattere distintivo.
Ne consegue, quindi, che occorre valutare, in via preliminare e indipendentemente dall’uso effettivo del segno ai
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sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC,
se il marchio oggetto della domanda
consenta agli ambienti commerciali di
riferimento di distinguere i prodotti e
servizi di cui trattasi da quelli di altri
produttori quando operano la loro scelta al momento dell’acquisto.
19 Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato tenendo conto
delle presunte aspettative di un consumatore medio normalmente informato
e ragionevolmente attento e avveduto
[v. sentenza della Corte di giustizia 22
giugno 1999, causa C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH /
Klijsen Handel BV (cosiddetta «Lloyd
Schuhfabrik»), Racc. pag. I-3819, punto 26, nonché la recente sentenza del
Tribunale di primo grado 27 febbraio
2002, causa T-106/00 (cosiddetta
«Streamserve»), Racc. pag. II-723].
20 Nel caso di specie, si tratta di un
marchio figurativo, benché il ricorrente
e l’esaminatrice nel corso del procedimento lo abbiano più volte indicato
come un «marchio di posizione». Il
marchio è costituito dal disegno lineare
stilizzato di una calzatura con strisce
disposte ad angolo.
21 A giudizio della Commissione, è
prassi comune tra i produttori di calzature per lo sport o per il tempo libero
- come si evince chiaramente anche dal
materiale presentato dal ricorrente contrassegnare i loro prodotti sempre
con il medesimo disegno, indipendentemente dal fatto che si tratti di un motivo lineare, a strisce o di una combinazione di entrambi. Il consumatore è
abituato a siffatti motivi e può quindi
orientare i propri acquisti di calzature
per lo sport o per il tempo libero in
base ad essi.
22 Quanto al marchio oggetto della
domanda, la Commissione di ricorso
constata che esso è caratterizzato da
due coppie di strisce disposte ad angolo su una calzatura. Le strisce di ogni
coppia presentano la medesima larghezza mentre le coppie si distinguono tra
loro per la larghezza diversa. La distanza tra le coppie aumenta progressivamente dall’alto verso il basso. Anche se
il ricorrente non ha rivendicato alcun
colore, è evidente che le strisce dovranno risaltare chiaramente per contrasto
sulla tomaia della calzatura.
23 A giudizio della Commissione, la
combinazione di questi elementi caratteristici consente al consumatore di percepire il marchio come un’indicazione
di provenienza e di effettuare gli acquisti successivi basandosi appunto su questo marchio.
24 Al marchio oggetto della domanda
va quindi riconosciuto un carattere distintivo almeno sufficiente ai fini della
registrazione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC.
25 Quanto all’istanza di trattazione
orale, la Commissione ritiene che essa
sia divenuta priva di oggetto, essendo
già stata accolta la domanda principale.
Peraltro, essa non sarebbe stata necessaria (articolo 75 RMC) in quanto il ricorrente aveva già avuto modo di
esporre esaurientemente i propri argomenti.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
La decisione impugnata è annullata.
2.
Il procedimento è rinviato alla divisione Esame per l’ulteriore prosecuzione.
DECISIONE DELLA PRIMA
COMMISSIONE DI RICORSO (1)
30 maggio 2002
nel procedimento R 314/1999-1
(Lingua del procedimento: greco)
Articolo 115, paragrafo 4, RMC – Articolo 73 RMC – Articolo 7, paragrafo
1, lettere b) e c), RMC – Articolo 7, paragrafo 3, RMC – Articolo 62, paragrafo 1, RMC – Articolo 7, paragrafo 2,
RMC – Articolo 51 RE
Osservazioni del presidente – Comunicazione – Definizione – Lingua del
procedimento – Diritti della difesa –
Carattere descrittivo – Carattere distintivo – Prassi dell’ufficio nazionale
– Prassi dell’Ufficio – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso –
Violazione di norme procedurali sostanziali – Tassa – Rimborso
1. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 115, paragrafo 4, RMC in quanto è stata adottata in inglese e non in greco (prima lingua della domanda). La Commissione
ha invitato il presidente a presentare osservazioni sull’interpretazione da attribuire all’espressione «comunicazioni
scritte» di cui all’articolo 115, paragrafo
4, RMC. L’Ufficio è dell’avviso che l’espressione «comunicazioni scritte»
comprenda tutte le comunicazioni effettuate per iscritto, contrapposte alle
comunicazioni orali, a prescindere dal
loro contenuto. L’Ufficio ammette che,
in singoli procedimenti ex parte, le comunicazioni debbano essere inviate, in
parte o integralmente, nella prima lingua, ma ritiene che per questo occorra
una corrispondente richiesta o motivazione da parte del richiedente o del suo
rappresentante. Tale richiesta, nel presente procedimento, non è stata avanzata. La Commissione non concorda
con questa interpretazione. Una «decisione» è un atto scritto motivato, che
decide su una determinata richiesta in
via definitiva o provvisoria. Una «comunicazione», per contro, è una lettera
scritta ad una parte, volta ad ottenere
informazioni o chiarimenti dalla parte
stessa o a comunicarle informazioni.
Una decisione può essere accompagnata da una comunicazione. La Commissione è pertanto dell’avviso che la decisione impugnata avrebbe dovuto essere
(1) Questa decisione ha formato oggetto di
un ricorso al Tribunale di primo grado
delle Comunità europee il 14 agosto
2002 (T-242/02).
SOMMARIO
adottata in greco.
2. La Commissione ritiene che i diritti della difesa della ricorrente non siano
stati violati per il fatto che la decisione
impugnata è stata adottata in inglese.
Nel procedimento dinanzi all’esaminatrice, la ricorrente ha comunicato con
l’esaminatrice in inglese. La decisione
impugnata, pertanto, non può essere
annullata per il fatto di essere stata redatta in inglese.
3. Contrariamente all’opinione della
ricorrente, la Commissione ritiene che
la decisione impugnata contenga un’adeguata motivazione. L’esaminatrice ha
respinto la domanda in base all’articolo
7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. La
Commissione è dell’avviso che l’esaminatrice non abbia spiegato perché il
marchio fosse privo di carattere distintivo. A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, RMC, la Commissione, per
motivi di economia procedurale, ha
proceduto a statuire sul ricorso. La
Commissione ha invitato la ricorrente a
presentare le proprie osservazioni in ordine alla questione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.
4. La Commissione è dell’avviso che il
segno «TOP» in riferimento ai prodotti susciterà nel consumatore inglese l’idea che tali prodotti siano i migliori sul
mercato e quelli che hanno la più elevata qualità.
5. La Commissione ritiene che il segno sia altresì privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMC.
6. Per quanto riguarda i marchi comunitari citati dalla ricorrente, la Commissione ricorda che ciascun caso concreto deve essere considerato autonomamente.
me procedurali sostanziali, la tassa di ricorso dev’essere rimborsata.
SUNRIDER CORPORATION, operante anche come SUNRIDER INTERNATIONAL
1625 Abalone Avenue
Torrance, California 90501
Stati Uniti d’America
ricorrente
rappresentata da DONTAS LAW OFFICES, Nikolaos Dontas, 14 Voulis
Street, GR-10563 Atene, Grecia
avente ad oggetto il ricorso relativo alla
domanda di marchio comunitario n.
604 975
La Prima Commissione di ricorso
composta da S. Mandel (presidente e relatore), W. Peeters (membro) e J. L.
Soares Curado (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda presentata il 21 agosto 1997, la SUNRIDER CORPORATION (in prosieguo: la «ricorrente»)
chiedeva la registrazione del marchio
denominativo
TOP
per i seguenti prodotti:
Classe 5 – Capsule o polveri alimentari
alle erbe; integratori nutrizionali alle
erbe.
Classe 29 – Integratori nutrizionali alle
erbe.
La domanda veniva depositata in greco
e l’inglese vi veniva indicato come seconda lingua.
8. Per quanto riguarda l’asserita acquisizione di un carattere distintivo in
seguito all’uso, la Commissione ritiene
che la ricorrente non abbia presentato
prove pertinenti per dimostrare tale affermazione.
2 Con fax del 19 marzo 1998, in lingua inglese, l’esaminatrice informava la
ricorrente che il marchio non sembrava
idoneo alla registrazione in quanto non
era conforme alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC»)
(GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI
n. 1/95, pag. 52). A parere dell’esaminatrice, il marchio era privo di carattere distintivo in riferimento a qualunque
prodotto, dal momento che:
9. Poiché la decisione dell’esaminatrice è inficiata da una violazione di nor-
«il termine TOP significa, tra le altre
cose, ‘the highest or uppermost part of
7. Per quanto riguarda l’argomento
relativo al fatto che il marchio è stato
oggetto di registrazione in altri paesi, la
Commissione rammenta che le decisioni delle autorità nazionali non sono vincolanti per l’Ufficio.
anything, the highest degree or point,
the most important or successful position, the best or finest part of anything’
(‘la parte più alta o più elevata di qualcosa, il grado o il punto più elevato, la
posizione più importante o di maggiore successo, la parte migliore o più fine
di qualcosa’) (Collins Dictionary, terza
edizione) e corrisponde quindi a un’espressione che è utilizzata comunemente per indicare la qualità eccellente, notevole dei prodotti».
L’esaminatrice invitava la ricorrente a
presentare le proprie osservazioni entro
un termine di due mesi.
3 Il 19 maggio 1998 la ricorrente inviava le proprie osservazioni, redatte in
inglese, in cui sosteneva che:
— il suo marchio avrebbe acquisito un
carattere distintivo a seguito dell’ampio uso che ne sarebbe stato fatto in
tutto il mondo in associazione ad integratori nutrizionali e, pertanto, dovrebbe essere ammesso alla registrazione in conformità dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMC.
— Il marchio «TOP» sarebbe già stato
registrato in Canada, Ungheria, Irlanda, Corea, Thailandia e Stati Uniti e domande di registrazione sarebbero state depositate a Hong Kong,
in Indonesia, Malaysia e nel Regno
Unito.
A titolo di prova, la ricorrente produceva certificati di registrazione ed altri
documenti.
4 Con fax datato 9 aprile 1999, l’esaminatrice emetteva, in inglese, la propria decisione secondo cui il marchio
non era idoneo alla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), RMC, per i motivi già menzionati
nella sua precedente comunicazione. A
ciò aggiungeva che:
— le prove dell’uso addotte non sembravano dimostrare in modo univoco l’acquisizione di un carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC.
— Anche se alla richiedente era stata
consentita la registrazione del marchio in paesi extraeuropei, tale fatto
avrebbe potuto essere tenuto in conto a condizione che vi fossero prove
che in tali paesi prevalessero analoghi criteri di valutazione dell’ido-
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neità alla registrazione. Inoltre, l’esaminatore dell’Ufficio deve compiere
in ciascun caso concreto una valutazione autonoma in ordine all’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.
5 Il 7 giugno 1999 la ricorrente presentava, in lingua inglese, un ricorso avverso la decisione impugnata. La memoria contenente i motivi del ricorso
veniva presentata in lingua greca il 9
agosto 1999, unitamente ad una traduzione in inglese.
6 Il ricorso veniva sottoposto all’esaminatrice per la revisione pregiudiziale
ai sensi dell’articolo 60 RMC e quindi
rinviato davanti alle Commissioni di ricorso il 24 agosto 1999.
Motivi del ricorso
7 Il 3 aprile 2000 il relatore, in risposta a determinati punti sollevati dalla ricorrente nei propri motivi di ricorso,
inviava a quest’ultima una comunicazione, che si può riassumere come segue:
— nonostante sia chiaro che la lingua
del procedimento in questo caso è il
greco, si potrebbe argomentare dall’articolo 115, paragrafo 4, RMC che
esso copre le «comunicazioni» in
senso ampio.
— D’altra parte, sarebbe lecito domandarsi in che misura la ricorrente fosse stata effettivamente svantaggiata
dall’uso della lingua inglese da parte
dell’esaminatrice nella decisione impugnata.
— Dal momento che l’esaminatrice non
aveva dato alla ricorrente l’opportunità di presentare le proprie osservazioni sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC, nonostante vi fosse affermato che il termine «TOP» viene
comunemente utilizzato per indicare
la qualità eccellente dei prodotti, la
ricorrente era invitata a formulare le
proprie osservazioni sulla questione
del carattere descrittivo ai sensi della predetta disposizione.
Alla ricorrente veniva inoltre concessa
la possibilità di presentare ulteriori prove a sostegno della sua rivendicazione
relativa al carattere distintivo acquisito.
8 Il 1º giugno 2000 la ricorrente inviava le proprie osservazioni di risposta
unitamente a nuove prove.
9 In conformità dell’articolo 11 del
regolamento (CE) n. 216/96 della Com-
missione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso (in prosieguo: «RP»), il 23 maggio 2001 la Commissione di ricorso invitava il
presidente dell’Ufficio a formulare le
proprie osservazioni in merito alle seguenti questioni:
— se l’espressione «comunicazioni
scritte», di cui alla seconda parte dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC,
comprenda le decisioni adottate dall’Ufficio o debba intendersi come riferita unicamente alle notificazioni,
lettere ecc., che non pongono fine ad
una determinata fase del procedimento.
— Nel caso in cui in un procedimento
che interessa un’unica parte venisse
richiesto all’Ufficio di indirizzare a
quest’ultima le decisioni nella lingua
della domanda anche quando tale
lingua non sia una lingua dell’Ufficio, quali sarebbero le difficoltà di
ordine pratico che ciò comporterebbe per quest’ultimo.
10 Il 14 febbraio 2002 il presidente
dell’Ufficio sottoponeva alla Commissione di ricorso le osservazioni richieste
(in prosieguo: le «osservazioni»), le
quali venivano notificate alla ricorrente
il 15 febbraio 2002.
11 Il 18 marzo 2002 la ricorrente veniva invitata a presentare le proprie osservazioni entro e non oltre il 18 aprile
2002. La ricorrente non presentava osservazioni.
12 La ricorrente chiede che la Commissione di ricorso voglia annullare la
decisione impugnata, procedere alla registrazione del marchio comunitario
«TOP» e rimborsarle la tassa di ricorso
in quanto la decisione impugnata sarebbe viziata da errore di procedimento e
carenza di motivazione in ordine agli
impedimenti alla registrazione del marchio. I motivi del ricorso e le ulteriori
osservazioni della ricorrente possono
essere riassunti come segue:
— la domanda sarebbe stata presentata
in lingua greca, la quale sarebbe stata conseguentemente prescelta come
prima lingua ai sensi dell’articolo
115, paragrafo 1, RMC. La decisione
impugnata sarebbe stata adottata in
inglese e non in greco, come chiaramente prescritto dall’articolo 114,
paragrafo 4, RMC, il quale ammetterebbe nella seconda lingua indicata
nella domanda solo le comunicazioni scritte. Pertanto, la decisione sarebbe viziata da errore di procedimento. La convenienza (o mancanza
di convenienza) del rappresentante
legale a replicare in una lingua straniera non potrebbe in alcun modo
essere utilizzata come un’eccezione
o come presupposto per l’applicabilità del dettato esplicito dell’articolo
115, paragrafo 4, RMC.
— Nella decisione impugnata, l’esaminatrice avrebbe aggiunto per la prima volta l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC tra gli impedimenti alla
registrazione, senza dare alla ricorrente l’opportunità di prendere posizione a tale riguardo. Pertanto, la decisione dovrebbe essere annullata in
quanto in contrasto con le disposizioni dell’articolo 73 RMC.
— Né la lettera di rigetto dell’esaminatrice, datata 20 marzo 1998, né la decisione impugnata fornirebbero una
motivazione sufficiente in ordine all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC. Conseguentemente, la decisione impugnata
violerebbe il principio della motivazione delle decisioni, enunciato dall’articolo 73, paragrafo 1, RMC, e
dovrebbe pertanto essere annullata.
— Il marchio TOP non sarebbe privo
di carattere distintivo dal momento
che sarebbe possibile ascrivere al termine «TOP» numerosi significati. La
parola isolata «TOP» non potrebbe
essere considerata descrittiva in relazione ad alcun prodotto. Il marchio
TOP, almeno quando è utilizzato
per contraddistinguere alimenti e integratori nutrizionali alle erbe, sarebbe dotato del grado di distintività
richiesto per soddisfare il criterio
dell’idoneità alla registrazione. Peraltro, applicandosi per analogia il
punto di vista dell’esaminatrice, un
buon numero di marchi comunitari
registrati dovrebbero essere ritenuti
parimenti descrittivi, come ad esempio: E-TOP, GOLD TOP, TOP TABLE, TOP MAN, TOP PUP, TOP
FIN.
— Il marchio «TOP» avrebbe acquisito
carattere distintivo in relazione ai
prodotti per i quali è richiesta la registrazione, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC. I prodotti, nella fattispecie integratori nutrizionali contrassegnati con il marchio
«TOP», sarebbero stati commercializzati ininterrottamente in una serie
di paesi a partire dal 1991. Il prodotto contrassegnato dal marchio
«TOP» farebbe parte di una serie di
tre integratori nutrizionali (TOP,
JOI e ESE) che sarebbe stata lanciata con successo a livello internazionale nel 1991.
SOMMARIO
13 Le osservazioni dell’Ufficio possono essere riassunte come segue:
— la divisione Esame ed ogni altra
unità dell’Ufficio preposta al trattamento delle domande di marchio comunitario nei procedimenti in cui il
richiedente è l’unica parte hanno il
diritto di rivolgere tutte le comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua indicata dal richiedente
stesso, laddove la prima lingua non
costituisca una lingua dell’Ufficio,
indipendentemente dal contenuto
della comunicazione, il quale può
avere o non avere «carattere decisorio».
— L’Ufficio, tuttavia, nell’esercizio della discrezionalità conferitagli dalla
seconda parte dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC, ha facoltà di tenere
conto delle circostanze del caso.
Così, se l’Ufficio in tali situazioni
ha, in linea generale, sempre la facoltà di utilizzare la seconda lingua,
esso deve essere preparato a tenere
conto di ogni richiesta o motivo presentato dalla parte nel procedimento
o dal relativo rappresentante, affinché alcune o tutte le comunicazioni
gli vengano indirizzate nella prima
lingua. Nel decidere se impiegare o
no la prima lingua in considerazione
di tale richiesta o motivo, l’Ufficio
deve vagliare tutti gli interessi coinvolti, in modo particolare quelli della parte nel procedimento o del rappresentante di quest’ultima.
Motivazione
14 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RE») (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU
UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
Questioni preliminari
15 La ricorrente afferma che la decisione impugnata deve essere annullata
ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4,
RMC. Essa sostiene che, dal momento
che la sua domanda era stata presentata
in lingua greca, la decisione impugnata
avrebbe dovuto essere redatta in greco
e non in inglese.
16 L’articolo 115, paragrafo 4, RMC,
così dispone:
«Laddove il richiedente di un marchio
comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all’Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una
lingua diversa da quelle dell’Ufficio,
l’Ufficio può inviare comunicazioni
scritte alla richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda».
17 Per determinare se l’esaminatrice
avesse o no il diritto di adottare la decisione impugnata in lingua inglese, indicata come seconda lingua nella domanda, la Commissione deve esaminare il significato e la portata dell’articolo
115, paragrafo 4, RMC ed in particolare l’espressione «comunicazioni scritte».
18 L’Ufficio (si vedano i paragrafi d)
ed e) delle osservazioni) è dell’avviso
che l’espressione «comunicazioni scritte» comprenda tutte le comunicazioni
effettuate per iscritto, contrapposte alle
comunicazioni orali, che sono comunicate ad una parte a mezzo posta elettronica, fax o posta, e pertanto comprende qualsiasi corrispondenza che
può essere inviata ad un richiedente nel
corso di qualunque tipo di procedimento, ivi compresa una decisione suscettibile di ricorso ed ogni altro documento avente carattere decisorio. L’Ufficio spiega inoltre che, se nel corso di
un procedimento ex parte il richiedente
desidera ricevere determinate comunicazioni nella prima lingua, deve formulare una richiesta a tale effetto. Tale richiesta, nel presente procedimento, non
è stata avanzata.
19 La Commissione ritiene tuttavia
che l’espressione «comunicazioni scritte» non possa essere interpretata in questo senso.
20 Dal Titolo VII RMC e dalle regole 52-55 e 62 RE risulta evidente che
esiste un’innegabile differenza tra una
decisione e una comunicazione, anche
se ambedue possono essere effettuate
per iscritto. Una «decisione» è un atto
scritto e motivato, che decide su una
determinata richiesta in via definitiva o
provvisoria. Esistono decisioni che
pongono fine ai procedimenti, e che
pertanto possono essere impugnate con
ricorso (articolo 57 RMC) poiché producono effetti giuridici vincolanti che
possono incidere sugli interessi di una
parte, e altre decisioni, come quelle con
cui si richiede la presentazione o l’ac-
quisizione di prove a qualunque titolo,
che sono suscettibili di ricorso solo unitamente alla decisione sul merito poiché
costituiscono atti preparatori che fanno
parte del procedimento complessivamente inteso. Per contro, una comunicazione è una lettera inviata ad una parte richiedente per sollecitare nuove o
ulteriori informazioni o per trasmettere
ad essa informazioni. Una decisione
può essere accompagnata da una comunicazione. La regola 52 RE, ad esempio,
dispone che le decisioni dell’Ufficio
contro le quali è ammesso un ricorso
devono essere accompagnate dall’avvertenza scritta che il ricorso deve essere
presentato all’Ufficio per iscritto, entro
due mesi dalla data della notifica della
decisione impugnata.
21 Nonostante la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa KIK
(sentenza 12 luglio 2001, causa T120/99, Christina Kik/UAMI (KIK)
Racc. pag. II-2235) non sia ancora definitiva, è opportuno riportare quanto
viene affermato dal Tribunale al punto
61 di tale sentenza: «come risulta dalla
stessa formulazione dell’art. 115, n. 3,
del regolamento n. 40/94, con l’indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l’uso alternativo di tale lingua
come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Ne consegue
che, come è peraltro confermato dall’art. 115, n. 4, prima frase, del regolamento n. 40/94, laddove il richiedente
sia parte unica nei procedimenti dinanzi all’Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà
la lingua procedurale. Di conseguenza,
in tali procedimenti, il regolamento n.
40/94 non può in alcun modo, di per sé,
implicare un trattamento differenziato
della lingua, dato che esso assicura
precisamente l’uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e,
perciò, in quanto lingua nella quale
gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti»
(grassetto aggiunto).
22 Anche se la limitazione del numero di lingue ha corrisposto ad un desiderio del legislatore comunitario di
consentire all’Ufficio di operare in
modo meno oneroso rispetto a quanto
sarebbe stato possibile con una molte-
SOMMARIO
plicità di lingue nei procedimenti in
contraddittorio instaurati da soggetti
privati generalmente provenienti da diversi Stati membri dell’Unione europea,
si deve ricordare che il principio generale è che una domanda di marchio comunitario può essere presentata in ogni
lingua ufficiale dell’Unione europea e
che la lingua della domanda, in linea di
massima, resta la lingua del procedimento, salvo nel caso in cui vengano instaurati procedimenti di opposizione,
decadenza o nullità. Non possono esservi dubbi sul fatto che tale principio
soddisfi una volontà politica e il desiderio di assicurare che il maggior numero di persone possibile sia in condizioni di registrare un marchio comunitario. La possibilità dell’Ufficio di
esprimersi nella seconda lingua indicata, vale a dire una delle cinque lingue
ufficiali, costituisce quindi l’eccezione,
la quale, come ogni eccezione, deve essere interpretata in modo restrittivo e
limitarsi alle comunicazioni, conformemente alla definizione fornitane al precedente punto 20, senza comprendere le
decisioni o gli atti procedurali aventi carattere decisionale.
23 Nel presente procedimento, quindi, dal momento che la domanda di
marchio era stata presentata in greco,
l’esaminatrice avrebbe dovuto adottare
la decisione impugnata del 9 aprile 1999
in tale lingua.
24 Cionondimeno, occorre stabilire se
la mancata osservanza da parte dell’esaminatrice delle disposizioni dell’articolo 115, paragrafo 4, RMC sia stata lesiva dei diritti della difesa e giustifichi
l’annullamento della sua decisione.
25 Poiché il principio, quale è stato
definito dalla Commissione, è che i
procedimenti ex parte devono svolgersi
nella lingua utilizzata per il deposito del
marchio, l’Ufficio non poteva pretendere dalla richiedente di informare espressamente l’esaminatrice che desiderava
ricevere la decisione, o addirittura comunicazioni e decisione, nella prima
lingua.
Tuttavia, nel caso presente, il comportamento della richiedente stessa indica
come la scelta dell’inglese, per quanto
riguarda sia le comunicazioni sia la decisione, non le ha arrecato alcun pregiudizio. Ciò in quanto dall’esame del
procedimento emerge che la richiedente, il 19 maggio 1998, ha risposto in inglese alle osservazioni dell’esaminatrice
ancorché l’articolo 115, paragrafo 4,
RMC le avrebbe consentito di scriverle
in greco, che essa ha inviato documenti redatti in inglese per dimostrare che
il proprio marchio aveva acquisito un
carattere distintivo in seguito all’uso e
traduzioni in inglese di marchi nazionali anteriori dei quali era titolare e, infine, che ha depositato il ricorso in inglese utilizzando un modulo redatto in
tale lingua.
26 La decisione impugnata, pertanto,
non può essere annullata per il fatto di
essere stata redatta in inglese.
27 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve essere annullata
in quanto contraria all’articolo 73, prima e seconda frase, RMC, giacché non
sarebbe provvista di una motivazione
sufficiente in ordine all’applicazione
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMC e farebbe riferimento all’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC,
sebbene la richiedente non abbia avuto
l’opportunità di presentare le proprie
osservazioni su tale impedimento.
28 Ai sensi la seconda frase dell’articolo 73 RMC, le decisioni dell’Ufficio
devono essere fondate esclusivamente
su motivi o prove in ordine ai quali le
parti interessate hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
29 Alla luce della giurisprudenza del
Tribunale di primo grado [v. sentenza
27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik GmbH / UAMI («EUROCOOL»), Racc. pag. II-683, punto
21], è evidente che l’esaminatrice, omettendo di concedere alla richiedente
l’opportunità di esporre le proprie difese in merito agli impedimenti assoluti
alla registrazione da lei applicati di propria iniziativa, ha leso i diritti della difesa della richiedente.
30 Nel presente procedimento, l’esaminatrice, nella sua lettera del 19 marzo 1998, afferma che il marchio non è
idoneo alla registrazione perché non è
conforme all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC essendo privo di carattere distintivo in riferimento a qualunque
prodotto, dal momento che il termine
«TOP» è comunemente utilizzato per
indicare la qualità eccellente dei prodotti. Cionondimeno, la domanda è stata respinta in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC, con l’affermazione seguente «ancorché la
lettera di rigetto del 19 marzo 1998
menzionasse solo l’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMC, dai motivi addotti
risulta chiaro che anche l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMC è rilevante»
(corsivo aggiunto).
31 Anche qualora si volesse ammettere che gli elementi atti a determinare i
due impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), RMC possano in qualche
misura sovrapporsi tra loro, ciò non toglie che ciascuno di questi fondamenti
ha una propria sfera di applicazione [v.,
in tal senso, sentenza del Tribunale di
primo grado 7 giugno 2001, causa T359/99, Deutsche Krankenversicherung
AG (‘DKV’) / UAMI («EuroHealth»),
Racc. pag. II-1645, punto 48]. Gli impedimenti assoluti alla registrazione
enunciati all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC non possono essere
ridotti, in modo da confonderli, all’elemento dell’assenza del carattere distintivo, dal momento che sono formulati
nell’ambito di due disposizioni distinte.
32 Va conseguentemente accolto il
primo motivo relativo alla violazione
dei diritti della difesa, poiché l’esaminatrice ha applicato l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMC, adducendo che, nella fattispecie, vi erano
delle sovrapposizioni tra la mancanza di
carattere distintivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera b), RMC ed il carattere descrittivo ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMC, senza
concedere alla richiedente la possibilità
di illustrare adeguatamente le proprie
difese riguardo a questo impedimento
assoluto alla registrazione e al ragionamento addotto a sostegno (v., in proposito, sentenza EUROCOOL, citata,
punti 25 e 26).
33 Per quanto riguarda il secondo
motivo, ai sensi dell’articolo 73, prima
frase, RMC e della regola 52, paragrafo
1, RE, le decisioni dell’Ufficio devono
essere motivate.
34 Nella decisione impugnata, l’esaminatrice ha respinto la domanda di
marchio comunitario per tutti i prodotti in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC. Tuttavia, per quanto
riguarda l’obiezione fondata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, il suo
SOMMARIO
ragionamento nella lettera del 19 marzo
1998 si limitava a quanto segue: «il termine «TOP» significa, tra le altre cose,
la parte più alta o più elevata di qualcosa, il grado o il punto più elevato, la
posizione più importante o di maggiore successo, la parte migliore o più fine
di qualcosa, e corrisponde quindi a
un’espressione che è utilizzata comunemente per indicare la qualità eccellente,
notevole dei prodotti» (sottolineatura
aggiunta). Poiché tale indicazione ricade nella sfera dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera c), RMC e non in quella dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMC, e poiché l’esaminatrice nella decisione impugnata non ha addotto ulteriori motivazioni in relazione all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC, né ha
spiegato perché il marchio fosse privo
di carattere distintivo, ma si è limitata a
fare riferimento alla propria precedente
lettera, la ricorrente a ragione contesta
che la decisione viola l’articolo 73
RMC, prima parte.
35 Tuttavia, ai sensi dell’articolo 62,
paragrafo 1, RMC la Commissione, anziché rimettere il procedimento all’esaminatrice, è dell’avviso che, per motivi
di economia procedurale, sia necessario
procedere a statuire sul ricorso, soprattutto in considerazione del fatto che,
con lettera del 3 aprile 2000, il relatore
ha invitato la ricorrente a presentare le
proprie osservazioni in ordine alla questione del carattere descrittivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMC e sul rapporto tra le lettere b) e
c) dello stesso articolo.
Sul merito
36 Il marchio oggetto della domanda
è costituito dalla parola inglese di uso
comune «TOP».
37 La ricorrente sostiene che la parola «TOP» ha numerosi significati e che,
presa isolatamente, non può essere considerata descrittiva in associazione con
alcun prodotto. Essa asserisce inoltre
che il marchio TOP, quando è utilizzato per contraddistinguere alimenti e integratori nutrizionali alle erbe, è dotato
quanto meno del grado di distintività
richiesto per soddisfare il criterio dell’idoneità alla registrazione. La Commissione non condivide questo punto di vista.
38 Il carattere descrittivo non deve essere valutato in astratto, senza fare riferimento ai prodotti che verranno commercializzati. Quando il segno «TOP»
compare in connessione con capsule o
polveri alimentari alle erbe o integratori nutrizionali alle erbe è verosimile che,
in primissimo luogo, esso susciterà nella mente del pubblico di riferimento,
costituito dai consumatori medi di lingua inglese, l’idea che gli integratori nutrizionali siano i migliori sul mercato e
quelli che hanno la più elevata qualità.
Per il pubblico a cui è destinato vi è un
collegamento diretto tra il termine
«TOP» e i prodotti richiesti. Il significato è intelligibile dai consumatori di riferimento, immediatamente e senza necessità di compiere ulteriori riflessioni.
Si tratta chiaramente di un segno elogiativo in riferimento agli integratori
nutrizionali, e tutti gli operatori commerciali hanno un legittimo interesse a
persuadere i consumatori che i loro
prodotti sono di qualità «top». La parola, che non è scritta in modo fantasioso, è costituita esclusivamente da un
termine che può servire a designare la
qualità dei prodotti richiesti e va quindi esclusa dalla registrazione in forza
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMC.
brik») Racc. pag. I-3819, punto 26, e
EuroHealth, citata, punto 27). Quanto
alla natura dei prodotti in questione
(capsule o polveri alimentari alle erbe e
integratori nutrizionali alle erbe), essi
sono concepiti per tutti i consumatori,
quindi non per un pubblico specializzato. Inoltre, il segmento di pubblico
interessato, in relazione al quale devono essere valutati gli impedimenti assoluti alla registrazione, è costituito da
consumatori di lingua inglese, come si è
già rilevato al precedente punto 38.
39 L’argomento della ricorrente relativo ai numerosi significati della parola
«TOP» non è pertinente, poiché per
rientrare nell’ambito di applicazione
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMC è sufficiente che anche uno solo
dei significati potenziali di un segno denominativo designi una caratteristica
dei prodotti di cui trattasi [v. sentenza
del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve, Inc. / UAMI («STREAMSERVE»),
punto 42).
44 La Commissione rileva inoltre
come il termine «TOP» costituisca attualmente una denominazione generica,
usuale o comunemente utilizzata nel
settore dei prodotti in questione, al pari
di termini come «BEST», «EXCELLENT», «SUPER».
40 La Commissione ritiene che il segno richiesto sia altresì privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMC.
41 Nel caso di specie, occorre determinate se il termine «TOP» consenta al
segmento di pubblico interessato di distinguere i prodotti in questione dai
prodotti aventi un’origine commerciale
diversa.
42 Il segmento di pubblico interessato si presume costituito da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti [v., sul
punto, sentenze della Corte di giustizia
22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH /
Klijsen Handel BV («Lloyd Schuhfa-
43 Stando alla definizione contenuta
nel dizionario di lingua inglese The
New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1993, il
termine «TOP» in funzione di sostantivo o di aggettivo significa, tra le altre
cose, «a thing wich is the highest example of a class of things; the best or choicest part; the best person or thing; highest in position, degree or importance»
(«qualcosa che costituisce l’esempio più
eminente di una categoria; la parte migliore o più selezionata; la cosa o la persona migliore; più elevata per posizione, grado o importanza»).
45 Va inoltre ricordato che i prodotti
rivendicati appartengono alla categoria
dei prodotti nutrizionali e sanitari, nella quale termini come «TOP» sono comunemente utilizzati nella zona anglofona della Comunità per presentare
un elenco di corrispondenti top products, come rivela una rapida ricerca su
Internet [FutureMart Top 20 products,
Truehealth.org., Top Ten Antiaging Nutritional Supplements (www.msm.
hgh.com) Top Nutritional Supplements
(www.earthspharmacy.com)].
46 «TOP» serviva solo ad informare il
segmento di pubblico interessato riguardo una caratteristica dei prodotti in
questione, segnatamente che si trattava
dei migliori integratori nutrizionali in
commercio. Pertanto, il segmento di
SOMMARIO
pubblico interessato, di fronte ai prodotti e servizi in questione, attribuirà a
«TOP» l’unico ovvio significato specificato dianzi, senza immaginare un secondo significato per questo termine in
quanto marchio.
47 La registrazione di marchi comunitari contenenti la parola «TOP» per
prodotti nelle classi 5 o 29 non è un elemento decisivo. È bensì vero che l’Ufficio deve sforzarsi di essere coerente.
Tuttavia, ciascun caso concreto deve essere considerato autonomamente. Il dovere fondamentale dell’esaminatore e
delle Commissioni di ricorso è quello di
cercare di applicare le norme correttamente in ogni circostanza. Una volta
che essi siano pervenuti alla convinzione che il marchio richiesto è inidoneo
alla registrazione, non potranno abbandonare tale convinzione e accettare la
domanda per il solo fatto che in altri
casi risulta essere stato adottato un approccio diverso. Va inoltre puntualizzato che la maggior parte dei marchi citati è costituita dalla giustapposizione di
due elementi, il termine «TOP» ed un
altro termine, in modo da formare un’espressione arbitraria quale TOP MAN,
TOP PUP o TOP FIN, mentre nel caso
presente il marchio è costituito unicamente dall’elemento «TOP». Delle undici domande di marchio comunitario
per il termine «TOP», solo due sono
state accettate e si riferiscono a marchi
figurativi a colori per una gamma di
prodotti compresi nelle classi 34, 35 e
37. La stessa osservazione potrebbe valere anche in relazione alla parola
«BEST»; il marchio denominativo
BEST, n. 1 336 775, è stato respinto per
impedimenti assoluti e solo i marchi figurativi sono stati registrati come marchi comunitari; in quei casi, peraltro,
anche i colori erano oggetto della domanda (v. domande di marchio comunitario n. 543 199 – MARCHIO FIG.
(best), n. 945 311 – MARCHIO FIG.
(Best).
49 Infine, la Commissione ha preso
atto che il marchio è già stato registrato in Canada, Ungheria, Irlanda, Corea,
Thailandia e negli Stati Uniti. Cionondimeno essa ritiene che le registrazioni
nazionali costituiscano solo uno dei fattori da tenere in considerazione in sede
di valutazione dell’idoneità di un marchio alla registrazione. Esse non sono
vincolanti per l’Ufficio, il quale deve effettuare una propria valutazione dell’idoneità di un segno alla registrazione.
Nel caso presente, il segno registrato in
Irlanda è un marchio figurativo. La registrazione in paesi non membri non
può essere tenuta in conto, poiché non
è stata fornita la prova che questi paesi
applichino criteri analoghi di valutazione dell’idoneità alla registrazione.
53 La ricorrente ha presentato le seguenti prove dell’uso:
50 Ne consegue che la parola «TOP»
non consentirà al segmento di pubblico
interessato, al momento in cui questo
deve effettuare la sua scelta, di distinguere i prodotti con essa contrassegnati da quelli aventi un’origine commerciale diversa.
4) il listino prezzi dei prodotti della
ricorrente.
51 «TOP» è pertanto privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.
52 Per quanto riguarda l’asserita acquisizione di un carattere distintivo ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMC,
le prove devono dimostrare che, anteriormente al deposito della domanda di
marchio comunitario, il marchio era
noto al pubblico appartenente a quella
parte della Comunità in cui l’inglese è
una lingua corrente. Il marchio deve essere percepito come distintivo dei prodotti della richiedente rispetto a quelli
di altre imprese. In altre parole, esso
deve funzionare come un’indicazione di
origine da una determinata impresa.
Nell’effettuare tale valutazione, occorre
tenere presenti i seguenti elementi:
— la quota di mercato detenuta dal
marchio;
48 In forza dell’articolo 7, paragrafo
2, RMC, un marchio è escluso dalla registrazione anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte
della Comunità. Come precedentemente sottolineato, il marchio in questione
è privo di ogni carattere distintivo intrinseco nei paesi di lingua inglese. La
Commissione rileva inoltre che tale termine è utilizzato anche in Francia per
suggerire il carattere superlativo di
qualcosa.
— l’intensità con cui il marchio è stato
utilizzato, in termini di estensione
geografica e di durata nel tempo;
— l’entità degli investimenti effettuati
dall’impresa per promuovere il marchio;
— la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica
i prodotti come provenienti da
un’impresa determinata [v. sentenza
della Corte di giustizia 4 maggio
1999, cause riunite C-108/97 e C109/97, Windsurfing Chiemsee Produktionsund
Vertriebs
GmbH/Boots- und Segelzubehör
Walter Huber and Franz Attenberger («Chiemsee»), Racc. pag. I-2779,
punti 46 e 51].
1) cifre relative al volume delle vendite;
2) estratti di cataloghi dei prodotti alimentari SUNRIDER (senza data);
3) estratti del bollettino Sunrider International Journal «Sun spot» del
luglio 1993, gennaio 1995, febbraio
1996, giugno 1996 e agosto 1997;
54 Poiché la ricorrente ha presentato
la propria domanda il 21 agosto 1997,
essa deve fornire prove che dimostrino
che a tale data il marchio «TOP» era divenuto distintivo in conseguenza dell’uso che ne era stato fatto. Pertanto, il
catalogo non può essere tenuto in conto, poiché è impossibile determinarne la
data di pubblicazione e in che misura
sia stato distribuito al pubblico di riferimento, ossia nei paesi europei. Inoltre,
tali documenti riguardano principalmente prodotti denominati SUNPACK, SUNBREEZE, NUPLUS,
QUINARY, CALLI, SUNRISE, VITALITE.
55 Anche le cifre relative al volume
delle vendite non sono pertinenti, poiché i prodotti non vi vengono specificati in dettaglio e tali cifre non sono né
certificate contabilmente né confermate
da fatture.
56 Nonostante il bollettino citi occasionalmente il prodotto denominato
«TOP», questo documento non è tuttavia sufficiente a dimostrare che il marchio «TOP» abbia acquisito carattere
distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto in quella parte della Comunità
in cui l’inglese è una lingua corrente. La
ricorrente avrebbe dovuto spiegare
presso quale tipo di persone questo bollettino gratuito era stato diffuso, in
quali paesi era stato distribuito, tenuto
conto che la ricorrente ha sede in California, e avrebbe dovuto fornire i dati
relativi alla diffusione. Per giunta, la
SOMMARIO
Commissione constata che la ricorrente
non dimostra di aver fatto pubblicità su
riviste o su emittenti televisive o radiofoniche per prodotti contraddistinti
dal marchio TOP.
DECISIONE DELLA TERZA
COMMISSIONE DI RICORSO
del 19 giugno 2002
nel procedimento R 410/2000-3
(Lingua del procedimento: inglese)
57 Tenuto conto di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
58 Poiché la Commissione ha ritenuto la decisione dell’esaminatrice inficiata da violazione di norme procedurali
sostanziali, sussistono motivi di equità
per disporre il rimborso della tassa di
ricorso ai sensi della regola 51 RE, dal
momento che il ricorso della ricorrente
è stato parzialmente accolto.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
2.
La decisione impugnata è annullata in quanto ha respinto la domanda di marchio comunitario
«TOP» per motivi inerenti all’ambito di applicazione dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), RMC.
Statuendo a norma dell’articolo
62, paragrafo 1, RMC, la Commissione ritiene il marchio «TOP»
non idoneo alla registrazione ai
sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettere b) e c), RMC.
3.
Il ricorso è respinto per il resto.
4.
La tassa di ricorso dev’essere rimborsata.
Articolo 59 RMC – Articolo 74, paragrafo 1, RMC – Articolo 78 RMC –
Articolo 78, paragrafo 1, RMC – Articolo 49, paragrafo 1, RE
Diligenza dovuta nelle circostanze –
Errore – Organizzazione di uno studio legale – Restitutio in integrum –
Termine
1. Per avvalersi della restitutio in integrum, la richiedente deve dimostrare di
non aver potuto osservare il termine
stabilito pur avendo effettivamente impiegato la massima diligenza al fine di
rispettarlo.
2. La richiesta di restitutio in integrum
non può essere accolta, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver fatto uso di tutta la diligenza dovuta nelle
circostanze.
rappresentata da L.
contro
Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam B.V.
Molenwerf 10 –12
1014 BG Amsterdam
Paesi Bassi
richiedente e resistente
rappresentata da Damien Clayton, United Distillers & Vintners (HP) Limited,
Kingsley House, 1A Wimpole Street,
London, WIG 0DA, Regno Unito
avente ad oggetto il ricorso relativo all’opposizione B 122038 (domanda di
marchio comunitario n. 321067)
La Terza Commissione di ricorso
composta da S. Sandri (presidente e relatore), A. Bender e Th. Margellos
(membri)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente
Decisione
3. La ricorrente non è stata in grado
di fornire le prove a sostegno della sua
richiesta di essere reintegrata nei termini. Le circostanze addotte dalla ricorrente non sono state dimostrate. I rappresentanti della ricorrente affrontano
la questione controversa basandosi su
un «approccio presuntivo». Inoltre,
sussistono seri dubbi sul fatto che il sistema di controllo previsto dall’ufficio
legale avrebbe ragionevolmente consentito di prevenire l’errore in questione.
Del pari, non può ammettersi l’asserzione secondo la quale all’origine dell’inosservanza di un termine vi era esclusivamente il fatto che una segretaria
aveva cancellato tale termine con un
pennarello arancione.
Sintesi dei fatti
1 In data 17 aprile 2000 l’opponente
presentava ricorso contro la decisione
della divisione Opposizione del 15 marzo 2000, n. 480/2000 (in prosieguo: la
«decisione impugnata»), con cui era stata respinta l’opposizione proposta in
data 11 gennaio 1999 avverso la domanda di marchio comunitario n.
321067, relativa al marchio figurativo
4. L’errore in esame non può considerarsi dovuto a difficoltà anormali ed
imprevedibili, indipendenti dalla volontà della ricorrente. La ricorrente non
ha dimostrato di aver impiegato tutta la
diligenza dovuta nelle circostanze.
Berentzen Brennereien GmbH + Co.
KG
Ritterstr. 7
D-49734 Haselünne
Germania
opponente e ricorrente
per alcuni prodotti compresi nella classe 33.
2 L’opposizione era basata sulla precedente registrazione commerciale tedesca n. 1 055 271, relativa al marchio
denominativo
SOMMARIO
Romanza
per una serie di prodotti compresi nella classe 33.
3 Il 27 febbraio 2001 la cancelleria
delle Commissioni di ricorso notificava
alla ricorrente che, poiché la memoria
contenente i motivi del ricorso non era
stata presentata entro il termine all’uopo previsto, vale a dire entro e non oltre il 15 luglio 2000, il ricorso sarebbe
stato verosimilmente dichiarato inammissibile. Alla ricorrente veniva concesso un mese di tempo per presentare le
proprie osservazioni al riguardo.
4 Il 27 marzo 2001 la ricorrente informava l’Ufficio di una sua imminente richiesta di restitutio in integrum ai sensi
dell’articolo 78 del regolamento del
Consiglio (CE) n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in
prosieguo: «RMC»), che veniva effettivamente inviata il 25 aprile 2001. Nella
memoria contenente i motivi, acclusa
alla richiesta di restitutio in integrum, la
richiedente domandava che la decisione
impugnata fosse annullata e che la domanda di marchio comunitario venisse
respinta.
5 I motivi della richiesta di restitutio
in integrum possono essere riassunti
come segue:
— la data di scadenza per la presentazione dei motivi del ricorso, vale a
dire il 17 luglio 2000, sarebbe stata
annotata nell’agenda della ricorrente;
tuttavia la segretaria incaricata
avrebbe erroneamente cancellato la
scadenza e, pertanto, il procedimento non sarebbe stato portato all’attenzione della ricorrente prima del
27 febbraio 2001.
Motivazione
6 L’articolo 59 RMC prescrive che
una memoria scritta con i motivi del ricorso sia presentata entro quattro mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione impugnata.
7 Poiché è pacifico che la ricorrente
non ha presentato alcuna memoria
scritta e che il ricorso non è conforme
alle prescrizioni dell’articolo 59 RMC,
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a norma della regola 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio sul marchio comunitario
(in prosieguo: «RE»).
8 La ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum ai sensi
dell’articolo 78 RMC. Essa sostiene che
l’inosservanza del termine corretto di
presentazione della memoria contenente i motivi del ricorso si è verificata
malgrado il fatto che tutta la diligenza
dovuta fosse stata impiegata dal rappresentante dell’opponente. La richiesta di
restitutio in integrum non può tuttavia
essere accolta, in quanto la ricorrente
non ha dimostrato di aver fatto uso di
tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.
9 Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo
1, RMC, la parte che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle
circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell’Ufficio è, a richiesta, reintegrata nei suoi
diritti, se detta inosservanza ha come
conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.
10 Discende dall’articolo 74, paragrafo 1, RMC che nei procedimenti
concernenti impedimenti relativi alla registrazione l’esame deve essere limitato
ai fatti, prove ed argomenti addotti dalle parti ed alle richieste da queste presentate. Ne consegue che incombe altresì alle parti l’onere di fornire le prove a sostegno delle richieste presentate
(v. sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2002, causa T-232/00,
Chef Revival USA Inc/UAMI, punto
45). Tale principio si applica parimenti
al caso della richiesta di restitutio in integrum.
11 L’articolo 78 RMC introduce
un’eccezione al principio generale e va
pertanto interpretato restrittivamente.
Ciò vale in modo particolare nel caso in
cui la restitutio in integrum sia intesa a
oltrepassare un termine fissato nel regolamento stesso.
12 Sotto tale aspetto, i requisiti inerenti ai termini e alle forme per la presentazione di un ricorso non possono,
in linea generale, venire disattesi dalle
parti, né queste ultime possono disporne liberamente (v. decisione del 20 giugno 2000, procedimento R-591/1999-3,
OPTIMAL MARKET).
13 Per avvalersi della restitutio in integrum, la richiedente deve dimostrare
di non aver potuto osservare il termine
stabilito pur avendo effettivamente impiegato la massima diligenza per rispettarlo. Tale disposizione non esige
un’impossibilità assoluta, ma richiede
nondimeno che il mancato rispetto di
un termine sia dovuto a difficoltà anormali ed imprevedibili, indipendenti dal-
la volontà della richiedente e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
malgrado l’uso di tutta la diligenza dovuta (v. decisione del 21 novembre
2001, procedimento R-827/1999-3,
THE INTERNATIONAL ACADEMY OF DIGITAL ARTS AND
SCIENCES, punto 12).
14 Il dovere di diligenza sancito dall’articolo 78, paragrafo 1, RMC si applica non solo alla richiedente, ma, in
considerazione dei poteri da questa delegati, anche al suo rappresentante dinanzi all’Ufficio. Sotto tale profilo, va
peraltro rilevato come il livello di diligenza che si esige dal rappresentante sia
perfino superiore a quello che ci si attende dalla richiedente, poiché nel primo caso si tratta di professionisti che si
presumono in grado di offrire esperienza ed affidabilità particolari, in un settore specifico e complesso come quello
relativo all’applicazione della normativa
sul marchio comunitario.
15 Nel caso di specie, la ricorrente
non è stata in grado di fornire le prove
a sostegno delle sua richiesta di essere
reintegrata nel termine stabilito dall’articolo 59 RMC, in conformità a quanto
prescritto dall’articolo 78, paragrafo 1,
RMC, come correttamente interpretato.
16 Stando alla ricostruzione dei fatti
presentata dalla ricorrente, i termini
verrebbero annotati in una speciale
agenda. Sarebbe compito della segretaria incaricata provvedere ad annotare il
termine e ad informare il rappresentante un giorno prima della scadenza.
Dopo aver inviato una nota succinta o
una lettera, la segretaria cancellerebbe il
termine segnandolo con un pennarello
arancione. Nel caso in esame, la segretaria avrebbe cancellato per errore il
termine in questione prima di trasmettere il fascicolo al rappresentante, e ciò
nonostante il fatto che al personale fossero state indirizzate le opportune disposizioni e verifiche. Inoltre era garantito un doppio controllo per verificare
giornalmente la correttezza e la completezza dell’agenda interna. Sfortunatamente, venerdì 14 luglio 2000, uno dei
rappresentanti dello studio legale, nel
controllare l’agenda, avrebbe supposto
che il suo collega fosse stato informato
della scadenza, mentre in effetti non era
così.
17 Le circostanze addotte dalla ricorrente non sono state dimostrate. La ricorrente in realtà ha presentato solo una
copia della pagina del 14 luglio 2000
dell’agenda scritta a mano, che è di per
SOMMARIO
sé di difficile lettura e comprensione.
Tale documento cartaceo, non suffragato da ulteriori prove, non è idoneo soddisfare i requisiti di diligenza di cui la
ricorrente è tenuta a fornire la prova, ai
sensi dell’articolo 78, paragrafo 1,
RMC. Per evitare che la definizione di
diligenza dovuta sia oggetto di valutazione arbitraria e discrezionale, la prova deve essere oggettiva, attendibile ed
incontestata. Non è questo il caso nella
fattispecie.
18 Di fatto, i rappresentanti della ricorrente affrontano la questione in oggetto basandosi su un «approccio presuntivo». Essi «presumono che (la segretaria) abbia commesso un errore»,
un rappresentante «supponeva che il
collega fosse stato informato», «la grafia dell’annotazione porta a ritenere che
(la segretaria) fosse responsabile dell’errore in questione». La stessa identificazione della segretaria responsabile appare dubbia tra la signora P. e la signora G. (v. memoria scritta, paragrafo II,
punto 1, pag. 2).
19 Del pari, il rappresentante pretende di affrontare il problema ricorrendo
ad una mera presunzione allorché afferma che «in base alla nostra documentazione, la signora P. era in ufficio il giorno in cui la scadenza è stata erroneamente cancellata». Tuttavia, non sono
state prodotte copie o estratti di archivi al riguardo, né una qualsiasi dichiarazione da parte della persona interessata, né una deposizione scritta e giurata o attestati relativi alle istruzioni
impartite al personale o qualsiasi altra
prova a sostegno degli argomenti della
ricorrente atta a rimuovere le incertezze e le imprecisioni sopra evidenziate.
20 Inoltre, sussistono seri dubbi sul
fatto che il sistema di controllo previsto, ma non dimostrato, dall’ufficio legale avrebbe ragionevolmente consentito di prevenire l’errore in questione. Il
modo in cui è concepita l’agenda e l’uso della scrittura manuale, senza distinzione fra le diverse scadenze, può di per
sé dare adito a confusione, errori e incomprensioni. Lo stesso doppio controllo non è sicuro, come dimostra il
caso in esame.
21 Sorprende in modo particolare che
i rappresentanti dispongano di sole 24
ore per redigere, controllare ed inviare
la memoria contenente i motivi di ricorso alle Commissioni o magari alla
Corte di giustizia. Il sistema di verifica
dei termini, in vigore presso l’ufficio del
rappresentante, avrebbe normalmente
dovuto consentire il pronto rilevamento di tale errore, in modo da consentire un’adeguata rettifica (v. decisione del
18 febbraio 2002, procedimento R578/1999-2, SMARTWARE). Non può
ammettersi che all’origine dell’inosservanza di un termine, che può condurre
all’inammissibilità di un ricorso, vi sia
esclusivamente il fatto, come sostengono i ricorrenti, che la segretaria abbia
cancellato la scadenza con un pennarello arancione (cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 20 giugno 2001,
causa T-146/00, DAKOTA, Stefan RufMartin Stier/UAMI, punti 56 e 57).
22 L’errore in esame non può quindi
considerarsi dovuto a difficoltà anormali ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà della ricorrente, ai sensi della disposizione sopra menzionata. La ricorrente non ha dimostrato di
impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.
23 Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale di primo grado, il sistema del marchio comunitario è un sistema autonomo, dotato di disciplina
propria ed obiettivi specifici e che si
applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Di conseguenza,
l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 78, paragrafo 1, RMC devono
essere esaminate esclusivamente alla
luce della normativa comunitaria pertinente. Ne consegue che i riferimenti
fatti dalla ricorrente alla legge e alle
consuetudini degli Stati membri sono
irrilevanti. In tal senso, questa Commissione ha difficoltà nell’intendere e
valutare l’affermazione della ricorrente
secondo cui «l’approccio adottato dagli
Stati membri non mediterranei dell’Unione europea è più in linea con quanto è stato dimostrato essere la prassi tedesca».
Sulle spese
24 Alla ricorrente, in quanto parte
soccombente, vanno poste a carico le
spese sostenute dalla resistente, ai sensi
dell’articolo 81, paragrafo 1, RMC e
della regola 94, paragrafo 1, RE.
Dispositivo
Per tali motivi, la Commissione così decide:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2. La richiesta di restitutio in integrum è respinta.
3. La ricorrente sopporterà le spese
relative al procedimento di ricorso sostenute dall’altra parte.
SOMMARIO
DECISIONE DELLA SECONDA
COMMISSIONE DI RICORSO
del 30 luglio 2002
nel procedimento R 590/1999-2
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC
Accordo – Coesistenza di marchi –
Identità dei segni – Identità dei prodotti e servizi – Rischio di confusione
1. L’opposizione si fondava sulla registrazione del marchio tedesco COMPAIR dell’opponente. L’opponente era
stata in grado di registrare tale marchio
in Germania in seguito ad un accordo
stipulato con la richiedente il marchio
comunitario, la quale era titolare di un
marchio identico oggetto di registrazione tedesca anteriore. L’accordo era stato stipulato allo scopo di porre fine al
procedimento di opposizione in corso
tra le parti in Germania. In forza di tale
accordo, le parti determinavano le condizioni alle quali entrambe avrebbero
potuto utilizzare il marchio COMPAIR
in Germania senza rischio di confusione. La tecnica utilizzata per consentire
tale coesistenza consisteva nel delimitare i prodotti in riferimento ai quali il
marchio avrebbe potuto essere utilizzato e registrato dalle parti medesime.
L’accordo si basava sul presupposto che
i due marchi, sebbene identici, avrebbero potuto coesistere in Germania a
condizione che i prodotti sui quali sarebbero stati utilizzati fossero sufficientemente diversi.
2. Nel determinare se in Germania
esista un rischio di confusione, l’Ufficio
deve tenere in debito conto tale accordo che, come si evince in modo manifesto dalle intenzioni delle parti, avrebbe dovuto avere effetti giuridici vincolanti. L’opponente non può sostenere,
da un lato, che tra i due marchi tedeschi
non sussiste un rischio di confusione,
poiché le parti hanno concordato altrimenti e, dall’altro, che esisterebbe un rischio di confusione in Germania tra il
suo marchio tedesco e il marchio della
richiedente qualora quest’ultimo venisse registrato come marchio comunitario.
3. L’opposizione deve essere respinta
nella misura in cui i prodotti oggetto
della domanda del richiedente sono
identici ai prodotti tutelati dalla registrazione tedesca del richiedente il marchio comunitario, o comunque contenuti nei medesimi.
CompAir Limited
Saxon House
204 Victoria Street
Windsor
Berkshire SL4 1EN
Regno Unito
ricorrente e richiedente
rappresentata da Elzas Noordzij B.V.,
Postbus 76842, NL-1070 KC Amsterdam, Paesi Bassi
contro
Naber + Co. KG
Enschedestraße 30
D-48529 Nordhorn
Germania
resistente e opponente
rappresentata da Eduard Baumann, Sattlerstraße 1, D-85635 Höhenkirchen,
Germania
ne e rivetti, snodi di attacco e cilindri di
snodi di attacco; rettificatrici pneumatiche dritte e ad angolo, rettificatrici di
stampi e relative parti, ovvero teste per
lucidatura, mole, dischi per smerigliatura, tamponi di ricambio, mole di frese,
protezioni di mole e spazzole metalliche rotanti; parti per i suddetti strumenti pneumatici, ovvero motori ad
aria, impugnature, morsetti, supporti,
colonne, mandrini, bussole di chiusura,
portautensili, punte di trapani, punte
per maschiare ed alloggiamenti per ingranaggi; regolatori d’aria per strumenti pneumatici; tagliatrici per strade,
compressori stradali, costipatori e macchine per rompere le strade; apparecchi
e strumenti per la costruzione, l’estrazione da cave, lo scavo e l’estrazione
mineraria; apparecchi ed impianti di
raffreddamento e di essiccamento; essiccatori, essiccatori termici, filtri e depuratori dell’aria, valvole, azionatori,
servomeccanismi idraulici, alimentatori
idraulici ed aspiratori; componenti ed
accessori per tutti i suddetti articoli.
avente ad oggetto il ricorso relativo al
procedimento di opposizione B 44513
(domanda di marchio comunitario n.
78956)
La Seconda Commissione di ricorso
composta da K. Sundström (presidente), D. T. Keeling (relatore) e T. de las
Heras (membro)
cancelliere: S. Hackstock
ha adottato la seguente
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda depositata in data 1º
aprile 1996, la CompAir Limited (in
prosieguo: la «ricorrente») chiedeva la
registrazione della parola COMPAIR
come marchio comunitario per i seguenti prodotti e servizi:
Classe 7 – Compressori d’aria e di gas
(macchine), pompe ad aria, pompe a
vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione, dispositivi di scarico, postrefrigeratori,
separatori di olio; strumenti pneumatici, ovvero cacciaviti, avvitatrici ad impulsi, giradadi, filettatrici a trapano,
maschiatrici per dadi e chiavi torsiometriche; scalpelli pneumatici, scriccatori,
raschietti ad aghi, scalpelli e relativi aghi
e perforatori; chiodatrici pneumatiche a
martello, tagliachiodi e relative frese;
chiodatrici pneumatiche a compressio-
Classe 37 – Installazione, riparazione e
manutenzione dei seguenti articoli:
compressori d’aria e di gas (macchine),
pompe ad aria, pompe a vuoto, serbatoi
d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria,
soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri,
alternatori per compressori, regolatori
di pressione, dispositivi di scarico, postrefrigeratori, separatori di olio; strumenti pneumatici, ovvero cacciaviti, avvitatrici ad impulsi, giradadi, filettatrici
a trapano, maschiatrici per dadi e chiavi torsiometriche; scalpelli pneumatici,
scriccatori, raschietti ad aghi, scalpelli e
relativi aghi e perforatori; chiodatrici
pneumatiche a martello, tagliachiodi e
relative frese; chiodatrici pneumatiche a
compressione e rivetti, snodi di attacco
e cilindri di snodi di attacco; rettificatrici pneumatiche dritte e ad angolo,
rettificatrici di stampi e relative parti,
ovvero teste per lucidatura, mole, dischi
per smerigliatura, tamponi di ricambio,
mole di frese, protezioni di mole e
spazzole metalliche rotanti; parti per i
suddetti strumenti pneumatici, ovvero
motori ad aria, impugnature, morsetti,
supporti, colonne, mandrini, bussole di
chiusura, portautensili, punte di trapani, punte per maschiare ed alloggiamenti per ingranaggi; regolatori d’aria per
strumenti pneumatici; tagliatrici per
SOMMARIO
strade, compressori stradali, costipatori
e macchine per rompere le strade; apparecchi e strumenti per la costruzione,
l’estrazione da cave, lo scavo e l’estrazione mineraria; apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento;
essiccatori, essiccatori termici, filtri e
depuratori dell’aria, valvole, azionatori,
servomeccanismi idraulici, alimentatori
idraulici ed aspiratori; componenti ed
accessori per tutti i suddetti articoli.
2 La domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n.
14/98 del 2 marzo 1998. Il 25 maggio
1998 l’opponente presentava opposizione avverso la registrazione del marchio
pubblicato. L’opposizione si basava sulla registrazione tedesca n. 1.190.584, relativa al marchio denominativo COMPAIR, richiesto con domanda presentata in data 10 novembre 1988 e registrato
in data 19 luglio 1994. Tale registrazione copriva i seguenti prodotti:
Sistemi di alimentazione e di scarico
dell’aria per uso domestico comprensivi di tubazioni essenziali, giunti e scatole a muro; (tutti fatti di plastica e di
metallo); aeratori, tutti i suddetti prodotti anche in quanto articoli singoli,
parti dei suddetti prodotti
3 L’opposizione era basata su tutti i
prodotti tutelati dal marchio dell’opponente ed era diretta contro una parte dei
prodotti e servizi specificati nella domanda, segnatamente:
Classe 7 – Compressori d’aria e di gas
(macchine), pompe ad aria, pompe a
vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per compressori, regolatori di pressione; apparecchi ed impianti di raffreddamento e
di essiccamento; filtri e depuratori dell’aria, valvole; componenti ed accessori
per tutti i suddetti articoli.
Classe 37 – Installazione, riparazione e
manutenzione dei suddetti articoli.
4 A sostegno della sua opposizione,
l’opponente faceva valere l’esistenza di
un rischio di confusione ai sensi del-
l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio
comunitario (in prosieguo: «RMC»)
(GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI
n. 1/95, pag. 52).
5 Nell’ambito delle proprie osservazioni presentate il 20 gennaio 1999 dinanzi alla divisione Opposizione, la richiedente obiettava che il marchio tedesco dell’opponente era stato a sua volta
anticipato dalla registrazione tedesca W
940945, relativa al marchio COMPAIR,
a nome della Compair Holman Limited, società appartenente allo stesso
proprietario della richiedente. Tale marchio era stato oggetto di domanda il
1ofebbraio 1972 ed era stato registrato
il 6 febbraio 1976. La richiedente argomentava che la registrazione W 940945
prevaleva, rendendola inoperante, sulla
sopraggiunta rivendicazione dell’opponente basata sulla registrazione n.
1.190.584. La richiedente sosteneva
inoltre che la società opponente era vincolata da un accordo (in prosieguo:
l’«accordo») stipulato con la Compair
Holman Limited il 3 maggio 1994. L’accordo era stato stipulato con l’intento
di comporre in via amichevole un’opposizione presentata dalla Compair
Holman Limited sulla base della propria registrazione tedesca W 940945
contro la richiesta di registrazione del
termine COMPAIR presentata dall’opponente in Germania, ossia la domanda
che in seguito aveva dato luogo alla registrazione n. 1.190.584. In forza del
paragrafo 1.1 di tale accordo, l’opponente si impegnava a non opporre rinnovi del marchio anteriore detenuto
dalla Compair Holman Limited. Ai
sensi del paragrafo 4 dell’accordo, l’accordo stesso aveva effetti vincolanti anche a favore delle «società consociate
che avessero registrato o utilizzato marchi identici per gli stessi prodotti». La
richiedente argomentava infine che, dal
momento che l’accordo specificava su
quali basi il marchio della società opponente poteva coesistere in Germania
con il marchio anteriore della Compair
Holman Limited, all’opponente era ormai preclusa la possibilità di far valere
l’esistenza di un rischio di confusione
tra i due marchi in Germania.
6 Il 20 luglio 1999 la divisione Opposizione adottava la decisione n.
478/1999 (in prosieguo: la «decisione
impugnata») relativa all’opposizione B
44513. La decisione impugnata accoglieva l’opposizione in relazione a tutti
i prodotti contestati, ponendo a carico
della richiedente l’onere delle spese.
7 La decisione impugnata era motivata nei seguenti termini:
— gli «apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento; filtri
e depuratori dell’aria» possono essere utilizzati nell’installazione e manutenzione di «Sistemi di alimentazione e di scarico dell’aria per uso
domestico». Di norma, gli apparecchi ed impianti di raffreddamento e
di essiccamento, o i filtri e depuratori dell’aria vengono utilizzati nei sistemi di alimentazione ad aria per il
trattamento di quest’ultima prima
che la stessa venga rilasciata negli
ambienti chiusi e nell’atmosfera. L’emissione di gas nell’atmosfera deve
rispettare determinate condizioni
ambientali, tra cui il grado di umidità
e di temperatura; l’alimentazione di
aria negli ambienti chiusi richiede un
trattamento preventivo dell’aria in
termini di grado di umidità, di igiene e di temperatura. Di conseguenza, i prodotti sono simili.
— I «compressori d’aria e di gas (macchine), pompe ad aria, pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria,
bombole d’aria, filtri, alternatori per
compressori, regolatori di pressione,
valvole» di norma non sono utilizzati nei «sistemi di alimentazione e di
scarico dell’aria per uso domestico»,
ma nelle reti ad aria compressa o nelle «camere sterili o bianche» [clean
room] utilizzate in determinati processi produttivi. Cionondimeno, le
aziende che producono sistemi di
alimentazione e di scarico dell’aria
vendono anche questi prodotti, dato
che generalmente trovano impiego in
ogni tipo di sistema di trattamento
dell’aria, come anche nei sistemi e
negli strumenti pneumatici o ad aria.
Si tratta di prodotti tecnicamente e
commercialmente collegati a quelli
protetti dal marchio anteriore, e pertanto simili.
— I servizi contestati si basano direttamente sui prodotti contestati, i quali sono stati ritenuti simili ai prodotti tutelati dal marchio anteriore. Pertanto, i servizi sono simili ai prodotti
tutelati dal marchio anteriore.
— L’argomento della richiedente, secondo il quale il marchio anteriore
su cui si basava l’opposizione era
stato a propria volta anticipato dalla
registrazione tedesca W 940945, non
SOMMARIO
può essere preso in considerazione.
A norma degli articoli 42 e 8, paragrafo 2, RMC, la divisione Opposizione può statuire solo riguardo al
rischio di confusione tra il marchio
oggetto della domanda e un marchio
valido registrato anteriormente. Poiché la validità del marchio anteriore
è stata dimostrata e non è stata contestata, la decisione della divisione
Opposizione può riguardare unicamente il punto se sia possibile constatare l’esistenza di un rischio di
confusione tra i due marchi contrapposti. Del resto, la richiedente non
ha presentato prove in ordine all’esistenza della registrazione anteriore.
— Per giunta l’accordo, che riguarda la
coesistenza del marchio dell’opponente e del marchio di cui è titolare
la richiedente, non può essere preso
in considerazione in quanto ha natura di un accordo privato che esplica
effetti unicamente tra le parti che lo
hanno stipulato. Conseguentemente,
l’eventuale violazione delle clausole
di tale accordo dovrebbe essere sottoposta ai tribunali nazionali tedeschi.
8 L’8 settembre 1999 la richiedente
presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, depositando la memoria contenente i relativi motivi il 22 novembre 1999.
9 Il 31 gennaio 2000 l’opponente presentava le proprie osservazioni.
Conclusioni e argomenti delle parti
10 La richiedente conclude che la
Commissione di ricorso voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— consentire al marchio della ricorrente di concludere l’iter di registrazione subordinatamente alle limitazioni
– in considerazione dell’accordo e
della natura industriale dei prodotti
della richiedente – che la Commissione ritenga idonee;
— in subordine, rinviare il procedimento alla divisione Opposizione per
l’ulteriore prosecuzione;
— concedere alla richiedente la rifusione delle spese sostenute nei procedimenti di ricorso e di opposizione.
11 Gli argomenti della richiedente
possono essere riassunti come segue:
La natura degli accordi di coesistenza
— Gli accordi di coesistenza (‘pre-right
declarations’) costituirebbero un metodo universalmente accettato per risolvere in modo costruttivo le controversie relative ai marchi. Il fatto
che gli accordi di questo tipo siano
di fondamentale importanza per la
risoluzione extragiudiziale dei potenziali conflitti tra i marchi sarebbe
evidente e tale importanza sarebbe
stata altresì riconosciuta dalla Corte
di giustizia delle Comunità europee
(v., ad esempio, la sentenza nella causa 35/83 B.A.T./Commissione). Sottovalutare questi accordi comporterebbe conseguenze gravi.
— Nell’ipotesi tipica, una parte riconoscerebbe taluni diritti anteriori dell’altra e quest’ultima, in contropartita, acconsentirebbe a non far valere
un proprio diritto anteriore. Solitamente, in questi casi, verrebbe presentata un’opposizione, ma l’opponente, nel quadro dell’accordo, desisterebbe dalla propria opposizione e
consentirebbe al richiedente di ottenere senz’altro i diritti di esclusiva a
tutela del proprio marchio, mentre il
richiedente si impegnerebbe in cambio a non interferire con i diritti anteriori dell’opponente o con domande o registrazioni successive relative
agli stessi diritti. Quando l’opponente stipula ed onora questo tipo di accordi, in particolare quando desiste
da un’opposizione o si astiene dal
presentarla, lo farebbe a proprio detrimento facendo assegnamento sulle promesse fatte dal richiedente.
Dopo aver desistito dal procedimento di opposizione, ad esempio, l’opponente perderebbe in modo irreversibile il diritto di proporre opposizione
e
dovrebbe
fare
assegnamento sulla buona fede dell’altra parte affinché questa tenga a
sua volta fede ai termini dell’accordo.
sca n. 1.190.584 della richiedente.
L’applicabilità dell’accordo ai marchi
comunitari
— Molti accordi di coesistenza sarebbero stati stipulati prima che il regolamento sul marchio comunitario entrasse in vigore. Essi si riferirebbero
per lo più all’accettazione di obblighi reciproci in singoli paesi. Se l’Ufficio ritenesse che un accordo relativo alla Germania non riguardi le domande di marchio comunitario, si
avrebbe l’effetto di invalidare parzialmente tutti gli accordi di coesistenza stipulati prima dell’entrata in
vigore del regolamento sul marchio
comunitario e di dar luogo non solo
ad una serie innumerevole di controversie, tanto a livello nazionale
quanto dinanzi all’Ufficio, ma anche
ad una rinegoziazione di massa di
accordi già in essere. Entrambi questi esiti sarebbero contrari all’interesse del pubblico e al funzionamento del mercato unico.
— La clausola 3 dell’accordo stabilirebbe che lo stesso ha validità in Germania.
— La clausola 4 affermerebbe che l’accordo si estende alle società consociate e il fatto che la richiedente abbia facoltà di avvalersi della clausola
4 non sarebbe stato contestato.
— L’accordo non specificherebbe che la
registrazione debba di per sé avvenire nel registro tedesco. Esso, infatti,
sarebbe chiaramente finalizzato alle
acquisizioni di diritti aventi l’effetto
di marchi registrati in Germania.
Non vi sarebbe dubbio sul fatto che
la società opponente farebbe valere
l’accordo in relazione a qualunque
sua domanda di marchio comunitario.
L’ammissibilità dell’accordo
L’accordo come prova incontestata
— Nonostante l’opponente sapesse che
la richiedente intendeva basarsi sull’accordo, non avrebbe messo in discussione l’ammissibilità o l’efficacia
di tale accordo, né l’interpretazione
datane dalla richiedente. Conseguentemente, l’accordo dovrebbe essere
senz’altro accettato e l’opposizione
respinta, salvo che per i prodotti specifici tutelati dalla registrazione tede-
— L’approccio della divisione Opposizione, secondo cui l’accordo non
avrebbe alcuna rilevanza essendo di
natura privata, sarebbe inutilmente
restrittivo e terrebbe in non cale l’esigenza di lealtà ed equità oggettive
nella valutazione degli interessi delle
parti. Il fatto che si tratti di accordi
privati e che gli stessi non siano specificamente menzionati all’articolo 8
RMC non significherebbe che per
essi vada senz’altro esclusa ogni rilevanza. Infatti, escludere questi ed altri diritti anteriori della richiedente si
SOMMARIO
risolverebbe nel portare il procedimento di opposizione su un piano
irreale, che non terrebbe in alcun
conto l’equità complessiva delle posizioni. Non potrebbe essere questo
l’intendimento degli autori della
normativa, se non altro in quanto ciò
potrebbe condurre ad una pletora di
procedimenti nazionali e di pronunce potenzialmente in conflitto. Ciò
sarebbe oltretutto in contrasto con il
principio stesso dell’armonizzazione.
— Accordi di questo tipo sarebbero
fondamentali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in
materia di marchi. Essi verrebbero
comunemente utilizzati per risolvere
controversie relative ai marchi comunitari come pure quelle attinenti
al livello nazionale. Non tenerne
conto sarebbe come affermare che
una parte, contravvenendo agli obblighi da essa assunti nei confronti di
un’altra in virtù di un tale accordo,
può avvalersi dei procedimenti di
opposizione previsti dal regolamento sul marchio comunitario per esercitare pressioni sull’altra – la quale
potrebbe benissimo aver adottato
una posizione contraria al proprio
interesse facendo affidamento sui
precedenti impegni assunti dall’opponente – per riaprire la trattativa
allo scopo di ricavarne concessioni
ingiustificate. Tale approccio significherebbe, in effetti, svuotare gli accordi di questo tipo di qualsiasi valore pratico, dal momento che, anche
nel caso in cui l’accordo riguardasse
marchi comunitari, una parte potrebbe (ad esempio) reiterare il proprio attacco contro un marchio comunitario pur essendosi impegnata
ad astenersi dal farlo. Ciò sarebbe
manifestamente iniquo e, ove questa
impostazione dovesse prevalere, la
maggior parte dei titolari di marchi
sarebbe costretta a chiedersi se vi sia
una utilità nello stipulare un accordo
del genere e potrebbe ritenere più
opportuno ricercare una soluzione
definitiva in sede giudiziaria. Ciò,
inevitabilmente, comporterebbe un
notevole aumento del numero di
procedimenti di opposizione e di
nullità dinanzi all’Ufficio e dinanzi
ai tribunali e ai registri nazionali.
— Gli accordi di coesistenza favorirebbero una genuina concorrenza, poiché consentirebbero alle parti di in-
dividuare le questioni di effettivo
conflitto commerciale tra loro esistenti e di ricercare idonei strumenti
di coesistenza. Non riconoscere tali
accordi indurrebbe le parti a ricorrere con maggiore frequenza alle azioni legali.
— Nonostante la sua natura privatistica, l’accordo si riferirebbe pur sempre a diritti pubblici. Quest’ultimo
aspetto dovrebbe essere tenuto in
debita considerazione dall’Ufficio.
— L’accordo sarebbe suscettibile di far
sorgere un affidamento ai sensi dottrina cosiddetta dell’«estoppel» (preclusione). Quest’ultima, essenzialmente, consisterebbe nel riconoscere
che quando una parte, fidando negli
impegni o nelle promesse fatte da
un’altra parte, modifica la propria posizione a proprio detrimento, sarebbe
sleale che l’altra parte rinneghi gli impegni assunti, con la conseguenza che
la stessa non dovrebbe ricevere l’ausilio di un’autorità giudiziaria.
— In base agli accordi di coesistenza, le
parti – che in ultima analisi sarebbero i soggetti meglio qualificati a valutare il livello di confusione – di fatto concorderebbero che, adottando
determinate misure, non sorgerà alcuna confusione. Il fatto che esse abbiano raggiunto questa posizione di
comune accordo dovrebbe costituire
un elemento decisivo. Gli accordi di
questo genere, conseguentemente,
costituirebbero una prova della mancanza di confusione e potrebbero essere tenuti in considerazione in
quanto «fattori rilevanti» conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
— L’accordo dovrebbe essere ammissibile quale prova dell’assenza di ogni
rischio di confusione, dal momento
che costituirebbe un’ammissione del
fatto che in Germania non esiste un
rischio di confusione (a meno che
l’opponente non intenda accettare
che la propria registrazione originaria è nulla) e dovrebbe essere assunto come prova atta a confutare le
pretese dell’opponente ai sensi dell’articolo 8 RMC.
pia certificata della registrazione tedesca W 940945 sarebbe stata depositata presso l’Ufficio il 31 marzo
1999. Poiché il documento sarebbe
stato regolarmente depositato e
avrebbe dovuto essere tenuto in conto, quantomeno la decisione dovrebbe essere annullata e il procedimento rinviato alla divisione Opposizione affinché riconsideri la propria
posizione alla luce di tale prova.
La questione se i prodotti controversi
siano o meno simili
— I prodotti della richiedente sarebbero tutti prodotti industriali. Nessuno
di essi troverebbe applicazioni domestiche. Con un’opportuna limitazione, volta ad escludere i prodotti
specifici dell’opponente oppure a restringere la specificazione della richiedente ai prodotti industriali, il
rischio di confusione sarebbe escluso. I prodotti industriali e quelli domestici della stessa natura generica
potrebbero essere considerati dissimili, ove se ne considerino la natura
fisica, le applicazioni, il prezzo, il
tipo di acquirenti, i canali di distribuzione, le procedure di acquisto e
così via. Tutto ciò sarebbe stato riconosciuto nella sentenza Canon.
Nel valutare il rischio di confusione,
la divisione Opposizione sembrerebbe non aver attribuito rilevanza alcuna al fatto che gli articoli della richiedente si limitano ai prodotti per
uso domestico e, per di più, ad articoli estremamente specifici in questa
categoria. Considerando la natura
dei prodotti, risulterebbe immediatamente evidente che i compressori
d’aria industriali sono articoli tecnologici molto differenti dai prodotti
per l’aerazione utilizzati nelle applicazioni domestiche. Il prezzo sarebbe diverso, la natura fisica dei prodotti sarebbe diversa, i rispettivi utilizzi sarebbero molto specifici, gli
acquirenti di prodotti industriali sarebbero competenti e specializzati
nel proprio ramo e i canali di acquisto sarebbero distinti. In sintesi, ogni
termine di raffronto dei due campi
distinti sarebbe tale da rendere impossibile l’insorgere di una confusione nel processo di acquisto.
L’asserita mancata dimostrazione da
parte della richiedente dell’esistenza della registrazione tedesca W 940945
12 L’opponente conclude che la Commissione di ricorso voglia confermare la
decisione impugnata. I suoi argomenti
possono essere riassunti come segue:
— Contrariamente a quanto asserito
dalla divisione Opposizione, una co-
— i prodotti specificati nella domanda
potrebbero essere utilizzati congiun-
SOMMARIO
tamente ai prodotti tutelati dal marchio dell’opponente. Essi, pertanto,
sarebbero prodotti simili.
— Alcuni dei prodotti specificati nella
domanda, in particolare i compressori d’aria e di gas (macchine), le
pompe ad aria, le pompe a vuoto, i
serbatoi d’aria, i centri d’aria, le terminazioni d’aria, i soffianti d’aria, le
bombole d’aria, i filtri, gli alternatori per compressori, i regolatori di
pressione, le valvole, di regola non
verrebbero utilizzati nei sistemi di
aerazione e nei condotti di scarico
dell’aria a livello domestico, ma nelle reti pneumatiche o nelle «camere
controllate» nell’ambito di alcuni
processi produttivi. Cionondimeno,
le aziende che producono sistemi di
alimentazione e di scarico dell’aria
venderebbero anche questi prodotti,
dato che generalmente essi troverebbero impiego in ogni tipo di sistema
di trattamento dell’aria, come anche
nei sistemi e negli strumenti pneumatici o ad aria. Questi prodotti sarebbero tecnicamente e commercialmente collegati con quelli protetti
dal marchio anteriore, e pertanto simili.
— I servizi contestati sarebbero simili,
poiché si baserebbero direttamente
sui prodotti contestati.
— A norma degli articoli 42 e 8, paragrafo 2, RMC, la divisione Opposizione potrebbe decidere solo in merito al rischio di confusione tra il
marchio oggetto della domanda e un
marchio valido registrato anteriormente. Ogni argomentazione riguardante un qualunque altro marchio,
compresi i marchi anteriori della richiedente nel paese del marchio opponente, non sarebbe pertanto pertinente.
— L’accordo non sarebbe valido per altri paesi e, forse, potrebbe non esserlo per la richiedente Compair Limited, essendo stato sottoscritto da
un’altra società, la Compair Holman
Limited.
— Il marchio comunitario sarebbe un
marchio completamente autonomo e
dotato di priorità propria.
— Il titolare della registrazione tedesca
W 940945 sarebbe una società diversa dalla richiedente. Non vi sarebbero prove dell’uso in Germania relativamente agli ultimi cinque anni
precedenti l’opposizione e ai prodot-
ti fatti valere dall’opponente.
Motivazione
13 Il ricorso è conforme agli articoli
57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48
del regolamento (CE) n. 2868/95 della
Commissione, del 13 dicembre 1995,
recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio
sul marchio comunitario (in prosieguo:
«RE») (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU
UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile.
16 A giudizio della Commissione,
l’accordo non può essere sic et sempliciter ignorato. Né può esserlo il fatto
che la richiedente è titolare di un marchio registrato in Germania la cui data
è anteriore rispetto alla registrazione
dell’opponente.
«1. …
17 L’accordo era stato stipulato allo
scopo di porre fine al procedimento di
opposizione in corso tra le parti in Germania. In forza di tale accordo, le parti
determinavano le condizioni alle quali
entrambe avrebbero potuto utilizzare il
marchio COMPAIR in Germania senza rischi di confusione. La tecnica utilizzata per consentire tale coesistenza
consisteva nel delimitare i prodotti in
riferimento ai quali il marchio avrebbe
potuto essere utilizzato e registrato dalle parti medesime. L’accordo si basava
sul presupposto che i due marchi, sebbene identici, avrebbero potuto coesistere in Germania a condizione che i
prodotti sui quali sarebbero stati utilizzati fossero sufficientemente diversi.
«1. (b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e
dell’identità o somiglianza
dei prodotti o servizi per i
quali i due marchi sono stati
richiesti, sussiste un rischio
di confusione per il pubblico
del territorio nel quale il
marchio anteriore è tutelato;
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
18 Il marchio su cui si fonda l’opposizione è registrato in Germania. La
questione, pertanto, sta nello stabilire se
esista un rischio di confusione da parte
del pubblico in Germania, non anche se
possa esistere un rischio di confusione
in altri Stati membri. Ciò discende chiaramente dalla lettera dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC (v. decisione
del 12 settembre 2000, procedimento R
415/1999-1 SHIELD/GOLDSHIELD,
punto 20).
14 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
RMC così dispone:
«1.
In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il
marchio richiesto è escluso dalla
registrazione:
15 La questione da accertare è se, ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera
b), RMC, l’opponente sia legittimato ad
opporsi alla registrazione del marchio
COMPAIR per i prodotti e servizi
elencati al precedente punto 3 facendo
valere la propria registrazione tedesca
relativa a un marchio identico per i prodotti elencati al precedente punto 2, tenendo conto che:
— la richiedente è titolare di una registrazione tedesca per un marchio
identico la cui data è anteriore a quella della registrazione dell’opponente;
— l’opponente è stata in grado di registrare il marchio COMPAIR in Germania dopo aver stipulato con la richiedente un accordo (in prosieguo:
l’«accordo») che aveva posto fine a
un procedimento di opposizione avviato dalla richiedente medesima.
19 Nel determinare se in Germania
esista un rischio di confusione, l’Ufficio
deve tenere in debito conto l’accordo
che, come si evince in modo manifesto
dalle intenzioni delle parti, avrebbe dovuto avere effetti giuridici vincolanti.
L’opponente non può sostenere, senza
violare l’accordo, che in Germania esiste un rischio di confusione tra il suo
marchio e quello della richiedente, in
quanto quest’ultimo è rivendicato in relazione ai prodotti tutelati dalla registrazione tedesca W 940945. Inoltre, sostenere che esiste un rischio di confusione significherebbe mettere in
discussione la validità stessa della registrazione tedesca dell’opponente (n.
1.190.584), intervenuta successivamente
alla registrazione della richiedente. Se la
registrazione dell’opponente venisse
impugnata su questa base, l’opponente
potrebbe chiaramente invocare l’accordo a propria difesa. Sarebbe palesemente iniquo consentire all’opponente di
SOMMARIO
invocare l’accordo al fine di tutelare la
propria registrazione tedesca e, allo
stesso tempo, non consentire alla richiedente di invocare lo stesso accordo
in quanto mezzo per contrastare un’opposizione alla propria domanda di marchio comunitario basata sulla registrazione tedesca dell’opponente. La questione resta sempre quella di decidere se
esista un rischio di confusione da parte
del pubblico in Germania. L’opponente
non può sostenere, da un lato, che tra i
due marchi tedeschi non esiste alcun rischio di confusione poiché le parti hanno concordato altrimenti e, dall’altro,
che un rischio di confusione in Germania tra il suo marchio tedesco e il marchio della richiedente esisterebbe qualora quest’ultimo venisse registrato come
marchio comunitario.
20 Ne consegue che l’opposizione
deve essere respinta nella misura in cui
i prodotti e servizi oggetto della domanda della richiedente sono identici ai
prodotti tutelati dalla registrazione tedesca W 940945 della richiedente, o
contenuti nei medesimi. Tale registrazione copre, tra l’altro:
komplette hydraulische Pumpanlagen,
bestehend aus einer durch einen Luftmotor betriebenen Pumpe zur Versorgung mit Druckluft sowie deren Zubehör, … Luft- und Wassersteuerventile, … Druckluftturbinen, …, fahrbare
und ortsfeste Luft- und Gaskompressoren; Druckluftwerkzeuge
[sistemi completi di pompe idrauliche,
costituiti da una pompa alimentata da
un motore ad aria per l’alimentazione di
aria compressa, congiuntamente agli accessori per i suddetti articoli… valvole
di controllo pneumatiche ed idrauliche… turbine per aria compressa…
compressori d’aria e di gas portatili e
fissi, strumenti ad aria compressa].
21 Alcuni dei prodotti contestati sono
manifestamente identici a quelli sopra
riportati, o in essi contenuti. Ciò vale,
in particolare, per i «compressori d’aria
e di gas (macchine), pompe ad aria… [e]
valvole». Per quanto riguarda i rimanenti prodotti contestati, alcuni sono
strettamente collegati con i prodotti anzidetti. Ciò in particolare vale per
«pompe a vuoto, serbatoi d’aria, centri
d’aria, terminazioni d’aria, soffianti d’aria, bombole d’aria, filtri, alternatori per
compressori, regolatori di pressione…
filtri e depuratori dell’aria».
22 L’opposizione deve quindi essere
respinta nella misura in cui è rivolta
contro i prodotti elencati al punto 21.
Lo stesso vale per i servizi di «installazione, riparazione e manutenzione» per
tali prodotti.
23 Restano in ultimo da considerare
gli «apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento». La genericità di tale formulazione rende difficile
determinare i prodotti a cui è effettivamente riferita. Non è infatti chiaro l’oggetto che l’apparato in questione è destinato a raffreddare e ad essiccare. Il
ragionamento svolto dalla divisione
Opposizione in relazione a questi prodotti (v. punto 7, primo capoverso) è
ineccepibile. Tali prodotti, quindi, devono essere considerati simili ai prodotti tutelati dal marchio dell’opponente. L’argomento della richiedente secondo cui i suoi prodotti sarebbero
unicamente di tipo industriale, e quindi
non per uso domestico, non può essere
accolto in quanto la richiedente non ha
espressamente escluso i prodotti domestici dal proprio elenco. Ne consegue
che l’opposizione, in riferimento agli
«apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento», deve essere
accolta, data la somiglianza dei prodotti e l’identità dei marchi.
Sulle spese
24 Poiché le parti sono risultate ciascuna parzialmente vittoriosa, dovranno sopportare le rispettive spese e tasse
sostenute nei procedimenti di opposizione e ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione così
decide:
1.
La decisione impugnata è annullata.
2.
L’opposizione è respinta per
quanto concerne:
2. Classe 7 – Compressori d’aria e di
gas (macchine), pompe ad aria,
pompe a vuoto, serbatoi d’aria,
centri d’aria, terminazioni d’aria,
soffianti d’aria, bombole d’aria,
filtri, alternatori per compressori,
regolatori di pressione; apparecchi
ed impianti di raffreddamento e di
essiccamento; filtri e depuratori
dell’aria, valvole; componenti ed
accessori per tutti i suddetti articoli.
2. Classe 37 – Installazione, riparazione e manutenzione dei suddetti articoli.
3. La domanda di marchio comunitario è respinta per quanto riguarda gli «apparecchi ed impianti di raffreddamento e di essiccamento», compresi nella classe 7.
4. Le parti sopporteranno ciascuna
le rispettive spese e tasse sostenute nei procedimenti di opposizione
e ricorso.
SOMMARIO
DECISIONE DELLA QUARTA
COMMISSIONE DI RICORSO
del 27 agosto 2002
nel procedimento R 644/2000-4
(Lingua del procedimento: inglese)
Articolo 43, paragrafo 2, RMC – Articolo 43, paragrafo 3, RMC – Articolo
73 RMC – Articolo 81, paragrafo 2 ,
RMC – Articolo 22, paragrafo 3, RE
Dichiarazione giurata - Dichiarazione
– Marchio figurativo – Natura dell’uso – Luogo dell’uso – Prova dell’uso –
Uso del marchio
1. L’unico problema prospettato dal
presente ricorso è quello di stabilire se
le prove presentate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di opposizione contenesserono informazioni in
ordine all’estensione e al luogo dell’uso
del marchio.
2. Se l’opponente riesce a fornire le
prove dell’estensione dell’uso del proprio marchio anteriore, il requisito in
base al quale essa dovrebbe corroborare una dichiarazione giurata, in cui siano riportate cifre relative al fatturato
delle vendite, con prove «aggiuntive»
quali le copie delle fatture è privo di
ogni fondamento giuridico.
rappresentata da Clarke, Modet y Cía,
S.L., Edificio Carbonell, Explanada de
España, 2, Ppal Dcha., E - 03002 Alicante, Spagna
avente ad oggetto il ricorso proposto in
esito al procedimento di opposizione B
98857 (domanda di marchio comunitario n. 492736)
La Quarta Commissione di ricorso
composta da C. Hoffrichter-Daunicht
(presidente), C. Rusconi (relatore) e F.
López de Rego (membro)
cancelliere: E. Gastinel
ha adottato la seguente decisione
Decisione
Sintesi dei fatti
1 Con domanda n. 492736, depositata
il 1º luglio 1997, la Aldemar A.G. (in
prosieguo: la «resistente») chiedeva la
registrazione di un marchio, costituito
dalle parole MARCA FAMILY FASHION poste all’interno di una forma
ovale, di seguito riprodotto,
3. Per quanto concerne il luogo dell’uso, opuscoli in cui siano riportati gli
indirizzi di commercianti in tredici città
tedesche sono sufficienti a dimostrare
che il mercato nel quale sono stati commercializzati i prodotti contrassegnati
dal marchio è quello tedesco.
4. La Commissione ritiene che le prove fornite in ordine all’uso del marchio
anteriore siano sufficienti e che, su tale
base, il procedimento di opposizione
debba essere proseguito.
Marco-Chemie Eugen Martin KG
Chemische Fabrik
Liebigstraße 2-4
D - 79108 Friburgo in Brisgovia
Germania
opponente e ricorrente
rappresentata da Graf von Westphalen
Bappert & Modest, Kaiser-Joseph-Str.
284, D - 79098 Friburgo in Brisgovia,
Germania
contro
Aldemar, A.G.
Grafenauweg 10
CH - 6301 Zug
Svizzera
richiedente e resistente
anteriore, consistente nella parola
MARCO posta all’interno di una forma ovale e di seguito riprodotto,
come marchio comunitario in relazione,
oltre a vari prodotti non pertinenti ai
fini del presente ricorso, ai seguenti
prodotti (in prosieguo: i «prodotti controversi»):
Classe 3 — «Saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli».
2 Avverso la suddetta domanda veniva proposta un’opposizione dalla Marco Chemie Eugen Martin KG Chemische Fabrik (in prosieguo: la «ricorrente»), la quale faceva valere che la
registrazione avrebbe dato luogo a un
rischio di confusione [ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU
CE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n.
1/95, pag. 52)] con il proprio marchio
marchio registrato nel 1991 in Germania con il n. 2002095, in relazione ai seguenti prodotti:
Classe 3 — «Saponi, sali da bagno;
agenti medicati per la pulizia delle mani
con ingredienti dermatologici e con o
senza un disinfettante, crema per
mani».
3 In seguito alla richiesta pervenutale di
presentare prove dell’uso, la ricorrente
depositava un opuscolo in cui erano illustrati vari tipi di sapone contrassegnati
dal marchio MARCO nonché gli indirizzi di commercianti di tali prodotti in
13 città tedesche. Essa produceva inoltre
una dichiarazione giurata, firmata da un
«dipendente», in cui erano riportate le cifre relative al volume delle vendite, tra il
1991 e il 1998, per un fatturato pari a
DEM 1.175.000, per quanto riguarda
quattro diversi tipi di sapone.
4 Con decisione n. 827/2000, adottata in
data 27 aprile 2000, la divisione Opposizione respingeva l’opposizione - consentendo di conseguenza l’accoglimento della domanda di marchio comunitario per i
prodotti controversi - con la motivazione
secondo cui le prove fornite in ordine all’uso del marchio anteriore non erano
sufficienti. La divisione Opposizione non
prendeva in esame la questione del rischio
di confusione. La motivazione della sua
decisione è riassunta di seguito:
a) la dichiarazione giurata riguarda il
periodo di riferimento (1991-1998)
per il quale sono state richieste delle prove: le prove sono perciò
conformi al requisito concernente il
«tempo dell’utilizzazione», di cui
alla regola 22 del regolamento (CE)
n. 2868/95 della Commissione, del
13 dicembre 1995, recante modalità
di esecuzione del regolamento (CE)
n. 40/94 del Consiglio, sul marchio
comunitario (in prosieguo: «RE»)
(GU CE 1995 L 303, pag. 1; GU
UAMI n. 2-3/95, pag. 258).
b) L’opuscolo allegato alla dichiarazione illustra i tipi di sapone contrassegnati dal marchio in questione: le prove sono, perciò, conformi
al requisito relativo alla «natura
dell’utilizzazione», di cui alla regola 22 RE.
SOMMARIO
c) Le cifre relative al volume delle
vendite non documentano lo smercio «effettivo» dei prodotti, dal
momento che non sono state fornite, a tale riguardo, copie delle fatture: le prove non sono, perciò,
conformi al requisito relativo alla
«estensione dell’utilizzazione», di
cui alla regola 22 RE.
d) L’opuscolo riporta un elenco di
commercianti presenti in molte
zone della Germania, indicandoli
come appartenenti al gruppo commerciale della ricorrente; tuttavia
ciò non prova che questi commercializzassero i prodotti MARCO
nelle zone in questione: le prove
non sono, perciò, conformi al requisito relativo al «luogo dell’utilizzazione», di cui alla regola 22
RE.
e) Le prove non identificano in modo
appropriato l’estensione e il luogo
di utilizzazione del marchio anteriore.
f) Conseguentemente, l’opposizione
deve essere respinta.
5 La ricorrente presentava un ricorso.
La resistente faceva pervenire le proprie
osservazioni, alle quali la ricorrente replicava ulteriormente.
Conclusioni e argomenti delle parti
6 La ricorrente conclude che la Commissione di ricorso voglia annullare la
decisione di rigetto della sua opposizione e respingere la domanda di marchio
comunitario per i prodotti controversi.
I suoi argomenti possono essere riassunti come segue:
a) la dichiarazione giurata, insieme
con l’opuscolo, costituirebbe una
prova sufficiente del fatto che il
marchio è stato utilizzato in modo
continuativo e in misura significativa, tra il 1991 e il 1998, relativamente a vari tipi di sapone.
b) La dichiarazione farebbe riferimento ad un opuscolo scritto in tedesco e riporterebbe un elenco di
commercianti presenti in varie città
tedesche, quindi, ovviamente, nel
mercato tedesco. Non sarebbe pertanto corretta l’affermazione, riportata nella decisione impugnata,
secondo la quale non risultava
chiaro quale fosse il paese di utilizzazione del marchio.
c) Se ciò non fosse sufficiente, la ricorrente presenta un’ulteriore dichiarazione in cui vengono specificate dettagliatamente le cifre del
fatturato per ciascun tipo di sapone
(lozioni detergenti, salviettine detergenti, saponi morbidi, detergenti
multiuso).
7 Nelle sue osservazioni in merito ai
suddetti argomenti, la resistente conclude che la Commissione di ricorso voglia
respingere il ricorso, facendo rilevare
che le dichiarazioni giurate non specificano se il fatturato riportato sia il risultato delle vendite e che, pertanto, esse
non provano l’uso del marchio anteriore.
8 Nelle sue osservazioni di replica, la
ricorrente ribadisce che le prove fornite dimostrano l’uso del marchio anteriore. A titolo «cautelativo», la ricorrente presenta un’ulteriore dichiarazione giurata, unitamente a copie di fatture
comprovanti le cifre delle vendite fornite in precedenza.
Motivazione
9 Il ricorso è conforme agli articoli 57,
58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 RE,
ed è pertanto ammissibile.
10 Il ricorso deve essere accolto. Le
prove fornite nel corso del procedimento di opposizione dimostravano in
modo sufficiente l’uso del marchio anteriore. La motivazione è la seguente.
11 L’unico problema prospettato dal
presente ricorso è quello di stabilire se
le prove presentate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di opposizione contenessero informazioni in ordine a quanto (estensione dell’uso) e
dove (luogo dell’uso) il marchio anteriore fosse stato utilizzato.
12 Per quanto riguarda l’estensione
dell’uso, la Commissione non condivide le conclusioni a cui è pervenuta la divisione Opposizione, secondo le quali
sarebbe necessario fornire prove «aggiuntive» per dimostrare che le cifre
menzionate si riferissero allo smercio
«effettivo» dei prodotti. La Commissione ritiene che sia possibile provare,
vuoi mediante una dichiarazione giurata in cui venga riportato il totale delle
vendite, vuoi attraverso fotocopie delle
fatture relative al periodo in questione,
che un certo volume di vendite ha avuto luogo in un determinato periodo.
L’affermazione secondo la quale la dichiarazione giurata dovrebbe essere
corroborata da prove «aggiuntive» è, a
giudizio della Commissione, priva di
ogni fondamento giuridico. A tale pro-
posito, la regola 22, paragrafo 3, RE
pone le dichiarazioni giurate sullo stesso piano di altri mezzi di prova, che
possono quindi essere usati alternativamente, senza che sussista alcun obbligo
di utilizzarle cumulativamente.
13 Nella dichiarazione giurata si legge
che «i seguenti fatturati (al netto dell’imposta sul giro d’affari) si riferiscono
ai seguenti saponi contrassegnati dal
marchio ‘Marco’ tra il 1991 e il 1998».
L’obiezione della resistente, secondo la
quale il fatturato non sarebbe necessariamente quello relativo alle vendite,
non è convincente. Le vendite sono una
componente tipica, forse esclusiva, del
fatturato di un’impresa la cui attività
consista nel produrre e nel vendere prodotti industriali. La Commissione può
quindi ragionevolmente reputare persuasiva l’affermazione secondo cui i fatturati menzionati nella dichiarazione riflettono le vendite dei prodotti contrassegnati dal marchio.
14 Per quanto concerne il luogo dell’uso, l’opuscolo riporta un elenco di
commercianti locali dei prodotti MARCO in 13 città della Germania. La
Commissione non trova convincente
l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale tale
elenco non proverebbe che i commercianti menzionati commercializzino i
prodotti MARCO nelle loro rispettive
zone. La dicitura sotto la quale viene riportato l’elenco dei commercianti, ossia
«Marco Group of Enterprises» (Gruppo imprenditoriale Marco), suggerisce
chiaramente che essi appartengono all’organizzazione delle vendite della ricorrente. Dalle pagine precedenti dell’opuscolo si evince in modo abbastanza evidente che ciò che viene smerciato
dall’organizzazione sono i saponi
MARCO. Ciò premesso, la Commissione conviene con la ricorrente sul fatto che la dichiarazione scritta, insieme
con l’opuscolo al quale la dichiarazione
fa espressamente riferimento, dimostra
che il mercato nel quale i prodotti contrassegnati dal marchio sono stati smerciati è la Germania.
15 Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene che le prove fornite in ordine all’uso del marchio anteriore siano
sufficienti e che, su tale base, il procedimento di opposizione debba essere
proseguito.
16 A titolo di obiter dictum, la Commissione ricorda che, affinché l’articolo
SOMMARIO
73 RMC sia correttamente rispettato, è
necessario che tutte le prove fornite dall’opponente vengano inoltrate all’altra
parte per eventuali osservazioni.
Sulle spese
17 Non essendo stata adottata alcuna
decisione in merito alla questione del rischio di confusione, la Commissione ritiene equo che, conformemente all’articolo 81, paragrafo 2, RMC, ciascuna
parte sopporti le proprie tasse e le proprie spese relative al procedimento di
ricorso.
Dispositivo
Per questi motivi, la Commissione di
ricorso così decide:
1.
La decisione impugnata è annullata.
2.
Il procedimento è rinviato alla divisione Opposizione per l’ulteriore prosecuzione.
3.
Ciascuna parte sopporterà le tasse e le spese sostenute per il procedimento di ricorso.
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16
nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464
nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590
nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272
nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/02, p.1636
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Deutschland
AULICH, Martin (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Hollerallee 73
D-28209 Bremen
BACHELIN, Martin (DE)
Hoffmann Eitle
Arabellastr. 4
D-81925 München
BOCK, Gerhard (DE)
Pfeiffer & Partner GbR
Winzerlaer Str. 10
D-07745 Jena
ERNY, Tobias (DE)
Beetz & Partner
Steinsdorfstr. 10
D-80538 München
KÖRNER, Andreas (DE)
Zeppelinstr. 5
D-30175 Hannover
KRÖNCKE, Rolf (DE)
Hoffmann Eitle
Arabellastr. 4
D-81925 München
KUHLMANN, Kai (DE)
Maenherrstr. 35
D-81375 München
LETZELTER, Felix (DE)
Hagemann, Braun & Held
Laplacestr. 5
D-81679 München
NEELS, Solvig (DE)
Hoffmann Eitle
Arabellastr. 4
D-81925 München
NESTLER, Jan (DE)
Hiebsch & Behrmann
Heinrich-Weber-Platz 1
D-78224 Singen
SOMMARIO
OBERWALLENEY, Stephan (DE)
Harwardt Neumann Patent- und
Rechtsanwälte
Brandstr. 10
D-53721 Siegburg
PLATE, Jürgen (DE)
Patentanwaltskanzlei Zounek
Rheingaustr. 190-196
Industriepark Kalle-Albert, Geb. H391
D-65203 Wiesbaden
POPP, Susanne (DE)
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner GbR
Bavariaring 4-6
D-80336 München
RASCH, Dorit (DE)
Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider
Schützenstr. 15-17
D-10117 Berlin
STÜCKRAD, Björn (DE)
DaimlerChrysler AG
Intellectual Property Management IPM/U
Wilhelm-Runge Str. 11
D-89081 Ulm
TEFERT, Jürgen (DE)
Tiedtke-Bühling-Kinne
Bavariaring 4
D-80336 München
VOGLER, Bernd (DE)
Kronenstr. 30
D-70174 Stuttgart
WEHLAN, Martin (DE)
Paul-Gesche-Str. 1
D-10315 Berlin
Nederland
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
United Kingdom
FOOT, Paul Matthew James (GB)
Withers & Rogers
75 Colmore Row
Birmingham B3 2AP
United Kingdom
GOSNALL, Toby (GB)
Barker Bretell
138 Hagley Road
Edgbaston
Birmingham B16 9PW
United Kingdom
JEWESS, Michael (GB)
BAE Systems plc, GIPD
Farnborough Aerospace Centre
Lancaster House
PO Box 87
Farnborough GU14 6YU
United Kingdom
NEILSON, Martin Mark (GB)
Franks & Co.
Savile Street East
9 President Buildings
Sheffield S4 7UQ
United Kingdom
STAINTHORPE, Vanessa Juliet (GB)
Harrison Goddard Foote
Leopold Street
Fountain Precinct
Sheffield S1 2QD
United Kingdom
WARDLE, Callum Tarn (GB)
Withers & Rogers
2 Hays Lane
Goldings House
SE1 2HW
United Kingdom
Sverige
HAVERMANN, Hans Erik Patrik (SE)
Dr. Ludwig Brann Patentbyrå AB
Box 17192
S-10462 Stockholm
ULLMAN, Daniel (SE)
Patenbyrån Y Wallengren AB
Box 116
SE-331 21 Värnamo
Benelux
SCHAAR, Marielle K. (NL)
Shield Mark B.V.
Overschiestraat 61
NL-1062 XD Amsterdam
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
Danemark
BARDENFLETH, Christian Løvenørn (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
HANSEN, Susanne (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
SOMMARIO
HVEDHAVEN, Milred (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
KARNØE SØNDERGAARD, Lars Axel
(DK)
Zacco Denmark A/S
Åboulevarden 17
DK-8100 Århus C
KRAG-JENSEN, Lone (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
NIELSEN, Martin Sick (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
NIELSEN, Christian Levin (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
QVIST, Alke Margret (DE)
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
THUM, Bernhard (DE)
Osterwaldstr. 97 A
D-80805 München
WESTPHAL, Klaus (DE)
Westphal, Mussgnug & Partner
Am Riettor 5
D-78048 Villingen-Schwenningen
ZWICKER, Jörk (DE)
Boehmert & Boehmert
Pettenkoferstr. 20-22
D-80336 München
España
AZAGRA SÁEZ, Pilar (ES)
Las Damas 17, Pral. Centro
E-50008 Zaragoza
PEDERSEN, Annemarie (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
LEARTE ALVAREZ, Jesús (ES)
Las Damas 17, Pral. Centro
E-50008 Zaragoza
PREHN, Lone (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
France
RYGAARD, Louise Unmack (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
VEJLSGAARD, Marianne (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
WIBORG, Birgit (DK)
Zacco Denmark A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
Deutschland
POIDATZ, Emmanuel (FR)
Cabinet JP Colas
37, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 Paris
Sverige
ÅHLÉN, Åke (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
ÅHLÉN, Ulla (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
BAUER, Wulf (DE)
Lindenallee 43
D-50968 Köln
ELIASSON, Bengt (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
GÖHRING, Robert (DE)
Westphal Mussgnug & Partner
Am Riettor 5
D-78048 Villingen-Schwenningen
FELDT, Anders (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
KÖCKERITZ, Günter (DE)
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover
FORSGREN ISRAELSSON, Johanna (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
NEUNERT, Peter (DE)
Westphal Mussgnug & Partner
Am Riettor 5
D-78048 Villingen-Schwenningen
GRAHN, Cecilia (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
SOMMARIO
NYGREN, Elsie Maria (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
OLOFSSON, Christina (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
ÖLVESTAD, Jessica (SE)
SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB
Iggebygatan 6
SE-722 20 Västerås
SMITH, Annika (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
United Kingdom
CHAPMAN, Helga Claire (GB)
Helga Chapman & Co
The Old Cottage, Mount Lane
Barford St. Martin
Salisbury SP3 4AG
United Kingdom
JONES, Keith William (GB)
Murgitroyd & Company
165-169 Scotland Street
Scotland House
Glasgow G5 8PL
United Kingdom
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Deutschland
España
DALLHAMMER, Herbert (DE)
Wormser Str. 5-7
D-64625 Bensheim
ESPIG, Jürgen (DE)
Textilmaschinenbau Aue GmbH
Wettinerstr. 4
D-08280 Aue
DEL CAMPO CASTEL, Domingo (ES)
Puerto Rico, 8-B-1ºB
E-28016 Madrid
HERTEL, Werner (DE)
Müller-Boré & Partner
Grafinger Str. 2
D-812671 München
KÖNIGSBERGER, Robert (DE)
Zumstein & Klingseisen
Bräuhausstr. 4
D-80331 München
KRONZ, Hermann (DE)
Frohwitter Patent-und Rechtsanwälte
Possartstr. 20
D-81679 München
SPALTHOFF, Adolf (DE)
Haumannplatz 4
D-45130 Essen
Sverige
JENKLER, Malte (SE)
Asea Brown Boveri AB, Patent Stockholm
Office
S-120 86 Stockholm
United Kingdom
SPENCE, Anne (GB)
The Old College
53 High Street
Horley RH6 7BN
United Kingdom
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)
SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
del 12 novembre 2002
nel procedimento C-206/01 (domanda
di pronunzia pregiudiziale proposta
dalla High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Division (Regno
Unito)): Arsenal Football Club plc e
Matthew Reed
(Ravvicinamento delle legislazioni Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art.
5, n. 1, lett. a) - Portata del diritto
esclusivo del titolare del marchio)
(Lingua processuale: inglese)
1 Con ordinanza 4 maggio 2001, pervenuta in cancelleria il 18 maggio successivo, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha
sottoposto alla Corte, a norma dell’art.
234 CE, due questioni pregiudiziali relative all’interpretazionedell’art. 5, n. 1,
lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate
nell’ambito di una controversia tra
l’Arsenal Football Club plc (in prosieguo: l’«Arsenal FC») e il sig. Reed in
merito alla vendita e all’offerta in vendita da parte di quest’ultimo di sciarpe
sulle quali figurava a grandi lettere il
termine «Arsenal», segno registrato
come marchio dall’Arsenal FC in particolare per prodotti del genere.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
zionali sui marchi d’impresa presentano
disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera
prestazione dei servizi, nonché falsare le
condizioni di concorrenza nel mercato
comune. Ai sensi di tale ‘considerando’,
ne deriva che, nella prospettiva dell’instaurazione e del funzionamento del
mercato interno, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri. Il
terzo ‘considerando’ della direttiva precisa che non è attualmente necessario
procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d’impresa.
4 Ai sensi del decimo ‘considerando’
della direttiva:
«(...) la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in
particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di
impresa e il segno e tra i prodotti o servizi (...)».
5
L’art. 5, n. 1, della direttiva dispone:
«Il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare, nel
commercio:
a) un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità
o della somiglianza di detto segno
col marchio d’impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o
servizi contraddistinti dal marchio
d’impresa e dal segno, possa dare
adito a un rischio di confusione per
il pubblico, comportante anche un
rischio di associazione tra il segno
e il marchio d’impresa».
3 Nel primo ‘considerando’ della direttiva si afferma che le legislazioni na(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze,
tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di
una pubblicazione di carattere ufficiale
della Corte di Giustizia. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado».
6 L’art. 5, n. 3, lett. a) e b), della direttiva prevede:
«Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2
sono soddisfatte:
a) di apporre il segno sui prodotti o
sul loro condizionamento;
b) di offrire i prodotti, di immetterli
in commercio o di detenerli a tali
fini (...)».
7 Ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva:
«I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano
le disposizioni applicabili in uno Stato
membro per la tutela contro l’uso di un
segno fatto a fini diversi da quello di
contraddistinguere i prodotti o servizi,
quando l’uso di tale segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
della notorietà del marchio di impresa o
reca pregiudizio agli stessi».
8 L’art. 6, n. 1, della direttiva è così
formulato:
«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie,
alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione
del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio,
purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e
commerciale».
Normativa nazionale
9 Nel Regno Unito il diritto dei marchi è disciplinato dal Trade Marks Act
1994 (legge sui marchi del 1994) che, al
fine di recepire la direttiva, ha sostituito il Trade Marks Act 1938 (legge sui
marchi del 1938).
10 L’art. 10, n. 1, del Trade Marks Act
1994 recita:
«E’ responsabile di contraffazione di un
marchio d’impresa chi fa uso nel commercio di un segno identico al marchio
per beni o servizi identici a quelli per
cui il marchio è registrato».
11 Ai sensi dell’art. 10, n. 2, lett. b),
del Trade Marks Act 1994:
SOMMARIO
«E’ responsabile di contraffazione di un
marchio d’impresa chi fa uso nel commercio di un segno distintivo per il
quale, a motivo
(...)
(b) della sua somiglianza con il marchio
e del suo impiego per designare beni o
servizi identici o simili a quelli per cui
il marchio è registrato,
esiste un rischio di confusione da parte
del pubblico, comprendente la probabilità dell’associazione con il marchio».
Controversia nella causa principale e
questioni pregiudiziali
12 L’Arsenal FC è una nota società
calcistica che gareggia nella prima divisione del campionato inglese. Soprannominata anche «the Gunners», essa è
stata associata per lunghissimo tempo a
due emblemi, ossia quello dello scudo
(«the crest device») e quello del cannone («the canon device»).
13 Nel 1989 l’Arsenal FC ha ottenuto
che fossero registrati come marchi, in
particolare, i termini «Arsenal» e «Arsenal Gunners» nonché gli emblemi del
cannone e dello scudo, per una categoria di prodotti che includeva indumenti, articoli di abbigliamento sportivo e
calzature. L’Arsenal FC crea e fornisce
i propri prodotti o li fa fabbricare e fornire attraverso l’intermediario della sua
rete di rivenditori autorizzati.
14 Dato che le sue attività commerciali e promozionali nell’ambito della
vendita, sotto i detti marchi, di souvenir e di prodotti derivati hanno conosciuto in questi ultimi anni un notevolissimo sviluppo e gli hanno procurato
ingenti profitti, l’Arsenal FC ha cercato di fare in modo che i prodotti «ufficiali» - ossia i prodotti fabbricati per
l’Arsenal FC o con la sua autorizzazione - potessero essere identificati in
modo chiaro e ha cercato di convincere
i propri sostenitori ad acquistare solo
tali prodotti. Inoltre, esso ha promosso
azioni giudiziarie, in sede sia civile sia
penale, contro commercianti che vendevano prodotti non ufficiali.
15 Dal 1970 il sig. Reed vende souvenir ed altri prodotti aventi origine dal
calcio, quasi tutti riportanti segni facenti riferimento all’Arsenal FC, in vari
chioschi situati all’esterno della cinta
dello stadio dell’Arsenal FC. Egli è riuscito a ottenere dalla società KT Sports,
incaricata dalla società calcistica di cui
trattasi di commercializzare i suoi pro-
dotti ai rivenditori situati intorno al
suddetto stadio, solo quantità molto
esigue di tali prodotti ufficiali. Nel 1991
e nel 1995 l’Arsenal FC ha fatto confiscare articoli non ufficiali detenuti dal
sig. Reed.
16 Il giudice a quo osserva che nella
fattispecie in esame nella causa principale non è contestato il fatto che, in uno
dei suoi chioschi, il sig. Reed abbia venduto e propostoin vendita sciarpe riportanti segni che facevano riferimento
all’Arsenal FC con iscrizioni a grandi
lettere e che si trattasse nella fattispecie
di prodotti non ufficiali.
17 Detto giudice precisa inoltre che
nel suddetto chiosco figurava un grande cartello recante il seguente testo:
«Il termine o il (i) logotipo(i) contenuti negli articoli in vendita sono utilizzati unicamente allo scopo di decorare il
prodotto e non implicano né esprimono appartenenza o alcun altro rapporto
con il fabbricante o i distributori di
qualsiasi altro prodotto. Sono prodotti
ufficiali dell’Arsenal soltanto quei prodotti provvisti dell’apposita etichetta
che contrassegna i prodotti ufficiali dell’Arsenal».
18 Per di più, il giudice a quo osserva
che, quando ha potuto, eccezionalmente, procurarsi articoli ufficiali, il sig.
Reed, nei contatti con i propri clienti,
ha distinto in modo chiaro i prodotti
ufficiali da quelli non ufficiali, in particolare con l’apposizione di un’etichetta
recante la dicitura «ufficiale». D’altro
canto, i prodotti ufficiali venivano venduti a prezzi superiori.
19 Considerando che, vendendo le
sciarpe non ufficiali controverse, il sig.
Reed, da un lato, era incorso nella responsabilità extracontrattuale in base ad
un «passing off» - vale a dire, secondo
il giudice del rinvio, il comportamento
di un terzo atto a indurre in errore in
modo tale che un gran numero di persone creda o sia portato a credere che
gli oggetti venduti da questo terzo siano articoli dell’attore o siano venduti
con la sua autorizzazione o presentino
un collegamento di tipo commerciale
con lo stesso - e, dall’altro, si era reso
colpevole di contraffazione di marchio,
l’Arsenal FC ha intentato un’azione
contro il suddetto commerciante dinanzi alla High Court of Justice (England
& Wales), Chancery Division.
20 Alla luce delle circostanze della
fattispecie di cui alla causa principale, il
giudice a quo ha respinto la domanda
dell’Arsenal FC nella sua azione per responsabilità extracontrattuale (per
«passing off») in quanto, in sostanza, la
suddetta società calcistica non era stata
in grado di dimostrare l’esistenza di una
reale confusione da parte del pubblico
interessato e, più in particolare, non
aveva potuto provare che tutti i prodotti a carattere non ufficiale smerciati
dal sig. Reed venissero considerati dal
pubblico come provenienti dall’Arsenal
FC o da quest’ultimo autorizzati. A tale
proposito, il giudice del rinvio ha segnatamente rilevato che a suo parere i
segni che richiamavano l’Arsenal FC,
apposti sugli oggetti venduti dal sig.
Reed, non comprendevano alcuna indicazione relativa all’origine di questi ultimi.
21 Quanto alla doglianza dell’Arsenal
FC relativa alla contraffazione dei suoi
marchi e fondata sull’art. 10, nn. 1 e 2,
lett. b), del Trade Marks Act 1994, il
giudice a quo ha respinto l’argomento
dell’Arsenal FC secondo cui l’uso fatto
dal sig. Reed dei segni registrati come
marchi veniva percepito da coloro cui
essi erano destinati come indicante la
provenienza dei prodotti («badge of
origin») e quindi costituiva un uso di
tali segni «in quanto marchi d’impresa»
(«trademark use»).
22 Infatti, secondo tale giudice, i segni
apposti sui prodotti del sig. Reed venivano percepiti dal pubblico come dimostrazioni di sostegno, fedeltà o appartenenza («badge of support, loyalty
or affiliation»).
23 Alla luce di tali elementi, il giudice
a quo ha ritenuto che l’azione per contraffazione dell’Arsenal FC avrebbe potuto avere esito positivo solo se la tutela conferita al titolare del marchio dall’art. 10 del Trade Marks Act 1994 e
dalla direttiva attuata dalla detta legge
vietasse a un terzo un uso diverso dall’uso in quanto marchio d’impresa, il
che presupporrebbe un’interpretazione
estensiva di tali norme.
24 A tale riguardo, il giudice del rinvio afferma che la tesi secondo cui è vietato a terzi un uso diverso da un uso in
quanto marchio d’impresa presenta talune incongruenze. Tuttavia, la tesi inversa, ossia quella secondo cui è disciplinato solo l’uso in quanto marchio
d’impresa, si scontrerebbe con una difficoltà connessa alla formulazione letterale della direttiva e del Trade Marks
Act 1994, che definiscono la contraffazione come l’uso di un «segno» e non
come l’uso di un «marchio d’impresa».
SOMMARIO
25 Il giudice a quo osserva che è segnatamente alla luce di tale formulazione letterale che la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno
Unito) ha dichiarato, nella sentenza
Philips Electronics Ltd/Remington
Consumer Products ([1999] RPC 809),
che l’uso di un segno - registrato come
marchio d’impresa - diverso da un uso
in quanto marchio d’impresa poteva
rappresentare una violazione del diritto
di marchio. La High Court osserva che
lo stato del diritto in merito a tale questione permane tuttavia incerto.
26 Peraltro, il giudice del rinvio ha respinto l’argomento del sig. Reed relativo alla asserita invalidità dei marchi dell’Arsenal FC.
27 Di conseguenza, la High Court of
Justice (England & Wales), Chancery
Division, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Osservazioni sottoposte alla Corte
29 L’Arsenal FC osserva che l’art. 5,
n. 1, lett. a), della direttiva consente al
titolare del marchio di vietare l’uso di
un segno identico al marchio d’impresa
e non assoggetta affatto l’esercizio di
tale diritto di veto alla condizione che
il segno sia usato in quanto marchio
d’impresa. La tutela conferita da tale disposizione si estende pertanto all’uso
del segno da parte di terzi anche quando tale uso non accrediti l’esistenza di
un collegamento tra il prodotto e il titolare del marchio d’impresa. Tale interpretazione sarebbe avvalorata dall’art. 6, n. 1, della direttiva poiché le
particolari limitazioni all’esercizio dei
diritti derivanti dal marchio previste da
tale articolo dimostrerebbero che un
siffatto uso, in linea di principio, ricade
nell’ambito di applicazione dell’art. 5,
n. 1, lett. a), della direttiva e che esso è
consentito solo nei casi tassativamente
previsti dall’art. 6, n. 1, della direttiva.
«1) Qualora un marchio sia validamente registrato e
«1) a) un terzo utilizzi nel commercio un segno identico al detto
marchio per designare prodotti identici a quelli per i
quali il marchio è registrato e
«1) b) il terzo non possa far valere a
sua difesa il disposto dell’art.
6, n. 1, della direttiva del
Consiglio (...), 89/104/CEE
(...),
«1) se tale terzo possa far valere limitazioni agli effetti del marchio in
quanto l’uso contestatogli non
comporta alcuna indicazione di
origine (ossia non indica un collegamento nel commercio tra i prodotti ed il titolare del marchio).
2) In caso di soluzione affermativa, se
sia sufficiente a costituire tale collegamento la circostanza che l’uso di cui
trattasi venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del
marchio».
Sulle questioni pregiudiziali
28 Occorre esaminare in modo congiunto le due questioni pregiudiziali.
30 In subordine, l’Arsenal FC osserva
che, nel caso di specie, l’uso fatto dal
sig. Reed del segno identico al marchio
Arsenal deve essere comunque qualificato come uso del marchio in quanto
marchio d’impresa poiché tale uso fornisce un’indicazione in merito alla provenienza dei prodotti e non rileva che
sia il titolare del marchio d’impresa ad
essere così designato.
31 Il sig. Reed sostiene che le attività
commerciali controverse nella causa
principale non ricadono nell’ambito di
applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva, poiché l’Arsenal FC non avrebbe
provato che il segno fosse utilizzato in
quanto marchio d’impresa, ossia per indicare la provenienza dei prodotti,
come sarebbe richiesto dalla direttiva, e,
più in particolare, dall’art. 5 di quest’ultima. Se il pubblico non percepisse
il segno come un’indicazione di origine,
l’uso non costituirebbe un uso del segno in quanto marchio d’impresa. Per
quanto riguarda l’art. 6 della direttiva,
da tale disposizione non emergono elementi da cui risulti che essa contiene un
elenco tassativo delle attività che non
costituiscono contraffazione.
32 La Commissione sostiene che il diritto ricavato, da parte del titolare di un
marchio, dall’art. 5, n. 1, della direttiva
è indipendente dal fatto che il terzo non
utilizzi il segno in quanto marchio
d’impresa e, in particolare, dal fatto che
detto terzo non lo utilizzi come indica-
zione d’origine ma renda noto al pubblico mediante altri mezzi che i prodotti non provengono dal titolare del
marchio d’impresa, o addirittura che
l’uso del segno non è stato autorizzato
da quest’ultimo. La finalità specifica del
marchio d’impresa sarebbe infatti quella di garantire che solo il titolare possa
fornire al prodotto la sua identità di
origine grazie all’apposizione del marchio stesso. La Commissionesostiene
inoltre che dal decimo ‘considerando’
della direttiva consegue che la tutela
prevista all’art. 5, n. 1, lett. a), di quest’ultima è assoluta.
33 All’udienza la Commissione ha aggiunto che la nozione di uso del marchio d’impresa in quanto marchio d’impresa, se ritenuta rilevante, si riferisce
ad un uso idoneo a distinguere prodotti anziché ad indicare la loro origine.
Tale nozione includerebbe anche usi da
parte dei terzi che pregiudichino gli interessi del titolare del marchio d’impresa, come quello relativo alla reputazione dei prodotti. Comunque, la percezione da parte del pubblico del termine
«Arsenal», identico a un marchio denominativo, come una dimostrazione di
sostegno, fedeltà o appartenenza nei
confronti del titolare del marchio non
escluderebbe che i prodotti interessati
siano percepiti anche per questa ragione come provenienti dal titolare del
marchio d’impresa. Al contrario invece,
una tale percezione confermerebbe il
carattere distintivo del marchio e aumenterebbe il rischio che i prodotti siano percepiti come provenienti dal titolare del marchio stesso. Di conseguenza, anche se l’uso del marchio d’impresa
in quanto marchio d’impresa fosse un
criterio rilevante, il suddetto titolare
dovrebbe poter legittimamente vietare
l’attività commerciale controversa nella
causa principale.
34 L’Autorità di vigilanza AELS sostiene che, perché l’art. 5, n. 1, della direttiva possa essere invocato dal titolare del marchio d’impresa, i terzi devono far uso del segno al fine di
distinguere - dato che si tratta della funzione principale e tradizionale del marchio - prodotti o servizi, ossia utilizzare il marchio d’impresa in quanto marchio d’impresa. Se tale condizione non
ricorresse, il titolare potrebbe invocare
solo le disposizioni del diritto nazionale previste all’art. 5, n. 5, della direttiva.
35 Tuttavia, la condizione dell’uso del
marchio d’impresa in quanto marchio
d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, della
direttiva, che dovrebbe essere intesa
come una condizione di uso di un segno identico al marchio al fine di con-
SOMMARIO
traddistinguere prodotti o servizi, sarebbe una nozione di diritto comunitario cui si dovrebbe attribuire un significato ampio, tale da includere, in particolare, l’uso come una dimostrazione
di sostegno, fedeltà o appartenenza nei
confronti del titolare del marchio.
36 Secondo l’Autorità di vigilanza
AELS il fatto che il terzo che appone il
marchio d’impresa su determinati prodotti indichi che questi ultimi non provengono dal titolare del marchio non
escluderebbe un rischio di confusione
per una cerchia più ampia di consumatori. Se il titolare non avesse il diritto di
opporsi a che terzi agiscano in questo
modo, potrebbe derivarne un uso generalizzato del segno che, in fin dei conti, priverebbe il marchio del suo carattere distintivo, ponendone così a repentaglio la principale e tradizionale
funzione.
Soluzione della Corte
37 Occorre rammentare, in limine,
che l’art. 5 della direttiva definisce i
«[d]iritti conferiti dal marchio di impresa» e che l’art. 6 contiene norme relative alla «[l]imitazione degli effetti del
marchio di impresa».
38 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, il marchio d’impresa
registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ai sensi dello stesso paragrafo, lett. a), tale diritto esclusivo legittima il titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare, nel
commercio, un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi
identici a quelli per cui esso è stato registrato. L’art. 5, n. 3, della direttiva
elenca in modo non tassativo i tipi di
uso che il titolare può vietare ai sensi
del n. 1 di tale articolo. Altre disposizioni della direttiva, come l’art. 6, definiscono talune limitazioni degli effetti
del marchio d’impresa.
39 Per quanto riguarda la situazione
controversa nella causa principale, occorre osservare che, come emerge in
particolare dal punto 19 e dall’allegato
V dell’ordinanza di rinvio, il termine
«Arsenal» figura a grandi lettere sulle
sciarpe messe in vendita dal sig. Reed ed
è accompagnato da altre menzioni notevolmente meno visibili, in particolare
«the Gunners», che si riferiscono tutte
al titolare del marchio, vale a dire l’Arsenal FC. Tali sciarpe sono destinate,
tra l’altro, ai sostenitori dell’Arsenal
FC, che le indossano in particolare du-
rante le gare cui partecipa la detta società.
40 Pertanto, come ha osservato il giudice a quo, l’uso del segno identico al
marchio avviene effettivamente nel
commercio, dal momento che si colloca nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato. Si tratta inoltre dell’ipotesi di cui all’art. 5, n.
1, lett. a), della direttiva, vale a dire
quella di un segno identico al marchio
d’impresa per prodotti identici a quelli
per cui esso è stato registrato.
41 A tale proposito, occorre constatare in particolare che l’uso controverso
nella causa principale è fatto «per prodotti» ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a),
della direttiva perché riguarda l’apposizione del segno identico al marchio
d’impresa su prodotti nonché l’offerta,
l’immissione in commercio o la detenzione a tali fini di prodotti, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a) e b), della direttiva.
42 Al fine di risolvere le questioni
pregiudiziali, è necessario determinare
se l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva autorizzi il titolare del marchio d’impresa
a vietare qualsiasi uso nel commercio,
da parte di un terzo, di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti
identici a quelli per cui quest’ultimo è
stato registrato o se tale diritto di veto
presupponga la sussistenza di un interesse specifico del titolare in quanto titolare del marchio, nei limiti in cui l’uso del segno di cui trattasi da parte di
un terzo debba pregiudicare o poter
pregiudicare una delle funzioni del
marchio.
43 A tal riguardo, occorre anzitutto
rammentare che l’art. 5, n. 1, della direttiva realizza un’armonizzazione
completa e definisce il diritto esclusivo
di cui godono i titolari di marchi all’interno della Comunità (v., in tal senso,
sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691,
punto 39, e giurisprudenza citata).
44 Nel nono ‘considerando’ della direttiva si precisa che quest’ultima mira
a garantire al titolare del marchio d’impresa «negli ordinamenti giuridici di
tutti gli Stati membri, la medesima tutela» e si qualifica tale finalità come
«fondamentale».
45 Al fine di evitare che la tutela concessa al titolare del marchio vari da uno
Stato all’altro, spetta pertanto alla Corte dare un’interpretazione uniforme
dell’art. 5, n. 1, della direttiva e, in particolare, della nozione di «uso» ivi contenuta, nozione che forma oggetto delle questioni pregiudiziali nella presente
causa (v. in tal senso, citata sentenza
Zino Davidoff e Levi Strauss, punti 42
e 43).
46 In secondo luogo, si deve osservare che la direttiva è volta, come emerge
dal suo primo ‘considerando’, ad abolire le disparità tra le legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa che possono ostacolare la libera
circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi nonché falsare le
condizioni di concorrenza nel mercato
comune.
47 Il diritto di marchio costituisce infatti un elemento essenziale del sistema
di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire e mantenere. In tale
sistema le imprese debbono essere in
grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi,
il che è possibile solo grazie all’esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli (v., segnatamente,
sentenza 17 ottobre 1990, causa C10/89, Hag GF, Racc. pag. I-3711, punto 13, e 4 ottobre 2001, causa C-517/99,
Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 21).
48 In tale prospettiva, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o
del servizio contrassegnato dal marchio,
consentendo loro di distinguere senza
confusione possibile questo prodotto o
questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la
sua funzione di elemento essenziale del
sistema di concorrenza non falsato che
il Trattato intende istituire e mantenere,
il marchio deve costituire la garanzia
che tutti i prodotti o servizi che ne sono
contrassegnati sono stati fabbricati o
forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in
particolare, sentenze 23 maggio 1978,
causa 102/77, Hoffmann-La Roche,
Racc. pag. 1139, punto 7, e 18 giugno
2002, causa C-299/99, Philips, Racc.
pag. I-0000, punto 30).
SOMMARIO
49 Il legislatore comunitario ha consacrato tale funzione essenziale del
marchio disponendo, all’art. 2 della direttiva, che i segni che possono essere
riprodotti graficamente possono costituire un marchio alla sola condizione
che essi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese (v., in particolare, citata sentenza Merz & Krell, punto 23).
50 Perché tale garanzia di provenienza, che costituisce l’essenziale funzione
del marchio, possa essere garantita, il titolare del marchio deve essere tutelato
nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con
questo (v., segnatamente, citatesentenze
Hoffmann-La Roche, punto 7, e 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punto 22).
A tale proposito, nel decimo ‘considerando’ della direttiva si sottolinea il carattere assoluto della tutela accordata al
marchio d’impresa in caso di identità
tra il marchio d’impresa e il segno e tra
i prodotti o servizi controversi e quelli
per i quali il marchio è stato registrato.
Vi si specifica che tale tutela mira in
particolare a garantire la funzione d’origine del marchio d’impresa.
51 Da tali considerazioni discende che
il diritto esclusivo previsto all’art. 5, n.
1, lett. a), della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del
marchio d’impresa di tutelare i propri
interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio
possa adempiere le sue proprie funzioni. L’esercizio di tale diritto deve essere
pertanto riservato ai casi in cui l’uso del
segno da parte di un terzo pregiudichi
o possa pregiudicare le funzioni del
marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto.
52 Infatti, la natura esclusiva del diritto conferito dal marchio registrato al titolare di quest’ultimo in forza dell’art.
5, n. 1, lett. a), della direttiva può essere giustificata solo nei limiti dell’ambito di applicazione di tale disposizione.
53 A tale riguardo occorre rammentare che ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva, l’art. 5, nn. 1-4, di quest’ultima
non pregiudica le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela
contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i
prodotti o servizi.
54 Infatti, il titolare non potrebbe vietare l’uso di un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identici a
quelli per i quali il marchio è stato registrato se tale uso non può pregiudicare i suoi interessi specifici in quanto titolare del marchio d’impresa considerate le funzioni di quest’ultimo. Pertanto,
taluni usi a fini puramente descrittivi
sono esclusi dall’ambito di applicazione
dell’art. 5, n. 1, della direttiva perché
non ledono alcuno degli interessi tutelati da tale disposizione e non rientrano
quindi nella nozione di uso ai sensi della disposizione stessa (v., per quanto riguarda un uso a fini puramente descrittivi quanto alle caratteristiche del prodotto offerto, sentenza 14 maggio 2002,
causa C-2/00, Hölterhoff, Racc. I-4187,
punto 16).
55 Al riguardo, è giocoforza constatare anzitutto che la situazione della fattispecie di cui alla causa principale è
fondamentalmente diversa da quella che
ha originato la citata sentenza Hölterhoff. Nel caso di specie, l’uso del segno si colloca infatti nell’ambito di vendite a consumatori e non è manifestamente destinato a fini puramente
descrittivi.
56 Alla luce della presentazione della
parola «Arsenal» sui prodotti controversi nella causa principale nonché delle altre diciture secondarie figuranti su
questi ultimi (v. punto 39 della presente sentenza), l’uso di tale segno è tale da
rendere credibile l’esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i
prodotti interessati e il titolare del marchio.
57 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’avvertenza, figurante nel chiosco del sig. Reed, secondo cui i prodotti controversi nella
causa principale non costituiscono prodotti ufficiali dell’Arsenal FC (v. il punto 17 della presente sentenza). Infatti,
anche supponendo che una siffatta avvertenza possa essere fatta valere da un
terzo a sua difesa in un procedimento
per contraffazione di marchio, è giocoforza constatare che, nella fattispecie
di cui alla causa principale, non può essere escluso che taluni consumatori, in
particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig.
Reed e asportati al chiosco in cui appariva l’avvertenza, interpretino il segno
come indicante l’Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti.
58 Peraltro, si deve constatare che,
nella fattispecie oggetto della causa
principale, non è nemmeno garantito,
come esige tuttavia la giurisprudenza
della Corte ricordata al punto 48 della
presente sentenza, che tutti i prodotti
contrassegnati dal marchio d’impresa
siano stati fabbricati o forniti sotto il
controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.
59 Infatti, i prodotti controversi nella
causa principale vengono forniti al di
fuori del controllo dell’Arsenal FC
quale titolare del marchio d’impresa, in
quanto è pacifico che i suddetti prodotti non provengono dall’Arsenal FC né
dai suoi rivenditori autorizzati.
60 Pertanto, l’uso di un segno identico al marchio controverso nella causa
principale può mettere a repentaglio la
garanzia di provenienza che costituisce
la funzione essenziale del marchio,
come emerge dalla giurisprudenza della
Corte menzionata al punto 48 di questa
sentenza. Pertanto si tratta di un uso al
quale il titolare del marchio può opporsi in conformità all’art. 5, n. 1, della
direttiva.
61 Essendo accertato che, nella fattispecie di cui alla causa principale, l’uso
da parte di terzi del segno interessato
può pregiudicare la garanzia di provenienza del prodotto e che il titolare del
marchio deve potervisi opporre, tale
conclusione non può essere rimessa in
discussione dal fatto che il suddetto
marchio venga percepito, nel contesto
di tale uso, come una dimostrazione di
sostegno, fedeltà o appartenenza nei
confronti del titolare del marchio.
62 Alla luce di quanto precede, le
questioni proposte dal giudice a quo
devono essere risolte nel senso che, in
una situazione non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva in cui un terzo faccia uso,
nel commercio, di un segno identico a
un marchio d’impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i
quali è stato registrato, il titolare del
marchio, in una fattispecie come quella
controversa nella causa principale, può
opporsi a tale uso conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva. Tale
conclusione non può essere rimessa in
discussione per il fatto che il detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.
63
(...) Sulle spese
SOMMARIO
Dispositivo
In una situazione non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n.
1, della prima direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi
d’impresa, in cui un terzo faccia uso,
nel commercio, di un segno identico a
un marchio d’impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli
per i quali è stato registrato, il titolare del marchio, in una fattispecie
come quella controversa nella causa
principale, può opporsi a tale uso
conformemente all’art. 5, n. 1, lett. a),
della suddetta direttiva. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il detto segno, nel contesto di tale uso, venga
percepito come una dimostrazione di
sostegno, fedeltà o appartenenza nei
confronti del titolare del marchio.
GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)
SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
(Sesta Sezione)
del 21 novembre 2002
nel procedimento C-23/01 (domanda di
pronunzia pregiudiziale proposta dallo
Hof van Beroep te Brussel (Belgio)):
Robelco NV e Robeco Groep NV.
(Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 5 Disposizioni relative alla tutela contro
l’uso di un segno fatto a fini diversi da
quello di contraddistinguere prodotti o
servizi - Portata di tale tutela - Segni
simili al marchio d’impresa)
(Lingua processuale: neerlandese)
1 Con sentenza 15 gennaio 2001, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio successivo, lo Hof van Beroep te Brussel
ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 5, n. 5, della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate in
occasione di una controversia tra la società Robelco NV e la società Robeco
Groep NV, nell’ambito della quale la
seconda hachiesto che fosse inibito alla
prima l’uso del nome Robelco, in particolare come nome commerciale e
come denominazione sociale, o di qualsiasi altro segno somigliante al nome
Robeco.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva, ai sensi del suo primo
‘considerando’, ha ad oggetto il ravvici(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze,
tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di
una pubblicazione di carattere ufficiale
della Corte di Giustizia. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado».
namento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa,
al fine di eliminare le disparità esistenti
in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti nonché la libera prestazione dei servizi e di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.
4 Tuttavia, come emerge dal terzo
‘considerando’ della direttiva, quest’ultima non mira al ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d’impresa.
5 L’art. 5 della direttiva, principalmente inteso a determinare la portata
della tutela che il diritto dei marchi di
impresa deve fornire, dispone, ai nn. 1,
2 e 5:
«1. Il marchio di impresa registrato
conferisce al titolare un diritto
esclusivo. II titolare ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
«1. a) un segno identico al marchio
di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui
esso è stato registrato;
«1. b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di
detto segno col marchio di
impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi
contraddistinti dal marchio di
impresa e dal segno, possa
dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di
associazione tra il segno e il
marchio di impresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto
di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare nel commercio
un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per
cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà
nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di
trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà
del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
(...)
SOMMARIO
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno
Stato membro per la tutela contro l’uso
di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o
servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivoconsente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di
impresa o reca pregiudizio agli stessi».
La legge uniforme Benelux sui marchi
6 La legge uniforme Benelux sui marchi (in prosieguo: la «LBM») disciplina
dal 1971 tale settore del diritto nei tre
Stati membri del Benelux.
7 L’art. 13, sub A, nn. 1 e 2, della
LBM, nella versione applicabile fino al
31 dicembre 1995, recitava:
«Fatta salva la possibilità di applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su
un marchio d’impresa permette al suo
titolare di opporsi a:
1.
2.
qualsiasi uso del marchio d’impresa
o di un segno analogo per designare prodotti per i quali il marchio sia
stato registrato o prodotti simili;
qualsiasi altro uso che, nel commercio e senza giusto motivo, si
faccia del marchio d’impresa o di
un segno analogo in condizioni atte
a causare un danno al titolare del
marchio».
8 La LBM è stata modificata, a partire dal 1° gennaio 1996, dal protocollo 2
dicembre 1992, che aveva lo scopo principale di trasporre la direttiva.
9 L’art. 5 della direttiva è stato trasposto all’art. 13, sub A, n. 1, della
LBM così modificata, che ora recita:
«Fatta salva l’eventuale applicazione del
diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su un
marchio d’impresa permette al suo titolare di opporsi a:
a) qualsiasi uso del marchio d’impresa
nel commercio per designare i prodotti per cui il marchio sia stato registrato;
b) qualsiasi uso che, nel commercio, si
faccia del marchio d’impresa o di
un segno analogo per designare i
prodotti per cui il marchio sia stato registrato o prodotti simili,
quando vi è il rischio che il pubblico associ il segno al marchio d’impresa;
c) qualsiasi uso che, nel commercio e
senza giusto motivo, si faccia di un
marchio d’impresa che gode di notorietà nel territorio del Benelux o
di un segno analogo per prodotti
non simili a quelli per cui il marchio è stato registrato, qulora tale
uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio
agli stessi;
d) qualsiasi uso che, nel commercio e
senza giusto motivo, venga fatto di
un marchio d’impresa o di un segno analogo per fini diversi da
quello di contraddistinguere i prodotti, qualora l’uso del segno sia
diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa
o rechi pregiudizio agli stessi».
Controversia nella causa principale e
questioni pregiudiziali
10 La Robeco Groep NV è un gruppo olandese fondato nel 1929 che smercia prodotti e servizi finanziari. La sua
attività principale è la gestione patrimoniale. Essa gestisce attualmente un patrimonio di più di 180 miliardi di NLG,
conta circa 770 000 clienti e impiega circa 1 500 persone. La denominazione
Robeco, che deriva dalla contrazione
dei termini «Rotterdams Beleggings
Consortium», è utilizzata dal 1959.
11 Il 21 maggio 1987 il termine «Robeco» è stato registrato presso l’ufficio
marchi del Benelux come marchio denominativo e figurativo, così come altri
marchi di serie (tra cui Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Ad eccezione di un caso (Rodamco), tali registrazioni riguardano servizi della classe
36 (affari finanziari e monetari, compresi servizi in materia di investimenti e
di risparmio) ai sensi dell’accordo di
Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e
dei servizi ai fini della registrazione dei
marchi, come riveduto e modificato.
12 La Robelco NV è un’impresa di diritto belga fondata il 20 novembre 1996
da due società d’investimento che le
hanno conferito un capitale sociale di 6
milioni di BEF. L’attività di tale società
si svolge principalmente nella provincia
del Brabante fiammingo e riguarda la
promozione immobiliare (in particolare
l’acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l’erogazione di mutui e il finanziamento di progetti immobiliari)
specialmente nel settore dei parchi industriali e dei progetti su misura. A partire dalla sua fondazione, tale società ha
conosciuto una espansione crescente.
13 Il 2 giugno 1999, la Robeco Groep
NV ha convenuto in giudizio la Robelco NV dinanzi al Rechtbank van
Koophandel te Brussel (Belgio) per ottenere, nei confronti di quest’ultima, un
provvedimento inibitorio dell’uso del
nome Robelco o di qualunque altro segno simile al nome Robeco come denominazione sociale e nome commerciale,
a pena di una sanzione pecuniaria di
BEF 100 000 per ogni giorno di ritardo. La Robeco Groep NV faceva valere, in particolare, una violazione dell’art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM
modificata. Il 9 febbraio 2000 il detto
giudice ha accolto tale domanda e ha
così vietato alla Robelco NV di continuare ad usare il suo nome commerciale nonché qualunque altro segno simile
al nome Robeco.
14 Il 21 marzo 2000, la Robelco NV
ha interposto appello contro tale decisione dinanzi allo Hof van Beroep te
Brussel. L’appellante ha sostenuto, in via
principale, che si doveva respingere la
domanda nel merito, poiché la Robeco
Groep NV cercava in realtà di tutelare
il proprio marchio d’impresa ai sensi
dell’art. 13, sub A, n. 1, lett. b), della
LBM modificata. In subordine, essa ha
sostenuto che non era statadimostrata
alcuna violazione dell’art. 13, sub A, n.
1, lett. d), della LBM modificata, né alcun pregiudizio al nome commerciale.
15 Il giudice del rinvio ha accertato,
innanzi tutto, che non esisteva alcuna
lesione del diritto della Robeco Groep
NV al suo nome commerciale. Esso ha
poi rilevato che i nomi Robelco e Robeco, pur somigliandosi palesemente
sul piano visivo, non potevano, sotto un
profilo uditivo, essere considerati analoghi ai sensi dell’art. 13, sub A, n. 1,
lett. d), della LBM modificata. Inoltre
esso ha dichiarato che le attività svolte
e i mercati geografici delle due società
erano distinti.
SOMMARIO
16 Infine, il giudice del rinvio ha osservato, da una parte, che l’art. 13, sub
A, n. 1, lett. d), della LBM modificata
sembra scostarsi dall’art. 5, n. 5, della
direttiva. Diversamente da quest’ultima
disposizione, la prima riguarderebbe
anche l’uso di un segno simile al marchio d’impresa. D’altra parte, nell’ipotesi di una compatibilità della LBM modificata con tale disposizione della direttiva, il giudice del rinvio si è chiesto
se il rischio di confusione e la somiglianza rilevino ai fini dell’applicazione
dell’art. 5, n. 5, della direttiva.
17 Di conseguenza lo Hof van Beroep
te Brussel ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 5, n. 5, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa, debba essere interpretato nel senso che la possibilità di
tutela da parte di uno Stato membro ivi prevista possa essere concessa solo contro l’uso di un segno
identico al marchio d’impresa o se
possa in tal caso essere concessa
anche contro l’uso di un segno simile al marchio d’impresa.
2) Se, qualora la tutela possa essere
concessa anche contro un segno simile al marchi o d’impr esa, sia necess ario che la somigl ianza pregiu
diziev ole ai sensi di tale articol o
possa far sorger e confus ione, o sia
suffici ente un rischio di associ
azione, inteso nel senso che per chi
si trovi di fronte al marchi o d’impr esa e al segno l’uno evochi l’altro senza che ne derivi alcuna confus ione, o se addirit tura, in tale
ambito , non debbasussist ere alcun
rischio di associ azione ».
Sulla prima questione
18 Con la prima questione, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5,
n. 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve tutelare un marchio d’impresa
unicamente contro l’uso, a fini diversi
da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, di un segno identico a tale
marchio d’impresa o anche contro un
tale uso di un segno simile al detto marchio d’impresa.
Osservazioni presentate alla Corte
19 Secondo la Robelco NV, l’art. 5, n.
5, della direttiva è inteso a consentire di
mettere in atto una tutela estranea al diritto dei marchi di impresa. Gli Stati
membri del Benelux avrebbero quindi
esercitato la facoltà di disporre una tutela più estesa della tutela minima imposta dalla direttiva.
20 La Robelco NV sostiene che la formulazione dell’art. 5, n. 5, della direttiva, che riguarderebbe la portata della
tutela che gli Stati membri possono accordare ad un marchio d’impresa, non
permette di determinare se la detta tutela si limiti all’uso di un segno identico o invece si estenda all’uso di un segno simile. La Robelco NV ritiene tuttavia che i termini «un segno» e «tale
segno», utilizzati in tale disposizione, si
debbano interpretare come riferiti ad
un segno identico.
21 Secondo la Robelco NV, se tale disposizione della direttiva dovesse autorizzare la tutela contro l’uso di un segno analogo al marchio d’impresa, i
marchi d’impresa non noti beneficerebbero, in caso di uso a fini diversi da
quello di contraddistinguere prodotti o
servizi, di una tutela ampia quanto
quella che può essere concessa, in
conformità all’art. 5, n. 2, della direttiva, a marchi noti.
22 La Robeco Groep NV sostiene che
l’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva riguarda i segni identici ed i segni simili al
marchio d’impresa, mentre l’art. 5, n. 5,
della direttiva non definisce esplicitamente i confini della nozione corrispondente al termine «segno». Tuttavia,
secondo la Robeco Groep NV, è pacifico che non si può interpretare il termine «segno» come riferito esclusivamente ad un segno identico al marchio
d’impresa, in quanto la direttiva non ha
esplicitamente escluso la possibilità di
una tutela del segno simile al marchio
d’impresa.
23 A tal riguardo, la Robeco Groep
NV ritiene che l’art. 5, n. 5, della direttiva rinvii al diritto degli Stati membri,
di modo che la risposta deve essere ricercata nella LBM modificata e non nella direttiva. Poiché l’art. 13, sub A, n. 1,
lett. d), della LBM modificata non
avrebbe aumentato la tutela concessa al
marchio d’impresa in forza della corrispondente disposizione della LBM nel-
la sua versione iniziale, esso non andrebbe oltre i limiti delle possibilità offerte dall’art. 5, n. 5, della direttiva.
24 Il governo olandese sostiene che,
viste le circostanze dei negoziati relativi alla direttiva e lo stato del diritto dei
marchi d’impresa negli Stati membri del
Benelux prima della trasposizione di
quest’ultima, all’art. 5, n. 5, della direttiva deve essere data un’interpretazione
estensiva, di modo che esso si applicherebbe sia ai segni identici sia ai segni simili.
25 La Commissione sostiene che l’art.
5, n. 5, della direttiva ha lo scopo non
di offrire una determinata forma di tutela o di consentire di prevederla in un
contesto armonizzato, bensì di escluderla categoricamente dall’armonizzazione della tutela dei marchi d’impresa.
Secondo la Commissione, dai lavori
preparatori della direttiva emerge che
tale disposizione ha lo scopo di escludere dall’ambito di applicazione della
direttiva la questione della tutela, prevista dalla LBM nella versione iniziale,
del marchio d’impresa contro l’uso di
un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Inoltre, l’art. 5, n. 5, della direttiva non potrebbe fungere da fonte di interpretazione conforme alla direttiva di una
disposizione di diritto interno poiché,
nel caso in cui una determinata materia
sia esclusa dall’ambito comunitario, tale
materia sfuggirebbe agli obblighi di trasposizione e di interpretazione conforme.
26 In subordine, la Commissione fa
valere che dall’art. 5, n. 5, della direttiva non emerge che la somiglianza tra il
segno in questione ed il marchio d’impresa registrato figuri tra gli elementi
costitutivi di un pregiudizio per la tutela cui essa mira. Secondo la Commissione, se deve esservi una relazione tra
il marchio d’impresa ed il segno perché
un tale pregiudizio possa essere dimostrato, dalla formulazione della direttiva non risulta invece che debba trattarsi di una somiglianza, di un rischio di
confusione o di un rischio di associazione.
Giudizio della Corte
27 A tal riguardo, occorre rilevare
che, come giustamente asserito dalla
Commissione, dalla lettera dell’art. 5
della direttiva emerge che tale disposizione è intesa ad armonizzare la porta-
SOMMARIO
ta della tutela da concedere ai marchi
d’impresa all’interno della Comunità.
28 Così, l’art. 5, n. 1, della direttiva,
che definisce il contenuto del diritto
esclusivo ad un marchio d’impresa, vieta, alla lett. a), l’uso di un segno identico per prodotti o servizi identici e, alla
lett. b), l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi anch’essi
identici o simili, quando esiste un rischio di confusione comportante anche
il rischio di associazione da parte del
pubblico interessato.
29 L’art. 5, n. 2, della direttiva prevede che uno Stato membro può estendere tale tutela vietando l’uso di un segno
identico o simile ad un marchio d’impresa noto in tale Stato membro per
prodotti o servizi che non sono simili a
quelli per cui il marchio d’impresa è registrato, se l’uso immotivato del segno
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio di impresa o reca
pregiudizio agli stessi.
30 Per contro, dalla lettera dell’art. 5,
n. 5, della direttiva emerge che l’armonizzazione operata dai nn. 1-4 di tale
articolo non pregiudica le disposizioni
nazionali relative alla tutela di un segno
contro un uso a fini diversi da quelli di
contraddistinguere prodotti o servizi,
quando tale uso senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio di impresa o reca
pregiudizio agli stessi.
31 Ne consegue che la tutela rafforzata del carattere distintivo o della notorietà di un marchio d’impresa contro
determinati usi di un segno a fini diversi da quelli di contraddistinguere prodotti o servizi non rientra nell’armonizzazione comunitaria.
32 Tale conclusione è confermata, da
una parte, dal terzo ‘considerando’ della direttiva, ai sensi del quale «non appare attualmente necessario procedere
ad un ravvicinamento completo delle
legislazioni degli Stati membri in tema
di marchi di impresa e che è sufficiente
limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un’incidenza
più diretta sul funzionamento del mer-
cato interno» e, d’altra parte, dal sesto
‘considerando’ che precisa che «la presente direttiva non esclude che siano
applicate ai marchi di impresa norme
del diritto degli Stati membri diverse
dalle norme del diritto dei marchi di
impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o
la tutela dei consumatori».
33 Occorre rammentare che la direttiva, che è la prima direttiva di armonizzazione nel settore del diritto dei marchi d’impresa, ha ad oggetto, ai sensi del
suo primo ‘considerando’, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa,
al fine di eliminare le disparità esistenti
in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti nonché la libera prestazione dei servizi. Tuttavia, ai sensi
del suo terzo ‘considerando’, essa non
mira al ravvicinamento completo delle
dette legislazioni.
34 Pertanto, qualora, come nella causa principale, il segno non sia utilizzato
al fine di contraddistinguere prodotti o
servizi, ci si deve riferire agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per
determinare la portata e, se del caso, il
contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d’impresa che sostengono
di aver subito un danno derivante dall’uso di tale segno come nome commerciale o denominazione sociale.
35 In questa materia gli Stati membri
possono non adottare alcuna normativa
oppure possono, alle condizioni da essi
fissate, esigere o l’identità tra il segno ed
il marchio d’impresa, o una somiglianza, o l’esistenza di un altro nesso.
36 La prima questione va quindi risolta dichiarando che l’art. 5, n. 5, della direttiva deve essere interpretato nel
senso che uno Stato membro può, se lo
vuole e alle condizioni da esso fissate,
tutelare un marchio contro l’uso di un
segno fatto a fini diversi da quello di
contraddistinguere prodotti o servizi,
quando l’uso di tale segno senza giusto
motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio di impresa o
reca pregiudizio agli stessi.
Sulla seconda questione
37 Alla luce della soluzione data alla
prima questione, non occorre risolvere
la seconda questione.
38
(...) Sulle spese
Dispositivo
L’art. 5, n. 5, della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere
interpretato nel senso che uno Stato
membro può, se lo vuole e alle condizioni da esso fissate, tutelare un marchio contro l’uso di un segno fatto a
fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando l’uso
di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca
pregiudizio agli stessi.
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ
EUROPEE(1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Quarta Sezione)
del 20 novembre 2002
Nelle cause riunite T-79/01 e T-86/01
(aventi ad oggetto i ricorsi proposti
contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) 31 gennaio
2001 (procedimenti R 124/2000-1 e R
123/2000-1)): Robert Bosch GmbH
contro Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente l’acronimo BioID Impedimenti assoluti alla registrazione
- Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
(CE) n. 40/94)
(Lingua del procedimento: tedesco)
1 Il 3 marzo 1998 la ricorrente ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), a
norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul
marchio comunitario (GU 1994, L 11,
pag. 1), come modificato, due domande
di registrazione come marchio comunitario denominativo.
2 I marchi di cui è richiesta la registrazione sono i sintagmi Kit Pro e Kit
Super Pro.
3 I prodotti per cui si richiede la registrazione dei marchi rientrano nella
classe 12 ai sensi dell’accordo di Nizza
15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi per la registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della
pronunzia, con lo scopo di informarne
i lettori. Non si tratta, dunque, di una
pubblicazione di carattere ufficiale del
Tribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
«Pezzi per la riparazione di freni a tamburo per veicoli terrestri».
9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
4 Con decisione 13 dicembre 1999 l’esaminatore ha respinto le domande sulla base dell’art. 38 del regolamento n.
40/94 per il motivo che i marchi richiesti erano descrittivi dei prodotti in questione e privi di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c)
e b), del regolamento n. 40/94.
— annullare le decisioni impugnate;
— condannare l’UAMI alle spese.
10 L’UAMI chiede che il Tribunale
voglia:
— respingere i ricorsi;
— condannare la ricorrente alle spese.
5 Il 24 gennaio 2000 la ricorrente ha
presentato dei ricorsi presso l’UAMI, a
norma dell’art. 59 del regolamento n.
40/94, avverso le decisioni dell’esaminatore.
6 Con decisioni 31 gennaio 2001 (in
prosieguo: le «decisioni impugnate»),
notificate alla ricorrente il 6 febbraio
2001, la prima commissione di ricorso
ha respinto i ricorsi. In sostanza, la
commissione di ricorso ha considerato,
per quanto riguarda il marchio Kit Pro,
che questo, letto nel suo insieme, esprime l’idea di un insieme professionale o
quella di un insieme particolarmente affidabile e di elevata qualità. Quanto al
marchio Kit Super Pro, la commissione
di ricorso ha ritenuto che esso, letto nel
suo insieme, esprimesse l’idea di un insieme professionale di qualità eccezionale o quella di un insieme particolarmente affidabile ed idoneo a soddisfare
requisiti severi. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che la registrazione dei marchi richiesti, che designavano in tal modo caratteristiche dei
prodotti riportati nella domanda, dovesse essere rifiutata ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
Essa ha inoltre considerato che, essendo descrittivi dei prodotti riportati nella domanda, tali marchi ricadevano altresì nella previsione dell’art. 7, n. 1,
lett. b), dello stesso regolamento.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 5 e l’11
aprile 2001, la ricorrente ha proposto i
ricorsi in esame, rispettivamente registrati con i numeri T-79/01 e T-86/01.
8 Con ordinanza 4 giugno 2002, il
Presidente della Quarta Sezione ha riunito le cause T-79/01 e T-86/01 ai fini
della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di
procedura.
In diritto
11 La ricorrente fa valere due motivi,
attinenti ad una violazione, rispettivamente, dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art.
7, n. 1, lett. c), del regolamento n.
40/94.
Argomenti delle parti
12 Secondo la ricorrente, dai termini
«privi di carattere distintivo», che figurano all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deriva che qualsiasi
grado di carattere distintivo, per quanto modesto, è sufficiente per giustificare la registrazione di un segno in quanto marchio, il che vieterebbe un approccio troppo restrittivo in sede di
valutazione del carattere distintivo.
13 Per quanto riguarda i sintagmi di
cui trattasi, la ricorrente sostiene che
ciascuno di essi rappresenta un neologismo che, considerato nel suo insieme, è
dotato del carattere distintivo minimo
richiesto.
14 Per quanto attiene, più in particolare, all’elemento «Kit», la ricorrente fa
osservare come le decisioni impugnate
non contengono alcuna indicazione che
consenta di stabilire che occorre intendere tale elemento precisamente nel
senso di «insieme (di riparazione)». Secondo la ricorrente, tale vocabolo può
avere in inglese significati molto diversi tra loro (equipaggiamento, installazione, dotazione del soldato, ferramenta, utensili, borsa degli utensili, gerla,
cesta, bacinella, secchio, aggeggio, armamentario, abbigliamento, piccolo
violino a tre corde dei maestri danzatori, micio). Inoltre, la ricorrente sostiene
che l’elemento «Kit» è frequentemente
impiegato, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio.
15 Infine, la ricorrente fa valere che la
registrazione dei marchi richiesti è giustificata alla luce della prassi decisionale delle commissioni di ricorso. Essa
SOMMARIO
rammenta, al riguardo, le decisioni che
ammettono il carattere registrabile dei
marchi denominativi ProBank, Pro
Care e PROLIPID, a proposito dei
quali le commissioni di ricorso hanno
ritenuto che l’elemento «pro» avesse diversi significati. Inoltre, essa cita le decisioni riguardanti i marchi NETMEETING, CareService, Schülerhilfe,
GLOBAL CARE, MEGATOURS,
SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine,
HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW,
SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.
16 L’UAMI fa valere che dalla natura
descrittiva dei marchi richiesti rispetto
ai prodotti di cui trattasi deriva che tali
marchi sono privi di carattere distintivo. A tal riguardo, esso sostiene che il
modo in cui sono combinati tra loro gli
elementi che compongono i sintagmi di
cui trattasi non conferisce alcun carattere distintivo ai marchi richiesti. In tale
contesto, l’UAMI sottolinea che gli elementi «Pro» e «Super» sono impiegati
spesso nel linguaggio pubblicitario.
17 Per quanto riguarda le decisioni
delle commissioni di ricorso fatte valere dalla ricorrente, l’UAMI risponde
che per quanto attiene alla maggior parte delle decisioni la ricorrente non ha
chiarito in quali limiti i marchi oggetto
di tali decisioni siano paragonabili a
quelle di cui trattasi nel caso di specie,
né in cosa consista l’asserita prassi decisionale. Più in particolare, con riferimento alledecisioni relative ai marchi
ProBank, Pro Care e PROLIPID,
l’UAMI osserva che tali marchi differiscono dai marchi richiesti, in quanto,
nel caso dei primi, l’elemento «Pro»
precede l’elemento dominante. Inoltre,
secondo l’UAMI, il solo fatto che tali
tre marchi contenenti l’elemento «Pro»
siano stati registrati non consente di
stabilire, in mancanza di considerazioni
omogenee e standardizzate soggiacenti
a tali decisioni, l’esistenza di una prassi
decisionale.
Giudizio del Tribunale
18 A tenore dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 sono esclusi
dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l’art. 7, n. 2,
dello stesso regolamento stabilisce che
il «paragrafo 1 si applica anche se le
cause d’impedimento esistono soltanto
per una parte della Comunità».
19 Come risulta dalla giurisprudenza,
i marchi a cui si riferisce l’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 sono,
in particolare, quelli che, dal punto di
vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la
presentazione dei prodotti o dei servizi
interessati o a riguardo dei quali esistono, perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che essi sono
idonei a essere usati in tale modo [sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, causa
T-323/00, Sat.1/UAMI (SAT.2), Racc.
pag. II-0000, punto 37]. Inoltre siffatti
marchi non consentono al pubblico destinatario di ripetere un acquisto, qualora l’esperienza si riveli positiva o di
evitarlo qualora essa si riveli negativa,
in occasione di una scelta successiva
[sentenza del Tribunale 27 febbraio
2002,
causa
T-79/00,
Rewe
Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II704, punto 26].
20 Pertanto, il carattere distintivo di
un marchio può essere valutato solamente, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione e, dall’altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico
destinatario (sentenza LITE, citata,
punto 27, e SAT.2, citata, punto 37).
21 Al riguardo, l’UAMI ha dichiarato
durante l’udienza, rispondendo ad un
quesito del Tribunale, e senza essere
contraddetto sul punto dalla ricorrente,
che il pubblico destinatario è composto
da officine indipendenti di riparazione,
nonché da privati che desiderano effettuare riparazioni sui loro stessi veicoli.
Occorre pertanto considerare che il
pubblico destinatario è un pubblico
informato sull’ambito dei prodotti di
cui trattasi. D’altra parte poiché i sintagmi in esame sono composti da elementi che appartengono alla lingua inglese, il pubblico destinatario è un pubblico anglofono.
22 Per quanto riguarda un marchio
composto da più elementi (marchio
complesso) occorre prenderlo in considerazione, per valutarne il carattere distintivo, nel suo insieme [sentenza 19
settembre 2001, causa T-118/00, Procter
& Gamble/UAMI (pasticca quadrata
bianca macchiettata di verde e verde
chiaro), Racc. pag. II-2731, punto 59].
23 Occorre anzitutto rilevare, in generale, per quanto attiene in primo luogo all’elemento «Kit», come un segno
che può servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati che possono rappresentare un
fattore nella scelta operata dal pubblico
destinatario è, per questo motivo, idoneo ad essere comunemente usato, nel
commercio, per la presentazione di
questi prodotti o servizi. Pertanto, un
segno siffatto è privo di carattere distintivo con riferimento a tali prodotti
o servizi (sentenza SAT.2, citata, punto
40).
24 Nel caso di specie, come constatato dalla commissione di ricorso ai punti 14 e 15 delle decisioni impugnate, e
come rilevato dall’UAMI nel suo controricorso, l’elemento «Kit» significa, in
particolare, «insieme di utensili» e «insieme di attrezzature pronte per il montaggio». Esso designa quindi una caratteristica dei prodotti di cui trattasi che
può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario,
vale a dire la loro idoneità ad essere
commercializzati nel loro insieme. Di
conseguenza, non è pertinente l’argomento della ricorrente secondo cui l’elemento «Kit» non ha un significato
chiaro e determinato. Infatti, occorre
esaminare il significato di un marchio
denominativo e dei suoi elementi alla
luce dei prodotti o servizi menzionati
nella domanda di marchio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo
2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag.
II-1963, punto 30]. Ora, nel caso di specie, prendendo in considerazione i prodotti per i quali è richiesta la registrazione, il significato indicato dalla commissione di ricorso, cioè quello di
«insieme», si rivela corretto.
25 Occorre pertanto considerare che
l’elemento «Kit» è privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti menzionati
nelle domande di marchi.
26 Per quanto riguarda, in secondo
luogo, gli elementi «Pro» e «Super», occorre rilevare che tali due elementi hanno un carattere elogiativo di natura
pubblicitaria, la cui funzione è di sottolineare le qualità positive dei prodotti o
servizi per la presentazione dei quali
sono impiegati questi elementi. Peraltro, l’UAMI ha dimostrato efficacemente che tali elementi sono comunemente utilizzati nel commercio per la
presentazione di qualsiasi tipo di pro-
SOMMARIO
dotti e di servizi. Di conseguenza, si
può concludere che essi sono idonei ad
essere impiegati in tal modo altresì per
i prodotti designati dai marchi richiesti,
anche se non è stato dimostrato un uso
effettivo rispetto a tali prodotti.
27 Pertanto, gli elementi «Pro» e «Super» sono privi di carattere distintivo
per quanto riguarda i prodotti di cui
trattasi nelle cause in esame.
28 Ne consegue che ciascuno dei marchi richiesti è costituito da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali
è privo di carattere distintivo rispetto a
tali prodotti.
29 Inoltre, si deve rilevare, in generale, come il fatto che un marchio complesso sia composto soltanto da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi di cui
trattasi rappresenta un indizio che permette di concludere che anche questo
marchio, considerato nel suo insieme, è
privo di carattere distintivo rispettoa
tali prodotti o servizi. Una tale conclusione può essere invalidata solo nell’ipotesi in cui indizi concreti, quali, in
particolare, il modo in cui i diversi elementi sono combinati, indicassero che il
marchio complesso, considerato nel suo
insieme, rappresenta qualcosa di più
della somma degli elementi da cui è
composto (v., in tal senso, sentenza
SAT.2, citata, punto 49, nonché le conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland, Racc.
pag. I-0000, paragrafo 65).
30 Tali indizi non sembrano sussistere nel caso di specie, contrariamente a
quanto asserito dalla ricorrente. Infatti,
la combinazione di un vocabolo che designa una caratteristica dei prodotti di
cui trattasi idoneo a costituire un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario con uno o più vocaboli elogiativi non implica la conseguenza che i
marchi richiesti, considerati nel loro insieme, rappresentano qualcosa di più
della somma degli elementi da cui sono
composti. In tale contesto, occorre rilevare che la struttura di tali marchi, caratterizzata essenzialmente dal fatto che
gli elementi «Pro» e «Super Pro» sono
posti dopo il sostantivo «Kit», è abituale nel linguaggio pubblicitario, come
ampiamente dimostrato in diritto dall’UAMI nel suo controricorso, nonché
durante l’udienza, facendo riferimento
a ricerche condotte su Internet.
31 Occorre quindi considerare che i
marchi richiesti, ciascuno considerato
nel suo insieme, possono essere comunemente utilizzati nel commercio per la
presentazione dei prodotti riportati nella domanda di marchio e che, di conseguenza, essi sono privi di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.
32 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni delle commissioni di ricorso che ammettono il
carattere registrabile di altri marchi,
dalla giurisprudenza risulta che le decisioni riguardanti la registrazione di un
segno come marchio comunitario, che
le commissioni di ricorso debbono
adottare in forza del regolamento n.
40/94, rientrano nell’esercizio di una
competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere
registrabile di un segno come marchio
comunitario dev’essere valutato unicamente sulla base di tale regolamento,
quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi precedente delle commissioni di ricorso [v.,
in tal senso, sentenza del Tribunale 27
febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc.
pag. II-723, punto 66].
33 Inoltre, occorre osservare che considerazioni di fatto o di diritto contenute in una decisione precedente possono, certo, costituire argomenti a sostegno di un motivo attinente alla
violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella fattispecie,
la ricorrente non ha fatto valere, con riferimento a tali decisioni, salvo quelle
relative ai marchi ProBank, Pro Care e
PROLIPID, considerazioni, riportate
nelle dette decisioni, che possano mettere in discussione la valutazione
espressa sopra, riguardo al motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94. Per
quanto riguardaquesti ultimi marchi,
l’argomento della ricorrente secondo
cui le commissioni di ricorso avrebbero
considerato a proposito di questi ultimi
che l’elemento «pro» ha diversi significati è irrilevante nell’ambito della valutazione del carattere distintivo dei marchi richiesti. Infatti, come si è rilevato
ai punti 26 e 27, supra, la conclusione
secondo cui tale elemento è privo di carattere distintivo è basata sul fatto che
quest’ultimo ha un carattere elogiativo
e che, inoltre, può essere comunemente
impiegato nel commercio per la presentazione dei prodotti di cui trattasi nelle
cause in esame. Infine, come giustamente sottolineato dall’UAMI nel suo
controricorso, i marchi ProBank, Pro
Care e PROLIPID non sono paragonabili ai marchi richiesti nel caso di specie, in quanto, nei primi, l’elemento
«Pro» precede l’elemento dominante.
Inoltre, i marchi ProBank, Pro Care e
PROLIPID sono stati registrati per
prodotti o servizi diversi da quelli di cui
trattasi nelle cause in esame.
34 Di conseguenza, devono essere disattesi gli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni delle commissioni di
ricorso che ammettono il carattere registrabile di altri marchi.
35 Ne discende che il motivo attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 deve essere respinto.
36 Pertanto, non occorre esaminare il
motivo attinente alla violazione dell’art.
7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94.
Infatti, secondo una giurisprudenza
consolidata, è sufficiente che uno degli
impedimenti assoluti alla registrazione
sia applicabile perché un segno non
possa essere registrato come marchio
comunitario [sentenze del Tribunale 26
ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger/UAMI, (TRUSTEDLINK) Racc.
pag. II-3525, punto 31; 26 ottobre 2000,
causa T-360/99, Community Concepts/UAMI (Investorworld), Racc.
pag. II-3545, punto 26, e 31 gennaio
2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI
(VITALITE), Racc. pag. II-449, punto
28].
37 Occorre quindi respingere i ricorsi.
38 (...) Sulle spese
Dispositivo
1) I ricorsi sono respinti.
2) La ricorrente è condannata alle
spese.
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Seconda Sezione)
rientrano nelle classi 9, 38 e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Essi corrispondono alla seguente descrizione, che figura nella
domanda di marchio:
del 5 dicembre 2002
nella causa T-91/01 (avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 20 febbraio 2001 (procedimento
R 538/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli)): BioID
AG contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Marchio figurativo contenente l’acronimo BioID Impedimenti assoluti alla registrazione
- Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento
(CE) n. 40/94)
(Lingua del procedimento: tedesco)
Fatti all’origine della controversia
1 L’8 luglio 1998 la ricorrente, agendo
con la sua precedente denominazione,
vale a dire D.C.S. Dialog Communication Systems AG, presentava all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre
1993, n. 40/94, sul marchio comunitario
(GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio comunitario. Questa domanda è pervenuta all’UAMI in data 10 luglio 1998.
2 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno riprodotto qui di
seguito:
3 I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della
pronunzia, con lo scopo di informarne
i lettori. Non si tratta, dunque, di una
pubblicazione di carattere ufficiale del
Tribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
— Classe 9: «Software, hardware e loro
parti, apparecchi ottici, acustici ed
elettronici e loro parti, tutti i suddetti articoli in particolare legati al
controllo di autorizzazioni di accesso, per l’interazione fra computere
per l’identificazione o la verifica
computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche»;
— Classe 38: «Servizi di telecomunicazione; servizi di sicurezza legati all’interazione dei computer, all’accesso a banche dati, ai sistemi di pagamento elettronici, al controllo di
autorizzazioni di accesso, all’identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o
più caratteristiche biometriche specifiche»;
— Classe 42: «Fornitura di software via
Internet e altre reti di comunicazione, manutenzione on-line di programmi per computer, programmazione per computer, tutti i suddetti
servizi legati al controllo di autorizzazioni di accesso, all’interazione fra
computer e all’identificazione o alla
verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche; progettazione tecnica di sistemi di controllo per autorizzazioni di accesso,
per l’interazione fra computer, nonché di sistemi per l’identificazione e
la verifica computerizzata di esseri
viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche».
privo di qualsiasi carattere distintivo ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c) e b), del regolamento n. 40/94.
5 Il 20 agosto 1999 la BioID AG presentava un ricorso presso l’UAMI, a
norma dell’art. 59 del regolamento n.
40/94, avverso la decisione dell’esaminatore.
6 Con decisione 20 febbraio 2001, notificata alla ricorrente il 23 febbraio
2001, la seconda commissione di ricorso
respingeva il ricorso (in prosieguo: la
«decisione impugnata»). In sostanza, la
commissione di ricorso riteneva che l’acronimo BioID, letto nel suo insieme,
costituisse un’abbreviazione dei termini
«biometric identification» («identificazione biometrica»). Pertanto, la commissione di ricorso riteneva che la registrazione del marchio richiesto, che designa caratteristiche dei prodotti e
servizi oggetto della domanda, dovesse
essere rifiutata ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94. Per
quanto riguarda la rappresentazione grafica del marchio richiesto, la commissione di ricorso riteneva che gli elementi
grafici fossero trascurabili e, pertanto,
non fossero tali da conferire al marchio
richiesto un carattere distintivo.
7 Il 13 marzo 2001 il cambiamento di
denominazione della ricorrente in
«BioID AG» veniva registrato nel registro delle imprese tenuto dall’Amtsgericht Charlottenburg (Pretura di Charlottenburg).
Procedimento e conclusioni delle parti
8 Con atto introduttivo depositato
presso la cancelleria del Tribunale il 5
aprile 2001, la ricorrente proponeva il
presente ricorso. Il 6 agosto 2001 l’UAMI depositava un controricorso.
9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— ordinare all’UAMI di autorizzare la
pubblicazione del marchio richiesto;
— condannare l’UAMI alle spese.
4 Con decisione 25 giugno 1999 l’esaminatore respingeva la domanda sulla
base dell’art. 38 del regolamento n.
40/94, in quanto il marchio richiesto era
descrittivo dei prodotti in questione e
10 L’UAMI chiede che il Tribunale
voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare la ricorrente alle spese.
SOMMARIO
11 Poiché la ricorrente informava il
Tribunale, in udienza, del proprio fallimento, il presidente invitava la stessa a
dichiarare, entro il 15 settembre 2002,
se intendesse continuare il procedimento. Con lettera 13 settembre 2002, il curatore dichiarava di proseguire l’azione
introdotta dalla ricorrente. Successivamente, il presidente chiudeva la fase
orale del procedimento.
12 In udienza la ricorrente rinunciava
al secondo capo delle sue conclusioni,
diretto a che fosse ordinato all’UAMI
di autorizzare la pubblicazione del marchio richiesto, cosa di cui il Tribunale
ha preso atto nel verbale d’udienza. Per
di più, la stessa produceva alcuni documenti. L’UAMI non si opponeva all’inserimento di tali documenti nel fascicolo.
In diritto
13 La ricorrente deduce due motivi,
fondati rispettivamente sulla violazione
dell’art. 7, n. 1, lett. c), e dell’art. 7, n.
1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Sul motivo relativo alla violazione
dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
14 La ricorrente afferma, in maniera
generale, che un minimo di carattere distintivo è sufficiente per rendere inoperante l’impedimento assoluto alla registrazione enunciato all’art. 7, n. 1, lett.
b), del regolamento n. 40/94. Essa fa riferimento, a tale proposito, ai punti 39
e 40 della sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit
und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK)
(Racc. pag. II-1259).
15 Per quanto riguarda l’acronimo
BioID, la ricorrente ritiene che quest’ultimo non sia direttamente descrittivo dei prodotti e servizi in questione,
ma che abbia unicamente carattere allusivo. Inoltre, la ricorrente afferma che
l’acronimo in questione è un termine di
fantasia, il quale non figura nei dizionari e non viene effettivamente utilizzato tranne che, in qualità di marchio,
dalla sola ricorrente.
16 Infatti, secondo la ricorrente, anche nel caso in cui l’elemento «ID» dovesse essere inteso nel senso di «identification» (identificazione), l’acronimo
BioID non indicherebbe in quale maniera tale identificazione sia effettuata; e
ciò, a prescindere dal contenuto semantico dell’elemento «Bio» (che esprime, a
seconda dei casi, l’idea di un rapporto
con la vita in generale o con la vita organica, oppure quella di un rapporto
con la natura). In tale contesto, la ricorrente sottolinea il fatto che i prodotti ed i servizi in questione, i quali
appartengono al settore dell’informatica, non presentano alcun rapporto con
la biologia, la natura o la vita organica.
17 Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del marchio richiesto, la ricorrente sostiene che tale configurazione
riveste un carattere talmente particolare
che il marchio richiesto verrà percepito
nell’ambito commerciale, già solo per
questo motivo, quale segno distintivo.
18 Inoltre, la ricorrente invoca il fatto
che l’acronimo Bioid è stato registrato,
in Germania, quale marchio denominativo per i prodotti e servizi seguenti:
programmi registrati su supporti dati di
ogni tipo; stampati; telecomunicazioni;
realizzazione di programmi informatici.
Orbene, secondo la ricorrente, l’Ufficio
brevetti e marchi tedesco applica in maniera molto restrittiva le cause d’impedimento che derivano dall’assenza di
carattere distintivo.
19 Infine, la ricorrente fa riferimento
a decisioni dell’UAMI che hanno autorizzato la registrazione di altri marchi
denominativi, i quali contenevano il
prefisso «bio», come BIOWIRE, BIOTAG, BIOWATT, BIOSELECT, BIOPLOT, BIOSPRINT, BIOTECT, BIOSLIM, BIOPRIME e BIOSTAR. Secondo la ricorrente, tali decisioni
riguardano marchi analoghi a quello in
questione nel caso di specie e costituiscono, pertanto, indizi per valutare la
registrabilità di quest’ultimo.
20 L’UAMI ritiene che ognuno degli
elementi che compongono l’acronimo
BioID è privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio e che il modo in
cui i detti elementi sono combinati non
modifica tale valutazione. A tale proposito, l’UAMI sottolinea che, poiché il
pubblico interessato è un pubblico specializzato, anglofono o che, almeno, dispone di conoscenze della lingua inglese, l’acronimo in questione sarà percepito dal detto pubblico con il significato
di «biometric identification» («identificazione biometrica») e, pertanto, come
un’indicazione che si riferisce alla specie o alla destinazione di questi prodotti e servizi. Inoltre, l’UAMI rileva che
l’espressione «biometric identification»
è effettivamente utilizzata, dalle concorrenti della ricorrente, in maniera generica.
21 Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del marchio richiesto,
l’UAMI rileva che tale configurazione
utilizza una fondita di caratteri standard molto diffusa, vale a dire la fondita «arial». Inoltre, l’UAMI afferma che
il fatto che ognuna delle due sillabe sia
rappresentata con caratteri di spessore
diverso non è tale da modificare la percezione globale del segno da parte del
consumatore e che l’utilizzo di maiuscole nella seconda sillaba finisce per
rafforzare il carattere descrittivo del segno, dato che l’elemento «ID», utilizzato in generale quale abbreviazione del
termine «identification», sarebbe direttamente riconosciuto come tale. Pertanto, secondo l’UAMI, la rappresentazione grafica del marchio richiesto non altera il carattere descrittivo di
quest’ultimo e non conferisce ad esso,
di per sé, un carattere distintivo.
Giudizio del Tribunale
22 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l’art. 7, n. 2, del
regolamento n. 40/94 afferma che «il
paragrafo 1 si applica anche se le cause
d’impedimento esistono soltanto per
una parte della Comunità».
23 Come si evince dalla giurisprudenza, i marchi contemplati dall’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94 sono,
in particolare, quelli che, dal punto di
vista del pubblico interessato, sono comunemente utilizzati, nei rapporti
commerciali, nell’ambito della presentazione dei prodotti o servizi in questione o rispetto ai quali esistono almeno
indizi concreti i quali consentano di
concludere che i primi possono essere
utilizzati in tale modo. Per di più, tali
marchi non permettono al pubblico interessato di ripetere un dato acquisto,
qualora questo si riveli positiva, oppure di evitarlo, ove esso si riveli negativo, in occasione dell’acquisto successivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale 27 febbraio 2002, causa T79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE),
Racc. pag. II-705, punto 26).
24 Pertanto, il carattere distintivo di
un marchio può essere valutato unicamente, da un lato, in relazione ai pro-
SOMMARIO
dotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, in
relazione al modo in cui tale marchio
viene compreso dal pubblico interessato.
25 Per quanto riguarda il pubblico in
questione, l’UAMI ha esposto, nel suo
controricorso, che si tratta di un pubblico «specializzato e ben informato sui
prodotti che esistono sul mercato». La
ricorrente, invece, ha contestato tale definizione in udienza ed ha affermato che
gli utilizzatori di computer e della rete
internet in generale fanno ugualmente
parte del pubblico interessato. Alla luce
di tali posizioni e in considerazione delle serie di prodotti e servizi di cui trattasi, il Tribunale ritiene che il pubblico
interessato sia, in ogni caso, un pubblico competente nel settore dei prodotti
e dei servizi in questione.
26 Per quanto riguarda il marchio richiesto, occorre innanzitutto rilevare
che quest’ultimo non contiene unicamente un elemento denominativo, vale
a dire l’acronimo BioID, ma anche elementi figurativi, privi, in quanto tali, di
contenuto semantico, vale a dire le caratteristiche tipografiche che il detto
acronimo presenta. Inoltre, esso contiene due elementi grafici collocati dopo
l’acronimo BioID, vale a dire un punto
(«[.]») ed un segno [«®»].
27 A tale proposito, occorre rilevare
che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non fa alcuna distinzione tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti da elementi
figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi non
sono, quindi, diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Inoltre, trattandosi di un marchio composto
da più elementi (in prosieguo: il «marchio complesso»), occorre, ai fini della
valutazione del suo carattere distintivo,
considerarlo nel suo insieme. Tuttavia,
ciò non è incompatibile con un esame,
in ordine successivo, dei diversi elementi da cui è composto il marchio.
28 In primo luogo, per quanto riguarda l’acronimo BioID, occorre rilevare
che tale acronimo è composto da due
elementi («Bio» e «ID»). Nella lingua
inglese, l’elemento «ID» costituisce
un’abbreviazione corrente del sostantivo (identification), come la commissione di ricorso ha dimostrato al punto 16
della decisione impugnata. Riguardo al
prefisso «Bio», esso può costituire sia
l’abbreviazione di un aggettivo [«biological» (biologico), «biometrical» (biometrico)], sia l’abbreviazione di un sostantivo [«biology» (biologia)]. Pertanto, l’acronimo BioID, essendo
composto da abbreviazioni appartenenti al lessico della lingua di riferimento,
non rivela alcuna differenza rispetto alle
regole lessicali di tale lingua e, quindi,
non è inusuale nella sua struttura.
29 Inoltre, occorre considerare che,
alla luce dei prodotti e servizi oggetto
della domanda di marchio, il pubblico
rilevante comprende l’acronimo BioID
nel senso di «biometrical identification»
(identificazione biometrica). A tale proposito, le affermazioni della ricorrente,
secondo le quali l’elemento «Bio», nei
suoi diversi significati, si riferisce alla
nozione di vita e non ai prodotti e servizi in questione, sono prive di rilevanza.
30 Per quanto riguarda, innanzi tutto,
i prodotti che rientrano nelle categorie
definite «software, hardware e loro parti, apparecchi ottici, acustici ed elettronici e loro parti, tutti i suddetti articoli
in particolare legati al controllo di autorizzazioni di accesso, per l’interazione fra computer e per l’identificazione
o la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche
biometriche specifiche» (classe 9), va rilevato che l’identificazione biometrica
di esseri viventi comporta, o addirittura richiede, l’utilizzazione degli stessi.
In particolare, l’identificazione biometrica costituisce una funzione tecnica
dei detti prodotti, certo fra le altre, e
non unicamente un settore di applicazione. D’altra parte, la domanda di
marchio si riferisce espressamente, sebbene a titolo indicativo, all’utilizzo deidetti prodotti nel contesto di metodi
basati sull’identificazione biometrica.
Pertanto, nella prospettiva del pubblico
interessato, l’acronimo BioID è percepito come utilizzabile comunemente,
nei rapporti commerciali, per la presentazione di tali prodotti.
31 In secondo luogo, per quanto riguarda i servizi che rientrano nella categoria definita «servizi di sicurezza legati all’interazione dei computer, all’accesso a banche dati, ai sistemi di
pagamento elettronici, al controllo di
autorizzazioni di accesso, all’identificazione o alla verifica computerizzata di
esseri viventi basata su una o più caratteristiche biometriche specifiche» (clas-
se 38) e «progettazione tecnica di sistemi di controllo per autorizzazioni di
accesso, per l’interazione fra computer,
nonché di sistemi per l’identificazione e
la verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più caratteristiche
biometriche specifiche» (classe 42), occorre segnalare che, se e in quanto i detti servizi sono effettuati per mezzo di
un’identificazione biometrica ovvero
hanno come scopo lo sviluppo di sistemi per tali identificazioni, l’acronimo
BioID si riferisce direttamente ad una
delle loro qualità, la quale può costituire un fattore di valutazione al momento della scelta di tali servizi, operata dal
pubblico interessato. Pertanto, nella
prospettiva di tale pubblico, l’acronimo
BioID è ugualmente percepito come
utilizzabile comunemente, nei rapporti
commerciali, per la presentazione dei
detti servizi.
32 Per quanto riguarda, infine, i servizi che rientrano nelle categorie definite
«servizi di telecomunicazione» (classe
38) e «fornitura di software via Internet
e altre reti di comunicazione, manutenzione on-line di programmi per computer, programmazione per computer,
tutti i suddetti servizi legati al controllo di autorizzazioni di accesso, all’interazione fra computer e all’identificazione o alla verifica computerizzata di esseri viventi basata su una o più
caratteristiche biometriche specifiche»
(classe 42), occorre rilevare che tali servizi presentano uno stretto nesso funzionale con i prodotti e servizi menzionati sopra, ai punti 30 e 31. Inoltre, per
quanto riguarda le categorie di servizi
che rientrano nella classe 42, la domanda di marchio segnala espressamente,
sebbene a titolo indicativo, che tali servizi vengono forniti nel contesto di metodi basati sull’identificazione biometrica. Alla luce di ciò, occorre rilevare
che l’acronimo BioID è ugualmente utilizzabile comunemente, nei rapporti
commerciali, per la presentazione di tali
servizi.
33 D’altra parte, pur supponendo che
l’acronimo BioID non possa essere comunemente utilizzato, nei rapporti
commerciali, per la presentazione di
tutti i prodotti o servizi che rientrano
nelle categorie indicate nella domanda
di marchio, occorre rilevare che la ri-
SOMMARIO
corrente ha chiesto la registrazione dell’acronimo di cui trattasi per l’insieme
di tali categorie, senza operare distinzioni tra i diversi prodotti e servizi che
vi rientrano. Di conseguenza, occorre
confermare la valutazione della commissione di ricorso per la parte in cui
riguarda tali categorie di prodotti e servizi nel loro insieme [v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 7 giugno 2001,
causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto
33].
34 Ne consegue che l’acronimo
BioID, il quale, nella prospettiva del
pubblico interessato, è utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali,
per la presentazione dei prodotti e servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio, è privo
di carattere distintivo, per quanto riguarda tali categorie di prodotti e di
servizi.
35 In secondo luogo, per quanto concerne il segno figurativo, costituito dalle caratteristiche tipografiche presentate
dall’acronimo BioID (carattere in fondita «arial», differente spessore dei caratteri per ognuna delle due sillabe
«Bio» e «ID»), dal punto 21 della decisione impugnata risulta implicitamente
che la commissione di ricorso ha affermato che un marchio complesso è privo di carattere distintivo, quando l’elemento denominativo è descrittivo dei
prodotti o servizi in questione e la rilevanza relativa degli elementi figurativi è
«irrisoria» rispetto a quella del detto
elemento denominativo.
36 A tale proposito, occorre rilevare
che l’assenza di carattere distintivo di
un marchio complesso non può essere
determinata in funzione della rilevanza
relativa di alcuni degli elementi che lo
compongono rispetto a quella di altri
elementi dello stesso marchio, per i
quali l’assenza di carattere distintivo è
comprovata. Infatti, un marchio complesso non può ricadere nell’ambito di
applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 quando anche
uno solo degli elementi da cui è composto è distintivo rispetto ai prodotti o
ai servizi in questione. Orbene, questo
può avvenire anche qualora l’unico elemento distintivo del marchio complesso non sia dominante rispetto agli altri
elementi che compongono il detto marchio. Pertanto, è inammissibile prescindere, ai fini dell’applicazione dell’art. 7,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94,
da un elemento di un marchio complesso. Di conseguenza, le autorità del-
l’UAMI non possono prescindere dall’esame di alcuni elementi di un marchio complesso, per il fatto che la loro
rilevanza sarebbe irrisoria rispetto a
quella di altri elementi. Per contro, occorre valutare il carattere distintivo di
un marchio complesso alla luce di tutti
gli elementi che lo compongono.
37 Pertanto, nel caso di specie, occorre esaminare la questione se gli elementi figurativi costituiti dalle caratteristiche tipografiche presentate dall’acronimo BioID siano privi di carattere
distintivo riguardo alle categorie di prodotti e servizi in questione. A tale proposito, dal controricorso dell’UAMI,
così come dalle risposte fornite da quest’ultimo, in udienza, a quesiti del Tribunale in tal senso, risulta che i caratteri in fondita «arial», così come caratteri di spessore diverso sono
comunemente usati, nei rapporti commerciali, per la presentazione di ogni
tipo di prodotti e servizi. Tali elementi
figurativi possono, quindi, essere utilizzati in questa maniera anche in relazione ai prodotti e servizi oggetto della
presente domanda di marchio. Alla luce
di ciò, l’affermazione della ricorrente,
resa in udienza, secondo la quale, a causa della presenza dei detti elementi, il
pubblico rilevante sarebbe indotto ad
interpretare il marchio richiesto quale
indicazione di origine, è irrilevante.
Pertanto, occorre affermare che gli elementi figurativi costituiti dallecaratteristiche tipografiche presentate dall’acronimo BioID sono privi di carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti
e servizi in questione.
38 Per quanto riguarda il punto
[«[.]»], la ricorrente stessa ha dichiarato, in udienza, che tale elemento è comunemente utilizzato come l’ultimo di
più elementi di un marchio denominativo, ad indicare che trattasi di un’abbreviazione.
39 Riguardo, infine, al segno [«®»],
l’UAMI ha giustamente dichiarato, in
udienza, che la funzione di quest’ultimo
si limita ad indicare che si tratta di un
marchio che è stato registrato per un
determinato territorio e che, in mancanza di una tale registrazione, l’impiego di questo elemento grafico sarebbe
tale da indurre il pubblico in errore. Per
di più, occorre constatare che tale elemento, combinato con uno o più altri
segni, è comunemente utilizzato, nei
rapporti commerciali, nella presentazione di ogni tipo di prodotti e servizi.
40 Pertanto, gli elementi grafici esaminati sopra, ai punti 38 e 39, possono
essere utilizzati, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e
servizi oggetto della domanda di marchio e sono, quindi, privi di carattere
distintivo per quanto riguarda tali prodotti e servizi.
41 Ne consegue che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di
elementi ognuno dei quali, essendo utilizzabile comunemente, nei rapporti
commerciali, per la presentazione dei
prodotti e servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti e servizi.
42 Inoltre, dalla giurisprudenza si
evince che il fatto che un marchio complesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce consente di concludere che tale
marchio, considerato nel suo insieme,
può ugualmente essere utilizzato comunemente, nei rapporti commerciali, per
la presentazione di tali prodotti o servizi. Una tale conclusione può essere invalidata solo nell’ipotesi in cui indizi
concreti, quali, in particolare, il modo
in cui i vari elementi sono combinati,
indichino che il marchio complesso,
considerato nel suo insieme, rappresenta più della somma degli elementi da cui
è composto (v., nello stesso senso, le
conclusioni dell’avvocato generale
Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 31
gennaio 2002 nella causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland e PTT Nederland, non ancora pubblicate nella
Raccolta, punto 65).
43 Nel caso di specie, contrariamente
a quanto affermato dalla ricorrente, non
risulta che esistano indizi di questo
tipo. Infatti, la struttura del marchio richiesto, caratterizzata essenzialmente
dalla combinazione di un acronimo descrittivo, con le caratteristiche tipografiche descritte sopra, al punto 37, da un
lato, e gli elementi grafici indicati ai
precedenti punti 38 e 39, dall’altro, non
consente di escludere la conclusione secondo la quale il marchio, considerato
nel suo insieme, può essere comunemente utilizzato, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e
servizi che rientrano nelle categorie indicate nella domanda di marchio.
44 Pertanto, il marchio richiesto è privo di carattere distintivo riguardo alle
SOMMARIO
categorie di prodotti e servizi in questione.
45 La ricorrente ha invocato, nel proprio ricorso, la registrazione del marchio denominativo Bioid in Germania
come anche, in udienza, la registrazione, negli Stati Uniti, di un marchio figurativo identico a quello in questione
nel presente procedimento. A tale proposito, dalla giurisprudenza si evince
che il regime comunitario dei marchi
rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che
persegue obiettivi specifici; la sua applicazione resta indipendente da ogni ordinamento nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00,
Messe München/UAMI (electronica),
Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza, la registrabilità di un segno
quale marchio comunitario dev’essere
valutata esclusivamente sulla base della
normativa comunitaria rilevante. L’UAMI e, all’occorrenza, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato
membro o di un paese terzo, la quale riconosca la possibilità di registrare lo
stesso segno quale marchio nazionale; e
ciò, anche qualora una tale decisione sia
stata adottata in attuazione di una normativa nazionale armonizzata in virtù
della direttiva 89/104.
46 Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sulla mera esistenza delle
registrazioni effettuate in Germania e
negli Stati Uniti sono irrilevanti. Oltretutto, la ricorrente non ha illustrato alcun argomento sostanziale che potrebbe essere tratto da tali decisioni nazionali ed invocato a sostegno del motivo
proposto.
47 Per quanto riguarda gli argomenti
della ricorrente relativi alle decisioni
delle commissioni di ricorso che hanno
ammesso la registrabilità di altri marchi
contenenti l’elemento «Bio», va osservato che motivi di fatto o di diritto
esposti in una decisione precedente
possono, certamente, costituire argomenti a sostegno di un motivo vertente
sulla violazione di una disposizione del
regolamento n. 40/94. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, la ricorrente non ha invocato, riguardo a tali decisioni, motivi ivi esposti i quali potrebbero rimettere in
discussione la valutazione del carattere
distintivo del marchio richiesto prima
esposta.
48 In udienza, la ricorrente ha invocato inoltre la registrazione, da parte dell’UAMI, del marchio denominativo
«Bioid» per le categorie di prodotti e
servizi definite «stampati», «telecomunicazioni» e «realizzazione di programmi informatici». A tale proposito occorre rilevare che, a differenza di quanto apparentemente fatto valere dalla
ricorrente, il marchio figurativo in questione nel caso di specie ed il marchio
denominativo «Bioid» non sono interscambiabili e che, come l’UAMI ha giustamente sottolineato, il fatto segnatamente che, nel marchio denominativo
«Bioid», le lettere «id» siano minuscole
è tale da differenziarlo, per quanto riguarda il suo contenuto semantico, dall’acronimo «BioID», quale figura nel
marchio richiesto.
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Seconda Sezione)
del 5 dicembre 2002
nella causa T-130/01 (avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 7 marzo 2001 (pratica R
504/2000-3) della terza commissione di
ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Sykes Enterprises,
Inc. contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
49 Pertanto, il motivo vertente sulla
violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 dev’essere respinto per quanto riguarda tutte le categorie di prodotti e servizi oggetto della
domanda di marchio.
(Marchio comunitario - Sintagma
REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS
- Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94)
50 Alla luce di ciò, non occorre esaminare il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo una
giurisprudenza consolidata, basta che
ricorra uno solo degli impedimenti assoluti perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario
[sentenza del Tribunale 31 gennaio
2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI
(VITALITE), Racc. pag. II-449, punto
28].
(Lingua del procedimento: inglese)
51 Di conseguenza, il ricorso va respinto.
52 (...) Sulle spese
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle
spese.
Fatti all’origine della controversia
1 L’11 gennaio 1999 la ricorrente depositava presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio») una domanda di registrazione di
un marchio denominativo comunitario,
a norma delregolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul
marchio comunitario (GU 1994, L 11,
pag. 1), come successivamente modificato.
2 Il marchio del quale è stata richiesta
la registrazione è costituito dal sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS.
3 I servizi per i quali è stata richiesta
la registrazione del marchio rientrano
nelle classi 35, 37 e 42 di cui all’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei
prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della
pronunzia, con lo scopo di informarne
i lettori. Non si tratta, dunque, di una
pubblicazione di carattere ufficiale del
Tribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
SOMMARIO
modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:
«Televendita», compresa nella classe 35;
«Manutenzione di hardware», compresa nella classe 37;
«Assistenza tecnica per il settore informatico, ovvero assistenza tecnica ad
utenti di hardware e software; servizi
informatici, ovvero programmazione di
computer, elaborazione e sviluppo di
software, sviluppo di applicazioni
software, consulenza in materia di elaborazione dati, gestione di sistemi e
manutenzione per conto terzi; consulenza in materia di collaudo funzionale
di computer per produttori e utenti di
software; assistenza clienti, ovvero
informazioni in materia di computer
mediante un centro di assistenza telefonica clienti; conversione di banche dati;
scrittura personalizzata e modifica e
traduzione di testi relativamente ad
informazioni su prodotti per terzi, ovvero documentazione per l’utente e di
consultazione, documentazione di manutenzione, sviluppo di informazioni in
materia di prodotti da pubblicare mediante una rete informatica; servizi di
navigazione», compresi nella classe 42.
4 Con decisione 15 marzo 2000 l’esaminatore respingeva la domanda a norma dell’art. 38 del regolamento n.
40/94, in quanto il sintagma oggetto
della domanda era privo del carattere
distintivo di cui all’art. 7, n. 1, lett. b),
del medesimo regolamento.
5 In data 12 maggio 2000 la ricorrente presentava all’Ufficio un ricorso contro la decisione dell’esaminatore, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94.
6 Con decisione 7 marzo 2001 (in
prosieguo: la «decisione impugnata») la
terza commissione di ricorso respingeva il ricorso.
7 Secondo la commissione, in sostanza, il sintagma oggetto della domanda,
costituendo uno slogan di uso comune
nel settore considerato, non poteva assolvere la funzione essenziale di un
marchio e sarebbe stato inteso dal pubblico destinatario come una mera formula promozionale, anziché come lo
strumento d’identificazione dell’origine
commerciale dei servizi.
Conclusioni delle parti
8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— condannare l’Ufficio a pubblicare la
domanda di registrazione di marchio;
— condannare l’Ufficio alle spese.
9 L’Ufficio chiede che il Tribunale voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare la ricorrente alle spese.
10 In udienza la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di condanna dell’Ufficio a pubblicare la domanda di registrazione di marchio.
In diritto
11 A sostegno del ricorso, la Sykes
Enterprises deduce un motivo unico,
vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94.
Argomenti delle parti
12 La ricorrente sostiene, innanzitutto, contrariamente alla commissione di
ricorso, che il marchio oggetto della domanda, pur essendo uno slogan, non
veicola nessun messaggio. Così, per
spiegare il significato dello slogan, che
è composto di quattro parole, la commissione di ricorso utilizza dalle dodici
alle diciannove parole, il che ben mostra
l’unicità dello slogan medesimo.
13 Essa fa poi valere che le due interpretazioni dello slogan fornite dalla
commissione di ricorso non sono le
uniche possibili. Infatti, le persone di
madrelingua inglese colgono nel marchio oggetto della domanda significati
diversi da quelli percepibili da chi solo
comprende tale idioma.
14 In terzo luogo, la ricorrente osserva che una domanda di registrazione
analoga a quella di cui trattasi è stata
pubblicata dall’Ufficio brevetti del Regno Unito e che quest’ultimo non ha
sollevato obiezioni, pur applicando, relativamente al carattere distintivo del
marchio oggetto della domanda, criteri
uguali a quelli utilizzati dall’Ufficio. Al
riguardo essa aggiunge che il proprio
marchio è stato registrato negli Stati
Uniti e nel Canada e ha presentato, in
udienza, i pertinenti certificati di registrazione nei detti paesi nonché nel Regno Unito. Inoltre, all’udienza la ricorrente ha sostenuto che l’Ufficio ha registrato marchi simili a quello
oggettodella sua domanda, per esempio
«real people. real solutions. real estate»
e «People and Solutions».
15 L’Ufficio ammette che gli slogan
sono segni idonei a esercitare la funzione di marchio. Osserva, tuttavia, che lo
slogan «Real People, Real Solutions» è
utilizzato da numerose imprese operanti nel settore di attività della ricorrente,
il che porta a concludere che esso non
verrà inteso come un marchio che identifica l’origine commerciale dei servizi
in questione. Lo slogan indica, inoltre,
la natura delle soluzioni offerte e delle
persone che le offrono ovvero delle persone alle quali esse sono destinate.
16 Con riferimento ai marchi oggetto
di domanda o di registrazione da parte
di uffici nazionali, l’Ufficio fa valere di
non essere vincolato da eventuali registrazioni effettuate secondo criteri diversi dai propri. Quanto alle proprie
decisioni, esso ha precisato, all’udienza,
che non può né pronunciarsi né fare paragoni in ordine a registrazioni effettuate alla luce delle circostanze di ciascuna fattispecie.
Giudizio del Tribunale
17 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla
registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
18 I segni privi di carattere distintivo
di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non sono idonei ad
esercitare la funzione essenziale del
marchio, cioè identificare l’origine
commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire in tal modo al
consumatore che acquisti il prodotto o
il servizio designato dal marchio di effettuare, in occasione di un successivo
acquisto, la medesima scelta, qualora
l’esperienza lo abbia soddisfatto, oppure una scelta diversa, nell’ipotesi contraria.
19 La registrazione di un marchio
composto da segni o indicazioni che
siano peraltro utilizzati quali slogan
commerciali, indicazioni di qualità o
espressioni che invitano ad acquistare i
SOMMARIO
prodotti o i servizi cui il detto marchio
si riferisce non è esclusa, di per sé, a
motivo di una siffatta utilizzazione (v.,
per analogia, sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz &
Krell, Racc. pag. I-6959, punto 40).
20 Tuttavia, un segno che soddisfi
funzioni diverse da quelle del marchio
è distintivo nel senso di cui all’art. 7, n.
1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo
se può essere percepito prima facie
come uno strumento d’identificazione
dell’origine commerciale dei prodotti o
dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli
aventi un’altra origine commerciale.
21 Il carattere distintivo di un segno
può essere valutato soltanto rispetto, da
un lato, ai prodotti o ai servizi per i
quali viene richiesta la registrazione
come marchio, e, dall’altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario.
22 In limine si deve rilevare, nella fattispecie, che la commissione di ricorso
ha constatato che il sintagma REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS, in
quanto tale oppure in formulazioni assai simili, è di comune impiego nel settore in cui opera la ricorrente. Al riguardo occorre ricordare che un segno
di comune impiego non permette al
consumatore di distinguere, subito e
con sicurezza, i prodotti o i servizi del
titolare del marchio costituito da tale
segno da quelli di altre imprese [v., in
tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705,
punti 33 e 35].
23 Nondimeno, gli elementi della decisione riguardanti tale circostanza non
bastano da soli a giustificare la detta
constatazione. Non è infatti possibile
stabilire, sulla base della decisione stessa, se gli esempi del sintagma considerati dalla commissione si riferiscano, da
un lato, ad utilizzazioni anteriori o posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione di marchio e,
dall’altro, eventualmente, ad utilizzazioni da parte di terzi con l’autorizzazione della ricorrente. Pertanto, il fatto
che il sintagma sia di comune impiego
in rapporto ai servizi rivendicati non
può giustificare, nella specie, la constatazione della sua mancanza di carattere
distintivo.
24 Si deve osservare, innanzitutto, per
quanto concerne il pubblico destinatario, che i servizi di cui trattasi sono destinati a un pubblico particolare, che
utilizza prodotti e servizi di tipo informatico. Pertanto sarà relativamente elevato il livello di attenzione di tale pubblico verso i segni, e soprattutto i marchi, idonei a denotare un’origine
commerciale che ad esso garantisca che
il prodotto ovvero il servizio che acquista è compatibile con la sua attrezzatura informatica (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
Racc. pag. I-3819, punto 26). Al contrario, tale livello di attenzione potrà
essere relativamente basso verso indicazioni di carattere esclusivamente promozionale, che non sono determinanti
per un pubblico avveduto.
25 Quanto alla percezione del sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS da parte del pubblico destinatario, occorre rilevare come la commissione di ricorso abbia osservato che lo
slogan è composto di vocaboli comuni
che sono intesi da tale pubblico come
una mera formula promozionale e non
come uno strumento d’identificazione
dell’origine commerciale dei servizi in
questione.
26 Al riguardo è giocoforza constatare che il sintagma, se non ha significato
descrittivo esclusivo e diretto, è nondimeno composto da un insieme di parole che, considerato complessivamente,
ha un senso autonomo. Così, il detto
sintagma viene facilmente inteso nel
senso che i servizi della ricorrente consistono nel fornire soluzioni pratiche
concepite da persone reali e per persone reali.
27 Per quanto concerne l’argomento
della ricorrente secondo cui si devono
utilizzare dodici o diciannove parole
per esplicitare lo slogan, è sufficiente
per respingerlo il rilievo che tali parole
servono solo a trasporre le due idee
summenzionate, riassunte in una frase
corretta sotto il profilo linguistico. Del
pari, dev’essere disatteso l’argomento
secondo cui lo slogan non è un messaggio completo, poiché - come si è visto
poc’anzi - il significato di tale slogan è
direttamente comprensibile. Quanto
agli esempi addotti in udienza dalla ricorrente secondo i quali lo slogan ha significati diversi da quelli dati dalla commissione, occorre considerare che, in
realtà, tutti questi significati sono simili e non differiscono dal senso comune
dei vocaboli presenti nello slogan. Per
di più, non è stato indicato quale altro
significato se non quello di cui sopra
potrebbe essere compreso dal pubblico
destinatario, anche di madrelingua inglese, e se tale altro significato potrebbe trovare applicazioni ulteriori e diverse da quelle promozionali o pubblicitarie.
28 Inoltre, il sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS non presenta elementi che potrebbero, al di là
del suo evidente significato promozionale, permettere al pubblico interessato
di memorizzarlo facilmente e immediatamente quale marchio distintivo per i
servizi designati. Perfino nell’ipotesi in
cui il sintagma fosse utilizzato da solo,
senza altro segno o marchio, il pubblico destinatario, se non previamente avvertito, non potrebbe intenderlo che
nella sua accezione promozionale.
29 Infatti, il pubblico destinatario, in
quanto poco attento ad un segno che gli
dia di primo acchito non un’indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che esso intende acquistare, bensì piuttosto un’informazione
esclusivamente promozionale e astratta,
non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio.
30 Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, il sintagma sarà innanzitutto inteso dal pubblico destinatario
come uno slogan promozionale piuttosto che come un marchio.
31 Infine, quanto agli argomenti della
ricorrente vertenti su domande di registrazione nazionali e su precedenti decisioni dell’Ufficio, occorre ricordare
che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, il regime comunitario dei marchi è autonomo e, dall’altro,
la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94 e
non sulla base di una precedente prassi
decisionale dell’Ufficio [v. sentenze del
Tribunale 16 febbraio 2000, causa T122/99, Procter & Gamble/UAMI
(Forma di un sapone), Racc. pag. II265, punti 60 e 61; 5 dicembre 2000,
causa T-32/00, Messe München/UAMI
(electronica), Racc. pag. II-3829, punto
47, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00,
Streamserve/UAMI (STREAMSER-
SOMMARIO
VE), Racc. pag. II-723, punto 66]. Pertanto, l’Ufficio non è vincolato né dalle registrazioni nazionali, né dalle sue
decisioni precedenti. Per di più, come
l’Ufficio ha giustamente osservato, non
possono essere considerati rilevanti il
riferimento a una registrazione presso
un ufficio nazionaleavvenuta dopo che
l’esaminatore ha rigettato la domanda
di registrazione o quello a registrazioni
presso l’Ufficio che potrebbero essere
rimesse in discussione successivamente
dinanzi agli organi incaricati di verificarne la legittimità.
32 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 va respinto. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato
infondato.
33 (...) Sulle spese
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle
spese.
SOMMARIO
SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER MITGLIEDSTAATEN
CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE
MEMBER STATES
SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES
ÉTATS MEMBRES
SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI
STATI MEMBRI
Belgique/België
Ellas/ÅËËAÓ
Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Bruxelles
8SRXUJHcLR$QDSWX[K9
c
*HQLNḰ*UDPPDWHcLD(PSRUcLRX
*HQLNḰ*UDPPDWHcLD(VZWHULNRX(PSRUc
c
LRX
'LHXTXQVK(PSRULNḰ9NDL%LRPKFDQLNḰ9
c
,GLRNWKVcLD9
3ODWHíD.DQLJJR9
c
GR-101 81 $4+1$
Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Koning Albert II-laan, 16
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 2 06 41 11
Fax (32-2) 2 06 57 50
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_fr.htm (français)
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_nl.htm (Nederlands)
Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et
Industrielle
Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES
Tel. (30-10) 38 43 550
Fax (30-10) 38 21 717
http://www.obi.gr/
Danmark
España
Patent-og Varemærkestyrelsen
Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Oficina Española de Patentes y Marcas
Panamá, 1
E-28071 Madrid
Tel. (45-43) 50 80 00
Fax (45-43) 50 80 01
http://www.dkpto.dk/
Tel. (34) 913 49 53 00
Fax (34) 913 49 55 97
http://www.oepm.es/
Deutschland
France
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08
Tel. (49-89) 21 95 0
Fax (49-89) 21 95 22 21
http://www.patent-und-markenamt.de/
Tel. (33-1) 53 04 53 04
Fax (33-1) 42 93 59 30
http://www.inpi.fr/
SOMMARIO
Ireland
Portugal
Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
Kilkenny
Ireland
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa
Tel. (353-56) 20 111
Fax (353-56) 20 100
Tel. (351-21) 8 81 81 00
Fax (351-21) 8 87 53 08
http://www.inpi.pt/
Italia
Suomi/Finland
Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of
Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki
Tel. (390-6) 48 27 188
Fax (390-6) 47 05 30 17
http://www.european-patent-office.org/it/
Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
http://www.prh.fi/
Luxembourg
Sverige
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l’Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914 Luxembourg
Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm
Tel. (352) 478 4110
Fax (352) 22 26 66
http://www.etat.lu/EC/
Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
http://www.prv.se/prveng/front.htm
Nederland
United Kingdom
Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
2280 HV Rijswijk (2H)
Nederland
The Patent Office
Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
Gwent NP9 1RH
United Kingdom
Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
http://bie.minez.nl/
Tel. (44-1633) 81 40 00
Fax (44-1633) 81 10 55
http://www.patent.gov.uk/
Österreich
Benelux
Österreichisches Patentamt
Kohlmarkt, 8-10
A-1014 Wien
Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
Nederland
Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
http://www.patent.bmwa.gv.at/
Tel. (31-70) 3 49 11 11
Fax (31-70) 3 47 57 08
http://www.bmb-bbm.org/
SOMMARIO
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON
LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN
INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT
DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITH
WHICH THE OHIM COOPERATES
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC
LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION
ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI
L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE
Association des Industries de Marque
AIM
Ms. Marie Pattullo
Legal Affairs Manager
9 Avenue des Gaulois
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 736 03 05
Fax (32-2) 734 67 02
http://www.aim.be
[email protected]
Committee of National Institutes of
Patent Agents
CNIPA
Dr Eugen Popp
Secretary General
c/o Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
Postfach 860624
D-81633 München
Tel. (49-89) 21 21 860
Fax (49-89) 21 21 86 70
Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle
AIPPI
European Communities Trade Mark
Association
ECTA
General Secretariat
Bleicherweg 58
CH - 8027 Zurich
Switzerland
Tel. (41) 1 204 12 60
Fax (41) 1 204 12 61
http://www.aippi.org
general [email protected]
Mr Kaj L. Henriksen
President
ECTA Secretariat
Bisschoppenhoflaan 286, Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel. (32) 3 326 47 23
Fax (32) 3 326 76 13
http://www.ecta.org
[email protected]
Conseil européen de l’industrie
chimique
CEFIC
European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations
EFPIA
Mr Alain Perroy, President
Mr Jean-Marie Devos, Secretary General
Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2) 676 72 18
Fax (32-2) 676 73 31
http://www.cefic.org
[email protected]
Ms Ann Robins
Manager Legal Affairs
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108, boîte 1
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 626 25 42
Fax (32-2) 626 25 66
http://www.efpia.org
[email protected]
SOMMARIO
Fédération européenne des mandataires
de l’industrie en propriété industrielle
FEMIPI
Licensing Executives Society
International
LES
M. François Dusolier
c/o Synthélabo
Service des marques
22, avenue Galilée
F-92350 Le-Plessis-Robinson
Tel. (33-1) 53 77 48 73
Fax (33-1) 45 37 59 35
Mr Jonas Gullikson
Vice-President
c/o Ström & Gullikson AB
P.O. Box 4188
S-20313 Malmö
Tel. +46 40 75745
Fax +46 40 23 78 97
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ICC
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l’industrie et des employeurs
d’Europe
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