Quali marchi sono registrabili?
• I segni (parole, figure, forme, colori …)
graficamente rappresentabili
• Requisiti: novità, distintività e liceità
• Categorie: marchi di prodotto (classi
merceologiche 1-34 della Convenzione di Nizza);
marchi di servizio( classi 35-42); marchi collettivi
Art. 8 c.p.i. (ex 21 l.m.)
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come
marchi, senza il consenso delle medesime e degli eredi.
2. I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi,
purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o
il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi. L’UIBM ha
facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito
al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà, a
chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta.
Art. 8 (ex 21 l.m.)
3. Se notori, possono essere registrati come
marchio solo dall’avente diritto, o con il
consenso di questi: i nomi di persona, i segni
usati in campo artistico, letterario, scientifico,
politico o sportivo, le denominazioni e sigle di
manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni
non aventi finalità economiche, nonché gli
emblemi.
Priorità e preuso
Priorità: è possibile rivendicare entro 6 mesi la
priorità di un precedente deposito nazionale in
Paesi membri della Convenzione di Parigi o OMC
(estensione del marchio internazionale) oppure entro lo stesso termine - la domanda italiana può
essere estesa in altri Paesi
Vantaggio: stessa data del primo deposito
Preuso: riconosciuto e tutelato ma non richiesto
per il deposito di marchio italiano
Marchio italiano - Procedimento di
registrazione
Deposito: La domanda di marchio deve essere
accompagnata dall’esemplare del marchio e deve
contenere l’indicazione del genere di prodotti o servizi
che il marchio serve a contraddistinguere.
Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.
In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal
deposito di una domanda all’estero è necessario fornire
all’ UIBM i documenti e le notizie comprovanti l’esistenza
della priorità (art. 169 c.p.i.)
Un requisito “ontologico”
Il marchio è anzitutto un segno distintivo
• Art. 7 c.p.i.: possono essere registrati come marchi i segni
“atti a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre
imprese”
• Un segno ha capacità distintiva “quando venga percepito dallo
specifico pubblico cui i prodotti o servizi contrassegnati sono
destinati come segno che denota l’origine del prodotto o
servizio da un determinato imprenditore” (Vanzetti-Di Cataldo)
Il punto di partenza
• Essendo determinata dalla percezione che il
pubblico ha del segno, la capacità distintiva varia
nel tempo al variare di questa percezione
• Se il pubblico sempre più percepisce il segno
come distintivo dei prodotti o servizi di una
specifica impresa, la sua capacità distintiva si
accresce
• Se invece il pubblico sempre più lo percepisce
come termine generico, la sua capacità distintiva
diminuisce fino a perdersi
• La capacità distintiva è un concetto dinamico
Il punto d’arrivo
• La capacità distintiva è il fondamento essenziale
della disciplina dei marchi
• L’ambito di tutela, anche merceologica, di cui il
marchio può beneficiare è influenzato in maniera
decisiva dalla sua capacità distintiva
• Gli investimenti effettuati per rafforzare la
capacità distintiva sono fondamentali per la
protezione accordata al marchio
• Vanno però scelti gli strumenti giusti e i risultati
ottenuti devono essere suffragati da prove adeguate
Il segno in sé
Marchi forti e deboli
La distinzione classica fra segni tutelati e no in
relazione a varianti che “lasciano sussistere
l’identità sostanziale del tipo” riflette un dato di
partenza che non può essere trascurato
L’errore sta nell’applicazione meccanica di questa
distinzione, senza tenere in conto l’evoluzione
dinamica della capacità distintiva
Segni deboli o anche debolissimi in sé considerati
possono arrivare a godere di una tutela molto più
estesa di segni forti in sé considerati
Segni generici e descrittivi
In base all’art. 13 c.p.i., rubricato “capacità distintiva”,
non sono tutelabili come marchi i segni “privi di
carattere distintivo”, cioè costituiti esclusivamente da
denominazioni generiche o indicazioni descrittive, a
meno che abbiano acquisito capacità distintiva prima
della registrazione o prima della proposizione della
domanda o dell’eccezione di nullità
• l segni non generici né descrittivi sono sempre tutelabili
• I segni parzialmente generici o descrittivi possono essere tutelati
• I segni esclusivamente generici o descrittivi non sono, in linea di
principio, tutelabili
• Tutti i segni, anche se in tutto o in parte generici o descrittivi,
sono tutelabili se si prova che hanno acquisito capacità distintiva
Una classificazione interessante
Nella giurisprudenza statunitense i marchi sono divisi in cinque
categorie, a seconda della loro crescente capacità distintiva:
1. Generici (generic): costituiti dal nome comune di un prodotto o servizio
[es. “Spremuta” per succhi di agrumi]
2. Descrittivi (descriptive): costituiti dalla descrizione di una delle
caratteristiche del prodotto [es. “Inox” per prodotti in acciaio inossidabile]
3. Espressivi (suggestive): costituiti da termini che richiamano le
caratteristiche del prodotto [es. “Bergasol” per prodotti solari a base di
bergamotto]
4. Arbitrari (arbitrary): costituiti da termini dotati di significato proprio, ma
slegato dalle caratteristiche del prodotto [es. “Panda” per automobili]
5. Fantastici (fanciful): costituiti da termini di fantasia, privi di significato
proprio [es. “Kodak” per prodotti fotografici, marchi patronimici]
I marchi generici non sono mai tutelabili, quelli descrittivi solo se
hanno acquisito un secondary meaning, quelli espressivi ricevono
tutela differenziata a seconda dell’originalità dell’elaborazione (e
limitatamente a questa) e del secondary meaning, quelli arbitrari e
fantastici sono sempre tutelabili, più i secondi dei primi.
Capacità distintiva
e ampiezza della tutela
La Corte di Giustizia CE ha ripetutamente affermato
(Puma/Sabel, Canon, Lloyd, etc.) i principi, ormai
consolidati, secondo cui
• “Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto
più rilevante è il carattere distintivo del marchio
anteriore”
• “I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o
intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul
mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai
marchi il cui carattere distintivo è inferiore”
Come si determina il carattere
distintivo di un marchio?
La Corte di Giustizia CE ha ripetutamente affermato (Windsurfing,
Lloyd, Philips, Nestlé/Mars, etc.) i principi secondo cui
• “Il carattere distintivo, sia esso intrinseco ovvero acquisito con
l’uso, deve essere valutato con riferimento, da un lato, ai prodotti o
servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio e,
dall’altro lato, prendendo in considerazione l’aspettativa presunta di
un consumatore medio della categoria dei prodotti o servizi in
questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto”
•“Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi
valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato (ovvero “per
accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a
seguito dell’uso che ne è stato fatto”), il giudice nazionale deve
valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio
è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato come provenienti da un’impresa determinata e quindi a
distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese”
Quali sono i fattori che dimostrano
la capacità distintiva?
La Corte di Giustizia CE e il Tribunale di Primo Grado hanno
ripetutamente affermato (Windsurfing, Lloyd,, Nestlé/Mars,
Vitakraft, Storck, etc.) il principio secondo cui, nell’effettuare la
valutazione della capacità distintiva di un marchio,
“occorre prendere in considerazione in particolare
• le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso
sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o
servizi per i quali è stato registrato,
• la quota di mercato detenuta dal marchio,
• l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale
marchio,
• l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo,
• la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto
come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio,
nonché
• le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre
associazioni professionali”
Uno sguardo oltreoceano
Nella giurisprudenza e nella dottrina statunitense
è stato frequentemente affermato il principio
secondo cui l’incremento della capacità distintiva
del marchio determina una progressiva estensione
della tutela, che ha il suo punto d’arrivo nella
speciale protezione accordata ai marchi famosi.
Anche la giurisprudenza statunitense ha
ripetutamente indicato gli elementi su cui deve
basarsi la prova del livello di capacità distintiva
raggiunto dal marchio
Sono sostanzialmente i medesimi indicati dalla
Corte di Giustizia CE
Come si prova il livello di
capacità distintiva negli USA
Fattori principali
• l’esistenza ed il livello di una connessione consapevole, nella
mente del pubblico interessato, fra il marchio e lo specifico
prodotto che lo contraddistingue o l’impresa del titolare, così
come dimostrati in particolare da indagini, interviste o
testimonianze dirette di consumatori
• la natura e l’entità degli investimenti effettuati per
pubblicizzare e promuovere il marchio
• le modalità e la durata dell’uso del marchio, con particolare
riguardo al fatto che sia stato esclusivo
Fattori accessori
• la quota di mercato e il fatturato dei prodotti recanti il marchio
• la prova che il marchio è stato intenzionalmente copiato
Attenzione alle prove!
La giurisprudenza europea e quella statunitense hanno
ripetutamente affermato che l’entità delle spese
pubblicitarie, promozionali e di marketing, così come del
fatturato e della quota di mercato, assumono decisivo
rilievo al fine di provare un elevato grado di capacità
distintiva solo se si dimostra che hanno avuto il concreto
effetto di consentire al pubblico interessato di istituire
una connessione diretta fra il marchio e la sua origine
Il colore del prodotto, la sua forma, il packaging, uno
slogan pubblicitario non vengono immediatamente
percepiti dal pubblico come elementi distintivi, non
essendo normalmente usati come strumenti di
identificazione. In questi casi la prova della capacità
distintiva deve essere particolarmente convincente perché
quegli elementi siano tutelabili come marchi
Qualche caso concreto
Storck (Trib. CE, 10.11.2004)
Toblerone (Trib. CE, 10.4.2003)
Perché le spese pubblicitarie e le indagini demoscopiche assumano
rilievo bisogna che abbiano avuto ad oggetto specificamente
l’elemento il cui carattere distintivo è in discussione.
Vitakraft (Trib. CE, 12.7.2006)
La diffusione di cataloghi e listini prezzi non è sufficiente per provare
il carattere distintivo. Nei questionari rivolti al pubblico nei sondaggi
il marchio non dev’essere mostrato, o va mostrato insieme ad altri
Un esempio
Nel confronto fra segni va valutata
la forza distintiva di entrambi
P& G
Conclusioni
La capacità distintiva di un segno è influenzata in modo decisivo
dal fatto che, grazie alla sua notorietà, il pubblico di riferimento lo
ricolleghi univocamente ad una determinata impresa
La notorietà e l’accresciuto carattere distintivo che ne deriva
ampliano progressivamente la tutela accordata al marchio nei
confronti di segni meno simili o designanti prodotti o servizi meno
affini, fino a farlo accedere alla tutela svincolata dal rischio di
confusione
La prova dell’elevata capacità distintiva di un segno va fornita
dimostrando l’esistenza e l’elevato livello di una connessione
consapevole, nella mente del pubblico interessato, fra il marchio e
lo specifico prodotto che lo contraddistigue o l’impresa del
titolare, grazie soprattutto ad indagini demoscopiche e prove degli
investimenti effettuati per consentire quella connessione
Art. 14.1 c.p.i. (ex art. 18 l.m.)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchi d’impresa:
a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o
al buon costume;
Art. 14.1 c.p.i. (ex art. 18 l.m.)
1. Non possono costituire oggetto di registrazione
come marchi d’impresa:
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in
particolare sulla provenienza geografica, sulla
natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un
altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o
altro diritto esclusivo di terzi.
DIVIETO DI REGISTRARE UN NOME
GEOGRAFICO
Non possono essere registrati come marchi i
segni costituiti esclusivamente da espressioni che
in commercio possono servire a designare la
specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il
valore, la provenienza geografica o l’epoca di
fabbricazione (art. 13.1 c.p.i.)
Denominazione generica di
provenienza geografica
• PANETTONE “MILANO”
• MOZZARELLA “MILANO”
Entrambi vietati
ALTRE ECCEZIONI:
quando il nome geografico:
• non individua un’effettiva area geografica
• non indica la provenienza geografica
• indica un’area circoscritta
• ha acquisito forte capacità distintiva
• fa parte di un marchio complesso
Inoltre:
• marchio non registrabile per altre ragioni
• marchio ingannevole
Marchi non registrabili
• Art. 14.1.a): segni contrari alla legge, all’ordine
pubblico o al buon costume
• Art. 8: segni notori per esempio in campo
letterario, artistico, sportivo, tra cui nomi e sigle
di manifestazioni, enti e associazioni (“Luna
Rossa”, “Henry Potter”, “Andy Warhol”,
“Juventus”)
• Art. 14.1.b): segni idonei ad ingannare il
pubblico (anche decadenza)
es. “Burro delle Dolomiti”
Marchio ingannevole: “LIGHT”
•
Coca Cola “Light” / Ricotta “Light” / Birra “Light”
•
Tabacco “ Light”
•
Autorità Antitrust – Sez. Pubblicità Ingannevole
•
Attenzione: osservare quanto accade negli altri settori
Usi leciti del marchio
Art. 21.1.b): è consentito fare uso di indicazioni
relative a specie, qualità, destinazione, valore,
provenienza geografica, epoca di fabbricazione o
altre caratteristiche, anche se interferiscono con
un marchio registrato altrui
• Purché l’uso sia conforme ai principi di correttezza
professionale
Grazie per l’attenzione!
Per ulteriori informazioni
o per ricevere una copia in formato
elettronico di questa presentazione:
[email protected]