Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
N. R.G. 20922/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I° CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA di IMPRESA
composto da:
dottor Umberto Scotti
dott. Francesco Rizzi
dott.ssa Maria Dolores Grillo
Presidente relatore ed estensore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 20922 R.G.2010, avente ad oggetto: licenza di uso di
marchio, promossa da
CORRADI dott. GIUSEPPE, residente in Palermo, Largo Zappalà 1, ed elettivamente
domiciliato in Torino, via Collegno 45 presso lo studio dell’avv. Paola Scaparone, e rappresentato
e difeso dall’avv.Maria Cristina Adamo del Foro di Palermo per procura in atti
ATTORE
BENZI MARCO, residente in San Pietro Val Lemina, via San Grato 2,
DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL s.a.s. di Verrastro Maria Lucia & c.
(siglabile in DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL s.a.s.) con sede legale in
Pinerolo, via Molino dalle Lime 4, in persona del legale rapp.te pro tempore Maria Lucia
elettivamente domiciliati in Torino, via Vittorio Amedeo II 17 presso lo studio degli avv.ti Marco
Venturello e Anna Saraceno, che li rappresentano e difendono per procura in atti
CONVENUTI
Udienza di precisazione delle conclusioni: 16 gennaio 2013
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“A. - Ritenere e dichiarare che i convenuti BENZI Marco e DENTAL TRAY SYSTEM
INTERNATIONAL S.a.s. di Verrastro Maria Lucia & C. siglabile DENTAL TRAY SYSTEM
INTERNATIONAL S.A.S., in persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, sono rimasti
inadempienti agli accordi assunti, con il dott. Giuseppe Corradi, in forza del contratto dell’1 giugno 2004 e, per
l’effetto, condannare i suddetti, in solido tra loro, al pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di royalties relative al
primo brevetto denominato “Dispositivo per impronte dentali”, come sopra quantificato in € 119.232,45 secondo le
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contro
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B. - Ritenere e dichiarare che BENZI Marco e DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL S.a.s.
di Verrastro Maria Lucia & C. siglabile DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL S.A.S., in
persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, hanno illegittimamente addebitato, al dott. Giuseppe
Corradi, la somma di € 10.689,93 essendo la detta somma relativa a costi del Brevetto e di commercializzazione e
pubblicità e, per l’effetto condannare i suddetti convenuti, in solido tra loro al pagamento della suddetta somma,
maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria.
C. - Con la più ampia riserva di chiedere, in alternativa, la risoluzione del contratto dell’1 settembre 2004 e la
restituzione di tutti i progetti e di tutti gli stampi a suo tempo consegnati al convenuto Marco
Benzi, oltre al risarcimento del danno patrimoniale.
D. - Ritenere e dichiarare che i convenuti BENZI Marco e DENTAL TRAY SYSTEM
INTERNATIONAL S.a.s. di Verrastro Maria Lucia & C. siglabile DENTAL TRAY SYSTEM
INTERNATIONAL S.A.S, in persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario non hanno
provveduto al pagamento delle tasse relative al mantenimento del brevetto europeo del metodo denominato “metodo
per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate”, lasciandolo decadere e per l’effetto
condannarli in solido tra loro al pagamento dei danni economici causati all’attore per la mancata perdita di
guadagno della potenziale commercializzazione del prodotto.
E. - Ritenere e dichiarare che i convenuti BENZI Marco e DENTAL TRAY SYSTEM
INTERNATIONAL S.a.s diVerrastro Maria Lucia &C. siglabile DENTAL TRAY SYS TEM
INTERNATIONAL s.a.s. in persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, sin dal marzo
2005, sfruttano, producono, pubblicizzano e commercializzano illegittimamente il metodo dai medesimi denominato
“metodo per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” dai medesimi denominato
IMPLANT, nella piena consapevolezza dell’esistenza di un valido brevetto in frode al quale hanno posto il
comportamento tenuto e ciò in assoluta violazione del diritto di brevetto del dott. Giuseppe Corradi,
Indi, con la Sentenza, dichiarare la violazione del diritto di proprietà industriale di cui al metodo denominato
“metodo per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” di cui al brevetto
n.0001365789 depositato dal dott.Corradi in data 8 aprile 2005 (da controparte prodotto e commercializzato con
la denominazione di “ IMPLANTS”);;
disporsi l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto e l’ordine
di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti dei convenuti con pubblicazione della sentenza nei
quotidiani nazionali e nelle riviste specializzate.
Ai sensi dell’art. 145 di cui al D.lgs.30/2005 condannare i convenuti al risarcimento dovuto al danneggiato è
liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti
pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i
benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
In via subordinata si chiede la remissione della causa sul ruolo per la nomina del CTU al fine di quantificare
quanto dovuto a titolo di royalties sia con riferimento al primo brevetto e sia con riferimento al secondo brevetto del
Corradi;; oltre al risarcimento dei danni;; oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.”
CONCLUSIONI PER LE PARTI CONVENUTE
“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRINCIPALE:
- respingere, anche in forza dell’eccezione di compensazione in atti, le domande tutte proposte dal Dott. Corradi
Giuseppe perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque per i motivi esposti in atti e per quegli altri che
verranno esposti nel corso del giudizio;
IN VIA RICONVENZIONALE:
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scritture contabili depositate da controparte, in favore del dott. Giuseppe Corradi, oltre interessi e rivalutazione dal
dì del dovuto sino al soddisfo.
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- dichiarare tenuto e condannare il Dott. Coradi Giuseppe al pagamento in favore della Dental Tray System
International S.a.s. di Verrastro Maria Lucia & C. della somma di € 10.689,93, se ritenuto ridotta in forza
dell’eccezione di compensazione in atti, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria per i motivi esposti
in atti e per quegli altri che verranno esposti nel corso del giudizio;
IN OGNI CASO:
- con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
Il dott. Giuseppe Corradi ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo Marco Benzi e la
Dental Tray System International s.a.s. di Verrastro Maria Lucia & c. siglabile Dental Tray System
International s.a.s. (di seguito, semplicemente, Dental), esponendo:
di essere titolare della domanda di brevetto internazionale WO 03/043522, depositata il
30.5.2003, dal titolo “Dispositivo per impronte dentali”;;
di aver stipulato un contratto di licenza di uso con Marco Benzi;
che con tale contratto il licenziatario Benzi, a mezzo di costituenda società, che avrebbe
curato la produzione e la commercializzazione dei prodotti oggetto del brevetto, si era
obbligato, fra l’altro,
o a sostenere i costi del brevetto presso l’ufficio preposto,
o allo sfruttamento dell’invenzione, alla corresponsione a titolo di corrispettivo di
una percentuale del 15% al netto dell’Iva sul fatturato incassato,
o al pagamento delle tasse di mantenimento del brevetto per tutto il periodo di
validità del contratto,
o a garantire un minimo annuale a partire dal terzo anno, preventivamente fissato in
importo non inferiore a € 500,
o a inviare almeno 15 giorni prima della scadenza del pagamento della royalty un
resoconto circa l’ammontare dei prodotti venduti e il prezzo di vendita in cassa;;
che i convenuti, nonostante la diffida ricevuta a trasmettere un resoconto delle vendite
dei prodotti oggetto di licenza, nonché tutte le quietanze relative al pagamento delle tasse
di mantenimento del brevetto, avevano risposto inviando soltanto una generica e
approssimativa documentazione, da cui, fra l’altro, risultavano addebitate illegittimamente
al Corradi le spese relative ai costi del brevetto e alla commercializzazione e alla pubblicità
per € 10.689,93=;;
che inoltre nell’aprile del 2006 egli aveva inventato un nuovo sistema utilizzabile per
l’implantologia denominato “metodo per realizzare impronte e modelli dentali e relativo porta
impronte dentali”;;
che in relazione a tale sistema era stata presentata in data 17.4.2006 domanda per
l’ottenimento del brevetto internazionale PCT/IB2006/000809;;
che a tal fine era stata versata la somma di € 2.579 dalla società convenuta che con nota
del 24.3.2009 l’aveva addebitata all’attore;;
che tale sistema era stato commercializzato dei convenuti con il nome di Implant in totale
assenza di accordi contrattuali e senza il pagamento di royalties;
che i convenuti, dopo aver provveduto al pagamento della domanda di concessione del
brevetto, l’avevano poi lasciata decadere, sicché era rimasto in vigore solo il brevetto
italiano IT 0001365789;
che i convenuti erano perciò rimasti assolutamente inadempienti circa gli obblighi
nascenti dal contratto del 1°.6.2004;
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BREVE SINTESI DELL’OGGETTO DEL GIUDIZIO
che i convenuti erano responsabili per la perdita del brevetto europeo relativamente
all’invenzione denominata “metodo per realizzare impronte e modelli dentali e relativo porta impronte
dentali”,
che i convenuti avevano commercializzato l’invenzione illegittimamente con il nome di
Implant in assenza di accordi contrattuali,
che i convenuti non avevano mai pagato royalties circa la commercializzazione di tale
sistema.
Tutto ciò premesso in fatto, l’attore chiedeva:
condannarsi i convenuti al pagamento delle royalties relative al primo brevetto;
accertarsi l’illegittimo addebito della somma di € 10.689,93=, relativa ai costi del brevetto
nonché alla commercializzazione e alla pubblicità, e per l’effetto condannare convenuti a
pagarla;
accertarsi che i convenuti non avevano provveduto al pagamento delle tasse relative al
mantenimento del brevetto europeo del metodo denominato “metodo per realizzare impronte
modelli dentali relativo porta impronte dentali”, e per l’effetto condannarli in solido fra loro al
risarcimento dei danni,
accertarsi l’illegittimo sfruttamento da parte dei convenuti di tale metodo denominato
“Implant” è per l’effetto condannarli al pagamento delle royalties dovute.
Dopo la costituzione dei convenuti Benzi e Dental, che avevano proposto eccezione di
incompetenza territoriale, fondata sulla clausola n.29 del contratto di licenza di brevetto 1°.6.2004,
il Giudice con ordinanza 1°.6.2010 ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di
Palermo e ha indicato quale Giudice competente il Tribunale di Torino.
L’attore conseguentemente ha provveduto a citare i convenuti in riassunzione dinanzi al Tribunale
di Torino.
I convenuti si sono costituiti chiedendo:
in via principale, respingersi, anche in forza dell’eccezione di compensazione, le domande
tutte dell’attore;;
in via riconvenzionale, condannarsi l’attore al pagamento in favore della Dental della
somma di € 10.689,93=, se ritenuto ridotta in forza dell’eccezione di compensazione, oltre
accessori.
I convenuti hanno sostenuto:
che era stata da loro commissionata una variante al primo brevetto, derivante
dall’applicazione di un’apertura sul supporto in acciaio, che era stata commercializzata a
partire dall’inizio del 2005;;
che il relativo prodotto era stato denominato Implant;
che il Corradi, prima di depositare il nuovo brevetto italiano 0001365789, aveva fatto
visita ai convenuti e aveva preso in visione il modello Implant e ne aveva prelevato un
campione per partecipare alla fiera di Colonia del 12.4.2005;
che un anno dopo il Corradi aveva esteso in priorità tale privativa italiana per la
concessione di brevetto internazionale PCT/IB2006/000809;
che i convenuti avevano proseguito nella fabbricazione e nella vendita dei dispositivi
nelle due varianti, rendicontando due mesi le vendite e corrispondendo le royalties dovute;
di avere pagato le royalties sull’intero apparato, costituito sia dal supporto base sia dal
modello Implant, che non poteva essere prodotto e commercializzato se non da loro
perché il supporto dotato di apertura non può essere utilizzato se non in abbinamento al
porta impronte già parte del brevetto oggetto del contratto 1°.6.2004;
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che il Corradi aveva chiesto alla Dental diversi anticipi in denaro, garantendo che li
avrebbe scalati successivamente dalle royalties dovute come
risultava
dalla
documentazione prodotta (docc.9 -17);
che altri anticipi in denaro erano stati eseguiti per le spese di deposito del brevetto
internazionale PCT ‘809.
Per quanto riguarda le royalties dovute in forza del contratto 1°.6.2004 i convenuti hanno
sostenuto di aver regolarmente inviato i rendiconti e pagato quanto dovuto a fronte
dell’emissione di regolari fatture emesse dal Corradi e hanno offerto quindi il pagamento della
somma, dovuta all’11.11.2010, di € 5.962,15=.
Per quanto concerne la somma di € 10.689,93= i convenuti hanno fatto presente che la Dental
aveva anticipato tale somma con l’accordo che avrebbe dovuto essere scalata dalle royalties e
hanno precisato che tale somma nulla aveva a che vedere con il pagamento delle tasse per il
mantenimento in vigore del primo brevetto oggetto di licenza, unica spesa a loro carico in forza
del contratto 1°.6.2004.
In ogni caso i convenuti hanno opposto in compensazione al credito attore per le royalties il loro
credito per le somme anticipate.
Quanto all’asserito illegittimo sfruttamento del brevetto internazionale con priorità costituita dalla
domanda di brevetto italiano ‘789, i convenuti hanno sostenuto che l’oggetto di tale brevetto era
il dispositivo porta-impronte modificato dal Benzi a fine del 2004, sicché l’invenzione oggetto di
domanda difettava del requisito della novità e già apparteneva allo stato della tecnica nota.
In ogni caso i convenuti hanno rimarcato di aver sempre corrisposto al Corradi una percentuale
anche sulla vendita dei supporti, non scindibili dal prodotto brevettato oggetto del contratto
1.6.2004 e hanno escluso di dovere royalties relativamente al predetto brevetto internazionale,
estraneo al contratto 1°.6.2004.
Con la memoria ex art.183/6 n.1 c.p.c. l’attore ha contestato le avversarie affermazioni circa il
difetto di novità del secondo brevetto, accusando i convenuti di malafede e comportamenti
contraddittori, e hanno altresì chiesto accertarsi la pubblicizzazione e commercializzazione del
prodotto Implants, in violazione del valido brevetto spettante all’attore n. ‘789 , con richiesta di
inibitoria, ritiro dal commercio e risarcimento dei danni.
Con la sua seconda memoria ex art.183/6 c.p.c. parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità di
tali domande radicalmente nuove, aventi fondamento extracontrattuale e non contrattuale, e
pertanto non consentite in sede di precisazione delle domande già ritualmente introdotte.
Con la sua terza memoria ex art.183 parte attrice ha assunto di aver solamente provveduto a una
consentita emendatio del petitum già ricompreso nella domanda iniziale.
Con ordinanza del 20.6.2011 il Giudice Istruttore:
ha respinto la richiesta attorea di ordinanza ai sensi dell’art.186 ter c.p.c.,
ha ordinato alla Dental l’esibizione dei registri IVA vendite e dichiarazioni annuali IVA
dal 1°.6.2004 al 31.12.2010,
ha respinto la richiesta di ordine di esibizione dei modelli 770 di non meglio precisati
agenti, in quanto non sufficientemente determinata.
All’udienza del 9.11.2011 i convenuti hanno prodotto gli estratti conto relativi alle royalties
maturate da marzo a ottobre 2011 e hanno esibito copia autocertificata delle dichiarazioni annuali
IVA e dei registri IVA vendite.
Queste ultime, opportunamente secretate in busta sigillata, sono state conservate in Cancelleria
mentre è stata prodotta nel fascicolo documenti una seconda copia priva delle informazioni di
carattere confidenziale.
Inoltre i convenuti hanno dato analiticamente conto dei criteri seguiti per il calcolo delle royalties
spettanti all’attore.
Con ordinanza del 26.4.2012 il GOT incaricato della trattazione in luogo del Giudice titolare, nel
frattempo trasferito, ha invitato le parti a valutare la competenza della Sezione specializzata in
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materia di proprietà industriale e intellettuale e quindi la natura collegiale della decisione della
causa.
Dopo il deposito delle memorie autorizzate, la designazione di un nuovo Giudice istruttore e la
produzione di ulteriori documenti, all’udienza del 16.1.2013 le parti hanno precisato le conclusioni
in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini
di rito per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La competenza.
Competente per la decisione della presente controversia è la Sezione specializzata in materia di
impresa (già specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale) in composizione
collegiale.
Ciò, anche a prescindere dalla domanda sub E delle conclusioni attoree, la cui dubbia ammissibilità
processuale (vedi infra) non rileva ai fini della determinazione del Giudice competente al suo
esame.
Infatti la controversia attiene a un contratto di licenza d’uso di un brevetto per invenzione
industriale ed involge accertamenti relativi alle modalità di uso e cessione di un titolo di proprietà
industriale (come richiede l’orientamento più restrittivo in tema di competenza delle Sezioni
specializzate in tema di contratti industrialistici) e comunque riguarda un diritto secondario
inerente la circolazione di un diritto di proprietà industriale (come sostiene invece la dottrina più
estensiva).
§ 3. L’estensione di domanda attuata da parte attrice con la memoria ex art-183, comma 6,
n.1, c.p.c.
La prima questione attiene all’estensione di domanda attuata da parte attrice con la memoria ex
art.183, comma 6, n.1 c.p.c.
Con la domanda sub E) dell’atto di citazione in riassunzione la parte attrice si era limitata
proporre una domanda di accertamento e una consequenziale domanda di condanna al
pagamento delle royalties:
“Ritenere e dichiarare che i convenuti ……….hanno sfruttato illegittimamente il metodo denominato “metodo per
realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” dai medesimi denominato IMPLANT, e
per l’effetto condannarli, in solido fra loro al pagamento delle royalties dovute come verranno quantificate in sede di
richiedenda CTU”
Il fondamento di tale domanda, chiaramente contrattuale, era stato individuato da parte attrice (cfr
§ 5 atto di citazione) secondo una prima prioritaria prospettazione in una sorta di illegittimo
sconfinamento dall’ambito di validità del contratto 1°.6.2004, che non riguardava il secondo
brevetto, e in via subordinata in una persistente situazione di illegittimità dovuta al mancato
adempimento degli obblighi contrattuali in particolare quelli di cui all’art.4 all’art.14) e al mancato
pagamento dei corrispettivi per la commercializzazione del sistema.
Con la prima memoria ex art.183 c.p.c., parte attrice ha immutato tali conclusioni introducendo le
seguenti richieste, nei cui confronti le parti convenute sono insorte con la seconda memoria ex
art.183 c.p.c., denunciandone l’irritualità:
“Ritenere e dichiarare che i convenuti BENZI Marco e DENTAL TRAY SYSTEM
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§ 2. Questioni processuali.
In primo luogo occorre esaminare due questioni processuali preliminari, relative alle domande
ritualmente proposte da parte attrice, poiché al riguardo le parti convenute hanno sollevato
eccezione di inammissibilità.
INTERNATIONAL s.a.s. in persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, sin dal marzo
2005, sfruttano, producono, pubblicizzano e commercializzano illegittimamente il metodo dai medesimi denominato
“metodo per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” dai medesimi denominato
IMPLANT, nella piena consapevolezza dell’esistenza di un valido brevetto in frode al quale hanno posto il
comportamento tenuto e ciò in assoluta violazione del diritto di brevetto del dott. Giuseppe Corradi,
Indi, con la Sentenza, dichiarare la violazione del diritto di proprietà industriale di cui al metodo denominato
“metodo per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” di cui al brevetto
n.0001365789 depositato dal dott.Corradi in data 8 aprile 2005 (da controparte prodotto e commercializzato con
la denominazione di “ IMPLANTS”);;
disporsi l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto e l’ordine
di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti dei convenuti con pubblicazione della sentenza nei
quotidiani nazionali e nelle riviste specializzate.
Ai sensi dell’art. 145 di cui al D.lgs.30/2005 condannare i convenuti al risarcimento dovuto al danneggiato è
liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti
pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i
benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.”
Le parti convenute sostengono che non si tratta di mere precisazioni ma di vere e proprie
domande nuove, con un diverso petitum e sorrette da una diversa causa petendi (tanto più che il
titolo posto a loro fondamento è extracontrattuale e brevettuale).
L’art.183 c.p.c. al comma 5 dispone che “Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto….. Le parti
possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.”
Il successivo comma 6 prevede: “ Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle
domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte,
per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi
di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.”
Parte attrice con la terza memoria si è difesa sostenendo di aver praticato soltanto una consentita
emendatio, volta semplicemente ad adeguare il richiesto petitum.
In comparsa conclusionale la difesa del dott. Corradi ha anche sostenuto (pag.20) che le
conclusioni spiegate con la prima memoria ex art.183 c.p.c. erano conseguenza delle avversarie
eccezioni, deduzioni e domande sollevate dalla controparte con la comparsa di costituzione e
risposta.
Tale ultimo assunto è errato nel presupposto di diritto e comunque in fatto.
In diritto, l’art.183, comma 5, c.p.c. riserva all’udienza ex art.183 c.p.c. e non già all’appendice
scritta di cui al comma 6, la proposizione di domande consequenziali da parte dell’attore:
In tal senso: “L’art. 183 c.p.c., nel testo di cui alla l. 26 novembre 1990 n. 353, vigente fino al 1º marzo
2006, applicabile ratione temporis, dispone, al comma 4, che nella prima udienza di trattazione l’attore può
proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le
parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l’attore voglia eccepire la
prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di
eccezione non rilevabile d’ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo
avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all’art. 183, comma 5, c.p.c., in quanto finalizzate
esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare
alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile
estendere il thema decidendum.”(Cassazione civile, sez. un., 14. 02.2011, n. 3567).
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La domanda consequenziale avrebbe dovuto quindi essere proposta all’udienza ex art.183 c.p.c. (e
anzi, a rigore, poiché il presente procedimento nasce in riassunzione già all’udienza tenuta a tal
fine dinanzi al Tribunale di Palermo).
In fatto, la parte convenuta non ha proposto alcuna domanda o eccezione che dal punto di vista
logico e giuridico possa assolvere la funzione legittimante invocata da parte attrice; in particolare
non sussiste alcun nesso di implicazione fra la nuova domanda attorea e le richieste
riconvenzionali di pagamento e compensazione e l’eccezione di nullità del secondo brevetto,
introdotte da parte convenuta.
Non è convincente neppure il tentativo di parte attrice di qualificare come mera e consentita
emendatio la modificazione attuata nella sede destinata solamente alle precisazioni delle domande
già presentate (art.183, comma 6, n.1).
Il confine fra il lecito e l’illecito transita lungo la nota e previgente contrapposizione dogmatica fra
mutatio libelli (vietata) e emendatio libelli (consentita), non a caso ripresa nella moderna
giurisprudenza di legittimità:
“Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria,
introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni
giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo
che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di
disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice
emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o
qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o
limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta
valere.”(Cassazione civile, sez. trib., 20.07.2012, n. 12621);;
“Le eventuali modifiche alle conclusioni, sempre che si collochino nell’ambito della semplice "emendatio
libelli", non devono essere notificate alla parte contumace, atteso che l’art. 292 c.p.c. prescrive che al
contumace devono essere notificate con una apposita comparsa le domande nuove e non anche quelle che
costituiscono la semplice precisazione o modificazione delle domande originariamente proposte e notificate.”
(Cassazione civile, sez. II, 21.09.2011, n. 19208);
In motivazione Cassazione civile, sez. un. 27.12.2010 n. 26128 individua la mutatio
vietata allorché viene “posto al giudice un nuovo tema d’indagine e sarebbero spostati i termini della
controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare funzionamento del
processo” e coglie una semplice emendatio “quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che
risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto;; oppure
sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo
soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio”
Nella fattispecie parte attrice ha introdotto quale fondamento della pretesa una nuova causa petendi,
sostituendo il diritto assoluto e reale sul titolo di proprietà industriale al diritto relativo, scaturente
dal contratto, e ha proposto per giunta nuovi petita (inibitoria, ritiro dal commercio e
risarcimento dei danni, pubblicazione sentenza) dianzi neppur ventilati, concretando in modo
paradigmatico quello sconvolgimento del tema di indagine e quel disorientamento delle avversarie
linee di difesa in cui la giurisprudenza ravvisa la vietata mutatio.
Le predette domande tardive vanno pertanto dichiarate inammissibili.
§ 4. La determinazione della domanda di pagamento attuata da parte attrice in comparsa
conclusionale.
Parte attrice si era limitata con l’atto introduttivo (richiamato con la prima memoria ex art.183
c.p.c.) a richiedere l’accertamento che i convenuti Benzi e Dental erano rimasti inadempienti
agli accordi assunti in forza del contratto dell’1°.6.2004 e la loro condanna al pagamento di tutto
quanto dovuto a titolo di royalties relative al primo brevetto denominato “Dispositivo per impronte
dentali”, come quantificato in causa dall’espletanda c.t.u.
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Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
§ 5. Interpretazione del contratto 1°.6.2004 e determinazione del brevetto di riferimento.
Il contratto stipulato il 1°6.2004 fra il Corradi e il Benzi ha per oggetto la concessione di una
licenza esclusiva per la fabbricazione e vendita in Europa dei prodotti oggetto della domanda
internazionale di brevetto WO03/043522 A1 depositata il 30.5.2003, denominata “Dispositivo per
impronte dentali”.
Il Benzi aveva peraltro dichiarato la propria intenzione di operare attraverso una costituenda
società.
Il contratto non riguarda il secondo brevetto, ossia quello relativo al “metodo per realizzare impronte e
modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” n.0001365789 depositato dal dott.Corradi in data 8
aprile 2005, e alla sua estensione internazionale del 2006, che evidentemente all’epoca degli
accordi fra le pari non esisteva ancora.
Gli impegni reciprocamente assunti dalle parti si riferiscono pertanto al solo primo brevetto e non
al secondo, alla stregua della piana e chiara lettera del testo contrattuale.
Una diversa conclusione non può certamente essere attinta solo sulla base del patto contenuto
nella clausola 7, con cui le parti contraenti, sotto il vincolo di riservatezza, si erano impegnate a
uno scambio reciproco di informazioni tecniche circa miglioramenti, perfezionamenti e sviluppi
dell’invenzione;; da un lato, infatti i “miglioramenti, perfezionamenti e sviluppi dell’invenzione” non sono
una nuova invenzione (che ovviamente si caratterizza per il quid pluris del salto inventivo delle
ulteriori elaborazioni);; dall’altro, lo scambio riservato e segreto di informazioni, finalizzato a
evitare una divulgazione esterna, non vuol affatto dire che lo sfruttamento concesso con il
contratto si estenda anche agli sviluppi successivi in difetto di accordi integrativi in tal senso.
§ 6. Il problema della fatturazione delle royalties.
Le parti hanno discusso circa la necessità della preventiva fatturazione delle royalties da parte del
licenziante quale condizione di esigibilità del relativo credito, negata da parte attrice e sostenuta da
parte convenuta.
L’attore, dopo aver precisato che con il concetto di royalty si designa il corrispettivo destinato a
compensare lo sfruttamento di un diritto di proprietà industriale a fini commerciali in forza di un
contratto di licenza d’uso, sostiene che l’emissione di fattura non era dovuta in difetto di
svolgimento da parte sua di una professione assoggettata all’assunzione di una partita IVA.
Ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972 e s.m.i. “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
L’art. 3 dello stesso d.p.r. 633/1972 prevede che “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso
corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito
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Tale domanda, inizialmente indeterminata, non è stata modificata neppure all’udienza di
precisazione delle conclusioni, allorché parte attrice ha richiamato le conclusioni dell’atto di
citazione e di memoria ex art.183/6 n.1.
Solo in comparsa conclusionale, subendo la reazione di parte convenuta in memoria di replica,
parte attrice ha introdotto un termine di riferimento numerico, chiedendo la condanna al
pagamento dell’importo “come sopra quantificato in € 119.232,45 secondo le scritture contabili depositate da
controparte, in favore del dott. Giuseppe Corradi, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo.”
La modificazione delle conclusioni definitivamente precisate attuata in comparsa conclusionale,
atto destinato solamente a illustrare e argomentare le conclusioni assunte, è palesemente tardiva e
inammissibile.
Tuttavia tale vizio non risulta particolarmente pregiudizievole alla posizione attorea che aveva
proposto, così come la legge consente (art.14 c.p.c.) una domanda indeterminata, suscettibile
pertanto di “ospitare” una determinazione successiva del quantum purché coerente con
l’allegazione dei fatti costitutivi e conforme alle risultanze istruttorie.
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§ 7. I conteggi alternativamente prospettati dalle parti.
Si tratta ora di verificare la situazione del dare e dell’avere tra le parti, alla luce dei contrapposti
conteggi da esse elaborati, che portano a risultati diametralmente divergenti, come emerge de plano
dalla lettura degli scritti conclusionali.
Parte attrice, in comparsa conclusionale (pag.9 e ss.) parte nel suo ragionamento dalla copia delle
scritture contabili prodotte in adempimento dell’ordine di esibizione dalla parte convenuta.
Incidentalmente il Collegio rileva che è del tutto ininfluente la discussione circa la responsabilità e
l’interesse alla produzione in luogo della copia conforme della mera copia auto-certificata nella
conformità delle scritture contabili oggetto di esibizione per la semplice ragione che la conformità
all’originale di dette copie non è contestata.
Parte attrice, sommando i fatturati delle vendite risultanti da tali documenti per gli anni dal 2004 al
2010, pari a € 794.823=, calcola i diritti di royalties del 15% nella somma complessiva di €
119.232,45=, lamentando in conseguenza il mancato pagamento di tale importo, o almeno di gran
parte di esso, nel corso degli anni.
Le parti convenute in memoria conclusionale di replica sono insorte con estrema determinazione
nel censurare siffatto sistema di calcolo. A questo argomento sono dedicate le pagine 8 e seguenti
di tale memoria.
Lamenta in primo luogo la parte convenuta che l’attore abbia provveduto al conteggio della
percentuale del 15% contrattualmente dovuta su tutto il fatturato della Dental e non sul fatturato
relativo alle sole vendite del dispositivo licenziato.
Infatti l’ordine di esibizione riguardava i registri Iva vendite e le dichiarazione annuale Iva dal
1°.6.2004 fino al 31.12.2010 e la documentazione contabile si riferisce a tutte le vendite effettuate
dalla parte convenuta anche relative a prodotti estranei al calcolo de quo.
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e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di
servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano
un’arte o una professione o per altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione” e
aggiunge che inoltre costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo “le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli,
disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili
relative a diritti o beni similari ai precedenti”.
Poiché nella fattispecie non si pone un caso di importazione di servizi, visto che entrambe le parti
sono domiciliate in Italia, e non è né allegato né dimostrato che il dott. Corradi agisca
nell’esercizio di un’impresa, un’arte o una professione (elemento questo che non può essere
presupposto per il solo fatto di aver acquisito un diritto di brevetto per invenzione industriale e
averne concesso a terzi lo sfruttamento con una contratto di licenza) l’operazione in questione
non può ritenersi assoggettata all’imposta sul valore aggiunto e al conseguente obbligo di
fatturazione.
Il contratto 1°.6.2004 non menziona la fatturazione nell’articolo 10 e comunque non la configura
come presupposto di esigibilità del credito per le royalties allorché nell’art.15, in sede di
regolazione del caso particolare dell’insorgenza di una contestazione, con una formulazione
linguistica ambigua ne suggerisce la mera eventualità.
Né par possibile seguire le tesi delle parti convenute allorchè rinfacciano a parte attrice di aver
emesso in precedenza delle fatture per i corrispettivi in precedenza incassati, facendo leva sul
documento 7 da essa prodotto.
I documenti in questione sono stati prodotti da parte attrice come allegati alla lettera del
24.3.2009 dell’avv.Verrastro (doc.5), e quindi come atti pervenuti da controparte;; in ogni caso
consistono non già in fatture in senso tecnico ma in mere ricevute con applicazione della ritenuta
d’acconto del 20% sul 75% del compenso (e quindi di un regime fiscale alternativo e inconciliabile
con quello i.v.a.), solo in alcuni casi sottoscritte e quietanzate da parte dell’attore.
Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
§ 8. Il momento temporale di riferimento.
Parte convenuta in comparsa di risposta (pag.7, § 15) ha indicato la somma ancora dovuta al
Corradi in € 5.962,15= (peraltro al netto della ritenuta d’acconto), così composta:
€ 415,74=
saldo 2008
€ 4.310,36
anno 2009
€ 519,63
gennaio -febbraio 2010
€ 469,03
marzo-aprile 2010
€ 577,39
maggio-giugno 2010
€ 417,98
luglio-agosto 2010
€ 304,18
settembre-ottobre 2010.
Tale conteggio è stato aggiornato con la memoria ex art.183/6 n.1 a € 6.247,14= aggiungendo €
335,27= per i mesi novembre e dicembre 2010.
Dal punto di vista della cristallizzazione della domanda e del thema decidendunm ci si potrebbe
fermare a questo punto.
Poiché tuttavia parte convenuta ha accettato - e anzi richiesto - la compensazione delle somme
dovute al Corradi rispetto al proprio credito, appare logico tener conto anche degli altri importi a
proprio debito successivamente e progressivamente ammessi da parte convenuta.
E cioè
doc.33 lettera 21.3.2011 € 946,18 gennaio-febbraio 2011
doc.35 lettera 25.5.2011 € 608,35 marzo-aprile 2011
doc.36 lettera 7.7.2011 € 485,26 maggio- giugno 2011
doc.37 lettera 9.9.2011 € 455,07 luglio-agosto 2011
doc.38 lettera 8.11.2011 € 404,70 settembre-ottobre2011
doc.56 lettera 23.1.2012 € 389,10 novembre-dicembre 2011
doc.57 lettera 8.3.2012 € 509,87 gennaio-febbraio 2012
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Dal fatturato netto incassato a termini di contratto doveva ancora essere scorporato l’importo
delle provvigioni e/o degli sconti riconosciuti agli agenti intermediari.
Inoltre rimarca la parte convenuta che per le vendite all’estero del prodotto licenziato la royalty
ammontava solo al 5% e non al 15% e inoltre che in difetto d’incasso non sussisteva
contrattualmente il diritto all’attribuzione della royalty.
Al contrario la parte convenuta all’udienza del 9.11.2011, dopo aver adempiuto all’ordine di
esibizione, ha dato ampiamente conto dei calcolo effettuati e dei criteri seguiti per la loro
elaborazione.
Parte convenuta ha scorporato l’imponibile di ogni trimestre a seconda della percentuale di royalty
dovuta per ogni singola fattura e tenendo in modo differenziato conto dell’aliquota applicata;; ha
conteggiato i costi promozionali e i costi dei buoni benzina per portarli in detrazione ai sensi
dell’articolo 10 del contratto; ha quindi sottratto la percentuale delle provvigioni corrisposte ai vari
agenti sulle vendite (14%); ha elaborato infine il conto complessivo.
I conteggi della parte convenuta non sono stati specificamente contestati ex adverso se non con
l’assunto generico sopra disatteso, chiaramente errato nell’adozione dei presupposti del calcolo;;
al contrario, dagli atti risulta che la parte attrice è stata invitata a prendere visione e estrarre copia
presso la sede della società convenuta della documentazione fiscale relativa alle vendite dei
dispositivi di cui al predetto oggetto di contratto, per verificare così i calcoli eseguiti.
Giustamente rimarca ancora la parte convenuta che l’attore chiede nuovamente la corresponsione
delle royalties pagate tra il 2004 e il 2008 senza tenere minimamente in conto le somme percepite
fino alla data del 13.2.2008; tali pagamenti risultano sia delle ricevute prodotte da parte attrice sub
7, sia dalle ricevute dei bonifici prodotte da parte convenuta sub 34.
Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
doc.58 lettera 10.5.2012 € 346,01 marzo-aprile 2012
doc.59 lettera senza data € 167,61 maggio-giugno 2012
doc.60 lettera 28.9.2012 € 381,43 luglio-agosto 2012
doc.61 lettera 14.11.2012 € 162,27 settembre-ottobre 2012
doc.62 lettera 24.1.2013 € 15,84 novembre-dicembre 2012.
In tutto risultano riconosciute royalties per la somma di € 4.871,69= che, sotto deduzione della
ritenuta d’acconto si riducono alla somma di € 4.140,93=.
Tale importo va sommato a quello maturato e riconosciuto alla data della prima memoria ex
art.183 di € 6.247,14= per un totale di € 10.388,07=.
§ 10. La contro- domanda attorea.
Parte attrice, sub B) chiede di “Ritenere e dichiarare che BENZI Marco e DENTAL TRAY SYSTEM
INTERNATIONAL S.a.s. di Verrastro Maria Lucia & C. siglabile DENTAL TRAY SYSTEM
INTERNATIONAL S.A.S., in persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, hanno
illegittimamente addebitato, al dott. Giuseppe Corradi, la somma di € 10.689,93 essendo la detta somma relativa
a costi del Brevetto e di commercializzazione e pubblicità e, per l’effetto condannare i suddetti convenuti, in solido
tra loro al pagamento della suddetta somma, maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria.”
Non è ovviamente possibile che tale importo rappresenti un credito sia dell’una sia dell’altra parte
contrapposta.
Parte convenuta assume di aver pagato, senza esservi tenuta e comunque nell’interesse della parte
attrice, gli importi tutti che compongono la somma di € 10.689,93= e ne chiede la restituzione, a
titolo di accordo di anticipazione , o di pagamento indebito o se si preferisce di negotiorum gestio.
Parte attrice nega che i pagamenti effettuati da parte convenuta non fossero per essa dovuti e
muovendo dal presupposto che la controparte abbia operato una illegittima compensazione,
detraendo le corrispondenti somme dal suo debito per le royalties, chiede la sua condanna al
pagamento di tale somma.
Di qui l’equivoco: la causa petendi della domanda attorea è pur sempre il diritto alle royalties e la
domanda presuppone che dal relativo credito siano state portate in detrazione le somme in
pretesa restituzione.
E’ quindi chiaro che la contro-domanda attorea sub B, così interpretata, duplica (in parte) la
domanda sub A che richiede già il pagamento degli stessi importi.
§ 11. L’analisi delle singole voci.
Procediamo ora all’analisi delle singole voci richieste da parte convenuta e contestate da parte
attrice, che sono compendiate nello specchietto riassuntivo contenuto nel doc.6, prodotto da
parte attrice ma predisposto dalla Dental.
La voce più consistente è rappresentata dalle spese di € 2.765,00= e di € 2.579,00= per totali €
5.344,00= (doc. 13 e 16 di parte convenuta); secondo la Dental e il Benzi tali spese sono relative
al deposito del secondo brevetto del 2006, estraneo al contratto di licenza.
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§ 9. La domanda di restituzione e compensazione.
Parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di “dichiarare tenuto e condannare il Dott. Corradi
Giuseppe al pagamento in favore della Dental Tray System International S.a.s. di Verrastro Maria Lucia & C.
della somma di € 10.689,93, se ritenuto ridotta in forza dell’eccezione di compensazione in atti, maggiorata degli
interessi e della rivalutazione monetaria ….”.
Prima di procedere all’esame nel merito, distintamente per tutte le singole voci di crediti fondanti
la richiesta restitutoria, appare opportuno esaminare la contro-domanda attorea onde e dissipare
l’equivoco insorto al riguardo.
Parte attrice lo riconosce ma sostiene che il secondo brevetto è figlio del primo e dimostra che la
controparte aveva l’intenzione di procedere in forza di un successivo accordo alla
commercializzazione anche della seconda invenzione.
L’argomento non convince;; il secondo brevetto del 2006“metodo per realizzare impronte e modelli
dentati e relativo porta-impronte dentate”, è estraneo al contratto 1°.6.2004 e pertanto le somme pagate
dai convenuti sono state corrisposte nell’interesse, per conto e a vantaggio del Corradi, che deve
pertanto restituirle, visto che egli non contesta l’utilità della gestione e anzi fa valere anche nel
presente giudizio il brevetto conseguito.
Non ha pregio neppure il diverso argomento speso da parte attrice con riferimento alla clausola 7
del contratto circa lo scambio di informazioni tecniche fra le parti; qui si parla di una vera e
propria invenzione, autonomamente brevettata, e comunque una cosa è lo scambio di
informazioni in via riservata, altra è l’estensione del contratto anche al loro sfruttamento
commerciale.
Il doc.9 si riferisce ad un viaggio a Colonia del 21.1.2005; secondo parte attrice si tratta di un
viaggio effettuato dal Corradi come consulente per illustrare e descrivere il prodotto a una Fiera,
secondo parte convenuta si è trattato di una anticipazione richiesta dal Corradi.
In totale difetto di prova circa la disputata causale del viaggio, prevale il fatto che il Corradi
riconosce di aver viaggiato e di aver goduto delle prestazioni fatturate, senza contestare il quantum.
Pertanto la somma di € 1.150,00= pari alla sua quota parte va rimborsata.
I documenti da 10-11-12 si riferiscono a vari viaggi eseguiti dal Corradi, che si difende obiettando
che i viaggi riguardavano consulenze e ricerche di mercato fatte nell’interesse delle parti
convenute.
Anche in questo caso, in totale difetto di prova in ordine alla funzione dei viaggi, è decisivo il
fatto che le spese di viaggio si riferiscono documentalmente alla persona del Corradi e che questi
non contesti di aver viaggiato;; occorre quindi aggiungere le somme di € 188,47=, 546,46= e
450,00=, per un totale di € 1.184,93=.
Il doc.14 si riferisce ad un bonifico eseguito a favore di tal prof.Cassaro; parte attrice risponde
dicendo che si trattava di una inserzione pubblicitaria della Dental. In difetto totale di prova del
titolo del pagamento e del coinvolgimento del Corradi la somma di € 1.059,00= non può essere
ammessa a rimborso.
Il doc.15 si riferisce a spese alberghiere presso Hotel Fiera Milano che parte convenuta attribuisce
al Corradi e al prof.Cassaro (in realtà viene richiesto il rimborso di una sola camera); risponde
l’attore che la fattura, intestata alla Dental e non menzionante i nomi degli ospiti, non prova
alcunché e così é. Il credito di € 576,00= va espunto.
Analogo ragionamento vale per la somma di € 476,00 (doc.17), visto che non vi è prova alcuna
che si riferisca alla persona del Corradi.
La somma di € 900,00= indicata in tabella (doc.6 attore) come spese deposito brevetti 5.11.2001
non trova riscontro nella documentazione prodotta.
Tutto quanto sopra considerato la somma da portare in detrazione dal credito per royalties
ammonta a € 7.678,93=.
§ 12. La domanda di accertamento dell’inadempimento e risarcimento del danno relativa
al brevetto internazionale.
Con la propria domanda sub D parte attrice chiede di “dichiarare che i convenuti BENZI Marco e
DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL S.a.s. …… non hanno provveduto al pagamento delle
tasse relative al mantenimento del brevetto europeo del metodo denominato “metodo per realizzare impronte e
modelli dentati e relativo porta-impronte dentate”, lasciandolo decadere e per l’effetto condannarli in solido tra loro
al pagamento dei danni economici causati all’attore per la mancata perdita di guadagno della potenziale
commercializzazione del prodotto.”
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Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
La difesa dei convenuti è dirimente e si basa su quanto supra accertato nel § 5, in ordine
all’estensione del contratto 1.6.2004 che non riguardava il brevetto internazionale del 2006 relativo
al “metodo per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate”, sicché nessun obbligo
incombeva in proposito ai convenuti che non possono per l’effetto essere ritenuti inadempienti.
§ 14. Le spese processuali.
Sembra equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
Se è vero che dalla contrapposizione del diritto alle royalties al diritto ai rimborsi richiesti dai
convenuti residua un modesto sbilanciamento a favore dell’attore, è anche vero che ciò è dipeso
dal maturare dei diritti nel corso della stessa procedura e che la considerazione di tali
sopravvenienze dipende solo dall’atteggiamento processuale manifestato dai convenuti.
Inoltre la parte attrice ha appesantito il corso del processo con la formulazione di domande nuove
e inammissibili.
Per altro verso i convenuti hanno sostenuto una tesi infondata in ordine all’esigibilità fiscale dei
crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino – Sezione specializzata in materia di Impresa
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
dichiara inammissibili le conclusioni rassegnate da parte attrice al punto A, laddove specificano il
quantum della pretesa e al punto E, laddove immutano il contenuto della domanda originariamente
avanzata con l’atto introduttivo;;
dichiara tenuti Marco Benzi e DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL s.a.s. di
Verrastro Maria Lucia & C., siglabile DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL s.a.s., in
persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, a pagare al dott. Giuseppe Corradi,
in forza del contratto dell’1° giugno 2004 la somma di € 10.388,07= a tutto il 2012;;
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§ 13. La domanda di pagamento delle royalties relativa allo sfruttamento del secondo
brevetto.
Come si è esposto nel § 3, la domanda sub E è stata illegittimamente modificata da parte attrice e
può essere presa in considerazione solo la domanda originaria con cui essa chiedeva,
semplicemente di “Ritenere e dichiarare che i convenuti ……….hanno sfruttato illegittimamente il metodo
denominato “metodo per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” dai medesimi
denominato IMPLANT, e per l’effetto condannarli, in solido fra loro al pagamento delle royalties dovute come
verranno quantificate in sede di richiedenda CTU”
Al proposito parte convenuta ha dichiarato e dimostrato con le scritture contabili versate in atti e
non specificamente contestate di aver conteggiato le royalties anche sulle vendite relative al
“metodo per realizzare impronte e modelli dentati e relativo porta-impronte dentate” sulla base della allegata
inscindibilità dei due prodotti.
Parte attrice non ha contrastato specificamente l’assunto.
La domanda va quindi ritenuta assorbita nella richiesta di cui al punto A) senza che rilevi
l’eccezione di nullità del secondo brevetto, proposta dalle parti convenute solo molto
genericamente e senza alcun sforzo probatorio volto a superare la presunzione di legittimità.
Le circostanze dedotte circa una predivulgazione e anzi circa la stessa paternità dell’invenzioen in
capo al Benzi sono del tutto sfornite di prova.
E’ logico inoltre che se il brevetto è stato dichiarato decaduto, come afferma l’attore, nessun
diritto ne può scaturire in data successiva alla sua perdita di efficacia.
Sentenza n. 2962/2013 pubbl. il 06/05/2013
RG n. 20922/2010
dichiara tenuto il dott. Giuseppe Corradi a rimborsare a Marco Benzi e DENTAL TRAY
SYSTEM INTERNATIONAL s.a.s. di Verrastro Maria Lucia & C. - siglabile DENTAL TRAY
SYSTEM INTERNATIONAL s.a.s. - la somma di € 7.678,93=;;
operata la compensazione fra i due crediti sino a concorrenza;
dichiara tenuti e condanna Marco Benzi e DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL
s.a.s. di Verrastro Maria Lucia & C. - siglabile DENTAL TRAY SYSTEM INTERNATIONAL
s.a.s.., in persona del suo legale rappresentante e socio accomandatario, a pagare al dott.
Giuseppe Corradi la somma di € 2.709,14= con gli interessi dalle singole scadenze al saldo;;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torino il 30 aprile 2013 nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in
materia di impresa del Tribunale di Torino, nella composizione prevista per il 12 aprile 2013.
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Il Presidente relatore estensore
dott.Umberto Scotti.