La tutela dei marchi in internet
Camera di Commercio di PERUGIA
14.09.2012
Internet è una rete telematica mondiale
strutturata in codici di identificazione che servono
ad accedere a determinati indirizzi IP (Internet
Protocol)
• Per facilitare i collegamenti ciascuno degli
indirizzi viene affiancato da un indirizzo DNS
(Domain Name System) rappresentato da una
combinazione di lettere in grado di formare
Parole
• Gli indirizzi DNS sono composti da un top level
domain (.it; .com) e da un second level domain
scelto dall’utente e che ha valore identificativo
Internet costituisce una vetrina per le
Imprese
• Il domain name “assume le caratteristiche
e la funzione di un vero e proprio segno
distintivo che può dar luogo a problemi sul
piano della tutela della proprietà
intellettuale potendosi verificare casi di
confusione con i segni distintivi si altre
imprese, anche non presenti sulla rete
internet” (Trib Napoli 24 marzo 1999)
Il primo leading case è rappresentato dal
caso amadeus così deciso dal Tribunale
di Milano
“Va inibito in quanto integra
contraffazione del marchio Amadeus
l’utilizzo della denominazione Amadeus.it
quale “domain name” di un sito internet
destinato ad ospitare offerte di servizi
commerciali di natura analoga a quelli
prestati dalla società titolare del marchio
predetto” (Trib Milano 10 giugno 1997)
Natura del domain name
• INSEGNA (AMADEUS)
• SEGNO DISTINTIVO ATIPICO (slogan)
• MARCHIO (dottrina e giurisprudenza
prevalenti): ai domain names si applica la
disciplina dei marchi
NORMATIVA
• Prima del CPI:
Art.13 Legge Marchi “E’vietato adottare come ditta,
denominazione o ragione sociale e insegna un
segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali
il marchio è adottato possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due segni”
• ART. 22. del CPI ( D.Lgs. 10.2.2005 n.30).Attuale
testo:
“E’vietato adottare come ditta, denominazione o
ragione sociale, insegna e nome a dominio di un
sito usato nell’attività economica o altro segno
distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio
se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività
d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o
servizi per i quali il marchio è adottato possa
determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni”
• Art. 12 CPI:
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni che alla data di deposito della domanda:
a):…..
b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
usato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri,
se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso,
o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione.”
FIRST COME FIRST SERVED
• In materia di registrazione dei siti vale la regola first
come first served
• Chi chiede la registrazione di un domain può ottenerla
purchè non coincida con un altro già registrato
• L’Autorità che presiede alla registrazione dei siti svolge
solo un controllo tecnico
• Da un punto di vista giuridico e non tecnico non vale la
regola del first come first served
• Il domain name anche se correttamente attribuito da un
punto di vista tecnico può integrare gli estremi della
contraffazione di marchio e della concorrenza sleale
Contraffazione
• Giudizio di contraffazione tra marchi: è un giudizio
non di riflessione, ma d’impressione, che va
compiuto non tanto in via analitica, attraverso una
particolareggiata disamina ed una separata
valutazione di ogni singolo elemento, quanto
soprattutto in via unitaria e sintetica, mediante un
apprezzamento di tutte le caratteristiche salienti,
compresi gli effetti visivi delle espressioni usate, in
relazione al normale grado di percezione delle
persone alle quali i prodotti contrassegnati dai
marchi considerati sono destinati
Giudizio di contraffazione marchio / domain name:
• Il domain name ha struttura rigida: può consistere
solo in una combinazione di lettere aventi un
senso compiuto
• Quando l’utente digita il domain name è solo la
parte denominativa ad avere rilevanza
• Il giudizio va condotto tra la sola parte
denominativa del marchio ed il domain name che
si assume in violazione della privativa dall’altra.
La parte figurativa / grafica non ha rilevanza
CASISTICA
• Caso Playboy (Tribunale Napoli 26
febbraio 2002)
• Registrazione del sito www.playboy.it
• Richiesta di accertamento della
contraffazione del marchio/denominazione
sociale Playboy
• Identità parte denominativa del second
level
• Irrilevanza della parte grafica del sito:
maialino con bombetta / coniglietto con papillon
Marchio “Freddy” domain name
“Freddystyle.it” (Tribunale di Roma 20
agosto 2007);
• Marchio “Unipol” domain name
“Unipolassicurazioni.it” (Tribunale di
Bologna 29 agosto 2007)
• Marchio “Bologna Fiere” domain name
“bedandbreakfastfieradibologna.it”
“badandbreakfastbolognafiera” e
“fierabolgna.eu” (Tribunale Bologna 31
gennaio 2007)
• Dominio “efinitalia.it / Marchio “Finitalia””
(Tribunale di Bologna 27 maggio 2009)
“va esclusa la confondibilità tra due marchi
deboli molto diversi dal punto di vista visivo,
in cui l’unico dato che avvicina i due segni è
l’aspetto meramente fonetico”;
“L’adozione del domain name <efinitalia.it>
comporta violazione del divieto di
utilizzazione dell’altrui marchio <Finitalia>
come domain name”
Le azioni giudiziarie esperibili
• Azioni cautelari.
• Presupposti: Fumus Boni Iuris e Periculum
in mora
• Provvedimenti:
- Inibitoria dell’uso nell’attività economica
del nome a dominio illegittimamente
registrato (art.133 CPI)
- Trasferimento provvisorio (art.133 CPI)
- Pubblicazione del provvedimento
• Giudizio ordinario:
- Accertamento della sussistenza dell’illecito
-Inibitoria dell’uso del segno
- Revoca della registrazione del domain
name ovvero trasferimento da parte
dell’autorità di registrazione
-Condanna al risarcimento dei danni
- Pubblicazione della sentenza
CONCORRENZA SLEALE
• ART. 2598 c.c.:
<compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente utilizzati da altri;
2) ….
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a
danneggiare l’altrui azienda>
“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa i segni che alla data di deposito della della domanda:
a):…..
b) Siano identici o simili ad un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio
usato nell’attività economica o altro segno distintivo usato da altri,
se a causa del’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi
esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che
può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso,
o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione.”