La tutela del segreto industriale Confindustria Padova, 12 maggio 2011 Avv. Massimo De Martini e Avv. Francesca Petracco Agenda • Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs. 198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010 • L’informazione segreta: definizione e requisiti • Misure a tutela della segretezza • Limiti e contenuti della tutela accordata con la novella di cui al D. Lgs. 131/2010 • Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza 2 Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs. 198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010 • La tutela del segreto industriale è stata storicamente ricondotta ai principi generali del diritto privato e del diritto della concorrenza e, in particolare, all’art. 2598, n. 3 del codice civile: • L’art. 2598, n. 3 c.c. recita :“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque: 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda” • L’ Accordo internazionale TRIPs del 1994 (“Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”), ratificato dall’Italia con legge 29 dicembre 1994 n. 747, per la prima volta ha imposto la predisposizione di una tutela specifica delle informazioni segrete, senza, per contro, prescrivere misure inibitorie e/o sanzionatorie per i casi di violazione 3 Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs. 198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010 • L’art. 39, comma 2 e 3, dell’Accordo TRIPs prevede che: ₋ “2. Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni: a) siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b) abbiano valore commerciale in quanto segrete; c) siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intese a mantenerle segrete. 3. I Membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali.” ₋ 4 Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs. 198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010 • - Il D.L. n. 198/1996 (recependo gli accordi TRIPs) ha inserito l’art. 6-bis nella Legge sulle Invenzioni Industriali (R.D. n. 1127/1939): “1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche” 5 Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs. 198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010 • Il D. Lgs n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà Industriale) ha riprodotto negli artt. 98 e 99 l’art. 6-bis L.I., con una significativa modifica che ne ha ampliato il contenuto e la portata: dall’art. 98 è stato eliminato l’inciso “in modo contrario alla correttezza professionale”: tutela relativa o tutela assoluta ? • L’art. 98 del C.P.I. infatti così recita: “1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche 6 Sintesi delle fonti normative: Gli accordi TRIPs, il D. Lgs. 198/1996, il D. Lgs. 30/2005 e il D. Lgs. 131/2010 • L’art. 99 del C.P.I. vecchio testo così recitava: “Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all’art. 98” (C.P.I.) • Tale articolo è stato recentemente riformato dalla novella n. 131/2010, la quale ha riportato i confini della tutela del segreto industriale entro i parametri sanciti dagli accordi TRIPs: “1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all' articolo 98 , ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo” • E’ stato reintrodotto il criterio di valutazione della condotta del soggetto che entra in contatto con le informazioni segrete: “modalità abusiva”: tutela relativa o assoluta? 7 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) • Il concetto di informazione segreta evoca un documento o un’informazione che deve rimanere nella sfera di conoscenza dell’autore. Il segreto è la leva attraverso cui proteggere i valori organizzativi e di avviamento che trovano nel segreto il loro punto di forza • Essa coincide con la nozione statunitense di Know How che include informazioni di natura: aziendale, esperienze tecnico-industriali, anche di carattere commerciale. Esse si riferiscono ad attività economiche, distributive o produttive, e includono le informazioni strategiche, finanziarie, commerciali, relative all’organizzazione 8 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) • Per Know How si intende, quindi, una serie di informazioni riservate, necessarie o utili per condurre adeguatamente un processo produttivo o distributivo (o organizzativo comunque di attività economica), il cui valore economico è dato dal risparmio e dal conseguente vantaggio realizzato con la sua utilizzazione • Le informazioni debbono essere soggette al legittimo controllo del detentore. E’ tale il controllo di chi le ha ideate, o combinate, di chi le ha legittimamente acquistate o ricevute in licenza o chi le usa o le detiene con l’autorizzazione o con il consenso dell’avente diritto. Il controllo è una nozione “di fatto”, pertanto, va verificato di volta in volta 9 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) • Le informazioni tecniche comprendono: • informazioni brevettabili (ma non brevettate per scelta del titolare del diritto al brevetto) • informazioni tecniche non brevettabili (perché sprovviste dei requisiti per la brevettabilità, come ad es. il Know-how industriale) 10 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) Esempi i. ii. iii. iv. v. strategie di mercato, metodi commerciali e piani di mercato, in quanto dotate di valore economico liste fornitori, liste clienti classificati per fatturato disegni tecnici, progetti processi sviluppati per mezzo di programmi informatici, inclusi i programmi informatici utilizzati informazioni sui prezzi e sui costi 11 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) Esempi (segue) vi. vii. viii. ix. x. dati, formule, ricette, campioni attività di ricerca e sviluppo processi di produzione esiti negativi di prove operazioni fondamentali per la realizzazione di prototipi 12 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) • Le informazioni debbono essere: I. Segrete II. aventi valore economico, in quanto segrete III. sottoposte, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete 13 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) I. Segretezza: • Le informazioni, singolarmente considerate, possono essere quindi di dominio pubblico o accessibili con attività non inventiva. Ciò che importa è che il loro insieme organico costituisca il frutto dell’elaborazione dell’azienda e che, in quanto tale, presenti un valore economico ulteriore, in termini di vantaggio competitivo, rispetto alla somma degli elementi che lo compongono • La loro acquisizione deve richiedere sforzi (anche economici) non indifferenti. Il requisito della segretezza è soddisfatto, quindi, quando risulti difficile o costoso, per i terzi, acquisire o sfruttare le informazioni senza ricorrere ad una condotta illecita. nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore 14 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) II. Aventi valore economico, in quanto segrete • L’informazione segreta protetta è quella che ha richiesto uno sforzo superiore alla normale prestazione intellettuale e, in particolare, uno sforzo economico per ottenerla • Il valore economico delle informazioni si riferisce al vantaggio concorrenziale derivante dall’essere quelle informazioni riservate • La comunicazione a determinati terzi delle informazioni aziendali sotto il vincolo di accordi di confidenzialità, non comporta “divulgazione” pertanto non pregiudica il valore economico delle stesse 15 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) III. Sottoposte, a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete • Le informazioni debbono essere secretate. E’ verosimile ritenere che sia necessario rispettare un generico criterio di proporzionalità/adeguatezza nei confronti dei comportamenti del titolare • La prescrizione dell’onere di adozione di misure di protezione qualifica il comportamento censurato dal legislatore, ovvero la sottrazione abusiva ad opera del terzo. Non si abusa, infatti, se non di qualcosa sottoposto a misure per la sua salvaguardia • Occorre un’adeguata protezione fisica (sistemi di sicurezza) e un’adeguata protezione giuridica (informazione ai terzi che entrano in contatto con dette informazioni, sulla segretezza delle stesse e sull’obbligo di mantenerla) 16 L’informazione segreta: definizione e requisiti (art. 98 C.P.I.) • L’art. 98, comma 2, tutela i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione/rivelazione sia subordinata l’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche (prodotti medicinali, chimici, veterinari, ecc.) • Si discute se l’impegno considerevole sia da valutarsi solo in termini economici e se il requisito “dell’uso di nuove sostanze chimiche”, restrittivamente interpretato possa condurre all’esclusione della protezione nel caso in cui l’originalità consista in una nuova combinazione di sostanze note • La tutela prevista dal comma 2, presuppone il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, ovvero; a) segretezza, b) valore economico, c) adozione di ragionevoli misure di secretazione 17 Misure a tutela della segretezza • Identificazione del know how e la sua riproduzione in un supporto materiale • Predisposizione di misure ragionevolmente adeguate a presidiare la segretezza del know how. Si ritengono incluse misure di natura legale, di natura fisica, di natura organizzativa e tecnologica • Adozione di dette misure di segretezza sia verso l’interno (dipendenti e collaboratori) che verso l’esterno (fornitori, clienti, ecc) • Le misure di segretezza sono quelle legittimamente esigibili, ovvero in linea con l’evoluzione tecnologica e con l’abbassamento dei costi (potrebbero così rendersi esigibili misure di protezione prima difficilmente accessibili) • Le misure di segretezza debbono essere ragionevoli, ovvero debbono tenere in considerazione i costi in relazione alla loro efficacia 18 Misure a tutela della segretezza • Esempi di misure di tutela legale I. accordi di segretezza (con soggetti terzi, ad es. partners commerciali o licenziatari) II. clausole contrattuali di segretezza (da inserire in accordi di fornitura, ecc.) III. accordi di non divulgazione (da inserire nei contratti di lavoro e che contemplino un obbligo di riservatezza, valido per la durata del rapporto di lavoro e prorogabile per il periodo successivo) Tali misure facilitano i mezzi probatori a fini giudiziali 19 Misure a tutela della segretezza • Accordo di segretezza • L’accordo di segretezza garantisce che le informazioni o i dati rivelati da un soggetto ad altro soggetto rimangano confidenziali (non divulgabili a terzi) secondo i termini del contratto • Tale accordo generalmente è formalizzato tra soggetti estranei ad un rapporto di lavoro (ad es. con un possibile cliente, o un fornitore o un consulente esterno), ma può essere perfezionato anche tra imprenditore e dipendente 20 Misure a tutela della segretezza • Accordo di segretezza (Requisiti minimi) I. II. III. IV. V. definizione e individuazione delle informazioni scambiate e che si considerano segrete titolarità delle informazioni segrete limite temporale dell’accordo previsione di una sanzione per il caso di violazione della segretezza (penale) previsione giudice competente a risolvere la controversia 21 Misure a tutela della segretezza • Esempi di misure di tutela organizzativa I. II. III. IV. V. VI. regolamento aziendale contenente le istruzioni operative volte al mantenimento della segretezza delle informazioni affissione in bacheca delle suddette istruzioni operative protocolli di segregazione circolari interne ordini di servizio formazione 22 Misure a tutela della segretezza • Esempi di misure di tutela fisica - codici di sicurezza - archivi blindati (caveau) - segregazione delle modalità di custodia delle informazioni segrete • L'accesso a tali informazioni dovrà essere limitato al personale chiave e le informazioni dovranno essere divulgate solo nei casi in cui sia assolutamente necessario 23 Misure a tutela della segretezza • Esempi di misure di tutela tecnologica - strumenti di protezione logica dei sistemi informativi ed elettronici (controlli di sicurezza periodici, telecamere a circuito chiuso, aree di accesso ristretto ai computer ed aree classificate, ecc.). Le misure di sicurezza interne dovranno essere supportate da un’attività esterna di controllo e sorveglianza - strumenti informatici che vietino la copia dei dati e traccino gli accessi e l’utilizzo delle informazioni confidenziali, abilitazione degli accessi con password e username personali rilasciate solo ai soggetti che debbano accedervi per lo svolgimento della propria attività lavorativa 24 Misure a tutela della segretezza (materiali) • • La società …. con sede in .. Via … (dati camerali come per legge), in persona del• suo legale rappresentante sig. …. (di seguito CEDENTE) • e • la società …. con sede in … via …, (dati camerali come per legge), in persona del• suo legale rappresentante sig. …. (di seguito ACQUIRENTE) • Premesso che: • - la CEDENTE ha studiato, progettato, sperimentato e testato con successo • (indicare che cosa si trasferisce, in modo dettagliato) (di seguito PROGETTO); • - l’ACQUIRENTE ha espresso l’interesse di venire in possesso del PROGETTO al fine• di • trarne un proprio vantaggio economico; • - la CEDENTE accetta di trasferire il PROGETTO relativo alla produzione dei • seguenti beni: (indicare quali beni o che cosa è possibile produrre in modo • dettagliato), all’ACQUIRENTE in forma (esclusiva/non esclusiva. L’esclusività può essere relativa• • a ciò Bozza di CONTRATTO DI KNOW-HOW • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • data, e la dicitura che si tratta di materiale riservato, coperto da segreto di cui è vietata la divulgazione a chiunque ed in qualsiasi forma, anche parziale); 2. la CEDENTE fornirà l’assistenza necessaria al fine di permettere all’ACQUIRENTE di utilizzare il PROGETTO ed invierà suoi tecnici specializzati (indicare quando, il termine di permanenza, i termini economici, la frequenza dell’assistenza fornita dai tecnici ed altre eventuali clausole dello specifico punto); 3. l’ACQUIRENTE si impegna a versare alla CEDENTE, quale controprestazione, la somma di …. (indicare la somma in numeri ed in lettere e specificare in che moneta. Inoltre la somma può essere versata con unico versamento o con versamenti dilazionati nel tempo. In tal caso indicare le date di scadenza dei vari versamenti. La somma può essere data anche in forma di royalty. In quest’ultimo caso devono essere espressamente indicate anche le percentuali); 4. l’ACQUIRENTE si impegna a mantenere, sul materiale consegnato dalla CEDENTE e su quanto da esso dovesse derivare, il massimo segreto cosciente dell’obbligo che per nessuna ragione nulla di tutto ciò deve venire a conoscenza di terzi senza il preventivo assenso scritto della CEDENTE; 5. l’ACQUIRENTE si impegna altresì a predisporre tutti gli accorgimenti necessari ed idonei affinché nessun suo collaboratore, interno od esterno, favorisca o compia, direttamente od indirettamente, la divulgazione, anche parziale, del PROGETTO. che si trasferisce, limitata nel tempo, condizionata, ecc.); - la CEDENTE e l’ACQUIRENTE si impegnano a sottoscrivere il presente contratto in• • due originali e a non registrarlo in quanto di contenuto segreto; - (indicare altre eventuali ulteriori premesse). Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente patto, tra le PARTI si • Data e luogo • Firma Firma conviene e si stipula quanto segue: • Per la società CEDENTE per la società ASSISTITA 1. la CEDENTE al fine di trasferire compiutamente il PROGETTO all’ACQUIRENTE, alla stipula del presente contratto (o in altra data, ma deve tassativamente essere indicato un termine) trasferisce a quest’ultima quanto segue: (numerare edNB: Questo è un esempio sintetico e standardizzato di contratto e dovrà includere gli adattamenti necessari che ogni caso specifico richiede. Esso potrò inoltre indicare prevedere eventuali clausole penali poste a carico delle controparti, con • dettagliatamente e correttamente tutto quanto viene consegnato alla controparte l’indicazione delle motivazioni di terminazione naturale del contratto, con il suo • come disegni, schizzi, tabelle, appunti, manoscritti, studi, esperimenti ecc. Tutto possibile rinnovo e con tutte le ulteriori clausole di stile • quanto viene trasferito deve indicare gli estremi della società di provenienza, la 25 Misure a tutela della segretezza • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bozza di ACCORDO DI SEGRETEZZA • La società …. con sede in .. Via … (dati camerali come per legge), in persona del suo legale rappresentante sig. …. (PROPRIETARIA) e la società …. con sede in … via …, (dati camerali come per legge) ,in persona del suo legale rappresentante sig. …. (Parte Ricevente) Premesso che : - la PROPRIETARIA è proprietaria esclusiva di disegni, prototipi, impianti, macchine, dispositivi, esperienze tecniche, procedimenti, lay-out, dati, proposte, offerte ed altre informazioni utili relativamente alla produzione di (va indicato in modo ampio a quale argomento tecnico o tecnologico ci si riferisce), nel seguito il tutto essendo identificato, senza limitazione alcuna, come INFORMAZIONI RISERVATE; - tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole per la PROPRIETARIA; - la PROPRIETARIA ha necessità di rivelare dette INFORMAZIONI RISERVATE alla Parte Ricevente; - tali INFORMAZIONI RISERVATE vengono rivelate al solo scopo di permettere alla Parte Ricevente di …. (indicare il perché – ad es. : attraverso l’acquisto di impianti, macchine e/o componenti della PROPRIETARIA ovvero per poter effettuare forniture anche alla PROPRIETARIA, ecc.). Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente contratto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue 1. la Parte Ricevente comunque non utilizzerà, senza il consenso scritto della PROPRIETARIA, alcuna INFORMAZIONE RISERVATA salvo che per il succitato scopo, ovvero non divulgherà dette INFORMAZIONI RISERVATE a qualsiasi terza persona, ditta o ente. La Parte Ricevente accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o altri, che avranno necessariamente accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o in parte di, dette INFORMAZIONI RISERVATE, le tengano nella riservatezza più assoluta. 2. le INFORMAZIONI RISERVATE, divulgate alla Parte Ricevente, non possono essere considerate oggetto di eccezioni escluse le informazioni: - che erano, dimostrabile da documenti scritti, in possesso della Parte Ricevente prima della rivelazione da parte della PROPRIETARIA; - che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte della Parte Ricevente, di dominio pubblico mediante pubblicazione od altro; - che la Parte Ricevente possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed autonomo diritto e non derivanti direttamente od indirettamente dalla PROPRIETARIA. Le informazioni RISERVATE non verranno considerate come appartenenti alle eccezioni 26 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • precedenti, semplicemente perché tali informazioni sono parte di informazioni più generali di dominio pubblico od in possesso della Parte Ricevente. Neppure una combinazione di caratteristiche di informazioni verrà considerata nell’ambito delle eccezioni precedenti solo per il fatto che le caratteristiche individuali sono di dominio pubblico o in possesso della Parte Ricevente , a meno che la combinazione stessa non sia di dominio pubblico o in possesso della Parte Ricevente. 3. Tutte le INFORMAZIONI RISERVATE fornite dalla PROPRIETARIA alla Parte Ricevente, rimangono di proprietà della PROPRIETARIA e saranno considerate in comodato alla Parte Ricevente solo per il limitato scopo sopra specificato e la Parte Ricevente non può né potrà utilizzare, adottare, trasferire, comunicare, consegnare, indicare, riprodurre, copiare o duplicare, una qualsiasi parte di tali informazioni riservate senza lo specifico consenso scritto della PROPRIETARIA. 4. Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere interpretata come una concessione, alla Parte Ricevente, di una licenza o di altro diritto relativo alle INFORMAZIONI RISERVATE rivelate, ancorché contenute in un qualsiasi brevetto concesso, o che verrà di seguito concesso e di proprietà della PROPRIETARIA. 5. Qualora venisse instaurato un rapporto di fornitura, di collaborazione o di sub-licenza, detto rapporto sarà regolato da rapporti giuridici specifici ma soggiacerà sempre e comunque al presente accordo. 6. La parte Ricevente si impegna a tenere la PROPRIETARIA regolarmente e tempestivamente informata di tutti i risultati relativi a conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche e tecnico-economiche connesse. 7. Il presente accordo entra in vigore alla firma delle PARTI e termina dopo 5 (cinque) anni salvo le clausole che sopravvivono ad esso. 8. Su semplice richiesta scritta della PROPRIETARIA, la Parte Ricevente deve restituire alla PROPRIETARIA ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo. 9. Legge applicabile: legge italiana Foro competente: ….. Data e luogo • • Firma p. PROPRIETARIA • NB: Questo è un esempio sintetico e standardizzato di contratto e dovrà includere gli adattamenti necessari che ogni caso specifico richiede. Esso potrò inoltre prevedere eventuali clausole penali poste a carico delle controparti, con l’indicazione delle motivazioni di terminazione naturale del contratto, con il suo possibile rinnovo e con tutte le ulteriori clausole di stile • • • Firma p. RICEVENTE Misure a tutela della segretezza • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • conviene e si stipula quanto segue: • 1. le INFORMAZIONI RISERVATE non possono venire utilizzate dal DIPENDENTE, né La società …. con sede in .. Via … (dati camerali come per legge), in persona del suo • direttamente né indirettamente, se non nei limiti ed ai fini di una corretta legale rappresentante sig. …. (va indicata la sede e se detta sede è quella legale o esecuzione quella operativa: se la sede legale ed operativa sono differenti, va indicata quella • delle mansioni spettatigli e di quelle che via via gli verranno conferite. legale e quella operativa ove il dipendente opera) (di seguito SOCIETA’) • 2. Il DIPENDENTE non potrà comunicare, consegnare o divulgare a terzi, in nessuna e • forma o modo, sia direttamente che indirettamente, alcuna INFORMAZIONE il sig. ….. (nome e cognome esatto del dipendente) residente in……., via……. (di seguito • RISERVATA, senza il preventivo consenso scritto della SOCIETA’. DIPENDENTE) • 3. Il DIPENDENTE si obbliga fin d’ora a mantenere segrete tutte le INFORMAZIONI Premesso che: • RISERVATE di cui dovesse venire a conoscenza anche dopo la cessazione del - il DIPENDENTE è stato assunto (oppure verrà assunto) presso la SOCIETA’ in data • rapporto di lavoro con la SOCIETA’ finché tali INFORMAZIONI RISERVATE non (indicare la data di assunzione) con il ruolo di (indicare il ruolo che il dipendente viene diventino di dominio pubblico. a svolgere in azienda); • 4. Il DIPENDENTE per un periodo di …… (5 anni oppure 3 anni sono il limite massimo - in virtù del ruolo ricoperto, il DIPENDENTE può venire a conoscenza di informazioni • previsto dalla legge a seconda che si tratti di dirigente oppure no) dopo la ritenute riservate dalla SOCIETA’; cessazione - per INFORMAZIONI RISERVATE s’intende relazioni interne, rapporti interni, studi, • del rapporto di lavoro, si obbliga a non svolgere alcuna attività, in proprio o a favore di disegni, progetti, prototipi, impianti, macchine, dispositivi, esperienze tecniche, • terzi, in concorrenza con l’attività della SOCIETA’ e precisamente nel settore relativo procedimenti, lay-out, dati, grafici, proposte, elenchi fornitori, elenchi clienti, studi a: statistici e non, iniziative commerciali, tecniche commerciali e di gestione della • (indicare con precisione il settore e/o i settori d’interesse). Il corrispettivo mensile SOCIETA’ con terzi, offerte e tutte le altre informazioni utili relativamente all’organizzazione, produzione e commercializzazione della SOCIETA’ stessa (indicare • pattuito per tale obbligo di non concorrenza è pari a euro ….. (in lettere) per il quale il in modo ampio argomenti tecnici o tecnologici di riferimento ed altri eventuali • DIPENDENTE, fin d’ora, dichiara di nulla più pretendere. interessi) • Data e luogo nel seguito il tutto essendo identificato, senza limitazione alcuna, come • Firma Firma INFORMAZIONI RISERVATE; • Per la società SOCIETA’ Per il DIPENDENTE - tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore economico considerevole per la SOCIETA’; • NB: Questo è un esempio sintetico e standardizzato di contratto e dovrà includere - dal concetto di INFORMAZIONI RISERVATE si deve escludere solo ciò che era di gli adattamenti necessari che ogni caso specifico richiede. Esso potrò inoltre pubblico dominio alla data di inizio del rapporto di lavoro e/o ciò che non viene fornito prevedere eventuali clausole penali poste a carico delle controparti, con direttamente od indirettamente dalla SOCIETA’ e/o ciò che venga riferito al l’indicazione delle motivazioni di terminazione naturale del contratto, con il suo DIPENDENTE da terzi senza vincolo di segretezza. possibile rinnovo e con tutte le ulteriori clausole di stile Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente patto, tra le PARTI si Bozza di PATTO DI SEGRETEZZA COL DIPENDENTE 27 Limiti e contenuti della tutela accordata con la novella di cui al D. Lgs. 131/2010 (art. 99 C.P.I.) • “Tutela delle informazioni segrete”: l’art. 99 C.P.I., riformulato dalla novella n. 131/2010, ha delimitato la portata dei diritti e, quindi, le condotte elusive: “Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all' articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo • Sono vietate tutte le condotte dirette ad acquisire, rivelare o utilizzare le informazioni segrete senza il consenso del legittimo detentore • Sono escluse dalla tutela le informazioni segrete che sono state acquisite dai terzi in modo autonomo e non abusivo (natura relativa della tutela) 28 Limiti e contenuti della tutela accordata con la novella di cui al D. Lgs. 131/2010 (art. 99 C.P.I.) • • • • Il reinserimento dell’inciso “in modo abusivo” risponde all’esigenza di renderlo conforme al dettato dell’art. 39 TRIPs L’art. 39 TRIPs reprime i comportamenti che integrano condotte contrarie a leali pratiche commerciali, escludendo pertanto dalla censura le attività coerenti con dette leali pratiche commerciali Integrano le condotte vietate “violazioni di contratto, abuso di fiducia, induzione alla violazione o acquisizione di informazioni segrete da parte di terzi che sapevano, o sono stati gravemente negligenti nel non sapere, che l’acquisizione implicava tali pratiche sleali” (mala fede, colpa grave e dolo specifico/generico) Requisiti per la tutela: - scorrettezza del comportamento - sottrazione delle informazioni di cui si richiede tutela alla sfera esclusiva del legittimo detentore (salvo le stesse siano state conseguite in modo indipendente e non abusivo) 29 Limiti e contenuti della tutela accordata con la novella di cui al D. Lgs. 131/2010 (art. 99 C.P.I.) • Il limite connaturale alla tutela del segreto è che esso non conferisce il potere di vietare in ogni caso l’utilizzazione delle informazioni, come il diritto di brevetto, ma è rivolto ad assicurare al soggetto il controllo esclusivo delle informazioni mantenendole segrete e vietando determinati atti anche di terzi idonei a distruggere il segreto • L’inciso “Ferma la disciplina della concorrenza sleale”: - conferma che la violazione ad opera di un concorrente continua a costituire atto di concorrenza sleale tutelabile ex art. 2598 n. 3 c.c. - accanto alle informazioni riservate di cui all’art. 98 C.P.I. possono esistere informazioni prive dei requisiti ex art. 98 C.P.I. la cui acquisizione con modalità contrarie alla correttezza professionale può essere repressa ex art. 2598 n. 3 c.c. (ad es. sottrazione con modalità scorrette di informazioni oggettivamente riservate, ma non sottoposte alle misure adeguate di protezione legittimamente esigibili; assunzione di dipendenti altrui esclusivamente per l’utilizzazione delle conoscenze tecniche acquisite presso altra azienda e non in possesso del concorrente) 30 Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza • L’art. 2105 c.c. articola il contenuto dell’obbligo di fedeltà dovuta dal lavoratore subordinato, per la durata del rapporto, in: a) divieto di concorrenza e in b) obbligo di segretezza • “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio” 31 Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza • Il divieto di concorrenza consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore nel corso del rapporto di lavoro (art. 2105 c.c.). Può essere prorogato per iscritto per il periodo successivo alla cessazione del medesimo (art. 2125 cc) • L’obbligo di segretezza vieta al dipendente di divulgare o utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, le informazioni dell’azienda, in modo da poterle arrecare danno 32 Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza • Sono incluse nell’obbligo di fedeltà le informazioni riservate che contraddistinguono la capacità competitiva dell’azienda: I. quelle strettamente inerenti l’organizzazione dell’impresa, i metodi produttivi e commerciali II. liste di clienti e condizioni commerciali praticate III. elenco fornitori IV. organigramma aziendale, qualora ad esso sia riconducibile uno specifico vantaggio competitivo in termini di organizzazione produttiva V. disegni, prototipi, risultati di prove, ecc., 33 Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza • Il divieto di concorrenza per il periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2125 c.c. • Art. 2125 c.c.“1. Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. 2. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata” 34 Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza • L’obbligo di segretezza per il periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro non è espressamente disciplinato dal legislatore (1 tesi) (2 tesi) • Obbligo di segretezza valido SOLO per il periodo di rapporto di lavoro • Per il periodo successivo è necessario un accordo di riservatezza (si discute se la durata deve essere correlata al patto di non concorrenza) Obbligo di segretezza di durata correlata all’interesse del datore di lavoro 35 Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza • L’art 2125 c.c. contempera due ordini di interessi contrapposti: - quello del datore di lavoro di salvaguardare, nei confronti dei concorrenti, il proprio patrimonio aziendale (ad es. l’organizzazione amministrativa e tecnica, i processi di lavoro, il proprio know-how aziendale, la clientela e l’avviamento); - quello del lavoratore di non subire un’eccessiva restrizione della propria libertà di rinvenire una successiva appropriata nuova occupazione • Laddove l’interesse del datore di lavoro alla segretezza delle proprie informazioni riservate sia meritevole di tutela, in quanto non pregiudizievole di ogni potenzialità reddituale dell’ex dipendente, sarà molto opportuno, se non necessario, procedere alla stipula di appositi accordi di segretezza • E’ discusso se tali accordi debbano rispettare i requisiti dell’art. 2125 c.c. 36 Linee di confine tra tutela della segretezza e patto di non concorrenza • L’accordo di segretezza dovrà essere formalizzato per iscritto: i) identificare l’area di informazioni sottoposte a vincolo di segretezza, ii) definire le informazioni riservate, iii) precisare la titolarità delle informazioni riservate • Per chi aderisce alla tesi più restrittiva, l’accordo dovrà anche prevedere un compenso a favore del dipendente e un limite temporale e spaziale • Si potranno così delineare a contrariis le informazioni acquisite dal dipendente nel corso del rapporto di lavoro che, rientrando nel bagaglio di esperienza e competenza maturato dal dipendente, potranno dal medesimo essere liberamente utilizzate per i futuri impieghi/rapporti di lavoro senza arrecare pregiudizio all’ex datore di lavoro 37 Il segreto conviene? La convenienza può sorgere nei seguenti casi: • il segreto commerciale non è tutelabile da altro diritto di proprietà intellettuale • l'informazione può essere mantenuta segreta per un considerevole periodo di tempo (ad es. l'informazione segreta consiste in un’invenzione brevettabile, la protezione del segreto commerciale risulterà conveniente solo nel caso in cui il segreto possa essere mantenuto tale per più di 20 anni periodo di protezione del brevetto - e a condizione che i terzi non riescano ad elaborare la stessa invenzione in modo lecito) 38 Il segreto conviene? • il segreto commerciale non ha un valore economico tale da giustificare la richiesta di un brevetto • prodotti di breve vita commerciale elettronica) (moda, informatica, • lo sviluppo del prodotto è compiuto intereamente dalla casa madre senza l’intervento di imprese che lavorano per conto terzi 39 Riferimenti Avv. Massimo De Martini Via Trieste, 33 35121 Padova Tel. 049 8755838 – Fax 049 663262 [email protected] Avv. Francesca Petracco Via Trieste, 33 35121 Padova Tel. 049 8755838 – Fax 049 663262 [email protected] 40