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sulla tutela della proprietà intellettuale
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Un progetto finanziato dall’Unione Europea
Guida alla protezione della proprietà intellettuale nel settore tessile in Cina
Introduzione
L’industria tessile cinese costituisce nel medesimo tempo sia un’opportunità sia una minaccia per le imprese europee. Si
tratta di un mercato importante per quelle imprese che forniscono tecnologie di produzione e di un polo fondamentale
per la manifattura di tessili e prodotti finiti. Le tecnologie e i marchi stranieri che non vengono adeguatamente protetti,
cadono però spesso vittima di contraffazioni da parte dei concorrenti cinesi.
Questa guida affronta le problematiche concernenti la proprietà intellettuale attraversando svariate branche del settore
tessile, tra cui l’industria dei macchinari, quella dei filati e dei tessuti speciali, il comparto dei tessuti finiti e quello dei
capi di abbigliamento ed accessori di marca. Verranno discussi gli aspetti più rilevanti di questa tematica in relazione
ai suddetti settori ed anche alcune problematiche specifiche che affliggono i produttori di abbigliamento ed accessori
firmati. Le categorie di proprietà intellettuale che più comunemente s’incontrano nel settore tessile sono:
111
222
333
444
555
Brevetti
Marchi
Copyright
Trasferimenti di tecnologia
Segreti commerciali
Brevetti
I brevetti devono essere registrati in Cina: un diritto di brevetto registrato all’estero non può, infatti, essere fatto
valere in questo Paese. La Cina applica ai brevetti il requisito della “novità assoluta”, ciò significa che il prodotto o
l’invenzione brevettata non dovrebbe essere stato/a reso/a accessibile al pubblico in nessuna altra parte del mondo
prima del deposito della domanda di brevetto, in alcuni paesi si applica un termine convenzionale di dodici mesi. Le
domande di rilascio possono essere depositate direttamente in Cina oppure nelle modalità previste dalla cooperazione
internazionale in materia di brevetti.
L’esame di una domanda di brevettazione può durare approssimativamente dai 24 ai 36 mesi ed il rilascio del brevetto
può richiedere sino a cinque anni.
Oltre ai brevetti per invenzione la Cina riconosce anche i brevetti per modelli di utilità e quelli per disegni e modelli
ornamentali. Il rilascio di tali categorie di brevetto non è condizionato ad un esame di merito e, se la domanda appare
formalmente corretta, questi vengono rilasciati automaticamente. I modelli di utilità tutelano le invenzioni minori,
che potrebbero non avere un sufficiente carattere innovativo per essere protette da un brevetto. Generalmente sono
rilasciati entro 12 mesi dalla domanda e durano per dieci anni.
I modelli e disegni ornamentali coprono l’aspetto esteriore ed ornamentale dei prodotti. Come i modelli di utilità,
anche questi vengono rilasciati in un termine tra gli otto ed i dieci mesi dal deposito della domanda ed hanno durata
decennale. È importante rilevare che il procedimento per proteggere i disegni ornamentali in Cina è differente da
quello europeo, nel quale i disegni sono coperti da un diritto di esclusiva. In Cina i disegni sono meglio protetti dai
brevetti per modelli o disegni ornamentali e, in alcuni casi, dal copyright.
I macchinari tessili
I diritti di brevetto hanno validità unicamente nei paesi in cui sono stati registrati e, di conseguenza, solo i brevetti
registrati in Cina possono essere fatti valere in questo paese. Le imprese che producono macchinari tessili sono solite
depositare le domande di brevetto in Cina, non solo perché si tratta di un mercato per la vendita di tali prodotti, ma
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anche per proteggersi da potenziali contraffattori che producono tecnologie per l’esportazione verso mercati al di fuori
della Cina.
I concorrenti spesso copiano il design, la forma e le componenti dei macchinari inducendo in errore gli acquirenti che
ritengono che tali attrezzature abbiano le medesime funzioni o qualità dell’originale, comportando spesso una perdita
di mercato per il produttore europeo.
Filati e tessuti speciali
Per difendersi dai concorrenti cinesi che potrebbero copiare tali tecnologie ed esportarle verso altri paesi, i produttori di
filati e tessuti speciali dovrebbero assicurarsi che ciascun brevetto ottenuto per ognuno dei propri prodotti sia registrato
anche in Cina.
Quando possibile, i produttori dovrebbero svolgere le diverse fasi produttive in località differenti, così da ridurre il
rischio che l’intero procedimento venga rivelato.
I fornitori di filati e tessuti speciali dovrebbero inoltre accertare che i termini contrattuali delle proprie licenze
disciplinino in modo chiaro l’utilizzo di marchi e brevetti da parte dei produttori finali, e vigilare sulle possibili
contraffazioni da parte dei produttori concorrenti o degli utilizzatori finali dei tessuti che potrebbero dichiarare in modo
mendace che i propri prodotti incorporano tali materiali.
Prodotti finiti
L’aspetto degli abiti può essere protetto attraverso un brevetto per modello o disegno ornamentale.
Dal 1° ottobre 2009, la legge cinese sui brevetti ha autorizzato i designer a registrare uno o più disegni similari (fino
ad un massimo di 10) per il medesimo prodotto all’interno di un’unica domanda. Non è invece possibile presentare
un'unica domanda per modelli differenti, ciò rende questa strada impraticabile per i designer che hanno generalmente
un ampio ricambio di nuovi disegni.
Il procedimento di brevettazione di un disegno o modello ornamentale richiede dagli otto ai dieci mesi, si tratta di un
periodo spesso troppo lungo per tutelare disegni caratterizzati da una stagionalità molto breve.
Il vantaggio di un brevetto per modello o disegno ornamentale è che lo stesso è relativamente facile da far valere, e che
la semplice titolarità dello stesso potrebbe fungere da deterrente per i potenziali contraffattori.
Per maggiori informazioni sui brevetti in Cina, v’invitiamo a fare riferimento alla Guida alla protezione dei marchi e dei
brevetti in Cina dell’Helpdesk.
Marchi
I marchi registrati forniscono protezione dall’opposizione di un marchio identico o similare. Il sistema cinese si basa
sul principio del deposito precedente, ciò significa che le imprese potrebbero perdere la protezione giuridica in
Cina e correre il rischio di violare un diritto di marchio altrui se il medesimo od un marchio similare fossero già stati
precedentemente registrati in Cina da qualcun’altro. Attualmente l’iter per il riconoscimento di un marchio in Cina,
dalla domanda alla registrazione, dura dai due ai tre anni, a condizione che non venga presentata alcuna opposizione in
seguito alla pubblicazione.
A causa del principio del deposito precedente, è abbastanza comune che soggetti senza scrupoli si trovino a registrare
per primi marchi altrui. Il procedimento necessario per far cancellare, opporsi o ricomprare un marchio che è già stato
registrato può rivelarsi difficile e dispendioso. Non è raro che agenti d’importazione o distributori registrino marchi in
nome e per conto proprio. In questi casi è raccomandabile verificare che il marchio venga effettivamente registrato in
nome del titolare oppure sia successivamente trasferito a suo nome, al fine di evitare future controversie.
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Oltre a registrare il marchio nella lingua originale, è consigliabile provvedere anche alla registrazione di un marchio
distintivo in lingua cinese, anche se non si tratta di quello usato in via principale. In mancanza di un marchio cinese ben
pubblicizzato il mercato potrebbe creare un nomignolo cinese per un prodotto, il quale potrebbe essere registrato da
soggetti in mala fede con l’obiettivo di sfruttare la reputazione del vostro marchio.
La tutela dei marchi
I casi di contraffazione di un marchio possono essere affrontati con un’azione amministrativa di fronte all’Administration
for Industry and Commerce (AIC) oppure in sede di contenzioso civile. Esistono inoltre sanzioni penali per i casi di
contraffazione di un marchio, sebbene si applichino unicamente in presenza di una riproduzione esatta del marchio
oppure di una contraffazione su vasta scala.
Macchinari tessili
Nonostante sia piuttosto raro incappare in macchinari completamente contraffatti, è possibile che la contraffazione
riguardi i soli pezzi di ricambio. Se i pezzi di ricambio o gli imballaggi della vostra azienda portano il vostro marchio, è
importante che questo sia registrato in Cina il prima possibile.
In Cina non esiste un registro nazionale delle ragioni sociali. Le denominazioni sociali vengono registrate a livello
locale, all’interno di un distretto. Non è raro incappare in distributori od agenti che offrono il servizio di manutenzione
di macchinari od attrezzature di marca, utilizzando tale marchio come denominazione sociale registrata senza
autorizzazione. Le ragioni sociali in conflitto con marchi antecedentemente registrati possono essere cancellate. È
importante provvedere alla registrazione dei marchi anche quando ci si limita a produrre in Cina, senza vendere i propri
prodotti nel Paese.
Filati e tessuti speciali
È necessario registrare i propri marchi anche quando ci si limita a produrre in Cina, senza vendere i propri prodotti nel
Paese. La giurisdizione cinese è basata sul principio del deposito precedente. Di conseguenza, i produttori di filati o
tessuti che siano titolari di marchi famosi dovrebbero registrare nomi ed i loghi che li caratterizzano in Cina il più presto
possibile, così da tutelare il proprio marchio.
Tessuti finiti
Il disegno di un tessuto può essere tutelato come marchio se ha assunto carattere distintivo attraverso un uso
prolungato nel tempo (il disegno scozzese di “Burberry”, per esempio, è un marchio registrato in Cina). Questi esempi
sono tuttavia rari e la protezione di disegni come marchi è poco comune.
Per maggiori informazioni sui marchi in Cina, vi invitiamo a fare riferimento alla Guida sulla protezione dei marchi e dei
brevetti in Cina dell’Helpdesk.
Copyrights
Nonostante la Cina preveda anche la possibilità di una registrazione volontaria, il diritto d’autore è riconosciuto
automaticamente al titolare dello stesso.
La registrazione del copyright ha valore probatorio della titolarità del diritto nell’eventualità in cui si intenda farlo valere
nei confronti di un contraffattore, semplificando nettamente la predisposizione degli elementi probatori.
Il diritto d’autore può essere tutelato per via amministrativa attraverso la National Copyright Administration, anche se
le autorità amministrative locali tendono a focalizzarsi sulla lotta alla pirateria di software ed altri prodotti multimediali.
Quando la contraffazione non è di tipo “letterale” (cioè non si tratta di una riproduzione esatta), è consigliabile intentare
un’azione civile.
Quando il copyright non è registrato è importante mantenere una documentazione datata della prima creazione
dell’opera cosicché la data e l’identità dell’autore dell’opera possano essere provate.
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Macchinari tessili
Una componente critica relativa alle tecnologie di produzione tessile potrebbe riguardare i software operativi ed
i manuali tecnici necessari per il funzionamento ed/o la manutenzione dei macchinari. Ai sensi della legislazione
cinese, tali materiali risultano automaticamente protetti dal diritto d’autore come opere dell’ingegno. È in ogni
caso raccomandabile che le imprese registrino il copyright, così da poter certificare la propria titolarità in caso di
controversie.
In alcuni casi di fronte alla riproduzione di un macchinario non brevettato da parte di un concorrente, attraverso un
procedimento di smontaggio e ricostruzione dello stesso, l’unico appiglio a disposizione del produttore originario
potrebbe essere quello di denunciare una contraffazione del copyright sul software o sui manuali di funzionamento.
Questo tipo di azione si limiterebbe in ogni caso a dirimere la controversia relativa alla riproduzione del software o dei
manuali senza proteggere il design del macchinario stesso.
Capi finiti
Anche il design dei capi d’abbigliamento può essere protetto da copyright come opera dell’ingegno. La protezione del
diritto d’autore è riconosciuta automaticamente alla creazione di un’opera, permettendo al designer di godere della
doppia tutela offerta da un brevetto e dal copyright.
Essere titolari di un copyright registrato in Cina è un modo conveniente di provare il proprio diritto. È anche possibile
registrare una serie di opere attraverso un’unica domanda, come per esempio tutti i disegni uguali in una stagione.
È tuttavia importante rilevare che la protezione di un diritto d’autore potrebbe risultare più difficoltosa rispetto a quella
di un brevetto. Il fatto che non sia necessario alcun procedimento di registrazione per godere della protezione del
diritto d’autore dovrebbe quindi essere bilanciato con il maggior costo dell’effettiva tutela del diritto violato, rispetto a
quella di un brevetto per disegni o modelli ornamentali.
Produttori di abbigliamento firmato ed altri accessori
Oltre ad usufruire della protezione dei propri disegni, le aziende d’abbigliamento possono ricorrere al copyright per
proteggere i propri cataloghi, opuscoli e siti web.
Trasferimento di tecnologia
Spesso le aziende che producono in Cina, sia direttamente sia tramite una terza parte (fornitore o partner di joint
venture), importano le proprie tecnologie dall’Europa ed incaricano agenti o distributori, i quali si occupano di
assemblare, installare e revisionare le attrezzature.
Per evitare perdite di asset importanti o addirittura di mercato, i trasferimenti di tecnologia dovrebbero essere
accompagnati da contratti con i licenziatari, i fornitori, i dipendenti, i sub-appaltatori, ecc., volti a disciplinare la portata
dei diritti e degli obblighi di ogni parte, come anche i limiti geografici, l’estensione temporale e gli aspetti relativi a
confidenzialità e non concorrenza. I contratti di trasferimento di tecnologia sono assoggettati a regole che limitano
pratiche restrittive ed anticoncorrenziali. Le imprese che licenziano tecnologie a società cinesi sotto forma di soluzioni
tecniche o servizi dovrebbero conformarsi alla legislazione cinese sui trasferimenti di tecnologia.
Segreti commerciali
In certi casi, alcuni prodotti o processi sono protetti come segreti commerciali invece che come brevetti. Alcune imprese
preferiscono questo tipo di tutela per i loro prodotti o processi (o una combinazione fra brevetti e segreti commerciali).
La protezione attraverso i segreti commerciali è particolarmente diffusa in relazione a processi, rendendo così difficile o
addirittura impossibile per un concorrente scoprire lo stesso attraverso lo smontaggio del prodotto.
La Cina definisce segreto commerciale un’informazione di valore che non è conosciuta pubblicamente e la cui
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segretezza è protetta dal titolare. Il titolare del segreto deve assumere le misure necessarie per mantenere la
segretezza dell’informazione. I segreti commerciali sono violati unicamente quando un’altra parte entra in possesso
dell’informazione che era stata esplicitamente mantenuta confidenziale.
È importante notare che la pratica della reverse engineering (cioè di smontare una macchina od un prodotto per capire
come è stato costruito) è assai comune in Cina. Solamente un prodotto od un processo brevettato è protetto da questo
tipo di indagine. Nel caso in cui un concorrente riuscisse a scoprire l’informazione riservata unicamente attraverso il
proprio sforzo di smontaggio ed analisi del prodotto, questo non sarebbe considerato un atto di contraffazione.
I segreti commerciali vengono spesso “bruciati” dai proprietari che non provvedono a proteggere l’informazione
segreta. In molti casi sono i dipendenti del titolare che passano tali informazioni a terzi. Le aziende in possesso di
segreti commerciali dovrebbero quindi prestare particolare attenzione alla protezione degli stessi all’interno della
propria organizzazione ed assicurare che sia posta in essere una procedura ben definita. Nell’eventualità di una fuga di
informazioni, è importantissimo essere in possesso di una documentazione relativa alle misure attuate per proteggere
il segreto commerciale, così da poter dimostrare concretamente che l’informazione era effettivamente coperta
da riservatezza. Per preservare un segreto commerciale, il proprietario dello stesso dovrebbe inoltre identificare
esattamente quali informazioni costituiscono il “segreto” ed adottare le misure idonee per proteggerlo. All’interno
dell’azienda potrebbero esistere barriere fisiche, come per esempio l’utilizzo di password, oppure barriere contrattuali,
come clausole di confidenzialità particolarmente stringenti per i dipendenti o per eventuali licenziatari che hanno
accesso alle informazioni sensibili.
È inoltre essenziale fare in modo che ogni potenziale partner cinese sottoscriva un accordo di non divulgazione (NDA)
prima di rivelargli qualunque informazione tecnica o commerciale. Nonostante gli NDA siano riconosciuti dai tribunali
cinesi, il loro scopo principale è di comunicare al vostro potenziale partner la vostra determinatezza nel proteggere
i diritti di proprietà intellettuale. La legge cinese sul contratto di lavoro permette l’introduzione di clausole di non
concorrenza, per un periodo massimo di un anno ed a fronte di una remunerazione ragionevole, per dipendenti in
posizioni chiave.
In caso di divulgazione non autorizzata od uso non autorizzato di informazioni considerate quali segreti commerciali,
è possibile ricorrere a strumenti di tutela sia di tipo amministrativo, attraverso la Administration of Industry and
Commerce (AIC), che di tipo giudiziario. In caso di violazione di segreti commerciali di valore particolarmente rilevante
sono previste anche sanzioni di tipo penale.
Ulteriori problematiche legate alla proprietà intellettuale per i produttori di abbigliamento ed accessori firmati
A causa delle grandi dimensioni del mercato cinese, della produzione estesa all’interno del paese e degli allarmanti tassi
di attività di contraffazione, le manifatture di abbigliamento di marca affrontano particolari criticità in materia di diritti
di proprietà intellettuale, oltre a quelle più generiche discusse in precedenza.
1. Come gestire i canali di distribuzione locali ed esteri
Per i produttori di abbigliamento è importante monitorare i canali di vendita dei propri prodotti in Cina, al fine di
poter accertare che non avvenga alcun uso improprio della proprietà intellettuale da parte dei partner commerciali.
Idealmente, ogni contratto di distribuzione dovrebbe prevedere delle limitazioni d’uso, che dovrebbero stabilire la
legittima portata dell’utilizzo e le azioni da compiere per porvi fine nel caso di interruzione del contratto.
Se il vostro marchio ha una reputazione nel mercato cinese, dovreste prepararvi alla comparsa nello stesso di prodotti
contraffatti o con un aspetto molto simile, o ad un uso non autorizzato dello stesso da parte dei rivenditori. La
normativa cinese mette a disposizione rimedi rapidi e veloci per i casi di contraffazione di marchi e di concorrenza sleale
attraverso il sistema amministrativo. Ciò nonostante, potreste incontrare numerosi problemi ed è quindi importante
accantonare risorse sufficienti per affrontarli e vi accertiate che i vostri partner e concorrenti siano a conoscenza del
fatto che voi state proteggendo il vostro marchio. Fino a quando un marchio avra’ successo, questo continuerà ad
essere un obiettivo per gli imitatori, richiedendo di conseguenza un impegno continuo del titolare nella protezione dello
stesso.
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2. Legge sulla concorrenza sleale
Oltre a copiare direttamente un marchio, concorrenti senza scrupoli potrebbero vendere prodotti con marchi o disegni
simili, seppur non identici. Nonostante tali marchi o disegni non siano sufficientemente simili per integrare la fattispecie
della contraffazione, c’è la possibilità di contrastarli attraverso la legge cinese contro la concorrenza sleale.
È inoltre possibile ricorrere a tale disciplina in caso di utilizzo non autorizzato del marchio in punti vendita o di
apposizione dello stesso su prodotti non coperti da registrazione.
3. Il controllo sui fornitori – Prevenire la sparizione di nuovi disegni o prodotti dagli stabilimenti di produzione
Quando tratta con produttori, distributori e rivenditori, il titolare di un marchio dovrebbe inserire nei contratti clausole
specifiche che regolino le modalita’ di utilizzo legittimo del marchio. Quest’aspetto riveste particolare importanza
quando si ricorre alla produzione in outsourcing attraverso accordi contrattuali in Cina. Tali accordi dovrebbero
disciplinare:
•• La facoltà di subappaltare e, in caso affermativo, l’obbligo di indicare i subappaltatori che utilizzino componenti,
etichette od imballaggi su cui è apposto il marchio.
•• Lo smaltimento degli scarti e degli eccessi di produzione. È abbastanza comune che i façonisti vendano questi
prodotti sul mercato nero, per questa ragione il contratto dovrebbe disciplinare in modo chiaro il trattamento di
queste merci.
•• L’implementazione di procedure, da parte del fornitore, per il mantenimento della confidenzialità relativamente ai
nuovi disegni. Capita spesso che tali informazioni finiscano nelle mani di altri produttori.
•• La previsione che, alla scadenza del contratto, tutte le eccedenze, i file CAD, ecc. siano restituiti al proprietario
Oltre a curare i contratti in forma scritta con i propri fornitori, i produttori di abbigliamento firmato dovrebbero
monitorare che gli stessi vengano effettivamente e correttamente applicati.
4. Come trattare con venditori online ed esportatori
Ogni marchio di successo in Cina si trova a dover affrontare anche una serie di sfide legate alla contraffazione in rete, che
comprendono:
•• Imprese che vendono tramite internet, dei prodotti contraffatti in Cina e all’estero. Questo potrebbe avvenire
tramite piattaforme C2C come eBay o B2B come Alibaba. Potrebbe anche esserci un ampio numero di tali rivenditori.
Fortunatamente, i principali siti commerciali in Cina hanno un sistema di reclamo e, quando notificato, provvedono
a rimuovere rapidamente i prodotti contraffatti. Nel caso di siti indipendenti potrebbe invece essere efficace una
lettera di diffida all’operatore del sito o al provider del servizio.
•• Società locali che registrano nomi di dominio identici o simili al marchio della vostra azienda. Per i domini di livello
nazionale è prevista una semplice procedura amministrativa che permette di recuperare i nomi di dominio registrati
illegalmente.
•• In caso di pubblicazione di contenuti illeciti su un sito web, è possibile agire attraverso gli uffici periferici
dell’Administration of Industry and Commerce (AIC) per contraffazione del marchio o concorrenza sleale, oppure
reclamare direttamente con l’operatore del sito od il provider ISP.
Per i marchi particolarmente rinomati, il volume di questi casi potrebbe essere rilevante ed è quindi importante stabilire
delle priorità. In molti casi il venditore online è un piccolo commerciante od un semplice individuo, ed una lettera di
diffida potrebbe dimostrarsi sufficiente a far cessare la violazione. Di fronte ad imprese di grandi dimensioni, per le quali
invece la semplice rimozione dell’attività illecita online non comporta un’interruzione degli affari svolti in violazione dei
diritti di proprieta’ intellettuale altrui, al fine di tutelare i propri diritti lesi, potrebbe essere necessario agire in giudizio
anche contro quelle attività diverse dalla vendita online che vengono svolte da tali imprese.
Per maggiori informazioni sulla protezione online della proprietà intellettuale, vi invitiamo a fare riferimento alla Guida
sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale online in Cina dell’Helpdesk.
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5. Le Autorità Doganali cinesi
Potreste scoprire che, persino se voi non producete o vendete prodotti in Cina, ci sono merci che violano i vostri diritti di
proprietà intellettuale che vengono esportate da questo paese verso i mercati esteri. Per questa ragione è consigliabile
registrare i vostri diritti di proprietà intellettuale presso le Autorità Doganali cinesi, le quali possono vantare buoni
risultati per quanto riguarda la scoperta ed il fermo di prodotti contraffatti al confine.
Il procedimento di registrazione è piuttosto semplice, efficace e di livello nazionale, e generalmente richiede circa
un mese di tempo. Le Dogane spesso scoprono autonomamente spedizioni contraffatte, ma è tuttavia consigliabile
predisporre, almeno nei porti chiave, un’adeguata formazione per i funzionari in modo che questi possano familiarizzare
con i vostri prodotti. In caso di spedizioni sospette sarete chiamati ad identificare le merci entro tre giorni dal fermo ed
a versare una cauzione a titolo di indennità per un eventuale sequestro erroneo. Pare percio’ importante sottolineare,
l’utilita’ di familiarizzare in anticipo con l’apposita procedura ed attivare eventuali relazioni con le autorita’ doganali.
Per le autorità doganali è generalmente più semplice identificare e trattenere merci con marchio contraffatto, poiché
è possibile farlo attraverso lo stesso procedimento amministrativo doganale. Nel caso di copyright e brevetti, è invece
necessario chiedere un provvedimento del tribunale che ordini alle Autorità doganali il fermo delle merci contraffatte,
poiché le stesse non sono in grado di determinare l’esistenza di una contraffazione in tal senso.
Per maggiori informazioni sulle Autorità Doganali in Cina, v’invitiamo a consultare la Guida all’utilizzo delle Dogane per
la protezione della proprietà intellettuale in Cina curata dall’Helpdesk.
Casistica
Caso di studio 1: Macchinari tessili
L’impresa europea S, rivenditrice di macchinari avanzati per la maglieria a manifatture cinesi, scoprì che un concorrente
locale stava vendendo un prodotto che copiava le dimensioni, rivestimento esterno e persino i colori dell’originale.
Inoltre, i depliant ed il sito web del concorrente locale replicavano le foto, i diagrammi e le specifiche del prodotto
originale, nonostante il prodotto locale non offrisse le medesime prestazioni dell’originale. L’agente di vendita
dell’impresa S in Cina reclamò che i consumatori erano portati a credere in modo errato che il prezzo molto più basso
del prodotto locale offrisse la medesima qualità dell’originale. La società europea non era in possesso di alcun brevetto
registrato in Cina, ed il concorrente non stava utilizzando il marchio europeo. In Cina non esiste alcuna normativa
che vieti l’imitazione servile del design, l’azienda europea poté quindi basare la propria denuncia unicamente sulla
fattispecie di violazione del copyright sull’opera artistica contenuta nei depliant e di violazione della legge sulla
concorrenza sleale in relazione alle false affermazioni contenute nella brochure. Per evitare i costi di un procedimento
giudiziario, l’azienda ingaggiò uno studio legale locale per inviare una lettera di diffida al concorrente, a cui fece seguito
una telefonata. Il risultato fu che il concorrente cambiò le fotografie ed alcuni dei contenuti della brochure, ma non
sussisteva alcuna base legale per costringere lo stesso a modificare l’aspetto del proprio prodotto.
In questo caso l’impresa S non fu in grado di reagire alla contraffazione perché non aveva registrato i propri diritti. Se
la società fosse stata titolare di un brevetto per disegni o modelli ornamentali, avrebbe potuto tutelare in modo molto
più efficace i propri diritti contro l’impresa locale, con un risparmio di tempo e di costi e proteggendo inoltre la propria
reputazione nel mercato cinese. Questo esempio dovrebbe servire come monito per comprendere che il design di un
prodotto e la sua forma esteriore dovrebbero essere protetti in Cina per il tramite della registrazione di un brevetto per
modelli o disegni ornamentali.
Caso di studio 2: Tessuti finiti
L’impresa europea R aveva sviluppato un tipo di accessorio che migliorava notevolmente l’aspetto dei capi finiti. La
società aveva guadagnato una posizione dominante fino al punto che i consumatori finali dell’abbigliamento spesso
richiedevano che tale prodotto venisse utilizzato per i capi di cui si rifornivano. Il prodotto era coperto da un brevetto
in alcune nazioni, ma in Cina ne era stato registrato solo il marchio. Il marchio dell’impresa R veniva apposto sui capi
d’abbigliamento finiti per indicare che tale prodotto era stato utilizzato nella produzione del capo.
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Un progetto finanziato dall’Unione Europea
Poiché il prodotto originale era essenziale per molti fornitori di abbigliamento cinesi, i concorrenti locali iniziarono ad
offrire prodotti dello stesso tipo. La società R non aveva alcun diritto di impedire ai concorrenti di copiare il prodotto,
ma fu in grado di agire nei confronti dei fornitori di accessori e dei produttori di abbigliamento che utilizzavano l’etichetta
con il marchio originale sui capi da questi forniti e prodotti, senza effettivamente acquistare il prodotto dell’impresa
R. La società agì amministrativamente per la contraffazione del marchio attraverso la Administration of Industry &
Commerce (AIC) e pubblicizzò tali azioni sulla stampa di settore. Questo tipo di reazione sembrò essere efficace.
Un concorrente locale registrò, tuttavia, il soprannome cinese del prodotto dell’impresa R come marchio, acquisendo
così il diritto di utilizzare tale nome legalmente. La società si trovò costretta ad agire per la cancellazione del marchio di
fronte all’ufficio marchi cinese, attraverso un procedimento lungo ed incerto.
L’azienda avrebbe potuto proteggere maggiormente la propria proprietà intellettuale se avesse registrato, non solo
il proprio nome ufficiale, ma anche la traduzione cinese ed ogni altro soprannome che indicava il proprio prodotto
nel mercato cinese. L’iter ed i costi di una registrazione multipla sono generalmente più gestibili di quelli per la
cancellazione, l’opposizione o l’acquisto ex post di un marchio.
Caso di studio 3: Capi d’abbigliamento ed accessori di marca
Una piccola impresa europea, che chiameremo D, aveva disegnato e prodotto il proprio marchio di abbigliamento
e borse, che venivano venduti in Europa ma fabbricati in Cina. Nonostante tale marchio non fosse famoso a livello
internazionale, l’impresa scoprì che esistevano dei concorrenti, in Cina e all’estero, che vendevano regolarmente
copie esatte degli abiti e delle borse da questa prodotte.Essendo stata in grado di agire contro i distributori in Europa,
l’impresa era anche intenzionata a fermare i concorrenti in Cina, benché inizialmente pensasse che ciò sarebbe stato
difficile, questa decise di consultare uno studio legale in loco. Poiché l’azienda produceva ogni anno un gran numero
di nuovi disegni che avrebbe dovuto brevettare come disegni e modelli ornamentali, decise di registrare in tal modo
solo un numero limitato di essi, proteggendo gli altri attraverso il copyright. Dato che un brevetto per modello e
disegno ornamentale è relativamente facile da far valere, l’impresa D fu in grado di utilizzare i propri diritti di brevetto
per minacciare un’azione contro i concorrenti che avevano copiato. L’impresa reagì principalmente avviando azioni
contro produttori e commercianti alle fiere commerciali, inviando lettere di diffida e chiedendo la rimozione dei disegni
contraffatti dai siti internet. Fu inoltre in grado di denunciare una violazione del copyright su altri modelli che non erano
stati brevettati.
Queste azioni portarono ad una notevole diminuzione del numero di copie, giacché i concorrenti evitarono del
tutto di imitare i prodotti dell’impresa D o apportarono delle modifiche tali da non renderli più identici. Da allora, la
registrazione in Cina come brevetto per disegni o modelli ornamentali, fa parte del procedimento di sviluppo di quasi
tutti i nuovi modelli dell’impresa D.
Le misure assunte proattivamente dall’impresa D per proteggere i propri disegni in Cina hanno avuto successo nello
scoraggiare la replica esatta dei propri prodotti, persino nei casi in cui l’impresa D ha deciso di non registrare tutti i
propri disegni. Spesso le attività di contraffazione possono essere frenate tramite azioni proattive che evidenziano come
un’impresa si preoccupi seriamente della tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale e consideri la protezione degli
stessi come parte integrante della propria attività.
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