TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
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Il Giudice designato
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 18 luglio 2013, ha pronunziato la
seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare civile iscritto al n. 20231 del ruolo generale civile
dell’anno 2013, avente ad oggetto concorrenza sleale ed inibitoria
promosso da
S.r.l. MALIGNO, con sede in Peveragno, viale degli Artigiani 48, in persona
dell’amministratore unico, Andrea Maligno, rappresentata e difesa dagli
Avvocati Federico Canazza e Maria Olympia Pene Vidari, presso i quali è
elettivamente domiciliata in Torino, in corso Stati Uniti 62, in forza di procura
speciale a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTE
contro
MALIGNO ALFONSO e S.r.l. AM LAB, in persona della amministratrice,
Alfonsa Maligno, rappresentati e difesi dall’Avvocato Sandro Hassan del Foro di
Milano e dall’Avvocato Luigi Castello, presso quest’ultimo elettivamente
domiciliati in Torino, in via Principi d’Acaja 15, in forza di procure speciali in
calce alle copie notificate del ricorso.
CONVENUTI
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1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2013 la S.r.l. Maligno ha chiesto di essere
autorizzata, nei confronti di Alfonso Maligno, quale titolare dello studio Alfonso
Maligno Architecture & Design, e della S.r.l. AM Lab, alla descrizione degli
oggetti costituenti violazione e contraffazione del marchio registrato "maligno" e
degli altri segni distintivi di titolarità esclusiva della ricorrente (istanza poi
rinunciata nel corso dell'udienza di discussione del 18 luglio 2013), nonché di
inibire ai convenuti l'utilizzo in ogni forma e modo dei propri segni distintivi,
Maligno e Malignogroup, e di ogni altro marchio idoneo a pregiudicare i diritti di
esclusiva vantati dalla ricorrente sui propri segni distintivi registrati e di fatto,
nonché di inibire ai convenuti il compimento di atti di concorrenza sleale e
l'appropriazione dei pregi della ricorrente, ed anche l'ulteriore utilizzo del nome a
dominio www.alfonso maligno.com, ordinando il trasferimento provvisorio dello
stesso in capo alla ricorrente.
1.1. A sostegno di tali istanze ha esposto di operare dal 1994 nel settore della
progettazione, produzione, realizzazione e commercializzazione di mobili, arredi
ed allestimenti per ogni tipo di destinazione, con particolare riferimento ai negozi,
uffici, esercizi commerciali ed alberghi.
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Tale attività era stata avviata nel 1947, quando il capostipite, Salvatore Maligno,
aveva iniziato a progettare e realizzare originali componenti di arredo,
armonizzando la tradizione ebanistica del barocco siciliano e quella piemontese.
L'attività paterna era stata quindi proseguita dei figli Giorgio ed Alfonso, e
successivamente, dai loro figli e, precisamente, da Andrea e Leonardo Maligno,
figli di Giorgio, e da Salvatore ed Alfonsa Maligno, figli di Alfonso.
In particolare la ricorrente aveva proseguito, senza soluzione di continuità,
l'attività di impresa di altra società riconducibile al medesimo gruppo familiare,
denominata S.r.l. Arredi Maligno, costituita nel 1990.
In precedenza la medesima attività di produzione e commercializzazione di
arredamenti per esercizi commerciali era stata esercitata dalla società in nome
collettivo Arreda Maligno dei Fratelli Maligno, costituita nel 1976, la quale, dopo
essere stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, era stata dichiarata
fallita dal tribunale di Cuneo nel 1995, unitamente al socio illimitatamente
responsabile Alfonso Maligno.
Quest'ultimo aveva quindi iniziato a svolgere in proprio l'attività di progettazione
di arredi nella forma dello studio professionale, attività esercitata sempre ed
esclusivamente in favore della società ricorrente, rappresentando sostanzialmente
una unità della stessa realtà imprenditoriale, costituita allo scopo di consentire al
convenuto Alfonso Maligno di continuare a svolgere tale attività e di percepire un
compenso.
1.2. L'attività svolta, così come quella in precedenza svolta dalla S.r.l. Arredi
Maligno, si era sempre caratterizzata per l'offerta di un prodotto completo,
comprensiva della progettazione di interni su misura e della loro realizzazione.
A partire dal 1990 la S.r.l. Arredi Maligno prima e, successivamente, la S.r.l.
Maligno avevano ininterrottamente utilizzato il segno distintivo patronimico
Maligno, utilizzato oltre che come denominazione sociale anche come marchio
d'impresa per contraddistinguere la propria attività, figurando costantemente nelle
comunicazioni commerciali, negli opuscoli illustrativi e nelle inserzioni
pubblicitarie; il nome "maligno" era presente inoltre nel sito Internet della
ricorrente, il cui nome a dominio era stato, sin dalla creazione del sito, "maligno
gruppo.com"; tale segno, inoltre, oltre ad essere indicato nella carta intestata, nei
biglietti da visita e negli indirizzi di posta elettronica, veniva altresì
costantemente indicato in tutte le comunicazioni commerciali e pubblicitarie della
ricorrente.
1.3. Nel 2005, a seguito di accordi intercorsi tra i due gruppi familiari, la
maggioranza del capitale sociale era stata acquistata da Andrea e Leonardo
Maligno, figli di Giorgio Maligno, ed il nuovo amministratore unico della società,
Andrea Maligno, aveva sviluppato l'attività di impresa della società, depositando
la domanda nazionale di registrazione del marchio "maligno" numero AL 20088C
000117, in relazione alle classi 20 (mobili) e 42 (servizi scientifici e tecnologici e
di ricerca di progettazione al loro riferiti; servizi di analisi industriale e ricerca) e
tale marchio era stato concesso dallo UIBM il 14 settembre 2010 (registrazione
numero 1331335); il fatturato della società era stato notevolmente sviluppato,
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grazie anche all'espansione dell'attività anche all'estero ed ai notevoli investimenti
e sforzi imprenditoriali, fino a diventare una impresa leader nel settore
dell'arredamento.
1.4. Il 20 maggio 2005 Salvatore ed Alfonsa Maligno, subito dopo aver ceduto le
quote detenute della S.r.l. Maligno, avevano costituito la S.r.l. Fase D, che
svolgeva la medesima attività della ricorrente ed operava come sua diretta
concorrente; il 16 febbraio 2012 tale società aveva indebitamente cambiato la
propria denominazione sociale in Alfonso Maligno Group, utilizzando i segni
distintivi "maligno" e “malignogroup"; in seguito, il 23 marzo 2012, era anche
stato depositato il marchio Alfonso Maligno group, sormontato da tre compassi
ed indicato nel sito Internet www.alfonsomaligno.com; tali segni figuravano poi
tra i cosiddetti metatag del sito riconducibile ai convenuti.
2. Tali condotte costituivano sfruttamento parassitario della notorietà e del buon
nome commerciale del marchio della ricorrente, determinavano rischio di
confusione nel pubblico di riferimento e sviamento della clientela in danno della
ricorrente.
2.1. A seguito della diffida che essa le aveva inviato la S.r.l. Alfonso Maligno
Group aveva modificato la propria denominazione sociale in S.r.l. AM Lab, il sito
Internet era stato oscurato, ma essa aveva scoperto che le convenute stavano
continuando ad utilizzare indebitamente il segno "maligno" per
contraddistinguere prodotti e servizi identici a quelli della ricorrente, creando una
confusione con finalità parassitaria della notorietà e della reputazione
commerciale acquisiti nel corso degli anni dalla ricorrente.
In particolare il presunto studio di architettura denominato Alfonso Maligno
Architecture & Design costituiva lo schermo di una vera propria attività
imprenditoriale, in diretta concorrenza con quella della ricorrente, svolta
congiuntamente dai convenuti, in inscindibile collegamento.
3. Tanto premesso in fatto ha prospettato l'indebito utilizzo da parte delle
resistenti del segno "maligno” per contraddistinguere prodotti e servizi identici a
quelli della ricorrente, per la totale coincidenza tra i prodotti ed i servizi
contraddistinti con i marchi in contestazione, in quanto sia "maligno", sia
"alfonso maligno" contraddistinguono non solo l'attività di progettazione e
realizzazione di arredamenti ma una specifica attività di impresa avente le
medesime caratteristiche e rivolta allo stesso pubblico di riferimento.
Doveva pertanto ritenersi ricorrente l'ipotesi di cui all'articolo 20, lettera a), cpi,
perché i resistenti utilizzavano segni identici al marchio registrato anteriore
"maligno" per contraddistinguere prodotti e servizi identici, con la conseguenza
che tale uso doveva essere vietato.
3.1. L'indebito utilizzo da parte delle resistenti del segno "maligno" nell'ambito
della propria attività di impresa costituiva inoltre violazione della propria
denominazione sociale, in considerazione della assoluta identità merceologica e
della contiguità territoriale delle imprese, entrambe operanti nella provincia di
Cuneo.
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3.2 Ha inoltre affermato il compimento di atti di concorrenza sleale confusoria e
contrari alla correttezza professionale, nonché l'appropriazione di pregi e la
concorrenza cosiddetta parassitaria da parte dei convenuti medesimi, non
corrispondendo al vero che il convenuto aveva iniziato la propria attività nel
1972.
4. I convenuti, costituitisi congiuntamente con il medesimo difensore, hanno
resistito alle istanze della ricorrente, esponendo, tra l'altro, che all'atto della
cessione delle quote della società ricorrente era stata prevista espressamente la
facoltà per i cedenti di poter continuare ad esercitare qualsiasi attività anche
potenzialmente concorrente con quelle svolte dalle parti, ed inoltre detto accordo
non prevedeva alcun divieto o limitazione all'uso dei rispettivi nomi, mentre
contemplava l'uso del nome maligno da parte della ricorrente ma a titolo non
esclusivo.
4.1. Hanno inoltre affermato che da oltre 40 anni Alfonso Maligno godeva di
autonoma reputazione come progettista e designer, e che il suo lavoro fino alla
separazione del 2005 era stato in buona parte svolto in collaborazione con la
società ricorrente, ma tale reputazione professionale apparteneva personalmente
ad Alfonso Maligno, che quindi aveva diritto di utilizzarla, anche perché
l'accordo del 2005 escludeva espressamente ogni restrizione di attività anche
concorrenziale.
4.2. La società convenuta, la S.r.l. AM Lab, lavorava in stretta collaborazione con
il convenuto, e si occupava dell'esecuzione dei suoi progetti, in particolare della
organizzazione dei lavori, della scelta dei fornitori, del coordinamento delle
consegne e di quant'altro necessario per la suddetta realizzazione, senza alcun
rischio di confusione con l'attività della società ricorrente, anche perché il nome
Alfonso Maligno serviva ad identificare il professionista.
4.3. Hanno contestato anche l'uso indebito del nome Alfonso Maligno, trattandosi
di nome noto prima della registrazione, che identificava il resistente, anche in
considerazione della clientela delle parti, costituita da imprese e non da
consumatori.
4.4. Hanno contestato anche che il nome maligno fosse stato usato come metatag,
in quanto tale parola non era stata espressamente etichettata nel linguaggio di
programmazione, negando di conseguenza la sussistenza delle violazioni
lamentate dalla ricorrente e del pericolo nel ritardo.
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5. Deve preliminarmente rilevarsi che nel corso dell'udienza di discussione del 18
luglio 2013 la società ricorrente ha rinunciato alle richieste di autorizzazione alla
descrizione nei confronti dei convenuti, con la conseguenza che non occorre più
provvedere al riguardo.
6. Ciò premesso occorre osservare che il presupposto delle istanze della società
ricorrente è costituito dallo svolgimento, in unione da parte dei convenuti,
sostanzialmente mediante una società di fatto, di una attività di impresa
coincidente con quella svolta dalla ricorrente medesima, mediante l'utilizzo di un
segno distintivo identico al proprio marchio registrato anteriormente, allo scopo
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di contraddistinguere prodotti e servizi identici, con rischio di confusione nella
clientela.
7. Deve, al riguardo, anzitutto rilevarsi che, come evidenziato dai convenuti,
nell'atto di cessione di azienda del 10 gennaio 1995, mediante il quale la S.r.l.
ARREDI MALIGNO cedette alla società acquirente la propria azienda, era
contemplato anche il trasferimento dell'uso non esclusivo del nome maligno
(documento 1 dei convenuti), con la conseguenza che deve escludersi la
sussistenza di un diritto all'uso esclusivo di tale nome a favore della società
ricorrente derivante da tale atto di cessione.
8. Inoltre nell'accordo, avente sostanzialmente contenuto transattivo, dell'11
febbraio 2005 (prodotto in copia dei convenuti come documento 2), mediante il
quale i due gruppi familiari che svolgevano la medesima attività si determinarono
ad una separazione delle attività, venne espressamente pattuito "che le parti
resteranno libere di esercitare qualsiasi attività, anche potenzialmente
concorrenti con quelle praticate delle singole parti (produzione, progettazione,
ecc.)".
9. Non sembra, pertanto, sia pure entro il limite della cognizione necessariamente
sommaria propria di questa fase, che possa dirsi preclusa lo svolgimento da parte
di Alfonso Maligno o della S.r.l. AM Lab di attività analoga a quella della
ricorrente.
10. I documenti prodotti dai convenuti attestano, poi, la risalenza nel tempo della
attività professionale svolta da Alfonso Maligno nell'ambito del settore della
progettazione di arredi (come si ricava dai documenti prodotti dai convenuti da 1
a 49).
11. Non sembra, poi, che dal sito Web del convenuto Alfonso Maligno, relativo
alla sua attività professionale, dunque il sito www.alfonso maligno.com, nel quale
l'attività professionale svolta dal convenuto è indicata con il simbolo Alfonso
Maligno Architecture & Design sormontato da tre compassi, emerga il
prospettato svolgimento di un'attività di impresa corrispondente o coincidente con
quella della ricorrente, essendovi solamente il riferimento all'attività di
progettazione di esercizi commerciali, in particolare farmacie (come si ricava
dalla stampa della prima pagina di tale sito prodotto dei convenuti come
documento 50).
11.1. Neppure nella stampa integrale di quanto consultabile su tale sito, prodotto
dalla società ricorrente come documento 36 pare ravvisabile alcun elemento che
induca a ritenere che il convenuto svolga un'attività di impresa in un settore
coincidente con quello della società ricorrente utilizzando a scopo confusorio il
proprio nome, in quanto da tale documento si ricava lo svolgimento delle suddette
attività di progettazione di farmacie ed esercizi commerciali e ristoranti ed hotel,
in collaborazione con vari partner tecnici, tra cui la società convenuta, AM Lab,
indicata come società che "ingegnerizza i sistemi espositivi della Farmacia 3.0,
gestendo e coordinando tutte le attività che concorrono alla luce del progetto in
realtà. AM Lab si occupa della gestione dei collaboratori fornitori, nel pieno
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rispetto delle tempistiche, garantendo una realizzazione precise funzionale del
progetto iniziale".
12. Benché, dunque, il convenuto Alfonso Maligno non abbia negato la propria
collaborazione con la società convenuta non sembra che ciò, in assenza di altri
elementi, consenta di ritenere che mediante tale nome venga svolta da Alfonso
Maligno e dalla S.r.l. AM Lab un'attività di impresa avente lo stesso oggetto di
quella della ricorrente, ovvero che tra le due parti convenute sussista una società
di fatto che svolge la medesima attività di impresa della ricorrente, o attività
parzialmente coincidente, utilizzando il nome maligno, in violazione del marchio
registrato della ricorrente e compiendo di conseguenza atti di concorrenza sleale.
13. L'identità della sede ed il rapporto di collaborazione, reso esplicito anche nei
siti Web di entrambe le parti convenute, non sembrano sufficienti a consentire di
ritenere che, come sostenuto dalla ricorrente, le due parti convenute svolgano
un'unica attività di impresa in stretta connessione fra loro.
14. La circostanza che i segni maligno e malignogroup siano presenti tra i
cosiddetti metatag del sito riconducibile alla società convenuta non sembra
consenta di ravvisare la suddetta unica attività di impresa svolta in unione da
entrambe le parti convenute, essendo, invece, allo stato, riconducibile al rapporto
di collaborazione pacificamente esistente tra lo studio professionale di
progettazione del convenuto Alfonso Maligno e la società convenuta, dagli stessi
riconosciuto.
15. Non sembra, in conclusione, nel limite della cognizione sommaria propria di
questa fase, ravvisabile la suddetta unicità di attività di impresa, indebitamente
svolta mediante l'utilizzo del nome maligno, legittimamente utilizzato, invece, da
Alfonso Maligno nello svolgimento della sua attività professionale, trattandosi del
suo patronimico mediante il quale identifica la sua attività professionale, svolta
anche in collaborazione, ma non in unione, con la società convenuta, con la
conseguenza che pare mancante il presupposto dell'illecito lamentato dalla
ricorrente e posto a fondamento delle sue istanze cautelari, che, di conseguenza,
debbono essere respinte, essendo, tra l’altro, stata, a seguito delle diffide della
ricorrente, modificata la denominazione Alfonso Maligno Group S.r.l.
16. Non si ravvisano, infine, ragioni per discostarsi alla regola secondo cui le
spese seguono la soccombenza, con la conseguenza che la ricorrente deve essere
condannata a rifonderle per intero alle convenute, come da dispositivo, liquidate
sulla base della complessità della controversia e dell'impegno profuso dai
difensori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 septies e ss. e 700 c.p.c.
Respinge le istanze proposte dalla S.r.l. MALIGNO nei confronti di ALFONSO
MALIGNO e della S.r.l. AM Lab.
Condanna la S.r.l. MALIGNO a rimborsare ad ALFONSO MALIGNO ed alla
S.r.l. AM Lab le spese processuali, liquidate in Euro 6.000 per onorari, oltre c.p.a.
ed i.v.a.
Si comunichi.
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Così deciso in Torino, il 22 luglio 2013
Il Giudice designato
Giovanni Liberati
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