Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
CCIAA Prato
3 ottobre 2013
La disciplina del made in, l’origine
delle merci e gli strumenti contro la
contraffazione
Avv. Andrea Gattamorta
© Studio Legale LGA
Argomenti
Cenni alla proprietà industriale
Concorrenza sleale e contraffazione
Disciplina del made in
Sanzioni penali e amministrative
Cenni alla tutela doganale
Cenni alle azioni esperibili in sede civile
Diritti di proprietà intellettuale
Prima di esaminare gli strumenti a disposizione
per la protezione dei diritti è necessario
esaminare i diritti a presidio dei quali tali
strumenti sono stati eretti.
Condizione di efficacia degli strumenti di
difesa è che i diritti siano stati posti sotto
l’egida di un sistema di protezione giuridico sia
esso nazionale, comunitario o internazionale.
Normativa di riferimento, nazionale
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30:
Codice della proprietà industriale, entrato in
vigore il 19 marzo 2005 (il “Codice”),
recentemente riformato dal Decreto Legislativo
n. 131 del 13 agosto 2010, in vigore dal 2
settembre 2010.
Regio Decreto 22 aprile 1941 n. 633:
Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio.
Normativa di riferimento, comunitaria
Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del
20 dicembre 1993, sul marchio comunitario,
più volte modificato.
Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio,
del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli
comunitari.
Ulteriori provvedimenti in materia di ritrovati
vegetali,
denominazioni
di
origine,
indicazioni
geografiche,
denominazioni
geografiche e marcatura CE.
Normativa di riferimento
internazionale
Organizzazione Mondiale del Commercio, sistema
che comprende trenta accordi internazionali collegati
che disciplinano diversi settori, tra cui l'Accordo
generale sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei Marchi e il Protocollo relativo
all’Accordo di Madrid adottato a Madrid il 27 giugno
1989.
Convenzione di Parigi per la protezione della
proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio
1967.
C.P.I (protezione dei diritti)
Art.1 C.P.I:
“Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi,
indicazioni geografiche, denominazioni di origine,
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità,
topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni
aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.
Si può parlare a ragione di “diritti di proprietà
industriale”, accomunati da una medesima disciplina
generale e protetti da medesimi strumenti di tutela, anche
in via cautelare.
Diritti protetti
Oggetto di registrazione:
marchi
disegni e modelli
topografie dei prodotti a semiconduttori
Oggetto di brevettazione:
invenzioni
modelli di utilità
nuove varietà vegetali
Altri diritti protetti:
altri segni distintivi (compreso domain name)
indicazioni geografiche, denominazioni di origine
informazioni aziendali riservate
Argomenti
Cenni alla proprietà industriale
Concorrenza sleale e contraffazione
Disciplina del made in
Sanzioni penali e amministrative
Cenni alla tutela doganale
Cenni alle azioni esperibili in sede civile
Marchi, ipotesi di contraffazione
Rispetto alla tutela delle contraffazioni che rientrano nel
fenomeno della confusione, la dottrina e parte della
giurisprudenza hanno spostato l’attenzione sul concetto di
sfruttamento parassitario al cui interno può ricomprendersi
anche la confondibilità ma che è idoneo a tutelare i diritti di
proprietà industriale ed in particolare il marchio nei confronti
delle ipotesi “nuove” di contraffazione (1. “look alike”; 2.
situazioni che non ingenerano confusione nel consumatore; 3.
falso grossolano; 4. altre situazioni che limitano la capacità
futura di sfruttamento per alcuni prodotti; 5. post sell
confusion).
Si mira in sostanza a punire l’approfittamento di una posizione
di mercato, dei pregi e della reputazione acquisiti. Salva
sempre l'applicabilità della disciplina sulla concorrenza sleale.
Concorrenza sleale
Oltre alle menzionate azioni predisposte per la tutela dei diritti
di proprietà industriale, è possibile utilizzare l'azione di cui
all’art. 2598 del Codice Civile, in materia di atti di
concorrenza sleale. L’illecito civile è compiuto da chi:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con
i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o
imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con
qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i
prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di
un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si
appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo
non conforme ai principi della correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Contraffazione, fattori
Il fenomeno della contraffazione è multiforme,
interessando ormai tutti i settori della
produzione (alta e bassa tecnologia) e sempre
più globalizzato. L’Italia è centro sia passivo
che attivo di contraffazione e ciò costituisce
una ulteriore sfida per le imprese virtuose.
Le strategie di difesa e di attacco devono
tenere necessariamente conto dei diversi
strumenti previsti dagli ordinamenti della UE e
dello spazio economico europeo e da quelli
stranieri.
Contraffazione, strumenti
Per arginare il fenomeno della contraffazione
sia in ambito nazionale e comunitario sia in
ambito internazionale è possibile ricorrere a
strumenti, anche cautelari (avanti l’autorità
giudiziaria e quella doganale), diretti ad
impedire l’ingresso nella UE e in generale
negli altri paesi che fanno parte della WTO, o a
limitare la commercializzazione di prodotti che
violano diritti di proprietà intellettuale.
Definizioni
Tutti i diritti sopra previsti sono in qualche
modo suscettibili di contraffazione, intesa in
senso lato.
Per individuare la nozione di merci contraffatte
è utile ricorrere anche alla definizione
contenuta dal Regolamento 1383/2003, per
quanto questa abbia come ambito principale di
applicazione
la
disciplina
doganale
comunitaria.
Merci contraffatte
i) le merci, compreso il loro imballaggio (anche se presentato
separatamente), su cui sia stato apposto senza autorizzazione
un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello
validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non
possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio
di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del
titolare del marchio in questione ai sensi della normativa
comunitaria sul marchio comunitario (Regolamento (CE) n.
40/94), o ai sensi della legislazione dello Stato membro;
ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta,
autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di
garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato
separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci
di cui al punto i);
Merci contraffatte
iii) costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti
esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori
l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività,
anche per interposta persona: a) la riproduzione in qualsiasi
modo e con qualsiasi mezzo della topografia; b) la fissazione
con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a
semiconduttori; c) l'utilizzazione, l'importazione e la
detenzione a fini di commercializzazione, nonché la
commercializzazione o distribuzione del prodotto a
semiconduttori in cui è fissata la topografia;
iv) la violazione delle disposizioni sul diritto d'autore;
v) dal fenomeno della contraffazione occorre distinguere
quello delle importazioni parallele.
Merci usurpative
Le merci che costituiscono o che contengono copie
fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore
o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al
disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto
nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese
di produzione, quando la produzione di tali copie
costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi
del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12
dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari o ai sensi
della legislazione dello Stato membro in cui è presentata
la domanda per l'intervento delle autorità doganali;
Merci che ledono diritti specifici
i) ad un brevetto a norma della legislazione dello Stato membro;
ii) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel
regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio o nel regolamento (CE) n.
1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio;
iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della
legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per
ritrovati vegetali quale prevista dal regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio;
iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma
della legislazione di tale Stato membro o dei regolamenti (CEE) n.
2081/92(10) e (CE) n. 1493/1999 del Consiglio;
v) alle denominazioni geografiche, ai sensi del regolamento (CEE) n.
1576/89 del Consiglio.
Argomenti
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Concorrenza sleale e contraffazione
Disciplina del made in
Sanzioni penali e amministrative
Cenni alla tutela doganale
Cenni alle azioni esperibili in sede civile
Tutela di Made in e Made in Italy
Penale
a) Finanziaria 2004 (“made in Italy”)
b) D.L. 135/2009 (“full made in Italy”)
Amministrativa
a) Accordo di Madrid 1967 (tutela il “made in” generale)
b) L.8.4.2010 n.55 (“made in Italy settoriale”)
c) D.L. 135/2009 (art. 4/49bis Finanz. 2004)
Civile
a) Codice del Consumo, D.L. 6.9.2005 n.206
b) Art. 2598 Codice Civile: concorrenza sleale
Le tre tutele non sono alternative ma possono operare
congiuntamente. La regolarizzazione amministrativa non esclude
la responsabilità penale.
Made in, Accordo di Madrid
Accordo di Madrid (tutela amministrativa)
sulla repressione delle indicazioni di
provenienza false o fallaci, del 14 aprile
1891, versione di Stoccolma del 14 luglio
1967, ratificato in Italia con legge 28 aprile
1967, n.424, le cui norme di attuazione sono
contenute nel D.P.R 26 febbraio 1968, n.656
Made in, Accordo di Madrid
Vieta l’apposizione sul prodotto di indicazioni
false o fallaci circa la sua origine,
- disponendone l’eventuale fermo doganale
all’atto di introduzione in Italia, e segnalazione
all’Autorità Giudiziaria (art. 1 D.P.R.
656/1968)
- con possibilità di regolarizzare la merce con
l’asportazione della indicazione falsa/fallace.
Decorsi 60 giorni dal fermo, in assenza di
sequestro da parte dell'AG, le Dogane possono
restituire la merce, previa regolarizzazione
della stessa.
Made in, Accordo di Madrid
Art.3: prevede l'obbligo di indicare il
diverso Paese di produzione, se il
venditore appone sul prodotto il suo nome
ed il suo indirizzo su prodotti provenienti da
paese diverso da quello di vendita (l'art. 3
non è stato recepito dal decreto attuativo).
L'Accordo di Madrid trova applicazione sia
per uso improprio di segni che richiamano
l'Italia sia per uso improprio della dicitura
“made in Italy”.
Art.4, comma 49, Finanziaria 2004
Modificato più volte, da ultimo con D.L.35/2005 e L.99/2009
L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione
ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è
punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy»
su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della
normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione,
anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei
prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro
possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana,
(Abrogato: ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti
o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea
sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del
loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o
altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro
effettiva origine estera)
Art.4, comma 49 bis, Finanziaria 2004
Inserito dalla L.135/2009
Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del
licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea
sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed
evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare
qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto,
ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o
del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno
rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione
o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e
nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione
sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. Il contravventore è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
Made in Italy, Finanziaria 2004
Legge 24 dicembre 2003, n.350 - Finanziaria 2004 (Tutela
penale)
Art. 4, comma 49: L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione o la commercializzazione recanti false o
fallaci indicazioni di provenienza (o di origine) costituisce
reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale
Art. 517 Codice Penale
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da
altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a 20.000 Euro.
Made in Italy, Finanziaria 2004, segue
Art. 4 comma 49: Costituisce falsa
indicazione
di
provenienza
la
stampigliatura “made in Italy” su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai sensi della
normativa europea sull'origine
Esempio: bollino adesivo “MADE IN
ITALY” su confezione esterna di camicie
prodotte in Spagna da impresa spagnola.
Made in Italy, Finanziaria 2004, segue
Art. 4 comma 49:
Costituisce fallace
indicazione di provenienza l'uso di segni o
figure o quant’altro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di provenienza italiana, anche se
sul prodotto sia indicata l'origine o la
provenienza estera dei prodotti
Esempio: logo raffigurante la bandiera
italiana su etichetta di camicie prodotte in
Germania da impresa tedesca.
Normativa comunitaria sull’origine
Regolamento CE 450/2008
Codice Doganale Comunitario
Art. 36: le merci ottenute in un unico paese o
territorio sono considerate originarie di tale
paese o territorio
Le merci alla cui produzione hanno contribuito
due o più paesi sono originarie del paese in cui
hanno
subito
l'ultima
trasformazione
sostanziale
Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35
Allarga le maglie dell'art. 4 comma 49, non solo ai
casi di confusione sulla provenienza imprenditoriale
del prodotto, ma anche ai casi di confusione
sull'origine geografica. Pertanto:
“L’importazione e l'esportazione per farne commercio
o la commercializzazione recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce
reato ed è punita ai sensi dell'art.517 del Codice
Penale”.
Modifica fatta a seguito della sentenza Cassazione
3352/2005: uso di “nome azienda domicilio VeronaItaly”, sede dell'impresa ritenuta non fallace
indicazione di provenienza di un prodotto realizzato
all’estero, in quanto indica l’origine imprenditoriale.
Made In, giurisprudenza
Anche in sentenze successive, l’illecito della
fallace indicazione di provenienza non è
stato riscontrato quando era correttamente
indicata la sola origine imprenditoriale
italiana, pur essendo la merce prodotta
all’estero.
Made In, giurisprudenza
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale
Sentenza 12 luglio 2007, n. 27250
Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui
all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n.
350 (tutela del "made in Italy") nel caso in cui i
prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati
come prodotti in Italia in quanto recanti la
stampigliatura "made in Italy", abbiano subito in Italia
un processo di lavorazione o di trasformazione
"sostanziale", pur provenendo dall'estero in tutto od in
parte la materia prima utilizzata per produrli.
Made In, giurisprudenza
Cassazione n.37818/2010: Legittimo il “Made in
Italy” anche se il prodotto, realizzato con materiali
italiani, è stato di fatto confezionato all’estero. Non
sussiste alcun obbligo dell'imprenditore che
produce o importa o commercializza di
indicare sul prodotto il luogo in cui esso è
stato fabbricato. Vi è solo l'obbligo, qualora
decida di indicare il luogo di fabbricazione in Italia
(cd. “Made in Italy”), di non dare una falsa o fallace
indicazione. L'indicazione “Made in Italy” su un
portafoglio la cui pelle era stata prodotta in Italia ma
confezionato in Cina non integra questa fattispecie.
Made In, giurisprudenza
Cassazione n.37818/2010: Legittimo il “Made in
Italy” anche se il prodotto, realizzato con materiali
italiani, è stato di fatto confezionato all’estero. Non
sussiste alcun obbligo dell'imprenditore che
produce o importa o commercializza di
indicare sul prodotto il luogo in cui esso è
stato fabbricato. Vi è solo l'obbligo, qualora
decida di indicare il luogo di fabbricazione in Italia
(cd. “Made in Italy”), di non dare una falsa o fallace
indicazione. L'indicazione “Made in Italy” su un
portafoglio la cui pelle era stata prodotta in Italia ma
confezionato in Cina non integra questa fattispecie.
Legge 23 luglio 2009, n.99
Art.17: ha integrato l'art.4, comma 49 della
Finanziaria 2004 in modo che per fallace indicazione
si intende pure: “l'uso di marchi di aziende italiane su
prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della
normativa europea sull'origine senza l'indicazione
precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro
luogo di fabbricazione o di produzione, o altra
indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore
sulla loro effettiva origine estera»;
Made in Italy, D.L. 135/2009
Decreto Legge 25 settembre 2009, n.135,
convertito con la Legge 166/2009 (tutela
amministrativa e penale del “full made in
Italy”)
Art.16.8: Abroga sanzione penale per
l'apposizione del marchio di azienda italiana su
prodotti provenienti dall'estero
Art.16.6: Trasforma l'illecito da penale in
amministrativo prevedendo una sanzione da 10
a 250.000 euro, oltre alla confisca
(introducendo l'art.4/49-bis Finanziaria 2004)
Made in Italy, D.L. 135/2009
Art.16.1: introduce il concetto di “full made in
Italy”, inteso come il “prodotto per il quale il
disegno, la progettazione, la lavorazione, ed il
confezionamento,
sono
compiuti
esclusivamente sul territorio italiano.”
Made in Italy, D.L. 135/2009
Art.16.4:
“Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita
che presenti il prodotto come interamente
realizzato in Italia, quale «100% made in
Italy», «100% Italia», «tutto italiano»...è
punito, ferme restando le diverse sanzioni
applicabili sulla base della normativa vigente,
con le pene previste dall'articolo 517 del
codice penale, aumentate di un terzo.”
Made In Italy
A seguito della legge 99/2009 e del D.L.
135/2009 esiste quindi un obbligo di indicare
il paese di provenienza estera del prodotto?
Cassazione 22 aprile 2010, n.15374: quando
le modalità d'uso del marchio dell'imprenditore
italiano sono tali da indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto fabbricato all'estero è di
origine italiana, sussiste l'obbligo di indicare
l'origine estera del prodotto.
Made In Italy
Cassazione 25 maggio 2010, n.19746: non
costituisce più reato l'omessa indicazione del
luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti
all'estero su cui siano apposti marchi di
aziende italiane. Vi sarà solo una sanzione
amministrativa.
Made In Italy, Codice del consumo
Art.6: I prodotti ... commercializzati sul
territorio nazionale, riportano, chiaramente
visibili e leggibili, almeno le indicazioni
relative:
c) al Paese di origine se situato fuori
dell'Unione europea;
La disposizione non è ancora entrata in vigore
in mancanza del decreto attuativo di cui
all'art.10 dello stesso Codice.
Made In Italy , Legge Reguzzoni-Versace
Legge 8 aprile 2010 n. 55 (il “Made in Italy” settoriale,
tutela amministrativa)
Riguarda solo i settori: tessile, calzaturiero, conciario e dei
divani, prevedendo un sistema di etichettatura obbligatoria
dei prodotti finiti ed intermedi, intendendosi per tali quelli
destinati alla vendita.
L'etichetta dovrà indicare informazioni specifiche e sintetiche
sui seguenti argomenti:
- conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in
materia di lavoro;
- certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti;
- esclusione dell'utilizzo di minori nella produzione;
-rispetto della normativa europea e internazionale in materia
ambientale.
Made In Italy , Legge Reguzzoni-Versace
Le fasi di lavorazione rilevanti per ciascun settore
merceologico toccato dalla legge Reguzzoni
- Tessile: filatura, tessitura, nobilitazione e
confezione
- Pelletteria: concia, taglio, preparazione e
assemblaggio
- Calzaturiero: concia, taglio tomaia, lavorazione,
refinizione
- Divani: concia, lavorazione del poliuretano,
assemblaggio dei fusti, taglio della pelle/tessuto,
cucito della pelle/tessuto, assemblaggio e
refinizione.
Made In Italy , Legge Reguzzoni-Versace
L'indicazione “Made in Italy” è permessa soltanto:
1) per prodotti finiti
2) se almeno due delle fasi di lavorazione indicate
sono state eseguite sul territorio e se per le rimanenti è
verificabile la tracciabilità
Per i prodotti per i quali non sussistono I presupposti
per l'uso di “Made in Italy”, sussiste l'obbligo di
etichetta indicante lo stato di provenienza
SANZIONE amministrativa pecuniaria da 10.000 a
70.000 euro, oltre al sequestro e alla confisca delle
merci. In caso di reiterazione della violazione è
disposta la sospensione dell'attività per un periodo che
varia da un mese a un anno.
Made In Italy, Legge Reguzzoni-Versace
L’Agenzia delle Dogane e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri hanno preso atto del rinvio dell’entrata in
vigore della legge 55/2010, originariamente prevista
per il 1°ottobre 2010.
Le nuove disposizioni potranno considerarsi
effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del
decreto interministeriale di attuazione previsto
dall'art.2 della Legge. La loro compatibilità con la
normativa comunitaria sulla libera concorrenza,
infatti, è tuttora al vaglio di Bruxelles.
In attesa dell'adozione del decreto interministeriale,
continueranno ad applicarsi le norme del Codice
Doganale Comunitario (Regolamento CE 450/20008).
Novità in ambito Comunitario
Il 29 settembre 2010 il Parlamento Europeo ha
approvato, sulla base del testo proposto
dall'eurodeputata italiana Cristina Muscardini
(Ppe), il regolamento per l'obbligatorietà
dell'etichettatura di origine sui prodotti
importati in Europa da paesi terzi.
Il Regolamento Made In sarà ora sottoposto al
vaglio del Consiglio UE a Bruxelles.
Novità in ambito Comunitario
Etichettatura nel settore agroalimentare
La commissione UE presenterà a breve una proposta
di legge per introdurre la denominazione di origine
obbligatoria in settori agricoli che attualmente ne sono
sprovvisti.
Una volta approvate le nuove regole per la
denominazione di origine, la Commissione esaminerà
settore per settore per capire dov'è necessario
introdurre etichette di origine obbligatorie. Il primo
settore ad essere analizzato sarà quello lattierocaseario.
La proposta della Commissione verà poi emendata ed
approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio.
Made In, Tutela Civile
Art. 2598/3 Codice Civile: concorrenza sleale
Art. 21-23 Codice Consumo: pratiche
commerciali
ingannevoli,
che
possono
consistere in “azioni ingannevoli” od
“omissioni ingannevoli”. Azioni od omissioni
sono considerate ingannevoli nella misura in
cui inducono il consumatore medio ad
assumere decisioni che altrimenti non avrebbe
preso.
Azioni
Quali sono gli strumenti che in caso di
contraffazione possono essere utilizzati dai
titolari dei diritti violati?
- azioni di natura giudiziaria civile
- azioni di natura giudiziaria penale
- azioni amministrative
- azioni doganali
Condotte in ambito nazionale, comunitario ed
internazionale.
Argomenti
Cenni alla proprietà industriale
Concorrenza sleale e contraffazione
Disciplina del made in
Sanzioni penali e amministrative
Cenni alla tutela doganale
Sanzioni penali
In linea generale alcune sanzioni previste dal
Codice Penale sono volte a tutelare la pubblica
fede (473 e 474), mentre altre l'ordine
economico e quindi anche la libera
determinazione dell'acquirente (517).
La tutela penale non si estende alle ipotesi di
vendita di prodotti muniti di marchi all’interno della Comunità europea - senza il
consenso o contro il divieto del titolare del
marchio.
Sanzioni penali, Codice Penale
473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
ovvero di brevetti, modelli e disegn
[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di
prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o
alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
euro 2.500 a euro 25.000.
[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della
multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti,
disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere
concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o
modelli contraffatti o alterati
Sanzioni penali, Codice Penale
Art.473 C.P. (segue)
[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla
tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Sanzioni penali, Codice Penale
474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
[I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque
introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti
industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti
o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da
euro 3.500 a euro 35.000.
[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,
introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita,
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto,
i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni
e con la multa fino a euro 20.000.
Sanzioni penali, Codice Penale
Art. 474 C.P. (segue)
[III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari
e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprietà intellettuale o industriale
Sanzioni penali, Codice Penale
517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
[I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri,
atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è
punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a ventimila euro.
Sanzioni penali, Cassazione
Secondo la Cassazione Penale (sent n.7639/1998),
l'espressione "mettere altrimenti in circolazione",
utilizzata dall'art. 517 c.p., include le operazioni di
immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o alla
circolazione della merce destinata alla messa in vendita,
con esclusione soltanto delle ipotesi marginali ove la
mera detenzione non sia ricollegabile alla distribuzione o
allo stoccaggio.
Interpretazioni diverse si riscontrano in giurisprudenza in
tema di sdoganamento di prodotti industriali con segni
mendaci, secoIntendo parte della giurisprudenza tale
attività può costituire un atto idoneo, diretto in modo non
equivoco a mettere la merce in circolazione ovvero a porla
in vendita.
Sanzioni amministrative, acquisto
Articolo 1 comma 7 Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35
Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro
qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità
del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le
norme in materia di origine e provenienza dei prodotti
ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui
al presente comma si applica anche a coloro che si
adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo
alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la
legittima provenienza.
Sanzioni penali ed amministrative
Codice della proprietà industriale.
Disciplina applicabile con riferimento ai diritti disciplinati dal
Codice
Art.127
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni
non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che
l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello
oppure topografia o a far credere che il marchio che lo
contraddistingue sia stato registrato, é punito con la
sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
Nota bene: attenzione alla indicazione TD, oppure R, se
il marchio non è stato oggetto di registrazione! Se la
domanda di registrazione è stata solo depositata si dovrà
utilizzare il marchio D, oppure nessun marchio.
.
Sanzioni penali ed amministrative
Codice della proprietà industriale.
Disciplina applicabile con riferimento ai diritti disciplinati dal
Codice
Art. 127
3. Salvo che il fatto costituisca reato, é punito con la
sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche
quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso
di un marchio registrato, dopo che la relativa
registrazione é stata dichiarata nulla, quando la causa
di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio,
oppure sopprima il marchio del produttore o del
commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le
merci a fini commerciali.
.
Argomenti
Cenni alla proprietà industriale
Concorrenza sleale e contraffazione
Disciplina del made in
Sanzioni penali e amministrative
Cenni alla tutela doganale
Cenni alle azioni esperibili in sede civile
Regolamento applicabile
Regolamento 2003/1383/CE del Consiglio
relativo all’intervento dell’autorità doganale
nei confronti di merci sospettate di violare
taluni diritti di proprietà intellettuale e alle
misure da adottare nei confronti di merci che
violano tali diritti. In vigore dal 1° luglio 2004.
La tutela doganale consente di inibire
l’ingresso nello spazio economico europeo (UE
+ Islanda, Norvegia, Liechtenstein) di merci
contraffatte.
Il Regolamento stabilisce
- le condizioni d’intervento dell’autorità doganale qualora le
merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:
a) siano dichiarate per l’immissione in libera pratica,
l’esportazione o la riesportazione a norma del Codice doganale
comunitario;
b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in
uscita da questo, vincolate ad un regime sospensivo, in
procinto di essere riesportate o poste in zona franca o deposito
franco;
- le misure che le autorità competenti devono adottare quando è
stata accertata una violazione di un diritto di proprietà
intellettuale.
Ambito di applicazione
Il Regolamento individua tre categorie di “merci che
violano un diritto di proprietà intellettuale” (merci
contraffatte, merci usurpative e tipologie diverse di
prodotti).
Sono escluse dall'ambito di applicazione:
1) le merci contenute nel bagaglio personale a seguito dei
viaggiatori, il cui valore globale non superi il limite
stabilito per la concessione della franchigia doganale, a
condizione che non vi siano indicazioni concrete che
lascino supporre che esse facciano parte di un traffico
commerciale;
Ambito di applicazione
2) le merci relative alle cosiddette importazioni parallele.
Si tratta di vendite di prodotti recanti marchi autentici o protette da
diritti con il consenso del titolare ma realizzate da distributori che si
collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai
fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali (c.d. "mercato
grigio"). Il Regolamento non si applica alle merci che recano un
marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del
marchio, o quelle protette da una denominazione di origine o da una
indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo
complementare, da un diritto di autore o da un diritto connesso, da un
diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali
fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano
senza il consenso di quest’ultimo immesse per la libera pratica (ecc.);
oppure che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di
proprietà intellettuale in situazioni diverse da quelle stabilite con il
titolare del diritto.
Importazioni parallele
Scontro tra principi di eguale rilievo in ambito comunitario:
tutela della proprietà industriale e commerciale contro abusi
e violazioni che possano favorire attività parassitarie e libera
circolazione delle merci nel mercato comunitario.
Il fenomeno delle importazioni parallele può comportare, a
differenza di quello delle contraffazioni (che si basano su
comportamenti illegati e come tali non imputabili al
produttore), un discredito commerciale nella percezione dei
consumatori del produttore, in quanto questo può essere
accusato di aver perseguito una politica commerciale
improntata sull'isolamento dei mercati e al mantenimento di
significative differenze di prezzo tra di essi.
Intervento delle autorità doganali
Le ipotesi di intervento d'ufficio delle autorità
doganali sono state ampliate rispetto a quanto
previsto dalla precedente normativa che imponeva
che la violazione risultasse in modo evidente.
Tale previsione, insieme alla possibilità di
intervenire (o adire le autorità doganali) anche in
relazione alla violazione di privative diverse da
quelle riguardanti marchi comunitari, amplia
notevolmente il campo di applicazione del
Regolamento.
Intervento delle autorità doganali
Qualora nel corso di un proprio intervento e comunque prima
della presentazione della domanda del titolare del diritto, le
Autorità doganali dovessero verificare l’esistenza di motivi
sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di
proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o
procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni
lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del
titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci
laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare
del diritto di depositare una domanda di intervento.
Le autorità doganali possono chiedere al titolare del diritto di
fornire tutte le informazioni utili per confermare i propri
sospetti, prima che il titolare del diritto sia informato del
rischio di violazione.
Domanda di intervento
La domanda d’intervento deve essere presentata su un
modello scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Dogane e
deve contenere alcune informazioni prestabilite:
(i) tutte le informazioni necessarie per consentire alle
autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in
questione e comunque quelle in proprio possesso
(descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;
informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della
frode, luogo in cui si trovano le merci, data di arrivo o
partenza, mezzo di trasporto, importatore, ecc.);
(ii) un documento giustificativo da cui risulti che il
richiedente è titolare del diritto per le merci;
Domanda di intervento
(iii) la dichiarazione con la quale il titolare del diritto
a) riconosce la propria responsabilità qualora la procedura
avviata non sia proseguita a causa di un atto o di un’omissione
propri o si accerti successivamente che le merci non violano un
diritto di proprietà intellettuale e
b) accetta altresì di assumersi tutte le spese sostenute a norma
del Regolamento per il mantenimento delle merci sotto
controllo doganale.
La dichiarazione sostituisce la precedente cauzione.
Riscontro dell’autorità
Se la domanda presenta le informazioni obbligatorie
sopra previste, il servizio doganale competente che
riceve una domanda d’intervento informa per iscritto
il richiedente della sua decisione entro 30 giorni
lavorativi dalla ricezione.
Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo
per coprire le spese amministrative occasionate
dall’espletamento della domanda.
Accoglimento della domanda
In caso di accoglimento della domanda di
intervento, il servizio doganale competente fissa il
periodo durante il quale devono intervenire le
autorità doganali, che non potrà essere superiore ad
un anno (prorogabile su richiesta del titolare del
diritto).
Al fine di garantire la maggior tutela del titolare al
richiedente, la decisione di accoglimento può essere
comunicata agli uffici doganali degli Stati membri
eventualmente interessati alle merci.
Accoglimento della domanda
Ricevuta la decisione di accoglimento, l’ufficio
doganale
sospende lo svincolo o
procede al blocco delle merci,
informandone il servizio doganale che ha esaminato la
domanda d’intervento che a sua volta informa il
titolare del diritto, al quale potrà anche comunicare il
volume reale o stimato e la natura reale o supposta
delle merci per le quali è sospeso lo svincolo o che
sono state bloccate.
Accoglimento della domanda
Per le merci che sono riconosciute come
merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale è previsto il divieto di ingresso
nel territorio doganale della Comunità,
l’immissione in libera pratica, il trasferimento
dal territorio doganale della Comunità,
l’esportazione, la riesportazione, il vincolo ad
un regime sospensivo, o il collocamento in
zona franca o in deposito franco.
Informazioni
È previsto che le autorità doganali possano:
(i) fornire al titolare del diritto informazioni
(nome e indirizzo del destinatario, speditore,
dichiarante o detentore delle merci nonché
origine e provenienza delle merci sospettate di
violare un diritto di proprietà intellettuale); e
(ii) consegnare al titolare campioni a fini di
analisi che dovranno essere restituiti non
appena conclusa l’analisi tecnica.
Misure previste dal Regolamento
Fatte sempre salve tutte le azioni giudiziarie che i singoli
ordinamenti prevedono per la tutela dei diritti di proprietà
intellettuale, il Regolamento affida agli Stati membri
l’adozione delle misure necessarie per consentire alle
autorità competenti (quelle doganali):
• di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali le
merci riconosciute come merci che violano un diritto di
proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non
subisca pregiudizi;
• di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura
che abbia l’effetto di privare gli interessati dell’utile
economico dell’operazione.
Accoglimento della domanda, effetti
Entro dieci giorni lavorativi (prorogabili al massimo di altri
dieci giorni lavorativi) dalla ricezione della notifica della
sospensione dello svincolo o del blocco, l’ufficio doganale
cui è stata trasmessa la decisione di accoglimento deve
essere informato che è stato avviato un procedimento
giudiziario diretto ad accertare la pretesa violazione del
diritto di proprietà intellettuale, in caso contrario è concesso
lo svincolo delle merci o è revocato il blocco. Il termine di
cui sopra è di tre giorni lavorativi, senza possibilità di
proroga, qualora si tratti di merci deperibili.
Il rigore dei termini è temperato dal fatto che l'azione da
intraprendere può anche essere penale.
Contraffazioni, banca dati doganali
L’Agenzia delle Dogane ha predisposto una
nuova
Banca
Dati
anticontraffazione
(F.A.L.S.T.AF.F. - Fully Automated Logical
System To Avoid Forgeries & Fraud)
alimentata dalle imprese e diffusa a tutti gli
Uffici doganali, integralmente in via
telematica, che raccoglie le immagini e le
caratteristiche del prodotto da tutelare.
Argomenti
Cenni alla proprietà industriale
Concorrenza sleale e contraffazione
Disciplina del made in
Sanzioni penali e amministrative
Cenni alla tutela doganale
Cenni alle azioni esperibili in sede civile
Normativa comunitaria
Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004
sul rispetto dei diritti di proprietà
intellettuale, cui è stata data attuazione in
Italia con il Decreto Legislativo 16 marzo
2006, n.140.
L’obiettivo della direttiva è di ravvicinare
le legislazioni dei paesi comunitari al fine
di assicurare un livello elevato, equivalente
ed omogeneo di protezione della proprietà
intellettuale nel mercato interno.
Azioni cautelari, descrizione
Il titolare di un diritto di proprietà
industriale può chiedere che sia
disposta la descrizione degli oggetti
costituenti violazione di tale diritto
nonché dei mezzi adibiti alla
produzione dei medesimi e degli
elementi di prova concernenti la
denunciata violazione e la sua entità.
Azioni cautelari, descrizione
Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate (disposizione conforme
a quanto già stabilito da recente giurisprudenza).
Salve le esigenze della giustizia penale, possono
essere soltanto descritti gli oggetti nei quali si
ravvisi la violazione di un diritto di proprietà
industriale, finché figurino nel recinto di
un'esposizione,
ufficiale
o
ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano
in transito da o per la medesima.
Azioni cautelari, sequestro
Il titolare di un diritto di proprietà industriale
può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti
gli oggetti costituenti violazione di tale
diritto, nonché dei mezzi adibiti alla
produzione dei medesimi e degli elementi di
prova concernenti la denunciata violazione.
Sono adottate in quest'ultimo caso le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni
riservate.
Azioni cautelari, inibitoria provvisoria
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere
che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del
diritto.
Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma
dovuta
per
ogni
violazione
o
inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento (si tratta di una misura
di coercizione indiretta, non di una preliquidazione del
risarcimento del danno, anche in considerazione di quanto
stabilito dalla direttiva “al fine di assicurarne
l'esecuzione”).
Azioni cautelari, procedimento
Il procedimento di descrizione è disciplinato dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i
procedimenti di istruzione preventiva, salve alcune
eccezioni. In particolare, sono state chiarite le
differenze rispetto al procedimento di istruzione
preventiva, essendo previsto l'inizio di un giudizio di
merito, in conformità alle direttive del TRIPS.
I procedimenti di sequestro e quello di inibitoria sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile
concernenti i procedimenti cautelari.
Azioni cautelari, modalità
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti
a mezzo di ufficiale giudiziario, con
l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed
anche con l'impiego di mezzi tecnici di
accertamento, fotografici o di altra natura.
Gli interessati possono essere autorizzati ad
assistere alle operazioni anche a mezzo di loro
rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di
loro fiducia.
Giudizio di merito, sanzioni civili
Inibitoria definitiva
Può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del
commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del
diritto. Il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente constatata e per
ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Distruzione
Può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la
violazione. Nel caso della violazione di diritti di marchio la
distruzione concerne il marchio ma può comprendere le
confezioni e, quando l’Autorità giudiziaria lo ritenga
opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla
prestazione dei servizi se ciò sia necessario per eliminare gli
effetti della violazione del diritto.
Giudizio di merito, sanzioni civili
Assegnazione in proprietà
Può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti
in violazione del diritto, e i mezzi specifici che servono
univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo
tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Sequestro
E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario
degli oggetti o dei mezzi di produzione, tenuto conto della
residua durata del titolo di proprietà industriale o delle
particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli
oggetti e dei mezzi di produzione.
Giudizio di merito, sanzioni civili
Risarcimento del danno
Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice Civile. Il
lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli
utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che
l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse
ottenuto licenza dal titolare del diritto.
Pubblicazione della sentenza
L'autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o
la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà
industriale, sia pubblicata, integralmente o in sunto o nella sola
parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o
più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
Giurisdizione e competenza
Le contraffazioni assumono nel mondo
globalizzato carattere internazionale.
Occorre scegliere il paese nel quale
intraprendere
una
lite
giudiziaria
(problema della giurisdizione) e il giudice
all'interno di quel paese avanti il quale
radicare il giudizio (problema della
competenza).
Giurisdizione, normativa nazionale
Le azioni in materia di proprietà industriale i cui
titoli sono concessi o in corso di concessione in
Italia si propongono avanti l'Autorità giudiziaria
italiana, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio
e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità è
proposta quando il titolo non è stato ancora
concesso la sentenza può essere pronunciata solo
dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
provveduto sulla domanda esaminandola con
precedenza rispetto a domande presentate in data
anteriore.
Giurisdizione, normativa comunitaria
Azione di nullità
Regolamento CE 44/2001 (Articolo 22 n. 4): in
materia di registrazione o di validità di brevetti,
marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per
i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione,
sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici dello
Stato membro nel cui territorio il deposito o la
registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o
sono da considerarsi effettuati a norma di un atto
normativo comunitario o di una convenzione
internazionale.
Giurisdizione, normativa comunitaria
Azione di contraffazione
Regolamento CE 44/2001 (Articolo 5 n. 3): La persona
domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere
convenuta in un altro Stato membro: in materia di illeciti
civili dolosi o colposi (responsabilità extracontrattuale),
davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è
avvenuto o può avvenire.
Non si tratta di un foro esclusivo per cui in ambito
comunitario l'azione di contraffazione può essere
promossa anche avanti a giudici di un paese diverso
rispetto a quello ove il diritto produce i propri effetti.
Competenza
Le azioni previste si propongono davanti all'Autorità
giudiziaria del domicilio del convenuto. Quando il convenuto
non ha residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello
Stato, le azioni sono proposte davanti all'Autorità giudiziaria
del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza. Qualora né
l’attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il
domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l’Autorità
giudiziaria di Roma.
Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
dell'attore (dove è avvenuta la contraffazione) possono essere
proposte anche dinanzi all'Autorità giudiziaria dotata di
sezione specializzata nella cui giurisdizione i fatti sono stati
commessi.
Competenza, Sezioni specializzate in materia di impresa
La competenza in materia di diritti di proprietà industriale
appartiene alle sezioni specializzate in materia d’impresa
espressamente indicati a tale scopo dal Decreto Legislativo
27 giugno 2003, n. 168 come modificato dal D.L. 1/2012
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di
controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali,
internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per
nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e
diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale
interferenti con la tutela della proprietà industriale ed
intellettuale (problema costituito dai nomi a dominio).
Competenza Sezioni specializzate in materia di impresa
Bari, Lecce, Taranto, e Potenza: Bari;
Bologna e Ancona: Bologna;
Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: Catania;
Firenze e Perugia: Firenze;
Genova: Genova;
Milano e Brescia: Milano;
Napoli, Salerno e Campobasso: Napoli;
Palermo e Caltanissetta: Palermo;
Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari: Roma;
Torino: Torino;
Trieste: Trieste;
Venezia, Trento e Bolzano: Venezia.
Giudizio civile, Onere della prova
Azione di nullità e decadenza.
L'onere di provare la nullità o la decadenza del
titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso
a chi impugna il titolo.
Azione di contraffazione.
L'onere di provare la contraffazione incombe al
titolare. La prova della decadenza del marchio per
non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo
comprese le presunzioni semplici.
Giudizio civile, Istruttoria
Ordine di esibizione (Codice, articolo 128).
Discovery simile ai sistemi anglosassoni. Qualora una parte abbia
fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice
ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla
controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli
elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei
diritti di proprietà industriale.
Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la
controparte. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le
parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati
Grazie per l'attenzione
e arrivederci
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