INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS DESK
Italian Trade Commission - Seoul Office
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
OCCHIO AL MARCHIO!
Siete proprio sicuri che il Vostro marchio
sia protetto abbastanza in Corea del Sud?
이탈리아 지적재산권 사무소∙이탈리아 무역관 서울사무소
IPRs DESK at the Italian Trade Commission, Seoul Office
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Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud
Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud
OCCHIO AL MARCHIO!
OCCHIO AL MARCHIO!
Ritenete che il Vostro marchio sia protetto
abbastanza in Corea del Sud?
Il Desk di assistenza alle imprese Italiane per la tutela
dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea del Sud, a
distanza di circa un anno dall’inizio della sua attività
all’interno dell’Ufficio ICE di Seoul, ha ritenuto
opportuno realizzare quest’opuscolo informativo a
vantaggio di tutte le imprese italiane interessate ad
avviare un’attività economico-commerciale nella
Repubblica di Corea.
Da un anno a questa parte, il riscontro di numerosi
casi di aziende italiane coinvolte in lunghe e
dispendiose controversie legali in Corea, spesso
purtroppo dall’esito incerto, finalizzate al riconoscimento
della titolarità di un marchio conteso con una
controparte locale, ha indotto il Desk di Seoul ad
elaborare “Occhio al Marchio!”.
Questo leaflet, naturalmente, non ha la pretesa di
essere esaustivo o didascalico, tanto meno di
sostituirsi al necessario ed indispensabile supporto di
uno studio legale di riferimento ogniqualvolta una
impresa italiana si trovi di fronte ad ipotesi di imitation
marks, ovverosia ogniqualvolta scopra che il proprio
marchio è stato registrato in Corea del Sud da un
soggetto terzo non autorizzato.
Questo fenomeno, noto agli addetti ai lavori come
“brokeraggio sui marchi”, dà origine ad una serie di
conseguenze assolutamente negative, non solo per
l’azienda italiana direttamente coinvolta ma anche per
l’importatore e/o distributore coreano legalmente
autorizzato che per primo crede nelle potenzialità di un
prodotto Made in Italy, riassumibili con la nefasta
espressione di profit loss e misurabili concretamente in
crescenti perdite di profitto sino, purtroppo il più delle volte,
alla scomparsa da un promettente mercato di destinazione,
come la Corea, di un vero prodotto Made in Italy.
Ciò si verifica quando un soggetto terzo, di solito un
“locale” venuto a contatto con un prodotto/marchio
italiano del quale lui per primo ne riconosce ed
apprezza le qualità intrinseche e potenziali, decide di
registrare di fronte al Korean Intellectual Property
Office (il K.I.P.O., equivalente in Corea dell’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi) un titolo che riproduce, più o
meno fedelmente, il marchio italiano.
Ci si chiederà come tutto questo sia possibile. La
risposta comporta l’introduzione di un semplice
concetto, basilare ed assolutamente legittimo, che è
quello del first-to-file sul quale si fonda l’impianto
giuridico coreano per la tutela dei diritti sui marchi nella
Repubblica di Corea. First-to-file significa che per
affermare, rivendicare e tutelare pienamente i propri
diritti su un marchio occorrerà prima di tutto procedere
alla sua registrazione nel paese di riferimento. In
sostanza ed in generale, occorre tenere ben a mente
che in Corea del Sud vige il “sistema della
registrazione” per il pieno riconoscimento dei diritti su
un marchio.
Ecco perchè ogni azienda italiana, seppur fortemente
allettata e tentata da promettenti e profittevoli ipotesi di
contratto, prima di cominciare a vendere i suoi prodotti
all’estero e a maggior ragione in un paese come la
Repubblica di Corea dove vige la regola del first-to-file,
dovrebbe - come buona abitudine - procedere ad una
preventiva registrazione del proprio marchio.
Questo è tanto più vero quando si incappa, spesso
purtroppo, in fenomeni di “brokeraggio di marchi” con
palesi tentativi da parte di soggetti terzi locali, che per
primi hanno registrato davanti al K.I.P.O. un imitation
mark del marchio italiano, di proporsi all’impresa
italiana - nella migliore delle ipotesi - come suo agent
nel mercato coreano, se non addirittura di cercare di
rivendere il marchio al legittimo proprietario. Mentre
tutto questo accade, all’azienda italiana (e al suo
importatore/distributore autorizzato) è interdetto il
mercato coreano, perchè la registrazione precedente
del soggetto locale impedisce non solo la registrazione
“italiana” dello stesso marchio in Corea, ma soprattutto
non consente ai prodotti originali con vero marchio
italiano di entrare legalmente in Corea del Sud. Tutto
questo si traduce, quindi, in crescenti perdite di profitto
per l’impresa italiana malcapitata.
Una simile introduzione, per quanto a tratti inquietante,
non vuole scoraggiare l’imprenditore italiano attratto
giustamente da un mercato dalle elevatissime
potenzialità come quello coreano, ma vuole piuttosto
allertarlo su quali siano gli strumenti, facilmente
acquisibili in termini di tempo e di costi, di cui dotarsi
prima di lanciarsi in una lodevole “intrapresa” nella
Repubblica di Corea.
Occorre aggiungere che la migliore tutela di un titolo
di Proprietà Intellettuale, come un marchio, è
sempre quella preventiva! È preferibile investire
poche centinaia di Euro per una registrazione del
proprio marchio valevole anche per la Corea del Sud,
piuttosto che sostenere costi indefinibili, in termini di
tempo e dal punto di vista finanziario, per tentare di
riacquisire per via giudiziale o stragiudiziale un titolo
usurpato.
Volutamente sono state sottolineate le parole
“investire” e “sostenere costi”. Perchè per un’azienda
una controversia legale è sempre un costo vivo
dall’esito spesso incerto, mentre la registrazione di un
titolo di proprietà industriale - come un marchio, un
brevetto, un design - è solo apparentemente un costo.
Esso è piuttosto un asset intangibile per un’impresa,
che si avvalora tanto più nel tempo quanto più
un’azienda oculata, lungimirante e con vocazione
verso l’estero intenda costruire una “strategia di
marchio globale” in grado di renderla protagonista,
unica e perfettamente distinguibile sul mercato
mondiale.
Queste, dunque, sono le premesse che hanno indotto
il Desk di assistenza alle imprese italiane per la tutela
dei diritti di Proprietà Intellettuale in Corea del Sud a
farsi promotore e concreto estensore di “Occhio al
Marchio!”, da leggere e possibilmente da ricordare
come un insieme di semplici spunti e piccoli consigli
prima di affrontare un mercato estero come la Corea
del Sud, avvalendosi sempre e comunque del supporto
tecnico del proprio consulente e/o avvocato di fiducia
esperto in materia di Proprietà Intellettuale.
Il proposito di “Occhio al Marchio!” è, quindi, solo
quello di fornire suggerimenti pratici, che il Desk di
Seoul ha raccolto in tre grandi categorie, per
contribuire ad assicurare una piena protezione dei
marchi italiani anche nella Repubblica di Corea con un
diretto ed imprescindibile coinvolgimento dei principali
protagonisti: le Imprese Italiane.
1. Domanda e registrazione di un marchio
2. Azioni legali contro domande o registrazioni di
imitation marks
3. Azioni legali contro l’uso di imitation marks
Domanda e registrazione di un marchio
Sulla regola del first-to-file si è già detto. Da essa
discende quanto sia importante arrivare per primi ad
una registrazione del proprio marchio che valga erga
omnes anche in Corea del Sud. La strada per giungere
al riconoscimento del titolo è duplice: a) domanda
internazionale, indirizzata all’Organizzazione Mondiale
della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra
avvalendosi di una domanda di base italiana o
comunitaria, secondo il c.d. “Sistema di Madrid” con
Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud
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OCCHIO AL MARCHIO!
OCCHIO AL MARCHIO!
designazione esplicita della Corea del Sud, oppure b)
domanda di registrazione depositata direttamente
davanti al K.I.P.O.
Laddove si scelga la via del deposito “internazionale”
(O.M.P.I.), non bisogna cadere nell’equivoco che la
registrazione di un marchio, una volta ottenuta a
Ginevra, valga per tutto il mondo. Perchè cosÌ non è.
Occorrerà sempre e comunque chiedere espressamente
una “estensione territoriale”, tra i paesi di interesse,
anche alla Repubblica di Corea.
La scelta della via da seguire per giungere alla
registrazione di un marchio valevole anche per la Corea
si lega ad alcune variabili dalle quali un’impresa non può
mai prescindere (costi da sostenere, semplificazione
delle procedure e valutazione rischi di “central attack”)
nella elaborazione di una consapevole “strategia di
marchio”.
Per certo, indipendentemente dalla strada perseguita per
giungere alla registrazione del proprio marchio in Corea
del Sud, un’impresa italiana dovrà sempre pensare non
solo in italiano, ma anche alla lingua del paese di
destinazione dei suoi prodotti. Registrare il marchio in
italiano o caratteri latini, quindi, sarà condizione
necessaria ma non sufficiente. Occorrerà parallelamente
procedere anche alla traduzione in coreano del marchio,
provvedendo alla sua c.d. “traslitterazione”. Questo è
tanto più importante in un paese, come la Corea
appunto, dove il riconoscimento di un marchio avviene
secondo un approccio di tipo multisensoriale. Non solo il
colore, la forma, i caratteri, più in generale la
componente visiva contribuiscono a ricordare e
distinguere un marchio, ma anche la pronuncia ed il
valore sonoro, che ad esso imprescindibilmente si
associano utilizzando la traslitterazione in coreano,
rivestono un’importanza non indifferente.
Come pure, sarà necessario non sottovalutare un altro
aspetto fondamentale: al momento della domanda,
quanto più la descrizione dei prodotti e/o servizi
designati sarà dettagliata, tanto più potrà essere
assicurata una protezione estesa del marchio, ponendo
l’azienda italiana al riparo da un qualsiasi tentativo di
registrazione indebita da parte di terzi. Quindi, nella
elaborazione della domanda, una volta selezionate le
classi d’interesse (secondo la 9 a edizione della
Classificazione di Nizza), occorrerà prestare particolare
attenzione affinché la designazione dei prodotti e/o
servizi avvenga in modo ampio e particolareggiato.
Solitamente, in assenza di obiezioni, si giunge alla
registrazione di un marchio di fronte al K.I.P.O. in circa
otto-dieci mesi dal deposito della domanda che viene
sottoposta ad un duplice esame, formale e sostanziale.
La validità della registrazione è decennale ed è
rinnovabile per periodi analoghi. Occorre aggiungere che
dal 1�aprile 2009 è possibile richiedere, formalmente e
per iscritto, al Commissioner del K.I.P.O. un “esame
accelerato” della domanda laddove, soprattutto, si abbia
prova che una terza parte non autorizzata stia utilizzando
il proprio marchio senza giustificato motivo.
Perchè la protezione di un marchio sia del tutto completa,
a registrazione avvenuta davanti al K.I.P.O., il Desk
suggerisce sempre alle imprese italiane di procedere ad
una registrazione del marchio anche di fronte al Korea
Customs Service (K.C.S.), le Dogane coreane, le quali
provvederanno ad inserire nella propria bancadati il
marchio italiano e, dal momento della registrazione con il
K.C.S., controlleranno e verificheranno la merce in
entrata ed in uscita dal territorio coreano, segnalando alle
aziende italiane registrate tutti gli eventuali casi sospetti di
prodotti contraffatti con imitation marks.
Le due registrazioni, seppur collegate, sono totalmente
autonome. Ovverosia, la prima di fronte al K.I.P.O. è
precondizione per ottenere la seconda davanti al
K.C.S. Ciononostante, l’azienda italiana nel rinnovare
la registrazione del marchio ogni dieci anni con il
K.I.P.O. non dovrà trarre la conclusione che essa le
conferirà un rinnovo automatico anche con il K.C.S. La
registrazione nella bancadati delle Dogane coreane,
tra l’altro del tutto gratuita, ha cadenza triennale e
dovrà essere rinnovata, quindi, ogni trentasei mesi.
dover ricorrere di fronte all’Internet Address Dispute
Resolution Committee (I.D.R.C.) per tentare di
contrastare fenomeni di cybersquatting sui nomi a
dominio, analogamente a quanto più frequentemente
accade, oggi, per le controversie in materia di
“brokeraggio sui marchi”.
Un’ultima annotazione riguarda l’importanza di tutelare
il proprio nome anche sul web. Innegabile strumento di
progresso e simbolo della società contemporanea,
“internet” rappresenta oggi il luogo di incontro del più
grande mercato senza confini, al tempo stesso virtuale
e reale, mai esistito prima al mondo. Il web costituisce
un nuovo canale attraverso il quale apparire,
comunicare, scambiare informazioni, prodotti e servizi,
distinguere la propria attività da quella altrui.
Azioni legali contro domande o registrazioni di
imitation marks
Cosa fare quando si viene a conoscenza dell’esistenza
di domande, se non addirittura di registrazioni, di
imitation marks davanti al K.I.P.O.?
Come la registrazione di un marchio rappresenta lo
start-up per una qualsiasi azienda che voglia
affermarsi e distinguersi nei mercati, cosÌ oggi questa
stessa azienda italiana non può prescindere
dall’apparire sul web attraverso un proprio sito,
dall’essere identificabile e riconoscibile grazie ad un
domain name e - quindi - da come proteggere il proprio
“nome” contro il dilagante fenomeno del c.d.
cybersquatting, ovvero la registrazione illegale di
marchi in rete. Senza dubbio, come del resto
evidenziato anche dalla Organizzazione Mondiale per
la Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.), il cybersquatting
costituisce la nuova frontiera della lotta alla
contraffazione.
In Corea del Sud il nome a dominio con desinenza .kr
(identificativo del paese di origine della registrazione)
deve essere trattato alla stessa stregua di un marchio
e, per questa ragione, va registrato - ad un costo
davvero irrisorio - con il National Internet Development
Agency of Korea (N.I.D.A.). Ciò al fine di evitare di
Con il supporto indispensabile di un legale di fiducia,
l’impresa italiana potrà fare ricorso ad un insieme di
strumenti di tutela attivabili di fronte al K.I.P.O., che si
distinguono a seconda che si sia ancora in una fase
preliminare di domanda oppure in uno stadio più
avanzato di registrazione già avvenuta.
Se la domanda è ancora soggetta alla procedura di
esame, l’impresa italiana potrà inviare al Commissioner
del K.I.P.O. una c.d. “informazione breve” adducendo le
ragioni “imitative” che ostano - a suo avviso - alla
registrazione del marchio. Qualora, invece, terminata la
fase di esame, la domanda di registrazione venga
pubblicata, l’azienda italiana ha due mesi di tempo (dalla
data di pubblicazione) per sollevare “opposizione
motivata” ed evitare così che la domanda pubblicata
diventi, dopo due mesi, una vera e propria registrazione
di un imitation mark.
Le motivazioni ammissibili per inviare una “informazione
breve” o per sollevare “opposizione” di fronte al
K.I.P.O. sono riconducibili sostanzialmente a cinque
ipotesi ben precise: a) una domanda per imitation mark
(i.m.) simile o identico ad un marchio precedentemente
registrato; b) una domanda per i.m. simile o identico ad
Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud
Il Desk italiano per la tutela della Proprietà Intellettuale in Corea del Sud
OCCHIO AL MARCHIO!
OCCHIO AL MARCHIO!
un marchio ben conosciuto dai consumatori coreani; c)
una domanda per i.m. simile o identico ad un altro
marchio, noto ai consumatori coreani o stranieri, che
identifica un altro soggetto, e quindi la cui domanda è
stata depositata in malafede; d) una domanda per i.m.,
che designa vini, liquori o prodotti similari, costituito del tutto o solo in parte - dal nome di un’indicazione
geografica; e) una domanda per i.m. presentata da un
individuo che opera come agente o rappresentante
dell’impresa italiana, la quale ha già registrato
all’estero un marchio identico o simile che designa
prodotti identici o simili a quelli descritti nella domanda,
successivamente depositata davanti al K.I.P.O., del
suo agente o rappresentante.
Per converso, nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte ad
una vera e propria registrazione di imitation marks di
fronte al K.I.P.O., l’azienda italiana avrà facoltà di
promuovere un’azione di “invalidazione/nullità” o di
“cancellazione” del marchio altrui, come pure
un’azione per il riconoscimento del c.d. “prior use”.
L’ “invalidazione” di un imitation mark registrato punta
alla dichiarazione della sua nullità e, se accolta, avrà
effetto retroattivo. Potrà essere richiesta sulla base di
una delle cinque motivazioni sopraevidenziate nei casi
di “informazione breve” ed “opposizione”. Specificamente,
in merito all’ipotesi di registrazione per i.m. simile o
identico ad un marchio precedentemente registrato,
l’azione di invalidazione o nullità potrà essere attivata
entro cinque anni dall’avvenuta registrazione dell’i.m.
A differenza dell’azione di invalidazione, la
“cancellazione” di un imitation mark non avrà effetto
retroattivo e potrà essere richiesta entro cinque anni
dalla registrazione dell’i.m. L’azione di cancellazione
dell’imitation mark registrato con il K.I.P.O. potrà
essere attivata sulla base di una delle tre motivazioni
di seguito indicate: a) “per non uso”, se il titolare
dell’i.m. e/o il suo licenziatario non lo abbiano utilizzato
per almeno tre anni senza giustificato motivo (ottenuta
la cancellazione dell’i.m., l’impresa italiana disporrà di
una priorità di sei mesi per registrare il marchio); b)
“per uso sleale da parte del titolare dell’i.m.” (decorsi
tre anni dall’ultima istanza di cancellazione per uso
sleale, tale motivazione non potrà più essere addotta
dal ricorrente); c) “per registrazione sleale da parte
dell’agente, rappresentante e/o distributore non
autorizzato”, conseguente anche ad una domanda
depositata al K.I.P.O. entro un anno dalla conclusione
del suo servizio in qualità di agente, rappresentante
e/o distributore del marchio italiano.
Come già evidenziato, sebbene la Corea del Sud fondi
la tutela dei marchi sulla regola del first-to-file, la
Legge coreana sui marchi prevede anche una tutela
dei diritti del c.d. “primo utilizzatore” di un marchio, il
quale potrà continuare ad utilizzare il proprio segno
distintivo senza ledere i diritti del titolare del marchio,
successivamente registrato in Corea, a due condizioni:
a) che il primo utilizzatore possa dimostrare che sta
usando in buonafede il proprio marchio da prima che
fosse depositata da terzi domanda per il marchio poi
registrato presso il K.I.P.O.; b) che il marchio del primo
utilizzatore sia conosciuto in Corea ed identifichi il prior
user di fronte ai consumatori coreani. Tale azione di
riconoscimento del prior use potrà essere attivata per
registrazioni intervenute di fronte al K.I.P.O. dopo il 1�
luglio 2007.
Azioni legali contro l’uso di imitation marks
Cosa fare quando si viene a conoscenza dell’uso non
autorizzato di imitation marks in Corea del Sud?
Se una terza parte non autorizzata sta utilizzando un
imitation mark in Corea, il legittimo titolare del marchio
può attivare uno degli strumenti previsti dalla Legge
coreana sui marchi (Korean Trademark Act) a patto
che il suo marchio sia registrato davanti al K.I.P.O.
Altrimenti, potrà appellarsi alla Legge coreana contro
la concorrenza sleale (Unfair Competition Prevention
and Trade Secret Protection Act), che protegge i
marchi notori non registrati nella Repubblica di Corea.
A quest’ultimo riguardo, per tentare di proteggere un
marchio noto ma non registrato le azioni attivabili da
un’impresa italiana in Corea, sempre e comunque con il
necessario supporto tecnico di un legale di fiducia, si
dovranno fondare su almeno uno dei seguenti cinque
presupposti essenziali: a) “confusione del consumatore”;
b) “diluizione”, ovvero atti finalizzati ad offuscare e/o
macchiare il carattere distintivo e la reputazione del
proprio marchio attraverso l’impiego da parte di terzi di
un marchio identico o simile; c) “uso improprio” di un
marchio straniero da parte dell’agente o del rappresentante
senza una giusta causa; d) “dead copy”, ovvero cedere,
prestare, esporre, importare o esportare beni che imitano
l’aspetto esterno di prodotti altrui nella forma, nel disegno,
nel colore o attraverso una combinazione di questi
elementi; e) “cybersquatting”, ovvero registrare, mantenere,
trasferire o utilizzare un nome a dominio simile al nome, al
marchio o al segno distintivo, largamente riconosciuto in
Corea, di un altro soggetto con il triplice scopo di vendere o
concedere in prestito il domain name al suo legittimo
proprietario, di impedire la registrazione e l’uso del nome a
dominio al suo legittimo titolare e di ottenere un illecito
profitto.
Tutto ciò premesso ed in linea generale, prima di dare
avvio ad una qualsiasi azione legale contro l’uso non
autorizzato di imitation marks da parte di terzi,
l’impresa italiana dovrà raccogliere e produrre elementi
di prova sufficienti per dimostrare, con oggettiva
evidenza, la violazione posta in essere da un terzo e,
parallelamente, la titolarità del marchio conteso.
Conclusioni
Sebbene esistano anche nella Repubblica di Corea
strumenti tecnico-legali, che vanno dalla diffida,
all’ingiunzione (preliminare o permanente), dalla
richiesta di risarcimento danni sino all’applicazione di
sanzioni penali (che, nell’ipotesi di violazione dei diritti
su marchi registrati, possono arrivare ad una pena
detentiva sino a sette anni di reclusione e 100 milioni
di Won di multa, mentre, nell’ipotesi di violazione di
marchi notori non registrati, ad una condanna sino a
tre anni di reclusione e 30 milioni di Won di multa
eccezion fatta per le fattispecie di “dead copy” e
“cybersquatting”), il Desk per la tutela dei diritti di
Proprietà Intellettuale in Corea del Sud sostiene, con
grande determinazione ed estrema convinzione, che
per una impresa italiana la “strategia di marchio”
più efficace, misurabile in termini di investimenti
da sostenere, di tempo necessario per metterla in
pratica e concretamente di margini di profitto da
raggiungere, rimane quella preventiva anche nella
Repubblica di Corea.
In altri termini, è auspicabile che le aziende italiane
registrino sempre il proprio marchio in Corea prima
di dare inizio ad un’attività economico-commerciale
con una controparte locale.
“Continuate a ritenere che il Vostro marchio
sia protetto abbastanza
in Corea del Sud?”