Il marchio e gli altri
segni distintivi
Lorenzo Benatti
Parma, 9-10 ottobre 2008
Fonti: titolo VIII del libro V c.c.
 Azienda,
artt. 2555-2562 c.c..
 Ditta e insegna, artt. 2563-2568 c.c..
 Marchio, artt. 2569-2574 c.c. + leggi
speciali (in particolare D. Lgs. 10 febbraio
2005, n. 30 - codice della proprietà
industriale)
I segni distintivi
 Alcuni
segni distintivi sono disciplinati dalla legge in
modo abbastanza completo:
 Ditta,
 Marchio.
 Altri segni sono solo parzialmente disciplinati:
 Insegna,
 Nome a dominio.
 Vi sono infine segni distintivi non previsti in modo
esplicito dalla legge, detti anche atipici; sono tutelati in
base alla disciplina sulla repressione della concorrenza
sleale.
Funzione dei segni distintivi
favorire la formazione ed il mantenimento
della clientela (collettori clientela).
Principi comuni
di formazione da parte dell’imprenditore, nel rispetto di tre principi:
 Libertà
 verità,
 novità,
 capacità
distintiva.
Ma i segni distintivi devono anche essere
leciti
Principi comuni
 Diritto
all’uso esclusivo,
ma non si può impedire che altri adotti lo stesso
segno distintivo quando, per la diversità
dell’attività di impresa o dei mercati serviti, non
vi è pericolo di confusione e sviamento della
clientela.
Principi comuni
 Possono
essere trasferiti,
ma solo a determinate condizioni: occorre
evitare che si tragga in inganno il pubblico.
Unitarietà dei segni distintivi (1)

Art. 22 cpi: «è vietato adottare come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome
a dominio aziendale un segno uguale o simile
all’atrui marchio se, a causa dell’identità o
dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di
quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il
marchio è adottato, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico che può consistere
anche in un rischio di associazione fra i due
segni».
Unitarietà dei segni distintivi (2)
 Art.
12, 1° c., lett. c): non sono nuovi i segni distintivi
che «siano identici a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a
dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della
identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o
affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni».
Si tratta di un principio
generale?
Questo principio vale solo quando è coinvolto un
marchio?
 Sembra che si tratti dell’enunciazione di un
principio generale, per il quale è da ritenere che
ditta, insegna, marchio e nome a dominio non
devono essere uguali o simili all’altrui insegna,
ditta, marchio o nome a dominio quando «a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa
dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i
quali il marchio è adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico».

I segni distintivi...
… sono beni immateriali?
… su di essi viene esercitato un diritto di
proprietà?
Si tratta di una proprietà limitata e funzionale.
Si parla di proprietà industriale
Proprietà industriale
 Art.
1 cpi: «l’espressione proprietà
industriale comprende marchi ed altri segni
distintivi, ...».
 Art. 2, 1° c., cpi «i diritti di proprietà
industriale si acquistano mediante
brevettazione, registrazione o negli altri
modi previsti dal presente codice. La
brevettazione e la registrazione danno luogo
ai titoli di proprietà industriale».
La Ditta
È
il
commerciale
dell’imprenditore»
(Campobasso), oppure
 il nome dell’azienda, oppure
 «il segno distintivo dell’impresa» (Vanzetti –
Di Cataldo).
 «nome
Il nome delle società
 La
ragione sociale delle società di persone e
la denominazione sociale di quelle di
capitali sono disciplinate da specifiche
norme. «Tuttavia si applicano anche ad esse
le
disposizioni
dell’art.
2564»
(modificazione della ditta).
 Le società devono avere un nome che non
può essere uguale o simile a quello
prescelto da altra società concorrente.
La Ditta
 Se
non è indicato diversamente la ditta
coincide col nome civile dell’imprenditore.
Altrimenti può essere scelta dall’imprenditore nel rispetto di verità e novità.
Capacità distintiva della ditta
 Si
tratta generalmente di segni denominativi
(quelli figurativi si considerano emblemi).
 La sua funzione è rivolta agli operatori
professionali.
 Per garantire capacità distintiva e novità ditta
bastano differenze lievi rispetto denominazione
generica e ditte esistenti.
 Si assiste all’unificazione ditta-marchio.
Verità della Ditta
Bisogna distinguere:
 Ditta originaria, quella formata dall’imprenditore, «deve contenere almeno il cognome
o la sigla dell’imprenditore».
 Ditta derivata, quella formata da altro
imprenditore
e
trasferita
insieme
all’azienda, si avrà una verità solo storica.
Liceità della ditta
 La
ditta
 non
deve essere contraria alla legge,
 non deve essere contraria all’ordine pubblico,
 non deve essere contraria al buon costume,
 non deve essere ingannevole.
Novità della Ditta
 La
ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da
altro imprenditore e tale da creare confusione per l’oggetto
dell’impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Chi
per primo l’ha utilizzata, ha diritto all’uso esclusivo, chi
l’ha adottata successivamente dovrà integrarla o
modificarla anche se corrisponde al suo nome civile.
 Ma ora (art. 22 cpi) non deve essere neppure «uguale o
simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o
dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è
adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni».
Novità ditta
 Ma
si può adottare come ditta un segno
adottato da altri come insegna o nome a
dominio?
 No!
 Per distinguersi basta però una variazione
anche piccola (la ditta non è rivolta ai
consumatori).
Obbligo di modifica
 Occorre
che le due imprese siano tra loro
concorrenti.
 La giurisprudenza adotta un concetto di
concorrenzialità molto esteso.
 Occorre considerare:
 il
mercato di sbocco;
 probabili
possibilità
imprese interessate.
 Si
espansione
ha riguardo alla ditta “effettiva”.
mercato
Costituzione del diritto
diritto si acquista usando la ditta. L’uso determina
l’estensione del diritto, sia in senso merceologico che
territoriale.
 Il secondo comma dell’art. 2564 c.c. prevede che «per
le imprese commerciali l’obbligo dell’integrazione o
modificazione spetta a che iscritto la propria nel registro
delle imprese in epoca posteriore». Si ritiene però che
l’iscrizione non abbia efficacia costitutiva (Vanzetti –
Di Cataldo), per cui il titolare può dare prova di un
proprio uso della ditta anteriore alla registrazione, e
della conoscenza di questo da parte del registrante
 Il
Trasferimento della ditta
 La
ditta è trasferibile solo insieme
all’azienda.
 Se il trasferimento avviene per atto tra vivi
occorre il consenso espresso dell’alienante.
 Se il trasferimento avviene a causa di morte
la ditta si trasferisce salvo diversa volontà
testamentaria.
Estinzione del diritto
 La
legge nulla dice.
 Si ritiene che l’estinzione si verifichi
quando:
 cessa
l’uso della ditta,
 si disperda la sua notorietà qualificata.
 Ancora una volta il criterio è quello della
possibilità di confusione.
La ditta straniera
 L’art.
8 della Convenzione d’Unione
equipara la ditta di un paese dell’unione alla
ditta italiana;
 In base all’art. 16 delle pre-leggi, qualsiasi
ditta straniera è tutelata dall’art. 2564, 1° c.,
c.c. quando sia usata e nota in Italia.
Emblema
 L’emblema
non è menzionato come segno
distintivo dalla legge. Si tratta solitamente
di un segno figurativo, che contraddistingue
l’azienda nel suo insieme. Si ritiene che
vada assimilato alla ditta, la cui disciplina si
applica anche all’emblema.
L’insegna
i locali dell’impresa o,
alcuni,
l’intero
complesso
 Contraddistingue
secondo
aziendale.
 Il rilievo della tutela della disciplina
dell’insegna è ridotto dal fatto che le
insegne più note sono registrate e usate
come marchi, e trovano tutela nella
disciplina di questi ultimi.
Novità dell’insegna
 Circa
la novità, vale il principio generale
enunciato dall’art. 22 cpi circa l’unitarietà dei
segni distintivi, per cui è da ritenere che l’insegna
non deve essere uguale o simile all’altrui insegna,
ditta, marchio o nome a dominio se, a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa
dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i
quali è adottata, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico.
Dalle norme generali
 Si
deduce che l’insegna dovrà essere:
 lecita,
 veritiera
(non contenere indicazione che
possano trarre in inganno il pubblico circa
l’attività o i prodotti),
 originale (dotata di capacità distintiva).
Trasferimento insegna
 Nulla
è detto, ma si ritiene trasferibile
(secondo alcuni insieme all’azienda).
 Si ritiene possibile anche la licenza non
esclusiva ed il co-uso dell’insegna.
Acquisto ed estinzione del diritto
diritto all’uso esclusivo dell’azienda si
acquista con l’uso.
 L’insegna si estingue quando viene meno il
ricordo del segno presso il pubblico.
 Il
Nome a dominio prima del cpi

Dottrina e giurisprudenza erano divise:
 il domain name non è un segno distintivo e non
deve essere tutelato come tale;
 il domain name è un segno distintivo
assimilabile all’insegna;
 il domain name è un segno distintivo
assimilabile al marchio;
 il domain name è un segno distintivo atipico e
può essere tutelato ricorrendo alla disciplina
repressiva della concorrenza sleale;
Nome a dominio nel c.p.i.
 Per
le norme di registrazione, il domain name non può
essere uguale a quello di altro soggetto.
 L’art. 22 cpi (e la lett. c del 1° c. dell’art. 12) include
esplicitamente tra i segni distintivi anche il nome a
dominio, ma il cpi non ne fornisce una disciplina
dettagliata.
 Quando è adottato da un imprenditore, il nome a
dominio non deve essere uguale o simile all’altrui
insegna, ditta, marchio o nome a dominio «se, a causa
dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei
titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il
marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico».
Violazione art. 22 cpi



l’art. 118, 6° c., cpi: «salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la
registrazione di nome a dominio aziendale concessa in
violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere,
su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita
da parte dell’autorità di registrazione»;
l’art. 133 cpi: «l’autorità giudiziaria può disporre, in via
cautelare, oltre all’inibitoria all’uso del nome a dominio
aziendale illegittimamente registrato, anche il suo
trasferimento, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla
prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del
provvedimento».
Si potrà ricorrere alla tutela approntata contro la concorrenza
sleale confusoria.
Dalle norme generali
 Si
deduce che il nome a dominio dovrà
essere:
 lecito,
 veritiero
(non contenere indicazione che
possano trarre in inganno il pubblico circa
l’attività o i prodotti),
 originale (dotato di capacità distintiva) (???).
Trasferimento nome a dominio
 Il
regolamento di assegnazione afferma che
il domain name è trasferibile. Nulla conduce
a conclusione opposta in base alla disciplina
dei segni distintivi.
 Per l’unicità dei domain name, non sono
possibili la licenza non esclusiva ed il couso.
Il marchio
 Il
marchio è il segno che distingue i prodotti.
 Attribuisce a chi lo registra il diritto di
valersene in modo esclusivo per i prodotti o
servizi per i quali è registrato (art. 2569 c.c.).
 Disciplina nazionale (artt. 2569-2574 c.c. e
cpi).
 Disciplina comunitaria.
Il marchio ...
distingue i prodotti dell’imprenditore da quelli
degli altri imprenditori,
 ... costituisce un indice di provenienza, ma non in
assoluto, dato che sono consentite:
 ...
 la
circolazione del marchio indipendentemente da quella
dell’azienda,
 la licenza di marchio.
 ...
garantisce
la
qualità?
SOLO
INDIRETTAMENTE
 … assolve ad una funzione attrattiva? SOLO I
MARCHI CELEBRI
Art. 7 c.p.i.
 «Possono
costituire oggetto di registrazione
come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili
di essere rappresentati graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di persone,
i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del
prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni o le tonalità cromatiche, purché
siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese».
Il marchio
essere un’entità connessa al prodotto,
ma separabile (idealmente) da esso. Per es.:
 deve
 non
può essere la forma naturale del prodotto,
ma una forma arbitraria o capricciosa,
 non deve essere una forma che da valore
sostanziale al prodotto.
Uso di particolari segni
Si possono utilizzare come marchi i nomi diversi da
quello del soggetto che lo registra, purché il loro uso non
leda la fama, il credito ed il decoro di chi ha diritto di
portare quel nome.
 Non può essere utilizzato l’altrui ritratto senza il
consenso dell’interessato (art. 8, 1° c., cpi).
 Se notori possono essere registrati solo con il consenso
dell’avente diritto: i nomi di persona, i segni utilizzati in
campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo,
le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti
ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché i
loro emblemi.

Classificazioni dei marchi
 marchio
di fabbrica, marchio di commercio
(art. 2572 c.c.)
 marchio di prodotto e marchio di servizio;
 marchio generale e marchi speciali;
 marchio denominativo, marchio figurativo,
marchio misto e marchio di forma;
 marchio collettivo (art. 2570 c.c. e art. 11
cpi; hanno lo scopo di garantire la qualità).
Requisiti del marchio
liceità,
verità,
originalità,
novità.
Liceità del marchio (1)
Il marchio non deve contenere:
 segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al
buon costume (art. 14, 1° c., lett.a) cpi),
 stemmi o altri segni protetti da convenzioni
internazionali (art. 10 cpi),
 segni lesivi di un altrui diritto d’autore o di
proprietà industriale (art. 14, 1° c., lett.c), cpi).
 Non può essere utilizzata la forma imposta dalla
natura stessa del prodotto (art. 9, cpi).
Verità del marchio
 Non
possono essere utilizzati «segni idonei ad ingannare
il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica,
sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi» (art. 14,
1° c., lett.b), cpi).
 La non ingannevolezza deve permanere per tutta la vita
del marchio.
 Il marchio può essere concesso in licenza non esclusiva,
ma il lecenziatario deve impegnarsi ad usare il marchio
per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli
corrispondenti messi in commercio nello Stato dal
titolare o dagli altri licenziatari.
Originalità del marchio
 Il
marchio deve essere dotato di capacità
distintiva (art. 13, 1° c., cpi).
 Non possono essere usati come marchi:
 le
denominazioni generiche,
 le indicazioni descrittive,
 i segni divenuti di uso comune (art. 12, 1° c.,
lett. a), cpi).
 Ma
......
Marchi forti e marchi deboli
 Marchi
deboli
 utilizzano
denominazioni
generiche modificate;
 basteranno minime modifiche o aggiunte per escludere la confondibilità del
marchio.

Marchi forti
 utilizzano
espressioni di
pura fantasia;
 modifiche anche significative non potranno escludere
la confondibilità.
Secondary meaning
Volgarizzazione
 Il
secondary meaning può far acquisire
carattere distintivo ad un segno che
originariamente ne era privo, trasformando
un marchio privo di capacità distintiva in un
marchio valido e consentendone la registrazione (art. 13, 2°c., cpi).
 Con la volgarizzazione un marchio perde la
sua capacità distintiva divenendo la denominazione del prodotto. Da ciò deriva la
decadenza del marchio (art. 13, 4°c., cpi).
Novità del marchio (art. 12)
 non
i
sono nuovi:
marchi uguali o simili ad uno già noto come
marchio (marchio di fatto) a livello pluriregionale,
 i marchi simili a ditte, denominazioni sociali,
insegne, nomi a dominio, ecc., quando possa
generarsi confusione nel pubblico e siano noti a
livello pluriregionale,
 i marchi già registrati da altri per lo stesso prodotto,
 i marchi già registrati per prodotti affini se si possa
generare confusione per il pubblico.
Novità del marchio (art. 12)
 Marchi
celebri:
non sono nuovi i marchi confondibili con
quello celebre utilizzato per pro-dotti o
servizi non affini.
La registrazione del marchio
presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi,
 attribuisce al titolare il diritto all’uso esclusivo (art. 20, 1° c.,
cpi),
 e di impedire ad altri di utilizzarlo, «di offrire i prodotti, di
immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di
offrire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare
il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità»
(art. 20, 2° c.),
 per prodotti identici (art.15, 3°c., e art. 20, 1° c., lett. a), cpi),
 o anche affini, qualora possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico (art. 20, 1° c., lett. b), ma è posibile
registrare il marchio anche per prodotti affini (art.15, 3°c.);

La registrazione del marchio
un altro imprenditore può usarlo e registrarlo per
prodotti del tutto diversi,
 a meno che il marchio sia celebre (art. 20, 1° c., lett.
c), cpi).
 Il diritto di esclusiva decorre dalla data di
presentazione della domanda di registrazione (art. 15,
2° c., cpi).
 La registrazione nazionale è presupposto per
l’estensione della tutela del marchio a livello
internazionale.
 La registrazione ha durata di dieci anni ed è
rinnovabile senza limiti (art. 15, 4° c., e art. 16, cpi).

Marchi protettivi
 Il
titolare di marchio registrato può registrare uno o più marchi protettivi simili a quello
effettivamente usato, al fine di precostituire
la prova della confondibilità (art. 24, c. 4°,
cpi).
Mancanza requisiti-nullità
Mancando uno dei requisiti descritti, il marchio è nullo (art. 25
cpi), ma:
 la nullità del marchio per difetto di novità non può essere
dichiarata quando chi lo ha richiesto non era in malafede ed il
titolare del marchio anteriore ne abbia tollerato l’uso per
cinque anni (convalida del marchio - art. 28 cpi);
 la nullità del marchio per difetto di originalità non può essere
dichiarata quando è sopravvenuto il secondary meaning (art.
13, 2°c., cpi).
 Nullità relativa: può essere fatta valere solo dai soggetti che
hanno visto leso un proprio diritto: quando si richiede la nullità
per la sussistenza di diritti anteriori o per violazione dell’altrui
diritto d’autore o di proprietà industriale, o dell’altrui diritto al
nome o al ritratto.

Decadenza (art. 26 cpi)
 volgarizzazione
(art. 13, 4° c., cpi),
 sopravvenuta ingannevolezza o illiceità (art.
14, 2° c., cpi)
 mancata utilizzazione per cinque anni (art.
24 cpi).
Difesa del marchio
 Divieto
uso segno identico per prodotti o
servizi identici (art. 20, 1° c., lett. A, cpi).
 Se non vi è esatta corrispondenza tra segni
e/o prodotti o servizi occorre valutare il
rischio di confondibilità (art. 20, 1° c., lett.
b).
 Se il marchio è celebre il divieto si estende
anche a prodotti e servizi non affini (art. 20,
1° c., lett. c, cpi)
Azione di contraffazione
 Sanzioni
che prescindono dal risarcimento
del danno:
 Inibitoria
dalla continuazione
 e rimozione degli effetti.
 Il giudice può anche disporre la pubblicazione
della sentenza.
 Risarcimento
in presenza di dolo o colpa
grave.
 E’ prevista anche una tutela penale.
Provvedimenti cautelari
 Descrizione.
 Sequestro.
 Inibitoria.
Il marchio di fatto
 «Chi
ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne,
nonostante la registrazione da altri ottenuta,
nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso» (art. 2571 c.c., il principio è ribadito
nell’art. 12, 1° c., lett. b) e c), cpi).
Il marchio di fatto
 Se
il marchio è noto su tutto il territorio
nazionale, il titolare potrà impedire che altri
lo usi per lo stesso prodotto ma non per
quelli affini. Potrà ottenere la dichiarazione
di nullità del marchio registrato per difetto
di novità, ma entro cinque anni.
 Se il marchio è noto solo a livello locale, il
titolare potrà continuare ad usarlo nello
stesso ambito territoriale.
Protezione internazionale
dell’Unione di Parigi.
 Arrangement
di
Madrid
(ufficio
internazionale di Ginevra.
 Regolamento
CE
40/94
(marchio
comunitario, U.A.M.I. di Alicante).
 Convenzione
Trasferimento del marchio
(art. 23 c.p.i.)
 Sia
definitivo che temporaneo (licenza).
 Il trasferimento prescinde da quello dell’azienda.
 E’ possibile la licenza non esclusiva.
 Dal trasferimento o dalla licenza del marchio non
deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o
servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del
pubblico.
 Il licenziatario si deve obbligare ad utilizzare il
marchio per prodotti con caratteristiche qualitative
uguali a quelle di quelli commercializzati dal
titolare e/o dagli altri licenziatari.
I segni distintivi
dott. Lorenzo Benatti
[email protected]