Camera di Commercio Genova
La tutela dei marchi e dei disegni comunitari:
ricerche, deposito, opposizioni o cancellazioni
FILIPPO FERRONI
Giovedì, 4 Luglio 2013
METROCONSULT Genova S.r.l.
Via Palestro 5
1. BREVETTI, MODELLI, MARCHI E ALTRI TITOLI
DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
(cenni legislativi)
In Italia è in vigore da alcuni anni un Nuovo Codice della
proprietà industriale:
D. L. 10 Febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale)
D. L. 13 Agosto 2010, n. 131 (“Decreto Correttivo”)
Sono leggi che sostituiscono e concentrano in un unico testo le vecchie
normative esistenti in materia di brevetti, modelli, disegni, marchi e altri segni
distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà
vegetali.
Le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali
sono protetti mediante brevettazione, mentre i marchi, il
design e le topografie dei semiconduttori sono oggetto di
registrazione.
Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
rientrano tra i diritti non titolati, cioè per i quali non è
previsto il rilascio di un brevetto o di una registrazione
Non rientrano tra i diritti tutelati dal nuovo Codice sulla
proprietà industriale i programmi per elaboratore (software),
che restano invece nella sfera del diritto d’autore (Legge sul
diritto d’autore: R. D. 22.4.1941, n.633 e successive
modifiche )
L’Italia aderisce alle principali convenzioni
comunitarie e internazionali in materia di
proprietà industriale:
- Regolamento CE N. 207/2009 (26.02.2009) sul Marchio
Comunitario (recepisce modifiche al Regolamento 40/94)
- Accordo (con Protocollo) di Madrid sul Marchio Internazionale
- Altre Convenzioni (Accordi di Nizza, Vienna, TLT ecc. )
- Modello Internazionale (Convenzione dell’Aia)
- Regolamento CE N. 6/2002 (12.12.2001) Modello (Design)
Comunitario
- Convenzione UPOV (convenzione internazionale varietà vegetali)
- Regolamento CE N. 2100/94 tutela comunitaria per la protezione
delle varietà vegetali
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 e successive modifiche
(1900, 1911, 1925, 1934, 1958 e 1967)
- Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) del 19
giugno 1970 (reso esecutivo il 21 dicembre 1984)
- Convenzione sulla concessione di brevetti europei (CBE)
(originaria del 5 ottobre 1973, nuova versione EPC 2000 in
vigore dal Dicembre 2007)
MARCHI DI IMPRESA
Definizione di marchio
Art. 4 Reg. CE 207/2009 (RMC)
(Art. 7 d. lgs. N.30/2005 (CPI))
“Possono
costituire oggetto di registrazione come
marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente … parole … nomi di
persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto
o della confezione di esso, combinazioni o tonalità
cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o
servizi da un’impresa da quelli di altre imprese”.
Requisiti del marchio
1. Impedimenti assoluti alla registrazione (Art. 7 RCM)
2. Impedimenti relativi alla registrazione (Art. 8 RCM)
Impedimenti assoluti
Impedimenti relativi
Diritto di esclusiva
Art. 9 RMC (art. 20 CPI)
“Il marchio comunitario
conferisce al suo titolare un diritto
esclusivo”
Viene sancito il diritto di vietare ai
terzi l’uso di segni identici o simili.
Principio di unitarietà dei segni
distintivi (ditta ragione sociale,
nomi a dominio).
Principio di esaurimento del
marchio comunitario (Art. 13
RCM)
Le funzioni del marchio
Attrarre consumatori (e imitatori):
tipica dei marchi celebri : caso del marchio “Armani”, Tribunale di Bergamo
Sentenza 3 marzo 2003 (Giorgio Armani s.p. a. c/ Armani Luca) "Registrare
e usare un nome a dominio Internet (www) corrispondente ad un marchio
registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare
del marchio ex art. 1 l.m … il titolare del marchio può opporsi all'adozione di
un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa
dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di
confusione che può consistere anche in un rischio di associazione.
Luca Armani ha adottato il nome ARMANI per sfruttarne la sua funzione
attrattiva nei confronti del pubblico.
L’indicazione della provenienza (Made in):
Sentenza n. 2648/2006 Corte di Cass., a sostegno e tutela del made in Italy
la Suprema Corte ha dichiarato segno mendace la dicitura “Italy” apposta
su beni del settore dell’abbigliamento che, pur essendo prodotti da una
ditta italiana su disegno e tessuto italiani, siano stati però confezionati
all’estero, ancorché da maestranze italiane.
Le tipologie di marchio
•
•
•
•
•
•
•
Denominativo
Figurativo
Misto
Di forma
Di colore
Sonoro
Olfattivo
Marchio individuale: ha la funzione di contraddistinguere la produzione o
commercializzazione di beni e servizi da parte di un certo imprenditore.
(In Italia Marchio collettivo: ha la funzione di garantire l’origine, la qualità
e la natura di un prodotto o servizio)
REGISTRATO
Data della registrazione
internazionale:
07/05/2012
Data di designazione
della Registrazione
Internazionale:
07/05/2012
Data della ricezione
presso l.UAMI:
21/06/2012
Data di scadenza:
07/05/2022
Classificazione di Nizza:
33 (
Marchio:
Individuale
Tipo di marchio:
Tridimensionale
Nome:
Société Jas Hennessy & Co.
Indirizzo:
Rue de la Richonne F-16100 Cognac
Paese:
FRANCIA
Classificazione di Nizza:
29
Elenco dei prodotti e
servizi
Carne, Salumi, Alimenti salati, Pollame e
selvaggina;Estratti di carne, aspic, piatti
cucinati o preparati in conserve o
semifreddi a base di carne, di salumeria,
di salami, di pollame o di
selvaggina;Conserve di carne, di
salumeria, di salami, di pollame o di
selvaggina;Pasticci di carne, prodotti di
salumeria, di pollame o di selvaggina.
"rillettes"(carne di maiale o d'oca tritata
e cotta molte ore in strutto), salsicce,
salami.
Classificazione di Nizza:
30
Elenco dei prodotti e
servizi
Pasticci di carne, Sandwiche.
Classificazione di Nizza)
RESPINTO
REGISTRATO
Classificazione di Nizza:
29
Elenco dei prodotti e servizi:
Viande, Charcuterie, salaisons, volaille
et gibier; extraits de viande, gelée de
viande, plats cuisinés ou préparés en
conserves ou semi frais à base de
viande, de charcuterie, de salaisons, de
volaille ou de gibier; conserves de
viande, de charcuterie, de salaisons, de
volaille ou de gibier; pâtés à base de
viande, de charcuterie, de volaille ou de
gibier. Rillettes, saucisses, saucissons.
Classificazione di Nizza:
30
Elenco dei prodotti e servizi:
Pâtés à la viande, sandwiches.
Classificazione di Nizza:
29
Elenco dei prodotti e servizi
Latte e bevande a base di latte; Yogurt e bevande
a base d'yogurt; Frappé; Frappé; Panna;
Marmellate; Gelatine; Composte; Frutta surgelata;
Frutta a fette.
Classificazione di Nizza:
30
Elenco dei prodotti e servizi
Caffè; Tè; Cacao; Zucchero; Riso; Tapioca; Sago;
Succedanei del caffè; Farina e prodotti a base di
cereali; Pane; Pasticceria e confetteria; Gelati
commestibili; Miele, sciroppo di melassa; Lievito,
polvere per lievitare; Sale; Senape; Aceto;
Intingoli; Spezie; Ghiaccio per rinfrescare; Yogurt
gelato (gelati); Gelati; Sorbetti; Dessert freddi;
Bevande a base di ghiaccio; Bevande ghiacciate;
Gelati.
Classificazione di Nizza:
43
Elenco dei prodotti e servizi
Alloggi temporanei; Servizi forniti da gelaterie
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OLFATTIVO
Classificazione di Nizza:
28
Elenco dei prodotti e servizi
Palline da tennis.
Descrizione del marchio:
Il marchio è costituito dal profumo dell'erba
appena tagliata applicata sul prodotto.
Data della registrazione
internazionale:
03/08/2011
Data di designazione
della Registrazione
Internazionale:
03/08/2011
Data della ricezione
presso l.UAMI:
22/12/2011
Data di scadenza:
03/08/2021
Classificazione di Nizza:
9, 14, 18, 25 (
Marchio:
Individuale
Tipo di marchio:
Tridimensionale
Classificazione di
Vienna:
9.1, 25.7, 26.4 (
Nome:
CHRISTIAN DIOR COUTURE
Classificazione di Nizza)
Classificazione di
Vienna)
TRIDIMENSIONALE
Data della registrazione
internazionale:
05/12/2011
Data di designazione
della Registrazione
Internazionale:
05/12/2011
Data della ricezione
presso l.UAMI:
12/01/2012
Data di scadenza:
05/12/2021
Classificazione di Nizza:
30 (
Marchio:
Individuale
Tipo di marchio:
Tridimensionale
Classificazione di
Vienna:
5.7.2, 5.7.6, 8.1.19, 8.7.1, 19.3.1
(
Classificazione di Nizza)
Classificazione di Vienna)
REGISTRATO (Intel)
Descrizione del marchio:
Il marchio consiste nel suono di cui al
file allegato in formato MP3. Il suono
può essere descritto nel modo
seguente: tre suoni di effetto a molla
composti dalle note Fa (F) diesis in due
ottave, il primo suono seguito da tre
delay digitali reverberati, il secondo
seguito da 4 delay, il terzo seguito da 5
delay, seguida da una salita inversa
bassa fino ad arrivare ad un suono a
ding composto dalla nota Do (C)
sovrapposta da un sibilo che va da un
Sol (G) a al Do (C).
Classificazione di Nizza:
9
Elenco dei prodotti e servizi
Software per computer; Software d'animazione
tridimensionale;Tecnologia per elaborazione d'animazione
tridimensionale, software per creazione, produzione,
registrazione, trasmissione o riproduzione di suoni, video, film,
pellicole, contenuti animati, programmi software, grafica e
immagini; Software da utilizzare con animazione digitale ed
effetti speciali di immagini; Software per elaborazione
d'immagini, grafica e testi; Software per controllare e
migliorare la qualità del suono d'apparecchiature informatiche
ed audio; Software per giochi elettronici; Software di grafica;
Software per giochi elettronici; Software per videogiochi;
Software per video game; Software per giochi di realtà virtuale;
Videogiochi interattivi dotati di hardware e software; Computer;
Server; Stazioni di lavoro;Hardware, schede madri per
computer, circuiti integrati, semiconduttori e processori;
Cartucce per videogiochi; Software per utilizzo di videogiochi e
giochi per computer con altri utenti, attraverso reti informatiche
globali o reti di comunicazione;Software per la compressione e
la decompressione di dati e immagini video; Computer portatili;
Computer portatili; Computer portatili; Computer a tavoletta
grafica; Computer ultra-mobili; Software per fornitura
d'accesso a pluriutenza ad una rete informatica globale;
Formware, ovvero software per sistemi operativi, software di
servizio e altri tipi di software; Lettori video portatili;Dispositivi
personali per giochi di denaro; Lettori di dischi ad alta
definizione; Lettori di DVD.
Classificazione di Nizza:
41
Elenco dei prodotti e servizi
Servizi di divertimento, ovvero produzione di film, video e
pellicole; Effetti speciali per televisione, video e film; Produzione
d'animazioni.
Classificazione di Nizza:
42
Elenco dei prodotti e servizi
Sviluppo di software per produzione di film, video e pellicole;
Produzione di software per divertimento multimediale.
Procedura di Registrazione
MARCHI COMUNITARI
UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno)
è l’Autorità competente per la procedura di marchi e
modelli aventi efficacia nei paesi della comunità
europea
Per i marchi italiani UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
è l’Autorità competente al rilascio di marchi e modelli nazionali (le
CCIAA hanno sportelli attivi sul territorio)
UAMI:
Deposito telematico
o cartaceo
L’esame delle domande di registrazione dei marchi nazionali,
depositate nei suddetti modi, si svolge in tre fasi:
1) ricevibilità: UAMI controlla che la domanda sia conforme alle
condizioni stabilite dal RCM (richiedente identificabile,
riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi ecc.);
2) esame formale: UAMI verifica che la domanda contenga quanto
previsto RCM (indicazione dei prodotti: caso “IP Translator Corte
Europea);
3) esame di merito: l’UAMI, riconosciuta la regolarità formale
della domanda di registrazione, procede al suo esame nel merito al
fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla
registrazione.
Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che
possegga determinati requisiti (in Italia artt.7,8,9,10,12, comma 1,
lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I. ); tra i
principali:
-sia rappresentabile graficamente;
-abbia capacità distintiva;
-non sia decettivo;
-non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Dopo essere stata esaminata, la domanda di registrazione viene
pubblicata .
Verificato che non esistono impedimenti, il marchio viene
registrato e l’UAMI emette un certificato di registrazione.
La registrazione ha una durata decennale a decorrere dalla data di
deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile
all’infinito, mediante singoli rinnovi decennali.
Procedura di Opposizione
Il Regolamento prevede la possibilità, per i titolari di un diritto
anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio
entro tre mesi dalla sua pubblicazione o registrazione (Art. 41
RCM).
Possono depositare una opposizione i titolari di marchi registrati o
depositati prima di quello opposto (anche in base alla priorità o
preesistenza), i loro licenziatari esclusivi d’uso, le persone o gli
enti e associazioni il cui nome o immagine sono stati depositati da
chi non ne aveva diritto (es. i simboli di manifestazioni sportive).
Osservazioni: l’Art. 175 C.P.I. prevede che qualsiasi interessato può,
senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di
registrazione, indirizzare all’UIBM delle osservazioni scritte,
specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso
dalla registrazione, entro due mesi dalla pubblicazione della
domanda.
Qualora l’UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà
comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le
proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
Registrazione: una volta che l’Ufficio ha stabilito che non esistono
degli impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e
l’Ufficio emette un certificato di registrazione.
Per tutto l’arco della durata di un marchio comunitario, il titolare
può decadere dai suoi diritti oppure il marchio può essere dichiarato
nullo. L'UAMI ha competenza esclusiva per quanto concerne le
domande dirette di decadenza o di nullità. I tribunali degli Stati
dell'Unione europea possono tuttavia dichiarare la decadenza o la
nullità di un marchio comunitario allorché la questione è sollevata
dinanzi ad essi in via riconvenzionale nell’ambito di un'azione di
contraffazione basata su tale marchio. L’espressione generica
“cancellazione del marchio” può essere utilizzata con riferimento
alle procedure di decadenza e nullità in generale.
Le spiegazioni che precedono danno una panoramica sulla
complessità delle problematiche connesse alla registrazione dei
marchi ed anche al loro uso.
E’ quindi comprensibile che prima di fare investimenti per il
lancio di un marchio per una linea di prodotti oppure per una
nuova attività imprenditoriale, è ESSENZIALE svolgere un
lavoro di preparazione.
Per esempio:
- occorre regolarne l’utilizzo (cfr. licenze),
- monitorare la sua reputazione,
- sorvegliare i marchi registrati da terzi,
- intervenire tempestivamente.
Per queste attività conviene rivolgersi a dei consulenti
professionisti in materia di proprietà industriale, iscritti
all’Ordine professionale regolamentato dal CPI.
Disegni e modelli comunitari
Con questa espressione si indica genericamente quello
viene comunemente chiamato design e che, una volta,
riguardava la forma dei prodotti industriali, di cui l’Italia
è stata protagonista; oggi invece, con i cambiamenti delle
dinamiche commerciali (dovuti soprattutto all’avvento
della rete), il design riguarda anche prodotti che esulano
dagli schemi tradizionali del design industriale.
www.metroconsult.it
Design
Professore, cosa è il design?
Il design è indubbiamente una delle basi
della nostra vita di relazione. Con il
declino dell’artigianato, sempre di più
l’oggetto realizzato industrialmente è
diventato oggetto d’uso di tutti i
giorni. Dalla posata all’auto, dalle
scarpe agli sci, dal mobile al computer:
si tratta quasi sempre di oggetti creati
per essere prodotti in serie. Il design
bada all’aspetto funzionale, ma
sempre con un quoziente estetico. C’è
stato un aumento dell’estetizzazione
della vita di tutti i giorni attraverso il
design, mentre in epoche precedenti
c’era la grande opera, e l’oggetto
d’uso era cosa amorfa, senza
caratteristiche estetiche.
Definizioni
(Art. 3 RDC)
Requisiti per la protezione
(Art. 4 RDC)
Requisiti validità dei modelli:
Novità + Carattere individuale
Sono nuovi i disegni o modelli che non siano
identici a modelli divulgati anteriormente al
deposito della domanda di registrazione.
Hanno carattere individuale i disegni o modelli
che suscitano, in un utilizzatore informato, una
impressione generale che differisce in modo
significativo da quella di qualsiasi disegno o
modello divulgato in precedenza.
SE UN PRODOTTO HA SUCCESSO
CONVIENE REGISTRARLO
Requisiti per la protezione
(Art. 4 RDC)
Estensione della protezione
(Art. 10 RDC)
Il Regolamento comunitario tutela anche i modelli non registrati, per tre anni
dal momento in cui il modello è stato divulgato al pubblico (cioè esposto, usato
nel commercio, ecc.) per la prima volta nella Comunità europea.
Procedura di Registrazione
DISEGNI E MODELLI COMUNITARI
COSA SI PUO’ REGISTRARE NEL
DESIGN?
“qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i
componenti che devono essere assemblati per formare un
prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i
simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi
per elaboratore”
Parti di suole di
scarpe
(Armani)
PRODOTTI ARTIGIANALI
Abbigliamento e
accessori (anche loro
parti)
(Yves Saint Laurent)
ACCESSORI INDUSTRIALI
Chiusure di bottiglie
Nebulizzatori
Sensori
Indicatori cromatici
www.metroconsult.it
E’ interessante notare che per i modelli registrati a livello comunitario
europeo, le statistiche ottenute analizzando i depositi fatti da aziende
italiane nella classe di riferimento per la nautica, confermano una
posizione di predominio del nostro paese.
Infatti su 652 modelli complessivamente esistenti, l’Italia ne ha
depositati 125 contro i 50 della Germania, i 30 degli USA e i 21 del
Giappone.
CD-000771860
CD-001741026
www.metroconsult.it
CD-001622481 (Starck)
CD-000810122 (Porsche)
PAGINE WEB E SITI INTERNET
Nel Codice non è più richiesto il requisito dello speciale ornamento
come una volta, ma un carattere individuale, cioè l’impressione che
il disegno o modello suscita in un utilizzatore informato.
Se si pensa un attimo, questo è proprio uno dei requisiti che si
richiede alle pagine web, vale a dire quello di attirare l’attenzione
degli “internauti”: gli esempi di pagine internet registrate non
mancano.
PAGINE WEB E SITI INTERNET
Prodotti vari
(borse e carrelli
per la spesa)
Vetrine, negozi,
esposizioni
Macchine
Per non dire dei personaggi dei videogiochi o dei siti internet, che
possono venire considerati alla stregua dei simboli grafici
(extracts of web designs)
In conclusione si può dire che la legge (comunitaria e italiana)
permette di registrare come modelli e disegni delle creazioni che
esulano da quelli che erano i tradizionali canoni del design
industriale. Così ad esempio, non è più solo il prodotto in sé che
può essere registrato, ma anche il suo imballaggio e tutto quello
che concorre alla sua realizzazione.
In altri termini, l’imballaggio è diventato un vero e proprio vestito
e come tale ha assunto il ruolo esso stesso di un prodotto.
ANSA 2007-10-24 10:38
BOOM DEL FALSO, TORTA DA 7 MLD: ITALIA IN TESTA
ROMA –
Un mercato sempre più vasto quello del 'falso', dilagante soprattutto in
Italia dove il giro d'affari ha ormai superato i 7 miliardi di euro. Della torta,
una fetta di 3,3 miliardi riguarda oggetti d' abbigliamento, accessori e
prodotti multimediali e informatici, con acquisti che hanno toccato quota 108
milioni.
L'Italia è il primo produttore di 'taroccati' in Europa e il terzo nel mondo.
Non si salva internet dove almeno il 30% della merce venduta via Web è
contraffatta. Il taroccato è socialmente trasversale: il 16% degli italiani ha
comprato nel corso dell'ultimo anno almeno un articolo contraffatto, sono
soprattutto donne, hanno tra i 18 e i 34 anni, nel 62% dei casi non si sente
minimamente in colpa. Gli amanti (o le amanti) del taroccato si scatenano
soprattutto nell' abbigliamento (11% di capi taroccati, di cui soprattutto t-shirt
e camicie). Sono questi alcuni dei risultati che emergono dalla ricerca
realizzata dall'Istituto Piepoli e da Confcommercio sul fenomeno della
contraffazione in Italia.
PERCHE' SI COMPRA “TAROCCATO” ?
Non solo perché costa meno delle firme.
Si tratta di prodotti che si incontrano per strada senza bisogno di
cercarli, sono beni non necessari, superflui, che rappresentano
qualcosa in più. Il prodotto di marca è percepito - segnala la
ricerca - come una cosa speciale, portatrice di caratteristiche
distintive: qualità superiore, costo elevato, innovazione, originalità
affidabilità , sicurezza. Chi compra la 'firma' lo fa sulla base
dell’idea che "una firma rappresenti uno status symbol; la
sensazione di stare nelle cose: essere informati sulle tendenze; la
conformità alla moda, ad una 'regola’ che riduce il rischio di
sbagliare; la rassicurazione in quanto certifica una scelta;
la sensazione di conseguire un'identità ".
Di contro, la borsetta o l'abito taroccati sono considerati poco
costosi, alla portata di tutti, accessibili, divertenti, uno sfizio:
qualcosa che si prende senza troppo ragionarci, con
leggerezza.
Inoltre, sono fonte di rassicurazione in quanto elimina il rischio di sentirsi
gabbati.
CHI SONO I PATITI DEL FALSO - Le donne (58%) acquistano prodotti
contraffatti più degli uomini, secondo la ricerca, l' età media va dai 18 ai 34
anni, sono per lo più occupati, risiedono per lo più nel Nord-Ovest e nel Sud
Italia.
Chi non compra per nulla articoli contraffatti (84%), lo fa soprattutto
perché non si fida (26%), perché li considera di scarsa qualità(25%) o é
contrario per principio (23%). Motivazioni che non valgono per i patiti, che
invece nel 62% dei casi non si sentono in colpa e anzi dichiarano che é bello
comprarli perché li puoi buttare senza problemi" (61%). Anche se poi, chi
tifa falso é d'accordo che "comprare questa merce danneggia l'economia
italiana“ (71%) e "alimenta la criminalità " (56%).
LE CENTRALI DEL FALSO - La produzione di 'falsi' in Italia, evidenzia la
ricerca, é strettamente legata agli stessi distretti industriali che operano
nella produzione legale.
Le centrali del falso italiane ormai molto spesso si pongono unicamente
come centri di mediazione, nel senso che tendono a non produrre più ma
semplicemente a rifinire, marcare e smistare le merci. I canali attraverso
cui vengono veicolati i prodotti contraffatti, sono due: gli abusivi (in gran
parte stranieri) e Internet. L'abusivismo commerciale riversa una quota
dei suoi profitti alla criminalità organizzata. Ormai almeno il 30% della
merce venduta via Internet é contraffatta e le previsioni suggeriscono
che tale quota incrementerà ancora.
STRUMENTI DI DIFESA
COME COMBATTERE IL FALSO ?
I suggerimenti arrivano dagli stessi abitués del falso: ad esempio,
riducendo il prezzo dei prodotti di marca; creando linee di prodotto di
marca di serie B, che costano meno; incentivando i controlli da parte
delle autorità, nel senso di punire sia chi vende prodotti contraffatti sia
chi li acquista; facendo leva sul senso di colpa del compratoreapprofittatore; evidenziando le vere e sostanziali differenze di qualità tra
il prodotto contraffatto e quello di marca originale
La difesa dei diritti di proprietà industriale è anche nota con la
parola anglosassone “enforcement”.
In Italia esistono delle sezioni specializzate dei Tribunali dedicate
alle imprese di recente formazione, le quali hanno incorporato la
rete esistente di sezioni specializzate nella materia della Proprietà
Industriale.
I magistrati di queste sezioni sono quindi formati appositamente ed
operano specificamente nel campo dei brevetti, marchi, modelli
ecc.
La procedura processuale industrialistica prevede anche lo
strumento della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), mediante la
quale il Giudice affida ad un esperto designato (di solito d’intesa
con le parti) le questioni tecniche, ad ulteriore garanzia della
correttezza della decisione finale.
La difesa dei diritti di proprietà industriale è anche nota con la
parola anglosassone “enforcement”.
In Italia esistono delle sezioni specializzate dei Tribunali dedicate
alle imprese di recente formazione, le quali hanno incorporato la
rete esistente di sezioni specializzate nella materia della Proprietà
Industriale.
I magistrati di queste sezioni sono quindi formati appositamente ed
operano specificamente nel campo dei brevetti, marchi, modelli
ecc.
La procedura processuale industrialistica prevede anche lo
strumento della consulenza tecnica d’ufficio (CTU), mediante la
quale il Giudice affida ad un esperto designato (di solito d’intesa
con le parti) le questioni tecniche, ad ulteriore garanzia della
correttezza della decisione finale.
Tribunali delle Imprese
Torino
Milano
Brescia
Venezia
Trieste
Trento
Genova
Bologna
Firenze
Ancona
Perugia
Roma
L’Aquila
Napoli
Campobasso
Bari
Potenza
Reggio Calabria
Catania
Palermo
Cagliari
1) Azione di contraffazione di marchi o modelli (design)
2) Azione di nullità/decadenza di marchi, modelli (design) (presso
UAMI o in via riconvenzionale)
3) Azioni di rivendica della titolarità (art. 118 CPI)
4) Azioni di accertamento negativo di contraffazione
Le azioni di contraffazione o di nullità dei titoli di P.I. possono
essere presentate davanti ad uno stesso Tribunale e discusse in una
medesima causa.
L’UFFICIO BREVETTI E MARCHI (UIBM) NON HA
ALCUNA GIURISDIZIONE IN MATERIA PERCHE’ E’ UN
ENTE AMMINISTRATIVO.
Le cause davanti ai Tribunali italiani non si fermano quando, ad
esempio, un marchio è oggetto di opposizione a livello europeo.
Nonostante quello che si sente dire sulle inefficienze del sistema
giudiziario, in Italia le cause civili in materia di P.I. hanno una durata
paragonabile a quella di altri Stati europei (es. Francia, Inghilterra)
CHI PUO’ AVVIARE UNA AZIONE DI CONTRAFFAZIONE ?
- Il titolare di una registrazione o di una domanda di modello o di
marchio, è la persona che in prima istanza può far valere i diritti
contro le contraffazioni.
- Anche un licenziatario esclusivo può agire in nome proprio, ma
non il semplice distributore;
- Un licenziatario non-esclusivo può unirsi ad un titolare di un
marchio o modello
CHI PUO’ ESSERE CONVENUTO IN UNA AZIONE DI
PROPRIETA’ INDUSTRIALE ?
Il produttore di beni contraffatti è il soggetto principale contro si
può agire per la violazione dei diritti di P.I.
E’ però evidente che molto spesso il produttore, cioè la fonte
originale di prodotti contraffatti, non si trova in Italia: si pensi al
tipico caso di prodotti provenienti dall’Asia o altre parti del
mondo.
In questi casi si può agire contro l’importatore o il distributore dei
prodotti, giungendo anche fino ai dettaglianti, cioè coloro che sono
l’ultimo anello della catena di diffusione dei prodotti contraffatti.
La scelta dei soggetti da perseguire può variare da caso a caso, in
funzione delle situazioni contingenti.
Per esempio può essere difficile e poco efficace attaccare i singoli
ambulanti che vendono abusivamente magliette, borse, foulard di
marca, mentre sarebbe più proficuo poter inibire gli importatori di
simili prodotti.
TUTELA CAUTELARE
A fianco delle cause ordinarie, il sistema di difesa dei diritti di P.I.
in Italia prevede anche una procedura cautelare (art. 132 CPI), vale
a dire una procedura che possa essere richiesta anche nel corso
della brevettazione o registrazione, una volta che la relativa
domanda sia stata resa accessibile al pubblico o nei confronti del
presunto contraffattore.
Requisiti: fumus boni iuris + periculum in mora
Pertanto è possibile ottenere fin da subito:
-DESCRIZIONE E SEQUESTRO DI PRODOTTI CHE
COSTITUISCONO VIOLAZIONE DI DIRITTI DI P.I.
- INIBITORIA DI FABBRICAZIONE, COMMERCIO, E
ORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO DELLE COSE
COSTITUENTI VIOLAZIONE;
- INIBITORIA DEL NOME A DOMINIO E IL SUO
TRASFERIMENTO PROVVISORIO.
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA
PIRATERIA
La procedura fin qui considerata è quella civile che interessa
generalmente le situazioni di normale concorrenza fra aziende che
operano sullo stesso mercato (italiano e/o europeo); essa si svolge
quindi in un contesto concorrenziale legale.
Esiste però anche una realtà importante che forse è più vicina ai
consumatori, che è rappresentata dalla contraffazione illegale cioè
quella messa in opera da organizzazioni che non sono soggetti
ufficialmente riconosciuti sui mercati (e spesse volte con
collegamenti criminali), ma che muove un giro di affari di diversi
miliardi di euro.
Il Codice (art. 144 CPI) definisce come atti di pirateria le contraffazioni
evidenti di marchi, disegni e modelli registrati, e le violazioni di diritti di
proprietà industriale altrui, realizzate dolosamente e in modi sistematico.
In questi casi l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro conservativo
di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso
il blocco dei conti bancari e di altri beni corrispondenti all’ammontare del
danno. (art. 144 bis CPI).
Il Ministero segnala alla Procura della Repubblica i casi di pirateria ed i
Prefetti e i sindaci possono disporre delle anche d’ufficio il sequestro di
merce contraffatta, arrivando anche fino ad ordinarne la distruzione.
Importante è l’attività di contrasto delle Dogane, specialmente nei porti
come quelli della Liguria dove avviene l’ingresso delle merci sul nostro
territorio.
Regolamento Comunitario sulle Dogane
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Grazie per l’attenzione
Metroconsult Genova S.r.l.
Ing. Filippo Ferroni
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