NUTRIRE IL MONDO,
TUTELARE LA QUALITA’
20-21 maggio 2015 – Nutrire il mondo, tutelare la qualità - Milano
Il divieto d’inganno e
i limiti ai diritti consolidati
in Europa e nel mondo
Nutrire il mondo, tutelare la qualità
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Inganno e diritto alimentare: possibili declinazioni

Origine geografica del prodotto e dei
suoi ingredienti

Indicazioni nutrizionali o sulla salute

Tecniche di marketing del prodotto alimentare (e.g. advergame)

Etichettatura
Nutrire il mondo, tutelare la qualità
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Le declinazioni del divieto di inganno legato al concetto
di origine geografica
Indicazione geografica come pura indicazione di provenienza (indicazione
geografica semplice)

Inganno: errore sulla materiale provenienza geografica del prodotto
Origine geografica come indice di qualità dei prodotti (come tipicamente
avviene per i prodotti agro-alimentari)

Varie tipologie di inganno:




errore sulle caratteristiche qualitative associate alla provenienza
errore sulla supposta esistenza di controlli anche in presenza di informazioni
geografiche veritiere
errore sul rispetto di determinati standard e tecniche produttive anche in
presenza di informazioni geografiche vere
il divieto di evocazione della denominazione per prodotti comparabili (le
espressioni “tipo, maniera, metodo”)
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Milieu géographique
Collegamento fra le caratteristiche obiettive del prodotto contraddistinto dalla
denominazione e l’ambiente geografico di cui esso è originario
 Collegamento tecnologico-produttivo: le caratteristiche oggettive del prodotto sono collegate
all’ambiente geografico di cui esso è originario (fatturi naturali e umani che influenzano le
caratteristiche del prodotto); il pubblico si aspetta una qualità superiore se il prodotto è fabbricato in
una certa zona
 Limitato, nella sostanza, al solo settore agro-alimentare
 Relativo nel tempo: l’evoluzione tecnologica potrebbe consentire di replicare in altri luoghi,
condizioni climatiche e ambientali originariamente tipiche di una sola regione
 Collegamento reputazionale: al nome geografico è legata la “reputazione” di un prodotto, a
prescindere dall’esistenza di caratteristiche oggettive del medesimo influenzate dall’ambiente (es:
Giurì 64/2003, presentazione di prodotti come provenienti da società svizzera, ampia casistica nella
giurisprudenza dell’AGCM)
 Collegamento storico-culturale che condiziona la presentazione del prodotto, il fenomeno del
[country] sounding
Milieu a): primo livello
Milieu b): secondo livello o “milieu attenuato” (VANZETTI-DI CATALDO)
Attenzione: Corte di Giustizia Ce, 4 maggio 1999, in cause C-108 e C-109,
Chiemsee
 Non è possibile registrare come marchi i nomi geografici nei casi in cui essi indichino i luoghi che
presentano attualmente o potenzialmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la
categoria di prodotti di cui si tratta (il nome geografico incide positivamente sulla scelta dei
consumatori, anche in assenza di un pregio specifico)
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Tipologia di diritto
Milieu
Natura dell’errore inganno
CUP e Accordo di Madrid
Nessuno
Materiale errore sulla provenienza del prodotto
Accordo di Lisbona
Primo livello
Errore sulla qualità di cui al milieu + protezione estesa sino alla
evocazione non ingannevole (protezione contro agganciamento
parassitario)
TRIPs
Secondo livello
Errore di cui alla qualità di cui al milieu
DOP comunitarie (reg. 519/2006 +
Reg. 1234/07)
Primo livello
Errore di cui alla qualità di cui al milieu
+ Protezione estesa sino alla evocazione non ingannevole
IGP comunitarie (reg. 510/06 +
110/08)
Secondo livello
Errore di cui alla qualità di cui al milieu
+ protezione estesa sino alla evocazione non ingannevole
DOP Nazionali (artt. 28 e 30 CPI)
Primo livello
Errore sulla qualità di cui al milieu + protezione estesa sino alla
evocazione non ingannevole
IGP (Nazionali)
Secondo Livello
Errore sulla qualità di cui al milieu + protezione estesa sino alla
evocazione non ingannevole
STG (Reg. 59/2006)
"specificità" legata al metodo di
produzione o alla composizione
legata alla tradizione di una zona,
ma che non vengano prodotti
necessariamente solo in tale zona
Errore sul metodo di produzione
Marchi collettivi
Garanzia di qualità in base al
disciplinare registrato
Errore sulla origine geografica dei prodotti come garantita dal
regolamento d’uso
Marchi individuali
Sussistenza
distintiva
Errore sul messaggio comunicato dal marchio (non solo
provenienza geografica, ma anche qualità, pregio, esistenza di
controlli)
della
capacità
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Statuto di non decettività del marchio
 decadenza (art. 14 c. 2 c.p.i.)
 nullità del marchio ingannevole (art. 14 c. 1 b c.p.i.)
 divieto che dalla cessione e dalla licenza del marchio derivi inganno (art. 23 c. 4
c.p.i.)
 divieto di uso ingannevole (art. 21 c. 2 c.p.i.)
Compatibilità dell’uso del marchio con il messaggio che il marchio comunica
 Se l’elemento geografico contenuto nel marchio comunica un messaggio di provenienza
geografica/radicamento al territorio, il titolare è vincolato a usare il marchio solo su prodotti e
servizi compatibili con questo messaggio
 Se l’elemento contenuto nel marchio associa la qualità all’origine geografica, il titolare è vincolato
a usare il marchio solo su prodotti e servizi compatibili con questo messaggio (es: Comm. Ricorsi,
3 luglio 1985, che ha accolto la limitazione del richiedente ai sensi del vecchio art. 31 reg. m. di
limitare la registrazione del marchi "I grandi di Spagna" ai "liquori di qualità selezionata fabbricati
in Spagna)
 La regola vale anche anche ove il marchio sia utilizzato per prodotti non affini (esempio: le
operazioni di merchandising)
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I diritti consolidati: cosa sono e perché il divieto di inganno può
renderli vulnerabili
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I marchi geografici validamente registrati in vigore della disciplina precedente alla
riforma del 1992
I marchi geografici registrati in buona fede e preesistenti alla registrazione di DOP
e/o IGP
I marchi, la cui componente geografica è di fantasia e/o priva di milieu
I marchi geografici usati dall’imprenditore ai fini di indicazione dell’origine
geografica, anche in assenza di milieu, per prodotti con reale collegamento
territoriale
I marchi geografici che, seppur non di fantasia, hanno acquisito un secondary
meaning
I marchi la cui componente geografica non è percepita come tale (toponimo
sconosciuto)
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Rapporti tra DOP e MARCHIO
Marchio notorio registrato PRIMA della DOP
Divieto di registrare la DOP
Marchio registrato prima della DOP
Coesistenza
Domanda di registrazione del marchio posteriore alla
domanda di registrazione della DOP
Divieto di registrare il marchio

La DOP continua a prevalere sul marchio anche se si volgarizza

La DOP continua ad essere tutelata anche se perde il milieu
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La tutela contro l’evocazione: Corte di Giustizia UE, sentenza
“Cambozola”: 4 marzo 1999 - Sentenza della Corte nella causa C-87/97
La denominazione "Gorgonzola" è protetta da convenzioni internazionali e dal 1996
dal diritto comunitario
Dal 1983 un formaggio a pasta molle, fabbricato in Germania, viene venduto in
Austria con il marchio "Cambozola” (marchio anteriore alla DOP registrata a livello
comunitario)
Il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ha chiesto allo Handelsgericht
di Vienna di vietare in Austria la distribuzione di siffatto formaggio con la detta
denominazione.
Il giudice austriaco interroga la Corte di giustizia sulla contrarietà della richiesta
rispetto alle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle merci.
Secondo la Corte il diritto comunitario garantisce la tutela delle denominazioni di
origine nei confronti di qualunque "evocazione".
La nozione di evocazione ricomprende l'ipotesi in cui il termine utilizzato per
designare un prodotto contenga una parte di una denominazione protetta, comporti
lo stesso numero di sillabe e a causa di tale somiglianza la reazione del
consumatore al nome del prodotto si focalizzi sull'immagine di riferimento relativa
alla merce che fruisce della denominazione protetta.
La Corte conclude quindi che il termine "Cambozola", utilizzato per un formaggio,
può costituire un'evocazione della denominazione "Gorgonzola”, ma rimette la
valutazione del deposito in buona fede al giudice nazionale.
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Corte di Giustizia UE, sentenza “Parmesan” 26 febbraio 2008, in C132/05
 Possibile frammentazione della Comunità tra Sttai un cui un certo
nome è percepito dal pubblico come indicazione di provenienza e
sttai in cui lo stesso è generico
 Dop tutelata non solo nella forma precisa per cui è stato registrato,
ma la tutela si estende alla semplice evocazione della DOP
 la denominazione “Parmesan” non può essere considerata un nome
a carattere generico, anche se in alcuni Stati è così percepita
 gli organi di controllo su cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto
del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui
proviene la DOP medesima. Pertanto, nel caso in oggetto, il
controllo sul disciplinare nell’uso della DOP “Parmigiano Reggiano”
non compete alle autorità di controllo tedesche.
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Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti
ingannevoli in base alla giurisprudenza nazionale
 Marchio Bella di Cerignola seguita dall’indicazione “olive in salamoia D.O.C.”
(inganno: rispetto di standard e disciplinari: Trib. Foggia, 25 ottobre 2012)
 Marchi Galletto Amburghese Vallespluga e Galletto Amburghese Casalingo
per prodotti avicoli non provenienti dalla zona di Amburgo: App. Milano, 9 marzo
1990 (“occorre che il carattere fantastico della denominazione risulti chiaro”;
nullità per decettività estesa alla parte figurativa – lo scudetto rosso)
 Marchi contenenti
• le indicazioni geografiche Imperia e Oneglia per contraddistinguere olio di oliva
provenienze da località diverse, anche straniere (Trib. Torino, 9 dicembre 2004)
• Bavaria per birra prodotta in Olanda e non in Baviera (Trib. Torino, 30 novembre 2006)
• Burro Dolominti + diciture per latte e derivati prodotti a Roma: (Trib. Vicenza, 22 luglio
1993)
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Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti
ingannevoli in base alla giurisprudenza internazionale
 Marchio tridimensionale Achaye Almaftoul Laaraichi registrato in lettere arabe in
tonalità bianche, oro e verde per il tè: l'uso di lettere arabe e una calligrafia in oro
su uno sfondo verde (colore utilizzato nelle bandiere algerine e marocchine)
rischia di indurre in errore il pubblico sulla provenienza geografica del tè (cioè
Maghreb), mentre è stato prodotto e realizzato in Cina (Tribunal d'instance de
Paris 7 novembre 2014, RG No. 13/07520)
 Marchio Aoste excellence, registrato per il prosciutto, dichiarato nullo, in quanto
violazione della denominazione d'origine protetta Vallée d'Aoste Jambon de
Bosses DOP. La semplice evocazione del nome geografico (Aoste) è stata ritenuta
sufficiente a integrare la violazione della DOP, anche in assenza di rischio di
confusione (Cour de Cassation, Commercial District, 31 gennaio 2006, No. 0413676)
 Marchio Mamiella Tres Oscos ritenuto in violazione della DOP “Queso Tetilla”:
imitazione della forma ciconica del formaggio e inganno aumentato dall’utilizzo
della parola “mamiella”: (AP Alicante –Spagna- (Sezione 8º), 31 ottobre 2013
(protezione accordata anche in assenza del rischio di confusione)
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Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti
ingannevoli in base alla giurisprudenza internazionale

Marchi Lambrusco Antico Casato e Lambrusco Emilia Canottieri: marchio
ritenuto ingannevole per falsa indicazione geografica, in quanto evocativa della
provenienza italiana, segnatamente dell’Emilia Romagna (Tribunal Supremo,
6/10/2014)

(IGP) TERNERA GALLEGA protetto contro il marchio Terga, Ternera de Galicia
(AP La Coruña, 13/5/2002)

(DOP) JAMÓN DE HUELVA protetta contro l’utilizzo della denominazione sociale
Origin Jabugo, S.L. (A.P. Huelva, 8/02/2006)

DOP Ribera del Duero protetta contro l’adozione del marchio DURIUS ALTO
DUERO per vini (Tribunal Supremo, 5/5/2009)

DOP Grana Padano protetto contro l’adozione del marchio Grana Biraghi (T. di
Primo Grado, 12/09/2007, in causa T- 291/03), riforma della commissione di ricorso
Uami che aveva ritenuto generica la denominazione

Himalaya-salt, marchio valido se il sale proviene dalle zone dell’Himalaya (OLG
Hamm GRUR-RR 2011, 72, f)
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Esempi di marchi individuali (dotati di capacità distintiva) ritenuti
non ingannevoli
 Marchio Aliparma per contraddistinguere generi alimentari nè prodotti nè
confezionati nel parmese: Trib. Piacenza, 11 maggio 2004 (irrilevanza di un
milieu di secondo livello basato sulla notorietà della zona)
 Marchio Capri per sigarette americane (Trib. Roma, 2 marzo 1993, marchio di
fantasia, essendo notoria l’assenza di coltivazioni di tabacco sull’isola)
 Marchio F.lli Parmigiani (denominazione indicativa di un cognome, non c’è
evocazione della DOP): Trib. Milano, 10 gennaio 2007
 Marchio Pamacotto per prosciutti ottenuti da maiali non allevati nel
parmensen (Cass. 26 marzo 2004, n. 6080, individuazione della figura del
consumatore medio individuato in astratto senza il ricorso a dati misurabili
con strumenti scientifici quali un'indagine demoscopia.
 Marchio Versailles per cioccolato ritenuto adozione fantastica (Cour d'appel
Paris, 9 marzo 2005)
 DOP Idiazabal non proteggibile contro marchi Etxegarate e Etxegarai in
quanto non confondibili, nonostante il supposto look-alike per l’utilizzo dei
medesimi colori (AP Vizcaya, 19 April 2011)
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La prospettiva USA
General elements for a Section 43(a) Lanham Act claim:
 False or misleading statement of fact;
 Statements may either be false, or, although true, likely to deceive or mislead
consumers.
 Opinions or “puffery” are often not actionable.
 Made in a commercial advertisement;
 Fact specific, but it must have an influence in consumer’s choice (i.e. something
stated inside packaging likely will not suffice).
 The statement was material in that it deceived or had the capacity to deceive;
 If shown that the statement was false, not misleading, courts often presume
materiality.
 If statement is true but likely to deceive, plaintiff may need to show, through
surveys or research, that consumers were or could be deceived.
 Product is distributed in interstate commerce; and
 Plaintiff has been or is likely to be competitively or commercially harmed.
 Although the statute provides standing for “any person,” courts had typically
found that the statute only protects competitors or those commercially injured.
 In 2014 the U.S. Supreme Court established a new test, providing standing to
anyone who has suffered an injury to a commercial interest in sales or business
reputation. This broadened standing beyond direct competitors, but still denies
standing to consumers.
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La prospettiva USA (segue)

In re Save Venice New York, Inc. 259 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2001) – The Court upheld
the PTO's denial of a trademark for the phrases "The Venice Collection," and "Save
Venice, Inc." for goods that did not originate from Venice, Italy. The PTO found, and
the court agreed, that the trademark was primarily geographically deceptively
misdescriptive. The sought after trademarks were used to signify a geographic
location, yet, the goods did not stem from this location. For this reason, the PTO
reasoned that the public would mistakenly believe the goods were actually from
Venice, when in fact they were not.

In re Spirits International, N.V., 563 F. 3d 1347 (Fed. Cir. 2009) – Trademark
applicant challenged the PTO's denial of a trademark "Moskovskaya" for vodka.
Translated into English, the phrase meant "of or from Moscow." Despite this
proposed mark, the vodka was not manufactured, produced, or sold in Moscow.
Because it believed consumer would incorrectly believe that the vodka had ties to
Moscow, the PTO denied the trademark. The Court ultimately held that the PTO had
relied on an incorrect test when examining this issue and remanded; however, the
case illustrates how geographic trademarks may be viewed under U.S. law.
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Trib. Voghera, 15 febbraio 2000 – Marchio La Versa : valido un
marchio costituito da un toponimo
 Il marchio La Versa, pur racchiudendo un toponimo, è
stato ritenuto diritto consolidato non avendo ricevuto
dalla data del suo deposito sino all’entrata in vigore
della legge del 1992 un rifiuto da parte dell’Ufficio
(oggi UIBM)
 Anche il marchio costituito esclusivamente da una
denominazione geografica può ritenersi valido, se ha
acquisito un secondary meaning, e quindi
all’indicazione della provenienza imprenditoriale si è
sostituita la percezione della provenienza
imprenditoriale
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Cass. 21023 e 21472 del 2013: il caso “Budweiser” (Aneuser Bush v.
Budweiser Budwar): decettivo un marchio costituito da un toponimo non
più esistente
 Precedente
accertato:
giudicato
(Cass.
13168/2002)
che
ha
 il legittimo preuso di AB in Italia;
 L’assenza di protegibbilità di budweis e budweiser come
denominazioni geografiche per assenza di milieu
 Ciononostante, accertata violazione dello statuto di non
decettività da parte di AB per adozione di un nome
descrittivo di una provenienza geografica, anche se riferito
ad un nome di una città non più esistente
 Esiste realmente la percezione del consumatore circa
l’esistenza di una città di nome Budweis e dell’esistenza di
una specifica produzione di birra pregiata ?
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Il caso Profumo Dell’Elba / Acqua Dell’Elba, Trib. Milano, 16 marzo 2011
(nello stesso senso Trib. Firenze, 19 maggio 2009, Acqua di Bolgheri)




Mancanza del milieu in quanto il richiamo geografico non incide
sulle caratteristiche intrinseche del prodotto, neppure a livello di
esistenza di una tradizione imprenditoriale locale
Tuttavia: richiamo volontario del titolare al luogo, anche nella
campagna pubblicitaria: “detti marchi e l’apparato promozionale
costruito interno ad essi risultano del tutto idonei a stabilire una
diretta ed inequivoca provenienza dei prodotti in questione dal
territorio e dalla vegetazione propria dell’isola”
… “tanto è vero che ove tali prodotti non fossero effettivamente
caratterizzati da tali elementi di collegamento a tale località
geografica – né come sostenuto dalle stesse reclamanti ad
alcuna presunta tradizione di profumeria locale – potrebbe
fondatamente prospettarsi un profilo di ingannevolezza dei
marchi in questione” (art. 14, lett. b. c.p.i.).
Ci si domanda: questo principio é applicabile ai marchi del settore
agroalimentare o è sempre necessaria l’esistenza del milieu?; se
il milieu (anche di secondo livello si perde) il marchio non è più
idoneo a trasmettere il messaggio di collegamento territoriale?
Valutazione della complessiva comunicazione commerciale
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I segni propri di nomi geografici senza milieu o addirittura
sconosciuti: nomi per definizione non ingannevoli e davvero
consolidati?
 App. Cagliari, 17 marzo 2007, Perda Rubia (colore
delle rocce da cui provengono le uve per la
produzione di un vino sardo): marchio forte e non
ingannevole in quanto non legato al milieu
 Trib. Torino, 3 febbraio 2012: Pajana per vino barolo
non prodotto in terre facenti parte della Cascina
Pajana: per parlare di decettività è necessario che “la
denominazione controversa sia in grado di attribuire
al prodotto caratteristiche peculiari e di particolare
pregio che potrebbe vantare solo se provenisse
effettivamente dalla zona evocata dal marchio”, il che
implica la notorietà del toponimo
 Amaro Montenegro: l’uso quasi secolare di tale
marchio per prodotti notoriamente italiani e l’assenza
di qualsiasi riferimento al “Montenegro” sulle
confezioni fanno escludere che questo marchio abbia
qualsiasi indicazione di provenienza ed abbia
carattere ingannevole (Giurì dec. n. 58/1998)
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I segni propri di nomi geografici senza milieu o addirittura
sconosciuti: nomi per definizione non ingannevoli?
 Togo (marchio Barilla) per biscotti: La
commissione di ricorso non ravvisa alcun inganno
del pubblico: non vi è alcuna percezione del
pubblico rispetto al riferimento del nome
geografico. Anzi, la percezione del pubblico
potrebbe persino cogliere un altro valore
semantico nel segno: verbo inglese “to go” (Prima
Commissione di Ricorso del 21 novembre 2001
marchio Togo R 475/2000-1)
 Trib. Bologna, 10 febbraio 2010, Bresaola De
Baita: il consumatore si rende conto che la
produzione su larga scala non può avvenire in
isolate baite di montagna
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Conclusioni
 Valorizzare il criterio della percezione del pubblico,
riconoscendo l’inganno ove l’errore verta sul messaggio che il
marchio dovrebbe veicolare
 Indagine in concreto e non basata su principi teorici
 Valutazione della capacità dell’inganno, in concreto, di falsare
in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta
 Valutazione
complesso
della
comunicazione
commerciale
nel
suo
 Considerare il consumatore medio anche con specifico
riferimento alla zona geografica interessata
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GRAZIE
monica.riva@clifforchance .com
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