La tutela Internazionale in registrazione e
difesa dei titoli di proprietà intellettuale:
focus Marchi e Brevetti
Password: INTERNAZIONALIZZAZIONE
Perché internazionalizzare?
Aumentare i propri profitti
In che modo aumentarli?
-
Raggiungendo nuovi clienti (tramite vendita diretta e/o concessione di
licenze e/o trasferimento di know-how)
La «conquista» dei mercati esteri è un «imperativo
categorico» per molte aziende
Perché?
- Razionalizzare i costi aziendali. Delocalizzare all’estero può,
in alcuni casi:
 Permettere di ridurre i costi di produzione (manodopera,
reperimento delle materie prime ecc.)
 Permettere di abbattere i costi di esportazione. ESEMPIO:
BRASILE
BRASILE
Barriere in ingresso
Ostacoli tariffari
- dazi elevati, con una incidenza su export che va
dal 16 al 18% sui settori: (18,2%),
gioielleria/oreficeria (18%), arredamento (17%)
e agroalimentare (16,2%)
Ostacoli non tariffari:
-vincoli burocratico-amministrativi stringenti
-requisiti per certificazioni più severi
-blocchi e/o contingentamenti delle importazioni
Ma a quali mercati rivolgersi?
Criteri di scelta dei mercati:
(a) Economico →
business
(b) Giuridico →
protezione giuridica
I criteri (a) e (b) devono essere complementari, affinché
internazionalizzazione sia «redditizia» e non «controproducente»
la
Strumenti per operare una scelta economica
Valutare molteplici «indicatori» (si ri-veda l’esempio Brasile) …
… anche con l’ausilio di statistiche ufficiali come quelle proposte dalla «Banca
Mondiale»
all’interno
della
«Doing
Business
2015»:
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015
Alcuni indicatori considerati dal Doing Business 2015:
-
facilità nel portare a termine scambi commerciali e far rispettare i contratti
(best: Singapore)
-
facilità nell’avvio di un’impresa (best: Nuova Zelanda – da tener d’occhio:
Benin, Togo, Costa d’Avorio, Senegal, Rep. Congo)
-
facilità di ottenere permessi di costruzione (best: Hong Kong e Danimarca);
-
convenienza delle forniture elettriche (best: Corea del Sud)
-
facilità di registrazione delle proprietà (best: Norvegia)
-
facilità nell’ottenere crediti (best: USA e Australia
Tagikistan ed Emirati arabi uniti)
-
risoluzione delle insolvenze (best: Finlandia)
-
pressione fiscale (da tener d’occhio: Azerbaijan);
- da tener d’occhio:
Premessa
Le «idee» sono il «motore economico» di una azienda, perché, se opportunamente
realizzate, permettono di ottenere un vantaggio competitivo sugli altri operatori del
settore e, conseguentemente, un incremento dei profitti.
La trasformazione di idee in realizzazioni pratiche può essere definita Innovazione
Esempi di realizzazioni pratiche innovative o manifestazioni della creatività umana
sono:
- una soluzione tecnica (invenzione)
- il nome o logo di un prodotto (marchio)
- il design di un prodotto
- un programma per computer
Invenzione: soluzione «nuova» ed «originale» di un problema tecnico, atta ad
essere realizzata ed applicata in campo industriale e può riguardare tanto un
prodotto quanto un procedimento.
Modello di utilità: «trovato» che si limita a fornire a macchine o parti di esse,
strumenti, utensili ed oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità
di applicazione o impiego (c.d. «piccola invenzione»).
Marchio: «segno» (inteso come parola, nome di persona, disegno, lettera, cifra,
forma di un prodotto o del suo imballaggio) che serve ad individuare l’origine
(ma anche la qualità) dei prodotti o dei servizi che una impresa produce o
mette in commercio, a condizione che tali «segni» siano adatti a distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese («distintività»).
Disegno, modello ornamentale: aspetto conferito al prodotto od ai suoi
componenti per caratteristiche di linee, contorni, colori, forma, struttura (c.d.
ornamento estetico).
Opera letteraria o artistica: ogni produzione del dominio letterario,
scientifico o artistico, qualunque sia il modo o la forma d'espressione, come:
libri, opuscoli; conferenze; opere musicali, coreografiche, la cui messa in scena
sia fissata per iscritto; opere cinematografiche ecc.
Programma per elaboratore: complesso di tutte le istruzioni necessarie a
far eseguire al computer un determinato lavoro.
Informazioni aziendali segrete: informazioni tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, in
altre parole il know-how aziendale
Tipologie di prodotti a semiconduttori: insieme di materiali che
comprende uno strato di materiale semiconduttore; oppure uno o più strati
composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo
uno schema tridimensionale prestabilito
Innovare non basta
Realizzare una innovazione non è sufficiente. Occorre poterla difendere
Perché?
Per evitare che l’usurpazione delle proprie realizzazioni innovative:
1.
annulli o riduca il vantaggio competitivo; o addirittura
2.
determini il fallimento della impresa
Logica «patrimoniale» di difesa
Le Realizzazioni pratiche appena indicate sono qualificabili «beni immateriali» di una
azienda.
Detti «beni» rientrano nella c.d. «proprietà intellettuale» di una azienda (ma anche di
una persona fisica) e sono generalmente tutelati sia dagli ordinamenti nazionali che da
quelli sovranazionali.
Come sorgono i diritti di proprietà intellettuale ed industriale?
Alcuni «beni
immateriali» assumono
rilevanza giuridica e
sono suscettibili di tutela
per effetto della semplice
creazione nella «forma
espressiva»: es. opere
letterarie, software, banche
dati. In relazione a tali
beni/realizzazioni pratiche, il
diritto d’autore ed i diritti
connessi si perfezionano con
l’atto intellettuale della
creazione dell’opera
Altri «beni immateriali»
(es. invenzioni, marchio,
disegno, modello)
assumono, invece,
rilevanza giuridica e sono
suscettibili di tutela
per effetto di un
riconoscimento da parte
dell’ordinamento che si
traduce, a seconda dei casi,
nel «brevetto» e nella
«registrazione». I diritti che
discendono da brevetto e
registrazione sono detti
«diritti titolati»
Altri «beni immateriali»
assumono rilevanza
giuridica e sono
suscettibili di tutela (più
limitata)
Allorché ricorrano
determinati presupposti
di legge: es. marchi di
fatto; well-known mark
Perché sono importati i «titoli di proprietà industriale»?
Per le funzioni economiche e giuridiche da essi svolte:
«Valorizzatrice»: permettono alle innovazioni e le creazioni di divenire beni commerciabili,
ovvero un valore tangibile di un’azienda.
«Informativa»: informano gli imprenditori chi è attivo nell’ambito della ricerca e dello sviluppo e
chi svolge un’attività creativa.
«Dichiarativa»: presuppongono la constatazione di sussistenza dei requisiti previsti per il
rilascio del titolo (a seconda dei casi: novità, originalità, liceità, distintività ecc.)
«Costitutiva»: conferiscono lo «ius excludendi alios». I titolari di tale diritto hanno il potere di
sfruttamento «esclusivo*» dei beni immateriali cui il diritto inerisce, con effetti erga omnes e, di
regola, entro i limiti territoriali* dell’ordinamento che lo ha riconosciuto (i terzi sono dunque
tenuti ad astenersi da utilizzare tali beni, salvo il consenso dei primi).
Focus su «esclusività»*
I nomi e i loghi con cui si si
distinguono sul mercato
merci, servizi e aziende
possono essere protetti come
marchi
Il diritto al marchio
conferisce al titolare il
diritto esclusivo di farne
uso per
contraddistinguere i
prodotti o i servizi per i
quali il marchio è
rivendicato.
Le invenzioni che migliorano
sostanzialmente
un prodotto o un
procedimento o ne creano di
nuovi possono essere
protette con brevetto
Il brevetto conferisce al
titolare il diritto di
vietare
ad altri di usare
un’invenzione a scopi
commerciali.
L’aspetto esteriore che
caratterizza un prodotto può
essere protetto con un
design.
Il diritto di design
conferisce al titolare la
facoltà di vietare ad altri
di usare un design simile
o identico.
Programmi, testi, immagini,
musica e altre creazioni che
presentano un carattere
originale sono protetti
automaticamente dal diritto
d’autore.
Il titolare ha il diritto
esclusivo di decidere se,
quando e come la sua
opera possa essere
utilizzata.
Focus su «territorialità»*
Territorialità: I diritti di PI sono territoriali, ossia sono tutelati solo nello
stato o nella regione in cui è stata richiesta e conferita la tutela.
Il problema della territorialità non è di poco conto se si considera che le
creazioni intellettuali, siano esse invenzioni o opere, circolano da Paese a
Paese!
Ciò ha posto l’esigenza di armonizzare, tramite convenzioni e trattati, le
legislazioni dei paesi firmatari, allo scopo di:
- garantire forme minime di tutela transnazionale dei diritti sui beni
immateriali
- permettere al titolare cittadino di uno Stato (aderente) di godere in un altro
Stato (aderente) della tutela concessa ai nazionali di quest’ultimo Paese
Principali fonti normative internazionali
Generali
Brevetti
Modelli o Design
Marchi
Diritto d'Autore
Convenzione di Parigi
del 20 marzo 1883, testo
di Stoccolma (Protezione
della Proprietà
Intellettuale)
Convenzione di Monaco
sulla concessione di
Brevetti Europei del 5
ottobre 1973
Accordo dell'Aia del 6
novembre 1925, come
riveduto all'Aia ed
integrato dall'Atto
Complementare di
Stoccolma (Deposito
internazionale del Design
Industriale)
Accordo di Madrid del
14 aprile 1891, Testo di
Stoccolma (Registrazione
Internazionale dei
Marchi)
Convenzione di Berna
del 9 settembre 1886,
Testo
di
Parigi
(Protezione dei Lavori
Letterari ed Artistici)
Convenzione WIPO del
1967 (Establishing the
World Intellectual
Property Organization)
Accordi TRIPS del 15
aprile 1994 (Protezione
della Proprietà
Intellettuale)
Trattato di
cooperazione in
materia di brevetti
(PCT), firmato a
Washington il 19 giugno
1970
Regolamento (CE) n.
6/2001 del Consiglio
Europeo sul Disegno o
Modello Comunitario,
del 12 dicembre 2001
Accordo di Nizza del 15
giugno 1957, Testo di
Ginevra (Classificazione
Internazionale di Beni e
Servizi ai fini della
Registrazione dei
Marchi)
Protocollo di Madrid
del 27 giugno 1989
(Registrazione
Internazionale di Marchi)
dal 17 aprile 2000
Regolamento (CE) n.
40/94 sul Marchio
Comunitario
Regolamento (CE) N.
207/2009, sul marchio
comunitario
QUALE STRATEGIA DI PROTEZIONE ADOTTARE
- Cosa voglio proteggere?
- Quale dev’essere l’estensione della protezione?
La risposta alle precedenti domande aiuterà a comprendere …
COME proteggere i propri diritti
DOVE proteggere i propri diritti. La scelta del DOVE, in particolare, è condizionata da più variabili:
Tipologia di
«beni
immateriali»
da proteggere
Mercati di
esportazione
(medio-lungo
termine) dei
prodotti /
servizi che
incorporano i
«beni
immateriali»
Strumenti
giuridici di
protezione
offerti dagli
ordinamenti
dei paesi
esportazione o
da
ordinamenti
sovranazionali
Paesi di
produzione ed
esistenza di
forme di
protezione in
tali paesi
Paesi di
transito
(dogane)
Disponibilità a
far valere i
propri diritti
in questi
paesi. Qual è il
rapporto
costi/utilità?
Possibile preesistenza di
diritti di terzi
in tali
mercati/paesi.
MARCHI
In breve …
COSA SONO I
MARCHI
QUALE VALORE
HANNO
QUALI DIRITTI
CONFERISCONO
QUANTO DURA
UN MARCHIO
REGISTRATO
Qualunque segno suscettibile di essere
rappresentato graficamente, in particolare parole
(compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre,
suoni, forma di un prodotto o della confezione di
esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché
siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli delle altre.
Un marchio permette di «distinguersi» dalla
concorrenza.
Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto
esclusivo di farne uso per contraddistinguere i
prodotti o i servizi per i quali il marchio è
rivendicato. Il titolare del marchio può vietare a
terzi l’uso di un segno identico o simile per
prodotti o servizi uguali o dello stesso genere. Il
diritto al marchio può essere trasmesso, ad esempio
tramite una licenza o la vendita
La registrazione è valida durante 10 anni a contare
dalla data del deposito e prorogabile di volta in
volta per periodi di dieci anni.
PANASONIC
MARCHI
Sappiamo…
COSA NON
PUO’
ESSERE
REGISTRA
TO COME
MARCHIO
i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio
(es. super, extra, iper). Alcuni segni di uso comune possono essere registrati quando non
abbiano un'immediata logica con i prodotti o servizi contraddistinti
le denominazioni generiche di prodotti o servizi (es. mobile per vendere mobili) o
indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono
servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o
altre caratteristiche del prodotto o servizio
i segni che possono ingannare il pubblico circa la natura, qualità o provenienza
geografica dei prodotti o servizi
i segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume
i segni che contengono stemmi, bandiere o altri contrassegni, sigilli o denominazioni
di organizzazioni internazionali
i segni che contengono ritratti di persone senza il consenso delle medesime e nomi
di persone diversi dal nome del richiedente.
I segni che difettano del requisito della «novità»
PROTEZIONE MARCHI IN ITALIA E ALL’ESTERO
I diritti nascenti dal deposito del marchio in Italia sono validi SOLO entro il territorio nazionale.
Come depositare all’estero? Livelli multipli di tutela:
 singoli depositi nazionali, soggetti alle legislazioni di ciascun Paese interessato, oppure
 attraverso procedure unificate di deposito, sulla base di convenzioni internazionali (es. Accordo di
Madrid o il Protocollo di Madrid), come nel caso del deposito comunitario, del deposito internazionale
del marchio.
 Se non è possibile accedere al sistema del marchio comunitario o del marchio internazionale, le alternative
sono:
depositi nazionali (es. in Argentina, Canada, Brasile, Arabia Saudita ecc.) oppure
procedure unificate alternative adottate da alcuni paesi extracomunitari e non aderenti
all’Accordo di Madrid: es. il «marchio Andino» adottato dai Paesi aderenti al c.d. «Patto Andino»:
Ecuador, Perù, Cile, Bolivia, Venezuela.
Il titolare di una domanda nazionale di marchio fruisce, entro sei mesi dalla data di deposito della domanda, di
un diritto di priorità. Ciò consente al richiedente di disporre di un “periodo di riflessione” durante il quale
analizzare l'ambito territoriale in cui estendere la tutela, evitando di dover procedere contemporaneamente al
deposito delle domande in tutti i Paesi esteri di interesse attuale o potenziale, mantenendo però salvo il
requisito della novità.
PROTEZIONE
MARCHI IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Depositi Nazionali
Esempio
Territorio
Italia + San Marino + Città del Vaticano
Uffici competenti
UIBM o CCIA
Durata effetti registrazione
10 anni da DEPOSITO domanda (art. 15 del CPI)
Rinnovo
Si, di 10 anni in 10 anni
ATTENZIONE: uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato, entro 5 anni dalla registrazione (…) salvo mancato uso per un motivo legittimo. Pena: azione
decadenza per non – uso
PROTEZIONE
MARCHI IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Esempio
Depositi Nazionali
Territorio
Rep. Pop. Cinese (No Regioni ad Amministrazione Speciale:
Hong Kong e Macao. Idem per Taiwan e Singapore)
Durata effetti registrazione
10 anni dalla data di CONCESSIONE, rinnovabili di 10 anni in 10
anni
Uffici competenti
-Ufficio cinese marchi, fa parte della State Administration for
Industry and Commerce (SAIC)
. - (in seno al SAIC) China Trade Mark Review and Adjudication
Board → rivede le decisioni prese dall’Ufficio marchi
Principio del “first-to-file”
Chi per primo deposita la domanda di marchio per primo
acquisisce il diritto alla registrazione
Come?
• Gli stranieri con residenza o sede abituale dei propri affari in
Cina possono direttamente rivolgersi all’Ufficio per i marchi,
o ricorrendo ad una agenzia per i marchi approvata dallo
Stato.
• Gli stranieri senza residenza e/o sede abituale dei propri
affari in Cina devono obbligatoriamente affidare ad
un’agenzia per i marchi la propria domanda di registrazione
ATTENZIONE: registrare marchio molto prima inizio delle
attività commerciali, perché i tempi per ottenere la
registrazione in Cina, sono di 2-4 anni e gli effetti della tutela
decorrono solo a partire dalla data in cui il marchio è registrato
(e non dalla data di deposito della domanda, come in Italia).
Protezione marchio di fatto sì - a condizione che sia famoso.
Esistono poi i rimedi civilistici in materia di concorrenza sleale,
che peraltro non sempre sono di agevole applicazione e
comportano oneri probatori ed investigativi ben più
dispendiosi
PROTEZIONE
MARCHI IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Registrazione Internazionale
Chi e dove?
Il titolare di registrazione o domanda di registrazione di marchio nazionale o comunitario (domanda o registrazione di base) può
estendere tutela ad uno o più Paesi europei ed extraeuropei aderenti alla convenzione di Madrid (o al Protocollo di Madrid)
Come e in quali uffici?
presentando un'unica domanda di registrazione internazionale all’OMPI, tramite CCIA o UIBM
Cosa accade? l'OMPI trasmette domanda all'UAMI e altri uffici dei paesi designati, per esame secondo le leggi locali (o il
regolamento Comunitario, nel caso dell’UAMI)
Durata?
10 anni da data di concessione (rinnovo X 10 anni)
Vantaggi
- Una sola domanda + paesi
- Scadenza unica del marchio in tutti i paesi designati
- Pagamento di un’unica serie di tasse
- Autonomia delle singole designazioni (la contestazione di una designazione non pregiudica la protezione dello stesso marchio
negli altri paesi designati) → questa è una differenza con il marchio comunitario
- Possibilità di designazione tardiva (ma con durata della protezione che coincide con quella del primo deposito internazionale)
Svantaggi
- Le designazioni sono vincolate alla domanda/registrazione di base per 5 anni. Se viene meno per effetto di opposizione o azione
di nullità, viene meno la registrazione internazionale
PROTEZIONE
MARCHI IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Esempio
Vantaggi
-Procedura unificata di deposito
Territorio
UE (28 paesi)
-Tutela in 28 paesi ed in quelli che entreranno in UE in futuro
Costi di deposito contenuti rispetto a depositi nazionali
Ufficio competente
UAMI (anche on line, ovviamente). No deposito c/o CCIA
-L’uso del marchio anche in un solo Paese dell’Unione Europea,
se rilevante per territorio e popolazione, può essere
considerato idoneo a evitarne la decadenza in tutto il territorio
dell’Unione Europea
Durata
10 anni dalla data di deposito della domanda
Rinnovo?
Si, per altri 10
ATTENZIONE: Importante l’uso effettivo da parte del titolare o
con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato
registrato, entro 5 anni dalla registrazione (…) salvo mancato
uso per un motivo legittimo
Pena.. : decadenza per non – uso
Svantaggi
-NO possibilità di limitare tutela solo ad alcuni Paesi membri
-Una contestazione della validità del marchio, anche in uno solo
dei Paesi membri, può portare al rifiuto del marchio
comunitario nel suo complesso
-I marchi nazionali anteriori possono costituire diritti anteriori
rispetto a un marchio comunitario e viceversa: l'ufficio non
esamina ex officio tali diritti anteriori. E’ il titolare del diritto
anteriore a dover presentare opposizione entro tre mesi dalla
pubblicazione della domanda del marchio comunitario oppure
depositando una domanda di dichiarazione di nullità
PROTEZIONE
MARCHI IN ITALIA
E ALL’ESTERO
SUGGERIMENTI GENERALI
Registrare al più presto il marchio, previa ricerca di anteriorità e verifica degli impedimenti assoluti
Registrare anche la traslitterazione del marchio (specie in Cina e India), prima che siano gli stessi
consumatori a crearne una
Valutare la registrazione nelle giurisdizioni limitrofe alla Cina che costituiscono la cd. “Greater China”
(Hong Kong, Macao, Taiwan), sia per potersi garantire uno sbocco commerciale, sia per evitare che terzi vi
provvedano.
DESIGN
In breve …
COSA SONO I
DISEGNI E
MODELLI
QUALE VALORE
HANNO
QUALI DIRITTI
CONFERISCONO
QUANTO DURA
UN DESIGN
REGISTRATO
Con l'espressione «DESIGN» [disegno (bidimensionale) o
modello (tridimensionale)] si indica l'aspetto esteriore di
un determinato prodotto o di una sua parte, quale risulta, in
particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei
colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei
materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento (es.
imballaggi; forma di una bottiglia)
Il design stimola i sensi, suscita emozioni, conferisce
prestigio e facilita il processo d’identificazione
Il diritto di design conferisce al titolare la facoltà di vietare ad
altri di usare un design simile o identico.
Per uso si intende in particolare la produzione,
l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in commercio,
l’importazione, l’esportazione e il transito nonché il possesso.
È inoltre possibile vietare l’importazione, l’esportazione e il
transito a scopo privato dei prodotti fabbricati per uso
commerciale
La registrazione ha una durata di 5 anni dalla data del
deposito e può essere prorogata per uno o più periodi di
cinque anni, fino ad un massimo di 25 anni, attraverso il
pagamento anticipato delle tasse di mantenimento in vita
previste per ciascun quinquennio
DESIGN
Sappiamo …
QUALI SONO I
REQUISITI PER VALIDA
REGISTRAZIONE
Novità
Un disegno o modello è nuovo se nessun
disegno o modello identico è stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della
domanda di registrazione, ovvero qualora si
rivendichi la priorità, anteriormente alla data
di quest'ultima
Identità
Quando due
disegni/modelli sono
identici se differiscono per
dettagli irrilevanti
Liceità
L'attuazione del disegno o
modello non deve essere
contraria all'ordine pubblico
o al buon costume o essere
lesiva di diritti di terzi.
Divulgazione
Si ha divulgazione disegno o modello si
considera invece divulgato se è stato
reso accessibile al pubblico per effetto
di una registrazione, ovvero se è stato
esposto, messo in commercio o
pubblicato in altro modo prima della
data di presentazione della domanda
di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorità, prima della data di
quest'ultima
In Italia, “periodo di grazia” di 12 mesi, durante i quali il
disegno o modello potrebbe essere divulgato prima del deposito
della domanda di registrazione, senza inficiare il requisito della
novità
Carattere individuale
Vi è carattere individuale quando
l'impressione
generale
che
suscita nell'utilizzatore informato
differisce
dall'impressione
generale
suscitata
in
tale
utilizzatore da qualsiasi disegno o
modello che sia stato divulgato
prima della data di presentazione
della domanda di registrazione o,
qualora si rivendichi la priorità,
prima della data di quest'ultima
La pre-divulgazione può comunque
compromettere la registrazione in
alcuni paesi (Es. Cina – novità
assoluta)
DESIGN
Sappiamo…
COSA NON
PUO’
ESSERE
REGISTRA
TO COME
DESIGN
-
Disegni o modelli che non soddisfano il requisito di novità o che sono privi
di carattere individuale o contrari all'ordine pubblico
-
Disegni o modelli che contengono simboli o emblemi ufficiali protetti,
come la bandiera di uno Stato
-
Le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate
unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso
-
Le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere
necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per
poter consentire al prodotto di essere connesso o unito con altro
prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione
PROTEZIONE DESIGN IN ITALIA E ALL’ESTERO
I diritti nascenti dal deposito di design in Italia sono validi SOLO entro il territorio nazionale.
Come depositare all’estero? Livelli multipli di tutela:
 Deposito nel paese di interesse
Le formalità di deposito e le procedure d’esame e di concessione sono diverse di paese in paese
Dalla data in cui si richiede la registrazione nel primo Paese, si beneficia di un periodo di 6 mesi (diritto di
priorità) per estendere la registrazione in altri Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, potendo retrodatare a
tale data i successivi depositi.
 Deposito in diversi paesi con un’unica domanda
I depositi internazionali validi per gli stati contraenti all’Accordo dell’Aia possono essere effettuati
direttamente presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra.
È inoltre possibile proteggere un design in tutto il territorio dell’UE con un’unica domanda di registrazione
presso l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
PROTEZIONE
DESIGN IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Depositi Nazionali
Esempio
Territorio
Italia + San Marino + Città del Vaticano
Uffici competenti
UIBM o CCIA
Durata effetti registrazione e Rinnovo
5 anni rinnovabili di 5 anni 5 anni, FINO ad un massimo di 25 anni
Contenuto domanda
(facoltativo) Descrizione e le rivendicazioni del disegno o modello
(obbligatorio) Disegni, fotografie o campioni (solo a due dimensioni – es: tessuti, carte da parati e simili) del disegno o modello,
oltre alla tassa di concessione governativa prevista per la registrazione.
No esame sostanziale domanda circa requisiti di validità. Solo esame formale.
Si deposito multiplo: una domanda per più disegni o modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti
nella medesima classe della relativa Classificazione Internazionale (Classificazione di Locarno).
La pre-divulgazione può comunque
compromettere la registrazione in
alcuni paesi (Es. Cina – novità
assoluta)
PROTEZIONE
DESIGN IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Esempio
Territorio
UE (28 paesi)
Ufficio competente
UAMI (anche on line, ovviamente). No deposito c/o CCIA
Durata
5 anni, prorogabili di 5 in 5, fino a 25 anni
Deposito multiplo
una domanda per più disegni o modelli, purché destinati ad
essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima
classe
della
relativa
Classificazione
Internazionale
(Classificazione di Locarno).
No esame sostanziale domanda circa requisiti di validità. Solo
esame formale.
Periodo di grazia
E’ possibile richiedere la protezione entro 1 anno dal momento
in cui ha divulgato per la prima volta un disegno o modello,
senza che le sue divulgazioni pregiudichino la registrazione
Vantaggi
- Procedura unificata di deposito
- Tutela in 28 paesi ed in quelli che entreranno in UE in futuro
___________________________________________________________________
Design comunitario non registrato
Il titolare di un design comunitario non registrato (ma che
presenti i requisiti per una valida registrazione) ha su di esso
un diritto di esclusiva per un periodo di 3 anni dalla data della
prima divulgazione al pubblico nella Comunità. Lato negativo →
difficoltà per provare la sussistenza della protezione.
Svantaggi Design comunitario non registrato
Mentre il disegno o modello comunitario registrato conferisce
al titolare il diritto esclusivo di utilizzazione dello stesso anche
nei confronti di prodotti che incorporano il disegno o modello o
che non producono un’impressione generale diversa nel
consumatore, la tutela dei disegni o modelli non registrati è
invece limitata all’imitazione pedissequa degli stessi, ossia
alla mera copiatura.
La pre-divulgazione può comunque
compromettere la registrazione in
alcuni paesi (Es. Cina – novità
assoluta)
PROTEZIONE
DESIGN IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Esempio
Territorio
La registrazione internazionale dei disegni e modelli consente
di ottenere la protezione in tutti i Paesi che aderiscono al
sistema dell’Aja (governato dall’atto dell’Aja del 1960 e dall’atto
di Ginevra del 1999)
Ufficio competente
OMPI / WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale con sede a Ginevra
Durata
5 anni, prorogabili di 5 in 5, fino a 25 anni
Deposito multiplo
1 domanda → protezione fino ad un massimo di 100 disegni o
modelli (“modello multiplo“), purché questi appartengano
alla medesima classe della classificazione internazionale dei
disegni e modelli.
Esame
WIPO procede ad esame formalità, mentre il controllo degli
aspetti sostanziali è competenza degli Uffici Brevetti dei singoli
Paesi, sulla base delle normative nazionali
Vantaggi
- Procedura unificata di deposito
- Uniformità di effetti: La registrazione internazionale produce
gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente
nei Paesi designati
- No design «di base»: differentemente dal sistema dei marchi
internazionali, non è necessario depositare in precedenza un
disegno o modello nazionale
- Gestione semplificata: la gestione ulteriore dei disegni e
modelli è + semplice perché le modifiche successive o i
rinnovi della registrazione possono essere effettuati con una
unica procedura presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI.
Svantaggi
La protezione è rifiutata nel caso in cui non vi sia accordo con la
legislazione nazionale
PROTEZIONE
DESIGN IN ITALIA
E ALL’ESTERO
Possono coesistere altre forme di tutela con il design?
Sì, ciò è possibile.
DISEGNO O MODELLO
può essere protetto ANCHE
come
Marchio di forma, a condizione ovviamente che sussistano
tutti i requisiti richiesti dalla legge sia per la registrazione
come disegno o modello, sia per la registrazione come
marchio (es. dell’automobile Smart per la quale l’aspetto
estetico è stato protetto sia con la registrazione della forma
dell’auto come design sia come marchio di forma).
Modello di utilità, se il disegno o modello accresce l’utilità
dell’oggetto a cui si riferisce, potrebbe anche essere
depositato un modello di utilità, ricorrendone le condizioni
di legge.
Opera del disegno industriale, ai sensi del diritto
d’autore, Inoltre, se presentano carattere creativo e valore
artistico.
FINAL SUGGESTIONS TO BE BORNE IN MIND WHEN PLANNING TO EXPORT YOUR GOODS OR SERVICES
1. IP
strengthens
your brand
image
2. IP rights can
provide market
exclusivity
3. Legal feasibility
4. Language and
Cultural barriers
and IP
5. Financial benefits of
IP
Registering
your IP can
protect your
Trade Marks
and
innovations,
each of which
serve to
promote, build
and protect
brand image
while conveying
important
information
about the
quality, origin
and reputation
of your products
or services.
IP rights can be
secured in your
key target
markets, to
prevent
potential
competitors
from entering
those same
markets.
Be aware of the
existence of
competitive IP
rights in your
target export
markets.
It is crucially to
conduct IP
scanning for
language and
cultural barriers
before entering
an export market.
IP owned by your
business is often a
valuable asset in
various business
negotiations.
www.adexe.it