DEFINIZIONE
DI MARCHIO
(Art. 4 Reg.40/94)
tutti i SEGNI che possono essere riprodotti
graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, la forma dei prodotti o
del loro confezionamento
a condizione che tali segni siano
ADATTI A DISTINGUERE
i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese
„capacità
distintiva“
MARCHIO
COMUNITARIO
(Art. 1 Reg.40/94)
produce gli stessi effetti in tutta la Comunità
Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto
di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei
diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere
vietato soltanto per la totalità della Comunità.
però:eccezioni
DURATA
10 ANNI
rinnovabile
all’infinito
MODO DI ACQUISIZIONE
DEL MARCHIO COMUNITARIO
REGISTRAZIONE
NO marchio
comunitario
di fatto
DOMANDA DI
REGISTRAZIONE
SI marchio di fatto
nazionale
Condizioni che la domanda deve soddisfare
La domanda di marchio comunitario deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;
b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
c) l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede
la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
Convenzione
di Nizza
IMPEDIMENTI ALLA
REGISTRAZIONE
ASSOLUTI
RELATIVI
IMPEDIMENTI ASSOLUTI
ALLA REGISTRAZIONE (Art.7 Reg.40/94)
(anche se le cause d’impedimento
esistono soltanto per una parte
della Comunità)
a) segni che non possono essere
riprodotti graficamente
b) i marchi privi di
carattere distintivo
c) i marchi composti esclusivamente da segni
o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica,
ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o
di prestazione del servizio, o altre caratteristiche
del prodotto o servizio
d) i marchi composti esclusivamente
da segni o indicazioni che siano divenuti
di uso comune nel linguaggio corrente
o nelle consuetudini leali e costanti del commercio
e) i marchi che sono di natura tale da
ingannare il pubblico per esempio circa
la natura, la qualità o la provenienza
geografica del prodotto o del servizio
g) i marchi contrari all’ordine
pubblico o al buon costume;
(ed altre ipotesi)
impedimento viene meno
se il marchio ha acquistato,
per tutti i prodotti o servizi per
i quali si chiede la registrazione,
un carattere distintivo in
seguito all’uso che ne è stato
fatto.
f) i segni costituiti esclusivamente
dalla forma
• imposta dalla natura stessa del prodotto,
•del prodotto necessaria per ottenere
un risultato tecnico,
•che dà un valore sostanziale al prodotto
IMPEDIMENTI RELATIVI
ALLA REGISTRAZIONE
(Art.8 Reg.40/94)
esclusione dalla registrazione
in seguito all’opposizione del
titolare di un marchio anteriore
se marchio identico
al marchio anteriore
E prodotti o servizi identici
se a causa dell’identità o della somiglianza
fra marchi E prodotti o servizi , sussiste
UN RISCHIO DI CONFUSIONE
per il pubblico del territorio nel quale
il marchio anteriore è tutelato;
il rischio di confusione comprende
IL RISCHIO DI ASSOCIAZIONE
con il marchio anteriore.
di marchio identico o
simile al marchio anteriore
per prodotti o servizi NON simili
a quelli per i quali è registrato il
marchio anteriore
SE
•il marchio gode di notorietà
•E l’uso senza giusto
motivo del marchio richiesto
oppure
possa trarre indebitamente possa recare
vantaggio dal carattere
pregiudizio
distintivo o dalla notorietà agli stessi.
del marchio anteriore
IMPEDIMENTI
RELATIVI
MARCHIO : IDENTICO
P/S : IDENTICI
MARCHIO: SOMIGLIANTE
P/S : SOMIGLIANTI
MARCHIO : IDENTICO O
SIMILE
P/S : NON SOMIGLIANTI
SI
SE RISCHIO DI CONFUSIONE
(RICOMPRENDENTE IL RISCHIO
DI ASSOCIAZIONE FRA SEGNI)
SE MARCHIO ANTECEDENTE È
NOTORIO E DALL’USO SI TRAE
INDEBITO VANTAGGIO DAL
CARATTERE DISTINTIVO O
DALLA NOTORIETÀ O SI
ARRECA LORO PREGIUDIZIO
marchio
anteriore
•marchi comunitari
•marchi registrati nello
Stato membro
•marchi registrati in base
ad accordi internazionali
con effetto in uno
Stato membro
marchi notoriamente
conosciuti ex art.6 bis
Convenz. Parigi
marchi non registrati di portata
non puramente locale
SE
il contrassegno
dà al suo
titolare il diritto di vietare
l’uso di un marchio successivo
DIRITTO ESCLUSIVO DEL
TITOLARE DEL MARCHIO
divieto di utilizzare M identico
per P/S identici
M identico o simile
per P/S dissimili se
marchio notorio E
indebito vantaggio o
pregiudizio
divieto di utilizzare M simile o identico
per P/S simili o identici se richio di
confusione (rischio di associazione)
LIMITAZIONI: non può
essere vietato ai terzi l’uso
in commercio
del loro nome
o indirizzo
del marchio, se esso è necessario per
contraddistinguere la destinazione di
un prodotto o di un servizio, in
particolare accessori o pezzi di ricambio
di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla
quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del
prodotto o servizio
purché questo uso sia conforme
alle consuetudini di lealtà
in campo industriale o commerciale
DECADENZA DAL DIRITTO
DI MARCHIO REGISTRATO
(Art.50 Reg.40/94)
per NON USO
se per l’uso che ne è stato fatto
il marchio è tale da POTER INDURRE
IN ERRORE IL PUBBLICO,
particolarmente sulla natura, qualità
o provenienza geografica di tali P/S
se il marchio è divenuto
DENOMINAZIONE
ABITUALE
se vengono meno le CONDIZIONI
PER ESSERE TITOLARE di un
marchio comunitario
PRECLUSIONE
PER TOLLERANZA
tollerato l’uso di un marchio comunitario
posteriore nella Comunità, essendo al
corrente di tale uso
NO domandare la nullità del marchio
NO opposizione al suo uso
SALVO deposito in
mala fede
LIFE
THOMPSON LIFE
„La valutazione globale del rischio di confusione deve
fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva,
auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi,
sull’impressione complessiva prodotta dai
marchi, in considerazione, in particolare, degli
elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.
La percezione dei marchi operata dal consumatore
medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un
ruolo determinante nella valutazione globale del detto
rischio. Orbene, il consumatore medio percepisce
normalmente un marchio come un tutt’uno e non
effettua un esame dei suoi singoli elementi“
Nel verificare l’esistenza di un rischio di
confusione, la valutazione della somiglianza tra
due marchi non significa prendere in
considerazione solo una componente di un
marchio complesso e paragonarla con un altro
marchio. Occorre invece operare il confronto
esaminando i marchi di cui trattasi, considerati
ciascuno nel suo complesso, il che non
esclude che l’impressione complessiva prodotta
nella memoria del pubblico pertinente da un
marchio complesso possa, in determinate
circostanze, essere dominata da una o più
delle sue componenti
Tuttavia, al di là del caso normale in cui il
consumatore medio percepisce un marchio
nella sua globalità, e nonostante che uno o
più componenti di un marchio complesso
possano risultare dominanti nell’impressione
complessiva, non può in alcun modo
escludersi che, in un caso particolare, un
marchio anteriore, utilizzato da un terzo
nell’ambito di un segno composto che
comprende la denominazione dell’impresa
del terzo stesso, conservi una posizione
distintiva autonoma nel segno composto, pur
senza costituirne l’elemento dominante
In una simile ipotesi, l’impressione complessiva
prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a
ritenere che i prodotti o i servizi in questione
provengano, quantomeno, da imprese
economicamente collegate, nel qual caso deve
ammettersi l’esistenza di un rischio di confusione.
L’accertamento dell’esistenza di un rischio di
confusione non può essere subordinato alla
condizione che, nell’impressione complessiva generata
dal segno composto, risulti dominante quella parte
dello stesso che è costituita dal marchio anteriore.
Se si applicasse una simile condizione, il titolare del
marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo
conferito dall’art. 5, n. 1, della direttiva anche nel
caso in cui tale marchio conservasse, nell’ambito del
segno composto, una posizione distintiva
autonoma, ma non dominante.