Studio legale Avv. Simona Piccioni
STUDIO LEGALE
Simona Piccioni
AVVOCATO
SPECIALIZZAZIONE
CONTRACT LAW – LEGAL ENGLISH
CONSULENZA AZIENDALE E FORMAZIONE
MANAGERIALE
“License Agreements ”
Corso
ASSEFI PISA
14 Ottobre 2010-prima parte
1
Cos è…..?
E’ un momento chiave nella
dinamica evolutiva dell’azienda.
INTERNAZIONALIZZARSI:analizzar
e opportunità nuove,aprirsi agli
stimoli, imparare a conoscere nuovi
contesti apprezzandone la
“diversità”,mette in moto risorse,
gestire conflitti, procedere ad una
progressiva trasformazione
dell’impresa.
2
AVVERTENZE…
Fondamenta” per ’investimento?
due teste (non sempre) sono meglio
di una, un team di lavoro affiatato e
competente (ad ognuno le sue
competenze) aiuta (quasi sempre) a
sbagliare di meno
Teoria dell’investimento
lungimirante
3
DOMANDE SEMISERIE
-Devo CONCLUDERE entro la
prossima settimana,un
contratto di trasferimento di
Know how con un Partner
indiano… come mi devo regolare?
faccio a tempo?
-Il mio partner tailandese mi ha
inviato una bozza di contratto per
una joint venture, mi riesce a dare
un’occhiata per domani?
4
Errori piu’ ricorrenti
1. Uso modelli internazionali
standardizzati : lascia scoperti
importanti aspetti del rapporto
che si vuole regolare
2. In troppi casi l’azienda italiana
lascia che sia la controparte
straniera a far la prima “mossa”,
proponendo un testo contrattuale
già scritto e definito(…ovviamente a
suo favore!!)
5
Conclusione
Ci si troverà INEVITABILMENTE
di fronte ad un testo contrattuale
SBILANCIATO in favore dell’altra
parte e spesso NON
COMPRENSIBILE , sia per le
espressioni tecnico-giuridiche
utilizzate………
6
e soprattutto…..
…….sia per la sottoposizione a
leggi straniere che verranno
peraltro applicate pure da Autorità
giurisd. Straniere e dunque niente
affatto IMPARZIALI o competenti!!
7
RISPOSTE.. SEMISERIE
 Obiettivi da raggiungere e i
tempi;
profili in considerazione (industriali,
doganali, fiscali, economici,
marketing, lavoristici, logistici);
i rischi da evitare;
le soluzioni giuridiche di oggi per il
domani…?
8
FALSI AMICI
TO MAY: probabilità nel linguaggio di tutti i
giorni. Ma traduce (come shall) anche il
significato di un obbligo contrattuale
TO SUE: intentare un’azione legale, citare in
giudizio (non assicurare!)
BREACH: inadempimento del contratto (non
scocciatura o imprevisto!!)
FIRM: Impresa-sin. di Company o
partnership. Ma anche definitivo
(Firm and binding)
9
FALSI AMICI
DEADLOK: Stallo decisionale in
una J.V., se i soci detengono una
partecipazione paritaria nella soc
comune.
BOILERPLATE: clausole standard
(forza maggiore,conf. Etc..) che si
collocano nella seconda parte dei
contratti intern.
10
FONTI DEL Commercial
CONTRACT
LEX MERCATORIA: convenzioni
internazionali, princ. generali
affermati dalla giurispr. Arbitrale,
modelli uniformi di contratto
adottati da Organismi intern.li.
NORME DI DIR. INTERN.
PRIVATO dettate da ciascun
ordinamento giur. nazionale
11
FONTI DEL Commercial
CONTRACT
LIMITI (conv. devono esser
ratificate e rese esecutive;le parti
possono escludere l’applicabilità)
NESSUNA fonte è quindi
SUFFICIENTE e Assolutamente
affidabile
12
UNICA CERTEZZA
La sola regola certa allora è quella
dettata dal contratto, scaturente
dalle volontà di contraenti,
tradotta nel modo più avveduto e
appropriato possibile in….
SINGOLE CLAUSOLE DI
CONTRATTO
13
Allora: Partiamo da qui….!!
Facciamo nostro il concetto per
cui:
…nessun tempo è più
importante di quello dedicato alla
pianificazione, che deve seguire
un percorso necessariamente
individuale.
Strategia Operativa
Sartoriale, confezionata ad hoc
per l’impresa
14
Spunti di Riflessione
Perché è cosi importante il testo del
contratto?
Le regole d’oro per la redazione di un buon
testo
I “falsi amici”,ovvero l’importanza del legal
english
Su quali clausole focalizzare l’attenzione?
Cosa non può MAI mancare (impegni
assunti dalle parti;durata del contratto; casi
di inadempimento e rimedi;clausole limitative
o esonerative della responsabilità)
15
License/ing Agreement
Un diverso approccio alla
delocalizzazione
dell’attività produttiva può vedere
l’impresa italiana trasferire la
propria tecnologia (ovvero
l’insieme delle conoscenze possedute
da un’impresa reative ad un
prodotto o processo industriale)
all’estero.
16
License Agreement
Vera e propria alternativa per
l’impresa rispetto alla conclusione di
un contratto di vendita meramente
occasionale o a contratti di
distribuzione è fornita dalla possibilità
di costituire una rete di licenziatari
locali ai quali poter trasferire la
propria tecnologia commerciale e
produttiva e cui affidare
conseguentemente la rivendita dei
prodotti.
17
Trasferimento di innovazioni
Quando si parla di trasferimento di
tecnologia tra imprese ci si riferisce
normalmente al
trasferimento di innovazioni:
un’impresa trasferisce a un’altra
informazioni e metodologie di lavoro che
sono “nuove” per l’impresa che le riceve e
che, pertanto, sono in grado di
ARRICCHIRE l’insieme di
conoscenze di quest’ultima
18
Fiducia, ma……
Tale forma di cooperazione ha quale
presupposto irrinunciabile una
reciproca fiducia tra i partners;
è tuttavia sempre consigliabile,
anche in tali casi, provvedere
a tutelare la propria impresa.
A volte ci si ritrova a condurre
una…finta trattativa…
19
License Agreement
Rientrano nella definizione tutti i
rapporti attraverso i quali il
licenziante permette dietro
versamento di un corrispettivo ad un
altro soggetto, detto licenziatario, di
sfruttare i diritti di proprietà
industriale (brevetti e marchi) di
cui egli stesso è titolare e a volte
di utilizzare alcune conoscenze
tecniche e tecnologiche
20
In due parole…
Il titolare di determinati diritti di
propr int.(brevetto, marchio o know
how)ne garantisce l’ utilizzo ad
un altro soggetto.
Problemi da fronteggiare….?
1. Identificare in modo compiuto e preciso i
DIRITTI di sfruttamento che
vengon concessi al licenziatario in
relazione alla tecn licenziatagli
-
21
License Agreement
2.-Occorrerà , poi, delineare l’
ambito di utilizzazione da parte
del licenziatario
Per es:…. solo per una data
applicazione (Field of use)e non
invece per altre che il licenziante si
riserva di sfruttare egli stesso o
tramite la sottoscr di ulteriori
contratti di licenza
22
License Agreement
3. Domandarsi:.. Si vuole che i
diritti concessi siano relativi alle
sole attività produttive del
licenziatario oppure preferiamo
concedergli anche il diritto di
commercializzare i prodotti
fabbricati utilizzando la tecnologia
trasmessagli da noi trasmessa….?
23
E l’esclusiva….?
4. Esclusiva event. concessa al
licenziatario
5. Definizione dell’Ambito territoriale
della licenza
Ciò implica la chiara individuazione
dell’ ambito geografico che segna i
limiti entro i quali il licenz.rio potrà
utilizzare i diritti conferitigli in
connessione alla tecn oggetto di
licenza.
24
License Agreement
6. Non dimentichiamoci che
esistono alcune norme imperative
incluse quelle del Regolamento UE
772/2004, in tema di accordi di
trasferimento di tecnologia.
-Il licenzrio può sfruttare i diritti di
lic acquisiti nell’ ambito di un certo
Stato o di una data area
geografica
25
Territory
6. La specifica clausola che serve ad
individuare l’ ambito geografico è
quella definita “Territory”:
attraverso di essa il licenziante
può “creare” e rendere operative
una serie di eccezioni per cui il
lic.rio potrà sfruttare la tecn
anche all’ estero
26
Attenzione!!
NB: Occorre fare molta attenzione a
tale clausola se siamo in ambito
U.E. e quindi alle limitazioni
imposte al licenziatario per la
vendita dei prodotti al di fuori dell’
area europea.
-Regolamento Ce 2790/1999
sancisce infatti l’ incompatibilità
con le norme poste a tutela della
concorrenza.
27
Attenzione!!
NB: L’applicabilità del
Regolamento Ce 772/2004 è
subordinata al fatto che le quote di
mercato delle Parti non superino le
soglie precisate nel reg. stesso.
28
Le soglie…
-il 20% avuto riguardo alle quote
accumulate da lic e lic.rio per i
contratti di lic sottoscritti tra
concorrenti,
- e il 30% per le quote detenute da
ciascuna parte nel caso di
contratti di lic sottoscritti tra
imprese non concorrenti.
29
Terms to use…while drafting!
Licensor: licenziante, colui che cede
il diritto
Licensee: traduce il licenziatario
License: indica la licenza concessa
Sublicensing:il licenziatario
riconcede a sua volta a terzi la
licenza
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Presentazione delle Parti
Between
____________.incorporated under the laws
of______,with registered office at__
_____________corporate capital equal
to____________represented by its legal
representative ____________hereinafter
referred to as “the Manufacturer”
and
___________,domiciled in _________,with
registered office at ___________hereinafter
referred to as “the Agent”
The Manufacturer and the Agent are
hereinafter collectively referred to as
“the Parties"
31
Whereas(Premesse)
“Whereas M &NY is in the business
of developing, manufacturing and
selling jeans and technical
cloths throughout the world and is
in possession of valuable, updated
and confidential designs and
technical data, information and
Knowledge relating to such
products;”
32
Whereas
Wheras Myosotis is an indian
Manufacturer and seller that has
available facilities for the
manufacture and assembly of
clothes and desires to obtein the
benefits of M &NY experience and
Know How in the field of said
products through a licencing
Agreement..”
33
Grant of License
“The Licensor hereby grants
(concede) a non-exclusive, non
transferable license to use the
tecnhology (or “Technical
Information”)…for the purpose of
developing, assembling,
marketing and selling the
Products…
34
Grant of License
“…in the Territory and the
Licensee agrees to act in that
capacity and undertakes to use
its best efforts to maximise the
sale of the Products in the
Territory, subject to the terms
and conditions of this
Agreement”
35
Segue….
Definire il contenuto di una licenza
non comporta in genere grandi
difficoltà, quando si parla di brevetti.
36
Casi più problematici
Maggiori problemi sorgono per la
licenza di Know-how che ha ad
oggetto un insieme di conoscenze
non brevettate che posseggono -in
quanto tali- il carattere di
indeterminatezza e richiedono un
intervento del licenziante
al fine di delineare le prestazioni
oggetto del contratto.
37
…necessità di distinguere
Il licenziante deve distinguere e
disciplinare
A) la semplice trasmissione della
documentazione tecnica e
tecnologica (che rappresenta il know
how) dagli ……………….
38
…assistenza tecnica………..
B)…….. altri servizi necessari al
licenziatario al fine di utilizzare la
tecnologia che gli è stata fornita
(assistenza tecnica)
39
Cos’è il Know-how ?
Nel Know -how rientrano l’insieme
di informazioni che presentano
una serie di caratteristiche utili
ai fini della loro individuazione ed
idonee a distinguerle poi da altre
figure con cui presentano tratti in
comune.
40
Know-how
Si tratta di informazioni tecniche ,
il che le distingue subito da quelle
meramente commerciali presenti nel
franchising;segrete (non note o
facilmente accessibili) e sostanziali,
cioè utili tanto da garantire a chi se
ne avvale un reale vantaggio sui
concorrenti che non posson
sfruttare tali informazioni.
•Descritte in un apposito
documento (disegni, ass. tecnica)
41
Limiti:riservatezza
• Quali limiti di utilizzo della
tecnologia per il licenziatario?
Licenziante deve mantenere la max
riservatezza su quanto trasmette al
lic.rio per 2 motivi:
1.Evitare di far crescere i
concorrenti con la divulgazione;
2.Lasciarsi aperta la possibilità di
sfruttare a pieno il suo know how,
licenziandolo a più licenziatari.
42
Quale Soluzione …?
• L’inserimento di un
Confidentiality Agreement da
parte del licenziante può proprio
andar a rispondere a tale
esigenza.
• Divieto:Il licenziatario non può
sub- licenziare a terzi ( a meno
che non sia in grado di procedere
da solo allo sfruttamento del
knowhow)
43
Confidentiality clause
“The Parties have agreed in writing
to protect the confidentiality of
such information”
44
Confidentiality clause
“All
technical,
financial
and
“commercial information concerning the
agreement and duly exchanged by
and between the parties in performing
any provision hereto shall be deemed
confidential, and the parties shall take
all necessary and reasonable steps to
prevent the disclosure of the received
information to any third party.”
45
Testo in Italiano
Tutte le informazioni tecniche, commerciali e
finanziarie
che riguardano (relative al..) il
“
contratto e che sono state oggetto di scambio
e trasmissione tra le Parti devono ritenersi
confidenziali e le parti porranno in essere
ogni attività che si renda necessaria al fine di
scongiurare la loro impropria
divulgazione a terzi.
46
Key Terms
“
-Confidential Information,
Disclosing Party, Receiving Party,
duty of care
-not to disclose/to keep
confidential the Confidential
Information
(Non rivelare, non far trapelare
informazioni riservate)
47
…..segue…
-”Not to use the Confidential
“ Information for any purpose
other than the performance of the
Party’s obligations under the
agreement”
48
Limiti:segue…..
3. Infine il licenziante dovrà pure
assicurare la compatibilità dei
diritti di esportazione concessi
al lic.rio con quelli di altri
distributori operanti su altri
mercati.
N.B: L’opposto interesse vede il lic.rio
interessato ad avvalersi della possibilità
di reperire valuta pregiata, per mezzo
delle esportazioni(per finanziare
investimenti o acquistare prodotti di
importazione).
49
Scelta migliore
• Le alternative che si pongono al
licenziante sono diverse, ma la più
ricorrente consiste nel
riconoscere al lic.rio il diritto
esclusivo all’esportazione dei
prodotti in dati mercati, ma solo
a patto che essa avvenga sotto il
controllo del licenziante e
attraverso la sua rete di
distribuzione.
50
Esempi
-BETA ha sviluppato un’esperienza
considerevole nel settore delle
installazioni per la lavorazione di
prodotti “K”, in particolare di
prodotti “KY”.
-ALFA ha sviluppato un’esperienza
considerevole particolarmente
nella formulazione di prodotti “Z”
in vista della loro
fabbricazione, in particolare di
prodotti “ZW”.
51
ESEMPIO
BETA e ALFA hanno convenuto di
mettere in comune un certo
numero di loro rispettive
informazioni tecniche (qui di
seguito le “INFORMAZIONI”):
52
SEGUE
per BETA: i prodotti “KY” ed i procedimenti di
tali prodotti,
– per ALFA: le formulazioni e i procedimenti
di preparazione dei prodotti “ZW” allo
scopo di valutare l’interesse di una
eventuale collaborazione al fine di
ottenere da BETA una messa in opera
ottimale del prodotto “Z” desiderato da
ALFA (qui di seguito “VALUTAZIONE”) che
sarà ulteriormente regolata da un
Protocollo di Accordo formulato tra le Parti
se queste decideranno di collaborare.
53
L’ OGGETTO (scope)
OGGETTO
1.1 L’oggetto del presente contratto
è la definizione delle condizioni
secondo cui saranno scambiate
le INFORMAZIONI in vista della
VALUTAZIONE definita sopra.
54
Attenzione: P.V.S.
A tal riguardo bisogna prestare attenzione
alla prassi invalsa in molti Paesi in via
di sviluppo di introdurre normative ad
hoc, non derogabili dalle parti, volte ad
impedire che l’attività del licenziatario
venga limitata a solo vantaggio del
licenziante (si parla infatti in tali ord. di
Transfer of Technology Agreement a signif
che la tecn. viene trasferita nella
disponibilità del licenziatario).
55
Le loro clausole vietate
In tali Paesi saranno considerate
illegittime le clausole che mirino a :
• Obbligare il lic.rio al trasferimento
gratuito dei miglioramenti o delle
invenzioni realizzate durante la
vigenza del contratto;
• Prefissare i prezzi di rivendita dei
beni oggetto di licenza;
• Quelle che impongono limiti
territoriali e vincoli all’esportazione
56
Un esempio
“In mancanza di diverso accordo
scritto il lic. non può esportare i
Prodotti al di fuori del territorio,
salvo che tramite attività
canalizzate attraverso il
licenziante stesso o società del suo
gruppo.”
57
Le Forme di Pagamento
• Pagamenti Immediati (Lump
Sum) di importo determinato,
presentano maggiori vantaggi per
il licenziante che potrà disporre
subito delle somme pagate e
veder aumentata la propria
sicurezza di esser pagato.
58
Pagamento
Come avviene…?
1. Tramite cessione di una quota della
società del lic.rio
2. o tramite la possibilità concessa al lic.nte
di acquistare parte della quota a prezzi
scontati per un dato periodo.
 3. tramite pagamento in denaro
59
Modalità
 L’importo della Lump Sum deve
esser sempre prestabilito nel
contratto e potrà esser corrisposto
in un’unica soluzione o in una o
più rate (soprattutto laddove le
informazioni relative alla
tecnologia licenziata vengono
trasmesse in maniera graduale
al licenziatario).
60
Royalties
Sono il mezzo di pag. preferito dal
licenziatario in quanto
dilazionato. Esse dipendono
dai risultati econom della sua
attività.
-Posson esser calcolate sia in
proporzione ad una percentuale
sul prezzo di vendita
-Sia attraverso il pagamento di una
cifra fissa su ciascun pezzo
venduto(sulle vendite)
61
Royalties
• Per quelle sui prodotti venduti le
parti fanno rif. al prezzo lordo di
vendita “Gross sale price” (che
favorisce il lic.nte ) oppure…
• Al prezzo netto di vendita “Net
sale price” (favorevole per il
licenz.rio)
62
Quali preferire…?
• ..quelle sul prezzo equo di
mercato
- Fair market price- sono da
preferire in quanto permettono di
ricevere roy. Piene anche qualora
il lic.rio pratichi condizioni di
particolare favore nel vendere i
prodotti licenziati
63
Combinare le due modalità
Tal e strumento non è affatto
di facile controllo per il licnte:
Per ridurre il grado di
incertezza insito in ogni pag di
roy il mezzo consigliabile è
quello di pattuire una
combinazione di r. e lump sum
Prevedere poi un ammontare
minimo di royalt dovuto in ogni
caso
64
Come fare….?
Tale controllo può facilitarsi
inserendo una clausola qualora
che stabilisce che licrio utilizzi
–nella propria produzione-solo
componenti o materiali forniti
dal licenziante.
Solo così il licnte potrà
procedere ad una…
Stima reale dei prodotti da
questo fabbricati
65
Come fare….?
During the validity of the Licence
Agreement the Licencee shall
purchase esclusively from the
Licensor all parts, components
and material not manufactured
locally and required for the
production of the licenced goods.”
66
Royalties minime
Al fine di evitare che il lic.rio non si
impegni sin dall’inizio si
riscontrano spesso clausole che
prevedono la corresponsione di
r.minime, indipendentemente
dalle vendite effettivamente
realizzate.
• E’ però sempre meno frequente il
ricorso a tale formula poiché,
soprattutto nei PVS ed in Estremo
Oriente esse sono vietate.
67
E quelle sulla Produzione….?
Vi sono poi roy che maturano al
momento della produzione,
quindi in un momento
precedente rispetto a quelle
sulle vendite!!!
Sono calcolate per importo fisso
su unità di produzione, oppure
per Kg, Lt, ect..
68
Nessun rischio
NB: Qui il licenziante quindi non
corre il rischio dell’ invenduto da
parte del licenziatario
Tuttavia esse richiedono la
previsione di appositi
meccanismi di rivalutazione ,
mentre quelle sulle vendite si rival
automaticamente…
69
Fees
Le Fees sono pagamenti calcolati su base
oraria o giornaliera in connessione alle
ore lavorate per la prestazione di servizi di
Assistenza tecnica.
Es: ore investite per la formazione del
personale del lic.rio da parte dei tecnici
del lic.nte.
70
Consiglio…
• E’ meglio specificare che qualora
si renda necessario l’intervento
di soggetti terzi per l’utilizzo della
tecnologia…
-….Il licenziatario dovrà imporre ai
sub- licenziatari obbighi
analoghi a quelli a lui imposti
dal licenziante.
71
Tie-in Clauses
• Divieto delle tie-in clauses,
ossia le clausole vessatorie che
potrebbero- anche se
indirettamente- falsare il gioco
della concorrenza
La Ue ha emanato il Reg n. 240/96
(sostit. 2349/84 e 556/89)che indica
gli impegni e le obbligazioni
ammissibili in quanto non restrittive
della concorrenza.
72
Un esempio di tale clausola
“During the validity of the Licence
Agreement the Licencee shall
purchase esclusively from the
Licensor all parts, components
and material not manufactured
locally and required for the
production of the licenced goods.”
73
Un esempio
“In vigenza del presente contratto di
Licenza, il licenziatario acquisterà
esclusivamente dal licenziante
tutti i ricambi, componenti,
materiali e qulsiasi altra parte
non prodotta in loco ,che risulti
necessaria per realizzare i prodotti
licenziati”
74
Improvements
• Clausola spesso ricorrente in tali
tipi di contratti.
• Contempla l’ipotesi in cui l’oggetto
della licenza subisca
miglioramenti o evoluzioni da
parte del licenziante (o
licenziatario).
• Essi rientrano automatic.
nell’oggetto della licenza?...
75
Che fare…..?
….Vi sono 2 alternative:
• Ignorare gli improvements del
licenziatario;
• Assicurarsene la disponibilità alle
stesse condizioni praticate per il
licenziante.
76
Possibilità di cessione
“Il presente contratto non potrà
esser oggetto di cessione unilaterale
di una delle parti, senza il previo
consenso scritto dell’altra e con
la previsione che i successori di
ciascuna parte saranno obbligati
ad adempiere a tutte le
obbligazioni contratte dalle stesse,
in conformità del presente
contratto.”
77
E nella prassi…..?
Focus: I licenzianti provenienti da Paesi
industrializzati pretendono in genere
che qualsiasi miglioramento ad opera
del licenziatario venga retrocesso
gratuitamente e nulla dispongono
per quelli fatti dal licenziante.
• Una modalità di mediazione tra i
2 opposti ,può esser trovata nella
clausola seguente:…
78
Un Esempio di Mediazione
“Durante la vigenza del contratto le
parti si trasmetteranno
reciprocamente, al prezzo che
verrà concordato, tutte le
informazioni ed i particolari
relativi alle innovazioni da loro
realizzate, concernenti la
tecnologia.”
79
Royalties
In molti Paesi in V.d Sv. vengono
imposti limiti di carattere
valutario in merito all’ammontare
dei canoni di cui bisogna tener
conto, pena l’INTRASMISSIBILITA’
degli stessi.
80
Valuta e Pagamenti
Pagamenti e valuta
“Il licenziatario pagherà al licenziante
un canone in ragione del…% del
valore delle vendite nette dei
prodotti manufatti con la tecnologia
oggetto di stipula nel presente
contratto.
I pagamenti da effettuarsi in virtù del
presente contratto dovranno esser
effettuati in moneta …..”
81
Clausola “Grossing-up provisions”
“Royalties or lump sums paid in
instalments are not fees after
deduction of local taxes and other
charges.”
“Le royalties, nonché gli altri compensi
da versarsi su base periodica al
licenziante vanno intesi al netto di
qualsivoglia tassa o imposta
applicabile in loco.”
82
Garanzie del licenziante
Il contenuto di tale Clausola differisce
sensibilmente a seconda delle situazioni.
Di solito se ne posson distinguere due
tipologie:
1. Garanzie sui risultati che devon
esser conseguiti dal lic.rio e
2. G. relative ai mezzi che il
licenziante deve prestare per
eseguire il contratto
83
Garanzie del licenziante
Clausola che non deve mai mancare,
soprattutto nel trasf. di tecnologia coi P. in
via di SV, in quanto il lic.nte italiano non
potrà mai garantire il riprodursi di
risultati identici a quelli che egli ottiene
presso i suoi stabilimenti ma potrà
invece…….
 Definire in maniera analitica l’assistenza
tecnica, senza assumersi responsabilità
in merito ai risultati della loro
applicazione da parte del licenz.rio.
N.B: Questa è la miglior garanzia che questi
84
potrà fornire al licenziatario!!
Considerazioni
1. Quanto alla garanzia sui risultati, poi, non è
proprio da consigliare dal punto di vista del
licenziante.
Egli può esser sicuro solo di come insegnare
al licrio ad applicare il knowhow alla
fabbricazione di un prodotto, ma …..non
potrà esser sicuro della misura con la quale
egli sarò in grado di imparare, al fine di
conseguire i risultati garantiti!”!
85
Garanzie sulla Tecnologia
“Il licenziante garantisce di essere unico e
legittimo titolare della Tecnologia
licenziata e di aver in quanto tale pieno
titolo per disporre e trasferire insieme ad
essa la relativa Documentazione Tecnica.
….Il licenziante si farà inoltre pieno carico
della difesa e terrà indenne il licenziatario
da qualsivoglia spesa o danno in caso
dovesse insorgere un contenzioso scaturente
da un preteso diritto di terzi sulla Tecnologia
trasferita.”
86
Focus sulla terminologia..
Tener indenne, manlevare:…..?
Scaturire, derivare: ………..?
87
Focus sulla terminologia..
To Indemnify: sovente utilizzato nel binomial
con la formula:
“…and To hold somebody harmless”
**Traduce: sollevare, mantener indenne,
manlevare qualcuno da una responsabilità,
da un obbligo o da eventuali danni.
ES: “To indemnify and hold somebody
harmless from any liability for damages”
- “Manlevare qualcuno dalla responsabilità per
danni”
88
Estensione della tecnologia
“In base alle condizioni stabilite nelle presenti
clausole, l’estensione dell’assistenza
tecnica sotto forma di documenti ed
informazioni, tecniche e commerciali, i
particolari del processo tecnologico ed i
servizi tecnici specifici che dovranno esser
somministrati dal Licenziante sono i
seguenti:
a)……………………………..
b)……………………………..”
89
Altre clausole chiave
• Arbitration
• Governing Law and Jurisdiction
• Eventuali clausole aggiuntive
90
Arbitrato
“Qualsiasi controversia scaturente dal presente
contratto o in relazione con lo stesso sarà
risolta in via definitiva secondo il
Regolamento d’Arbitrato della Camera
Arbitrale di Milano(Parigi, etc..), in
conformità del Regolamento dalla stessa
adottato.Sede dell’arbitrato sarà Ginevra.”
91
Governing Law and Jurisdiction
Es. 1: “The Parties agree that any disputes
arising out of this Agreement, shall be
finally settled by the italian courts”;
Es. 2: “Any controversy, claim or dispute
between the parties hereto concerning this
Agreement shall be settled by the italian
courts”;
Es. 3: “The courts of Torino have exclusive
jurisdiction to settle any dispute (a
"Dispute"), arising from or connected with
this Agreement (including a dispute
regarding the existence, validity or
termination of this Agreement) or the
consequences of its nullity”.
92
Aggiunte
Nella vigenza del presente contratto di licenza,
il licenziatario acquisterà esclusivamente dal
licenziante tutti i materiali, componenti e
qualsiasi altra parte non prodotta in loco che
si rivelino necessari al fine di realizzare i
prodotti licenziati”.
“During the validity of the Agreement
the Licensee shall purchase
exclusively from the Licensor all
materials, parts or whatsoever not
manufactured locally and required
for the production of the
licensed goods.”
93
Joint Venture:premessa
Il contratto internazionale è una
risposta che il commercio
internazionale ha fornito alle
mutate abitudini ed esigenze degli
imprenditori.
94
…..Segue
In tale ottica è evidente che la
contrattualistica internazionale
consiste di quegli strumenti
giuridici che consentono agli
imprenditori di allargare i propri
orizzonti creando ad esempio
alleanze con altri imprenditori,
operanti in giurisdizioni diverse
dalla loro.
.
95
…..Segue
La penetrazione di un mercato
straniero da parte di un'impresa,
oltre a rilevare per lo sforzo
finanziario che richiede, rappresenta
un momento di attenta riflessione
sulle politiche di crescita
dell'impresa stessa. In tale contesto
vengono operate talune scelte
destinate ad incidere anche sulla
tipologia di contratti che
accompagneranno l’iniziativa.
96
Il contratto di joint venture
Lo strumento che viene adottato
comunemente al fine di conquistare
una presenza in un mercato diverso
dal proprio è il contratto di joint
venture, il quale consente
all'imprenditore straniero l’ingresso
meno rischioso, sotto il profilo
dell‘investimento.
97
…..Segue
Per contro la joint venture risponde
spesso anche al contrapposto
interesse dell 'imprenditore locale a
consolidare la propria posizione
nel proprio mercato creando i
presupposti per una sua eventuale
penetrazione di altri mercati, grazie
all' ausilio dei propri partner.
98
Contractual ed Equity Joint Venture
1. A seconda dei propositi che ciascuna
delle parti si ripromette, tale
collaborazione può rimanere
circoscritta e consistere nella sola
individuazione
dell'accordo (contractual joint
venture); oppure prevedere che la
collaborazione si esplichi attraverso la
2. Gestione Comune di una società
(equity joint venture).
99
Special Purpose Vehicle
3. A sua volta, l'equity joint venture
può prevedere che la società venga
costituita appositamente dalle parti
(special purpose vehicle ), ovvero che ci
si serva di una società già operativa di
cui le parti, o una di esse, già detengono
il controllo o intendono conseguirlo
all'esito della trattativa.
100
Schema
JOINT VENTURE
AVVENTURA COMUNE
Cooperazione tra due o più soggetti volta a mettere
in comune le reciproche capacità e conseguire, in
un periodo di tempo medio- lungo, un obiettivo
comune in grado di offrire un beneficio ad entrambi
i “Ventures”
Una realtà economica ed imprenditoriale, prima
che una vera e propria fattispecie giuridica, in
quanto possono essere numerose le singole figure
giuridiche e contrattuali attraverso le quali è
possibile dar corso alla prospettata collaborazione
tra i “ Ventures”
101
Differenze
E' evidente che, mentre nell'ipotesi di equity
joint venture l'intento delle parti è quello di
acquisire una visibilità nel mercato
target, altrimenti non attuabile, nel caso di
contractual joint venture le parti sono
piuttosto interessate ad unire le rispettive
capacità al fine di creare significative
sinergie ( e conseguenti riduzioni di costi)
tali da renderle maggiormente competitive
nei contrapposti mercati.
102
…..Segue
Nella sostanza le due forme
contrattuali si differenziano per il
fatto che mentre nell'equity joint
venture devono essere disciplinati,
tra gli altri, anche gli aspetti relativi
alla costituzione e/o gestione
comune della società, viceversa il
contractual joint venture potrà
limitarsi a disciplinare "soltanto"
le modalità secondo cui si attuerà la
collaborazione tra le parti.
103
…segue
In determinate circostanze può
essere più facile disciplinare i
rapporti tra soci di una società
che non tra partners
commerciali.
104
Regolazione dei reciproci rapporti
Elemento caratterizzante di
un accordo di joint venture:
la regolazione dei reciproci rapporti
tra le parti contraenti. Al fine di un più
attento esame del contenuto di tali
accordi dovrà quindi essere preso a
riferimento l‘equity joint venture, che
rispetto al contractual joint venture,
presenta elementi di maggiore
tipicità.
105
Domande da porsi….
Focus:
E’ importante ricordare sempre la duplice
valenza del termine joint venture.
•il mercato della J.V. è solo quello cinese o
anche altri mercati stranieri?
•I partner cinesi e quelli italiani dispongono già
di una rete di vendita che possono metter a
disposizione nella j.v., determinando le
responsabilità reciproche in caso di
successo?
106
Come tutelare il proprio Marchio?
Focus:il Marchio
E’ di primaria importanza l’attenta analisi della disciplina
che detta le norme in materia di Marchio, nel Paese in
cui si va ad operare.
Esempio: in Cina l’imprenditore ha 2 possibilità
1. Effettuare una registrazione direttamente in Cina,
ai sensi della PRC Trademark Law( rivolgendosi ad una
delle agenzie a tal uopo autorizzate dalla State
Administration for Industry and Commerce);
2.Percorrere l’alternativa locale e chiedere all’Ufficio
italiano- tramite l’OMPI o WIPO-l’estensione alla Cina
del proprio marchio già depositato in Italia.
In tal caso verrà applicato il procedimento previsto
dall’Accordo di Madrid.
107
Esempio
In questo secondo caso il marchio
godrà di una protezione ventennale e
sarà naturalmente strettamente
connesso alle sorti del marchio
nazionale, mentre nel primo la
registrazione si riterrà valida per un
periodo di 10 anni.
108
Main Agreement
Il joint venture agreement (main
agreement) costituisce il punto centrale
ed iniziale della transazione. In esso
vengono sviluppati e disciplinati gli
obbiettivi della collaborazione e gli aspetti
più propriamente finanziari. Mentre il
numero e la tipologia dei contratti collegati
possono variare (a seconda del progetto
che le parti intendono perseguire) il joint
venture agreement, pur nella possibile
diversità di contenuto, costituisce un
momento ineludibile in seno all ' intera
109
transazione.
Whereas
Il progetto comune viene descritto
per sommi capi sin dalle premesse
(whereas) del contratto, nelle quali le
parti si danno reciprocamente atto
delle specifiche competenze e del
rispettivo ruolo che intendono
svolgere nella joint venture.
110
Business Plan
Nella parte introduttiva del contratto
viene menzionata l' esistenza di un
eventuale business plan (solitamente
allegato al contratto) raffigurante, in
chiave prospettica, i costi dell 'intera
operazione. In aggiunta a ciò, il
contratto solitamente prevedere che
ulteriori business plan vengano
predisposti dalle parti, in buona fede,
con cadenza annuale (o semestrale).
111
…segue
Le parti si confermano vicendevolmente di
aver entrambe preso visione del business
plan iniziale ( quando sia già pronto) e di
aver basato (anche) su di esso la propria
volontà di addivenire alla stipula del
contratto. Un'affermazione in tal senso può
avere implicazioni di non poco conto,
specie qualora il rapporto contrattuale
raggiunga una fase critica a seguito di
un'errata valutazione, nel business plan,
dell'entità dell'investimento.
112
Rassicurazioni sulla Gestione
I soci che entrino nel capitale di una
società acquistandone il controllo ai fini del
joint venture agreement (ovvero,
alternativamente, la parte che acquisti
dall'altra una partecipazione nella JV
company) sono quindi soliti richiedere ai
soci nella cui posizione subentrino
determinate rassicurazioni sulla corretta
gestione della società, sulla tenuta dei
libri, sulla assenza di contenzioso in
essere, sull'osservanza di tutte le leggi
locali, etc.
113
Share Purchase Agreement
Tali rassicurazioni sono assistite da
apposite garanzie per il caso di
sopravvenienze passive che si
dovessero manifestare successivamente
al trasferimento del controllo della
società.
Queste ed altre previsioni fanno parte
di un apposito contratto con il quale
si dà corso all'acquisto delle azioni della
società (share purchase agreement).
114
Percentuali di Partecipazione
Il joint venture agreement fissa, per
ciascun partecipante, le
percentuali di partecipazione al
capitale della società. Di norma, le
parti preferiscono indicare sin
dall’ inizio la misura di ciascun
apporto, e questo anche al fine di
scongiurare, per quanto possibile, il
rischio di eventuali conflitti.
115
Organi sociali
Al joint venture agreement è
solitamente allegato in copia lo
statuto della JV company che
fornisce indicazioni su come
debbano operare gli organi
sociali .Gli ordinamenti giuridici
disciplinano espressamente tale
aspetto, lasciando alle parti alcuni
margini di azione.
116
Shareholders' Agreement
Ove gli accordi al riguardo siano di
natura particolarmente complessi,
essi possono essere trattati in un
separato documento nel quale i soci
partecipanti regolano i reciproci rapporti
(shareholders' agreement).
E' necessario precisare che in
numerosi ordinamenti il contenuto di
questi specifici accordi ha valenza
meramente obbligatoria tra le parti .
117
Sovranità degli Organi Sociali
La ragione d' essere di una tale
restrizione sta nel principio, della
sovranità degli organi sociali che
verrebbe disattesa se si cercasse di far
prevalere sul deliberato della assemblea
dei soci, un accordo raggiunto, in una
sede diversa da quella assembleare.
L' osservanza degli accordi in esame si
basa dunque sulla lealtà
comportamentale delle parti e sulla
buona fede delle stesse.
118
La gestione
Quanto alla dirigenza della equity j.v.
, essa non è dotata di un organico
fisso ma in genere si prevede la
presenza di 2 figure:
 Direttore generale e Vice
direttore generale.
N.B: Attenzione a evidenziare con
chiarezza la ripartizione di
competenze tra le 2 figure
119
Diritti e Responsabilità delle Parti
“La parte Alfa si occuperà di tutte le questioni
attinenti alla costituzione presso le competenti
Autorità cinesi, quali l’ottenimento
dell’approvazione, della registrazione, della
corporate business licence.
-Dovrà versare l’ammontare del capitale sociale
sottoscritto entro il termine stabilito;
-Prestare assistenza all’equity J.V. nell’acquisto
delle materie prime, dei macchinari, di tutti gli
articoli d’ufficio, etc..
-Curare l’assistenza del personale straniero
-ottenere dalle competenti Autorità la
registrazione in Cina del Marchio “Five Rose ” a
nome di Beta Srl.
120
………segue
“Mr…..sarà l’unico responsabile delle
attività sopra espressamente indicate
presso gli Uffici governativi, locali,
nonché presso i terzi per le obbligazioni
finanziarie (e non) che assumerà.”
121
Unità Operativa
In un Equity Joint Venture è’ prevista la presenza di
un Direttore generale, responsabile della gestione
ordinaria della società, e un vice -Direttore
generale,che deve assistere il Primo nelle sue
funzioni.
Entrambi sono nominati dal consiglio di
amministrazione e durano in carica per 4 anni e
possono essere ,per gravi violazioni ,sostituiti i
qualsiasi momento . L’Unità di gestione deve
costituire un Ufficio produttivo ed operativo
un Ufficio finanziario e un Ufficio di segreteria,
responsabile per l’operato di ciascuno ufficio e per la
realizzazione degli incarichi del Direttore e del suo
Vice.
122
I Macchinari
Le caratteristiche e quantità dei
macchinari e del personale di cui ha bisogno
una j.v per raggiungere il suo scopo di
produzione, vanno previsti all’interno di un
apposito studio di fattibilità (Feasibility
Study) dell’operazione che va recepito nel
testo del contratto.
 Esso riveste un duplice ruolo:
a)Identifica gli elementi esterni della sfera
decisionale delle parti
b)Definisce gli obiettivi della collaborazione
ed i rispettivi obblighi.
123
….casi limite
In taluni casi esso può esser tale da portar
alla conclusione che la prospettata
cooperazione non è di fatto attuabile (ad es.
perché non sarebbe remunerativa o perché
implica impegni che nessuno è disposto ad
assumersi).
124
Termini di durata
Esempio: …”Il termine di durata delle
J.V. è fissato in 15 anni….Su proposta
di una delle Parti è possibile 6 mesi
prima dello spirare dei termini è
possibile richiedere una proroga dei
termini di durata alla medesima
autorità competente……”
125
Risoluzione Controversie
1. E’ possibile prevedere la competenza di
un arbitrato amministrato da una
istituzione non straniera
(ad es. la Cina, similmente all’Italia, ha
ratificato la Conv. di New YorK ed oggi sono
ben 134 i Paesi aderenti )
Valore ed esecuzione ai lodi pronunciati
in un qualsiasi altro Paese sottoscrittore.
126
….o in un Paese Terzo
2. Un arbitrato in un Paese Terzo è del
pari proponibile (preferibilm. cercate di
nominare un arbitrato amministrato da
un’istituzione di fiducia, di cui abbiate
previamente analizzato sia il tariffario e
il regolamento, sia tempi e costi).
127
IMPORTANTE
Non dimenticare di curare che la Redazione
avvenga in duplice versione:
Una in inglese ed una nella lingua
estera (cinese, etc..)
N.B: Nel caso dovessero insorgere delle
controversie, avrà valore tra le parti in
testo redatto in legal english.
128
Dissolution
Qualora ci fosse un disaccordo
insanabile fra i soci,l’unica soluzione
sarebbe quella dell’uscita di uno di
loro dalla compagnia e conseguente
“dissolution” della joint venture. La
clausola di “dissolution” identifica in
via preventiva la Parte a cui compete
decidere se vendere le proprie azioni o
acquistare quelle del partner.
E’ immaginabile che di solito è il
partner di minoranza a cedere le
azioni della joint ventur
129
Dissolution
La clausola di “dissolution” identifica in
via preventiva la Parte a cui
compete decidere se vendere le
proprie azioni o acquistare quelle del
partner.
E’ immaginabile che di solito sia il
partner di minoranza a cedere le
azioni della joint venture.
130
Clausola della Roulette Russa
Nel caso di società nelle quali sia
presente un forte squilibrio
(conflitto insanabile), è assai
difficile individuare quali dei
contraenti debba essere la Parte a
cui compete decidere se vendere o
acquistare le azioni. Per questo
vengono spesso inserite nella
cl.“dissolution”,delle clausole
“aperte” una di queste è quella
denominata:
“Russian Roulette Clause”
131
Russian Roulette Clause
 Russian Roulette Clause
permette ad ognuno dei due
ventures di notificare la propria
decisione all’altro in merito alla
cessione o all’acquisto delle azioni.
In entrambi i casi deve essere indicato
il prezzo di cessione.
Chi riceve la notifica può accettare o
rilanciare una offerta.
132
Russian Roulette Clause
Se il primo venture indica
l’intenzione di vendere ad un valore
troppo alto, corre il rischio che
l’altra Parte rifiuti, imponendo al
primo venture,non di vendere, ma di
acquistare al prezzo da Lui indicato.
Prezzo troppo basso –rischio
opposto: acquisto di azioni ad un
prezzo inf. rispetto al valore.
133
Texas Shoot Out Clause
Scopo: disciplinare la dissolution di
una J.v. a seguito del verificarsi di
una situazione di Dead Loock. Vari
Steps:
1.Proposta di acquisto di tutte le
azioni fatta ad opera di una delle 2
parti
2.L’altra parte può accettarla o
tentare un rilancio, offrendo un
prezzo più alto di quello proposto.
3.Il primo socio può accettare o dirsi
disposto a “vedere”.
134
….segue
4. entrambe le parti si son allora dichiarate
disposte a comprare le totalità delle azioni e
dunque a versare il prezzo più alto pagato.
5. Ci si trova a fronteggiare una vera e propria
“paralisi”, una situazione di stallo dalla quale si
esce attraverso una vera asta oppure tramite la
presentazione di offerte contenute in buste
sigillate.
6. Infine chi avrà offerto il maggior prezzo si sarà
guadagnato il diritto di acquistare tutto il
pacchetto di azioni della joint venture
company.
135
Lettera di Credito
Nasce quale strumento
appositamente concepito per agevolare
l’esportatore.
Cos’è?Una formula di pagamento
attraverso la quale una Banca si
impegna nei confronti di un
beneficiario estero a risarcirlo in caso
di inadempienze dell’importatore,
che è anche suo cliente (ordinante).
136
………segue
Essa garantisce il beneficiario contro
eventuali inadempienze dell’importatore.
Differenze rispetto alla fideiussione:
1. È un impegno della Banca emittente
irrevocabile ma autonomo ed astratto
rispetto all’impegno sottostante
2. La Fideiussione mantiene invece stretta
connessione con il rapporto sottostante.
137
Studio legale Avv. Simona Piccioni
STUDIO LEGALE
Simona Piccioni
AVVOCATO
SPECIALIZZAZIONE
CONSULENZA AZIENDALE
CONTRATTI INTERNAZIONALI
FORMAZIONE MANAGERIALE
_____________________________
via Finamore, 25- 66034 Lanciano (Ch)
Via Lili, 78 MACERATA
tel. 087242376 cell. 3496179128
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