SCUOLA DI DOTTORATO
DI SCIENZE
L A PROTEZIONE
della
PROPRIETÀ INDUSTRIALE
a cura di
Raffaello Nemni
LE
INNOVAZIONI
Protezione Proprietà Industriale
a.a. 2008/2009
Scoperte Scientifiche
• Si definiscono scoperte scientifiche:
il riconoscimento e la rivelazione di
fenomeni già esistenti.
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Invenzioni
• Si definiscono invenzioni:
le acquisizioni della conoscenza di nuovi rapporti
causali per l’ottenimento di un determinato
risultato riproducibile indefinitamente con la
dominabilità dei fenomeni finalizzati ad uno scopo
empirico. Non è richiesta la sussistenza di una
spiegazione scientifica delle dinamiche operanti
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Applicazioni Industriali
• Invenzioni brevettabili, prima del deposito o
non depositate;
• Formula di chiusura per indicare tutte le
conoscenze che attengono al procedimento
produttivo, anche modeste.
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IL
SEGRETO INDUSTRIALE
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Nozione di Segreto
• E’ la notizia relativa a certi fatti o cose che
deve restare circoscritta ad una ristretta
cerchia di persone o ad una persona
soltanto. Tali situazioni rappresentano la
singolare caratteristica del segreto che non è
una cosa o un fatto, bensì una relazione tra
un soggetto e la conoscenza di notizie (cose,
fatti, documenti, avvenimenti, ecc.).
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Art. 623 c.p.
Rivelazione di Segreti Scientifici ed Industriali
• Chiunque venuto a cognizione per ragione del suo
stato o ufficio, o della sua professione o arte, di
notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte
o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali,
le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è
punito con la reclusione fino a due anni.
• Il delitto è punito a querela della persona offesa.
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Riconoscibilità del Segreto
• Criterio soggettivo formale: l’esistenza del segreto
è determinata dalla volontà del titolare della
notizia ad attribuire tale carattere di segretezza ad
essa;
• Criterio obiettivo: per esserci segreto si dovrà
individuare un interesse legittimo del soggetto alla
cui sfera gli eventi o le situazioni si riferiscono.
Tale interesse non potrà essere meramente
soggettivo.
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Oggetto del
Segreto Industriale
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1. Scoperte Scientifiche
2. Invenzioni
3. Applicazioni Industriali
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Soggetti Attivi del Reato
• Tutti i soggetti che vengono a conoscenza
delle notizie segrete a causa o grazie al
proprio stato professionale o di lavoro.
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Applichiamo insieme i principi appresi
• Il dottor Sotuttoio lavora per la società SLOW
produttrice di macchine per il confezionamento dei
biscotti.
• Il dottor Sotuttoio ha individuato una metodica per
ridurre le rotture dei biscotti che vengono
confezionati.
• La società SLOW ritiene non opportuno brevettare
la metodica individuata da Sotuttoio
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Le soluzioni del dott. Sotuttoio
(tra loro alternative)
1. Bagnare con acqua demineralizzata i
biscotti prima del confezionamento
2. Aumentare la temperatura della scatola al
momento del confezionamento;
3. Adottare una confezione con una specifica
ondulatura e grammatura della carta.
4. Rallentare la velocità del nastro che porta i
biscotti di 1,5 centesimi di secondo
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Sotuttoio lascia la SLOW
• Può il dott. Sotuttoio impiegare la metodica
in un’altra impresa?
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Un caso Pratico
•
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), il
concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l'aspetto
soggettivo, con riferimento all'avente diritto al mantenimento del segreto
stesso (il titolare dell'azienda) e, sotto l'aspetto oggettivo, all'interesse a che
non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione,
produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura
industriale e, pertanto, il cosiddetto "know-how", vale a dire quel patrimonio
cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la
manutenzione di un apparato industriale; ne consegue che oggetto della
tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in
senso lato, intendendosi per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di
particolari "modus operandi" in grado di garantire la riduzione al minimo
degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei
tempi di produzione. (Fattispecie relativa alla condotta di due dipendenti di
una azienda operante nel campo della realizzazione di progetti software che,
abbandonato l'impiego, erano passati alle dipendenze di altra ditta, cui
avevano conferito le loro specifiche conoscenze per la realizzazione di un
macchinario a raggi X destinato all'industria alimentare, realizzato con
modalità e caratteristiche essenziali analoghe a quello prodotto nella prima
azienda).
Cass. pen. Sez. II, 09/12/2003, n. 6567
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Art. 622 c.p.
Rivelazione di segreto professionale
• Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte,
di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero
lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se
dal fatto può derivare nocumento, con la
reclusione fino a un anno o con la multa da
Euro 30 a Euro 516.
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Art. 621 c.p.
Rivelazione del contenuto di documenti segreti
• Chiunque essendo venuto abusivamente a
cognizione del contenuto che debba
rimanere segreto di altrui atti o documenti,
pubblici o privati, senza giusta causa,
ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con
la reclusione fino a tre anni o con la multa
da €103 a €1.032.
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Art. 621 c.p.(segue)
Rivelazione del contenuto di documenti segreti
• Agli effetti della disposizione di cui al
primo comma è considerato documento
anche qualunque supporto informatico
contenente dati, informazioni o programmi.
• Il delitto è punibile a querela della persona
offesa.
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La Formazione Professionale
• Il lavoratore subordinato e l’ex lavoratore
non può considerare quale proprio bagaglio
professionale le notizie segrete (cfr. par.
NOZIONE DI SEGRETO) acquisite
durante l’attività lavorativa.
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Le informazioni aziendali
vs
Segreto Industriale
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Art. 98 CPI
Rivelazione di informazioni aziendali
• 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e
le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore,
ove tali informazioni:
• a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o
nella precisa configurazione e combinazione dei loro
elementi generalmente note o facilmente accessibili agli
esperti ed agli operatori del settore;
• b) abbiano valore economico in quanto segrete;
• c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
.
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Art. 98 CPI (segue)
Rivelazione di informazioni aziendali
• 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati
relativi a prove o altri dati segreti, la cui
elaborazione comporti un considerevole impegno
ed alla cui presentazione sia subordinata
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di
prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti
l'uso di nuove sostanze chimiche
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Applichiamo insieme i principi appresi
• Il dott. Sotuttoio vuole lasciare la società
SLOW per andare a lavorare alla società
F.lli Cunning.
• Può il dott. Sotuttoio informare Tom
Cunning del tipo di carta usato dalla SLOW
per la soluzione al problema dei biscotti
rotti? (si ipotizza che la SLOW abbia adottato la
soluzione della specifica ondulatura e grammatura della
carta)
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Caso Pratico
• L'art. 98 c.p.i. si riferisce a tutto ciò che può rientrare nella
nozione di know-how; quindi: informazioni di natura tecnica o
commerciale (a tal fine apparendo indifferente la natura,
potendo trattarsi di esperienze aziendali tecnico-industriali o
informazioni di carattere commerciale, o, ancora, informazioni
relative alla organizzazione, o, infine, informazioni finanziarie,
di gestione o di marketing); tali informazioni devono essere
relative ad un processo tecnico produttivo o distributivo o
organizzativo di attività economica, il cui valore è dato dal
risparmio realizzato dall'imprenditore con la sua utilizzazione;
invero tali informazioni potranno pure essere singolarmente
accessibili al pubblico con una attività non inventiva, giacché è
la loro combinazione ad attribuire loro valore e renderle
appetibili ai terzi.
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Caso Pratico (segue)
•
•
Conseguentemente, data una informazione di tale natura, le condizioni cui il
legislatore subordina la loro tutela sono: 1) che siano soggette al legittimo
controllo del detentore, sia esso l'ideatore delle stesse, sia esso colui che è
autorizzato ad utilizzarle con il consenso del titolare; 2) che siano segrete: in
tal senso non occorre che siano assolutamente inaccessibili, ma è necessario
che la loro acquisizione, quando sia possibile, sia soggetta a sforzi non
indifferenti, superiori rispetto a quelli che occorrono per effettuare una
accurata ricerca; esse devono altresì essere state accumulate con un lavoro
intellettuale di progettazione individuale; 3) che abbiano valore economico, in
quanto sia stato necessario anche uno sforzo economico per ottenerle, mentre
analogo sforzo economico sarebbe stato richiesto presumibilmente per
duplicarle; 4) che siano sottoposte a misure di segregazione, con particolare
riferimento sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione
adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione
adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul
carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.
Trib. Bologna Ord., 27/05/2008
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Il segreto Industriale
vs
Il brevetto
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• Le caratteristiche che sono ricavabili
dall’esame del prodotto non sono tutelabili
come segreto industriale.
• Il brevetto è la sola tutela per quelle
caratteristiche
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Il Brevetto
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Quali invenzioni sono
brevettabile
E’ brevettabile trovato o processo che:
• sia suscettibile di applicazione industriale
• sia nuova
• coinvolga un salto inventivo
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La novità brevettuale
Una invenzione sarà considerata nuova se
essa non è parte dello stato dell’arte alla
data di deposito dell’invenzione come
domanda di brevetto
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Lo stato dell’arte
Lo stato dell’arte comprende ogni notizia,
informazione …. messa a disposizione del
pubblico per mezzo di descrizione orale,
scritta, uso, o qualsiasi altro modo
anteriormente alla data di deposito della
domanda di brevetto
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Le ricerche brevettuali
Le Banche Dati più usate
• http://ep.espacenet.com
• www.epoline.org/portal/public/registerplus
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L’ATTIVITA’ INVENTIVA
• Patents shall be granted for any inventions
which are susceptible of industrial
application, which are new and which
involve an inventive step.
• An invention shall be considered as
involving an inventive step if, having regard
to the state of the art, it is not obvious to a
person skilled in the art (art. 56 EPC)
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Person skilled in the art
The "person skilled in the art" should be presumed to be an ordinary
practitioner in a field of technology aware of what was common general
knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have
had access to everything in the "state of the art", in particular the documents
cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and
capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the
person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the
specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The
assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore
be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81,
OJ 6/1982, 225). There may be instances where it is more appropriate to think
in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, than a single
person. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as
computers or telephone systems and in highly specialized processes such as
the commercial production of integrated circuits or of complex chemical
substances. (fonte EPO)
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Obviousness
•
Thus the question to consider, in relation to any claim defining the invention,
is whether before the filing or priority date valid for that claim, having regard
to the art known at the time, it would have been obvious to the person skilled
in the art to arrive at something falling within the terms of the claim. If so, the
claim is not allowable for lack of inventive step. The term "obvious" means
that which does not go beyond the normal progress of technology but merely
follows plainly or logically from the prior art, i.e. something which does not
involve the exercise of any skill or ability beyond that to be expected of the
person skilled in the art. In considering inventive step, as distinct from novelty,
it is fair to construe any published document in the light of subsequent
knowledge and to have regard to all the knowledge generally available to the
person skilled in the art the day before the filing or priority date valid for the
claimed invention. (fonte EPO)
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PROBLEM SOLUTION APPROCHE
1. What is the closest prior art
2. What is the differences, in term of the claimed technical
features, between the claimed invention on the one and
the prior art on the other
3. What technical effedct is caused by the differences
4. What, therefore, is the objective technical problem
underling the claimed invention
5. Would the skilled person solve the problem in the manner
indicated on the basis of the totally of the prior art,
without at any stage employing any inventive step (fonte EPO)
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L’INTERPRETAZIONE DELLE
INVENZIONI BREVETTATE
L’ambito di protezione del brevetto è
definita dalle rivendicazioni interpretata in
base alla interpretazione:
• Letterale
• secondo la dottrina degli equivalenti
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INTERPRETAZIONE
LETTERALE
• Delineare l’invenzione in base alle rivendicazioni
• Analizzare le caratteristiche delle rivendicazioni
• Confrontare lo scopo del trovato alle
caratteristiche delle rivendicazioni
Nota:
L’interpretazione non deve essere filologica ma in base al
senso che l’invenzione ha da un punto di vista tecnico,
considerando il testo brevettuale
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DOTTRINA DEGLI
EQUIVALENTI
• La variante considerata ha un effetto sostanziale
per la soluzione oggetto dell’invenzione
• La variante considerata era ovvia per un esperto
del ramo alla data di pubblicazione del brevetto
• Dalla lettura del testo brevettuale si deve
concludere che la soluzione indicata nel brevetto è
caratteristica essenziale per l’invenzione
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UN CASO PRATICO
• Macchine curva tubi
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IL TITOLARE DEL BREVETTO
La Società
L’inventore
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LE STRATEGIE
• Selettiva (nazione di produzione dei
concorrenti)
• Mercati di Sbocco ( mercati nei quali si
opera o si vuole operare)
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LA PROCEDURA DI
BREVETTAZIONE
• Domanda (descrizione rivendicazioni
disegni)
• L’Esame di brevettabilità
• Le annualità
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LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
• La Priorità
• PCT (Patent Cooperation Treaty)
• EPC (European Patent Convention)
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Caso Pratico
Domanda Internazionale PCT
(entro 12 mesi dal deposito di base)
ISR
IEP
Nazionalizzazione (30 masi)
US, IP, CAN
Regionalizzazione EPO (31 Mesi)
Regolarizzazione Nazionale
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LA REDAZIONE D’UN
TESTO BREVETTUALE
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