Accoglimento totale del 23/04/2015
RG n. 79417/2014
RGAC n. 79417/14
TRIBUNALE DI ROMA
IX sezione civile
Sezione specializzata in materia di Impresa
Il Giudice
in persona del giudice designato dott. Giuseppe Russo, a scioglimento della riserva
assunta all’udienza del 25/03/2015, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento cautelare iscritto al n. 79417 del ruolo generale degli affari civili
dell’anno 2014 promosso
da
Cefid Multimedia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma alla via Oslavia n. 7, presso lo studio dell’Avv.
Giuseppe Rombolà che la rappresenta e difende per delega in atti
ricorrente
contro
Lippi Massimo, in proprio e quale legale rappresentante della A.S.D. Club Italia
Offshore Race, elettivamente domiciliati in Roma alla via A. Doria n. 16/c, presso lo
studio dell’Avv. Pierpaolo Pizzuto che la rappresenta e difende per deleghe in atti
PREMESSO CHE
Con ricorso ex artt. 126, 129, 131 c.p.i. e 700 c.p.c. depositato in data 15/12/2014 la
Cefid Multimedia srl - premesso di aver acquistato con contratto del 17/06/1995 dalla
Serenissima Iniziative Sportive srl il marchio di fatto “Venezia-Montecarlo Offshore”
con il relativo logo ed ogni diritto relativo all’organizzazione della gara motonautica a
tappe intorno all’Italia con partenza da Venezia ed arrivo nel Principato di Monaco e di
aver costantemente utilizzato il suddetto segno distintivo (da essa stessa modificato nel
1996) per organizzare la gara in questione ed una serie di eventi ad essa collegati - ha
dedotto che nell’agosto del 2014, nel registrare il marchio, era venuta a conoscenza che
il sig. Massimo Lippi (che nel 1997 aveva preso parte, quale pilota, alla gara
motonautica Venezia-Montecarlo organizzata dalla ricorrente), in qualità di Presidente
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resistenti
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della ASD Club Italia Offshore Race, lo aveva già registrato nel dicembre del 2008; la
Cefid Multimedia srl ha chiesto che, previo accertamento del preuso del marchio
“Venezia-Montecarlo” da parte della ricorrente a livello nazionale ed internazionale e
della decadenza (rectius nullità) del marchio “Venezia-Montecarlo” registrato dalla
ASD Club Italia Offshore Race per mancanza dell’elemento della novità e per malafede
nonché della decadenza dal diritto per mancato uso quinquennale, fosse inibito al sig.
Massimo Lippi e alla ASD Club Italia Offshore Race qualsiasi utilizzo del marchio
“Venezia-Montecarlo” e fosse ordinata la rimozione dello stesso dalle pagine Facebook
dei due resistenti con pubblicazione del provvedimento sui quotidiani “Il Corriere della
Sera”
e
“La
Gazzetta
dello
Sport”
e
sul
sito
internet
della
resistente,
www.romaoffshorespeedrace.it.
Costituitasi in giudizio la ASD Club Italia Offshore Race ha chiesto di accertare la
validità della registrazione del marchio comunitario “Venezia-Montecarlo” di cui alla
richiesta depositata in data 19/12/2008 e contestualmente la decadenza per mancato
utilizzo per 5 anni del marchio di fatto, di cui la ricorrente era titolare, evidenziando che
quest’ultima non aveva svolto alcun tipo di attività imprenditoriale e commerciale per
almeno un decennio (essendo stata dichiarata fallita nel 1998 ed essendo ritornata in
bonis solamente nel 2008) e non aveva utilizzato il marchio in questione per almeno 17
anni (avendo ripreso ad organizzare l’evento sportivo per l’anno 2015); la resistente ha
chiesto, in via subordinata, che fosse dichiarata la convalidazione ex art. 28 c.p.i. della
registrazione del suo marchio; sempre in via principale ha chiesto, oltre al rigetto delle
domande cautelari avversarie, di accertare la nullità per mancanza di novità della
quest’ultima qualsiasi attività organizzativa di eventi sportivi denominati “VeneziaMontecarlo” e/o l’utilizzo a qualsiasi titolo del marchio “Venezia-Montecarlo” con
pubblicazione del provvedimento.
Successivamente si è costituito anche il sig. Massimo Lippi, il quale ha aderito alle
difese svolte dalla ASD Club Italia Offshore Race e si è associato a tutte le richieste di
quest’ultima.
All’udienza del 25/03/2015 il Giudice, all’esito della discussione, ha riservato la
decisione.
OSSERVA
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richiesta di registrazione presentata dalla Cefid Multimedia srl e di inibire a
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Nella fattispecie in esame è in discussione il conflitto tra chi (la Cefid Multimedia
srl) invoca la tutela per un marchio di fatto con notorietà nazionale ed internazionale e
chi (la ASD Club Italia Offshore Race) ha ottenuto la successiva registrazione di un
marchio uguale al suddetto marchio di fatto.
Si tratta del marchio denominativo e figurativo, costituito dalla scritta “Venezia
Montecarlo” riportata sotto un cerchio tagliato in due da una imbarcazione stilizzata e
contraddistinto, nella parte superiore, da alcuni stemmi e, nella parte inferiore, da rombi
bianchi e rossi.
La Cefid Multimedia srl ha documentato di aver acquistato, con contratto del
17/06/1995, regolarmente registrato (doc. 2), dalla società Serenissima Iniziative
Sportive srl i diritti relativi all’organizzazione della gara motonautica d’altura a tappe
con partenza da Venezia ed arrivo nel Principato di Monaco ivi compreso un marchio
non registrato che è stato successivamente modificato (nella versione qui in
contestazione) ed utilizzato dalla stessa ricorrente per pubblicizzare il suddetto evento
sportivo organizzato da quest’ultima negli anni 1996, 1997 e 1998 (docc. 6, 7 e 8).
Si deve, quindi, ritenere accertato il preuso da parte della Cefid Multimedia srl del
segno distintivo in esame che certamente aveva raggiunto un grado di notorietà
quantomeno nazionale nel pubblico di riferimento (gli appassionati di motonautica
d’altura) in considerazione della reiterazione delle iniziative pubblicitarie collegate alla
manifestazione sportiva “Venezia-Montecarlo” organizzata dalla ricorrente negli anni
1996, 1997 e 1998 (cfr. ancora i docc. 6, 7 e 8).
La ASD Club Italia Offshore Race e il sig. Massimo Lippi non hanno contestato
eccepito la decadenza per il mancato utilizzo da almeno 17 anni. Al riguardo i due
resistenti hanno evidenziato che con sentenza del Tribunale di Roma del 18/12/1998 la
Cefid Multimedia srl era stata dichiarata fallita e che, pur ritornata in bonis in seguito al
decreto del 9/09/2008 di chiusura del fallimento, aveva ripreso ad utilizzare il marchio
in questione soltanto in concomitanza con l’organizzazione dell’edizione 2015 della
gara motonautica “Venezia-Montecarlo”.
L’eccezione è infondata.
In materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio
registrato che prevede la decadenza dai diritti relativi a causa del mancato uso per un
quinquennio (artt. 24 e 26 lett. C) c.p.i.). La diversità dei presupposti fra marchio di
fatto e marchio registrato non consente un’estensione analogica della norma sopra
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l’originario acquisto del diritto di privativa rivendicato dalla ricorrente, ma ne hanno
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richiamata, in quanto, mentre nel caso del marchio registrato è il mero non-uso il fatto
costitutivo della decadenza, nel caso del marchio di fatto il non-uso integra il fatto
estintivo a condizione che sia venuta meno la notorietà (cfr. in tal senso Tribunale
Trieste Sez. spec. Impresa 25/06/2014, in Riv. Dir. Ind. 2014, 6, II, 443; Tribunale
Bari sez. IV 14/05/2009, in GADI 2009, 882).
Ed infatti, ai sensi dell'art. 12 c.p.i. non sono nuovi i segni che alla data del deposito
della domanda siano identici o simili ad un segno "già noto" come marchio o segno
distintivo. Può essere cessato l'uso, ma la permanenza della notorietà esclude la novità
del segno. Affinché quest'ultima possa ricorrere è, dunque, necessario che alla
cessazione dell'uso abbia fatto seguito il venir meno della notorietà. È necessario, cioè,
che nell'apprezzamento del pubblico di riferimento il segno abbia cessato di ricollegarsi
alla precedente utilizzazione. La valutazione in ordine al venir meno della relazione
mnemonica che lega il segno al pubblico dipende dalle circostanze del caso concreto, ed
ha riguardo, fra l'altro, al grado di diffusione del segno, alla tipologia del prodotto o
servizio, alle caratteristiche del pubblico di riferimento. In questo quadro la durata del
non-uso acquista rilevanza, ma sempre non in quanto tale, bensì in riferimento agli
ulteriori indici evidenziati. Anche per questa ragione il quinquennio previsto per il
marchio registrato non può di per sé costituire un parametro, come anche non può
costituirlo il ventennio richiesto da una risalente pronuncia della Suprema Corte in una
particolare fattispecie di interruzione dell'uso del marchio di fatto (Cass. 1 aprile 1994,
n. 3224).
Nel caso di specie, in un giudizio a cognizione sommaria proprio di questa fase
marchio da parte della ASD Club Italia Offshore Race (19/12/2008) il segno distintivo
qui in esame avesse già perso notorietà nel pubblico di riferimento costituito dagli
appassionati di motonautica d’altura, verosimilmente memori delle ripetute gare a tappe
“Venezia-Montecarlo” svoltesi annualmente fino al 1998.
Peraltro, il mancato utilizzo da parte della Cefid Multimedia srl del marchio in
esame nel decennio compreso tra il 1998 e il 2008 trova giustificazione nella
dichiarazione di fallimento della società ricorrente e nella durata della relativa
procedura conclusasi proprio nel 2008. In giurisprudenza e in dottrina, infatti, si è più
volte affermato che la mancata utilizzazione del marchio dopo l’inizio di una procedura
concorsuale, ed in particolar modo del fallimento, non ne comporta la decadenza in
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cautelare, non può ritenersi provato che al momento della richiesta di registrazione del
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quanto causa indipendente dalla volontà del titolare (cfr. Tribunale Bologna 27/07/1983,
in GADI 1984, 222; Corte Appello Napoli 31/07/1980, in GADI 1980, 552).
Quindi, la permanenza della notorietà del marchio di fatto preutilizzato dalla Cefid
Multimedia srl esclude la novità del segno distintivo registrato dalla resistente nel 2008
e ne comporta la nullità ai sensi degli artt. 25 e 12 lett. a) c.p.i.
Detta nullità non può ritenersi convalidata ai sensi dell’art. 28 c.p.i. come preteso
dai due resistenti. Ed infatti, a differenza del testo originario della norma, anteriore alla
novella del 1992, che ai fini della convalidazione del marchio si limitava a richiedere
l’uso pubblico quinquennale di esso, l’attuale testo richiede un elemento costitutivo in
più, consistente nella vera e propria tolleranza dell’uso altrui da parte del titolare del
diritto di privativa sorto anteriormente, il che presuppone la conoscenza dell’abuso e,
quindi, la sopportazione dello stesso (cfr. Cass. 04/12/1999 n. 13592), circostanza da
escludere nel caso di specie, non essendovi prova che la società ricorrente, prima del
deposito del proprio marchio, avvenuto nell’agosto del 2014, abbia conosciuto la
precedente richiesta di registrazione depositata dalla ASD Club Italia Offshore Race nel
dicembre del 2008.
Una volta, quindi, accertata, quantomeno sul piano del fumus, la nullità del marchio
registrato dalla società resistente, va affermata la validità della successiva registrazione
del medesimo marchio richiesta dalla ricorrente, la quale ha la facoltà di farne uso
esclusivo, con diritto di vietare a terzi l’utilizzo di segno identico o simile anche per
prodotti o servizi affini qualora la somiglianza tra i segni distintivi o l’affinità tra i
prodotti o servizi possa causare una confusione per il pubblico.
ASD Club Italia Offshore Race e dal suo legale rappresentante anche in relazione a gare
motonautiche d’altura. Siffatto utilizzo è pacificamente ammesso dai resistenti ed è
comunque provato dalla documentazione prodotta da entrambe le parti.
Sotto il profilo del periculum appare evidente il pregiudizio irreparabile consistente,
oltre che nella oggettiva difficoltà probatoria di accertare a posteriori l’esatta
dimensione dei danni, nel serio rischio che l’organizzazione della gara motonautica
“Venezia-Montecarlo” edizione 2015 possa essere irrimediabilmente compromessa.
Pertanto, sussistono i presupposti per l’adozione delle misure cautelari richieste
dalla Cefid Multimedia srl e segnatamente: per inibire alla ASD Club Italia Offshore
Race e al sig. Massimo Lippi l’utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del
marchio denominativo e figurativo “Venezia-Montecarlo” preusato dalla ricorrente; per
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Deve, pertanto, ritenersi illecito l’utilizzo del marchio in questione effettuato dalla
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ordinare la rimozione del suddetto segno distintivo dalle pagine Facebook dei due
resistenti; per ordinare, a cura e spese della ASD Club Italia Offshore Race, la
pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo della presente ordinanza sulla pagina
iniziale del sito internet www.romaoffshorespeedrace.it. Le ulteriori pubblicazioni
richieste dalla ricorrente appaiono, allo stato, sproporzionate rispetto agli illeciti
accertati.
In forza di quanto previsto dall’art. 131 secondo comma c.p.i., è opportuno fissare
una penale (da quantificare nella somma di euro 200,00) per ogni violazione
dell’inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Al contrario vanno respinte tutte le richieste cautelati avanzate in via
riconvenzionale dalle parti resistenti.
Il contenuto anticipatorio delle misure cautelari concesse e la non necessità della
instaurazione del successivo giudizio di merito impongono una decisione sulle spese di
lite che devono essere poste a carico dei due soccombenti, in solido, nella misura
indicata in dispositivo con distrazione in favore del difensore della ricorrente che si è
dichiarato antistatario.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c. e gli artt. 126 e 131 c.p.i.;
-
inibisce alla ASD Club Italia Offshore Race e al sig. Massimo Lippi l’utilizzo in
qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del marchio denominativo e figurativo
“Venezia-Montecarlo” preusato dalla ricorrente;
-
ordina la rimozione del suddetto segno distintivo dalle pagine Facebook dei due
-
fissa la somma di euro 200,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del presente provvedimento a
decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva;
-
dispone, a cura e spese della ASD Club Italia Offshore Race, la pubblicazione
dell’intestazione e del dispositivo della presente ordinanza sulla pagina iniziale del
sito internet www.romaoffshorespeedrace.it;
-
respinge le richieste cautelari avanzate dai due resistenti;
-
condanna la ASD Club Italia Offshore Race e il sig. Massimo Lippi, in solido, a
rifondere alla Cefid Multimedia srl le spese di lite, liquidate in euro 6.749,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge da distrarre in favore del difensore.
Si comunichi.
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resistenti;
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dott. Giuseppe Russo