“IL MARCHIO (PARTE SECONDA)”
PROF. GUIDO BEVILACQUA
Università Telematica Pegaso
Il marchio (parte seconda)
Indice
1
PREUSO E NOTORIETÀ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2
IL MARCHIO <<NOTORIAMENTE CONOSCIUTO>> DI CUI ALL'ART. 6-BIS DELLA
CONVENZIONE DI UNIONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
3
IL PREUSO LOCALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
4
LA COESISTENZA DELL'USO DEL PREUTENTE E DEL REGISTRANTE ---------------------------------- 7
5
IL POTERE INVALIDANTE DEL PREUSO DI ALTRI SEGNI---------------------------------------------------- 9
6
I DEPOSITI ANTERIORI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
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Il marchio (parte seconda)
1 Preuso e notorietà
A determinare la mancanza di novità di un marchio non basta qualsiasi anteriore presenza
sul mercato, qualsiasi uso anteriore di un marchio o di un altro segno distintivo confondibile. Deve
infatti anche trattarsi di un marchio o di un altro segno distintivo che sia <<noto>>, e noto in un
ambito territoriale diffuso cioè dotato di una <<notorietà generale>>. Questo però non vuol dire che
sia necessaria una notorietà diffusa a tutto il territorio nazionale; la notorietà generale è infatti
definita negativamente dal concetto di notorietà puramente locale che non può evidentemente
applicarsi ad una notorietà ad esempio pluriregionale.
Quando poi si pensi che la fattispecie viene configurata come conflitto fra un diritto
anteriore sul <<marchio di fatto>> o altro segno distintivo ci si rende conto che la notorietà di cui
qui si tratta è necessariamente quella notorietà <<qualificata>> (vale a dire una notorietà cui si
aggiunga la percezione da parte del pubblico della natura distintiva del segno in questione).
Ben può dunque darsi l'eventualità che l'uso anteriore di un segno non comporti di per sé
l'esistenza di una notorietà di esso. E ciò è confermato dalla seconda parte dell'art. 12/1 b) c.p.i. Ove
uso e notorietà sono concetti contrapposti e distinti. Vi si ipotizza infatti un uso del marchio che non
ne importi notorietà. La norma contempla poi specificamente anche il caso di un uso che comporti
notorietà locale, dovendosi anche qui ritenere che la notorietà locale debba tuttavia essere
<<qualificata>>, senza di che nessun diritto, sia pur territorialmente limitato può sorgere. Entrambe
queste ipotesi non danno luogo alla nullità del marchio successivamente registrato.
La sussistenza della notorietà <<qualificata>> potrà ricostruirsi di solito solo attraverso
indizi. E in questa prospettiva dottrina e giurisprudenza sono piuttosto indulgenti, cosicché si ritiene
che un preuso che non comporti notorietà si abbia solo in ipotesi eccezionali vale a dire, ad
esempio, nel caso di un uso sporadico, o di un uso per quantitativi limitatissimi di prodotti e non
accompagnato da pubblicità. E per contro si tende a considerare sussistente il requisito della
notorietà <<qualificata>>, e perciò idonea a determinare la nullità della registrazione successiva, in
ogni ipotesi in cui risulti un preuso anche modesto ma diffuso a tutto il territorio nazionale.
La notorietà del marchio anteriore dovrà poi, per avere effetti distruttivi sulla novità del
marchio successivo, essere attuale al momento del deposito della domanda del marchio successivo.
Quando ci si riferisce ad una situazione attuale, l'elemento da considerare è quello della notorietà,
non quello dell'uso. Un uso non più attuale, infatti, ove sia stato sufficientemente diffuso e intenso,
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può aver dato luogo ad una notorietà che è ancora attuale al momento del deposito del marchio
successivo. Per escludere dunque che un marchio che sia stato preusato con notorietà generale
<<qualificata>> sia idoneo a togliere novità a quello successivamente depositato, non sarà
sufficiente dimostrare che al momento del deposito il primo non è più usato; bisognerà in più,
infatti, dimostrare che il pubblico si è dimenticato di quel primo marchio, non lo <<riconosce>>
più, non lo collega più ad alcun prodotto determinato, e in particolare al prodotto per il quale era
precedentemente usato. E perché ciò si verifichi sarà necessario che dalla cessazione dell'uso sia
trascorso un rilevante periodo di tempo, che a rigore potrà variare a seconda del livello di notorietà
a suo tempo raggiunto dal marchio preusato, e dovrà essere tanto più lungo quanto più quella
notorietà sia stata forte.
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2 Il marchio <<notoriamente conosciuto>> di cui
all'art. 6-bis della Convenzione di Unione
La norma in esame equipara al marchio noto quello <<notoriamente conosciuto>> di cui
all'art. 6-bis della Convenzione d'Unione di Parigi. Questa norma impegna gli Stati membri a
rifiutare o invalidare la registrazione e a vietare l'uso di un marchio confondibile con altro che si
possa considerare <<già notoriamente conosciuto>> come marchio di un (altro) ressortissant
unionista. E se la fattispecie deve considerarsi per qualche verso differente da quella del <<segno
già noto come marchio>> di cui alla prima parte della norma (ché altrimenti non si spiegherebbe la
contrapposizione fra le due fattispecie operata con le parole <<si considera altresì noto>>), par
chiaro che essa dovrà riferirsi ai marchi stranieri (purché appartenenti a ressortissants unionisti) che
siano bensì noti nel nostro Paese, ma non vi siano usati; e siano perciò noti per il loro uso all'estero
(ipotesi che, data la mobilità delle persone e la diffusione internazionale della stampa e dei film, è
tutt'altro che infrequente).
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3 Il preuso locale
L'uso precedente della parola figura o segno non toglie la novità al marchio registrato non
soltanto quando non importi notorietà di essi, ma anche quando ne importi una notorietà puramente
locale.
Questa fattispecie è con ogni evidenza stata prevista dal legislatore in considerazione di
realtà che oggi sono in gran parte venute meno. L'intensificarsi della mobilità dei consumatori, da
un lato, e l'esplosione del fenomeno pubblicitario dall'altro, hanno infatti diminuito di molto i casi
dei prodotti noti in una località geograficamente limitata all'interno del territorio dello Stato, non lo
siano anche, almeno in qualche misura, in tutto il territorio nazionale.
Un posto fra i marchi a notorietà puramente locale potrebbero trovare quelli delle c.d.
specialità locali, e forse quelli di aziende legate ad un certo ambito territoriale di attività da norme
di diritto pubblico, quali ad esempio le imprese funebri, alcune imprese di trasporto pubblico e così
via. Anche qui, peraltro, ci si potrà trovare di fronte, a causa della pubblicità su mezzi a diffusione
nazionale ed a causa della mobilità dei cittadini, ad una notorietà che esorbita l'ambito locale.
Trattandosi comunque di norma pensata ed emanata in funzione di realtà ormai soltanto
marginali, se ne impone a nostro avviso una interpretazione restrittiva anzitutto in ordine
all'estensione territoriale e demografica dell'uso e della notorietà. Non si potrà dunque parlare di
notorietà solo locale di fronte ad un preuso che abbia riguardato un ambito regionale, o addirittura
di più regioni, e neppure un ambito provinciale, dato che anche un uso provinciale non è
impermeabile e provoca una notorietà che esorbita questo limite. E ciò a meno che non si tratti di
ipotesi in cui ragioni strutturali attinenti all'impresa del preutente, ne escludano la possibilità di
espansione.
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4 La coesistenza dell'uso del preutente e del
registrante
Qualsiasi preuso del marchio che non ne escluda la novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i.,
comunque, vale a dire sia il preuso che non importi notorietà, sia il preuso che importi notorietà
puramente locale, consente bensì la valida registrazione del marchio stesso, ma dà luogo ad un
marchio per così dire più <<debole>> rispetto a quello che deriva da una novità piena. Il dire
dunque come fa la legge, che quelle ipotesi non tolgono la novità, non deve intendersi nel senso che
il marchio registrato godrà di una posizione pari a quella di un altro marchio pienamente nuovo. Il
diritto sul marchio registrato in presenza di un preuso non distruttivo della novità, infatti, risulterà
affievolito, proporzionalmente all'entità di quel preuso, dovendo coabitare con la prosecuzione di
esso e rappresentando perciò una esclusiva non totale.
L'art. 2571 cod. civ. dice infatti che <<chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la
facoltà di continuarne ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui
anteriormente se ne è valso>>; e dal suo canto l'art. 12/1 b) c.p.i. dispone che <<... l'uso precedente
del segno quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la
novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della
pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso...>>. Chi
dunque abbia registrato un marchio in questa situazione dovrà tollerare che il preutente continui nel
proprio uso, potendo solo esigere che quell'uso rimanga, sia quantitativamente che territorialmente,
nei limiti del preuso, e perciò non aumenti né si estenda.
Questa disciplina non presenta problemi quando si tratti di preuso che non comporta
notorietà, dove il limite può essere solo quantitativo. Può sorgere invece un problema non facile
quando si tratti di preuso con notorietà locale. Si tratta di stabilire se il registrante avrà la facoltà di
usare il suo marchio anche nell'ambito territoriale di notorietà del preuso, oppure se dovrà astenersi
dal farlo, rispettando per quella zona una esclusiva del preutente. Nel silenzio della legge al
riguardo, non mancano certo ragioni di carattere sistematico che indurrebbero a ritenere che il
registrante debba rispettare la zona di esclusiva del preutente. La funzione distintiva del marchio,
infatti, appare di massima incompatibile con le ipotesi d'uso contemporaneo dello stesso segno o di
segni confondibili da parte di imprenditori diversi in un medesimo territorio.
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Sennonché questa soluzione penalizzerebbe in modo inaccettabile il registrante,
impedendogli non solo di distribuire i propri prodotti nella zona del preuso, ma altresì a rigore di
utilizzare, per reclamizzarli, i mezzi pubblicitari a diffusione nazionale, che come tali
raggiungerebbero anche quella zona.
È dunque da ritenere che la soluzione opposta, vale a dire quella della coesistenza dei due
marchi nella zona del preuso sia da preferire. Anche perché nell'art. 12 si legge che il preuso con
notorietà locale <<non toglie la novità>>, senza alcuna attenuazione o aggiunta, cosicché è difficile
pensare che la norma non abbia voluto una piena equiparazione, in questo caso, del registrante a chi
abbia depositato un marchio non preusato.
Dall'altra parte non si vede perché la legge avrebbe potuto voler privilegiare, nel conflitto tra
i due, il preutente rispetto al registrante, in un ordinamento che, viceversa, è tutto imperniato sulla
registrazione e volto ad incoraggiare quest'ultima. Nel senso della possibile coesistenza si è del
resto orientata anche la Corte di Cassazione.
Nell'eventualità che la coesistenza del preutente e del registrante nella zona del preuso
determini una situazione di confusione, piuttosto, non sarà irragionevole pensare ad un onere di
differenziazione che quella possibilità in concreto escluda. Questa differenziazione non potrà
evidentemente concernere i marchi, stante il diritto di farne uso in modo incondizionato attribuito
dalla legge sia al preutente sia al registrante. Dovrà piuttosto concernere elementi di contorno da
aggiungere al marchio in modo appunto da escludere in concreto la possibilità di confusione. E
sembra ragionevole anche addossare l'onere al registrante che nella zona del preuso è il <<secondo
arrivato>> (ovviamente quest'onere non varrà per la pubblicazione nazionale).
Rimane ancora da dire sull'art. 12/1 b) c.p.i. che l'ultima parte di esso stabilisce che <<l'uso
precedente della parola, figura o segno da parte del richiedente o del suo dante causa, non è di
ostacolo alla registrazione>>. La ragione di questa statuizione è evidente. Il preuso del registrante,
qualsiasi preuso da parte del registrante sia senza notorietà, sia con notorietà generale, sia infine,
con notorietà locale non darà mai luogo ad una possibilità di confusione per il pubblico, dato che il
marchio, prima usato di fatto e poi registrato, continuerà sempre a contraddistinguere i medesimi
prodotti, o più precisamente i prodotti provenienti dal medesimo imprenditore.
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5 Il potere invalidante del preuso di altri segni
L'art. 12/1 c) c.p.i. è espressione del principio della unitarietà del sistema dei segni distintivi
che il legislatore ha inteso qui e altrove affermare. In esso viene pienamente equiparato il preuso di
un marchio di fatto a quello di altri segni, i quali, sotto il profilo del potere invalidante distruttivo
della novità di un marchio successivamente registrato, sono soggetti alla medesima disciplina. In
parallelo con il divieto di adozione come ditta del marchio altrui si stabilisce qui il divieto di
appropriazione della ditta (o denominazione o ragione sociale, o anche insegna o nome a dominio
aziendale) altrui come marchio, espresso nella forma di esclusione della novità (e quindi di
invalidità) del marchio stesso. Il divieto, cioè, l'assenza di novità è condizionato anche qui alla
possibilità di confusione (intesa come <<rischio di associazione fra i due segni>>), e ciò giustifica
sotto il profilo sostanziale il potere invalidante attribuito al preuso di segni diversi dal marchio, che
di nuovo mira a salvaguardare la funzione distintiva dei segni stessi e ad escludere la confusione
(non impossibile anche fra segni di natura diversa). Per impedire poi che un marchio possa essere
invalidato per la preesistenza di ditte (o ancor più di insegne) scarsamente importanti, aventi
notorietà puramente locale, si è adottato un regime identico a quello del preuso dei marchi
distinguendo fra notorietà <<generalizzata>> del segno e preuso che non importi notorietà o importi
notorietà puramente locale, e limitando alla prima ipotesi il potere invalidante. Si noti che anche
questa fattispecie, quando si tratti di preuso senza notorietà o con notorietà locale, pone il problema
della coesistenza di due segni confondibili: coesistenza che va affermata anche se manca per la ditta
una norma analoga a quella degli artt. 2571 cod. civ. e 12/1 b) c.p.i. che potranno trovare
applicazione analogica.
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6 I depositi anteriori
La novità del marchio di cui si chieda la registrazione è esclusa non soltanto dal dato
sostanziale del preuso di un segno confondibile, per prodotti dello stesso genere o affini o
comunque in un'attività imprenditoriale confondibile, come marchio, come ditta, come sigla o come
insegna o come nome a dominio aziendale, come denominazione o ragione sociale, ma anche dal
dato formale dell'anteriore deposito di una domanda di marchio per lo stesso segno o per un segno
confondibile, che sia successivamente sfociata in una valida registrazione. Al riguardo il legislatore
distingue a seconda che il marchio anteriore sia identico a quello della cui novità si tratta, e sia
depositato per prodotti identici (cd caso degli <<identici-identici>>), ovvero che il marchio
anteriore sia identico o simile, e sia depositato per prodotti identici o affini (riguardando dunque
questa seconda ipotesi i casi di marchi identici e prodotti affini, di marchi simili e di prodotti
identici, e infine di marchi simili e di prodotti affini).
Nel primo caso [art. 12/1 d) c.p.i.], cioè nel caso di preesistenza di un marchio identico per
prodotti identici, la legge sancisce senz'altro la mancanza di novità, senza subordinarla ad un rischio
di confusione per il pubblico. È chiaro comunque che normalmente la fattispecie dei marchi identici
per prodotti identici comporterà un rischio di confusione. Ove poi si desse un'interpretazione
rigorosa del termine <<identico>> usato nella norma, si dovrebbe ritenere che l'ipotesi di presenza
di elementi differenziatori, e quindi di assenza di rischio di confusione, non sia qui concepibile.
Dovrebbe infatti trattarsi di elementi differenziatori facenti parte del secondo marchio, il che
toglierebbe appunto l'identicità. D'altra parte non potrebbero assumere rilievo elementi
differenziatori esterni al marchio (quali potrebbero essere aggiunti in sede di uso dello stesso). Qui
si tratta infatti di un raffronto tra due segni così come vengono registrati, che prescinde totalmente
dal loro uso e dalle modalità di esso, vale a dire di un giudizio di confondibilità in astratto. In
questa prospettiva si potrebbe dunque pensare che la norma in esame sia in realtà priva di contenuto
precettivo, non potendosi in alcun modo ipotizzare una mancanza di confondibilità per la
fattispecie.
Nel secondo caso, invece, la mancanza di novità è condizionata al rischio di confusione. La
fattispecie è considerata nell'art. 12/1 e) c.p.i.. Questa norma dice che non sono nuovi i segni che
alla data del deposito della domanda <<siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente
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effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni
o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni>>.
Anche qui il giudizio di confondibilità andrà condotto in astratto, vale a dire in relazione ai
segni ed alle classi merceologiche così come compaiono nelle due registrazioni.
Per entrambi i casi [art. 12/1 d) ed e) c.p.i.] l'art. 12/1 h) c.p.i. prevede che <<non toglie la
novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio
collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'art. 26 al momento della
proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità>>.
Sia nel caso dell'art. 12/1 d) c.p.i. sia nel caso dell'art. 12/1 e) c.p.i. ciò che determina la
nullità del marchio è un mero dato formale, perché in forza di queste norme basta a togliere la
novità il mero deposito anteriore di un marchio eguale o simile seguito dalla registrazione, a
prescindere da un uso anteriore di quest'ultimo.
Le norme considerate sono coerenti al fatto che il diritto sul marchio registrato si acquista
bensì con la registrazione, ma con effetti che retroagiscono al momento del deposito della domanda
(art. 15/2 c.p.i.); cosicché colui che abbia ottenuto la registrazione del marchio potrà invocarne
retroattivamente la tutela anche per il periodo intercorso tra il momento del deposito della domanda
e quello della registrazione. Anche quest'ultima, comunque, assume rilievo nelle norme in esame,
perché essa pure è considerata elemento costitutivo della fattispecie distruttiva della novità del
marchio successivo. Ciò significa che se per qualsiasi ragione la domanda anteriore non sia sfociata
nella registrazione (ad esempio perché è stata ritirata), il marchio depositato per secondo potrà
ritenersi dotato del requisito della novità.
In particolare la legge consente di contestare la mancanza di novità di un marchio ai sensi
delle norme in esame anche sulla base di una mera domanda, <<sotto riserva della conseguente
registrazione>> (art. 12/2 c.p.i). E questa riserva sembra anche significare che la causa di nullità
intentata sulla base di una domanda anteriore non potrà concludersi con la declaratoria di nullità se
al momento della decisione la registrazione non risulterà avvenuta.
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