LO SFRUTTAMENTO
COMUNIONE
DEL
MARCHIO
E
ALL’INTERNO DELL’IMPRESA DI GRUPPO
1
IN
INTRODUZIONE
Gli obiettivi di questo studio sono quelli di analizzare la disciplina della
comunione di marchio e di comprendere i problemi connessi all‟uso
plurimo del medesimo segno distintivo cui dà luogo la contitolarità del
marchio nonché di proporre una soluzione per questi ultimi. La necessità
di questo approfondimento deriva dal fatto che il legislatore del Codice
della Proprietà Industriale ha affrontato in modo poco approfondito il
tema della comproprietà dei diritti di proprietà industriale. Per la
regolamentazione di quest‟ultima ipotesi, infatti, il legislatore, all‟art. 6
del predetto codice, rinvia semplicemente alla disciplina della comunione
civilistica in quanto compatibile e salvo convenzioni in contrario, senza
tener conto delle peculiarità della comunione dei diritti immateriali. Si
analizzeranno inoltre, per completezza, altri casi in cui un diritto di
proprietà intellettuale appartiene a più soggetti, cioè la comunione del
diritto di brevetto e la comunione del diritto d‟autore.
Per meglio comprendere i problemi connessi all‟uso plurimo del
medesimo segno distintivo, nella seconda parte di questa trattazione, si
esaminerà un‟altra situazione in cui si verifica il couso dello stesso
marchio, l‟istituto del marchio di gruppo, cioè del marchio che è nella
titolarità della società capogruppo o holding ed è utilizzato anche o
soltanto dalle società o imprese affiliate. Lo sfruttamento del marchio in
comunione e del marchio all‟interno di un‟impresa di gruppo, pur
presentando delle differenze di fondo (perché solo nel primo caso si
verifica una situazione di contitolarità e di couso dello stesso marchio,
mentre nel secondo si verifica solo un‟ipotesi di couso) hanno in comune
il fatto che ad entrambi è sottesa la medesima esigenza di tutela del
pubblico dei consumatori da usi decettivi del marchio. Quale strumento
per evitare il pericolo di uso ingannevole del marchio co-usato, si
2
propone di regolamentare l‟uso plurimo attraverso gli accordi di
coesistenza.
3
Capitolo 1 LA COMUNIONE DI MARCHIO
1.1Definizione e funzioni del marchio d‟impresa
1.2Art 6 CPI e individuazione della fattispecie
1.2.1Comunione di marchio originaria
1.2.2Comunione di marchio derivata e convalidazione ex art.28 CPI
1.2.3Comunione di marchio derivata e cessione parziale del marchio
1.3Ammissibilità della comunione
1.4Limiti e condizioni della fattispecie
1.5.Il couso del marchio
1.6Disciplina civilistica della comunione: analisi dell‟applicabilità alla
comunione di marchio degli artt.1100 c.c. ss
1.6.1Art.1101 c.c. (Quote dei partecipanti)
1.6.2Art. 1102c.c. (Uso della cosa comune)
1.6.3Art. 1103c.c. (Disposizione della quota)
1.6.4Art. 1104c.c. (Obblighi dei partecipanti)
1.6.5Art. 1105c.c.(Amministrazione) e Art. 1108c.c. (Innovazioni e
altri atti eccedenti l‟ordinaria amministrazione)
1.6.6Art. 1106c.c.(Regolamento della comunione e nomina di
amministratore)
1.6.7Art.1111c.c.(Scioglimento della comunione)
1.7Decadenza del marchio
4
Capitolo 2 ACCORDI DI COESISTENZA
2.1Definizione e funzioni degli accordi di coesistenza
2.1.1Accordi relativi al medesimo marchio
2.1.2Accordi relativi a marchi interferenti:il caso Apple
2.2Validità e fondamento giuridico
2.3Efficacia degli accordi di coesistenza
2.4Contenuto degli accordi di coesistenza
2.5Durata degli accordi di coesistenza
2.5.1Accordo di coesistenza e convalidazione
2.6Accordi di coesistenza e contratti di licenza di marchio: differenze e
similitudini
2.7Compatibilità degli accordi di coesistenza con il diritto antitrust
Capitolo 3 LA COMUNIONE DI ALTRI DIRITTI
DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
3.1I vari tipi di creazione intellettuale suscettibili di tutela
3.2La comunione di diritto d‟autore
3.2.1Le opere in comunione
3.2.2Le opere composte
3.2.3Le opere collettive
3.3La comunione di brevetto
3.3.1Il diritto al brevetto
3.3.2Il diritto di brevetto
5
Capitolo 4 IL MARCHIO DI GRUPPO
4.1 Introduzione
4.2Il gruppo: analisi della sua struttura e dei rapporti di controllo e di
collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate
4.2.1Il controllo
4.2.2Controllo e direzione unitaria
4.3Nozione del marchio di gruppo e funzione
4.3.Titolarità del marchio di gruppo
4.4Ammissibilità del marchio di gruppo
4.4.1Ammissibilità del marchio comunitario di gruppo
4.5Disciplina
4.5.1Cessione e Licenza del marchio di gruppo
4.5.2Decadenza del marchio di gruppo
4.5.3Altre cause di estinzione del marchio di gruppo
4.6Tutela del marchio di gruppo
4.7Marchio di gruppo e tutela dei consumatori
4.8Altri casi di utilizzazione plurima dello stesso segno:analisi delle
differenze.
4.9Marchio di gruppo e accordi di coesistenza
4.10I marchi del gruppo
6
Capitolo 1 La comunione di marchio
1.1Definizione e funzioni del marchio d’impresa
Il marchio d‟impresa è, innanzitutto, un segno distintivo, cioè un mezzo
di espressione “idoneo a soddisfare il bisogno di identificare soggetti e
oggetti di diritto”1, bisogno di identificare all‟interno di un genus di
prodotti e servizi la species rappresentata dai prodotti e servizi che, oltre
ad appartenere alla classe designata dal linguaggio comune, sono
contraddistinti dalla presenza del marchio e dal bisogno del titolare dello
stesso di essere riconosciuto sul mercato dai consumatori quale unico
soggetto autorizzato a mettere in commercio beni contrassegnati con quel
marchio.
Questo segno distintivo, quindi, può essere definito come un simbolo che
instaura un collegamento ideale, esclusivo e costante tra sé e i prodotti e
servizi che con lo stesso vengono identificati, un simbolo che comunica
un “messaggio” ai consumatori circa la specie, la qualità, il valore, la
fonte di origine e altre caratteristiche delle entità così identificate. A
questo proposito un Autore afferma che “sul piano economico, il
marchio è infatti oggi lo strumento fondamentale della comunicazione
d‟impresa, poiché viene impiegato (e valorizzato) non soltanto per
informare il pubblico della provenienza dei prodotti o servizi per cui è
utilizzato da una determinata impresa e quindi dell‟esistenza di
un‟esclusiva di questa impresa sull‟uso di esso in un determinato settore
(la tradizionale “funzione di indicazione di provenienza” del marchio),
ma anche come simbolo di tutte le altre componenti del “messaggio” che
il pubblico ricollega, appunto attraverso il marchio, ai prodotti o ai
servizi per i quali esso viene utilizzato: messaggio che comprende sia i
dati che i consumatori hanno desunto dall‟esame e dall‟uso di questi
1 GUGLIELMETTI,
Il marchio. Oggetto e contenuto, Milano,1968, p.240
7
prodotti o servizi; sia - e soprattutto - le informazioni e le suggestioni
diffuse direttamente dall‟imprenditore attraverso la pubblicità”.2
Questo sistema di comunicazione e informazione che si stabilisce tra
impresa e consumatori presuppone che la prima, titolare dell‟esclusiva
attribuita su di un marchio, sia la sola, nell‟ambito al quale l‟esclusiva si
estende, a comunicare con il pubblico attraverso il segno che ne forma
oggetto, e che il flusso informativo sia veritiero e tale da non indurre in
inganno il pubblico. In alcuni casi i consumatori possono avere più
interlocutori (mi riferisco alle ipotesi in cui l‟impresa titolare
dell‟esclusiva stipuli uno o più contratti di licenza non esclusiva o ceda
parzialmente il marchio per una parte dei prodotti per i quali è stato
registrato oppure a quelle ipotesi in cui più soggetti siano contitolari di
un medesimo marchio) e allora emerge con più forza l‟esigenza di
tutelare i consumatori dall‟inganno sulla natura, provenienza e qualità dei
prodotti. Riguardo allo “statuto di non decettività”3 l‟Autore in
precedenza citato, sostenitore della tesi del marchio come “messaggero”
evidenzia che “al riconoscimento del ruolo svolto dal marchio come
strumento di comunicazione fa da contraltare un‟articolata posizione di
responsabilità in ordine alle informazioni e agli altri elementi del
messaggio percepiti dal pubblico come collegati a quel marchio, che
viene posta a carico del titolare di esso, il quale deve garantire la
2GALLI,
Il marchio come segno e la capacità distintiva nella prospettiva del diritto
comunitario, in Il dir. ind. n. 5/2008, p. 426.
Di marchio come strumento di comunicazione parlano anche GALLI, Funzione del marchio e
ampiezza della tutela, Milano,1996, p. 109ss.; SENA, Il nuovo diritto dei marchi, Milano,
2001, p.15 ss. e la decisione della Commissione di Ricorsi UAMI del 25 aprile 2001, n.
283/1999, reperibile sul sito UAMI www.oami.europa.eu:
“Therefore the trade mark is not only a sign affixed to a product to indicate its business
origin, but is also a vehicle for communicating a message to the public, and itself rapresents
financial value. This message is incorporated into the trade mark through use, essentially for
advertising purposes, which enables the trade mark to assume the message itself.”
“Pertanto il marchio non è solo un segno apposto su un prodotto per indicare la propria origine
commerciale, ma è anche un veicolo per comunicare un messaggio al pubblico, e esso stesso
rappresenta valore economico. Questo messaggio è incorporato nel marchio attraverso l'uso,
essenzialmente per scopi pubblicitari, che consente al marchio di assumere il messaggio stesso.
3
L‟espressione è di FRASSI, Lo statuto di non decettività del marchio tra diritto interno,
diritto comunitario ed alla luce della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, in Riv.
dir. ind., 2009, p.29.
8
conformità a questo messaggio dei prodotti o servizi contrassegnati dal
marchio.”4
Chiarita
la natura del marchio d‟impresa è opportuno soffermarsi
brevemente su quali siano le funzioni di questo e sui riflessi che la
riforma introdotta dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 4805 ha avuto su
questo tema. A parere si chi scrive, è utile individuare in primo luogo le
funzioni economiche del marchio, e, poi, controllare quale attenzione la
normativa vigente riservi a ciascuna di esse e se è possibile evidenziare
una o più “funzioni giuridicamente protette.”6 Possono ravvisarsi tre
distinte funzioni economiche del marchio: funzione di garanzia
qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una
costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio
(mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche);
funzione distintiva, intesa quale “funzione di garantire al consumatore
l‟identità di origine del prodotto
contrassegnato dal marchio,
consentendogli di distinguere senza rischio di confusione questo prodotto
da quelli di provenienza diversa”7; funzione attrattiva che si evidenzia
quando “il marchio non è solo un nome (cioè un segno di collegamento
ideale tra parola e cosa) ma costituisce, in presenza di determinate
condizioni, una “qualità” del prodotto cioè quando esso è in se stesso
visto come un pregio del prodotto.”8
4 GALLI,
op. cit., p.426
Il D. Lgs. n.480/1992 è attuativo della Direttiva n.89/104/CE sul riavvicinamento delle
legislazioni degli stati membri in materia di marchi d‟impresa.
6 GALLI, op. cit., p.52, dove chiarisce che cosa debba intendersi per “funzione giuridicamente
protetta”del marchio; funzione che non si identifica con la funzione economica che il marchio
di fatto adempie sui mercati, bensì è la funzione economico-sociale tipica che gli è attribuita
dalle norme di un ordinamento giuridico dato e che tale ordinamento intende tutelare con
l‟attribuire a determinate condizioni un diritto assoluto all‟uso di un marchio.
7 In tal senso Corte di Giustizia Ce, caso SAT 1 del16 settembre 2004,C-329/02, in Raccolta
della giurisprudenza, 2004 p. I-08317; PETTITI, Il marchio di gruppo, Milano, 1996, p.89
“Per funzione distintiva deve intendersi quella capacità del marchio di individuare e
rappresentare il prodotto e l‟impresa produttrice del bene contrassegnato dal marchio”.
8 DI CATALDO, I segni distintivi, Milano,1993, p.25
5
9
Il testo originale del regio decreto del 21 giugno 1942, n. 9299 induceva
ad affermare che solo la funzione di indicazione di provenienza, la
funzione, per così dire, di “stato civile”
10
potesse essere considerata
funzione giuridicamente protetta11 perché essa prevedeva un forte
collegamento
tra
marchio
e
impresa:
legittimazione
esclusiva
dell‟imprenditore alla registrazione del marchio, ex art 22 l.m.; divieto di
cessione del marchio senza l‟azienda o un ramo di essa, ex art. 15 l.m.;
decadenza del marchio per cessazione definitiva dell‟impresa, ex art. 43,
2° comma l. m.. Il D. Lgs. 480/1992, prevedendo la libera circolazione
del marchio indipendentemente dall‟azienda di riferimento (art.15 l. m,
ora art. 23 CPI12), ha sicuramente allentato il suddetto collegamento e
quindi ha accordato alla funzione di garanzia qualitativa e alla funzione
attrattiva
nuova
attenzione.
A
mio
parere13,
nonostante
nei
“considerando” che introducono la Direttiva14 della quale la legge
vigente è attuazione si dica che la tutela accordata al marchio “mira in
particolare a garantir(ne) la funzione d‟origine”, non è più possibile
attribuire al marchio esclusivamente una funzione giuridicamente tutelata
di indicazione di provenienza perché il CPI contempla diverse ipotesi di
coesistenza sul mercato di marchi uguali usati da soggetti diversi (nel
prosieguo della trattazione esaminerò l‟art. 6 CPI relativo alla comunione
di marchio) ergo non è più possibile, attraverso il marchio, risalire ad
un‟unica origine imprenditoriale perché il legislatore tutela anche altri
interessi oltre a quelli tutelati dalla funzione distintiva del marchio, quali
quelli dei consumatori a non essere ingannati da un uso scorretto del
marchio. Mi riferisco al rischio che può profilarsi a seguito
R. D. 21 Giugno 1942, n.929 da ora in avanti legge marchi (l.m.)
è di GUGLIELMETTI, op. cit., p. 9
11 Di opinione contraria è GUGLIELMETTI, op. cit., p.10ss., sostenitore della tesi della
funzione del marchio come segno distintivo del prodotto in sé e per sé, secondo la quale,
funzione essenziale del marchio è quella di individuare dei prodotti e non l‟organismo che li
produce o commercia.
12 Codice della Proprietà Industriale, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n.30
13 In tal senso VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009, p.
150; DI CATALDO, op. cit., p.20
14 Direttiva n.89/104/CE cit.
9
10 L‟espressione
10
dell‟abrogazione della circolazione vincolata del marchio, cioè
all‟eventualità che le aspettative del pubblico dei consumatori in
relazione ad un prodotto marcato siano deluse, infatti, “se un
consumatore confida che un prodotto che reca un certo marchio provenga
dallo stesso imprenditore, nel quale aveva fiducia, che ieri o un anno fa
produceva quel prodotto con quel marchio, il fatto che a sua insaputa il
marchio sia stato trasferito ad altro imprenditore fa sì che egli sia
ingannato”15; mi riferisco, inoltre, al pericolo insito nella coesistenza sul
mercato di marchi dei quali siano titolari soggetti diversi: “coesistenza
che, a sua volta, può determinare l‟ inganno del pubblico che acquisti un
prodotto che è marcato come quello già soddisfacentemente sperimentato
e proveniente da un determinato imprenditore ma che invece proviene
da un imprenditore diverso”16 .
Concludendo questo breve excursus sulle
funzioni del marchio
d‟impresa, ad avviso di chi scrive, il marchio continua ad avere anche
una funzione di indicazione d‟origine e che il “considerando” che
introduce la Direttiva suddetta prevedendo che la tutela del marchio
“mira in particolare a garantire la funzione di origine” in realtà non
esclude che altre funzioni siano tutelate17 ad esempio la funzione
pubblicitaria del marchio.18
L‟esempio è tratto da VANZETTI- DI CATALDO, op. cit., p. 151
L‟esempio
è tratto da VANZETTI- DI CATALDO, op. cit., p.151
16
17
In questo senso anche VANZETTI, La funzione distintiva del marchio oggi, in AA.VV.,
Segni e forme distintive, Milano, 2001, p.8
18 Sulla funzione pubblicitaria del marchio si veda RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIAMANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e
concorrenza,Torino, 2009, p.62ss.
15
11
1.2 Art. 6 CPI e individuazione della fattispecie
L‟art. 6 del CPI prevede che “Se un diritto di proprietà industriale
appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo
convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla
comunione in quanto compatibili”. La norma in commento trova il suo
archetipo nell‟art. 20 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.19 Sebbene tra le
due disposizioni ci siano delle differenze, quali ad esempio20, l‟
estensione del rinvio codicistico a tutte le ipotesi di contitolarità di diritti
relativi a titoli di proprietà industriale e la precisazione che la disciplina
civilistica della comunione è applicabile nella misura in cui sia
compatibile con la natura dei diritti di proprietà industriale, la norma in
esame non risolve le numerose questioni poste dalla fattispecie della
comunione dei diritti di proprietà industriale anzi “lo schema codicistico
sembra quasi preoccuparsi di creare più problemi di quanti aiuti a
risolvere”.21A parere di che scrive, il legislatore, nell‟emanare il CPI nel
2005, avrebbe potuto prevedere una disciplina specifica che tenesse
conto delle peculiarità dei diritti sui beni immateriali oppure, sulla scia
della valorizzazione dell‟autonomia privata (l‟art. 6 CPI consente che i
contitolari del diritto scelgano una disciplina diversa da quella della
comunione civilistica), avrebbe potuto dettare delle linee guida per
regolare i rapporti interni tra i contitolari del marchio, ad esempio, circa
la forma, il contenuto dell‟accordo tra le parti oppure prevedere, ai fini
della prova del contratto tra le parti, una forma di registrazione presso
l‟UIBM22. Non si può procedere alla trattazione della comunione di
marchio se non si individua prima la fattispecie, se non si chiarisce che
cosa debba intendersi per marchio a questi fini, infatti, “solo ricorrendo
R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, (cd. legge invenzioni, di seguito l. inv.) abrogato dal CPI, in
materia di brevetti per invenzioni, disponeva: “Se l‟invenzione industriale è dovuta a più
autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle
disposizioni del codice civile relative alla comunione”.
20
Come si evince dal commento dell‟ art. 6 di SCUFFI- FRANZOSI – FITTANTE, Il codice
della proprietà industriale, Padova, 2005, pp. 79 ss.
21 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.81
22 Ufficio italiano brevetti e marchi
19
12
ad una definizione di marchio che tenga conto, oltre che delle
caratteristiche
sensibili
del
marchio,
anche
di
altri
elementi
giuridicamente rilevanti quali i prodotti o servizi contraddistinti e
l‟ambito territoriale in cui questo è usato o per il quale è registrato, solo
allora potrà dirsi che un marchio potrà o meno essere il medesimo. In tale
prospettiva non potrà mai aversi comunione di marchio nel caso in cui
due imprenditori utilizzino uno stesso segno per identificare prodotti o
servizi diversi ovvero stessi prodotti o servizi, ma commercializzati su
diversi territori. In sostanza solo quando due soggetti vanteranno un
legittimo diritto di esclusiva avente il medesimo contenuto potrà parlarsi
di comunione di marchio”23. Secondo un orientamento dottrinale24
esistono tre ipotesi principali di comunione di marchio: la prima, ritenuta
la più frequente, in cui più soggetti, titolari di un unico marchio e di
imprese diverse, utilizzano il marchio per contrassegnare prodotti che
ciascuno fabbrica e/o mette in commercio con la propria azienda; la
seconda, in cui un marchio, appartenente a più soggetti (ad esempio
perché registrato su domanda congiunta di più soggetti), venga usato da
un‟ impresa gestita da uno dei contitolari del marchio o da un terzo; la
terza, in cui più soggetti sono contitolari di un‟ unica impresa comune e
di un marchio che viene utilizzato per i prodotti di questa. Secondo un
Autore “quest‟ultima ipotesi da un lato risulta condizionata dal noto
problema della ammissibilità di una comunione d‟impresa, e che
comunque, ove si desse a tale problema risposta positiva, avrebbe di fatto
uno spazio sicuramente marginale; dall‟altro che in caso di comunione
d‟impresa si avrebbe un‟impresa unica ed un unico utilizzatore del
marchio, così che non si presenterebbero i problemi tipici della
RAMPONE, Appunti in tema di comunione di marchio d’impresa, in Riv. dir. ind., 2009,
p.104
24 DI CATALDO, Note in tema di comunione di marchio, in Riv. dir. ind.,1997, pp.5 ss.
23
13
comunione di marchio, non essendovi couso di marchio da parte di
soggetti distinti.”25
Considerando il profilo della fattispecie costitutiva della comunione di
marchio, ritengo che la stessa può essere originaria o derivata. “La
contitolarità originaria si realizza per i diritti titolati ove la privativa sia
stata richiesta da più soggetti con un‟unica domanda; per i diritti non
titolati quando una pluralità di soggetti ne realizzi congiuntamente la
fattispecie costitutiva (e realizzi dunque l‟uso che comporta notorietà).
La contitolarità derivata si realizza qualora il diritto sia stato acquistato
per quota , da più persone per atto tra vivi, o a causa di morte.”26
Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”, Milano,
1973, p.415; In merito alla posizione di Auteri, DI CATALDO, op. ult. cit., condivide
pienamente la seconda osservazione ma relativamente alla prima afferma che “impresa in
comune” si avrebbe anche nel caso di impresa esercitata da una società in nome collettivo,
della quale siano soci i condomini del marchio.
26UBERTAZZI,Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,Padova,
2007, p.182
25 AUTERI,
14
1.2.1Comunione di marchio originaria
Si ha comunione di marchio originaria quando più soggetti, ab
origine separati e indipendenti, procedono a domandare,
congiuntamente o singolarmente, ma nell‟interesse di entrambi,
la registrazione di un marchio per contrassegnare i loro prodotti
o servizi. Ciò avviene, per esempio, “quando più imprese
commercino prodotti fabbricati in base ad un unico brevetto
industriale di prodotto o di procedimento, che pure sia comune ,
o posti in essere con caratteristiche uguali o analoghe in base a
scambi di assistenza o informazioni”
27
(anche se “ quando più
operatori progettano un‟utilizzazione comune dello stesso
marchio si tende a preferire il ricorso a strumenti diversi dalla
contitolarità del marchio stesso28).
“Si configura una contitolarità originaria anche nell‟ipotesi di
rinomanza
del
marchio
e
conseguente
protezione
ultramerceologica”29. La categoria del marchio che gode di
rinomanza “è individuata facendo riferimento a quei segni che,
oltre a godere per l‟appunto di rinomanza, sono dotati di
carattere distintivo o notoriètà tali che il loro uso in autorizzato
da parte dei terzi conferirebbe un “indebito vantaggio” ai terzi
medesimi o, in alternativa, comporterebbe un “pregiudizio” alle
caratteristiche di distintività o notorietà del marchio che gode di
rinomanza”.30 La protezione ultramerceologica fa riferimento al
potere invalidante di tale categoria di segni distintivi nei
confronti di marchi posteriori registrati anche per prodotti o
27 L‟esempio
è tratto da FRANCESCHELLI, Saggio sulla cessione del marchio in Studi riuniti
di diritto industriale, Milano,1959, p. 144
28 AUTERI, op. cit., p.377, nota 22
29
RAMPONE, op. cit., p. 105
Diritto
industriale
30AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA,
Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2009, p.127
15
servizi non affini31. Secondo un‟opinione dottrinale “La legittima
espansione della privativa può sconfinare e sovrapporsi alla
privativa altrui. Da quel momento in poi il marchio sarà lo
stesso, ma i titolari saranno diversi, saranno quindi contitolari.
(…) Il riferimento è al graduale ampliamento dell‟esclusiva
dovuto alla notorietà acquisita (protezione ultramerceologica) o
a nuove iniziative imprenditoriali (apposizione del marchio su
nuovi prodotti): potrebbe così accadere che due imprenditori
registrino un identico segno per differenti prodotti. Si tratterebbe
in tal caso di due marchi diversi essendo diverso un elemento
dell‟esclusiva: i prodotti contraddistinti. In seguito, del tutto
legittimamente, uno dei due marchi in questione potrebbe
gradualmente
acquisire
una
protezione
ultramerceologica
sovrapponendo il diritto di esclusiva dei rispettivi titolari. In tal
caso, i due marchi originari, si fonderebbero tra loro costituendo
un unico bene giuridico soggetto ad un unico diritto di
esclusiva”.32A parere di chi scrive un‟ipotesi di tal genere è
astrattamente ipotizzabile ma
in concreto difficilmente
configurabile dal momento che nella maggior parte dei casi, i
titolari di segni distintivi interferenti tra loro, si difendono dalla
costituzione di una comunione incidentale attraverso la
stipulazione di accordi di coesistenza per mezzo dei quali
regolano l‟uso dei marchi in questione.
31
A questo proposito si vedano gli artt.12.1 f) e 20.1 c) CPI
op. cit., p.112
32 RAMPONE,
16
1.2.2 Comunione di marchio derivata e convalidazione ex art.28
CPI
La comunione di marchio sopravvenuta è conseguenza di una
successione mortis causa o inter vivos; un‟ipotesi del primo tipo
si realizza, ad esempio “nel caso del decesso del titolare di
un‟unica azienda, che era titolare di un certo marchio, seguito da
divisione dell‟azienda tra gli eredi, i quali diventano così titolari
di
aziende
allontanarsi
distinte,
nel
che
tempo
vengono
l‟una
progressivamente
dall‟altra,
e
ad
tutti
contemporaneamente utilizzano, per i propri prodotti, il marchio
già del de cuius”33; un‟ipotesi del secondo tipo può discendere,
ma non necessariamente, da atti negoziali.
Con la precisazione
“non necessariamente” intendo fare
riferimento alla comunione di marchio che deriva da un‟ipotesi
di convalidazione ex art.28 CPI34, secondo il quale “Il titolare di
un marchio d‟impresa anteriore ai sensi dell‟articolo 12 e il
titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l‟uso di un
marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono
domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né
opporsi all‟uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai
quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio
anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio
posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del
L‟ esempio è tratto da DI CATALDO, op. ult. cit., p.6
Il testo dell‟art. 28 CPI riprende con modifiche di nessun rilievo quello art. 48 l.m., nella
versione susseguente al D. Lgs. n.480/1992.Il testo dell‟art 48 l.m. previgente alla novella
recitava: “La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona
fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione, non può essere impugnata per
il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura
o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello
stesso genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona”.
33
34
17
marchio posteriore non può opporsi all‟uso di quello anteriore o
alla continuazione del preuso. La disciplina del comma 1° si
applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli
artt. 8 e 14, comma 1, lettera c)”.
Francesco Rampone è stato il primo a sottolineare come la
convalidazione porti ad un‟ipotesi di costituzione ex lege di
comunione di marchio; egli ritiene che: “la convalidazione è una
sorta di usucapione del secondo registrante con la differenza che
con l‟usucapione il proprietario originario viene spogliato del
proprio diritto nel momento in cui questo sorge a titolo
originario in capo all‟usucapiente, con la convalidazione, invece,
il titolare originario resta tale
e decadrà solo dal diritto di
domandare la dichiarazione di nullità della registrazione
posteriore. Alla fine si avranno due soggetti con un diritto di
esclusiva sullo stesso marchio. Su uno stesso marchio e non su
due marchi: coinciderà infatti il segno, il territorio e i prodotti
contraddistinti.”35 E‟ da ricordare che sulla natura giuridica
dell‟istituto della convalidazione vi sono opinioni dottrinali
contrastanti. In merito a questo dibattito dottrinale, un Autore36
ricorda che “secondo una dottrina esso integra una forma di
usucapione fondata sul possesso pacifico e di buona fede del
marchio protratto per cinque anni; altri autori criticano la tesi
testé esposta in quanto l‟uso di un bene immateriale non
costituisce possesso ed in quanto l‟acquisto del marchio da parte
di chi ne fa uso non porta ad una corrispondente perdita a carico
del preutente, anche se ravvisano nella convalida un fatto
preclusivo in fondo non dissimile all‟usucapione; altra dottrina
inquadra il fenomeno della convalida del marchio in istituti
tradizionali quali la prescrizione o la decadenza. Si afferma
35 RAMPONE,op.
36
cit.,p.111
UBERTAZZI, op. cit.,p.327
18
infatti che il contenuto della norma in esame rispecchierebbe un
principio generale di prescrizione estintivo dell‟azione di nullità
del marchio per mancanza di novità o che essa darebbe luogo ad
una forma particolare di decadenza; non manca infine chi
sostiene che la convalida del marchio non ha nulla in comune
con alcun altro istituto, presentandosi nel nostro ordinamento
come fenomeno del tutto originale, legato a condizioni proprie e
autonome.”37
Fatte queste precisazioni sulla natura della convalidazione, è
opportuno chiarire i presupposti in presenza dei quali essa può
essere invocata: in primo luogo l‟art 28 CPI non si limita, come
faceva l‟art 48 l.m. prima della la novella 199238, a richiedere
l‟uso pubblico quinquennale del marchio anteriore, infatti
“richiede un particolare atteggiamento psicologico del titolare
del segno anteriore, consistente nella vera e propria tolleranza
dell‟uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile. Il
concetto di tolleranza deve essere interpretato in senso rigoroso:
questa non è quindi esclusa da una qualsiasi manifestazione di
volontà del titolare del marchio anteriore, quale l‟invio di una
diffida, ma solo dalla proposizione dell‟azione di nullità.”39 In
secondo luogo, è necessario che il marchio posteriore non sia
stato “domandato in mala fede.”40
UBERTAZZI, op. cit.,p.327
Si
veda nota 31
38
UBERTAZZI,
op. cit., p.330, in questo senso vedi anche SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE,
39
op. cit., p. 179: “La tolleranza viene interrotta con un atto di citazione (o con un‟azione
penale). Non mi pare invece che una lettera di diffida, o una diffida stragiudiziale, siano
sufficienti. Esse non mostrano una volontà inequivoca di opporsi all‟uso del segno successivo.
Anche se formulate in modo severo possono sempre dar luogo ad accordi”; in questo senso,
inoltre,vedi Cass. Sez. Un., 1 luglio 2008, n. 17927, in Riv. dir. ind. 2009, p.254: “La
contestazione deve manifestarsi con un‟iniziativa giudiziaria (una causa di nullità o di
contraffazione o un ricorso cautelare per l‟inibitoria dell‟uso del marchio) nei confronti del
titolare del marchio posteriore, non sono sufficienti contestazioni manifestate in altro modo, ad
esempio tramite diffide”.
40
VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.197 “Tale espressione deve essere interpretata nel
senso che “il legislatore abbia voluto in particolare attirare l‟attenzione sulla necessità, perché
la sanatoria operi, che al momento del deposito della domanda del marchio successivo il
37
19
La ratio della norma può essere individuata nella tutela
dell‟affidamento
consapevolmente
generato
nel
terzo,
affidamento di cui si è reso responsabile il titolare originario del
marchio attraverso una cosciente inerzia nel reagire. Infatti,
trascorsi cinque anni dal momento della conoscenza dell‟uso
illegittimo altrui del proprio marchio, la tardiva reazione del
registrante anteriore viene considerata come manifestazione della
volontà di impadronirsi del valore di avviamento insito nel
marchio posteriore.
Ritornando al rapporto tra convalidazione e comunione di
marchio, a parere di chi scrive, l‟intuizione di Francesco
Rampone è pienamente condivisibile perché, effettivamente,
dopo la consolidazione del marchio, potranno vantare un‟
esclusiva sul medesimo segno distintivo due diversi soggetti,
ambedue legittimi titolari, cioè il titolare del marchio convalidato
e il titolare originario del segno distintivo. Si ritiene che un
limite alla configurabilità della fattispecie sia rappresentato dal
divieto di uso decettivo del marchio, infatti, se il marchio diventa
idoneo ad indurre in inganno il pubblico, esso decade ai sensi
dell‟art. 14.2 lett. a) CPI.
richiedente non conoscesse l‟esistenza del marchio o del preuso anteriore, ovvero, pur
essendone a conoscenza, ritenesse senza sua colpa che fra i due segni non sussistesse
confondibilità o che fra i rispettivi prodotti o servizi non vi fosse affinità. La prova della mala
fede sarà a carico di chi agisca per la nullità del marchio successivo; e sembra che una mala
fede sopravvenuta dopo il deposito della domanda, e durante il quinquennio d‟uso, non sia di
ostacolo alla convalida.”
20
1.2.3Comunione di marchio derivata e cessione parziale del
marchio
“Un caso di contitolarità incidentale è dato dall‟ipotesi di
cessione parziale per territorio di un marchio registrato. Sebbene
qualcuno abbia escluso la legittimità di tali trasferimenti perché
intrinsecamente decettivi, identificando due fonti produttive
autonome
con
lo
stesso
segno,
tali
trasferimenti
non
condurrebbero necessariamente alla nullità del marchio se solo si
considerasse che non di titolarità plurima si tratta, quanto di
contitolarità, ovvero costituzione volontaria di comunione.
Naturalmente una tale ricostruzione è possibile solo quando la
cessione parziale riguardi gli stessi prodotti o servizi sui quali il
cedente si riserva la contitolarità, e non quando la cessione
investa prodotti o servizi diversi. In quest‟ultimo caso l‟effetto
della cessione non sarebbe la contitolarità, ma un frazionamento
dell‟originario diritto del cedente.”41Anche altra dottrina ragiona
in termini di contitolarità e non di titolarità plurima.42 Prima di
analizzare la tesi di Rampone si ritiene opportuno delineare
brevemente i contorni dell‟istituto della cessione del marchio
partendo dal disposto dell‟art 23 CPI, soprattutto per valutare
l‟ammissibilità del trasferimento parziale del marchio avente ad
oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale43.
L‟art. 23 CPI recita: “1. Il marchio può essere trasferito per la
41 RAMPONE,
op. cit., p.112
CATALDO, op. cit., p.256 “Se dunque la cessione parziale avrà per oggetto
il marchio con riferimento a prodotti affini a quelli per i quali il cedente ne conserva la
titolarità, si determinerà una situazione analoga a quella di una contitolarità di uno stesso
marchio da parte di imprenditori diversi”; UBERTAZZI, op. cit., p.306 “Non necessariamente
il frazionamento determina il sorgere di diritti autonomi e quindi potenzialmente confliggenti,
ma si può anche ipotizzare il sorgere di una comunione di uno stesso diritto e quindi il sorgere
di facoltà d‟uso necessariamente armonizzate”.
43 UBERTAZZI, op. cit., p.307,”La cessione territoriale parziale del marchio non può essere
accolta poiché il sistema economico è caratterizzata da forme pubblicitarie a diffusione
nazionale, poiché la mobilità dei consumatori la renderebbe sicuramente fonte di confusione e
poiché il frazionamento territoriale ammesso dalla legge per disciplinare i rapporti tra marchio
registrato e di fatto rappresenta un‟ eccezione al sistema”.
42 VANZETTI-DI
21
totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato
registrato. (…) 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza
del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei
prodotti o servizi che sono essenziali nell‟apprezzamento del
pubblico”. Non ci sono dubbi sulla legittimità del trasferimento
parziale che ha ad oggetto beni non affini, invece ci sono
contrastanti opinioni nel caso in cui lo stesso si riferisca a beni
affini. Secondo un orientamento dottrinale,44 il tipo di cessione
in questione darebbe luogo ad una divisione estrema del
marchio, operazione che se fosse realizzata attraverso contratti
di licenza sarebbe considerata legittima in quanto il licenziante
manterrebbe la titolarità del marchio e con essa la possibilità di
controllare che i licenziatari si attengano a regole comuni, ma se
fosse posta in essere attraverso un contratto di cessione parziale,
avente ad oggetto beni affini, o per territorio sarebbe illegittima
perché il cedente perderebbe ogni forma di controllo sul
cessionario e si verificherebbe un uso decettivo del marchio che
conduce alla decadenza. Per l‟orientamento prima citato “Nel
caso del trasferimento ciascuna impresa diviene titolare del
marchio risultante dal frazionamento limitatamente alle classi di
sua pertinenza e può quindi sfruttarlo in piena autonomia dalle
altre. Se il trasferimento parziale avesse ad oggetto un marchio
registrato per prodotti affini, esso non rispetterebbe la condizione
di esclusività e pertanto dovrebbe ritenersi illegittimo – e, quindi,
invalido- l‟atto di disposizione del marchio registrato per
prodotti affini a quelli che restano registrati a nome del cedente
oppure vengano trasferiti ad altro soggetto. Inoltre, l‟uso del
medesimo marchio per prodotti affini ad opera di soggetti
economicamente indipendenti può ritenersi vietato dall‟art. 23.4
44
RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit.,
p141ss
22
CPI
e condurre alla decadenza. Per la stessa ragione è da
ritenersi che il trasferimento del marchio non possa concernere
una zona geografica territorialmente limitata all‟interno dello
Stato italiano”45. Anche altri sono d‟accordo nel negare la
legittimità della cessione parziale per prodotti affini ma
contemperano questa conclusione “ con una nozione di affinità
fra i prodotti che tenga conto della crescente specializzazione
produttiva, nota al pubblico,e che può indurre a ritenere fra loro
non affini prodotti che da un punto di vista soltanto
merceologico potrebbero dirsi tali.”46
Secondo un‟ altra posizione dottrinale, invece, “la cessione deve
avere ad oggetto un‟intera categoria di prodotti affini per
escludere la coesistenza, in capo a soggetti diversi, di marchi fra
loro interferenti”.47
A parere di chi scrive, la cessione del marchio può essere
considerata fatto costitutivo di una comunione derivata se, dopo
aver ammesso la liceità del trasferimento del marchio avente ad
oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale, si
pensa ai diritti autonomi che nascono dal frazionamento del
segno distintivo non come “potenzialmente confliggenti tra loro
ma come facoltà d‟uso necessariamente armonizzate”48 cioè se si
interpreta il risultato del frazionamento “in termini di comunione
RICOLFI, in AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit.,
p141ss; nello stesso senso, inoltre, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.166,
“Nell‟ipotesi di cessione parziale, la titolarità del marchio si sdoppia tra il cedente (per i
prodotti o servizi per i quali il segno non è stato ceduto) e il nuovo titolare. Si pone, però, un
problema di limitazione della frazionabilità del marchio: a rigore , la cessione dovrebbe avere
ad oggetto solo prodotti tra loro non omogenei: in caso contrario,si avrebbero due titolari del
medesimo marchio per gli stessi prodotti, con ovvi problemi di confondibilità.
46 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.257
47 SENA,op. cit., p174
48 Vedi nota 39
45
23
e non di titolarità plurima che si pone in contrasto con la facoltà
di far uso esclusivo del marchio ex art. 20 CPI.”49
49
RAMPONE, op. cit., p.114
24
1.3 Ammissibilità della comunione
Parlare di ammissibilità della comunione di marchio significa parlare
della “possibilità di ritenere conforme al sistema normativo che un
unico marchio d‟impresa sia proprietà di imprenditori diversi, titolari
di imprese diverse, che lo utilizzano ciascuno per i prodotti della
propria azienda,”50 significa rispondere all‟ interrogativo se la
disciplina della comunione possa considerarsi adeguata a garantire il
rispetto degli interessi collettivi (il diritto dei consumatori ad una
scelta consapevole e a non essere ingannati), consentendo comunque
il legittimo godimento del bene da parte dei titolari. La
configurabilità della suddetta possibilità ha dato luogo ad un intricato
nodo interpretativo che
analizzeremo tenendo distinti i periodi
antecedente e successivo l‟entrata in vigore del D. Lgs. n.480/1992 e
le correlate posizioni della giurisprudenza e della dottrina. Per
quanto riguarda le posizioni della giurisprudenza e della dottrina
prima della riforma del 1992, tra le prima pronunce giurisprudenziali
che ammettono la contitolarità del marchio ricordiamo la sentenza 4
aprile 1941 attraverso la quale la Corte di Cassazione affermava che
“Il marchio può costituire l‟oggetto di concorrenti facoltà di
godimento, in un regime di comproprietà, regolato dal rapporto
stesso che la istituisce, o eventualmente dal giudice; né osta a tale
regime di comproprietà l‟indivisibilità del marchio, quando le
rispettive facoltà di uso siano regolate in modo che quelle riservate
ad uno dei condomini non ledano agli interessi dell‟altro.” 51La Corte
ammetteva pacificamente la comunione del marchio e faceva
rimando alla disciplina della comunione civilistica sic et simpliciter,
trattando il “bene marchio” alla stregua di un bene materiale comune
che, con l‟unica limitazione di non ledere il diritto degli altri
comunisti, doveva e poteva essere nella libera disponibilità del
50 DI
CATALDO, op. cit., p.7
4 aprile 1941, in Giur. it., 1941,I, p.385ss.
51 Cass.,
25
titolare della quota, il quale non decadeva in alcun modo dal proprio
diritto anche qualora ne avesse fatto un uso lesivo del diritto altrui.
L‟ orientamento della giurisprudenza mutò sotto la vigenza del
nuovo codice civile e, soprattutto, della legge marchi del 1942, che
prevedeva la circolazione del marchio vincolata al trasferimento
dell‟azienda o di un ramo di essa. Le sentenze di merito che
seguivano la pronuncia del 1941 escludevano l‟ammissibilità della
comunione del marchio perché ritenuta in contrasto, vuoi con la
funzione distintiva e con l‟esclusività dell‟uso per prodotti
provenienti da un‟ unica impresa considerata essenziale alla prima,
vuoi con il divieto di inganno del pubblico.52 “Nei primi anni ‟70, la
giurisprudenza nuovamente mutava il proprio convincimento sulla
problematica.53
Rifacendosi
all‟antico
orientamento
della
Cassazione, essa si ispirava ad una maggiore autonomia contrattuale
delle parti contitolari del segno. Vi è da dire che scarsi erano i casi in
cui la questione si delineava e, quindi, difficilmente si poteva
assistere ad una maturazione delle posizioni che tenessero conto
dell‟evoluzione della realtà sociale. Tuttavia, come se non fossero
passati decenni, la contitolarità del marchio veniva sempre ritenuta
ammissibile e regolabile come se si trattasse di un bene materiale in
comunione tra più proprietari. Successivamente ed a ridosso della
riforma del 1992, la giurisprudenza affinava le proprie convinzioni
avvicinandosi maggiormente all‟interesse espresso della tutela del
pubblico dei consumatori. “La Direttiva 89/104/CE (della quale la
Cfr. App. Milano, 24 ottobre 1958, in Riv. dir. ind., 1959, II,p.291; Trib. Milano 18 gennaio
1962, in Riv. dir. ind, 1963, II, p274; secondo la prima delle sentenze citate “Una comunione
del diritto di marchio non è concepibile altrimenti che nel senso tradizionale, come
utilizzazione collettiva del segno da parte di una pluralità di soggetti in una comunione
d‟impresa.” Per la seconda delle sentenze citate, non sembra concepibile “una comunione o
contitolarità su brevetti per marchi d‟impresa, sembrando questa una contraddizione in termini,
se si considera appunto che il marchio è destinato a contraddistinguere i prodotti di una singola
impresa per la qualità che essi hanno e per la fiducia che il pubblico dei consumatori vi
attribuisce e verrebbe meno appunto nella sua funzione se potesse contraddistinguere prodotti
di un numero indefinito di imprese”.
53 Ammette la comunione di marchio Trib. Napoli, 26 febbraio 1973, in Riv. dir. ind., 1977, II,
p.229ss.
52
26
riforma del 1992 è attuazione) era già nota da tre anni, sicché i
giudici, non si limitavano ad affermare l‟ammissibilità della
comunione di marchio e la contemporanea salvaguardia dei diritti
degli altri comunisti e del singolo contitolare, bensì si preoccupavano
di specificare anche la modalità di fondo del couso.”54 La sentenza
del Tribunale di Milano dell‟ 11 giugno 1992 disponeva: “La
contitolarità in capo a più soggetti dello stesso marchio, di per sé,
non è incompatibile con la tipica funzione distintiva del marchio. Per
l‟ammissibilità di una comunione di questo genere occorre la
sussistenza di una gestione concertata della cosa comune (marchio),
che sia tale da evitare inganni nei confronti dei consumatori. Fra le
imprese contitolari deve esistere una forma di adeguato collegamento
ed i prodotti realizzati devono essere fabbricati con un procedimento
analogo e risultare provvisti di caratteristiche uguali, sulla base di
scambi di assistenza o informazioni.”55 Per quanto riguarda la
dottrina, ad un estremo si ponevano quegli Autori che non
sembravano vedere ostacolo alcuno né limite alla possibilità che un
marchio appartenesse in comunione a più imprenditori56; all‟altro
estremo si collocava chi negava in modo assoluto tale possibilità;57
su posizioni intermedie, invece, la maggioranza della dottrina
riteneva possibile la comunione del marchio, ma a condizione che i
contitolari gestissero in comune anche l‟impresa o esercitassero
imprese economicamente collegate.58 Secondo un Autore, “la
contemporanea utilizzazione di un marchio da parte di più imprese
economicamente collegate era riconosciuta già dall‟art.5 C 3 del
54DONATO,
La contitolarità del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata
e tutela del consumatore, , Avellino, 2007,p.50
55 Cfr. Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995.p. 921ss
56GRECO, I diritti sui beni immateriali,Torino, 1948,p.104; GUGLIELMETTI, op. cit., p.185
57 SCHEGGI, Concorrenza, trust, crisi,Napoli, 1954, p.96
58 FRANCESCHELLI, Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate, in Studi
riuniti di diritto industriale, Milano, 1959,p.190ss
27
testo di Londra (1934) della Convenzione di Unione di Parigi”59
secondo il quale “l’ emploi simultané de la même marque sur des
produits identiques ou similaires, par des établissements industriels
ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’
après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est
réclamée, n’empêchera pas l’ enregistrement”60. L‟ Autore citato
afferma che “ l‟ oggetto del diritto al marchio si presenta come una
cosa immateriale, analoga a quella che forma oggetto del diritto
d‟autore o d‟inventore (e per le quali la possibilità di una comunione
è espressamente sancita: art. 20 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 per le
privative industriali, art. 10 della l. 22 aprile 1941, n. 633 per il
diritto d‟autore) e per di più indivisibile, sicché l‟ipotesi di una
titolarità plurima contemporanea, che non si può a priori escludere, si
realizza necessariamente sottoforma di comunione.”61 L‟intricato
nodo interpretativo cui abbiamo fatto riferimento all‟inizio di questo
paragrafo, inizia a sciogliersi dopo la riforma del 1992, cioè dopo
l‟abrogazione del regime di circolazione vincolata del marchio che
“aveva costituito (o, quanto meno, che era stato visto come) il più
serio ostacolo all‟ammissibilità di comunione e couso di marchio.”62
La contitolarità di marchio non veniva più soltanto ammessa ma
affermata con maggiore vigore: “Pare opportuno precisare, per
escludere il dubbio adombrato di un vuoto di normativa ed altresì in
considerazione della funzione nomofilattica della Corte Suprema,
che non può dubitarsi della possibilità di una comunione sul
marchio, analogamente a ciò che la giurisprudenza ha chiarito in
tema di brevetto per invenzione. Ciò (…) anche in considerazione di
59FRANCESCHELLI, Saggio sulla cessione del marchio, in Studi riuniti di diritto industriale,
Milano,1959, p. 142
60 L‟uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti
industriali o commerciali, considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni
della legge nazionale del paese in cui è richiesta la protezione, non deve impedirne la
registrazione.
61 FRANCESCHELLI, op. cit., p.143
62 DI CATALDO,op. cit., p.8
28
riferimenti
positivi
nella
disciplina
del
marchio
europeo.
Espressamente, infatti, l‟art. 1 punto 4) del regolamento di
esecuzione del marchio europeo prevede la presentazione della
domanda di registrazione da parte di più titolari e la possibilità della
nomina di un rappresentante, mentre l‟ art. 16 punto 3) del
regolamento menziona la contitolarità per la iscrizione di più persone
nel registro apposito.”63 La dottrina affermava
quindi la sicura
ammissibilità di comunione e couso di marchio.64
63 Cfr.
64
Cass., 9 marzo 2001, n. 3444, in Giur. It., 2001
In questo senso: SENA,op. cit.,p.88; DI CATALDO,op. cit., p8; PETTITI, op. cit., p.52
29
1.4 Limiti e condizioni della fattispecie
Risolto positivamente il problema dell‟ammissibilità della comunione di
marchio è necessario riflettere sul fatto se il diritto vigente ponga alla
fattispecie limiti o condizioni. “In assenza di regole e limiti dettati
specificatamente per la comunione di marchio, si deve porre a confronto
la fattispecie con le regole e i limiti di carattere generale. E‟ certo anche
che l‟uso del marchio comune dovrà rispettare quello che, nel nuovo
sistema è il dato centrale del diritto di marchio: il divieto di uso
ingannevole del marchio (…) L‟uso del marchio comune dovrà svolgersi
in modo che il pubblico non venga a trovare segnati con lo stesso
marchio prodotti merceologicamente identici, ma sostanzialmente
differenti, e cioè prodotti la cui qualità presenti sbalzi che il pubblico, per
quel tipo di prodotto, considera rilevanti. La fattispecie della comunione
del marchio sarà perciò legittima se (e soltanto se ) l‟uso del marchio
comune si svolge nel rispetto di questo principio.”65 Secondo un
indirizzo dottrinale “la tutela del pubblico è un principio cardinale in
tutta la dottrina dei marchi, sia considerati nella loro funzione, sia nel
momento dinamico del loro trasferimento pieno o no. Un principio (…)
che non potrà mai venir meno ove non si voglia trasformare i marchi da
segni distintivi in segni di confusione di prodotti. (…) Così, la
convenzione di Parigi, nel testo di Londra, là dove ammette l‟impiego
simultaneo del marchio da parte di più imprese collegate (art. 5 c.3), lo
condizione al fatto que ledit emploi n’ait pas pour effet d’ induire le
public en erreur”.66
Concorde sull‟ importanza degli interessi dei consumatori nell‟ipotesi di
contitolarità del marchio e uso plurimo dello stesso è un Autore, secondo
il quale “poiché, infatti, il marchio può appartenere a più soggetti e,
almeno in linea di principio, i contitolari possono egualmente far uso del
65 DI
CATALDO, op. cit., p. 10
op. cit., p. 146
66 FRANCESCHELLI,
30
medesimo segno contemporaneamente, ci si potrà bene rendere conto di
come questa ipotesi, ben più sensibilmente di altre, si presta a violare le
norme poste a salvaguardia del diritto dei consumatori ad una scelta
consapevole ed a non essere ingannati.67 Ciò, naturalmente, non vuol dire
che lo stato di contitolarità del marchio- sia esso originario o successivo
rispetto alla registrazione- di per sé determini confusione presso il
pubblico, bensì, ad avviso di chi scrive, rivela che la contitolarità del
segno necessita di un più alto livello di guardia”.68 Posto che il problema
è quello di conciliare la possibile contitolarità del marchio con il rispetto
del principio che vieta l‟uso ingannevole del marchio,69 occorre
individuare degli strumenti che garantiscano il corretto uso del marchio,
ad esempio, un “regolamento” imperativo per i condomini, il quale fissi
67Non
essendo questa la sede per un‟ampia trattazione dell‟argomento della decettività
richiamiamo in nota, per maggiore completezza, il pensiero di TRIGONA, Il marchio, la ditta,
l’insegna, Padova, 2002, p. 150 “Nella decettività sopravvenuta giocano diversi fattori: il
riconoscimento da parte del consumatore del messaggio incorporato nel segno; un
deterioramento della qualità del prodotto , che non sia stato in qualche modo comunicato
all‟esterno (l‟elemento oggettivo della fattispecie), accoppiato a modalità ingannevoli nell‟
utilizzo del segno da parte del titolare (elemento soggettivo). E‟proprio tale sopravvenuta
frattura nella trasparente continuità del messaggio qualitativo del marchio a costituire un danno
potenziale nei confronti del consumatore (…) Sotto l‟aspetto del verificarsi dell‟elemento
soggettivo costitutivo della fattispecie, si ritiene che sia sufficiente che il titolare del marchio si
limiti: a sfruttare un inganno in cui il pubblico è caduto senza esservi stato indotto da
particolari artifici o macchinazioni: la legge infatti dà rilievo anche all‟inganno generatosi dal
contesto in cui il marchio è utilizzato. L‟elemento soggettivo della fattispecie si conferma, a
contrario, nel fatto che un‟adeguata informazione del pubblico, attraverso la comunicazione
commerciale e la pubblicità è in grado di eliminare la potenzialità ingannevole delle variazioni
qualitative del prodotto”.
68 DONATO, op. cit., p.45
69 La violazione di questo principio è sanzionata con la decadenza del marchio ai sensi dell‟art.
14.2 lett. a) , secondo il quale,“ il marchio d‟impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre
in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o dei
servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo
consenso, per i prodotto o servizi per i quali è registrato”; prima dell‟ emanazione del CPI,
l‟ipotesi dell‟uso ingannevole del marchio era contemplata dall‟art.11 l.m. “ Non è consentito
di usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un
rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti
o servizi altrui , o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura ,
qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene
utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo
di terzi”. Secondo GUSTAVO GHIDINI e BIANCA MANUELA GUTIERREZ, Marchio
decettivo e uso decettivo del marchio, in Il dir. ind., n.2/1994 “Anche se l‟art. 11 è sfornito di
sanzione specifica, comunque l‟ipotesi prevista può fondare pur sempre un‟ azione inibitoria ai
sensi delle norme in materia di concorrenza sleale”.
31
convenzionalmente le modalità dell‟uso comune del marchio70. Una
parte della dottrina71, ritiene questa idea solo in parte corretta, sostenendo
che “quel che occorre, perché vi sia un uso non ingannevole del marchio,
è che l‟uso comune si svolga di fatto in un certo modo: che i prodotti dei
condomini, pur provenienti da imprese diverse, siano privi di differenze
qualitative rilevanti, si presentino cioè al mercato come prodotti
provenienti da una stessa impresa. Non importa, per contro, se vi sia, e
che forma abbia, un regolamento pattizio di tale attività. (…) L‟ esistenza
di un regolamento potrà solo costituire un indice della concertazione
nell‟uso del marchio, dovendosi tuttavia sempre verificare la realtà
fattuale della sua esecuzione”.72 Secondo un‟altra parte73, invece,
“attraverso il richiamo sistematico all‟art. 15, 2° comma, l.m., che
prevedeva espressamente il couso da parte di più licenziatari esclusivi,
purché essi si obbligassero ad utilizzare il marchio per contraddistinguere
prodotti aventi caratteristiche uguali e predeterminate, ammette la
comunione di marchio fra imprese indipendenti purché la domanda di
registrazione sia accompagnata da un accordo di cooperazione, in base al
quale i contitolari del marchio si impegnino ad utilizzarli per prodotti
vincolati a un determinato disciplinare comune.”74 Gli orientamenti
dottrinali citati, concordi sulla necessità dell‟uso concertato del marchio,
sostengono opinioni contrastanti sul grado di formalità dell‟accordo: il
primo guarda alla realtà fattuale della sua esecuzione, il secondo ritiene
necessario un accordo formale. A parere di chi scrive, l‟ inesistenza di un
quadro pattizio formale
non esclude che in concreto vi sia un uso
concertato del marchio che consente ai contitolari di rispettare la qualità
della merce già conosciuta, lo standard qualitativo della produzione ergo
gli interessi dei consumatori.
In questo senso le sentenze del caso “Fioravanti,” Trib. Milano, 11giugno 1992 e App.
Milano, 20 giugno 1995, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss
71
DI CATALDO, op. cit., p. 10
72 DI CATALDO, op. cit., p. 10
73
SENA, op. cit., p. 126ss
74 SENA, op. cit., p. 126ss
70
32
1.5 Il couso del marchio
L‟esame della fattispecie della comunione di marchio è stato finora
condotto analizzando
l‟aspetto della contitolarità, è ora opportuno
soffermarsi su quello del couso e dei potenziali conflitti che potrebbero
derivare dall‟uso del marchio da parte di più soggetti. Già a proposito dei
limiti della comunione ho chiarito che vige il divieto dell‟uso decettivo
del segno e che per evitare l‟uso ingannevole del marchio in comunione i
contitolari possono adottare un regolamento il quale fissi le modalità di
uso comune del marchio. L‟ art. 6 CPI prevede l‟applicabilità alla
comunione di marchio delle disposizioni del codice civile relative alla
comunione in quanto compatibili; quindi, per quello che qui interessa, si
deve valutare la compatibilità dell‟ art. 1102 c.c., rubricato “Uso della
cosa comune”. La norma in esame prevede che: “1. Ciascun partecipante
può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e
non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni
necessarie per il miglior godimento della cosa. 2. Il partecipante non può
estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo
possesso”. Relativamente alla disciplina civilistica della comunione,
Vincenzo Di Cataldo ritiene che: “la ragione di fondo che rende tale
disciplina incapace di regolare la comunione di marchio sia proprio il
fatto che essa non contiene alcuna regola che precisi come ciascun
condomino debba usare il bene comune; laddove, per la comunione di
marchio, l‟imperativo fondamentale è proprio questo, è che l‟uso di
ciascun condomino si svolga in un certo modo, che i condomini svolgano
le proprie distinte attività in modo coordinato. L‟art. 1102 c.c., infatti,
non detta regole di ordine sostanziale, non precisa in alcun modo le
modalità dell‟uso. Viceversa, la comunione di marchio esige una
disciplina materiale dell‟attività comune, che non è l‟attività di uso del
33
marchio, ma è, invece, l‟attività d‟impresa; esige che i condomini
procedano in un certo modo (non all‟uso del marchio in sé, ma) alla
propria attività di fabbricazione e commercializzazione del prodotto.”75
Circa l‟uso della cosa comune, un altro Autore osserva che “nel caso del
marchio, l‟utilizzazione indipendente da parte di ciascun titolare (…)
interferirebbe con l‟uso dello stesso marchio da parte degli altri
partecipanti alla comunione; non può quindi trovare applicazione nella
nostra materia il principio della libera utilizzazione plurima della cosa
comune. L‟uso del marchio in comunione deve essere unitario, cioè
limitato ad un solo soggetto, od eventualmente un uso plurimo, ma
coordinato, quasi si trattasse della sua utilizzazione da parte di un‟unica
impresa”.76 Secondo altra dottrina,“lo sfruttamento da parte di ciascun
contitolare deve essere condotto secondo uno standard qualitativo, che
eviti l‟ inganno circa i caratteri (essenziali nell‟apprezzamento del
pubblico) dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comune e che
presuppone una concertazione, quantomeno implicita, tra i medesimi
partecipanti alla comunione, finendo così per rendere ciascuno di questi
controllore dell‟attività degli altri. Occorre che i prodotti o servizi, pur
provenendo da imprese diverse , siano privi di differenze qualitative
rilevanti, a pena di decadenza.”77
Personalmente condivido l‟orientamento di Di Cataldo e, quindi, l‟idea
che l‟art. 1102 c.c. sia inadatto ad indirizzare i contitolari del marchio
sulle modalità di uso del segno dal momento che “il punto nodale della
comunione di marchio attiene alla precisazione delle modalità di
fabbricazione e/o commercializzazione del prodotto, operazioni che in
senso proprio non sono modalità di uso del bene comune marchio.”78 In
questo senso si esprimono anche la sentenza del Tribunale di Milano
dell‟ 11 giugno 1992, a mente della quale,“Fra le imprese interessate
75 DI
76
CATALDO, op. cit.,p. 12
SENA, op. cit., p. 127
77 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE,op. cit., p. 88
78 DI CATALDO,op. cit., p. 12
34
(dalla comunione di marchio) deve esistere una forma di adeguato
collegamento, ed i prodotti realizzati devono essere fabbricati con un
procedimento analogo e risultare provvisti di caratteristiche uguali o
analoghe, sulla base di scambi di assistenza e informazioni”79 e una parte
della dottrina secondo la quale “poiché non è possibile un‟ utilizzazione
del marchio che sia indipendente dall‟attività produttiva, ne consegue che
la comunione del marchio in tanto è ammissibile in quanto esistano dei
rapporti tra i comunisti che regolino lo svolgimento di tale attività.(…)
Certamente bisogna escludere che il regime della comunione sia idoneo
da solo a dar vita a quella regolamentazione dell‟uso del marchio e della
relativa attività produttiva che è necessaria per fare del marchio il
simbolo di un‟attività produttiva unitaria.”80
79 Cfr.
80
Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss
AUTERI, op. cit., p. 392 ss
35
1.6 Disciplina civilistica della comunione :analisi dell’applicabilità alla
comunione di marchio degli artt. 1100 c.c. ss.
Chiarito che cosa debba intendersi per marchio in comunione, occorre
individuare le modalità di sfruttamento dello stesso, ossia la sua
disciplina regolatrice. A questo fine l‟art. 6 CPI rinvia alle disposizioni
del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili senza
fornire alcuna indicazione da seguire in questo giudizio sulla
compatibilità. Nel trattare quest‟ultimo tema intendo analizzare gli
orientamenti dottrinali antecedenti e successivi all‟ entrata in vigore nel
2005 del CPI, ossia al formale riconoscimento legislativo della
comunione di marchio e del rinvio alla disciplina civilistica della
comunione per la regolamentazione del nuovo istituto81. Proprio perché i
due orientamenti studiano l‟istituto della comunione di marchio in due
momenti storici diversi, essi si collocano su due fronti contrapposti, ma
entrambi ricchi di spunti di riflessione. In merito all‟applicabilità alla
comunione di marchio degli artt. 1100 c.c. ss., la dottrina antecedente
all‟entrata in vigore del CPI ritiene che gli artt. 1100 c.c. ss. siano del
tutto inapplicabili ai segni distintivi, mentre quella successiva, sebbene
ritenga che “la disciplina della comunione di marchio necessiti, più di
qualsiasi altro caso di comunione, che i condomini adottino un
regolamento per supplire alle carenze del codice civile”82 non propende
per la totale inapplicabilità della disciplina civilistica. La trattazione in
questione sarà condotta analizzando articolo per articolo le norme del
codice civile, evidenziando le particolarità della comunione di un bene
immateriale,83 quale è quella di marchio, rispetto a quella avente ad
81
Per l‟analisi della comunione di marchio prima del 2005 vedi Di Cataldo, “Note in tema di
comunione di marchio,” in Riv. dir. ind.,1997, pp.5 ss, mentre per la dottrina successiva al
2005 si rinvia a RAMPONE, “Appunti in tema di comunione di marchio d’impresa,” in Riv.
dir. ind., 2009, p.104
82 RAMPONE, op. cit., p.105 nota 9
83 Secondo l‟opinione prevalente la disciplina civilistica è applicabile anche ai diritti su beni
immateriali. Vedi BRANCA, Della Comunione, in Commentario del Codice Civile, a cura di
Antonio Scialoja e Giuseppe Branca, Bologna - Roma, 1972,p.43 ss.; GRECO, I diritti sui beni
36
oggetto una cosa materiale, sulla quale è strutturato l‟istituto recepito dal
codice civile, al fine di individuare le modalità di sfruttamento del
marchio in comunione.
immateriali, Torino, 1948, p.219 ss.; ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, Milano, 1960, p. 597; di opinione contraria è FEDELE, La comunione, in Tratt. di
dir. civ., Milano, 1967, p. 76 ss.
37
1.6.1 Art. 1101 c.c.(Quote dei partecipanti)
L‟art. 1101 c.c. dispone che “1. Le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono uguali84. 2. Il concorso dei partecipanti,
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in
proporzione delle rispettive quote.”
Il concetto di quota è legato al fatto che “la consistenza, sulla
medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza
mediante l‟ideale scomposizione della cosa in una pluralità di
quote. Considerata idealmente la cosa comune si scompone in
tante quote quanti sono i partecipanti: la quota è una sua frazione
ideale, determinata aritmicamente. (…) Essa segna la misura
della partecipazione di ciascuno alla comunione.”85 Ha senso
parlare di quota per la comunione di marchio? Secondo un
Autore, “la risposta più ragionevole dovrebbe rapportare le quote
alle percentuali di prodotto marcato che ciascun titolare mette in
commercio (anche se non crede che la si possa davvero
proporre). Secondo questa idea, infatti, le quote non sarebbero
mai fisse; la regola che le fissasse sarebbe, o potrebbe essere, in
conflitto con la normativa antitrust; e l‟entità di ciascuna quota
sarebbe esposta a variazioni per effetto del comportamento degli
altri contitolari. (…) Se questo ordine di idee viene condiviso, si
può negare che si tratti di comunione, o affermare che di
Secondo BRANCA, op. cit., p. 47 “Il 1° comma è sostanzialmente immutato rispetto al
codice civile del 1865. Le parole “fino a prova contraria", che figuravano in questo, non sono
state riprodotte per brevità e perché erano superflue. Che la cosiddetta presunzione di
uguaglianza delle quote sia ancora iuris tantum e perciò ammetta la prova contraria, è principio
intuitivo”.
85 GALGANO, op. cit., p.552; Secondo SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p. 87 “La
quota è la partecipazione ad un diritto comune, che può fornire un criterio oggettivo per la
ripartizione del godimento solo in quanto i partecipanti alla comunione lo abbiano
espressamente e volontariamente stabilito (e regolato): dunque, quando il godimento rimane
indifferenziato o promiscuo la quota di partecipazione offre un‟indicazione quantitativa a
specificazione del criterio che impone a tutti di servirsi della cosa civiliter, criterio di reciproco
rispetto la cui inosservanza concreta un abuso verso gli altri partecipanti”.
84
38
comunione si tratta, ma comunione “a mani unite”86; e però in
entrambi i casi la disciplina della comunione civilistica (che
certo non è “a mani unite”) non sarebbe direttamente
applicabile.”87 Per un altro Autore88, l‟indirizzo dottrinale prima
citato, “benché condivisibile, non comporta necessariamente
l‟abbandono delle norme codicistiche le quali, sebbene in tema
di comunione adottino per lo più una prospettiva romanistica,”89
dopo essere state filtrate dall‟interprete, possono essere applicate
alla comunione di marchio; infatti, a suo avviso, “la quota è la
misura del diritto spettante a ciascuno ed è tradotta in termini di
volume o tipo di prodotti ed estensione del territorio.”90
A parere di chi scrive, si può parlare di quota a proposito di
comunione di marchio e, pensando ad una comunione originaria,
questa potrebbe essere calcolata facendo riferimento all‟apporto
di ciascun contitolare alla creazione del marchio per quanto
riguarda il contenuto creativo dello stesso (l‟idea), il valore
estetico (la grafica), le spese di registrazione ecc. La percentuale
calcolata in questo modo, rappresenterebbe la misura della
partecipazione di ciascuno “nei vantaggi quanto nei pesi della
comunione”. Per quanto riguarda invece la comunione derivata
mortis causa, la quota di partecipazione alla comunione
corrisponderebbe a quella testamentaria o legittima; nella
DONATO, op. cit., p.65 nota 102 “E‟ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la
comunione disciplinata dagli artt. 1100 e ss. è la comunione di tipo romanistico, caratterizzata
dalla presenza di quote di appartenenza individuali, in cui ciascuno può disporre della propria
quota così come il creditore personale di quest‟ultimo può far espropriare la cosa nei limiti di
tale quota, in quanto elemento del patrimonio individuale del comunista- debitore. a questa
comunione si contrappone la c.d. comunione a mani riunite (Gemeinschaft zur gesamten hand),
istituto tipico del diritto germanico caratterizzato proprio dalla mancanza di quote di
appartenenza individuale del bene comune: in tale forma di contitolarità, di conseguenza, non è
riconosciuto ai singoli compartecipi un diritto suscettibile di disposizione che sia anche oggetto
di responsabilità patrimoniale”.
87 DI CATALDO, op. cit., p.14
88
RAMPONE, op. cit., p. 106, nota 11
89RAMPONE, op. cit., p. 106, nota 11
90 RAMPONE, op. cit., p. 123
86
39
comunione derivata per atto inter vivos, corrisponderebbe al
valore del corrispettivo pagato dal cessionario.
40
1.6.2 Art. 1102 c.c.(Uso della cosa comune)
Ai sensi dell‟art. 1102 c.c. “1. Ciascun partecipante può servirsi
della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il
loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. 2.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune
in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a
mutare il titolo del suo possesso”.91 La norma in questione
sembra far riferimento unicamente all‟uso individuale da parte di
ciascun comproprietario, tralasciando il fatto che il marchio in
comunione è suscettibile di diverse modalità di sfruttamento:
esercizio dei diritti uti singulis ; di concerto tra tutti i contitolari,
sfruttamento che può essere diretto o indiretto (detto anche
negoziale). Per quanto riguarda l‟ esercizio diretto dei diritti uti
singulis, occorre innanzitutto chiarire se un singolo comunista
possa fare del marchio un uso diretto senza il consenso degli altri
contitolari e quindi se l‟art. 1102 c.c. sia compatibile con la
fattispecie della contitolarità del marchio. Per rispondere a
questo interrogativo è opportuno analizzare separatamente i due
commi della norma in esame. Quanto al primo comma, secondo
un indirizzo dottrinale, esso sembra deporre in senso positivo
circa l‟ammissibilità di un uso diretto senza il consenso degli
altri contitolari prevedendo solo un paio di limiti, ovvero il
rispetto della destinazione della cosa comune e della facoltà
degli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
Cfr. Cass. civ., Sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652, in Giust. civ. Mass. 1994, p.1129 “l‟
art.1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l‟esercizio del
suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non
resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di
fare parimenti uso del bene, egli deve sentirsi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine
esclusivamente proprio, traendo ogni possibilità di utilità, senza che possano costituire vincolo
per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può
scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi”.
91
41
diritto. In merito al primo limite, l‟indirizzo dottrinale citato,
ritiene che “nel caso di marchio per destinazione non deve
intendersi la funzione distintiva, la quale è connaturata al bene
stesso, bensì il messaggio del marchio, ovvero il significato ad
esso impresso con l‟uso e la pubblicità. (… ) Ogni volta che
l‟utilizzo diretto del marchio da parte di un condomino implichi
una modifica del suo significato, ciò non potrà che essere
deliberato collegialmente; relativamente al secondo limite,(…)
data l‟espressione “secondo il loro diritto” sembrerebbe che,
benché tutti abbiano diritto di utilizzare un marchio comune
direttamente per immettere nel mercato i propri prodotti e
servizi, nessuno di loro possa farlo in misura tale da ostacolare di
fatto l‟ingresso degli altri comunisti nello stesso mercato.”92 In
conclusione, per la dottrina prima richiamata, non occorre
giungere all‟estrema conseguenza di negare in radice ogni
possibilità di utilizzo indipendente del marchio comune, come
ritiene chi
vede
nella comunione
di
beni immateriali
esclusivamente una comunione di tipo germanico o che teme la
polverizzazione dell‟esclusiva, ma si deve ammettere che l‟art
1102 1°comma sia compatibile con la natura trascendente del
marchio. In senso contrario un‟altra parte della dottrina nega la
suddetta compatibilità ritenendo che i limiti ex art. 1102
all‟utilizzazione individuale della cosa comune non sembrino
ben adattarsi al caso della comunione di marchio. Quanto al
limite della destinazione della cosa comune, l‟orientamento
dottrinale ora citato, richiamando il concetto di destinazione
elaborato dal Branca93, sostenendo quindi la prevalenza della
volontà dei comunisti sulla naturale destinazione del bene,
constata come “il suddetto limite ben poco vale nell‟ambito della
92 RAMPONE,
op. cit., p.120 ss.
42
comunione di marchio dal momento che il
principio della
supremazia della volontà dei condomini, ovviamente, mal si
concilia con il sistema dei marchi, dove il segno svolge una o più
funzioni tipiche che difficilmente potrebbero essere travolte dalla
volontà del titolare o dei titolari. (…) Il presupposto della
disciplina codicistica è che il comunista può fare uso della cosa
comune, oltre che della propria quota, liberamente purché non
intacchi la destinazione naturale del bene. Al contrario, il
principio posto alla base della fattispecie della comunione di
marchio richiede che i contitolari si pongano in relazione ad un
limite ulteriore rispetto alla destinazione del bene (il marchio in
comunione), ossia quello di dare vita a prodotti identici, benché
originati da attività aziendali diverse”94.
Quanto all‟ ultimo periodo del primo comma, per un Autore,
“occorre
innanzitutto
distinguere
il
miglior
godimento
contemplato da questo articolo da quello contemplato dagli artt.
1106 e 1108 c. c.. Nel primo caso, infatti, si fa riferimento alle
sole modificazioni che servono al migliore godimento della cosa
da parte del comunista che le compie. Nel secondo caso, invece,
si tratta delle innovazioni che permettono il miglior godimento
da parte di tutti i comunisti e che, perciò, richiedono almeno il
consenso della maggioranza. La ratio di questa distinzione è che
fino a quando un singolo comunista può modificare la cosa
comune senza farne ricadere gli effetti sul patrimonio degli altri
(ovvero senza innovare, ma introducendo mutamenti che
riguardano lui solo e non turbano il godimento pieno dei
compartecipi), la legge glielo permette”95. A suo avviso, posto
che un singolo comunista possa modificare il marchio per il
miglior godimento, l‟unica modifica possibile è la registrazione a
94
95
DONATO, op. cit.,p. 68-69
RAMPONE,op. cit., p.124ss.
43
nome di un singolo comunista di un marchio di fatto in comune.
Un altro Autore96 analizza il problema partendo da una
prospettiva diversa, cioè partendo dal presupposto che i
contitolari del marchio devono rispettare le esigenze di stretto
coordinamento perché sia salvaguardato l‟interesse collettivo (a
suo avviso, questa è la condizione legittimante la comunione).
Su tale basi, ritiene incompatibile con la comunione di marchio
ogni alterazione del suddetto coordinamento, ergo in questo caso
ritiene incompatibili le modificazioni della cosa ad opera del
singolo partecipante, poiché esse consentono, anche se entro
certi confini, la possibilità di apportare delle modifiche al bene.
L‟Autore prima citato afferma che “ se si volesse pensare alle
modificazioni in relazione ai prodotti contrassegnati dal marchio,
magari anche in senso migliorativo, ecco che verrebbe meno la
condizione legittimante di cui abbiamo sempre parlato. Può
accadere, infatti, che una divaricazione sostanziale della qualità
dei prodotti fabbricati e commercializzati dai condomini derivi
dal fatto che uno di essi realizzi un miglioramento della qualità
del proprio prodotto. La variazione in melius realizzata da parte
di uno solo dei contitolari del marchio, può infatti causare le
condizioni di un uso decettivo del segno provocato dal
permanere del prodotto non migliorato nella sfera degli altri
utilizzatori”97.
Quanto al secondo comma dell‟art 1102 c.c., Rampone propende
per la sua compatibilità con la natura trascendente dei marchi
affermando che “è sufficiente che ciascun comunista rispetti il
pari diritto degli altri nella misura della quota di ciascuno; entro
96
DONATO, op. cit., p. 71
op. cit., p. 71
97 DONATO,
44
tali limiti potrà cedere la quota e concedere licenze sulla
stessa”98.
A parere di chi scrive l‟orientamento più condivisibile è quello di
Rampone, dal momento che non può ignorarsi il dato positivo
dell‟art. 6 CPI e si deve cercare, così come fa l‟Autore del quale
abbracciamo la tesi, di adattare la normativa codicistica alla
comunione di marchio.
All‟inizio di questo paragrafo si è fatto riferimento allo
sfruttamento di concerto tra i contitolari del marchio ricordando
che esso può essere diretto o indiretto. Per uso indiretto (o
sfruttamento negoziale) si intende la concessione di uso in
godimento a terzi (o reciproca tra i condomini99); invece, l‟uso
diretto (o sfruttamento produttivo) implica, per la natura stessa
del marchio, lo svolgimento di un‟ attività d‟impresa nell‟ambito
della quale, se svolta collettivamente con altri contitolari del
marchio,”100 dà luogo ad una società di fatto, ergo trova
applicazione la disciplina societaria. Lo sfruttamento produttivo
richiede
delle
precisazioni
sul
rapporto
tra
società
e
comunione101. Ogni volta che i contitolari utilizzano il marchio
nell‟ambito di un‟attività d‟impresa comune, allora, essendo
inammissibile la “comunione d‟impresa”102, dal momento che il
codice
civile contempla, all‟art
98 RAMPONE,
2248,103
unicamente
la
op. cit., p.123
L‟ammissibilità
di una licenza interna alla comunione, e cioè concessa da uno ad altro
99
contitolare, è fuori discussione tanto più che è stata confermata da Trib. Milano 11giugno
1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss
100 RAMPONE, op. cit., p.118
sarebbe l‟esercizio di un‟ attività produttiva
101 BRANCA, op. cit., p. 18, “Una cosa
(comunione d‟esercizio o dinamica, società), altra sarebbe invece il godimento, che si attua
mantenendo un‟attitudine passiva, conservando i beni alla loro destinazione normale
(comunione di godimento o statica, comunione).
102 GALGANO, op. cit., p.568, “Ricorre una comunione d‟impresa quando più persone
utilizzano i beni, dei quali sono comproprietari, esercitando in comune un‟attività d‟impresa e,
tuttavia, fra esse non è intercorso un contratto, quale il contratto di società, diretto a modificare
la condizione giuridica dei beni utilizzati, i quali restano, perciò, beni in comunione”.
103 Art. 2248 c.c. “La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o
più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III ( artt. 1100ss.)”.
45
comunione a scopo di godimento, si costituisce una società di
fatto “la cui disciplina regolerà i rapporti tra condomini e
l‟utilizzo del marchio nell‟ambito di un‟attività d‟impresa
comune, ma sopravvive anche la comunione di marchio per
regolare i rapporti tra i comunisti in quanto tali e non in quanto
soci”104.
104 RAMPONE,
op. cit., p.117; Relativamente ai rapporti tra i comunisti in quanto tali e non in
quanto soci “Le regole della comunione regoleranno i rapporti tra i condomini in merito ai
termini e condizioni entro cui concedere l‟uso dello stesso alla società di fatto nonché, ad
esempio, il diritto di disporre della quota di marchio ex art. 1103 c.c.; oppure il diritto di agire
in giudizio per la conservazione del diritto ex art.1104 c.c.
46
1.6.3 Art. 1103 c.c.(Disposizione della quota)
L‟art. 1103 c.c. dispone che “1. Ciascun partecipante può
disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa
nei limiti della sua quota. 2. (…)”. La norma in esame riguarda il
profilo dello sfruttamento negoziale o indiretto del marchio cioè
gli atti di disposizione della quota e le licenze del titolo che
ciascun contitolare può porre in essere. L‟ applicazione del
principio della libertà di disposizione della quota ex art. 1103
c.c. alla comunione di marchio, suscita la preoccupazione che “le
decisioni di uno solo o di alcuni o anche della maggioranza
possano alterare gli equilibri concorrenziali esistenti tra i
partecipanti alla comunione, favorendo l‟ingresso, a vario titolo,
di terzi nel mercato dello sfruttamento del bene comune”105.
Nonostante le suddette preoccupazioni, non si può negare la
lettera dell‟art. 1103 c.c., infatti, per quanto riguarda gli atti di
disposizione della quota, è opinione diffusa che il singolo
comunista
possa
cedere
la
propria
quota
liberamente,
personalmente ritengo che esso possa farlo a favore di uno o più
aventi causa scelto/i anche al di fuori del gruppo dei comunisti.
Ritengo che, una volta ammessa la libera cessione della quota,
non abbia senso discutere se sia consentita soltanto a favore di
un unico avente causa ovvero se il singolo contitolare possa
frazionare liberamente la propria quota tra più aventi causa, dal
momento che i problemi legati alla contitolarità del marchio e
all‟uso plurimo dello stesso restano sempre gli stessi sia che il
numero dei contitolari resti invariato sia che lo stesso aumenti.
Quanto alla scelta dell‟ avente causa o degli aventi causa, ritengo
che anch‟essa debba essere libera cioè nego che in capo agli altri
105
SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE,op. cit., p. 88
47
contitolari ci sia il diritto di prelazione,106 salvo il caso in cui si
tratti di comunione derivata mortis causa. Alcuni Autori107
hanno ricavato la sussistenza di tale diritto dal rinvio generale
dell‟ art. 1116 c.c. alle norme in tema di divisione ereditaria e, in
particolare, all‟art. 732 c.c.,108 sul retratto successorio. “Tale
norma, però, oltre ad avere carattere eccezionale,109 non è
sistematicamente riconducibile alla divisione ereditaria e,
soprattutto, è in contrasto con l‟art. 1103 c.c. che, invece,
stabilisce la libera cedibilità della quota”.110
Per quanto riguarda la licenza, al fine di stabilire se il singolo
comunista possa “cedere ad altri il godimento della cosa comune
nei limiti della sua quota”, la dottrina maggioritaria 111 riconduce
tale contratto alla figura della locazione e, sulla base del disposto
dell‟ art. 1108.3 c.c.,112 afferma che se la licenza ha durata
ultranovennale occorre il consenso unanime dei comunisti,
mentre se ha durata infranovennale è ritenuta un atto di ordinaria
amministrazione, ergo deve essere concessa con le maggioranze
ex art. 1105 c.c. Altra dottrina113 distingue tra licenze esclusive e
In questo senso SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 89; RAMPONE, op. cit., p.
123 nota 52.
107 Per un ampio dibattito dottrinale sull‟argomento si veda UBERTAZZI, op. cit., p. 183
108 Art. 732 c.c.( Diritto di prelazione) “1. Il coerede, che vuole alienare ad un estraneo la sua
quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri
coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di
due mesi dall‟ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno
diritto di riscattare la quota dall‟acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo
stato di comunione ereditaria. 2. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono
più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.”
109 In questo senso BRANCA, op. cit., p. 155 “ L‟art. 1103 c.c. non pone altri limiti che quello
della quota al potere di disposizione del singolo compartecipe. Perciò l‟ art. 732 non è
estensibile alla comunione in generale, tanto più che è nato e si è consolidato per ragioni
particolari nella sola comunione ereditaria”; SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 89.
110 RAMPONE, op. cit., p. 123 nota 52.
111; GUIDI, sub art. 20 l. i., in UBERTAZZI, Commentario breve al diritto della concorrenza,
terza ed., Padova, 2004, p.1543. Per un ampio dibattito dottrinale sull‟argomento si veda
UBERTAZZI, op. cit., p. 183.,
112 Art. 1108.3 c.c. “E‟ necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o
di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove
anni”.
113
VANZETTI- DI CATALDO, op. cit., p. 370
106
48
non esclusive, altra114 ancora abbandona qualunque distinzione e
richiede sempre e comunque l‟ espressione della unanimità dei
consensi da parte dei contitolari. A parere di chi scrive, l‟ art.
1103 c.c. è applicabile alla comunione di marchio e il principio
della libera disposizione della quota da parte del contitolare deve
essere concretamente attuato consentendo a ciascun contitolare
di stipulare contratti di licenza a prescindere dalla volontà degli
altri contitolari. Si ritiene che lo sfruttamento negoziale attuato
mediante i contratti di licenza non alteri le modalità dell‟uso
plurimo del marchio dal momento che il licenziante, attraverso le
clausole del contratto, ha la possibilità di impartire al
licenziatario delle direttive sull‟uso del segno, di controllare che
le stesse vengano attuate e di risolvere il contratto di licenza nel
caso di violazione delle suddette direttive.
114
LEVI, Cenni sulla comunione d’invenzione, in Probl. attuali. dir. ind., Milano, 1977, p. 705
49
1.6.4 Art. 1104 c.c.(Obblighi dei partecipanti)
Ai sensi dell‟art. 1104 c.c.“1. Ciascun partecipante deve
contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla
maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà
di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”. Secondo
un‟opinione dottrinale, “questa norma implicitamente riconosce
che tutti i partecipanti sono obbligati a conservare e mantenere la
cosa comune idonea al normale godimento secondo la
destinazione impressale dal costituente o dalla maggioranza ex
art. 1108 c.c.”.115 Per un Autore, le spese funzionali al godimento
della cosa comune “devono essere a carico di tutti non tanto
perché ciascuno beneficia dei vantaggi della cosa (cuius
commoda eius et incommoda) quanto perché (…) è un interesse
della comunione tenere il bene in istato di poter servire. In breve
la norma che commentiamo si limita a dire che a mantenere la
cosa in quello stato e nella sua capacità di godimento sono
obbligati tutti i compartecipi”.116A parere di chi scrive, la norma
in esame è sicuramente applicabile alla comunione di marchio
perché in questo contesto è necessaria una disposizione che
individui i soggetti obbligati al pagamento di alcune spese
necessarie, addirittura, all‟esistenza del bene in comunione. Mi
riferisco alle spese necessarie per testimoniare l‟uso del marchio,
quali ad esempio le spese per la pubblicità, le tasse di rinnovo
della registrazione, a quelle necessarie ad evitare l‟uso decettivo
del segno, quali ad esempio quelle per realizzare un uso
concertato del marchio attraverso l‟adozione delle stesse
modalità di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti
115 RAMPONE,
116 BRANCA,
op. cit., p. 126
op. cit., p. 155
50
marcati (il non uso del marchio e l‟uso decettivo dello stesso
sono cause di decadenza).
51
1.6.5 Art. 1105 c.c.(Amministrazione) e Art. 1108 c.c.
(Innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione)
“ La ratio che distingue gli atti di cui agli artt. 1105-1108, è
frutto della tensione che si avverte in tutto il Titolo VII e che
caratterizza le due opposte prospettive con cui considerare il
fenomeno della comunione, intesa come sintesi oppure come
somma delle singole volontà di ciascun partecipante. La
soluzione adottata dal codice è di modulare il grado di
partecipazione collegiale alle decisioni dei comunisti in funzione
della rilevanza dell‟atto da compiere sul bene comune.”117 L‟art.
1105, 2°comma, infatti, per gli atti di ordinaria amministrazione
stabilisce che le relative deliberazioni devono essere assunte
dalla maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore
delle loro quote, mentre l‟art. 1108 commi 1° e 2°, per le
innovazioni e gli altri atti eccedenti l‟ordinaria amministrazione,
richiede una maggioranza diversa, cioè la maggioranza dei
partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore
complessivo della cosa comune. Quanto alla compatibilità delle
norme in esame con la contitolarità di marchio, un orientamento
dottrinale sostiene che “la disciplina civilistica incontri difficoltà
a gestire anche i momenti organizzativi e procedurali della
comunione di marchio”118 mentre un altro119, cerca di
individuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
relativi alla comunione di marchio al fine di applicare gli articoli
1105 e 1108 c.c. Per l‟orientamento appena citato, sono atti di
ordinaria amministrazione quelli conservativi funzionali ma non
necessari al godimento della cosa comune (in tali atti rientrano
quelli di pianificazione e realizzazione della pubblicità quando
117 RAMPONE,op.
118
119
cit., p. 129
DI CATALDO,op. cit., p. 13
RAMPONE,op. cit., p. 129
52
riguardino iniziative diverse quanto a modalità e costi rispetto a
quelle già effettuate in passato senza tuttavia spingersi fino ad
innovare il messaggio), quelli che si limitano alla regolare
gestione del bene comune nonché quelli volti ad una sua più
proficua o più comoda utilizzazione qualora ciò non importi né
innovazione né mutamento della destinazione economica (ad
esempio la cura dei rapporti con i licenziatari, la conclusione di
contratti di licenza infranovennale, l‟ estensione del marchio per
altri servizi o prodotti della stessa specie di quelli già
contraddistinti); sono atti di straordinaria amministrazione, gli
atti che importano innovazione (cioè gli atti che mutano il
contenuto del diritto di esclusiva, ad esempio, la registrazione di
un marchio di fatto nel caso in cui il marchio comune abbia
assunto rinomanza ex art. 20.1c) CPI tale da garantirgli una
protezione ultramerceologica) o che mutano la destinazione della
cosa comune ( cioè gli atti che mutano il messaggio insito nel
marchio). Personalmente condivido la classificazione effettuata
dalla dottrina ora ricordata, ma dubito che gli artt. 1105 e 1108
c.c., anche se ritenuti compatibili con la comunione di marchio,
possano trovare concreta applicazione. Ritengo ad esempio
inapplicabile l‟art. 1105, 4° comma120 in quanto “ l‟assenza di
accordi tra i condomini per l‟uso comune del marchio, ed a
maggior ragione il rifiuto, da parte di taluno di essi, di addivenire
ad intese del genere, non può certo dare spazio alla creazione di
un regolamento da parte del giudice”.121A sostegno di questa
posizione ricordiamo la sentenza del Tribunale di Milano dell‟11
giugno 1992 nella quale si legge “l‟ordine di ottemperare al
Art. 1105.4 c.c. “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l‟amministrazione della
cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene
eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all‟autorità giudiziaria. Questa provvede in camera
di consiglio e può anche nominare un amministratore”.
121 DI CATALDO, op. cit., p. 13 ss.
120
53
principio secondo il quale i partecipanti alla comunione hanno
diritto di concorrere all‟amministrazione della cosa comune e il
dovere di osservare le modalità concordate relative all‟uso del
marchio non può essere adottato dal Tribunale perché riflette un
comportamento generale ed astratto previsto come tale dalla
norma dell‟art 1105 c.c. e non l‟attuazione del diritto nel caso
concreto”.122
122
Cfr. Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss
54
1.6.6 Art. 1106 c.c.(Regolamento della comunione e nomina di
amministratore)
L‟art. 1106 c.c. prevede che “1. Con la maggioranza calcolata
nel modo indicato nell‟articolo precedente, può essere formato
un regolamento per l‟ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune”. Secondo un Autore123, le norme
contenute negli artt. 1100 ss. c.c. sono essenzialmente dispositive
pertanto “sono ammissibili anche quei regolamenti della
comunione aventi fonte e meccanismo di formazione più o meno
diversi. Non si contesta e il silenzio del codice non permette
tuttavia di contestare che essi possano essere formati dal
costituente nella disposizione testamentaria con cui si dà origine
alla comunione ereditaria o ovviamente da tutti i compartecipi se
si ecceda l‟ordinaria amministrazione. A parte tali differenze
questi regolamenti hanno in comune di essere destinati, con un
insieme di regole, a disciplinare in futuro l‟ azione dei
compartecipi in merito al bene”.124A parere di chi scrive, l‟ art.
1106 è la norma che presenta meno dubbi di compatibilità perché
nella comunione di marchio il coordinamento tra comunisti è
fondamentale e il regolamento in questione rappresenta, appunto,
uno strumento di concertazione nell‟uso del marchio. Già a
proposito del couso del segno ho evidenziato la necessità che i
prodotti marcati abbiano le stesse caratteristiche se si vogliono
evitare ipotesi di inganno del pubblico e l‟idoneità del
regolamento della comunione a soddisfare tale necessità
attraverso la disciplina delle modalità di fabbricazione e
commercializzazione del prodotto.125
123
BRANCA, op. cit., p. 200
op. cit., p. 200
125 In questo senso RAMPONE, op. cit., p. 135; DI CATALDO, op. cit., p.12, il quale accosta
concettualmente il regolamento della comunione di marchio ad un accordo consortile per
organizzare “lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”( art. 2602 c.c.)
124 BRANCA,
55
Quanto all‟esecuzione coattiva del regolamento, personalmente
ritengo che essa sia impensabile dal momento che “il
regolamento punta all‟integrazione dell‟attività di produzione e
commercializzazione del prodotto, esso quindi, con tutta
evidenza, si traduce in tutta una rete di prestazioni di fare, come
tali sicuramente incoercibili”.126 Nel caso “Fioravanti”,127 ad
esempio, la domanda degli attori, i quali chiedevano al giudice di
ordinare ai convenuti di ottemperare al principio secondo il quale
tutti
i
partecipanti
hanno
diritto
di
concorrere
nell‟
amministrazione della cosa comune (art. 1105 c.c.) e il dovere di
osservare le modalità concordate, nella sentenza di primo
grado128, è stata respinta con la motivazione prima ricordata a
proposito dell‟inapplicabilità dell‟art. 1105.4 c.c. (vedi p. 46) e,
nella sentenza di appello,129 è stata parimenti respinta con la
seguente motivazione: “Pur dandosi atto che, nel caso in esame,
non si tratta di astratta enunciazione della volontà legislativa,
stante la documentata controversia in atti, si deve comunque
confermare l‟ improponibilità della domanda, sul rilievo che una
siffatta pretesa non trova nel nostro ordinamento la possibilità di
una tutela coattiva: il regolamento di comunione deve essere
spontaneamente negoziato ed accettato dai comunisti, né può
essere imposto dall‟autorità giudiziaria”.
Un‟ ultima notazione relativa al regolamento della comunione
riguarda la differenza tra questo tipo di accordo e quei contratti
DI CATALDO, op. cit., p.15
Il caso “Fioravanti” riguarda la controversa titolarità del marchio “Fioravanti.” Il Tribunale
di Milano, nella sentenza dell‟ 11giugno 1992, dichiara che tra i tre fratelli Fioravanti, Mario,
Guido e Corrado, esiste la comunione dell‟omonimo marchio; la Corte d‟Appello di Milano,
nella sentenza del 20 giugno 1995, dichiara la Corrado Fioravanti s.r.l. decaduta dal marchio
comune a decorrere dal 1981 e conferma tutte le altre statuizioni del primo giudice; la Corte di
Cassazione, nella sentenza del 9 marzo 2001, rigetta i ricorsi davanti alla stessa proposti. A
titolo informativo ricordiamo che dal 2008 il marchio “Fioravanti”,a seguito di una cessione,
appartiene in esclusiva al Nuovo Pastificio Italiano s. r. l..
128 Trib. Milano, 11giugno 1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 927
129 App. Milano, 20 giugno,1995, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 935s
126
127
56
noti nella prassi come “accordi di coesistenza”. Secondo un
Autore “questi ultimi non servono a regolare i rapporti tra
condomini, quanto –al contrario- proprio ad evitare che lo
sconfinamento delle attività di diversi imprenditori titolari di
marchi limitrofi porti nel tempo a costituire tra loro una
comunione incidentale di marchio.”130 La Corte di Cassazione,
tuttavia, nella sentenza 19 ottobre 2004, n. 20472 ha precisato
come detti accordi “possono riguardare anche l‟utilizzazione di
uno stesso marchio, come nell‟ipotesi della comunione di
marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso di
frammentazione di un complesso produttivo unitario in una
pluralità di imprese distinte e indipendenti (…)”. Anche se
ritengo applicabili gli accordi di coesistenza alla comunione di
marchio, devo precisare che gli accordi in questione hanno una
natura profondamente diversa da quella del regolamento ex art.
1106 c.c. . “Quest‟ultimo ha infatti natura normativa, frutto di
una potestà regolamentare avente fonte nella legge; laddove gli
accordi di coesistenza hanno natura contrattuale. Ancora, il
regolamento ha efficacia propter rem, l‟ accordo di coesistenza
ha efficacia personale; il regolamento vincola anche la
minoranza dissenziente, l‟accordo di coesistenza vincola solo le
parti che hanno manifestato il loro consenso.”131 Per coloro che
vedono delle similitudini tra contitolarità del marchio e marchio
collettivo,132 può essere di qualche interesse evidenziare anche la
differenza tra il regolamento ex art. 1106 c.c. e il regolamento
del marchio collettivo. Il regolamento, nel caso del marchio
RAMPONE, op. cit., p. 136
RAMPONE,
op. cit., p. 137
131
In
questo
senso
DONATO, op. cit., p. 101, “Le due fattispecie, naturalmente ,non sono
132
identiche; non vi è dubbio, infatti, che molte siano le differenze in atto: innanzitutto la
questione della titolarità.(…) Però in entrambi i casi l‟uso è plurimo e in entrambi i casi si
avverte l‟esigenza che i vari utilizzatori, pur liberi di far uso del segno, non ingenerino
confusione verso il pubblico”.
130
57
collettivo, è elemento necessario per ottenere la registrazione e
deve prevedere un preciso disciplinare che fissi le modalità
dell‟uso del marchio tra i vari utilizzatori, pena la decadenza dal
diritto. L‟art. 157 CPI, infatti, a pena di irricevibilità della
domanda di registrazione, richiede che unitamente alla domanda
medesima sia allegato il regolamento di cui all‟art. 11 CPI;133
l‟adozione del regolamento cui fa riferimento l‟ art. 1106 c.c.,
invece, è facoltativa e la norma ora citata non prevede un
contenuto minimo dell‟accordo tra i comunisti né alcuna forma
di controllo sull‟attuazione dello stesso così come avviene per il
marchio collettivo.
Art. 11.2 CPI “I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative
sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari
devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere
incluse tra i documenti allegati alla domanda”.
133
58
1.6.7 Art. 1111 c.c.(Scioglimento della comunione)
L‟art. 1111c.c. consente ad ogni comunista di chiedere lo
scioglimento della comunione salvo che il giudice imponga una
dilazione (non superiore a cinque anni) ove lo scioglimento
immediato pregiudichi gli altri comunisti; il un patto relativo alla
durata della comunione non potrà comunque impedire lo
scioglimento per un periodo superiore a dieci anni e consente
all‟autorità giudiziaria, se gravi circostanze lo richiedono, di
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto. L‟ art. 1112 c.c. esclude poi il diritto di chiedere lo
scioglimento “quando si tratta di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all‟uso cui sono destinate.” Ad avviso di
chi scrive, tale norma è inapplicabile alla comunione di marchio
perché essa fa riferimento alla divisione in natura di un bene
materiale, problema che non si pone per il diritto di marchio in
quanto è un bene immateriale che, pertanto, può essere diviso
senza cessare di servire all‟uso cui è destinato. Personalmente
ritengo che lo scioglimento può riguardare unicamente l‟intera
comunione,134 quindi, ritenendo che esso coinvolga tutti i
contitolari, nego il riconoscimento a ciascuno di essi della facoltà
di provocare lo scioglimento della comunione e sostengo che
questo debba essere deciso di concerto tra tutti i comunisti (in
via eccezionale, considero ammissibile tale facoltà nell‟ipotesi in
cui sia in pericolo l‟esistenza stessa del diritto di proprietà
industriale, cioè nell‟ipotesi di decadenza del marchio imputabile
al comportamento di un singolo comunista). Per questo motivo,
ritengo l‟ art. 1111c.c. inapplicabile alla comunione di marchio e
senso contrario SCUFFI -FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 93, “Lo scioglimento della
comunione del titolo di proprietà industriale può essere parziale, cioè relativo alla posizione di
uno o più contitolari, permanendo così la comunione tra gli altri”.
134 In
59
inoltre perché le ragioni poste alla base della norma in questione
devono essere ritenute incompatibili con la struttura e la
funzione dei diritti di proprietà industriale. La prima delle
ragioni suddette “è collegata al disfavore per la comunione,
dovuto all‟ imperfezione dei mezzi che regolano i rapporti tra i
contitolari e alla limitazione che la comunione stessa arreca al
concetto
di
proprietà,
inteso
come
signoria
generale
illimitata,”135 la seconda è collegata, invece, al disfavore per i
vincoli potenzialmente perpetui. Ad avviso di chi scrive si deve
propendere per l‟ incompatibilità della prima ratio perché,
“qualora si ritenga che il singolo partecipante alla comunione
possa sfruttare liberamente, in via diretta o produttiva, il bene
comune, vengono meno le ragioni di diffidenza verso la
comunione che anzi, paradossalmente, introduce una sia pur
limitata (ai contitolari) libera concorrenza all‟ interno della
posizione di esclusiva riconosciuta dal titolo. Inoltre, a differenza
della comunione di diritti relativi a beni materiali regolata dal
codice civile, rispetto alla quale non è possibile predeterminare
una durata massima, la durata del diritto di proprietà industriale
comune è invece prefissata per legge, facendo così venir meno la
seconda ratio della norma”.136 Si ricorda che, ai sensi dell‟art.
138.1 lett. c) CPI, l‟atto di divisione deve essere trascritto presso
l‟UIBM. Per quanto riguarda la divisione del diritto di marchio
in conseguenza dello scioglimento della comunione, secondo una
parte
della
limitatamente
dottrina137
alle
“essa
ipotesi
135 SCUFFI
deve
di
ritenersi
divisione
ammissibile
per
classi
-FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 93
SCUFFI
- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 94, secondo i quali “uno spunto a favore
136
dell‟ inapplicabilità dei limiti temporali posti dall‟ art. 1111c.c. si può poi ritrovare nell‟art.
159.5, a proposito della rinnovazione della registrazione di marchio. La regola non avrebbe
senso, infatti, se non si ammettesse la possibilità della durata del patto di rimanere in
comunione superiore a dieci anni”.
137
SENA, op. cit., p. 126
60
merceologiche”,138 secondo un‟altra parte139, invece, essa può
essere eseguita con “attribuzione a ciascuno dei condomini di un
equivalente
in
denaro
delle
loro
quote
attraverso
la
concentrazione delle stesse in capo ad un partecipante o per
cessione ad un terzo estraneo”140.
138 SENA,
139
op. cit., p. 126
RAMPONE, op. cit., p. 139
140 RAMPONE, op. cit., p. 139
61
1.7 Decadenza del marchio
Un caso particolare di scioglimento della comunione ricorre nell‟ipotesi
di decadenza del marchio. Posto che può aversi decadenza del marchio
per uso ingannevole dello stesso oppure nel caso di illiceità sopravvenuta
ai sensi dell‟art 14.2 CPI, per volgarizzazione del segno ai sensi dell‟art.
13.4 CPI e per non uso ai sensi dell‟art. 24.1 CPI, devono distinguersi le
diverse ipotesi e verificare se l‟istituto in questione sarà applicabile nei
confronti di tutti i comunisti anche nel caso in cui il comportamento che
dà origine alla dichiarazione di decadenza sia stato posto in essere da uno
solo di loro. Secondo un Autore141, quando la sanzione della decadenza è
posta a salvaguardia dei consumatori, cioè nei casi ex artt. 13.4 e 14.2
CPI, essa investe il marchio nella sua interezza anche se dipende dal
comportamento di un singolo comunista. “In tal caso, l‟unica
consolazione dei condomini che non abbiano provocato la decadenza
sarà l‟esercizio dell‟azione extracontrattuale di risarcimento del danno ex
art. 2043c.c. e la pubblicazione della sentenza.”142 Quando, invece,
l‟istituto in parola non ha l‟obiettivo di tutelare i terzi, bensì di evitare
l‟accaparramento di un segno impedendo a terzi l‟uso effettivo nel
mercato, cioè nel caso ex art. 24.1CPI, l‟Autore citato ritiene che “nei
rapporti esterni, tra comunisti e terzi, per interrompere la decadenza a
vantaggio di tutti i partecipanti sia sufficiente l‟uso del marchio da parte
anche di un solo comunista; nei rapporti interni si verifichi un‟ipotesi di
decadenza pro quota”.143 Per un orientamento dottrinale144, “l‟unicità del
diritto di marchio in comunione, se da un lato provoca la decadenza del
diritto anche in capo al condomino che con il suo comportamento non ha
causato l‟uso ingannevole del marchio, vale, per altro verso, a salvare da
decadenza per non uso il condomino che non usi il marchio, quando vi
141
RAMPONE, op. cit., p. 139
RAMPONE, op. cit., p. 139
143 RAMPONE, op. cit., p. 140
144
DI CATALDO, op. cit., p. 17
142
62
sia uso da parte di altro condomino”.145 Si ricorda che il problema è stato
affrontato anche nel già citato caso “Fioravanti.”146 La decisione di
primo grado ha escluso la decadenza del diritto del condomino per non
uso mentre la decisione di secondo grado e quella della Cassazione
l‟hanno ammessa. Un‟ Autrice147, riguardo alla massima148 della Corte
d‟Appello di Milano, afferma che “la stessa non può essere condivisa per
la considerazione che nel caso del mancato uso del marchio oggetto della
comunione da parte di uno solo dei comunisti non ricorre la ratio della
decadenza, la quale risiede nella necessità di restituire il marchio
inutilizzato alla possibilità di adozione da parte di qualsiasi terzo come
segno distintivo dei suoi prodotti. (…) Il non uso al quale consegue la
decadenza è per definizione un non uso del marchio in assoluto”.149A
parere di chi scrive, quando la sanzione della decadenza è posta a
salvaguardia dei consumatori, essa investe il marchio nella sua interezza
anche se dipende dal comportamento di un singolo comunista e, in
questo caso, il condomino che tema l‟estinzione per fatto di altro
condomino potrà adire il giudice, anche in via d‟urgenza, per chiedere
l‟inibitoria dell‟uso del marchio nei confronti del soggetto che, con il suo
comportamento ha messo in pericolo l‟esistenza del segno e per chiedere
la divisione della comunione150.
Per quanto riguarda la decadenza per non uso, ritengo che essa abbia
luogo solo nei confronti del comunista che non usi effettivamente
151
il
DI CATALDO, op. cit., p. 17, in questo senso anche Trib. Reggio Emilia,11 giugno 2002,
in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4501,291, secondo il quale “l‟uso del marchio da parte di uno
dei condomini impedisce la decadenza del diritto in capo a ciascun condomino”.
146 Trib. Milano, 11giugno 1992, App. Milano, 20 giugno 1995, in Il dir. ind. n.10/1995.p. 927;
Cass., 9 marzo 2001, n.3444, in Giur. ann. dir. ind.,2003, n. 4476,46
147
CAVALLARO, Commento al caso Fioravanti, in Il dir. ind. n.10/1995,p. 939
148 “La Corte ha statuito che dall‟ inattività di uno dei contitolari nell‟uso del marchio in
comunione non può non derivare la decadenza di costui dal diritto di usare il marchio già
comune, a far tempo da quando l‟ inattività si è protratta per il periodo necessario a far
maturare la decadenza stessa”
149 CAVALLARO, op. cit., in Il dir. ind. n.10/1995, p. 939
150 In questo senso anche DI CATALDO, op. cit., p16
151 RAMPONE,op. cit., p. 140 “Il mancato uso di un condomino dovrà essere effettivo e non
sostanziarsi, per esempio, in una licenza, ad uno o più degli altri comunisti”; cfr. App. Torino,
145
63
marchio in quanto, proprio perché è vero che “il non uso al quale
consegue la decadenza è per definizione un non uso del marchio in
assoluto”, non deve dimenticarsi che il segno continua ad essere usato
dagli altri comunisti.
9 marzo 2005, in Giur. ann. dir. ind. 2005, 752; App. Milano, 28 marzo 1980, in Giur. ann.
dir. ind, 1980, 313
64
Capitolo 2 Accordi di coesistenza
2.1Definizione e funzioni degli accordi di coesistenza
Gli accordi di coesistenza sono contratti di diritto privato attraverso i
quali due o più titolari di diritti di marchio (o di altri segni distintivi),
potenzialmente interferenti, riconoscono il rispettivo diritto sul proprio
marchio e stabiliscono le modalità di utilizzo dei propri segni.152 L‟utilità
di questi accordi è di evitare lo sconfinamento dei marchi in mercati
concorrenti con reciproca sottrazione di clientela, nonché di proteggere la
loro idoneità distintiva. Dal punto di vista temporale la stipulazione degli
accordi in esame può avvenire prima della registrazione, allo scopo di
predeterminare gli ambiti di utilizzo di segni in rapporto di interferenza,
ma anche successivamente, con finalità tipicamente transattive. Secondo
un‟opinione dottrinale, anche se “in non poche circostanze153, e forse
quasi sempre i patti di coesistenza mettono fine ad una lite giudiziaria o
mirino a prevenirne il sorgere, (…) non si può escludere che un accordo
di delimitazione dei marchi sia fatto al di là dell‟esistenza di una lite
pendente o minacciata, come pura e semplice manifestazione dell‟
autonomia privata e dell‟ iniziativa economica dei titolari dei marchi.
(…) Pertanto, se è vero che di regola gli accordi di delimitazione sono
anche delle transazioni, non è escluso che essi diano vita ad accordi del
tutto atipici.”154 Non è mancato chi, infatti, nello sforzo di dare
all‟istituto una qualificazione giuridica, ne ha riconosciuto la natura di
152 L‟INTA
(International Trademark Association) definisce l‟ accordo di coesistenza come “an
agreement by two or more persons that similar trademarks can coexist without any likelihood
of confusion; allows the parties to set rules by which the marks can peacefully coexist” “Un
accordo tra due o più persone (il quale stabilisce che) marchi simili possano coesistere senza
alcun rischio di confusione; (esso) consente alle parti di definire le regole in base alle quali i
marchi possono coesistere pacificamente.”
153 Natura di transazione hanno gran parte degli accordi di coesistenza tra marchi sui quali la
nostra giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi: Cfr. Trib. Roma, 24 settembre 1984, in
Giur. ann. dir. ind., 1986, p.532 ( caso “Valentino”); App. Milano, 9 maggio 1986, in Giur.
ann. dir. ind,1987, p.183 ( caso “Ciocca/ Filatura di Tollegno”); Lodo arb., 2 settembre 1998,
in Giur. ann. dir. ind, 1998, p. 3837/3 (caso “Zegna”)
154 SPOLIDORO, Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza, in AA.VV., Segni e
forme distintive, Milano, 2001, p. 218
65
negozio atipico, “ la cui causa è di trasferire in regolamento contrattuale
l‟osservanza di determinate regole di comportamento concorrenziale che
traggono origine dalla legge; ciò nell‟interesse di entrambe le parti sotto
il
profilo
di
una
maggior
certezza
dei
reciproci
rapporti
concorrenziali”.155
Quanto ai tratti caratterizzanti tali accordi, si può affermare che i segni
distintivi, la cui sfera di rilevanza viene disciplinata dalla pattuizione,
appartengono a soggetti diversi e tra loro indipendenti e sono
potenzialmente interferenti per l‟identità o la confondibilità dei segni
ovvero per l‟identità o l‟affinità dei prodotti.
CASABURI, Diritto civile e diritto industriale: un rapporto difficile. Riflessione
estemporanea sugli accordi di coesistenza tra i marchi, a margine del caso Zegna, in Il dir.
ind., n. 5/2004, p. 441
155
66
2.1.1Accordi relativi al medesimo marchio
Per la maggioranza della dottrina gli accordi di coesistenza
propriamente detti sono solo quelli che hanno ad oggetto marchi
interferenti; secondo un Autore, infatti, i patti stipulati da
contitolari di un medesimo marchio non fanno parte della
categoria degli accordi di coesistenza perché “ questi ultimi non
servono a regolare i rapporti tra condomini, quanto –al contrarioproprio ad evitare che lo sconfinamento delle attività di diversi
imprenditori titolari di marchi limitrofi porti nel tempo a
costituire tra loro una comunione incidentale di marchio”
156
.
Personalmente ritengo, invece, che si possa parlare di patti di
delimitazione anche con riferimento al marchio in comunione157.
In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte, secondo la
quale gli accordi di coesistenza, “possono riguardare anche
l‟utilizzazione di uno stesso marchio, come nell‟ipotesi della
comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso
della frammentazione di un complesso produttivo unitario in una
pluralità di imprese distinte e indipendenti.”158 A livello
comunitario159 nel caso di contitolarità del segno si è infatti
sostenuta l‟ammissibilità di accordi aventi ad oggetto la
regolamentazione dell‟uso plurimo del segno (in particolare in
caso di limitazioni territoriali) nella misura in cui detta
regolamentazione permette di evitare l‟uso decettivo del segno
stesso. A parere di chi scrive, la possibilità di stipulare accordi di
coesistenza aventi ad oggetto l‟uso di un marchio in comunione,
trova il proprio fondamento normativo nell‟art. 6 CPI, il quale
statuisce l‟applicabilità alla contitolarità di un diritto di proprietà
156 RAMPONE,
op. cit., p. 136
In questo senso anche SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 91
158 Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2004, n. 20472, in Guida al Diritto, 2004, 49, 67
159 Cfr. Sentenza Hag II ,Corte di Giustizia CE, 17 ottobre 1990, causa C- 10/89, HAG GF, in
Raccolta, 1990, I- 3711
157
67
industriale delle norme del codice civile in materia di comunione
in quanto applicabili, facendo salva la possibilità che
intervengano convenzioni in contrario. Ad avviso di chi scrive
l‟autonomia privata gioca un importante ruolo nella disciplina
del marchio in comunione, soprattutto nella regolamentazione di
quegli aspetti per i quali la disciplina civilistica risulta
incompatibile. L‟art. 6 CPI (D. Lgs. 30/05) sancisce formalmente
la validità di “convenzioni” dei contitolari ma ritengo che, di
fatto, tale validità fosse riconosciuta anche prima del 2005. Nel
più volte citato caso “Fioravanti,”160 infatti, si fa riferimento ad
una scrittura privata risalente al 1962 attraverso la quale si attua
una delimitazione territoriale dei mercati sui quali utilizzare il
marchio in comunione fra i tre fratelli Fioravanti161. La
delimitazione territoriale costituisce uno dei possibili contenuti
degli accordi di coesistenza.
160 Trib.
161
Milano, 11 giugno 1992, in Il dir. ind. n. 10/95, p.923
Questa la suddivisione territoriale concordata: a Guido fu assegnato il laboratorio per la
produzione di gnocchi di Milano con riserva di sfruttamento nella Lombardia e nel Piemonte a
nord del fiume Po; a Corrado fu assegnato il laboratorio per la produzione di gnocchi di Trieste
con riserva di sfruttamento nelle tre Venezie e all‟estero; a Mario fu assegnato il laboratorio
per la produzione di gnocchi di Genova con riserva di sfruttamento in tutto il territorio
nazionale a sud del fiume Po.
68
2.1.2Accordi relativi a marchi interferenti:il Caso Apple
Gli accordi di coesistenza hanno ad oggetto, nella maggior parte
dei casi, segni potenzialmente interferenti. L‟interferenza può
derivare dall‟identità o dalla somiglianza tra i marchi ovvero
dall‟affinità o identità dei prodotti o dei servizi che i marchi
interessati contraddistinguono. Si ricorda che ai sensi dell‟art.
20.1 lett. a-b CPI e dell‟art 9.1 lett. a-b del Regolamento sul
marchio comunitario162, il marchio conferisce al titolare della
registrazione il diritto di vietare a terzi l‟uso nell‟attività
economica di un segno identico o simile per prodotti o servizi
identici o affini quando, a causa dell‟identità o somiglianza tra i
segni e a causa dell‟identità o somiglianza tra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che
può anche consistere in un rischio di associazione tra i due
segni.163 “La possibilità di confusione tra marchi significa che il
complesso di informazioni che un consumatore ricollega ad un
certo marchio può erroneamente essere ricollegato ad un marchio
simile. Questo può derivare sia dal fatto che il pubblico ritiene
che l‟origine dei prodotti sia comune, sia dal fatto che il pubblico
ritiene che l‟origine dei prodotti non sia comune ma sia in
qualche modo collegata”.164 Secondo un orientamento dottrinale,
i patti di coesistenza “si traducono specificamente nel consenso
all‟utilizzazione di segni teoricamente confondibili, ma non
Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94. Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario,
da ora in avanti r. m.c.
163 Gli artt. 20.1 lett. c) e 9.1 lett. c) R. m.c. prevedono con riferimento ai marchi che godono di
rinomanza, che il titolare del diritto può altresì vietare a terzi l‟uso di un segno identico o
simile per prodotti identici o simili se l‟uso del segno senza giusto motivo consente di trarre un
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ovvero rechi
pregiudizio agli stessi.
164 FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind., 1999,
p. 279; l‟autore ritiene che le lesioni ad un marchio possono essere effettuate mediante l‟uso di
marchi che diano luogo a: confusione in concreto; rischio di confusione; rischio di
associazione; annacquamento della capacità distintiva; deterioramento dell‟immagine del
marchio.
162
69
sentiti come “pericolosi” dal titolare, in quanto estranei al
concreto messaggio che il primo marchio vuole recare ai
consumatori per volontà del suo titolare”.165 Un esempio di patto
avente
ad
oggetto
marchi
interferenti
è
rappresentato
dall‟accordo di coesistenza intervenuto tra le società Apple
Corps166 e Apple Computers
167
al fine di evitare lo
sconfinamento dei marchi in mercati concorrenti con reciproca
sottrazione di clientela. Al fine di meglio comprendere la portata
della somiglianza tra i marchi riporto di seguito i rispettivi loghi
nella grafica originale.
Apple Computers
Apple Corps
Nel 1989, Apple Corps, la casa discografica dei The Beatles,
siglò un accordo di coesistenza con Apple Computer. L‟accordo
riconobbe la somiglianza tra i rispettivi marchi e stabilì delle
regole per disciplinare la pacifica coesistenza dei due marchi
interferenti. Secondo i termini dell‟accordo, Apple Computers
avrebbe avuto il diritto esclusivo di usare il proprio marchio su
componentistica per computers, accettando di non utilizzarlo per
contraddistinguere computer equipments per la registrazione e
per la riproduzione musicale; Apple Corps avrebbe avuto il
diritto esclusivo di usare il proprio logo in relazione ad ogni
165 SPOLIDORO,
166
op. cit., p. 204
La Apple Corps Ltd. è stata fondata nel gennaio del 1968 dal gruppo musicale dei Beatles.
Il nome dell'azienda fu ideato da McCartney sotto l'influenza di un quadro di René Magritte, il
logo fu disegnato da Gene Mahon.
167
La Apple Computer Inc. (dal 2007 Aplle Inc.) venne fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak
nel 1976 a Cupertino, nella Silicon Valley in California. Il primo logo di Apple Computer è
stato progettato da Jobs e Wayne e raffigura Sir Isaac Newton seduto sotto un albero di mele.
Quasi subito, però, questo logo è stato sostituito da Rob Janoff's con la sagoma di una mela
morsicata color arcobaleno (Rainbow apple). Dal 1998 il rainbow "bitten" logo è stato
sostituito dalle versioni monocromatiche, nei colori bianco o nero.
70
servizio o prodotto il cui principale contenuto fosse la musica o
la riproduzione musicale. Entrambe le parti
inoltre non
avrebbero tentato di invalidare le registrazione dei rispettivi
marchi. Come rileva un‟Autrice,168 i problemi legati a questo
trademark coexistence agreement nacquero “quando la Apple
computers lanciò il software iTunes, un iTunes store (un negozio
virtuale dal quale la musica poteva essere scaricata mediante
l‟utilizzo dell‟ iTunes software) e l‟iPod , la Apple Corps citò la
Apple Computers sostenendo la violazione dell‟accordo di
coesistenza in virtù dello sconfinamento perpetrato in uno dei
fields riservati ad Apple Corps. La Corte inglese adita non
accolse la pretesa della parte attrice ritenendo che il logo venisse
utilizzato per contraddistinguere un programma informatico e
non in relazione alla musica riprodotta dallo stesso”.169 Si può
affermare che le società in questione non si dimostrarono
particolarmente lungimiranti in quanto non furono in grado di
prevedere lo sviluppo della tecnologia nei software e le proprie
prospettive di espansione sul mercato170. Ad avviso di una parte
della dottrina, “malgrado gli sforzi di anticipare contrattualmente
i futuri sviluppi, il rapporto che si instaura con l‟accordo di
coesistenza è normalmente destinato ad una serie di successivi
adattamenti (…). Per questi motivi i contratti di coesistenza sono
contratti “incompleti”, suscettibili di modifiche e variazioni
concordate fra le parti nel corso della loro attuazione e che
168
DI BON, Gli accordi di coesistenza tra rischio di confusione e normativa antitrust, in PMI
N. 6/2008, p. 24
169 DI BON, op. cit., p. 24
170 DI BON, op. cit., p. 27 “Particolare attenzione dovrà essere riservata alla pianificazione
futura dell‟ attività: è essenziale che l‟impresa si prefiguri i possibili sviluppi della propria
presenza sul mercato, in particolare individuando i settori merceologici ovvero i territori
geografici nei quali, ragionevolmente, potrebbe espandersi e nei quali potrebbe confliggere con
le altre imprese parti dell‟ accordo. Di tale essenziale aspetto dovrà rendersi conto nella
redazione del testo contrattuale”.
71
presuppongono una certa collaborazione tra esse.”171 Per
concludere l‟analisi del caso Apple si ricorda che ogni
controversia relativa al marchio “Apple” si è definitivamente
conclusa nel 2007, anno in cui Apple Corps ha ceduto il proprio
marchio alla Apple Computers (oggi Apple Inc.). Proprio con
una cessione si è conclusa un‟altra vicenda che ha coinvolto un
altro marchio della Apple Inc.: il marchio“iPhone”. La società
di Cupertino aveva registrato in Cina il marchio “iPhone” nel
2002, ma compì l‟errore di legarlo specificatamente ad hardware
e software e non ad apparecchi e dispositivi telefonici, per questo
due anni dopo il marchio "i-phone” fu astutamente registrato da
una piccola società cinese (Hanwang Technology) legandolo ad
“apparecchi e dispositivi telefonici" in maniera completamente
legale (tanto che furono messi in commercio telefoni cellulari
contrassegnati con il marchio “i-phone” appena registrato). Dopo
lo sbarco dell' iPhone in Cina, si verificò un caso di coesistenza
di marchi interferenti: “i-phone” ed “iPhone.” Il 5 gennaio 2010
il marchio “i-phone” è stato ceduto dalla società cinese Hanwang
Technology alla Apple Inc.
171
SPOLIDORO, op. cit., p. 216
72
2.2Validità e fondamento giuridico
La questione della validità di accordi che possono lasciar convivere
marchi simili per prodotti affini, che vengono stipulati per risolvere
controversie che potrebbero concludersi con una declaratoria di nullità
del o dei marchi di una delle parti in conflitto e/o con una condanna per
contraffazione, ha dato luogo ad un intricato nodo interpretativo che
analizzerò tenendo distinti i periodi antecedente e successivo l‟entrata in
vigore del D. Lgs. n. 480/1992 e le correlate posizioni della
giurisprudenza e della dottrina e considerando anche il profilo
dell‟eventuale inganno per il pubblico. Posto che non esiste una
disciplina propria del contratto, legislativamente tipizzata, la dottrina ha
individuato nell‟accordo di coesistenza un contratto atipico e quindi un
implicito riferimento alla validità di quest‟ultimo nell‟art. 1322,
2°comma, c.c.
172
dal momento che si ritiene che il patto in questione
persegua “un interesse meritevole di tutela”. Secondo un orientamento
dottrinale ,173tra le principali caratteristiche socialmente apprezzabili
degli accordi dei quali ci occupiamo, si deve ricordare “l‟idoneità a
risolvere in modo concordato e durevole una situazione di incertezza
dannosa per le parti; l‟idoneità a circoscrivere la portata delle facoltà
negative del titolare riducendole alle reali esigenze di tutela dello
sfruttamento delle facoltà positive, con conseguente apertura di spazi
disponibili ai concorrenti in settori affollati di registrazione (…).”
Chiarito che gli accordi di coesistenza devono essere valutati
positivamente alla stregua dell‟art.1322, 2° comma, c.c., occorre
ricordare che “resta il limite secondo il quale in tanto l‟accordo di
coesistenza è valido in quanto sia adeguato a raggiungere lo scopo in
vista del quale esso appare degno di protezione giuridica: questo
Art. 1322.2 c. c. “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi,
aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare un interesse meritevole di
tutela secondo l‟ordinamento giuridico”.
173 SPOLIDORO, op. cit., p.212; MAGGI, Sulla validità e sugli effetti degli accordi di
coesistenza dei diritti di marchio nei confronti dei terzi, in Riv. dir. ind., 2004, II, p.311
172
73
controllo è infatti necessario ogni volta che si tratti di applicare l‟art.
1322, 2°comma, c. c.. Questo principio si traduce in pratica soprattutto
nella necessità di considerare non validi gli accordi di delimitazione che
(…) siano ex ante manifestamente inadeguati a realizzare in concreto
l‟obiettivo di evitare incertezze per le parti e d‟impedire l‟inganno del
pubblico sui prodotti e sui servizi.”174 Un altro riferimento normativo
che, secondo un Autore,175 implicitamente conferma la legittimità degli
accordi di coesistenza, è rappresentato dall‟art. 43, 4°comma, r.m.c., il
quale, disciplinando l‟esame dell‟opposizione, stabilisce espressamente
che “l‟Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti ad addivenire ad
una conciliazione”. La maggioranza della dottrina,176 inoltre, ha da
sempre individuato la base normativa della validità degli accordi che ci
interessano, prima dell‟emanazione del CPI, nell‟art. 1, 1° comma,
l.m.177 e, ora, nell‟art.20, 1° comma, CPI178. Le norme in questione
prevedono che il titolare di un diritto di marchio possa vietare ai terzi di
utilizzare un segno con esso interferente “salvo proprio consenso”.
Secondo Spolidoro, il consenso cui fanno riferimento le norme
menzionate è un consenso di “grado uno”, cioè, “un‟espressa
autorizzazione dell‟uso potenzialmente oggetto di un‟azione inibitoria,
che può essere il contenuto di una dichiarazione di volontà unilaterale o
SPOLIDORO, op. cit., p. 212
SPOLIDORO, op. cit., p. 211
176 Cfr. SPOLIDORO, op. cit., p. 211; MAGGI, op. cit., p. 309; CASABURI, op. cit., p. 442;
SENA, op. cit., p. 185
177 Art. 1, 1° comma, l.m. “ 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono
nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
proprio consenso, di usare: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso è stato registrato;b) un segno identico o simile al marchio registrato, per
prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il
pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il
marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo
consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
178 L‟ art. 20, 1°comma, CPI riproduce il testo del vecchio art. 1, 1°comma l.m.
174
175
74
di un vero e proprio accordo contrattuale.”179 A questo proposito, è
opportuno ricordare che l‟inciso “salvo il proprio consenso” è stato
introdotto nell‟art. 1, 1° comma, l.m. con la riforma attuata dal D. Lgs. 4
dicembre 1992, n. 480, ma che anche nel vigore della vecchia legge del
1942, gli accordi di delimitazione nell‟uso di marchi erano stati
riconosciuti legittimi dalla giurisprudenza. A titolo di esempio si può
ricordare il caso “Ciocca/Tollegno”180: in primo grado il Tribunale di
Milano181 aveva riconosciuto la legittimità degli accordi in oggetto sul
presupposto che i diritti sui marchi rientrano fra i diritti disponibili, di cui
un soggetto può disporre mediante rinuncia; in secondo grado, la Corte
d‟Appello di Milano182, in senso contrario, statuiva che “l‟accordo
transattivo con il quale il titolare di un marchio concede ad un terzo l‟uso
di un segno distintivo confondibile con il proprio è sostanzialmente un
atto dispositivo del proprio segno, ossia il cedere al terzo il diritto di
usare il marchio unitamente al titolare, concretando la coesistenza di
marchi confondibili, ed è nullo in quanto ha per oggetto diritti rispetto ai
quali sussiste soltanto una limitata capacità dispositiva”.
Corte di Cassazione,
184
183
Infine la
ha cassato la sentenza della Corte d‟ Appello,
ribadendo che “una transazione nella quale si preveda che una delle parti
possa proseguire nell‟uso di un marchio, pur simile e confondibile con
altro marchio del cui brevetto è titolare l‟altra parte, non costituisce atto
SPOLIDORO, op. cit., p. 194, distingue tre gradi del consenso: grado zero (il consenso è
inespresso, è una tolleranza cosciente come quella evocata dall‟art. 48, 1° comma, l.m. per la
convalidazione del marchio); grado uno (il consenso è un‟espressa autorizzazione dell‟uso
potenzialmente oggetto di un‟azione inibitoria, che può essere il contenuto di una dichiarazione
di volontà unilaterale o di un vero e proprio accordo contrattuale); grado due (questa espressa
autorizzazione è assorbita nell‟ atto di disposizione del diritto di marchio: un atto di
disposizione consistente, in senso specifico, nella costituzione di un‟investitura in capo al
licenziatario di taluni dei poteri del titolare del marchio sulla registrazione)
180 Il caso riguardava un accordo transattivo con il quale una parte (Ciocca) accettava di
rinunciare ad ogni segno distintivo che contenesse la parola “gatto” e l‟altra parte (Tollegno)
accettava che Ciocca continuasse ad usare come proprio segno distintivo un marchio che
contenesse la figura stilizzata di un gatto.
181
Trib. Milano, 3 maggio 1984, in Rep. Foro it., 1986 n. 12
182 App. Milano, 9 maggio 1986, in Giur. ann. dir. ind., 1987, p. 183
183
Ricordiamo che, anteriormente alla riforma attuata dal D. Lgs. 480/92, la disposizione dei
diritti di marchio era vincolata al trasferimento dell‟ azienda o del ramo d‟azienda
184 Cass. ,19 aprile 1991, n. 4225, in Rep. Foro it., 1991, n. 109
179
75
di disposizione del diritto di esclusiva di quest‟ultima e non è quindi
affetta da nullità”. La giurisprudenza successiva alla riforma del 1992 ha
senz‟altro riconosciuto la validità degli accordi di coesistenza.185 Sotto il
profilo dell‟inganno dei consumatori che potrebbe derivare dagli accordi
di coesistenza che cristallizzano la convivenza di marchi confondibili,
personalmente ritengo che, in forza di questi accordi, non dovrà
comunque mai consentirsi un uso decettivo del marchio e che, in via
analogica, debba trovare applicazione l‟art. 23,4° comma, CPI. Il patto di
coesistenza è un atto dispositivo, il CPI all‟art. 23, 4° comma,186 per altre
ipotesi di disposizione del diritto di marchio, prevede che “in ogni caso,
dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno
in quei caratteri
dei prodotti o servizi che
sono essenziali
nell‟apprezzamento del pubblico” ergo il consenso del titolare non può
comunque tradursi in inganno per il pubblico; “quando tale
ingannevolezza sussiste, il contratto (consenso o accordo di coesistenza)
sarà nullo e la nullità del marchio successivo per difetto di novità potrà
essere fatta valere, ai sensi dell‟art. 59,1° comma, l.m.187 (ora art. 122,
2°comma, CPI188) dal titolare del diritto anteriore, il quale potrà anche
185 La
validità di accordi di coesistenza tra marchi è attestata da Trib. Milano, 26 febbraio 1996,
in Rep. Foro it.,1999, p. 98; Trib. Milano, 16 marzo 2000, e App. Milano, 9 gennaio 2004,
entrambe in Riv. dir. ind., 2004, , p. 277 ; Cass. civ.,Sez. I, 19 ottobre 2004, n. 20472, in Guida
al Diritto, 2004, 49, 67 “Gli accordi di coesistenza non hanno carattere “dispositivo”, poiché
non danno luogo ad alcun trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio (…)”
186 Anteriormente all‟ emanazione del CPI l‟art. 15,4°comma, l.m. conteneva la stessa
disposizione.
187Ricordiamo che il D. Lgs. 8 ottobre 1999, n. 447, ha sancito il passaggio dal regime di
nullità assoluta a quella relativa, ha cioè soppresso la legittimazione dei terzi e del Pubblico
Ministero all‟ azione di nullità, quando essa sia fondata sul conflitto con anteriori diritti di
marchio. Il regime di nullità relativa si collega al rilievo del consenso del titolare del marchio e
alla liberà di scelta di quest‟ultimo se agire o non agire per la contraffazione del marchio.
FRASSI, Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al D. Lgs. 447/99, in
Riv. dir. ind.,2000, p. 164, secondo la quale “Fino alla riforma del 1999, gli accordi di
coesistenza erano sempre soggetti alla spada di Damocle che un terzo agisse per far dichiarare
la nullità per mancanza di novità del segno successivo (…) sono oggi più stabili perché la
questione del difetto di novità è, nel sistema della nullità relativa, una questione divenuta
disponibile.”
188 Art. 122, 2°comma, CPI “L‟azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un
marchio per la sussistenza di diritti anteriori (…) può essere esercitata soltanto dal titolare dei
diritti anteriori e dal suo avente causa o avente diritto”
76
agire in contraffazione.”189Per un orientamento dottrinale, “non è
plausibile l‟ipotesi che sia automaticamente (o anche solo normalmente)
ingannevole la coesistenza di segni simili o identici per prodotti uguali o
affini. Perché ci sia inganno occorre insomma qualcosa di più di quello
che giustificherebbe, dal punto di vista del titolare del marchio anteriore,
un‟azione di contraffazione o di nullità della registrazione posteriore,
oppure un‟ opposizione alla registrazione.”190 E‟ mia convinzione che i
patti di coesistenza che legittimano la presenza sul mercato di segni
interferenti non siano causa, sic et simpliciter, di un inganno del
pubblico; tale inganno può essere evitato dalle parti attraverso l‟adozione
di distinguishing additions oppure attraverso un‟adeguata informazione
del consumatore, o la differenziazione dei prodotti confondibili.
189 SENA,
op. cit., p. 187
op. cit., p. 199
190 SPOLIDORO,
77
2.3Efficacia degli accordi di coesistenza
Quanto agli effetti degli accordi in questione, la giurisprudenza che si è
pronunciata sull‟argomento ha affermato che essi hanno efficacia
obbligatoria inter partes.191 Ciò significa che questi patti non limitano la
possibilità del titolare del marchio che ha sottoscritto un accordo di
coesistenza con un certo soggetto di far valere il suo diritto di esclusiva
nei confronti di altri soggetti che non hanno preso parte alla stipulazione
e che utilizzano un marchio interferente con il suo.192 Questa tesi è stata
seguita nel “Caso Valentino”, nel quale emerge anche il principio
secondo il quale gli accordi di coesistenza, essendo dei normali contratti
di diritto privato (ergo si applica l‟art. 1372 c.c.), producono i loro effetti
nei confronti delle parti e dei loro eredi. “Il caso in esame trae origine da
un accordo concluso in sede transattiva nel 1979 da una serie di società
facenti capo allo stilista Valentino Garavani, da un lato, e ad un altro
stilista, Mario Valentino (in seguito deceduto) e dalla sua società Mario
Valentino s.p.a., dall‟altro lato, accordo con il quale le parti, che
pretendevano entrambe di essere titolari del marchio “Valentino”, si
erano divise i rispettivi diritti di esclusiva in relazioni alle varie classi
merceologiche. In base all‟originario accordo del 1979 l‟uso del marchio
“Valentino” da solo era stato attribuito a Mario Valentino per il settore
delle calzature e della pelletteria e a Valentino Garavani per gli altri
settori. Viceversa, nel settore della pelletteria e delle calzature, Valentino
191 In
questo senso si veda Trib. Milano, 26 febbraio 1996, in Rep. Foro it.,1999, n. 98, secondo
cui gli accordi in parola regolano gli ambiti territoriali e merceologici di utilizzo di marchi
interferenti determinando la mera insorgenza di rapporti obbligatori a carico di ciascuna delle
parti; Cass. civ., Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24909 , in Mass. Giur. It., 2008 “Tali convenzioni
hanno efficacia meramente obbligatoria "inter partes" e non limitano la tutela del marchio nei
confronti dei terzi, salvo il caso in cui abbiano assunto indirettamente un rilievo esterno,
contribuendo ad una diversa delimitazione reale dell'ambito di protezione del segno, con effetti
potenzialmente irreversibili anche nei confronti dei terzi e dei consumatori”
192 In questo senso MAGGI, op. cit., p. 311; SPOLIDORO, op. cit., p. 218; cfr Cass. civ. Sez.
I, 10 ottobre 2008, n. 24909 , in Mass. Giur. It., 2008 “Il carattere relativo di tale vincolo
giuridico non impedisce alla società Valentino di agire per opporsi all‟ingresso, nello stesso
mercato dei prodotti delle classi 18 e 25, di altri operatori concorrenti, né costituisce ostacolo
all‟esercizio, da parte della medesima società, delle azioni di tutela dei propri marchi anteriori
contenenti il nome “Valentino” verso l‟altrui pretesa- contra legem –di fare uso di marchi con
essi interferenti.
78
Garavani si era impegnato ad usare il segno “Valentino” accompagnato
dal cognome Garavani, mentre Mario Valentino e l‟omonima s.p.a. si
erano impegnati ad utilizzare il segno “Valentino” accompagnato dal
nome Mario nel settore dell‟abbigliamento. I marchi oggetto di questa
transazione
erano: “Valentino”,
“Mario
Valentino”,
“Valentino
Garavani”. Dopo alcuni anni di coesistenza fra i marchi di cui si è detto,
entrava nei mercati cui si riferiva l‟accordo con il marchio “Giovanni
Valentino” l‟omonimo stilista, figlio di Mario Valentino, il quale
concedeva poi alla società inglese Florence Fashion Jersey Limited la
facoltà di registrare e di utilizzare il segno costituito dal suo nome”. 193
Nel “Caso Valentino” alcune società facenti capo a Valentino Garavani
avevano convenuto la società Florence Fashion per ottenere la
declaratoria di nullità della registrazione del marchio “Giovanni
Valentino”, in quanto contenente il segno “Valentino”, nonché la
contraffazione di esso da parte del marchio “Giovanni Valentino.” La
Florence Fashion si era difesa invocando l‟efficacia anche a favore di
Giovanni Valentino dell‟accordo transattivo stipulato dal di lui padre, in
ragione del fatto che questo accordo era stato sottoscritto da Mario
Valentino anche in proprio e che quindi Giovanni, in qualità di erede,
avrebbe dovuto succedere al de cuius anche nei diritti derivanti
dall‟accordo stesso. La sentenza di primo grado194 ha accolto le ragioni
della Florence Fashion, ritenendo che Giovanni Valentino dovesse essere
considerato erede di Mario e come tale suo successore nell‟accordo in
questione. La sentenza di secondo grado195 ha affermato che l‟accordo di
cui si trattava aveva effetto solo tra le parti che lo avevano
originariamente sottoscritto e che sarebbe stato quindi privo di efficacia
nei confronti di Giovanni Valentino e della Florence Fashion. Con la
conseguenza che le società di Valentino Garavani, nonostante la
Sul punto v. MAGGI, op. cit., p. 307
Milano, 16 marzo 2000, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277
195 App. Milano, 9 gennaio 2004, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277
193
194 Trib.
79
sottoscrizione dell‟accordo delimitativo del 1979, avrebbe mantenuto i
diritti di marchio sul nome “Valentino” nel settore delle calzature e della
pelletteria e avrebbe potuto azionare questi diritti nei confronti dei terzi.
La sentenza della Corte di Cassazione196 ha confermato la decisione
della Corte d‟Appello, la quale non ha negato che Giovanni Valentino
fosse uno degli eredi di Mario Valentino, il quale sottoscrisse anche in
proprio l‟accordo transattivo del 1979, ma ha sottolineato un profilo
importantissimo: l‟irrilevanza della qualità di erede di Giovanni
Valentino in ragione della diversità del marchio in contestazione.
Ritornando all‟efficacia puramente obbligatoria del patto di coesistenza,
“si dovrebbe pensare che esso, per la parte in cui non ha già avuto
esecuzione ed in quella in cui determina l‟insorgere di un rapporto di
durata, di per sé non circoli con il marchio, salvo che un‟apposita
clausola non lo preveda specificatamente. Detta clausola ha peraltro
effetto solo per i contraenti e non per l‟eventuale terzo acquirente che
ovviamente non può essere vincolato dall‟accordo, cui è pur sempre
estraneo. Sono ormai di stile, nei modelli contrattuali più diffusi, le
clausole con cui i diritti contrattuali delle parti vengono estesi a beneficio
dei relativi licenziatari e alle imprese del gruppo.”197
Quanto all‟efficacia probatoria dell‟accordo di coesistenza, secondo la
Decisione della Quarta Commissione di Ricorso UAMI del 30 aprile
2003,198 sembra che essa “debba ritenersi limitata a quel preciso
regolamento di interessi privati in esso pattuiti, vale a dire che le parti
hanno deciso di non ostacolarsi a vicenda. E‟ assai più discutibile se tale
efficacia probatoria debba includere l‟ assenza di confusione sul mercato.
Infatti, se da un lato, quest‟ultima è spesso indicata come fondamento
196 Cass.
civ., Sez. I Sent., 10 ottobre 2008, n. 24909, in Mass. Giur. It., 2008
op. cit., p. 220,
198 Decisione della Quarta Commissione di Ricorso UAMI del 30 aprile 2003, procedimento
R35/2002-4, reperibile sul sito www. oami. europa. eu. L‟ UAMI è l‟Ufficio per
l‟armonizzazione a livello di mercato interno con sede ad Alicante
197 SPOLIDORO,
80
dell‟accordo di coesistenza, dall‟altro, si potrebbe ritenere che se non vi è
rischio di confusione, l‟accordo è inutile”.
81
2.4Contenuto degli accordi di coesistenza
Gli accordi in esame hanno ad oggetto “la concreta delimitazione delle
sfere di protezione, con lo scopo di eliminare sia il conflitto economico
fra i titolari dei marchi sia il pericolo di inganno per i consumatori. La
delimitazione può riguardare la sfera merceologica della registrazione o
dell‟utilizzo, la composizione del segno, il territorio in cui esso viene
usato, i canali distributivi, la destinazione dell‟offerta o altri aspetti.
Nulla vieta che più tipi di delimitazioni concorrano fra loro.199 Secondo
una parte della dottrina,200 l‟accordo può avere ad oggetto anche un patto
di non aggressione, cioè un patto contenente l‟impegno di non aggredire
le rispettive registrazioni. “Esso è senz‟altro valido, quando l‟oggetto
della rinuncia sia il diritto a far valere la contraffazione oppure un
impedimento relativo alla registrazione. Il patto di non aggressione non
sarebbe valido nella parte in cui il contraente si impegnasse a non far
valere impedimenti assoluti o decadenze, con la sola eccezione della
decadenza per non uso”201.
199 SPOLIDORO,
op. cit., p. 227
DI BON, op. cit., p. 26; SPOLIDORO, op. cit., p. 224
201 SPOLIDORO, op. cit., p. 224
200
82
2.5Durata degli accordi di coesistenza
Quanto alla durata, la dottrina è divisa sull‟applicabilità agli accordi di
coesistenza dell‟art. 2596 c.c. .202 Secondo un orientamento, “la risposta
dovrebbe essere affermativa con riferimento alle pattuizioni intercorse tra
soggetti
che
esercitino
attività
d‟impresa;”203secondo
un
altro
orientamento, invece, il limite temporale ex art. 2596 c.c. non è
applicabile perché “il patto di coesistenza normalmente è stipulato per un
lungo periodo, o quantomeno presenta caratteri di stabilità. Se la durata e
le cause di recesso o di risoluzione sono espressamente disciplinate, con
l‟eventuale preavviso, non si pone alcuna questione. (…) Se nulla è detto
circa la durata, il contratto dovrebbe intendersi a tempo indeterminato,
con la conseguente applicabilità del principio che ciascuna parte può
recedere in qualunque momento con un congruo preavviso.”204Secondo
un importante lodo arbitrale, però, “le obbligazioni nascenti da un
accordo di delimitazione tra segni distintivi hanno una durata correlata
alla durata della situazione reale (l‟esclusiva) cui accedono in rapporto di
funzionalità, cosicché non si applica ad esse il principio della recedibilità
dalle obbligazioni perpetue”.205 E‟ mia convinzione che il limite
quinquennale previsto dall‟art. 2596 c.c. non sia applicabile agli accordi
che ci interessano perché la ratio della norma citata è quella di evitare
lunghi limiti contrattuali alla concorrenza ma, a mio avviso, gli accordi
di coesistenza hanno un effetto pro-concorrenziale. Essi, infatti, se fanno
in modo che il pubblico sia in grado di percepire che sul mercato sono
presenti due diversi marchi, se contengono una chiara disciplina delle
modalità di utilizzo dei segni confondibili, possono essere fonte di
Art. 2596 c.c. (Limiti contrattuali della concorrenza) “1. Il patto che limita la concorrenza
deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una
determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. 2.Se la durata del patto non è
determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di
un quinquennio.”
203 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p. 92, afferma l‟applicabilità dell‟art. 2596 c.c.
anche RAMPONE, op. cit., p. 136
204 SPOLIDORO, op. cit., p. 225
205 Lodo arb., 2 settembre 1998, in Giu. ann. dir. ind., 1998, 3837/3
202
83
vantaggio sia per i consumatori, i quali non rischiano di essere ingannati
dalla coesistenza sul mercato di segni simili o identici per prodotti affini
o identici, sia per i titolari dei marchi confondibili, in quanto i loro segni
distintivi, agli occhi del pubblico, sono riferibili a due origini
imprenditoriali diverse ergo non c‟è rischio di “sviamenti di clientela”.
Secondo la Corte di Cassazione, “sia le norme che regolano la materia di
segni distintivi propri (ditta, marchio, insegna) sia la disciplina della
concorrenza, non sono limitazioni della concorrenza, ma strumenti per
garantire che la concorrenza sia legittima, autentica e piena. (…) Gli
accordi di coesistenza consentono la distinzione tra le attività delle
imprese e concorrono quindi a far sì che il mercato sappia discernere
bene un prodotto da un altro, una impresa da un‟altra, senza cadere nella
confusione che potrebbe sorgere per l'uso di segni confondibili”206
206
Cass. ,.10 dicembre 1988, n. 6715, in Giu. ann. dir. ind.,1988, 2244/2 (caso Dolomiten
Loden)
84
2.5.1Accordo di coesistenza e convalidazione
Un Autore207 si è posto la domanda se il consenso contenuto in
un patto di coesistenza possa avere gli stessi effetti della
tolleranza di cui parla l‟art. 28 CPI a proposito dell‟istituto della
convalidazione, con la conseguenza che, se il contratto di
coesistenza durasse più dei cinque anni previsti dalla norma
(fermi ovviamente gli altri requisiti previsti dalla stessa), il
titolare del marchio più antico perderebbe il diritto di
avvalersene contro quello più recente, che sarebbe ad ogni
effetto convalidato. Egli, riconoscendo la profonda diversità tra
le rationes sottese ai due istituti, rileva che “l‟accordo di
coesistenza regola il rapporto tra le registrazioni per tutta la sua
durata e può anche contenere stipulazioni la cui efficacia si
proietta al di là della durata temporale del rapporto ad esecuzione
continuata (avente ad oggetto l‟obbligo di tollerare l‟uso altrui)
assunto dai contraenti. Ma è appunto sulla base del contratto e
della sua interpretazione che si può stabilire se, al termine della
sua efficacia, per qualsivoglia motivo, i rispettivi diritti dei
titolari riprendono anche inter partes l‟estensione originaria
oppure no.”208A parere di chi scrive, alla domanda suddetta si
deve dare risposta negativa perché le ragioni che stanno alla base
dei due istituti in questione sono diverse e perché, se dagli
accordi di coesistenza derivasse la convalidazione del marchio
successivo, nessuno più li stipulerebbe con la conseguenza di un
aumento del rischio di inganno per il pubblico.
207
208
SPOLIDORO, op. cit., p.219
SPOLIDORO, op. cit., p.219
85
2.6 Accordi di coesistenza e contratti di licenza di marchio: differenze e
similitudini
Entrambi i contratti in esame danno vita ad un rapporto obbligatorio di
durata ma lo schema tipico dei due negozi è profondamente diverso. Nel
contratto di licenza, che ha ad oggetto un solo marchio, il titolare cerca di
sfruttare l‟avviamento incorporato nel marchio, attraverso la concessione
dell‟uso dello stesso a terzi, nello stesso mercato nel quale egli opera
ovvero in mercati in cui non è presente ed ove non intende svolgere
direttamente alcuna attività imprenditoriale; negli accordi di coesistenza,
invece, l‟oggetto dell‟accordo sono due o più marchi l‟uso dei quali
viene disciplinato dai rispettivi titolari per evitare che “l‟immagine dei
propri prodotti o servizi interferisca con quella dei prodotti o dei servizi
dell‟altro titolare. Per ottenere questo, occorre impedire che il messaggio
recato da un marchio vada a contaminarsi con quello recato dall‟altro,
offuscandosi ed offuscandolo. Nella licenza, al contrario, il licenziatario
ha normalmente tutto l‟interesse a mantenersi agganciato al titolare
(...).”209Nonostante queste differenze di fondo, vi possono essere
fattispecie in cui queste contrapposizioni finiscono per confondersi: si
può citare, ad esempio, quella della “licenza apparente, nella quale la
licenza è in realtà inesistente e le parti realizzano in via indiretta la stessa
finalità pratica di un accordo di coesistenza; e quella speculare
dell‟accordo di coesistenza apparente, nel quale i marchi che coesistono
sono talmente simili (al limite identici) e coprono prodotti e servizi
talmente vicini (al limite uguali) che in realtà si deve concludere che il
marchio è uno solo e che i contraenti hanno l‟uno concesso e l‟altro
ricevuto licenza d‟uso.”210
209
210
SPOLIDORO, op. cit., p.214
SPOLIDORO, op. cit., p.215
86
2.7 Compatibilità degli accordi di coesistenza con il diritto antitrust
Relativamente agli accordi di coesistenza, una parte della dottrina teme
che gli stessi “possano essere utilizzati come strumento per eludere la
normativa antitrust, in particolare attraverso la fissazione di limiti alla
produzione
o alla
commercializzazione
o attraverso
restrizioni
territoriali.”211 La medesima preoccupazione è avvertita anche negli Stati
Uniti, paese in cui la prassi di stipulare “Trademark Coexistence
agreements” è molto frequente; secondo un‟Autrice, infatti, “Coexistence
agreement possibly violate antitrust laws. If coexistence agreements have
the effect of reducing competition in the way proscribed by antitrust
laws, then they may be simply illegal. Even if technically these
agreements are within the bounds of antitrust laws, they may still reduce
competition among manufacturers of similar products to the public’s
detriment”212. Ritornando al diritto nazionale, secondo l‟orientamento
maggioritario,213 la potenziale contrarietà degli accordi di coesistenza al
diritto antitrust è l‟eccezione, non la regola. Ho già avuto modo, a
proposito della questione dell‟applicabilità del limite temporale ex art.
2596 c.c., di evidenziare gli effetti pro-concorrenziali dei patti di
delimitazione, pertanto anch‟io ritengo che non possa sostenersi, in tutti i
casi, l‟incompatibilità degli stessi con la disciplina antitrust. Solo nelle
ipotesi in cui dagli accordi di coesistenza derivino realmente alterazioni
degli equilibri concorrenziali, allora gli stessi potranno essere vietati
dall‟art. 81 TCE.214
211 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE,
op. cit., p.92
Trademark “Coexistence” Agreements: Legitimate Contracts or Tools of
Consumer?, in Loyola Consumer Law Review, 2005, vol.18, n.2, p. 197. “Gli accordi di
coesistenza possono violare il diritto antitrust. Se gli accordi di coesistenza hanno l‟effetto di
ridurre la concorrenza nel modo prescritto dal diritto antitrust, essi sono semplicemente illegali.
Anche se tecnicamente questi accordi rientrano nei limiti delle leggi antitrust, essi possono
comunque ridurre la concorrenza tra produttori di prodotti simili a danno del pubblico (dei
consumatori).”
213 SPOLIDORO, op. cit., p.228; DI BON, op. cit., p. 26
214Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato
dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; l‟art. 81 paragrafo 1° comma dispone che “sono
vietati, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese, tutte le
212MOSS,
87
Capitolo 3 La comunione di altri diritti di
proprietà intellettuale
3.1I vari tipi di creazione intellettuale suscettibili di tutela
Volendo raggruppare in via generale i vari tipi di creazione intellettuale
suscettibili di tutela e i relativi diritti di proprietà intellettuale,215 è
possibile indicare tre categorie. Una prima categoria è quella delle opere
dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Ai
sensi dell‟art. 2575 c.c.216 e dell‟ art. 1 l. aut.
217
le opere suddette
formano oggetto del diritto d‟autore. Per “creatività” dell‟opera si
intende non solo il risultato dell‟attività intellettiva umana, ma anche la
novità e l‟originalità di quel risultato. Va precisato che il grado di
“originalità” può anche essere minimo, purché in grado di mostrare
l‟apporto personale del suo autore. “La richiesta di originalità dell‟opera
decisioni di associazioni d‟ imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza all‟interno del mercato comune” ma al 3° paragrafo prevede
che, in alcuni casi, “tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate
inapplicabili.”
215
Ai sensi dell‟art. 2 viii) della Convenzione istitutiva dell‟organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale per “proprietà intellettuale” si intendono i diritti relativi:- alle opere
letterarie, artistiche e scientifiche;- alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni
degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodifussione; - alle invenzioni in
tutti i campi dell‟ attività umana; -alle scoperte scientifiche; -ai disegni e modelli industriali; ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni
commerciali; -alla protezione contro la concorrenza sleale; e tutti gli altri diritti inerenti all‟
attività intellettuale nei campi industriale, scientifico, letterario e artistico.
216
Art. 2575 c.c. (Oggetto del diritto) “Formano oggetto del diritto d‟autore le opere
dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione.”
217
Ai sensi dell‟art 1 L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d‟autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio, in G.U. n.166 del 16 luglio 1941, da ora in avanti l. aut.. “1. Sono
protette ai sensi di questa legge le opere dell‟ingegno di carattere creativo che appartengono
alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all‟architettura, al teatro e alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. 2. Sono altresì protetti i programmi per
elaboratori come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,nonché
le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione
intellettuale dell‟autore”.
88
attiene alla forma dell‟esposizione, e non al contenuto esposto così anche
le notizie di dominio pubblico possono confluire in un‟opera
dell‟ingegno quando esse siano espresse in una forma che rechi, in
qualsiasi modo, l‟impronta di una elaborazione personale dell‟autore.”218
Altra caratteristica dell‟opera deve essere la “novità” che consiste nella
somma di tutti gli elementi che compongono l‟opera dell‟ingegno e che
nel loro insieme determinano un sufficiente grado di distinzione
dell‟opera
rispetto
ad
altre
analoghe
o
preesistenti.
Riguardo
“all‟appartenenza alle scienze ed alle arti in genere,” l‟elenco indicato
all‟articolo 1 l. aut. è stato ulteriormente specificato ad opera
dell‟articolo 2 l. aut.219. Inoltre l‟opera deve possedere almeno una
“forma espressiva” concreta, ossia un “vestito” in grado di rappresentare
l‟idea e renderla fruibile ai terzi. Per concretezza non necessariamente si
intende una forma materiale, potendo costituire “espressione” anche
quella resa verbalmente. A
rendere tutelabile l‟opera con un diritto
all‟esclusività, non sono dunque i contenuti, ma il modo nel quale i
contenuti sono proposti. Ritornando alla classificazione dei vari tipi di
creazione intellettuale, una seconda categoria è quella delle creazioni
Cass., 19 luglio 1990, n. 7397, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 7, p. 1140
Art. 2 l. aut. “In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie,
drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le
opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico- musicali e le
variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e
pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della
scultura, della pittura, dell‟arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell‟architettura; 6) le opere dell‟arte
cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in
qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell‟autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla
base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del
programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell‟articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti
ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle
banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale
contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e
valore artistico.”
218
219
89
intellettuali a contenuto tecnologico, tutelate dai diritti derivanti dal
brevetto. In questa categoria rientrano le invenzioni industriali e i
modelli di utilità. L'invenzione industriale può essere definita come la
soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza
come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno
strumento,
utensile
o
dispositivo
meccanico
che
costituisce
un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in
campo industriale. “Il modello di utilità220 si differenzia dall‟invenzione
perché costituisce l‟idea di soluzione dello specifico problema tecnico di
conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego
intervenendo sulla forma delle macchine o parti di esse, degli strumenti,
degli utensili e degli oggetti di uso in genere.”221
Nella terza e ultima categoria è possibile porre le creazioni intellettuali di
segni distintivi, cioè degli elementi che hanno funzione di identificare un
determinato imprenditore (ditta), un determinato luogo dove si esercita
l‟impresa (insegna), un determinato prodotto (marchio), necessari per
differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori. In particolare, si
ricorda che i marchi d‟impresa e quelli di servizio sono tutelati attraverso
la registrazione del segno distintivo e, in alcuni casi, anche
indipendentemente da quest‟ultima. (Mi riferisco, ad esempio, alla tutela
del preuso del marchio).
220
Art. 82, 1° comma, CPI “Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi
modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a
macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti .”
221
AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit., p. 185
90
3.2 La comunione di diritto d’autore
L‟opera dell‟ingegno può costituire il frutto della collaborazione creativa
di più autori anziché di uno solo e, a seconda della o delle categorie di
opere coinvolte, della presenza o assenza di accordi tra i collaboratori o
di un coordinatore dei lavori, è possibile distinguere diverse tipologie di
opere complesse: opere in comunione, opere composte e opere collettive.
Nelle cd. opere in comunione, “la concorrenza di più autori concerne la
stessa creazione, sì che il contributo di ciascun creatore è obiettivamente
inscindibile da quello dell‟altro; sì che non può separarsi nell‟opera la
parte dell‟uno e la parte dell‟altro.”222 I rapporti tra i diversi coautori
sono disciplinati dall‟art. 10 l. aut. che rinvia alla comunione civilistica.
Nelle opere composte, invece, “il concorso dei vari autori concerne parti
autonome a loro volta considerabili come opere dell‟ingegno ancorché
concorrenti poi a loro volta in un‟ opera dell‟ingegno (ché anzi non è
allora escluso che poi una singola parte sia frutto di più autori e così
oggetto di comunione, verificandosi nei suoi confronti l‟ipotesi
precedente) definibile come unica data un‟ unità di funzione e vuoi che le
parti appartengano ad uno stesso genere - come avviene per i vari capitoli
di un romanzo o di un manuale -vuoi che appartengano ad un genere
diverso- come per le parole e per l‟accompagnamento musicale. Potrà
allora distinguersi l‟opera che diremo complessa dalle singole sue parti e
può anzi aversi un‟utilizzazione o circolazione simultanea vuoi
dell‟opera complessa vuoi delle singole parti isolate che a loro volta
rappresentano opere dell‟ingegno non concorrendo – come invece
nell‟ipotesi precedente- in un tutto inscindibile”223. Esempi di opere
composte da contributi di generi artistici diversi, che sono quindi non
solo distinguibili, ma anche utilizzabili separatamente, sono: le opere
liriche, le operette, le composizioni musicali con parole (melologhi e
222
223
ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali,Milano, 1960, p. 773
ASCARELLI, op. cit., pp. 773,774
91
canzoni), le opere composte di musica, di parole e di danza o mimica
(particolarmente le opere coreografiche e pantomimiche) nonché le opere
cinematografiche. Le ipotesi suddette sono regolate dagli artt. 33 ss. l.
aut. e 44 ss. l. aut.. Le opere collettive sono opere create mediante
l‟unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un
coordinatore per un scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o
scientifico. Le opere collettive,224 quindi a differenza di quelle composte
hanno un coordinatore che sceglie, decide e coordina il lavoro delle
diverse parti dell‟opera. Un esempio potrebbero essere: le enciclopedie, i
giornali, le antologie, le riviste ecc…
224
Art. 3 l. aut. “Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che
hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un
determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le
enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali,
indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di
cui sono composte”.
92
3.2.1 Le cd. opere in comunione
L‟art. 10 l .aut. prevede che “1. Se l‟opera è stata creata con il
contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto
di autore appartiene in comune a tutti i coautori. 2.Le parti
indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto
di diverso accordo. 3.Sono applicabili le disposizioni che
regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro
essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e
l‟opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere
modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima
pubblicazione, senza l‟accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in
caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la
pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell‟opera può essere autorizzata dall‟autorità giudiziaria, alle
condizioni e con le modalità da essa stabilite”. E‟ opportuno
premettere che la norma in esame fa riferimento alla comunione
originaria dei diritti d‟autore
225
e che “deve ritenersi tale non
solo quella che ha luogo all‟atto della creazione originaria di
un‟opera, quando questa cioè sorga fin dal principio come frutto
di una collaborazione fra le attività intellettuali creative di più
persone, ma altresì quella che si verifichi in un secondo tempo,
per rifare, perfezionare, adattare o aggiornare un‟opera, come
spesso accade dopo la morte dell‟autore in base ad accordo fra
gli eredi e la persona incaricata di procedere a quelle
elaborazioni.”226 Il 1° comma della norma in esame individua i
tre elementi necessari della fattispecie costitutiva della
comunione: il concorso di una pluralità di soggetti nella
creazione della medesima opera, il carattere creativo dei loro
225
Art. 2576 c.c. (Acquisto del diritto)“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è
costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
226
GRECO, I diritti sui beni immateriali, Torino, 1948, p. 219
93
contributi e l‟indistinguibilità e inscindibilità dei contributi
medesimi. Posto che più soggetti devono prendere parte alla
creazione dell‟opera, ciascuno apportando un proprio contributo,
è necessario che tale contributo sia creativo, pertanto “non è
coautore di un‟opera chi, ad esempio, si limiti prestare consigli o
suggerimenti; a fornire un supporto tecnico/organizzativo alla
creazione; ad eseguire operazioni materiali di mera attuazione di
un progetto altrui; a visionare una tesi di laurea.”227 Ai sensi
dell‟art. 10 l. aut., infine, i contributi dei coautori devono essere
“indistinguibili ed inscindibili” ma, secondo un orientamento
dottrinale,228 il carattere indistinguibile dei contributi creativi
non è un elemento necessario della fattispecie dal momento che
la disciplina della norma in esame si applica certamente quando i
contributi sono tra loro indistinguibili, ma non vi è ragione per
escludere e non estendere l‟applicazione dell‟art. 10 anche
all‟ipotesi in cui i contributi dei diversi coautori possano tra loro
essere distinti logicamente e di fatto. Secondo un orientamento
dottrinale,229 la fattispecie rilevante ex art. 10 l. aut. deve
comprendere
anche
un
ulteriore
elemento
costituito
dall‟esistenza di un rapporto di collaborazione tra i diversi
coautori; per un‟altra parte della dottrina, invece, “anche se
l‟ipotesi dell‟esistenza di un rapporto di collaborazione è la più
frequente anche quella dell‟inesistenza del rapporto in questione
può tuttavia ricorrere: come può avvenire ad esempio nelle
ipotesi di formule matematiche scritte a quattro mani, di
improvvisazioni di jazz di più musicisti che si trovino per caso a
suonare insieme.”230 Ritornando all‟analisi dell‟art. 10 l. aut., il
2° comma “postula un principio generale secondo cui le quote
227
UBERTAZZI, op. cit.,p. 1523
UBERTAZZI, Spunti sulla comunione di diritti d’autore,in AIDA, 2003,p.507
229
PIOLA CASELLI,Codice del diritto d’autore, Torino,UTET,1943, p.262
230
UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 508
228
94
dei comunisti sono proporzionali alla qualità e quantità degli
apporti alla creazione comune dell‟opera; introduce tuttavia una
presunzione iuris tantum di uguaglianza delle loro quote; vara
con ciò (non soltanto una regola probatoria ma) anche una norma
relativa ai rapporti sostanziali tra gli interessati; consente di
superare la presunzione iuris tantum con ogni possibile mezzo;
qualifica come derogabili sia il principio di proporzione delle
quote agli apporti sia la regola di diritto materiale implicita nella
presunzione; prescrive la forma scritta ad probationem per la
deroga negoziale ora detta.”231 Quanto al 3° comma della norma
che ci interessa, “questo prevede espressamente l‟applicabilità
delle disposizioni che regolano la comunione, ma detta pure
alcune deroghe richieste dalla natura e dal complesso contenuto
del diritto d‟autore, specialmente per la tutela dei diritti morali,
anche se il loro esercizio costituisce, come per la pubblicazione,
un presupposto dell‟utilizzazione economica, dato che il loro
carattere strettamente personale e individualistico non può
rimanere sopraffatto dal principio maggioritario, quale impera
nel regime ordinario della comunione.”232 Relativamente alla
durata dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera in
comunione, l‟art. 26, 1° comma, l. aut. dispone che “nelle opere
indicate nell‟art. 10 (…) la durata dei diritti di utilizzazione
economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si
determina sulla vita dell‟autore che muore per ultimo.”
3.2.2.Le opere composte
231
232
UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 510
GRECO, op. cit., p. 220
95
Gli artt. 33-37 l. aut. disciplinano alcuni tipi di opere composte
da contributi di generi artistici diversi, che sono quindi non solo
distinguibili, ma anche utilizzabili separatamente, e precisamente
le opere liriche, le operette, i melologhi, le composizioni
musicali con parole, i balli e balletti musicali. L‟art. 33 l. aut.
prevede che i collaboratori possano, con apposite convenzioni,
derogare alla disciplina contenuta negli artt. 34-36, disciplina
diversa da quella ex art. 10 l. aut. proprio in virtù del fatto che
nelle opere composte i diversi contributi che le compongono
sono distinguibili e separabili. L‟art. 34 l. aut., infatti, non rinvia
sic et simpliciter alla disciplina della comunione civilistica ma
prevede che “l‟esercizio dei diritti di utilizzazione economica
spetta all‟autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti
derivanti dalla comunione. Il profitto della utilizzazione
economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo
contributo letterario o musicale. Nelle opere liriche si considera
che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre
quarti del valore complessivo dell‟opera. Nelle operette, nei
melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e
balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.
Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e
indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi
seguenti”. Un altro tipo di opera composta è rappresentato
dall‟opera cinematografica che è prevista sia nell‟elenco delle
opere protette dagli artt. 1 l. aut.233 e 2575 c.c. sia in quello
233
Art. 1, 1° comma, l. aut. “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell‟ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all‟architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione.
96
dell‟art 2 l. aut..234 ed è disciplinata agli artt. 44-50 l. aut.
L‟opera cinematografica è “il risultato di numerosi contributi di
carattere creativo, in parte preesistenti (come le opere letterarie),
in parte realizzati appositamente (soggetto, sceneggiatura e
musica), che vengono elaborati nel corso del processo creativo
sotto la direzione del regista. ”235 La realizzazione dell‟opera
cinematografica,
collaborazione
quindi,
creativa
rappresenta
di
più
il
autori,
i
“frutto
cui
della
contributi
(distinguibili ma inscindibili) sono non soltanto artistici, ma
anche
tecnici,
economici
ed organizzativi del soggetto
produttore, tutti finalizzati alla realizzazione dell‟opus quale
risultato diverso dalla somma degli apporti di ciascuno”236.
L‟opera in questione, pertanto, presenta caratteristiche comuni
alle opere composte e alle opere collettive: alle opere composte,
in quanto i contributi che concorrono a formarla le conferiscono
una struttura complessa; alle opere collettive, in quanto gli stessi
contributi vengono coordinati e profondamente elaborati dal
regista. L‟art. 44 l. aut. prevede che “si considerano coautori
dell‟opera cinematografica l‟autore del soggetto, l‟autore della
sceneggiatura, l‟autore della musica ed il direttore artistico”ma,
non
specifica
quali
contributi
all‟opera
cinematografica
conferiscano la dignità di coautore. Secondo una pronuncia del
Tribunale di Napoli “il termine contributo indica l‟apporto
consapevole e volontario del proprio lavoro in vista del
raggiungimento di un fine al quale concorrono e collaborano più
234
Art. 2 n. 6 l. aut. “In particolare sono ricomprese nella protezione: le opere dell‟arte
cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai
sensi delle norme del Capo V del Titolo II.”
235
AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA,op. cit., p.518
236
PESIRI, In tema di coautore dell’opera cinematografica. L’interesse dell’autore
all’integrità ideale dell’opera e la configurabilità di un danno esistenziale per uso svilente, in
Giur. Merito, 2001, p.1273
97
persone.”237 La pronuncia suddetta è stata emanata in relazione
ad un caso in cui si discuteva della possibilità di riconoscere la
qualità di autore della musica - e quindi di coautore dell‟opera
cinematografica in cui
è inserita - a colui che si limiti ad
autorizzare l‟inserimento in colonna sonora di una canzone da lui
precedentemente composta senza riferimento alcuno al film e
alla sceneggiatura. Secondo il Tribunale di Napoli “non apporta
un contributo in senso tecnico chi si limiti ad assentire
all‟impiego in un film di una canzone da lui composta in un
momento precedente, senza consapevole connessione con la
sceneggiatura (ancor meno chi, come nel caso specifico, è autore
della sola parte letteraria della canzone medesima, della cui
musica è autore altro soggetto)”. In altre parole, perché l‟autore
della canzone o della musica possa essere riconosciuto coautore
dell‟opera cinematografica, è necessario che si instauri un
legame funzionale, oltre che strutturale, tra la prima e la seconda.
La ricostruzione proposta segue una sentenza del Tribunale di
Milano, per la quale “è coautore della parte letteraria di un‟opera
musicale chi abbia prestato la sua collaborazione riguardante il
vero e proprio processo creativo che caratterizza l‟opera
dell‟ingegno e non si sia limitata ad elementi di natura tecnica od
organizzativa o in semplici suggerimenti o consigli di indole
teorica o generica.”238 Quanto ai diritti patrimoniali relativi
all‟opera cinematografica, ai sensi dell‟art. 45, 1° comma, l. aut.
“l‟esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera
cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione
dell‟opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli” e, ai
sensi dell‟art. 46, commi 3° e 4,° l. aut., “3. gli autori della
237
238
Trib. Napoli, 24 gennaio 2001, in Giur. merito 2001, p.1270
Trib. Milano, 5 ottobre 1995, in Annali it. dir. autore,1996, p. 597
98
musica, delle composizioni musicali e delle parole che
accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente
da coloro che proiettano pubblicamente l‟opera un compenso
separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di
accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento. 4.Gli
autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico,
qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle
proiezioni pubbliche dell‟opera cinematografica, hanno diritto,
salvo patto contrario quando gli incassi abbiano raggiunto una
cifra da stabilirsi contrattualmente col produttore, a ricevere un
ulteriore compenso, le cui forme e la cui entità saranno stabilite
con accordi da concludersi tra le categorie interessate”.
99
3.2.3Le opere collettive
L‟art. 3 l. aut. prevede che “le opere collettive, costituite dalla
riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di
creazione autonoma, come risultato della scelta e del
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come
opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti
di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”.
Quanto all‟autore dell‟opera collettiva, ai sensi dell‟art. 7, 1°
comma l. aut., è considerato tale chi organizza e dirige la
creazione stessa. Dalla norma in commento emerge, quindi, la
profonda differenza che passa tra le opere semplici o composte
dovute alla collaborazione creativa di più persone e le opere
collettive: mentre nelle prime ci sono più coautori dell‟opus,
nelle seconde vi è un solo autore dal momento che gli autori
delle opere o delle parti di opere riunite nell‟opera collettiva non
sono considerati coautori della stessa ma solo autori
dei
contributi (aventi carattere di creazione autonoma) che la
compongono. L‟art. 7 valorizza, quindi, l‟apporto creativo
rappresentato dalla “scelta” o dal “coordinamento” ad un
determinato fine delle opere riunite o raccolte. Secondo un
orientamento dottrinale, “ciò che caratterizza l‟opera collettiva
non è tanto l‟elemento strutturale (riunione di opere o di parti di
opere che hanno carattere di creazione autonoma) quanto
l‟esistenza di due distinti livelli creativi: quello dei singoli
contributi che compongono l‟opera e quello della progettazione
dell‟opera complessiva e della scelta e coordinamento dei
contributi o dell‟organizzazione e direzione dell‟attività creativa
100
svolta dai collaboratori.”239 Quanto ai diritti patrimoniali
sull‟opera collettiva, l‟art. 38 l. aut. prevede che “1.Nell‟opera
collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione
economica spetta all‟editore dell‟opera stessa, senza pregiudizio
derivante dall‟applicazione dell‟art. 7. 2.Ai singoli collaboratori
dell‟opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria
opera separatamente, con l‟osservanza dei patti convenuti, e in
difetto, delle norme seguenti”. Si può aggiungere che gli autori
delle singole parti dell‟opera vantano il diritto di aggiornare il
proprio contributo in caso di nuove edizioni dell'opera e, ex art.
20, 1° comma, l. aut., “indipendentemente dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica dell‟opera,” il diritto
di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a
ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. Relativamente
alla durata dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera
collettiva, l‟art. 26, 2° comma, l. aut., prevede che “Nelle opere
collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante
ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La
durata dei diritti di utilizzazione economica dell‟opera come un
tutto è di settant‟anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la
forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le
disposizioni dell‟art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere
periodiche.”
239
AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA,op. cit., p.516
101
3.3 La comunione di brevetto
Il brevetto rappresenta la tecnica di protezione giuridica delle invenzioni
che presentano il requisito della novità, che implicano un‟attività
inventiva e sono atte ad avere un‟applicazione industriale. Esso è, infatti,
l‟atto amministrativo in virtù del quale la privativa, cioè la riserva di
produzione e di commercio in esclusiva dei prodotti che costituiscono
l‟applicazione
industriale
dell‟invenzione,
è
costituita.
Quando
l‟invenzione industriale è imputabile a più soggetti, allora gli stessi sono
anche contitolari del diritto al brevetto. La contitolarità del diritto in
oggetto può essere a titolo originario (è il caso dell‟invenzione realizzata
da più coautori) o a titolo derivativo (è il caso di più coeredi o più aventi
causa pro quota dell‟unico inventore). Affinché ricorra l‟ipotesi di
contitolarità a titolo originario occorre che “vi sia, in primo luogo,
concorso nell‟attività inventiva, non dunque una semplice collaborazione
di carattere esecutivo, come quella rivolta, sotto l‟impulso e la direzione
di chi persegue un‟idea inventiva, a compiere ricerche, analisi o
esperimenti preparatori e, in secondo luogo, occorre che i coautori
abbiano operato d‟intesa tra di loro o, comunque, siano pervenuti
congiuntamente a compiere l‟invenzione.”240 Possono essere considerati,
quindi, coinventori dell‟invenzione di gruppo (invenzione realizzata da
più operatori che lavorano assieme, sulla base di un progetto unitario),
“solo i membri del gruppo che hanno svolto attività inventiva in rapporto
alla ricerca che è sfociata nell‟invenzione, e non anche i membri del
gruppo che hanno svolto solo altre linee di ricerca, o che hanno prestato
solo attività non inventiva, ma puramente esecutiva”.241Quanto alla
disciplina applicabile alla comunione di brevetto, l‟art. 20 l. inv.
242
prevedeva che “se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti
240
GRECO, op. cit., p. 439
VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.414
242
Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in Gazz. Uff., 14 agosto 1939, n. 189, da ora in
avanti legge invenzioni (l. inv.)
241
102
derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle
disposizioni del codice civile relative alla comunione. Salvo convenzione
contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa
nell‟acquirente l‟obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento
avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono
tenute solidalmente al pagamento di dette tasse”. Il CPI ha abrogato la
legge invenzioni ma, all‟art. 6, ha riconfermato, in generale,
l‟ammissibilità dell‟istituto della comunione
dei diritti di proprietà
industriale e, relativamente all‟applicabilità della disciplina della
comunione civilistica, salvo convenzioni in contrario, ha aggiunto il
limite della compatibilità. La Convenzione sul Brevetto Europeo (di
seguito CBE),243 in merito al diritto al brevetto, all‟art. 59 prevede che
“la domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da più
richiedenti sia da corrichiedenti che designano Stati contraenti diversi”.
Secondo un orientamento dottrinale244, la disciplina nazionale appena
ricordata “è del tutto inadeguata alla complessità del fenomeno delle
invenzioni di gruppo, non fosse altro perché non distingue chiaramente
fra il diritto al brevetto, cioè il diritto a presentare la domanda di
brevetto, ed il diritto di brevetto quando il brevetto stesso sia intestato
congiuntamente a più persone.”Al di là della legittimazione alla domanda
di brevetto, secondo un Autore245 “ad ogni coautore deve essere
riconosciuta un‟autonoma legittimazione ad agire in negatoria contro chi,
a torto, si attribuisca la qualità di coautore, dovendosi escludere un
litisconsorzio necessario, attivo o passivo, dei diversi coautori
dell‟invenzione nei giudizi di accertamento, positivo o negativo, della
copaterinità della invenzione.”
243
Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973
AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit., , p.233
245
UBERTAZZI, op. cit., p. 422
244
103
3.3.1Il diritto al brevetto
“Se la molteplicità delle persone che concorrono all‟ottenimento
dell‟invenzione è organizzata nelle forme del lavoro dipendente
allora il problema della presentazione della domanda di brevetto
non si pone, perché legittimato è comunque sempre e soltanto il
datore, sia che l‟unità di ricerca sia inserita in un contesto più
ampio di attività economica, sia che si tratti di un‟unità di ricerca
organizzata al solo scopo di ottenere invenzioni brevettabili”246.
Quando, invece, la molteplicità delle persone impegnate nello
svolgimento dell‟attività di ricerca non svolge tale attività nelle
forme del lavoro subordinato, ma nelle forme di una
collaborazione autogestita ancorché funzionalmente preordinata
all‟ottenimento del risultato inventivo, la dottrina non è concorde
nell‟individuare i coinventori legittimati a presentare la domanda
di brevetto. Una parte della dottrina247 ritiene che i contitolari del
diritto al brevetto si presentino come altrettanti creditori solidali
del futuro bene immateriale e afferma che, in applicazione
dell‟art. 1319 c.c.248, ciascun contitolare è legittimato a
presentare la domanda di brevetto, anche in caso di dissenso
degli
altri.
Un‟altra
parte,
invece,
pur
concordando
nell‟ammettere che la contitolarità del diritto al brevetto è
regolata dalla disciplina della comunione, si divide sulla
qualificazione da dare all‟atto della presentazione della domanda
di brevetto e, conseguentemente, sulla norma del codice civile da
applicare. Vi è infatti chi249, considerando la presentazione della
domanda come una modificazione necessaria per il miglior
246
AUTERI-FLORIDIA-MANGINI-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op .cit., p.234
SANTINI,I diritti della personalità nel diritto industriale,Padova,1959, p. 84
248
L‟art. 1319, 1° comma, c.c. prevede che “Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione
della intera prestazione indivisibile.”
249
LEVI, Cenni sulla comunione d’ invenzione industriale, in Probl. attuali dir. ind.,
Milano,1977, p. 700
247
104
godimento della cosa, ritiene che ogni titolare sia legittimato ad
effettuare il deposito; chi250, invece, considera il deposito della
domanda di brevetto come un atto di ordinaria amministrazione,
sostiene che la relativa decisione debba essere approvata dalla
comunità dei contitolari con la maggioranza semplice di cui
all‟art. 1105 c.c.(maggioranza dei partecipanti calcolata secondo
il valore delle loro quote); al contrario, chi251 lo qualifica come
un atto eccedente l‟ordinaria amministrazione,
postula la
necessità della maggioranza qualificata di cui all‟art. 1108 c.c.
(maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi
del valore complessivo della cosa comune). Infine, secondo un
altro orientamento dottrinale, “la decisione anche di un solo
contitolare di procedere alla brevettazione deve sempre prevalere
perché qualunque atto di sfruttamento dell‟invenzione segreta è
(quantomeno potenzialmente) suscettibile di mettere in pericolo
la segretezza e, come tale, di recare pregiudizio ai diritti degli
altri partecipanti alla comunione, che si troverebbero in un
perenne stato di incertezza.”252In senso contrario, altra dottrina
non ritiene che il problema possa essere risolto semplicemente
affermando che la decisione di brevettare, anche quando presa da
uno solo dei coinventori, dovrebbe prevalere sulla decisione di
non brevettare, perché il regime brevettuale sarebbe comunque
“preferibile” al regime di segreto. Essa afferma che “a parte la
difficoltà di rintracciare un base testuale sicura per tale
preferibilità, va ricordato che il conflitto di solito attiene non
all‟alternativa tra brevetto e segreto, ma a decisioni più sottili e
più complesse, relative alla scelta del momento in cui si giudica
l‟invenzione matura per la brevettazione, alla decisione se
250
VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.414
GRECO, Lezioni di diritto industriale,Torino, 1956, p.161
252
GANDIN, La comunione di brevetto: appunti per un’indagine comparatistica, in Contr. e
impr., 1992, p.1192
251
105
affrontare in proprio la procedura di brevettazione o cedere a
terzi il diritto al rilascio del brevetto, all‟individuazione del
consulente brevettuale, alla scelta del brevetto (nazionale, estero,
europeo) da chiedere. Che tutte queste decisioni spettino al
singolo sembra francamente eccessivo ed ingiustificabile.”253 A
parere di chi scrive, l‟indirizzo dottrinale che affida la decisione
di presentare la domanda di brevetto al consenso della
maggioranza ex art. 1105 c.c. appare quello preferibile,
risultando il più equilibrato. Gli stessi sostenitori di questo
indirizzo, tuttavia, osservano che “affidando alla maggioranza la
legittimazione alla domanda di brevetto si crea il problema del
trattamento della domanda presentata da uno solo, o da una
minoranza dei coinventori, senza menzionare gli altri o senza il
consenso della maggioranza”254 e concludono, in via dubitativa,
che tale domanda dovrebbe essere considerata una domanda del
non avente diritto e che gli altri coinventori potrebbero valersi
della disciplina di cui all‟art. 118 CPI.255 Personalmente ritengo
che tale soluzione non sia condivisibile , dal momento che, come
peraltro ammesso anche dai suoi sostenitori, il coinventore “pur
253
VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.415
VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.415
255
Art. 118 (Rivendica) comma 2° “ Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il
diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia
depositato la domanda, questi può, se il titolo di proprietà industriale non e' stato ancora
rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:a) assumere a proprio
nome la domanda di brevetto o la domanda di registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la
qualità di richiedente;b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di registrazione la
cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda o
si riferisca ad un oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale alla
data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere effetti;
depositare, nel caso del marchio, una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei
limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a quello della prima
domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale, la quale cessa
comunque di avere effetti;c) ottenere il rigetto della domanda”. Comma 3° “Se il brevetto e'
stato rilasciato oppure la registrazione e' stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente
diritto, questi può in alternativa: a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del
brevetto oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del deposito;
b) far valere la nullità del brevetto o della registrazione concessi a nome di chi non ne aveva
diritto”.
254
106
non essendo il solo inventore non è neppure un non- inventore”.
In questo senso dispone anche la sentenza del Tribunale di
Milano dell‟ 11 novembre del 1999, nella quale si legge
“l'esclusione del comunista dalla brevettazione della invenzione
realizzata in comunione può fondare azioni a tutela della sua
posizione morale ed economica ma non legittima la domanda di
nullità della brevettazione (da parte dello stesso comunista o di
terzi in caso di inerzia del primo) sotto il profilo della
brevettazione del non avente diritto disciplinata dall'art. 27 bis l.
inv.256”257 Secondo un Autore258, se si ammette l‟applicabilità
dell‟art. 118 CPI all‟ipotesi in esame, la stessa deve essere
necessariamente circoscritta: “i contitolari estromessi potrebbero
intervenire nel procedimento di brevettazione per “assumere” la
domanda anche a loro nome ( art. 118, 2° comma lett. a), o per
chiedere il “trasferimento” anche a loro nome del brevetto (art.
118, 3° comma lett. a); non potrebbero, invece,né presentare una
nuova domanda , né chiedere il rigetto della stessa, né la nullità
del brevetto che sia stato concesso.” Concludendo questo breve
excursus sul diritto al brevetto, ricordiamo che l‟art. 6 CPI,
mentre prevede l‟applicabilità della disciplina civilistica della
comunione, fa salvo un diverso accordo delle parti e, secondo un
orientamento dottrinale,259 “questa norma di salvezza per una
diversa pattuizione vale sia per il diritto di brevetto (cui è
espressamente rivolta), sia per il diritto al rilascio del brevetto.
Conseguentemente, qualora l‟attività di ricerca risulti regolata da
un accordo societario, ogni decisione relativa all‟invenzione (tra
le quali, ovviamente, anche quella riguardante l‟opportunità o
meno di presentare la domanda di brevetto) costituirà un atto di
256
Il disposto dell‟art. 27 bis l. inv. è ora trasposto nell‟art. 118 CPI
Trib. Milano, 11 novembre, 1999, in Dir. ind., 2000, p. 213
258
UBERTAZZI, Profili soggettivi del brevetto, Milano, 1985, p. 304
259
VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.416
257
107
gestione, assoggettato alle disposizioni che regolano i poteri
amministrativi di quel tipo di società”. Le considerazioni sopra
riportate si riferiscono unicamente all‟ipotesi dell‟invenzione
industriale realizzata da più operatori che lavorano assieme sulla
base di un progetto unitario, dal momento che l‟ipotesi di
concorso tra più inventori indipendenti è disciplinata in modo
diverso. In quest‟ultima ipotesi (cd. incontri fortuiti), nell‟ambito
del medesimo ordinamento giuridico, il conflitto tra più inventori
autonomi è risolto a favore di chi per primo presenta la
domanda.260 In tale ipotesi, infatti, entrambi i soggetti sono
titolari del diritto al brevetto, ma il diritto di esclusiva spetterà
soltanto a chi sarà titolare di un valido brevetto. L‟art. 46, 3°
comma, CPI, infatti, stabilisce che la precedente domanda
comporta una divulgazione potenziale del suo contenuto dalla
data del deposito, ergo,il brevetto depositato successivamente
sarà nullo, anche se il richiedente era titolare del diritto al
brevetto. Nel caso in cui gli inventori indipendenti appartengano
a distinti ordinamenti giuridici, può verificarsi la coesistenza di
più validi brevetti.
260
L‟art. 60, 2° comma della Convenzione di Monaco, prevede che “se più persone hanno
realizzato l‟invenzione indipendentemente l‟una dall‟altra, il diritto al brevetto europeo
appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito è più
remota; tuttavia, questa disposizione è applicabile unicamente se la prima domanda è stata
pubblicata a norma dell‟art. 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima
domanda quale è stata pubblicata”.
108
3.3.2 Il diritto di brevetto
Quanto alla disciplina del godimento diretto e indiretto del
brevetto in comunione da parte dei coinventori, il più volte citato
art. 6 CPI rinvia, sic et simpliciter, alle disposizioni del codice
civile relative alla comunione in quanto compatibili, fatte salve
convenzioni in contrario, senza tener conto delle peculiarità del
diritto di brevetto. Esaminerò, pertanto, gli orientamenti della
giurisprudenza e della dottrina circa i limiti di applicabilità degli
artt. 1100 ss. c. c. alla comunione di brevetto. Relativamente allo
sfruttamento indiretto del brevetto intestato congiuntamente a
più persone, secondo un primo indirizzo della Corte di
Cassazione, risalente agli anni ottanta,“il contratto di licenza
d'uso dei diritti derivanti da un'invenzione brevettata dovuta a
più autori richiede, per il suo perfezionamento, il consenso
unanime dei contitolari del brevetto, oltre che nel caso di
convenzione con durata ultranovennale, anche nell'ipotesi di
concessione al licenziatario dell'esclusiva, poiché questa priva i
suddetti contitolari di ogni possibilità di sfruttamento diretto o
indiretto dell‟invenzione comune in virtù del comma 1 dell'art.
1108. In conseguenza, nella predetta ipotesi trattandosi di
contratto con parte complessa, cioè formata da più soggetti
costituenti un unico centro di interessi, nel quale il regime di
esclusiva, non potendo esistere che nei confronti di tutti i
contitolari del brevetto, conferisce carattere di indivisibilità
all'oggetto del contratto e, pertanto, determina unità di interessi
tra i predetti, si configura la necessità che tutti costoro
partecipino al giudizio promosso per ottenere la risoluzione del
negozio, in quanto diretto a modificare, attraverso l'eliminazione
del titolo contrattuale, la situazione plurisoggettiva inscindibile
109
da esso disciplinata”261. La Suprema Corte, più recentemente,
nella sentenza del 22 aprile 2000, n°5281, pur riconfermando
che “il contitolare di un brevetto per invenzione industriale non
può concedere ad un terzo una licenza avente per oggetto il
brevetto stesso, in assenza di una deliberazione espressa dei
partecipanti alla comunione secondo quanto previsto dall'art.
1108 c.c.,
in quanto la licenza implica la facoltà tipica del
titolare del brevetto di vietare ad altri l'utilizzazione della stessa
idea inventiva, il che priverebbe, pertanto, i contitolari del diritto
di esclusiva,”262 abbandona il precedente indirizzo del consenso
unanime dei contitolari del brevetto e prevede che “con la
maggioranza dei due terzi si può provvedere alla necessità di
dare in licenza che non superi i nove anni il brevetto comune,
oppure si può decidere di sfruttare direttamente il brevetto da
parte della stessa maggioranza dando alla minoranza residua il
controvalore dei suoi diritti di sfruttamento, in quota.”263 La
Corte di Cassazione, inoltre, nella sentenza citata precisa che “la
norma dell'art. 1108 chiude il sistema rendendo credibile il
rinvio alla disciplina della comunione appunto perché risolve
anche il problema del concreto governo delle facoltà tipicamente
esclusive ed in quanto tali non esercitabili unilateralmente dal
singolo contitolare, ma non per questo inesistenti solo per tale
contitolarità.”264 Quanto alla dottrina, la maggioranza delle
posizioni265 è abbastanza concorde sull‟impossibilità dello
sfruttamento da parte del singolo tramite concessione di licenza,
infatti solo una posizione minoritaria,266 ammette la possibilità
261
Cass. Civile,13 gennaio 1981 n. 265, in Foro it., 1981, I,p.1042.
Cass. Civile, sez. I,22 aprile 2000, in Giur. It., 2001,p. 1894
263
Cass. Civile , sez. I,22 aprile 2000, in Giur. It., 2001,p. 1894
264
Cass. Civile , sez. I,22 aprile 2000, in Giur. It., 2001,p. 1894
265
ALBERTINI, La comunione di brevetto tra sfruttamento diretto e indiretto,individuale e
collettivo, in Giust. Civ., 2000, p. 2243; VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.415
266
LUZZATTO,Teoria e tecnica dei brevetti di invenzione, Milano, 1960, p. 574
262
110
dello sfruttamento da parte del singolo coinventore tramite
concessione di licenza, pur contemplando la possibilità per i
comunisti contrari di esigere un compenso. Un Autore267 ha
analizzato la questione della sorte spettante al licenziatario del
contitolare, che abbia stipulato il contratto in assenza del
consenso degli altri partecipanti alla comunione. Egli afferma
che “costui non debba essere considerato contraffattore: la sua
posizione è infatti piuttosto singolare. Se tale licenziatario
dovesse essere considerato contraffattore, allo stesso modo
dovrebbero essere qualificati il licenziante, che pure è contitolare
del brevetto, o il partecipante alla comunione che sfrutti in
proprio il brevetto stesso. Pare francamente eccessivo giungere
ad una tale conclusione. Eppure i dubbi permangono. Molto più
coerente è la regola statunitense che, partendo dal presupposto
secondo il quale il contitolare ha la più ampia libertà nello
sfruttamento (produttivo e negoziale) del brevetto, senza dovere
rendere conto del proprio operato agli altri, pretende che tutti i
partecipanti alla comunione esercitino congiuntamente l‟azione
di
contraffazione.”268
Relativamente
alla
possibilità
di
sfruttamento diretto del brevetto intestato congiuntamente a più
persone, si registra uno scontro dottrinale: una parte della
dottrina269 sostiene che la norma ex art. 1102 c.c., secondo la
quale ciascuno dei partecipanti può servirsi della cosa comune se
non ne altera la destinazione e non impedisce agli altri
partecipanti di farne parimenti uso, permette lo sfruttamento
diretto dell‟invenzione al singolo contitolare; un‟altra,270 invece,
nega la legittimità dell‟uso
da parte del singolo della cosa
GANDIN, Uno per tutti e tutti per uno:comunione di brevetto e istruzioni per l’uso in un
precedente della suprema corte , in Giur. It., 10 / 2001, p. 1350
268
GANDIN,op. cit., p.1350
269
AMMENDOLA, La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Milano, 1981, p.255
270
ALBERTINI, op. cit., p.2244
267
111
comune proprio
perché lo stesso si pone in contrasto con i
divieti ex art. 1102 c.c. Secondo quest‟ultima posizione
dottrinale, quanto al divieto di alterare la destinazione della cosa
comune, “se la privativa consiste nel potere di decidere la
quantità di beni immessi nel mercato o, più in generale, di
decidere il tasso di diffusione nel mercato della tecnologia
brevettata, ne segue che legittimare il singolo allo sfruttamento
diretto significa togliere agli altri il potere di prendere tali
decisioni e, quindi, fare venire meno il loro diritto di esclusiva. Il
vero interesse del titolare non è tanto la possibilità di utilizzare
l‟invenzione, bensì quello di essere il solo ad utilizzarla,
giovandosi dello ius excludendi alios. ”271 Quanto al secondo
divieto posto dall‟art. 1102 c.c., l‟orientamento in questione
sostiene che l‟uso da parte del singolo della cosa comune rende
potenzialmente più difficile agli altri “di farne parimenti uso”:
infatti il valore di mercato della tecnologia non può certo
crescere, ma solo diminuire, forse anche pesantemente, con
l‟ampliarsi della sua diffusione. A parere di chi scrive, dalla
scelta di affidare le decisioni relative alle modalità di
sfruttamento diretto del bene comune alla volontà del gruppo dei
coinventori, può derivare il rischio che i comunisti non
raggiungano un accordo e si arrechi pregiudizio agli interessi
collettivi violando il principio della sufficiente attuazione
dell‟invenzione posto dall‟art. 69, 1° comma, CPI.272 Secondo un
Autore,273 il rischio ora prospettato rappresenta un falso
problema dal momento che, ai sensi dell‟art. 70 CPI,274 alla
271
ALBERTINI, op. cit., p.2244
Art. 69, 1° comma CPI (Onere di attuazione) “L'invenzione industriale che costituisce
oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare
in grave sproporzione con i bisogni del Paese”
273
ALBERTINI, op. cit., p.2245
274
Art. 70 CPI (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) “ Trascorsi tre anni dalla data di
rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine
272
112
mancata o insufficiente attuazione dell‟invenzione consegue non
la decadenza dal brevetto, ma solo la possibilità di licenza
obbligatoria dello stesso, salva la decadenza nel caso di protratta
inattuazione dell‟invenzione per due anni dopo la concessione di
licenza obbligatoria. Lo stesso Autore ritiene che differenziare i
termini di durata del brevetto e aumentare progressivamente le
tasse brevettuali col passare degli anni, così come avviene in
Germania, potrebbe costituire un ulteriore, non trascurabile,
disincentivo contro gli stalli decisionali dei contitolari. E‟
opportuno tenere presente che i contrasti giurisprudenziali e
dottrinali cui ho fatto sopra riferimento nascono dal fatto che
l‟art. 6 CPI, per disciplinare i casi in cui il diritto di brevetto sia
intestato contemporaneamente a più soggetti, rinvia sic et
simpliciter alla disciplina della comunione civilistica, prevista
per i beni materiali, senza tener conto delle peculiarità del diritto
di brevetto che, invece, è un bene immateriale. “Proprio per
evitare i riflessi di una disciplina pensata esclusivamente per la
contitolarità dei beni «materiali», come appunto è quella
codicistica, la maggior parte degli ordinamenti stranieri si è data
una regolamentazione ad hoc. (…) La regola nei vari diritti
scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa,
direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata,
producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della
Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare
in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per
l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia
richiesta. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora
l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. La licenza obbligatoria non viene
concessa se la mancata o insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla volontà
del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza
di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta
nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato. La
concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa
dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata
entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura
tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese”.
113
stranieri è quella che pretende l‟unanimità dei consensi da parte
dei contitolari per la concessione della licenza del loro brevetto.
Si pongono, tuttavia, come eccezioni significative le soluzioni
elaborate nel diritto francese e nel diritto statunitense.
L‟ordinamento francese è passato dal silenzio (sul tema della
copropriété de brevet) della legge del 1844, alla declamazione,
contenuta nel testo originario dell‟art. 42 della loi sur les brevets
d’invention del 1968, della necessità del consenso di tutti i
contitolari, declamazione poi stravolta dalla riforma del 1978,
che ha portato alla regola che oggi si può leggere nell‟art. 613-29
del Code de la Propriété Intellectuelle275. L‟accordo di tutti i
Art. 613- 29 La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les
dispositions
suivantes:
La comproprietà di una domanda di brevetto o di un brevetto è disciplinato dalle seguenti
disposizioni:
a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser
équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou
qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est
fixée par le tribunal de grande instance.
a)Ogni comproprietario può sfruttare l'invenzione a proprio vantaggio, salvo che indennizzi
equamente gli altri proprietari che non sfruttano personalmente l'invenzione o che non hanno
concesso alcuna licenza. In mancanza di accordo amichevole, tale indennità è fissata dal
“Tribunal
de
Grande
Instance”.
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui
agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires; il est sursis
275
.
à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification
b)Ogni comproprietario può agire in contraffazione a proprio vantaggio. Il comproprietario che
agisce in contraffazione deve notificare l'atto di citazione agli altri proprietari, il procedimento
.
è
sospeso
finchè
egli
non
dà
prova
dell‟
avvenuta
notificazione
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non
exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui
n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
c)Ciascun comproprietario può concedere ad un terzo una licenza di sfruttamento non esclusiva
per proprio vantaggio, salvo che indennizzi equamente gli altri comproprietari che non
sfruttano personalmente l'invenzione o che non hanno concesso una licenza. In mancanza di
accordo amichevole, tale indennità è fissata dal « Tribunal de Grande Instance »
Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné
d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.
Tuttavia, il progetto di concessione (della licenza di sfruttamento) deve essere notificato agli
altri comproprietari accompagnato da un 'offerta di cessione della loro quota (del brevetto
comune)
ad
un
prezzo
fisso.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut
s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire
accorder la licence.
114
contitolari vale soltanto per le licenze esclusive. Per le licenze
non esclusive, principio fondamentale è quello secondo il quale,
pur essendo oggetto della licenza l‟intero brevetto, parte del
contratto è soltanto il contitolare che lo stipula. Da tale principio
discende il corollario del riconoscimento di un‟indennità a favore
di quei contitolari che non siano in grado di procedere in proprio
ad uno sfruttamento produttivo o negoziale del brevetto.
Tuttavia, prima di procedere alla stipulazione della licenza non
esclusiva, il contitolare deve comunicare agli altri il projet de
concession, offrendo ai dissenzienti la possibilità di acquistare la
sua quota: questi hanno quindi la opportunità di evitare la
concorrenza dell‟aspirante licenziatario, a patto però di
«liquidare» il copropriétaire. Decisamente più liberale è la
Entro tre mesi dalla notifica, ogni comproprietario può opporsi alla concessione della licenze a
.
condizione di acquisire la quota di coloro che intendono concedere la licenza
A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de
grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du
jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat
de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les
dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
In mancanza di accordo entro il termine stabilito nel paragrafo precedente, il prezzo è fissato
dal “Tribunal de Grande Instance”. Le parti hanno un periodo di un mese dalla notifica della
decisione o, in caso di appello, per rinunciare alla concessione della licenza o all‟acquisto della
quota di proprietà, senza pregiudizio del risarcimento dei danni che possono essere dovuti;le
spese
sono
a
carico
della
parte
rinuncia.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les
.
copropriétaires ou par autorisation de justice
d) Una licenza di sfruttamento esclusiva non può essere concessa che con il consenso di tutti i
comproprietari o con l'autorizzazione del tribunale.
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires
disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification
du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande
instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement
ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété
sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la
partie qui renonce.
e) Ogni comproprietario può, in qualsiasi momento, cedere la sua quota. I comproprietari
hanno un diritto di prelazione per un periodo di tre mesi dalla notifica del progetto di cessione.
In mancanza di accordo sul prezzo, è fissato dal “Tribunal de Grande Instance”. Le parti hanno
un periodo di un mese dalla notifica della decisione o, in caso di appello, per rinunciare alla
vendita o all'acquisto della quota di comproprietà senza pregiudizio per il risarcimento dei
danni che possono essere dovuti, le spese sono a carico della parte che rinuncia.
115
regola statunitense. Una giurisprudenza costante, recepita nella
legge federale, consente a ciascun contitolare di concedere la
licenza
per
proprio
conto,
comunisti.”276
276
GANDIN, op. cit., p. 1351
116
senza
coinvolgere
gli
altri
Capitolo 4 Il marchio di gruppo
4.1Introduzione
L‟oggetto principale della trattazione è il marchio di gruppo inteso come
il segno distintivo che viene utilizzato contestualmente dalle imprese o
società che fanno parte del medesimo gruppo. Il marchio in questione
“appartiene in senso formale ad un soggetto, ordinariamente alla
capogruppo, e viene utilizzato, insieme al titolare o a prescindere dalla
utilizzazione che il titolare ne faccia, da vari altri soggetti, per
contrassegnare le rispettive attività produttive.”277 Secondo un Autore278,
l‟evoluzione del marchio di gruppo è collegata alla tendenza alla
razionalizzazione della struttura societaria di un medesimo gruppo di
imprese. Egli sostiene che “a partire specialmente dagli anni „90 questa
tendenza ha condotto i gruppi multinazionali di imprese a concentrare
per quanto possibile la titolarità degli asset relativi alla proprietà
intellettuale e dunque anche dei marchi nelle mani di una e possibilmente
di una sola società; a predisporre una ragnatela di contratti e di rapporti
di licenza tra la società ora detta e le altre società del medesimo gruppo;
a prevedere spesso che questi rapporti siano onerosi e facciano rifluire
royalties dalla periferia al centro del gruppo; ad organizzare questa
ragnatela in modo da scremare gli utili della periferia a favore del centro;
e per corollario a collocare per quanto possibile la società titolare degli
asset
di
IP
(Intellectual
property)
negli
Stati
a
tassazione
complessivamente più favorevole.”279 Senza allontanarmi dallo studio
del tema principale ritengo che, per comprendere appieno le
problematiche connesse all‟utilizzazione plurisoggettiva del marchio di
277
PETTITI, op. cit., p. 1
UBERTAZZI, Il valore del marchio di gruppo nell’era della tecnologia, in Diritto
dell'Internet, 1 / 2006, p. 5
279
UBERTAZZI, op. ult. cit., p.5
278
117
gruppo, non si possa prescindere dall‟analisi della ratio del gruppo di
società e da quella dei particolari rapporti che devono intercorrere tra la
società capogruppo e le società controllate o collegate e tra queste ultime
(solo in presenza di questi rapporti, infatti, è garantita una costanza
qualitativa, presupposto essenziale per il couso dello stesso marchio da
parte di soggetti che non ne sono titolari). Quanto alla ragione
dell‟esistenza dell‟istituto del gruppo di società, occorre considerare la
tendenza degli odierni organismi economici alle concentrazioni, ossia
alla riunione del maggior numero di imprese, anche se di ridotte
dimensioni, esercenti il medesimo ramo d‟industria o di commercio, o di
rami tra loro affini e connessi sotto una direzione unitaria, la quale segue
criteri tecnici o amministrativi uniformi. “Gli ultimi decenni hanno visto
in Europa alcune grandi stagioni di concentrazioni, di cui la prima è
iniziata negli anni ottanta quando le imprese hanno voluto prepararsi
all‟unificazione del mercato europeo programmata per il 1992 cercando
di aumentare le proprie dimensioni per posizionarsi appropriatamente su
questo mercato. Una seconda stagione di concentrazioni è iniziata in
vista dell‟adesione di 10 nuovi stati dell‟est all‟Unione europea avvenuta
nel 2005”280. Il fine delle coalizioni tra imprese è rappresentato
dall‟esigenza di disciplinare la produzione e la distribuzione dei beni o
dei servizi in modo da ridurne i costi mediante una concentrazione di
mezzi che rende più agevole il sistema produttivo e dall‟esigenza di
vincere la concorrenza, sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
Di qui sorge anche la necessità della presenza di un‟impresa capogruppo
la quale, o esercita esclusivamente la funzione di razionalizzare la fase
produttiva, ovvero la esercita, essendo al tempo stesso una delle imprese
che partecipano al ciclo produttivo o distributivo. Tra i vantaggi di una
tale organizzazione imprenditoriale vi è inoltre la possibilità di creare
gruppi internazionali nei quali la società madre detiene il controllo di
280
UBERTAZZI, op. ult. cit., p.5
118
società figlie in vari stati esteri. Gruppi di questo genere consentono
“l‟accesso ai mercati esteri, l‟impiego della manodopera esistente nei
vari paesi, la possibilità di adeguare la produzione alle esigenze
particolari
dei
mercati nazionali
e
importazione.”281 Quanto ai rapporti che
il
risparmio
dei dazi di
devono intercorrere tra la
società capogruppo e le società controllate o collegate e tra queste ultime,
per rendere legittima l‟utilizzazione da parte dei diversi centri di
imputazione del gruppo dello stesso segno distintivo, è possibile dire che
i rapporti in questione possono ben avere la loro fonte in un rapporto
contrattuale ma di regola essi sorgono attraverso una partecipazione di
capitale. Si rende necessario, pertanto, un breve excursus sulla struttura
del gruppo di società (o imprese) e sui rapporti di controllo e di
collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate.
281
LIUZZO, Problematiche del marchio di gruppo, in Riv. dir. ind.,1982, II, p.416
119
4.2 Il gruppo: analisi della sua struttura e dei rapporti di controllo e di
collegamento tra la capogruppo e le varie affiliate
Premetto che nel nostro ordinamento manca non solo una disciplina
organica, ma anche una definizione giuridica di gruppo di imprese o di
società.282 Il legislatore, nell‟emanare il D. Lgs. n. 6/2003, infatti, pur
agendo in attuazione della delega ad esso attribuita dalla Legge del 3
ottobre 2001283, ha preferito non affrontare direttamente il fenomeno dei
gruppi di società attraverso regole definitorie e di disciplina, così come
lo autorizzava la norma delegante (art. 10284). Anche dopo la riforma del
diritto societario, pertanto, è presente, nel nostro ordinamento, non una
disciplina organica del fenomeno ma una disciplina giuridica relativa a
singole fattispecie inerenti al gruppo di società285. Un riferimento al
gruppo di società, ad esempio, è contenuto nella disciplina dei
provvedimenti urgenti per l‟amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, nella quale si prevede che l‟assoggettamento
all‟amministrazione straordinaria di una società del gruppo può
comportare la soggezione alla stessa procedura delle altre società del
282
Nella pratica vengono costituiti più frequentemente gruppi di società anziché gruppi di
imprese, il che ovviamente non esclude che, sia pure con un‟incidenza (sotto un profilo
statistico) di gran lunga inferiore, esistano gruppi dei quali fanno parte imprese individuali.
283
Legge del 3 ottobre 2001, n. 366, Delega al Governo per la riforma del diritto societario, in
Gazz. Uff., 8 ottobre, n. 234
284
Art. 10, 1°comma (Gruppi) “ La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi: a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da
assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse
del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime; b) prevedere che
le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate; c)
prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo; d) individuare i casi nei quali
riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della
società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni
per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.”
285
Ad esempio legge n.2 del 28 gennaio 2009, che ha convertito con modifiche il c.d. Decreto
Anticrisi, rende operative le modifiche normative in materia di gruppi d'imprese, riguardanti
soprattutto: l'informativa societaria, il bilancio di esercizio, l'allineamento della tassazione delle
attività d'impresa in Italia a quella degli altri Stati europei, il coordinamento della fiscalità
societaria con quella dei soci, la struttura finanziaria dell'impresa, i nuovi istituti tributari del
consolidato fiscale nazionale e della trasparenza, la disciplina fiscale delle controllate estere,
l'esterovestizione delle holding.
285
PETTITI, op. cit., p.8
120
gruppo. L‟art. 80, 1° comma lett. b) del D. Lsg. n. 270/1999,286 infatti,
dispone che, ai fini dell‟applicazione delle disposizioni del capo
sull‟estensione dell‟amministrazione straordinaria alle imprese del
gruppo, per “imprese del gruppo” si intendono “le imprese che
controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla
procedura madre; le società direttamente o indirettamente controllate
dall‟impresa sottoposta alla procedura madre o dall‟impresa che la
controlla; le imprese che, per la composizione
degli organi
amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano
soggette ad una direzione comune a quella dell‟impresa sottoposta alla
procedura madre.” Posto che esiste solo una disciplina giuridica relativa
a singole fattispecie inerenti al gruppo di società
e che, secondo
un‟opinione dottrinale287, “le finalità delle produzioni normative che, più
o meno esplicitamente, fanno riferimento al concetto di gruppo sono
assai diverse, e ciò influenza la configurazione della fattispecie di volta
in volta delineata”, personalmente ritengo che sia impossibile ricavare
un‟unica nozione di gruppo. Ad avviso di chi scrive è possibile
individuare i tratti caratterizzanti del gruppo partendo dall‟analisi dei
suoi aspetti fattuali e attraverso lo studio e l‟applicazione della disciplina
dettata dal codice sul controllo societario. In termini molto generali,
quindi, è possibile affermare che il gruppo di società consiste in una
aggregazione di società giuridicamente autonome dal punto di vista
soggettivo e patrimoniale ma collegate sul piano organizzativo e soggette
alle direttive della società capogruppo. Secondo un‟opinione dottrinale
“quando si parla di gruppo si fa riferimento ad una pluralità di imprese
legate l‟una all‟altra e inserite in una medesima struttura. Le singole
unità, per un verso, rappresentano ciascuna un centro di imputazione
286
D. Lgs. dell‟ 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della l. 30 luglio 1998, n. 27,
in Gazz. Uff., 9 agosto 1999 , n.185
287
AMMENDOLA, Unitarietà direzionale e organizzazione nel rapporto di gruppo, in Riv.
delle società,1986, p. 1264
121
distinto e hanno ciascuna propria personalità giuridica, (…) per altro
verso, sono in qualche modo connesse tra loro, inserite in un‟attività
economica unitaria e condividono la “soggezione” nei confronti del
medesimo soggetto posto al vertice del gruppo.”288Al quesito se dai
legami tra i diversi centri di imputazione possa scaturire un‟impresa di
gruppo piuttosto che una pluralità di imprese nel gruppo, un
orientamento giurisprudenziale degli anni novanta rispondeva negando la
pluralità di imprese nel gruppo e sostenendo che “il gruppo o
collegamento di società è tale solo in senso economico e, sul piano
giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice (art. 2359;
2424 comma 1 n. 10; 2624 c.c.), sicché, in ordine ad esso, non può
parlarsi di personalità giuridica e neppure di una qualsiasi forma di
soggettività ovvero di centro di imputazione.”289 La dottrina prima citata,
invece, ritiene che “per quanto le imprese o società del gruppo possano
essere funzionalmente collegate tra loro e rappresentare nel loro
complesso un‟attività economica unitaria, esse rimangono centri di
imputazione
ben
distinti.
L‟unitarietà
economica
o,
meglio,
l‟individuazione tra le diverse imprese di un‟attività economica unitaria,
non può comunque portare all‟individuazione di un‟impresa unica. Ciò
che può assumere rilevanza nel gruppo è il coordinamento delle attività
produttive delle rispettive imprese, la loro connessione per il
raggiungimento di fini ulteriori rispetto a quelli delle singole imprese,
non già la soppressione o l‟annullamento delle stesse a
favore di
un‟impresa unica.”290 A parere di chi scrive, il gruppo è un complesso o
un‟aggregazione di più imprese, ma esso complessivamente inteso,
invece, non ha una propria soggettività, un proprio centro di imputazione
288
PETTITI, op. cit., p.8
Cass. civ. Sez. Lav., 9 dicembre 1991, n. 13226, in Giur. It., 1992, II, p. 1952; nello stesso
senso App. Roma, 23 giugno 1988, in Foro it. 1989, p.420 “La figura del gruppo di società
costituisce nel nostro ordinamento giuridico una formula descrittiva di un fenomeno di natura
meramente economica, giuridicamente rilevante soltanto nelle materie espressamente regolate
da specifiche disposizioni di legge e per i fini da queste perseguiti”.
290
PETTITI, op. cit., p.9
289
122
giuridica: non vi sono propriamente organi del gruppo, ma solo organi
delle singole entità che ne fanno parte, i rapporti giuridici continuano a
far capo alle singole entità e non al gruppo complessivamente inteso. In
questo senso, il gruppo si pone su un piano distinto da quello del gruppo
europeo di interesse economico291, “il quale ha la capacità a proprio
nome di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di
stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.
Gli Stati membri stabiliscono se i gruppi hanno o no personalità
giuridica”292. Ritornando ai tratti caratterizzanti del gruppo di società è
opportuno precisare che dello stesso fanno parte più società
giuridicamente indipendenti, collegate da mutui legami azionari e tutte
subordinate alla politica del gruppo determinata dalla società “madre”.
Per politica di gruppo deve intendersi “non una politica imposta dalla
capogruppo alle affiliate, mere pedine, ma una politica nella quale tutte
le affiliate si ritrovano per realizzare il proprio interesse e quello del
gruppo complessivamente inteso allo stesso tempo.”293 Il potere di
influire della capogruppo, che deriva dal controllo che la stessa ha sulle
affiliate, (che comunque conservano la propria personalità giuridica)
varia a seconda del tipo di gruppo. A seconda dei legami che sussistono
tra le diverse entità, i gruppi si distinguono in patrimoniali, finanziari,
industriali o imprenditoriali. “Nei gruppi patrimoniali l‟influenza della
291
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una figura creata nell'ordinamento
europeo con il Regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985. Si tratta di una figura
giuridica proposta dall' Unione europea avendo come riferimento il francese GIE (Group
d'Interet Economique) con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di
almeno due paesi appartenenti all'Unione. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo
dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di
quanto le loro dimensioni permetterebbero. Il fine del GEIE, tuttavia, non è quello di ottenere
un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività
delle imprese europee che lo costituiscono. Caratteristica principale di un GEIE è che deve
essere costituito da aziende di almeno due paesi appartenenti all'Unione Europea mentre non è
permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può
decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.
292
PETTITI, op. cit., p.11
293
PETTITI, op. cit., p.13
123
capogruppo è assai esigua. Essa si sostanzia in un‟attività di
massimizzazione della redditività degli investimenti compiuti e non
investe l‟attività di gestione delle singole controllate. (…) Nei gruppi
finanziari l‟intervento della capogruppo è sempre ridotto, anche se
leggermente più accentuato che nei gruppi patrimoniali. La capogruppo
non si interessa direttamente dell‟attività produttiva delle affiliate, della
politica di vendita, della qualità ecc., ma decide sull‟erogazione dei
finanziamenti ed è quindi indirettamente in grado di influire sulla
produzione bloccando o incentivando i progetti di produzione delle
controllate. (…) Nei gruppi industriali e imprenditoriali, invece,
l‟influenza della capogruppo è assai più ampia. Essa non riguarda solo la
politica degli investimenti e l‟erogazione di prestiti, ma si estende alla
produzione e alla gestione industriale.”294 Il potere di influire della
capogruppo deriva dal controllo che la capogruppo ha sulle affiliate.
294
PETTITI, op. cit., pp. 15-16
124
4.2.1Il controllo
Come rileva un Autore295,“ fondamentale importanza riveste il
problema dei rapporti tra le nozioni di controllo e gruppo, onde
accertare se la prima coincida con la seconda, oppure se ne
rappresenti solo una componente, o ancora, se invece ne
costituisca un elemento non necessario ma solo accidentale a
prescindere
dalla
frequenza
del
suo
riscontro
nella
pratica.”296Quanto al concetto di controllo occorre richiamare
l‟articolo 2359297 del codice civile, rubricato “Società controllate
e società collegate”, secondo il quale “sono considerate società
controllate: 1) le società in cui un‟altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell‟assemblea ordinaria; 2) le
società in cui un‟altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un‟influenza dominante nell‟assemblea ordinaria; 3) le
società che sono sotto influenza dominante di un‟altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.. Ai fini
dell‟applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti
spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società
sulle quali un‟altra società esercita un‟influenza notevole.
L‟influenza si presume quando nell‟assemblea ordinaria può
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se
la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. Dalla
295
AMMENDOLA, op. cit., p. 1269
AMMENDOLA, op. cit., p. 1269
297
L‟art. 2359 c.c. , prima della modifica operata dal D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ,disponeva :
“Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un‟altra società, in virtù delle azioni o
quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell‟assemblea
ordinaria; 2) le società che sono sotto l‟influenza dominante di un‟altra società in virtù delle
azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3) le società
controllate da un‟altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da
queste. Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al
decimo del loro capitale ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con
azioni quotate in borsa.”
296
125
lettera della norma in commento emergono due fondamentali
concetti, quello del controllo e quello del collegamento,
espressione di due livelli distinti di esercizio dell‟influenza di un
soggetto sull‟altro. “Il controllo giuridicamente si manifesta
quando una società è capace di esercitare un‟influenza
dominante su di un‟altra, quando la controllante ha il potere di
imporre alla controllata le proprie direttive nella certezza che
queste vengano seguite dalle controllate e quindi anche di
imporre una politica di gruppo. Il collegamento invece si
manifesta quando, pur in assenza di questo potere preponderante
di determinazione, un soggetto può influenzare notevolmente un
altro. Più precisamente l‟art. 2359 c.c. prevede due diverse forme
di controllo: quello interno (o azionario) e quello esterno (o
contrattuale). Il controllo interno, a sua volta, può essere diretto
(o di diritto) oppure indiretto (o di fatto). Il controllo interno
diretto si ha nelle ipotesi in cui una società “dispone della
maggioranza di voti esercitabili nell‟assemblea ordinaria” di
un‟altra società (art. 2359, 1° comma, n° 1). Questa sorta di
presunzione assoluta dell‟esistenza di una situazione di controllo
societario è fondata sul presupposto secondo cui la disponibilità
della maggioranza dei voti consente all‟azionista di nominare o
l‟amministratore unico o l‟intero consiglio di amministrazione,
nonché l‟organo di controllo della società: senza dubbio,
l‟esercizio di questo potere di nomina pone la società
controllante in condizione di orientare l‟attività della controllata
verso linee di programmazione economica e finanziaria da essa
prestabilite. Il controllo interno indiretto si ha nelle ipotesi in cui
una società “dispone di voti sufficienti per esercitare
un‟influenza dominante nell‟assemblea ordinaria” di un‟altra
società (art. 2359, 1° comma, n° 2). Infatti, quando il capitale
126
sociale risulta frammentato in numerose partecipazioni e quando
si riscontra un costante e diffuso assenteismo degli azionisti, una
società può controllarne un‟altra anche senza disporre della
maggioranza dei voti. L‟influenza dominante - che può essere
identificata, in prima approssimazione, con il potere di indirizzo
dell‟attività della controllata - finisce, anche qui, per coincidere
con la possibilità di nominare gli amministratori: una società,
azionista minoritaria di un‟altra, ne eserciterà, dunque, il
controllo quando sarà stabilmente in grado di determinare la
nomina dell‟organo gestorio. A norma del 2° comma dell‟art.
2359, sia nel caso di controllo diretto, sia in quello indiretto, per
il computo dei voti si deve tenere conto anche di quelli “spettanti
a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto terzi”. Le fattispecie
contemplate da questo comma sono caratterizzate dalla
circostanza che la società controllante non instaura direttamente
il rapporto di controllo, bensì indirettamente, cioè mediante altra
società o persona. Occorre tenere conto, infatti, che è
particolarmente frequente, nel sistema dei gruppi, il controllo
indiretto per il tramite di società controllate (c.d. catena di
società o “controllo a cascata”): la società A controlla la società
B, la quale, a sua volta controlla la società C, e così via. In tal
modo, la società A è, attraverso la controllata B, controllante
indiretta di C. Inoltre, sempre il 2° comma dell‟art. 2359 estende
il controllo azionario indiretto anche a fattispecie che non si
presentano sotto la forma del controllo a cascata: tale norma,
infatti, imputa alla società controllante le partecipazioni,
ancorché non di controllo, detenute dalle società controllate in
altra società. L‟espressione “per interposta persona” non
identifica uno specifico rapporto giuridico e viene generalmente
127
interpretata in senso lato, includendovi anche qualsiasi ipotesi in
cui le azioni, pur essendo intestate a terzi, siano state acquistate
dalla società o per conto della stessa, se il terzo ha l‟obbligo di
trasferirle a quest‟ultima quando ne venga fatta richiesta.
L‟interposizione, ad esempio, può attuarsi mediante rapporti
fiduciari, di cui l‟intestazione a società fiduciarie rappresenta una
sottospecie. Al contrario, come si è visto, la norma prevede che
non si computino i voti spettanti per conto terzi: nel caso che
interposta sia la società, infatti, non si tiene conto dei voti che ad
essa spettano per conto terzi, proprio in quanto ciò che rileva è la
disponibilità effettiva dei diritti di voto. In conclusione, il 2°
comma dell‟art. 2359 equipara, ai fini dell‟accertamento del
controllo indiretto, le partecipazioni dirette a quelle indirette e
stabilisce che, in ogni caso, le une si sommano alle altre:
controllante può essere, quindi, sia la società che ha frazionato
tutte le partecipazioni e non risulta essere titolare neppure di
un‟azione o quota, sia la società che è titolare di una
partecipazione di per sé priva di influenza, ma determinante per
disporre della maggioranza assoluta o relativa insieme alle
partecipazioni indirette. Il controllo esterno, invece, si ha tutte le
volte in cui una società è “sotto l‟influenza dominante di un‟altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”
(art. 2359, 1° comma, n° 3). Secondo una parte della dottrina298
“la “particolarità” del vincolo contrattuale prevista nel testo
vigente dall‟art. 2359, n. 3, c.c., appare idonea a ricomprendere
non soltanto fattispecie “negoziali” dirette fra le parti, ma anche
situazioni di fatto che rinvengano la loro fonte nella fase
funzionale ed esecutiva di un accordo, intervenuto al limite fra le
parti formalmente diverse, ma la cui efficacia si estenda anche ai
298
MUSSO, Il controllo societario mediante “particolari vincoli contrattuali”, in Contratto e
impresa ,I, 1995, p. 25
128
terzi per volontà dei contraenti o per gli effetti legali che
dall‟accordo scaturiscono.”299 Per la dottrina ora citata, quindi, la
formulazione della norma
relativa ai vincoli contrattuali è
idonea a ricomprendere ulteriori forme di controllo esterno quali,
ad esempio, la coincidenza di fatto degli amministratori o la
nomina di loro parenti stretti nelle società in collegamento;300 i
patti parasociali; la nomina di amministratori “formali” nelle
varie società da parte di una società terza o del suo socio di
maggioranza che operi quale effettivo amministratore “occulto”
o di “fatto” nei confronti delle prime, pur senza detenervi
partecipazioni rilevanti. “Dalle considerazioni finora esposte
discendono diversi corollari particolarmente significativi per
individuare più concretamente i presupposti della fattispecie in
esame. In primo luogo, mentre il possesso della maggioranza di
voti nell‟assemblea ordinaria consente di presumere di “diritto”
l‟esistenza di un‟influenza dominante, nelle ipotesi “di fatto”,
qual
è il controllo
attuato
mediante
contratto,
appare
indispensabile che l‟influenza in parola sia accertata in concreto
mediante l‟esame di tutti i vincoli derivanti dall‟accordo e
consista nella possibilità, per una parte, di determinare
stabilmente la politica produttiva o commerciale dell‟altra,
condizionandone di fatto le scelte di mercato. (…) In secondo
luogo deve escludersi che esista una tipologia contrattuale
unitaria tale da integrare di per se stessa il particolare vincolo in
esame. In Germania - dove pure un siffatto accordo è previsto
dall‟ordinamento nel c.d. “contratto di dominazione”, mediante il
299
MUSSO, op. ult. cit., p. 25
MUSSO, op. cit.,p. 25 “In quest‟ipotesi ,pertanto, un diretto patto fiduciario tra la società
controllante e la società controllata ovvero un accordo parasociale o perfino un gentlemen’ s
agreement fra l‟azionista di maggioranza della società dominante e i singoli amministratori
della società controllata, appaiono costituire vincoli “contrattuali” sufficienti per integrare il
primo presupposto dell‟art. 2359 n.3, c.c., mentre l‟effettiva identità personale degli organi
gestori o di loro parenti in aggiunta alla prova dell‟unitarietà direzionale potrà risultare idonea
per manifestare il carattere particolare dell‟accordo , ai fini previsti dalla norma medesima.”
300
129
quale una società si assoggetta completamente al controllo di
un‟altra, versandole eventualmente tutti gli utili, con correlativa
responsabilità a carico della società dominante per le perdite
della società dominata e con tutela degli azionisti di minoranza
della seconda mediante garanzia di un dividendo
minimo e
opzione di acquisto delle azioni della società dominante - si è
segnalata la suscettibilità di numerosi altri contratti d‟impresa a
consentire il controllo in esame. Nello stesso tempo, anche la
dottrina italiana, nell‟escludere l‟ammissibilità di uno specifico
contratto di dominazione nel nostro ordinamento giuridico, ha
evidenziato a maggior ragione la potenzialità dei vari “ordinari”
contratti d‟impresa a consentire l‟influenza dominante richiesta
per
integrare
il
controllo
contrattuale.”301
Secondo
un
orientamento dottrinale302, si deve trattare di rapporti giuridici
“la cui costituzione ed il perdurare dei quali rappresentino
condizioni di esistenza e di sopravvivenza della capacità
d‟impresa di una delle società contraenti”. Si indicano, tra gli
altri, contratti di finanziamento, di agenzia, di licenza di
brevetto, di commissione, di somministrazione in esclusiva, di
franchising e di know-how. Ritornando al problema dei rapporti
tra la nozione di controllo e quella di gruppo, cui abbiamo fatto
riferimento all‟inizio di questo paragrafo, un orientamento
dottrinale sostiene che “la semplice sussistenza del controllo non
sia requisito sufficiente per identificare tra diverse società dei
vincoli di gruppo e che sia indispensabile che questo potere di
influire derivante dal controllo, venga di fatto esercitato. Come
se il controllo corrispondesse ad una situazione potenziale e
l‟esercizio concreto del potere determinasse l‟esistenza di un
301
MUSSO, op. cit., p. 34
PIRAS - CERRAI, Gruppi di società, in AA.VV., Diritto Commerciale, Bologna,1999, p.
495 e ss.
302
130
gruppo. Dunque, si è detto, il gruppo presuppone il controllo ma
non tutte le fattispecie di controllo presuppongono il gruppo.”303
303
PETTITI, op. cit., p. 20
131
4.2.2Controllo e direzione unitaria
Posto che il controllo rappresenta un elemento necessario del
gruppo, elemento la cui sussistenza deve essere accertata in
concreto, si pongono divergenze in dottrina sull‟identificazione
di un eventuale ulteriore requisito del gruppo che deve porsi
accanto al controllo. Per una parte della dottrina304, infatti, la
sussistenza di un gruppo richiede non soltanto la relazione di
controllo fra le società ma altresì un‟ effettiva “direzione
unitaria” della società holding sulle controllate; al contrario, per
altra parte della dottrina305 la stesso nozione di controllo è
sufficiente per identificare il fenomeno del gruppo. Un Autore306,
che condivide il secondo orientamento dottrinale, rileva che “il
requisito di una “direzione unitaria” risulta omesso dalle norme
più recenti che hanno posto una correlazione fra “controllo” e
“gruppo”, quali ad esempio l‟art. 60 del T.U. delle leggi in
materia bancaria e creditizia (dove l‟attività di direzione e
coordinamento della società capogruppo appare richiamata
unicamente quale presupposto del controllo , nello specifico
settore creditizio) (…) e che la sufficienza del rapporto di
controllo è stata accolta anche nell‟ambito della disciplina
comunitaria307 per configurare il gruppo quale “unica impresa”
sia pure ai fini antitrust.”308 A parere di chi scrive, la tesi
secondo la quale la nozione di controllo è sufficiente per
identificare il fenomeno del gruppo è la più condivisibile.
Personalmente ritengo che il potere in capo alla società
capogruppo o alla holding di dirigere e influenzare le società
304
SCHIANO DI PEPE, Il gruppo di imprese, Milano, 1990, p. 17 ss.
GALGANO, Diritto commerciale. Le società, Bologna, 1995, p. 225
306
MUSSO, op. cit.,p. 42
307
Comm. CEE, 21 dicembre 1988, in Giur. ann. dir. ind.,1990, p. 973 “Il fatto che le società
madri abbiano il controllo delle rispettive affiliate è sufficiente per considerare i gruppi singole
imprese”.
308
MUSSO, op. cit.,p. 42
305
132
affiliate, finalizzato all‟attuazione della politica del gruppo, non
rappresenti un requisito ulteriore rispetto al controllo ma derivi
esso stesso dal controllo. Secondo un orientamento dottrinale309,
“l‟art. 2497- sexies310 c.c. individua nel controllo una mera
presunzione della sussistenza dell'attività di direzione e
coordinamento. La direzione è, dunque, nozione più ampia del
controllo, che della prima è il genere prossimo. Se è vero cioè
che dalla presenza del controllo può inferirsi la sussistenza della
direzione unitaria, è anche vero però che, trattandosi di
presunzione juris tantum, può essere fornita la prova contraria, la
quale non può che consistere, appunto, nella dimostrazione che,
pur in presenza del controllo, non sussistono tuttavia ulteriori
elementi, tali da poter affermare l'esistenza anche della direzione
unitaria”311. Quanto all‟accertamento della sussistenza della
direzione unitaria, che dovrà essere svolto in concreto, di volta in
volta, rileverà ogni fatto o atto che, unito ad altri, configuri
un'attività permanente e sistematica di incisione sulle scelte
gestorie della società subordinata. Rileveranno dunque, a tal fine,
atti formali a carattere negoziale, quali deliberazioni o accordi
contrattuali, tra le società interessate; atti di indirizzo, quali
ordini di servizio, istruzioni, regole di comportamento; meri fatti,
comunque idonei ad influenzare significativamente le scelte
gestionali della società.. Attività di direzione e coordinamento,
tuttavia, non significa totale eterodirezione delle singole imprese
da parte della società capogruppo o della holding, non significa
MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in
Riv. soc., 2007, 2-3,p. 317
310
Art. 2497-sexies (Presunzioni) “Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume
salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla
società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi
dell'articolo 2359”.
309
311
MONTALENTI, op. ult. cit.,p. 317
133
espropriazione
dell'autonomia
gestionale
delle
società
subordinate, non significa compressione completa del potere di
autodeterminazione. La società madre, infatti, non deve
esercitare influenza esclusivamente per la realizzazione dei
propri interessi recando pregiudizio alle controllate, ma deve
agire secondo lealtà. Le decisioni assunte dalla capogruppo
vanno verificate alla luce delle scelte possibili in modo da non
ledere gli interessi della controllata.
134
4.3Nozione del marchio di gruppo e funzione
“Il marchio di gruppo è quel marchio dotato delle caratteristiche
costitutive ed essenziali del marchio individuale e caratterizzato dal fatto
di essere utilizzato contestualmente da più soggetti giuridici distinti
appartenenti ad un gruppo. Esso è ordinariamente intestato ad un
soggetto che può o meno farne uso direttamente ed è sfruttato da una
pluralità di altri soggetti che, pur avendo il diritto di farne uso, non hanno
titolo per disporne.”312 Secondo un Autore313, “i presupposti necessari
per il sorgere della figura in esame (marchio di gruppo) sono: a)
l‟esistenza di più imprese titolari o utenti di uno stesso marchio (o di più
marchi uguali, depositati e/o usati in ordinamenti giuridici diversi); b)
una situazione di collegamento economico tra tali imprese, pur restando
le stesse autonome da un punto di vista giuridico; c) una direzione
unitaria, sia essa individuale (capogruppo) o frutto di decisioni di un
organo collettivo (comitato di coordinamento o similare).
314
Nel diritto
dei marchi degli Stati Uniti, il marchio di gruppo si fonda
prevalentemente sulla licenza del marchio. Nel Lanham Act315 si
riconosce che spesso in a group of affiliated companies, one company
will hold ownership of all the trademark (and other) properties that are
used by the other affiliates316. In particolare la normativa citata (15 USC
1055 Use by related companies317 affecting validity and registration)
prevede che “Where a registered mark or a mark sought to be registered
312
PETTITI, op. cit., p. 41
GUGLIELMETTI, I c.d. marchi di gruppo, in Riv. dir. ind., 1983, p. 297
314
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 297
315
The Lanham (Trademark) Act (title 15, chapter 22 of the United States Code) is a piece of
legislation that contains the federal statutes of trademark law in the United States.
316
“In un gruppo di società affiliate una società avrà la proprietà di tutti i marchi e delle altre
proprietà che sono usate dalle altre affiliate.”
317
15 USC 1127 Construction and definitions; intent of chapter : “The term "related company"
means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to
the nature and quality of the goods or services or in connection with which the mark is used”.
“Il termine “società collegata” indica qualsiasi soggetto il cui utilizzo del marchio è controllato
dal titolare di quest‟ultimo per quanto riguarda la natura e la qualità dei beni o dei servizi o in
relazione ai quali il marchio è utilizzato.”
313
135
is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure
to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use
shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided
such mark is not used in such manner as to deceive the public. If first use
of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for
registration of the mark with respect to the nature and quality of the
goods or services, such first use shall inure to the benefit of the
registrant or applicant, as the case may be”318. Dalla normativa citata
emerge che il limite dell‟uso plurimo del marchio da parte delle related
companies è rappresentato dal divieto di ingannare il pubblico dei
consumatori. Il rapporto tra le società, pertanto, deve esplicitamente
prevedere che “the use of a mark is controlled by the owner of the mark
with respect to the nature and quality of the goods or services or in
connection with which the mark is used and that the trademark is not
used in such manner as to deceive the public.”319 Ritornando al diritto
italiano dei marchi, posso affermare che, anche nel nostro ordinamento,
il limite dell‟uso plurimo del marchio di gruppo è rappresentato dal
divieto di uso ingannevole del segno distintivo. Anche se il CPI non
contiene alcun riferimento esplicito all‟uso del marchio di gruppo,
ritengo, infatti, applicabile alla fattispecie in commento l‟art. 14, 2°
comma lett. a), CPI,
320
il quale fa riferimento all‟uso ingannevole “a
causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il
318
“Laddove un marchio registrato o un marchio in procinto di essere registrato è o potrebbe
essere usato legittimamente da società collegate, tale uso dovrebbe essere effettuato a
vantaggio del registrante o di colui che effettua la registrazione, e tale uso non dovrebbe
inficiare la validità del marchio o della sua registrazione, purché tale marchio non sia utilizzato
in modo decettivo per il pubblico. Se il primo utilizzo del marchio da parte di un soggetto è
controllato dal registrante o da colui che effettua la registrazione del marchio per quanto
riguarda la natura e la qualità dei beni o servizi, tale primo utilizzo dovrebbe essere effettuato a
vantaggio del registrante o di colui che effettua la registrazione, come il caso richiederebbe.”
319
“L‟uso del marchio è controllato dal titolare del marchio per quanto riguarda la natura e la
qualità dei beni o servizi cui il marchio si riferisce o per i quali il marchio è usato e per fare in
modo che il marchio non sia utilizzato in modo decettivo per il pubblico.”
320
Art. 14, 2° comma lett. a) “Il marchio d‟impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in
inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a
causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i
prodotti o servizi per i quali è registrato”.
136
suo consenso”. L‟utilizzo del marchio di gruppo da parte delle società
affiliate, infatti, avviene sicuramente con il consenso del titolare.
Secondo un orientamento dottrinale321,infatti, “l‟utilizzazione contestuale
dello stesso marchio non richiede necessariamente un accordo
contrattuale tra il titolare e gli imprenditori che ne traggono profitto, ma
trova fondamento e giustificazione in una sorta di autorizzazione del
titolare del marchio e in una sostanziale unione tra gli imprenditori
interessati, le cui rispettive attività appaiono funzionalmente collegate o
coordinate.”322 Per evitare l‟uso decettivo del marchio e, quindi, la
conseguente decadenza ex art. 14, 2° comma lett. a), CPI, occorre che le
società appartenenti al gruppo rispettino i medesimi standard produttivi e
qualitativi in modo che i prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo
appaiano, al pubblico dei consumatori, provenienti da un‟unica impresa.
“La semplice appartenenza al gruppo non è di per se circostanza
sufficiente a legittimare il couso del marchio di gruppo quando ad essa
non corrisponda un collegamento o coordinamento a livello delle
attività.”323 Secondo la sentenza del Tribunale di Chieti del 31 gennaio
1986,
infatti,
“è
ammissibile,
nel
vigente
ordinamento,
l‟uso
contemporaneo del medesimo marchio da parte di più distinti soggetti,
alla condizione però - e solo alla condizione - che gli stessi risultino uniti
da vincoli di natura finanziaria, personale o contrattuale, per effetto dei
quali la rispettiva attività produttiva venga ad essere diretta e controllata
da un unico centro decisionale, che conguagli la molteplicità delle
soggettività giuridiche nell‟unità di una sola effettiva impresa,
assicurando uniformità nei metodi di fabbricazione e nei livelli
qualitativi dei prodotti”.324 Relativamente alle ragioni che inducono le
related company ad utilizzare il marchio del gruppo, ad avviso di chi
scrive, l‟adozione di un marchio comune può rispondere a vari ordini di
321
PETTITI, op. cit., p. 42
PETTITI, op. cit., p. 42
323
PETTITI, op. cit., p. 42
324
Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., II, p. 58
322
137
esigenze: “può fondarsi sull‟esigenza di limitare i costi di registrazione
dei marchi, di consentire un‟agevole circolazione dello stesso marchio
all‟interno del gruppo oppure esser dettata da interessi familiari o diretta
conseguenza dello smembramento di un‟attività imprenditoriale unitaria
o
della
diversificazione
di
una
produzione
unitaria
in
varie
sottoproduzioni”325. Quanto alla funzione del marchio di gruppo, in
primo luogo, esso ricollega i prodotti o servizi contrassegnati non
soltanto all‟impresa che li ha prodotti ma a tutte le imprese dello stesso
gruppo. In secondo luogo, esso, come ogni altro segno distintivo
trasmette un messaggio, e, in particolare, comunica la politica, il
prestigio del gruppo. E‟ da tenere presente che “l‟impresa posta al vertice
del
gruppo
ordinariamente
adotta
un
segno
sufficientemente
rappresentativo e generico da poter essere utilizzato da tutte le affiliate,
nelle loro rispettive produzioni- spesso piuttosto diverse – e le imprese
del gruppo ne fanno uso affiancando eventualmente a questo marchio un
marchio speciale.”326
325
326
PETTITI, op. cit., p. 42
PETTITI, op. cit., p. 42
138
4.3.1Titolarità del marchio di gruppo
La questione della titolarità del marchio di gruppo è strettamente
connessa a quella dell‟individuazione del soggetto che,
all‟interno del gruppo, ha il potere di direzione e coordinamento
sulle società affiliate. La titolarità del marchio, infatti, deve
spettare al soggetto in grado di emettere le direttive vincolanti
nei confronti delle affiliate e coinvolgenti la stessa utilizzazione
del marchio. Dunque al soggetto che per la sua posizione di
supremazia esercita concretamente il controllo nei confronti
delle altre entità. Alla luce di quanto appena detto analizzerò due
distinte questioni, cioè, se il marchio possa essere di titolarità di
una delle società controllate ed utilizzato anche dalle altre (in
questo caso la titolarità risulterebbe in capo ad un soggetto
sottomesso alle direttive della capogruppo, allo stesso modo
delle altre coutilizzatrici del marchio) oppure se possa essere di
titolarità della società holding. Quanto alla prima questione,
secondo un orientamento dottrinale327, si deve distinguere a
seconda che la controllata titolare del marchio occupi una
posizione a sua volta di dominio nei confronti delle altre entità
del gruppo, sia cioè controllante verso queste ultime, o sia in
posizione di parità verso le stesse, ossia siano allo stesso modo
controllate da una controllante non titolare del marchio (nel
primo caso le entità fanno parte di un gruppo a cascata o
verticale, nel secondo, di un gruppo orizzontale). Secondo la
dottrina citata è ammissibile la titolarità del marchio da parte di
una controllata, a sua volta controllante delle altre entità
coutilizzatrici del marchio. “Anche in questo caso infatti il
soggetto titolare del marchio avrebbe il potere di esercitare il
controllo ed emettere direttive vincolanti riguardo l‟utilizzazione
327
PETTITI, op. cit., p. 102
139
del marchio, in modo che tutti i soggetti che facciano uso dello
stesso marchio seguano criteri di produzione uniformi. La
titolare sarebbe a sua volta vincolata alle direttive della
capogruppo necessariamente più generiche di quelle da essa
stessa emesse e compatibili con queste ultime.”328 Relativamente
alla fattispecie della titolarità del marchio di gruppo da parte di
una controllata che non abbia a sua volta il potere di controllare
le altre entità, invece, l‟orientamento dottrinale citato nega
questa possibilità. “In questo caso infatti, si verrebbe a creare
una sorta di dicotomia tra il soggetto da cui sostanzialmente
promana la politica concernente l‟utilizzazione del marchio e il
soggetto cui risulta intestato il marchio. A quest‟ultimo
spetterebbero i diritti che derivano dall‟intestazione, al primo la
determinazione dei criteri di utilizzazione del marchio.”329
Quanto alla questione dell‟intestazione del marchio di gruppo
alla
società
holding,
questa
riguarda
la
possibilità
dell‟intestazione formale del segno distintivo del gruppo in capo
ad un soggetto che non ha un‟impresa propria nella quale
utilizzarlo ma si limita ad esercitare l‟attività istituzionale di
capogruppo. La holding, infatti, è una società finanziaria di
controllo, la quale non ha un‟impresa propria, ma si limita ad
amministrare unitariamente le società dipendenti. E‟ possibile
affermare che non ci sono dubbi circa l‟ammissibilità
della
fattispecie in questione dal momento che l‟art. 22, 1° comma, l.
m.330 (nel testo modificato dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480),
nel prevedere che il titolare del marchio possa anche non avere
una propria attività nella quale utilizzare il marchio se esercita il
328
PETTITI, op. cit., p. 102
PETTITI, op. cit., p. 102
330
Art. 22, 1°comma, l.m.(oggi art. 19 CPI) “Può ottenere una registrazione per marchio
d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di
prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il
controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.”
329
140
controllo nei confronti del soggetto che lo utilizza nella propria
attività produttiva, ha riconosciuto definitivamente la legittimità
dell‟intestazione del marchio alla holding, recependo ciò che la
prassi già da tempo conosceva. Un caso giurisprudenziale degli
anni settanta331 evidenziava, ad esempio, che il marchio
“Chevron” era utilizzato in Italia dalla Chevron Oil Italiana
s.p.a., che però non era titolare della relativa registrazione; essa
era controllata dalla Chevron Oil Europe Inc., controllata dalla
California Texas Oil Corp., a sua volta interamente posseduta
dalla Standard Oil Company of California, che era titolare del
marchio italiano “Chevron,” ma non lo usava. Posto che
l‟intestazione del marchio di gruppo in capo alla holding è
legittima, occorre precisare che il controllo dalla stessa esercitato
sugli utilizzatori non deve consistere solo in un mero rapporto di
partecipazione o finanziamento, ma deve comportare l‟adozione
di una politica comune che coinvolga necessariamente
l‟utilizzazione
del
marchio.
Come
rileva
un‟opinione
dottrinale332, infatti, “la holding deve dettare criteri comuni di
produzione, di qualità, deve predisporre determinati servizi per
l‟ausilio delle affiliate e controllare il rispetto delle direttive
impartite, in modo da assicurare l‟uniformità della produzione e
il rispetto del consumatore. (…) Titolare del marchio di gruppo
deve essere quel soggetto che, pur non utilizzando in proprio lo
stesso, ne determina le caratteristiche di utilizzazione e i criteri
di produzione per effetto di quei poteri e quella posizione di
supremazia che gli sono connaturali.”333
331
Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in Riv. dir. ind., 1977,n. 917, p.396
PETTITI, op. cit., p. 102
333
PETTITI, op. cit., p. 102
332
141
4.4 Ammissibilità del marchio di gruppo
Come ho già anticipato a proposito dell‟intestazione del marchio di
gruppo in capo alla holding, l‟ammissibilità della fattispecie in esame è
fuori dubbio soprattutto alla luce del disposto dell‟art. 19 CPI secondo il
quale “Può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di
prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese
di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non
può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi abbia fatto la
domanda in mala fede.” Il testo della norma citata riproduce quello
dell‟art. 22 l.m., il quale discendeva dal D. Lgs. n. 480/92, con cui è stata
recepita la direttiva CE 88/104, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli stati membri in materia di marchi d‟impresa. La novella del 1992
ha sostanzialmente svincolato la titolarità del marchio dalla qualità di
imprenditore334. Tale conclusione sarebbe supportata dalla locuzione
“che ne facciano uso con il suo consenso” con cui il legislatore avrebbe
disposto che anche chi non sia imprenditore né intenda diventarlo possa
validamente depositare un marchio al fine di farlo usare da altri.335
E‟ da ricordare che il generale riconoscimento della possibilità di
registrare un marchio da parte di chiunque a seguito della novella
legislativa ha posto fine ad un intenso dibattito circa la legittimità del
marchio di gruppo. “La legittimità di tale ipotesi è stata, prima della
riforma del 1992, valutata alla stregua della normativa sulla cessione del
marchio. In un primo tempo, l‟idea della circolazione “libera” del
marchio all‟interno del gruppo venne poggiata sul concetto di licenza
334
In questo senso vedi Trib. Milano, 8 novembre, 2005, in Giustizia a Milano, p. 76 “L'art. 22
l. marchio per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 480 del 1992 ha eliminato la
necessità che il soggetto registrante rivesta la qualità di imprenditore, posto che il deposito di
un segno può essere eseguita anche solo al fine di concederne l'uso effettivo a terzi.”
335
In questo senso UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, Padova, 2007, p.182; SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p.154 “Dopo
la riforma del 1992 occorre ancora un‟intenzione d‟uso ma questa può consistere
nell‟intenzione che altri facciano uso del marchio registrato.”
142
implicita,336 e cioè sull‟idea che la situazione di gruppo implicasse degli
accordi in ordine all‟utilizzazione dei marchi. In un secondo momento
tale idea, palesemente artificiosa (perché nessuna licenza era davvero
rintracciabile), fu abbandonata, ma la stessa soluzione rimase in piedi,
affermandosi che la situazione di gruppo realizza una sostanziale unità
d‟impresa, che si sovrappone alla pluralità formale delle società del
gruppo.”337 Secondo un Autore,338 i primi riferimenti alla fattispecie del
marchio di gruppo risalgono -almeno per quel che concerne l‟Europa intorno al 1928, quando “in Germania, il Mints, il Meinhardt, il Baum, in
sede di preparazione dell‟allora imminente congresso di Roma
dell‟Associazione Internazionale per la protezione della proprietà
industriale, si domandarono se le necessità proprie delle grandi
concentrazioni industriali, colleganti insieme in vario modo imprese
formalmente autonome, non rendessero necessario un distacco del
marchio dall‟impresa, e maggiori possibilità nella cessione di quello a, o
tra, imprese dipendenti o collegate.”339 L‟Autore citato ricorda inoltre
che nel 1934, alla conferenza di Londra per la revisione della
Convenzione d‟Unione, la delegazione americana propose che all‟art. 5
della Convenzione, il quale disciplina appunto l‟utilizzazione del
marchio, venisse aggiunta la seguente disposizione: “Les pays de
l’Union permettront l’ emploi de la même marque par des sociétés
affiliées les unes aux autres de telle manière que les produits vendus par
elles sont fabriqués d’ après les même procédés et formules techniques,
en sorte que leur aspect et leur nature sont équivalents, pourvu que ces
336
In questo senso vedi Trib. Milano, 5 maggio, 1975, in Giur. ann. dir. ind., 1975, n.722
“Quando un marchio è registrato a nome di una società ed è usato da altra società ad essa
collegata, quest‟uso è imputabile anche alla prima, stante l‟evidente rapporto di licenza
implicita fra di esse”; Trib. Milano, 26 febbraio, 1976, in Giur. ann. dir. ind, 1976, n. 813
“L‟esistenza di un contratto di licenza di marchio tra una società straniera ed una italiana può
essere provata dalle presunzioni ricavabili dal fatto che la società licenziataria è stata costituita
per operare nel territorio italiano sotto il controllo della società estera concedente”
337
DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1993, p. 30
338
FRANCESCHELLI, Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate, in Studi
Riuniti di diritto industriale, Milano,1959, p. 168
339
FRANCESCHELLI, op. ult. cit., p. 168
143
procédés soient dûment marqués avec le nom de la société qui les met en
vente, avec l’indication du pays ou du lieu où ils sont fabriqués ou
produits. 340” La proposta americana fu poi rielaborata e il suddetto
articolo 5 assunse la seguente formulazione “l’ emploi simultané de la
même marque
sur des produits identiques ou similaires, par des
établissements
industriels
ou
commerciaux
considérés
comme
copropriétaires de la marque d’ après les dispositions de la loi nationale
du pays où la protection est réclamée, n’empêchera pas l’
enregistrement .341 L‟Autore citato ritiene che “il difetto fondamentale
dell‟art. 5 della Convenzione d‟Unione, nella formulazione suddetta, è
che esso sembra legare la possibilità di impiego simultaneo dello stesso
marchio su prodotti identici o similari ma provenienti da diverse imprese,
ad un‟ipotesi di comproprietà in senso tecnico.”342 A conferma della
tendenza a rinvenire il fondamento della legittimità del marchio di
gruppo nel concetto di comproprietà o in quello di licenza implicita, si
può ricordare alcune pronunce giurisprudenziali degli anni settanta quali,
ad esempio, la sentenza del Tribunale di Milano del 16 novembre 1976343
ove si legge che “la teoria dei marchi di gruppo conduce correttamente
ad ipotizzare una contitolarità dello stesso marchio in capo a più imprese
collegate che ne facciano uso contemporaneamente secondo decisioni
unitarie di politica industriale, prese nell‟ambito del gruppo e
singolarmente”; la sentenza del Tribunale di Milano del 21 febbraio
1977,344 in cui è ammesso espressamente il concetto di marchio di
340
“I Paesi dell‟Unione permettono l‟impiego del medesimo marchio da parte di società
collegate in modo che i prodotti venduti dalle stesse siano fabbricati in base ai medesimi
processi e formule tecniche, in modo che il loro aspetto e la loro natura sia uguale, a
condizione che i processi siano correttamente contrassegnati dal marchio con il nome della
società che li mette in vendita, con l‟indicazione del paese o del luogo dove esso è stato
fabbricato o prodotto”.
341
“L‟uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti
industriali o commerciali, considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni
della legge nazionale del paese in cui è richiesta la protezione, non deve impedirne la
registrazione.”
342
FRANCESCHELLI, op. cit., p. 168
343
Trib. Milano, 16 novembre, 1976, in Giur. ann. dir. ind, 1976, n .915
344
Trib. Milano, 21 febbraio, 1977, in Giur. ann. dir. ind, 1977, n. 1923, p. 850
144
gruppo, distinguendo l‟uso comune del marchio ad opera delle imprese
collegate, che si accompagni ad una situazione di contitolarità,
dall‟ipotesi in cui il marchio risulta in titolarità esclusiva di una delle
imprese mentre l‟uso dello stesso da parte di altre imprese del gruppo si
configura come esecuzione di una licenza. E‟ stato infatti affermato che,
“benché la teoria dei marchi di gruppo conduca correttamente ad
ipotizzare una contitolarità dello stesso marchio in capo a più imprese
collegate che ne facciano uso contemporaneamente secondo decisioni
unitarie di politica industriale prese nell‟ambito del gruppo ed eseguite
singolarmente, ciononostante, quando una delle imprese collegate si sia
riservata la titolarità esclusiva del marchio mediante un acquisto a titolo
originario, l‟uso dello stesso marchio da parte di altra impresa collegata
può avvenire soltanto mediante un contratto di licenza e non certo in base
alla semplice appartenenza allo stesso gruppo.”345 Analizzerò ora la
seconda tendenza cui ho fatto prima riferimento, quella secondo la quale
la situazione di gruppo realizza una sostanziale unità d‟impresa, che si
sovrappone alla pluralità formale delle società del gruppo. Un Autore 346
afferma che
“l‟utilizzazione del medesimo marchio da parte di una
pluralità di imprese con la funzione distintiva, implicante la costante
connessione del segno con una fonte unitaria di produzione/vendita del
prodotto, viene ammessa allorché si consideri il gruppo di imprese come
un‟unità economica, risultante dalle varie imprese, come un‟unica
impresa, e le varie aziende come “rami” di un‟unica organizzazione
aziendale. Nell‟ambito del gruppo, l‟uso del marchio compiuto dalle
imprese collegate è imputabile alla società controllante, anche in assenza
di veri e propri contratti di licenza. La tutela dei consumatori alla luce
dell‟art. 15 l.m.,
347
è assicurata dal fatto stesso che il marchio circoli fra
società facenti parte di un unico complesso produttivo, con la relativa
345
Trib. Milano, 21 febbraio, 1977, in Giur. ann. dir. ind, 1977, n. 1923, p. 850
LIUZZO, Problematiche del marchio di gruppo, in Riv. dir. ind., I, 1982, p. 415ss
347
Oggi art. 23 CPI
346
145
messa a disposizione dei processi di fabbricazione e degli elementi
necessari per la realizzazione di un prodotto corrispondente nei suoi
caratteri essenziali a quello fabbricato dal titolare del marchio.”348
348
LIUZZO, op. ult. cit., p. 415ss
146
4.4.2 Ammissibilità del marchio comunitario di gruppo
Il marchio comunitario di gruppo riguarda un gruppo
multinazionale o anche solo uninazionale di imprese che operi in
una pluralità di Stati, in ciascuno dei quali aspiri ad una
protezione dei propri marchi. La dottrina ha iniziato ad
interessarsi al marchio comunitario di gruppo già nella fase della
Proposta di regolamento del Consiglio istitutivo di un marchio
comunitario,349quando un Autore350 subito intravide, nella
realizzazione di un mercato comune, la possibilità di instaurare
condizioni giuridiche che avrebbero consentito alle imprese di
adattare rapidamente alle dimensioni della Comunità la loro
attività di fabbricazione e di distribuzione di beni, operando
attraverso un marchio che avrebbe consentito ad esse di
contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico
in tutta la Comunità. L‟Autore citato riteneva che “in tal modo
parte dei problemi inerenti al marchio, di cui fosse stato titolare
una società capogruppo ed utilizzato attraverso società affiliate
collegate, sarebbero stati risolti legislativamente alla luce del
futuro regolamento: con l‟applicazione, ad esempio, dell‟art 13,
3° comma, che si esprime nel senso di ritenere “l‟uso del
marchio comunitario da parte di un licenziatario o da parte di
una persona economicamente legata al titolare del marchio
comune (…) come effettuato dal titolare.”351Un altro Autore,352
sostenne che “il sistema dei marchi comunitari è destinato ad
essere ampiamente utilizzato proprio dai gruppi di imprese a
vocazione internazionale e, alla lunga, a sostituire per essi i
349
Proposta di regolamento (Cee) del Consiglio sul marchio comunitario, presentata dalla
Commissione al Consiglio il 25 novembre 1980, in Guce 31 dicembre 1980 C 351
350
LIUZZO, op. cit., p. 444
351
LIUZZO, op. cit., p. 444
352
UBERTAZZI, I marchi comunitari di gruppo, in Il diritto comunitario degli scambi
internazionali, 1998,I, p. 7
147
diversi sistemi nazionali dei marchi dei singoli Stati membri
della CEE.”353Quest‟ultimo Autore, partendo dal presupposto
che il problema centrale dei marchi di gruppo è quello relativo
all‟ammissibilità della contitolarità e del couso di un medesimo
segno da parte di più imprese facenti parte di un unico
gruppo,354osservava che “il regolamento consente e disciplina
una pluralità di modelli, e precisamente almeno quattro
modelli355 alternativi semplici di attribuzione/diffusione della
titolarità del marchio comunitario all‟interno del gruppo.”356 Tra
questi quattro modelli consentiti dal regolamento vi è quello di
un unico marchio comunitario registrato da un‟unica impresa,
che successivamente ne consente l‟uso alle altre imprese del
medesimo gruppo. Secondo la Commissione, “non è affatto
richiesto che il titolare di un marchio comunitario possegga
un‟impresa né, qualora ne possegga una, che il marchio
comunitario sia destinato ad identificare i suoi prodotti o i suoi
servizi. Ciò risulta già dal testo dell‟art. 3.357Nulla vieta,
pertanto, quanto meno nel diritto comunitario dei marchi, ad una
società di partecipazione finanziaria di essere proprietaria di un
marchio comunitario, né, più in generale, ad uno dei membri di
353
UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 7
Ricordiamo che prima della novella del 1992, cui abbiamo sopra fatto cenno, una parte della
dottrina ipotizzava una contitolarità del marchio di gruppo in capo a più imprese collegate per
giustificare l‟uso da parte delle stesse del medesimo segno distintivo.
355
Secondo il primo modello, ex art. 16, 3° comma r. m. c., una medesima domanda di marchio
comunitario può essere depositata da più persone , con la conseguenza che varie persone
possono essere iscritte nel registro dei marchi comunitari come richiedenti, e che il marchio
comunitario può essere registrato a favore contemporaneamente di una pluralità di soggetti; il
secondo modello, data la disciplina della novità del segno, consente alle diverse imprese del
medesimo gruppo di registrare ciascuna un differente marchio comunitario relativo al
medesimo segno; il terzo è quello di un unico marchio comunitario registrato da un‟unica
impresa, che successivamente ne consente l‟uso alle altre imprese del medesimo gruppo; il
quarto è quello dei marchi collettivi comunitari.
356
UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 9
357
Art. 3 r. m. c.(Capacità di agire) “ Ai fini dell‟applicazione del presente regolamento sono
assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione
loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di
qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio”.
354
148
un gruppo di società di detenere un marchio comunitario per
l‟insieme delle società.”358 “Il regolamento comunitario non
configura come rigidamente alternativi uno all‟altro i modelli
organizzativi semplici ora ricordati della titolarità del marchio di
gruppo: e ciò consente alla dinamica dell‟impresa e dei gruppi di
optare di volta in volta anche per modelli organizzativi più
complessi, e che in vario modo combinino alcuni
o tutti i
modelli semplici sin qui ricordati.”359 Il regolamento sul marchio
comunitario lascia, pertanto, all‟autonomia privata spazi assai
ampi per la disciplina del couso del segno da parte delle imprese
del medesimo gruppo ma non senza prevedere alcuni limiti quale
in primis il principio art. 50, 1° comma lett. c),360 secondo cui il
marchio non deve “trarre in inganno il pubblico soprattutto circa
la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o
del servizio.” Relativamente all‟interesse della dottrina per
l‟istituto del marchio comunitario dopo l‟emanazione del
Regolamento sul marchio comunitario,361 un Autore362 afferma
che “Gli orientamenti comunitari hanno particolare rilievo in
materia di marchi di gruppo, poiché è assai frequente una
ripartizione per stati dell‟ambito di attività delle singole società
facenti capo al gruppo: in quest‟ambito è da registrare la
tendenza ad un superamento del frazionamento delle singole
entità giuridiche, rappresentate dalle singole società, attribuendo
invece, la massima importanza all‟unitarietà in senso economica
358
Relazione della Commissione alla proposta di regolamento, in Riv. dir. ind., 1982, I, p. 131
UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 11
360
Art. 50,1° lett. c), r. m c.(Cause di decadenza) “se, a seguito dell‟uso che ne viene fatto dal
titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il
marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o
provenienza geografica di tali prodotti o servizi”;
361
Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94. Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario,
in Guce – n. L 11 del 14 gennaio 1994, da ora in avanti r. m. c.
362
UBERTAZZI,Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,
Padova, 2007, p. 263
359
149
del loro operato, sino ad escludere l‟applicabilità delle regole di
concorrenza tra società madre e società figlia.363”364
363
In questo senso Corte di Giustizia, caso Centrafarm/Winthrop del 31 ottobre 1974, in
GADI, 1974, p. 1480 “L' art. 85 del trattato non colpisce accordi o pratiche concordate fra
imprese appartenenti allo stesso gruppo, come società madre ed affiliata, qualora esse
costituiscano un' unità economica nell' ambito della quale l' affiliata non dispone di effettiva
autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o
pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di effettuare una ripartizione di compiti
all' interno gruppo”; Corte di giustizia, caso Continental can del 21 febbraio1973, in GADI
1973, p.1595
364
UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 263
150
4.5Disciplina
Come ho già anticipato nel paragrafo 4.3, la normativa italiana sui segni
distintivi non contiene alcuna norma specificamente relativa ai marchi di
gruppo. Per individuare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame,
pertanto, bisogna procedere dall‟analisi delle funzioni del marchio per
verificare se, ed in che limiti, sia con esse compatibile l‟uso di un
medesimo marchio da parte di più imprese di un stesso gruppo e, alla
luce di questa verifica, è necessario individuare quali disposizioni del
CPI siano applicabili ai marchi di gruppo. Relativamente alla questione
della compatibilità dell‟uso plurimo del marchio di gruppo con le
funzioni del marchio d‟impresa,365personalmente ritengo che il segno
distintivo in questione, a prescindere dal numero dei soggetti giuridici
che ne fanno uso, abbia una funzione distintiva, una funzione di garanzia
di qualità e una funzione attrattiva. Il marchio di gruppo, infatti, è idoneo
ad assicurare al consumatore l‟identità di origine del prodotto
contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza rischio
di confusione questo prodotto da quelli di provenienza diversa; esso,
inoltre, in forza del potere/dovere in capo alla società capogruppo di
impartire alle società affiliate delle direttive in ordine agli standards
qualitativi dei prodotti e dei servizi che saranno contrassegnati dal
marchio di gruppo, è idoneo a garantire la costanza qualitativa (intesa
come
mantenimento
nel
tempo
di
identiche
caratteristiche
merceologiche) dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal segno del
gruppo; il marchio di gruppo, infine, veicolando la politica del gruppo,
non è solo un nome (cioè un segno di collegamento ideale tra parola e
cosa) ma costituisce, in presenza di determinate condizioni, una “qualità”
del prodotto, cioè esso è in se stesso visto come un pregio del prodotto.
Analizzerò di seguito alcune vicende del marchio di gruppo e cercherò di
365
Per un riepilogo sulle funzioni del marchio d‟impresa si veda il paragrafo 1.1(Definizione e
funzioni del marchio d‟impresa) p. 1
151
individuare la relativa disciplina alla luce di quanto prevede il CPI per il
marchio d‟impresa.
152
4.5.1 Cessione e Licenza del marchio di gruppo
Le caratteristiche peculiari del marchio di gruppo si riflettono
anche sulle condizioni del suo trasferimento, sia esso cessione
oppure concessione in licenza. Quanto alla cessione del marchio,
essa può essere interna, cioè da una all‟altra impresa del gruppo,
oppure esterna, cioè ad impresa estranea all‟organizzazione del
gruppo. Per quanto riguarda il primo tipo di cessione, un
orientamento dottrinale rileva che “già prima della modifica
dell‟art. 15 l.m.,366 che ha soppresso il requisito della
contestualità del trasferimento marchio-azienda, il marchio di
gruppo poteva essere ceduto da un‟impresa all‟altra dello stesso
gruppo, senza necessità di trasferire contestualmente l‟azienda e
senza una vera e propria comunicazione delle conoscenze
tecniche indispensabili.”367 Il suddetto rilievo è confermato da un
indirizzo giurisprudenziale degli anni settanta il quale riteneva
prevalente la considerazione dell‟unitarietà del gruppo e
considerava sufficiente, per la circolazione del marchio
all‟interno del gruppo, un semplice atto permissivo della società
titolare del marchio.368 A parere di chi scrive, l‟art. 23, 4°
comma CPI, relativo al trasferimento del marchio d‟impresa, in
quanto
esprime
il
principio
generale
della
tutela
del
consumatore, è applicabile anche al trasferimento del marchio di
gruppo. Pertanto, posto che dal trasferimento di un segno
distintivo “in ogni caso non deve derivare inganno in quei
366
Oggi art. 23 CPI
PETTITI, op. cit., p. 123
368
In questo senso Trib. Roma, 5 giugno 1986, in Foro pad., 1987, I, p.264 , secondo cui “Fra
imprese appartenenti allo stesso gruppo il marchio può circolare liberamente e cioè la sua
titolarità o il diritto di farne uso possono essere trasferiti senza che occorrano
contemporaneamente cessioni di aziende o di loro rami”; Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in
Riv. dir. ind., 1977, n. 917, p.396, secondo cui “Nel caso di società collegate la circolazione
dell‟uso del marchio può avvenire liberamente nel senso che basta un qualsiasi atto permissivo
della società titolare o un qualsiasi genere di accordo senza alcun limite inerente alla natura o
alla forma dell‟atto e alla tutela del pubblico.”
367
153
caratteri
dei
prodotti
o
servizi
che
sono
essenziali
nell‟apprezzamento del pubblico”, credo che la cessione interna
del marchio di gruppo sia legittima se il cessionario del marchio
sia in grado di assicurare il medesimo livello qualitativo della
produzione contrassegnata dal marchio. Solo se il nuovo titolare
del segno distintivo, infatti, è in grado di esercitare (così come
faceva il cedente) il controllo nei confronti delle entità
coutilizzatrici del marchio, al fine di garantire un‟uniforme
utilizzazione del marchio, si garantisce un uso non ingannevole
del segno distintivo. Concludendo nel senso della legittimità
della cessione interna del marchio di gruppo, è da precisare che
quest‟ipotesi non è molto frequente. “Nella maggior parte dei
casi il marchio viene intestato alla capogruppo o comunque a
quell‟entità che esercita il controllo nei confronti delle altre in
modo da potere essere utilizzato da tutte le sue controllate.
Quando infatti il marchio è intestato ad una controllata che non
occupa a sua volta una posizione di dominio verso altre entità,
solo questa può farne uso.”369Per quanto riguarda la cessione
esterna del marchio di gruppo, ipotesi poco frequente nella
prassi, essa può configurarsi come trasferimento ad altro gruppo
o ad un singolo imprenditore (solo se il marchio fosse costituito
da un termine che sottolineasse l‟esistenza di un gruppo, non
potrebbe essere ceduto ad un imprenditore singolo). Anche in
questo caso il presupposto della validità della cessione è
rappresentato dalla garanzia di costanza qualitativa dei prodotti
contrassegnati dal segno distintivo ceduto. “Il cessionario, sia
esso gruppo oppure singolo imprenditore, deve essere in grado di
mantenere inalterata la qualità della merce e dunque deve essere
opportunamente
369
informato
PETTITI, op. cit., p. 125
154
delle
tecniche
produttive
già
utilizzate e apprezzate dal consumatore.”370 E‟opportuno
precisare che finora abbiamo fatto riferimento alla cessione del
marchio di gruppo da parte del soggetto giuridico intestatario
dello stesso, ossia la società capogruppo o la holding, dal
momento che le singole società affiliate hanno solo il potere di
utilizzare il marchio di gruppo, ma non anche quello di disporne
in modo autonomo. La giurisprudenza ha infatti più volte
ribadito l‟indisponibilità del marchio di gruppo da parte delle
società affiliate, ad esempio, nella sentenza del Tribunale di
Chieti
del 31 gennaio del 1986, si legge che “Nel caso di
marchio di gruppo, non può ammettersi - e se compiuto deve
ritenersi nullo in riferimento all‟art. 15 cpv. l. marchio - il
trasferimento autonomo da parte di una società affiliata, in
qualunque forma effettuato, ed anche se accompagnato alla
cessione dell‟intera azienda, dei diritti ad essa comunque
spettanti sul marchio in favore di un terzo estraneo al gruppo cui
la
prima
appartiene,
determinando
siffatto
negozio
l‟utilizzazione concorrenziale del segno distintivo da parte di
imprese diverse anche sotto il profilo economico-sostanziale e
dunque un inganno per il pubblico dei consumatori.”371 Si può
inoltre ricordare la sentenza del Tribunale di Terni del 26
settembre del 1989 secondo cui “il fatto che una società figlia
possa fare uso dei marchi della capogruppo non vale ad attribuire
alla prima i poteri propri del titolare del marchio;”372 la sentenza
del Tribunale di Palermo del 30 maggio del 1991 per la quale “è
escluso che una società appartenente al gruppo abbia il diritto di
370
PETTITI, op. cit., p. 125
Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., II, p. 58. Nel caso di specie, dichiarato il
fallimento di una società affiliata ad un gruppo industriale multinazionale, gli organi
fallimentari avevano alienato l'intero suo patrimonio aziendale ad altra società all'uopo
costituita, e dunque estranea al predetto gruppo, la quale pretendeva di aver in tal guisa
acquisito anche il diritto di valersi del marchio del gruppo, già appartenente, in forza di licenza
senza esclusiva, alla società fallita.
372
Trib. Terni, 26 settembre l 1989, in Giur. ann. dir. ind., 1990, p. 246
371
155
sub concedere a terzi ad esso estranei, senza l‟implicito o
esplicito consenso della società capogruppo, un marchio di cui
quest‟ultima sia titolare esclusiva.”373Prima di esaminare la
fattispecie della licenza del marchio di gruppo mi soffermo
brevemente su un‟ultima ipotesi di trasferimento del marchio di
gruppo, quella del trasferimento del marchio di gruppo
coincidente con la ditta. L‟ipotesi in esame riguarda il caso in cui
il segno prescelto come marchio di gruppo sia utilizzato allo
stesso tempo come ditta o nome sociale. E‟ da ricordare che ai
sensi dell‟art. 2563, 2° comma, c.c. “La ditta, comunque sia
formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla
dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565” e che ai
sensi dell‟art. 2565, 1° comma, c. c “La ditta non può essere
trasferita
separatamente
dall'azienda,”
pertanto,
potrebbe
ritenersi che il trasferimento del marchio di gruppo- ditta, per un
verso, non potrebbe avere luogo indipendentemente dal
trasferimento dell‟azienda, per altro, violerebbe il principio della
connessione
tra
ditta
e
imprenditore.
Un
orientamento
dottrinale,374 ritiene legittimo il trasferimento del marchio di
gruppo-ditta se si ammette il superamento della connessione
citata, “la pratica di utilizzare lo stesso segno come marchio e
come ditta o nome nell‟ambito del gruppo, dimostra ancora che
il nome può essere utilizzato anche indipendentemente
dall‟azienda cui ha fatto originariamente capo, purché il nuovo
imprenditore
condivida
le
caratteristiche
fondamentali
dell‟attività produttiva e il nuovo uso non sia di inganno per il
consumatore.”375
373
Trib. Palermo, 30 maggio 1991, in Giur. ann. dir. ind., 1991, p. 556
PETTITI, op. cit., p. 128
375
PETTITI, op. cit., p. 128
374
156
Analizzerò ora la legittimità della fattispecie del licenza del
marchio di gruppo e il conseguente uso contemporaneo dello
stesso marchio da parte di imprenditori del gruppo e imprenditori
che non appartengono al gruppo. E‟ da precisare che anche a
questo proposito ci riferiamo al contratto di licenza del marchio
di gruppo stipulato dal
soggetto giuridico intestatario dello
stesso, ossia la società capogruppo o la holding, dal momento
che le singole società affiliate hanno solo il potere di utilizzare il
marchio gruppo ma non anche quello
di disporne in modo
autonomo. L‟ammissibilità della fattispecie in esame dipende
dall‟importanza che si attribuisce al requisito dell‟ appartenenza
al gruppo. Se si ritiene che l‟appartenenza al gruppo sia
essenziale per usare il marchio di gruppo, allora si deve
necessariamente negare la configurabilità della concessione della
licenza. Se, invece, si afferma che l‟appartenenza non è
indispensabile, allora può concludersi per la legittimità della
concessione della licenza del marchio di gruppo. Secondo un‟
Autrice,376 “L‟appartenenza è un presupposto e una conseguenza
dell‟uso del marchio di gruppo. Presupposto, perché per effetto
dell‟appartenenza al gruppo viene assicurata quell‟uniformità
produttiva richiesta alle imprese che fanno uso dello stesso
marchio. Conseguenza, perché attraverso l‟uso del marchio una
certa impresa viene associata al gruppo nel suo complesso. Ma il
concetto di appartenenza non deve essere interpretato in modo
rigidamente formalistico e astratto.”377A parere di chi scrive,
quello dell‟ appartenenza al gruppo non è il vero presupposto
dell‟uso plurisoggettivo del marchio di gruppo in quanto ciò che
davvero conta è, oltre ad una sorta di consenso implicito o
esplicito del titolare, la condivisione di una medesima politica
376
377
PETTITI, op. cit., p. 133
PETTITI, op. cit., p. 133
157
produttiva. Se il presupposto del marchio di gruppo è
l‟uniformità produttiva, nulla vieta di ritenere che anche
un‟impresa estranea al gruppo, licenziataria del marchio di
gruppo, possa fare uso del marchio qualora sia condizionata al
rispetto della medesima uniformità produttiva. Personalmente
affermo quindi la legittimità dell‟utilizzo del marchio di gruppo
anche da parte di uno o più soggetti allo stesso estranei perché,
così come ho sostenuto a proposito della licenza del marchio in
comunione, quello che davvero conta non è il numero degli
utilizzatori del segno distintivo o la loro appartenenza al gruppo
o alla comunione, ma è il rispetto degli standards qualitativi
fissati dalla capogruppo o dall‟insieme dei comunisti, vero
presupposto che deve sussistere per rispettare il divieto di uso
decettivo del marchio. In conclusione è da ricordare che “sono
comunque piuttosto rari i casi in cui una capogruppo deve
licenziare il marchio ad un‟impresa esterna al gruppo. Data
l‟organizzazione, il numero delle imprese del gruppo e la
conseguente specializzazione di ciascuna entità, sembra difficile
che vi possa essere un interesse alla concessione di licenza. Se la
capogruppo intendesse espandere la produzione, potrebbe
ricorrere ad una riorganizzazione dell‟attività delle varie imprese
del gruppo, piuttosto che alla cooperazione di un‟impresa
esterna”378.
378
PETTITI, op. cit., p. 135
158
4.5.2 Decadenza del marchio di gruppo
Un caso particolare di estinzione del marchio di gruppo ricorre
nell‟ipotesi di decadenza del marchio. Posto che può aversi
decadenza del marchio per uso ingannevole dello stesso oppure
nel caso di illiceità sopravvenuta ai sensi dell‟art 14.2 CPI, per
non uso ai sensi dell‟art. 24.1 CPI, per volgarizzazione del segno
ai sensi dell‟art. 13.4 CPI, bisogna verificare quali delle suddette
ipotesi sono applicabili al marchio di gruppo e se esse incidono
sul segno distintivo di gruppo anche nel caso in cui il
comportamento che dà origine alla dichiarazione di decadenza
sia stato posto in essere da una sola delle società affiliate.
Relativamente alla prima ipotesi di decadenza, personalmente
ritengo applicabile al marchio di gruppo l‟art. 14, 2° comma CPI,
secondo il quale “Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto
idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la
natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di
modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il
suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato; b)
se sia divenuto contrario alla legge, all‟ordine pubblico o al buon
costume; c) per omissione da parte del titolare dei controlli
previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio
collettivo.” Sostengo l‟applicabilità della norma citata, in primo
luogo, perché l‟art. 14, 2° comma lett. a) fa riferimento all‟uso
ingannevole “a causa del modo o del contesto in cui viene
utilizzato dal titolare o con il suo consenso” e il modo e il
contesto in cui viene utilizzato il marchio di gruppo da parte
delle affiliate è riconducibile al consenso della capogruppo,
titolare del marchio; in secondo luogo perché credo che il
controllo che la capogruppo deve esercitare sulle società
utilizzatrici del marchio di gruppo sia assimilabile a quello cui fa
159
riferimento l‟art. 14, 2° comma lett. c); in terzo luogo perché, al
di là dei suddetti argomenti letterali, ritengo che l‟esigenza di
tutela del pubblico dei consumatori sia particolarmente sentita
nelle ipotesi di utilizzazione plurima dello stesso segno distintivo
e in particolare nell‟ipotesi di utilizzazione del marchio di
gruppo la cui legittimità è legata alla costanza qualitativa dei
prodotti o servizi dallo stesso contrassegnati. Per quanto riguarda
la decadenza per non uso, ad avviso di chi scrive, l‟art. 24, 1°
comma, CPI379 è teoricamente applicabile al marchio di gruppo
dal momento che la ratio della norma citata, evitare
l‟accaparramento di un segno impedendo a terzi l‟uso effettivo
nel mercato, esprime un principio generale del diritto dei marchi.
Anche se ho parlato di una teorica applicabilità dell‟art. 24, 1°
comma, CPI, devo precisare che la dottrina
380
è concorde nel
ritenere che la decadenza del marchio di gruppo per non uso è
piuttosto improbabile, perché per prodursi il marchio non
dovrebbe essere utilizzato da nessuna delle imprese del gruppo.
Già nel 1982, infatti, un Autore scriveva che “l‟ipotesi della
decadenza del marchio per non uso è da escludersi, in quanto
l‟uso da parte di altri imprenditori fra loro collegati non
presuppone una rinuncia alla tutela del marchio da parte della
società titolare, la quale, in sostanza provvede all‟attuazione del
marchio attraverso altri soggetti ad essa legati da un rapporto
giuridico che giustifica tale utilizzazione nell‟interesse della
titolare; viene insomma riferita al gruppo, e di riflesso alle
singole società che ne fanno parte, l‟attività svolta dalle altre
379
Art. 24,1° comma CPI (Uso del marchio) “A pena di decadenza il marchio deve formare
oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i
quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere
sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato
da un motivo legittimo”.
380
Vedi ad esempio PETTITI, op. cit., p. 153
160
società.”381A parere di chi scrive l‟utilizzo del marchio da parte
delle società affiliate è idoneo ad evitare la decadenza del
marchio anche se la titolare dello stesso non ne fa uso, infatti,
l‟art. 24, 1° comma, CPI considera sufficiente l‟ uso effettivo del
marchio con il consenso del titolare e, affinché abbia luogo la
decadenza per non uso, il marchio non dovrebbe essere utilizzato
da nessuna delle imprese del gruppo. Nel caso di un gruppo
multinazionale la questione è più complessa per la necessità di
rispondere al quesito preliminare se l‟uso del marchio all‟estero
possa essere imputato all‟impresa italiana titolare del marchio,
cioè se l‟uso da parte di un‟impresa del gruppo situata all‟estero
sia idoneo ad evitare la decadenza del marchio in Italia. Secondo
un orientamento dottrinale anteriore all‟istituzione del marchio
comunitario “Non sembra di poter dare risposta positiva al
quesito. L‟uso richiesto ad evitare la decadenza è quello che si
produce nel territorio italiano. Pertanto, se l‟impresa del gruppo
faccia uso del marchio solo all‟estero, il marchio italiano dovrà
considerarsi
necessariamente
decaduto,
mentre
l‟impresa
straniera potrà continuare ad avvalersene anche solo come
marchio di fatto.”382 Nello stesso senso un altro Autore383
afferma che “Qualora il gruppo operi su scala internazionale non
è indifferente da parte di quale impresa del gruppo il marchio sia
usato. Ciò che gli ordinamenti si propongono di ottenere,
esigendo l‟obbligo di utilizzare il marchio, è che l‟uso avvenga
nel territorio dello Stato e pertanto se altra società, pur
appartenente allo stesso gruppo, ha fatto uso del marchio solo
all‟estero, l‟eventuale marchio (uguale) registrato in Italia
decadrà qualora l‟uso non avvenga nel nostro Paese entro i
381
LIUZZO, op. cit., p. 438
PETTITI, op. cit., p. 154
383
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298
382
161
termini stabiliti dalla legge italiana. Sarà necessario, pertanto,
per impedire la decadenza, un uso sul territorio italiano, quanto
meno sotto forma di importazioni per la vendita in Italia di
prodotti fabbricati all‟estero e/o di svolgimento di attività
pubblicitaria in Italia di prodotti contrassegnati da detto marchio
all‟estero, ove si ritenga che la (sola) pubblicità salvi il marchio
dalla decadenza.”384 A seguito dell‟istituzione del marchio
comunitario, è mia convinzione che l‟uso del marchio da parte di
una società del gruppo multinazionale, effettuato in qualsiasi
Stato della Comunità, sia idoneo ad evitare la decadenza del
marchio del quale la capogruppo è titolare. Sostengo questa tesi
alla luce della ratio dell‟art. 24,1° comma, CPI e della tendenza
dei gruppi multinazionali ad adottare marchi comunitari di
gruppo. Per quanto riguarda il primo argomento, l‟ idoneità
dell‟uso da parte di un‟impresa del gruppo situata all‟estero ad
evitare la decadenza del marchio in Italia non contrasta con lo
scopo della norma citata, cioè non integra un accaparramento del
segno impedendo a terzi l‟uso effettivo nel mercato. In relazione
al secondo argomento, credo che il sistema dei marchi
comunitari sia destinato ad essere ampiamente utilizzato proprio
dai gruppi di imprese a vocazione internazionale. Posto che nella
maggior parte dei casi il marchio di gruppo è un marchio
comunitario, ai sensi dell‟art. 50,1° comma lett. a) r. m.c. “il
titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi
diritti (…) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque
anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità
per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.” Ai fini
della decadenza del marchio comunitario di gruppo, quindi,
rileva l‟uso effettivo che dello stesso viene o non viene fatto non
384
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298
162
in un singolo stato ma nell‟intera Comunità. Per concludere
questo breve excursus sulle varie cause di decadenza e sulla
compatibilità delle stesse con il marchio di gruppo, si deve
ricordare
l‟ultima
ipotesi
di
decadenza,
quella
per
volgarizzazione. Anche se il rischio della volgarizzazione del
segno è maggiore in tutti i casi in cui il marchio viene usato
contestualmente da più imprenditori, tuttavia, il pericolo di
volgarizzazione del marchio di gruppo appare più teorico che
reale perché difficilmente il marchio di gruppo rappresenta un
solo prodotto e quindi viene associato dal consumatore solo a
quello, quanto piuttosto i diversi prodotti provenienti dalle
distinte attività produttive. Ciò a maggior ragione quando si
consideri che il marchio di gruppo per poter essere comodamente
utilizzato da parte delle varie imprese deve essere un marchio
generale, in grado di individuare non un solo specifico prodotto,
ma tutte le attività esercitate dalle imprese del gruppo.
“L‟utilizzazione plurisoggettiva dello stesso marchio da parte dei
soggetti del gruppo crea i presupposti per il conseguimento di
un‟alta rinomanza del segno senza provocare con immediatezza
la sua associazione al singolo prodotto e rischiare di sostituirsi
alla sua denominazione propria.”385
385
PETTITI, op. cit., p. 152
163
4.5.3 Altre cause di estinzione del marchio di gruppo
“Il marchio di gruppo può estinguersi anche per cause particolari
diverse da quelle che valgono per il marchio individuale. In
particolare possono assumere rilevanza alcune circostanze
afferenti all‟imprenditore singolo o al gruppo nel suo complesso.
Dal punto di vista del singolo l‟estinzione del diritto di
utilizzazione del marchio potrebbe conseguire alla sua uscita dal
gruppo, se la condizione dell‟appartenenza fosse indispensabile
per lo specifico marchio considerato o se per effetto dell‟uscita
dal gruppo, il soggetto in questione non fosse in grado di
mantenere quell‟uniformità produttiva richiesta. Dal punto di
vista del gruppo, invece, l‟estinzione del marchio potrebbe
conseguire allo scioglimento del gruppo.”386 Per quanto riguarda
le vicende che possono determinare l‟estinzione del diritto di
utilizzare il marchio di gruppo in capo alla singola società
affiliata, si può ricordare l‟ipotesi in cui quest‟ultima trae il
diritto in questione da una licenza d‟uso. Relativamente a
quest‟ipotesi la pronuncia del Tribunale di Chieti più volte citata
prevede che “Nel caso di marchio di gruppo, lo scioglimento dei
vincoli di appartenenza al gruppo industriale nei confronti di una
società affiliata, la quale tragga il proprio diritto di utilizzazione
del marchio da una licenza d‟uso a titolo non esclusivo
accordatale
dalla
società
madre,
determina
l‟immediata
estinzione di detto diritto, venendo meno, con l‟uscita dal
gruppo, quei poteri di direzione e controllo della società
concedente su quella licenziataria che soli consentono di ritenere
lecita, in riferimento al disposto degli artt. 2573 c.c. e 15 l.m., la
licenza di marchio senza esclusiva.”387 Riguardo all‟eventuale
386
387
PETTITI, op. cit., p. 154
Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., II, p. 58
164
estinzione del marchio a seguito dello scioglimento del gruppo,
viene da chiedersi se, nonostante detto scioglimento, il marchio
possa essere utilizzato ancora dalla titolare capogruppo.
(Naturalmente l‟interrogativo si pone solo in relazione al
marchio di gruppo che non sia un marchio complesso costituito
dal termine “gruppo” perché quest‟ultimo non potrebbe essere
utilizzato dall‟imprenditore singolo e si estinguerebbe con
l‟estinzione del gruppo). Secondo un orientamento dottrinale,388
la fattispecie in esame deve essere considerata da due angoli di
visuale, quello della tutela del consumatore relativamente al
rispetto della qualità della merce e quello della fiducia che questi
investe nella consapevolezza che il marchio appartiene ad un
gruppo, dunque ad una pluralità di imprese che cooperano per il
buon nome e il prestigio dei prodotti e del marchio insieme.
“Non sembrano esservi particolari problemi dal primo angolo di
visuale. La qualità del prodotto dovrebbe restare inalterata ai fini
della tutela del consumatore. (…) Dal secondo angolo di visuale
la questione è più complessa. Bisognerebbe stabilire infatti fino a
che punto il consumatore è interessato alla circostanza che il
marchio di gruppo viene utilizzato da diversi imprenditori che
insieme collaborano per il perfezionamento della produzione e il
buon nome del marchio.”389 La dottrina citata ammette
l‟utilizzazione del marchio da parte del titolare della capogruppo
a seguito dello scioglimento del gruppo, sul presupposto che ciò
che interessa al consumatore è la qualità del prodotto o in senso
lato dell‟attività produttiva e il rispetto delle caratteristiche
sostanziali già apprezzate da parte di un nuovo soggetto che fa
uso del marchio o di quello che continua a farne uso con
presupposti diversi, non tanto la provenienza effettiva del
388
389
PETTITI, op. cit., p. 155
PETTITI, op. cit., p. 155
165
prodotto. A parere di chi scrive l‟orientamento dottrinale sopra
ricordato è pienamente condivisibile perché quello che davvero
conta per il consumatore medio, il quale quasi sempre ignora le
connessioni tra marchio e gruppo, è sapere che il prodotto
contrassegnato da un certo marchio continua a presentare le
caratteristiche qualitative già sperimentate.
166
4.6Tutela del marchio di gruppo
Il tema del marchi di gruppo emerge anche sotto il profilo della
individuazione dei soggetti legittimati ad agire a difesa del marchio di
gruppo. Il punto cruciale è stabilire se a difesa del marchio di gruppo
possa agire solo la titolare o se invece sia individuabile un diritto di
difesa anche delle imprese che ne fanno uso. Prima di considerare la
fattispecie in esame, occorre considerare brevemente quali siano in
generale i soggetti legittimati ad agire a tutela di un determinato marchio.
Sicuramente lo sono il titolare e il licenziatario. Relativamente a
quest‟ultimo, secondo un orientamento dottrinale390 “Se la licenza di
marchio o di brevetto è dunque equiparabile ad un contratto di locazione
su bene immateriale, risulta solidamente fondata l'attribuzione dell'azione
di contraffazione anche ad un detentore qualificato dell'oggetto di
privativa qual è il licenziatario, come la dottrina e la giurisprudenza
hanno ammesso dapprima unicamente in favore del licenziatario
esclusivo, poi estendendo un'autonoma legittimazione al riguardo anche
al licenziatario senza clausola di esclusiva”.391 Ritornando al problema
della legittimazione attiva delle società del gruppo ad agire a tutela del
marchio di gruppo, si deve ricordare che su questo argomento c‟è una
giurisprudenza contrastante. L‟ordinanza del Tribunale di Torino del 19
ottobre 2004 nega la suddetta legittimazione, e nel caso “Atari Europe
s.a. s. e Atari Italia s.p.a. c. New York New York s.r.l. e la Linea Magica
s.r.l.”, dispone che “L‟eccezione di carenza di legittimazione attiva delle
società ricorrenti, formulata da New York New York s.r.l., sia fondata.
Risulta infatti documentalmente che titolare dei marchi dei quali viene
richiesta tutela nel presente procedimento è solo la società statunitense
Atari Interactive Inc. Si tratta pertanto di soggetto giuridico diverso e
distinto da Atari Europe s.a. s. e Atari Italia s.p. a ancorché facente capo
MUSSO, Azione di contraffazione ed azione di concorrenza sleale: alcune questioni sulla
legittimazione ad agire dei licenziatari e dei distributori, in Riv. dir. ind., 1998, II, p.280
391
MUSSO, op. ult. cit., p.280
390
167
al medesimo gruppo societario internazionale, del quale, anzi, è il
capogruppo.”392 Nel caso in questione le società ricorrenti, per sostenere
la propria legittimazione ad agire, si sono richiamate a quell‟opinione
che riconosce a ciascuna delle imprese del gruppo, cui il marchio non è
formalmente intestato, il potere di agire a sua tutela per effetto
dell‟esistenza di una c.d. “licenza implicita” in capo a ciascuna società
del gruppo, la quale risulterebbe così tacitamente investita di una licenza
di marchio. Secondo l‟ordinanza citata “tale difesa non è però
condivisibile, in quanto, come ha messo in evidenza la giurisprudenza
che si è occupata dell‟argomento (Trib. Milano 10 dicembre del 1992393),
la stessa contrasta con la circostanza che i singoli patrimoni aziendali
delle varie società del gruppo, patrimoni comprensivi delle componenti
immateriali, sono del tutto autonomi e separati: di conseguenza,
l‟autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società facenti parte
del gruppo non consente di attribuire alle stesse la titolarità di poteri
propri esclusivamente della società del gruppo titolare del marchio.”394
Secondo un Autore “Ove si diffondesse e successivamente consolidasse
la soluzione preferita dal provvedimento qui commentato, è chiaro che si
renderebbe consigliabile la stipulazione per iscritto di contratti di licenza
infragruppo.”395 In senso contrario si esprime il Tribunale di Napoli,
secondo il quale “È attivamente legittimata ad agire per contraffazione di
marchio la società che, pur non essendo formalmente titolare dei diritti di
marchio azionati, appartiene al gruppo cui fanno parte le società nel cui
nome i marchi azionati sono registrati”.396 Per quanto riguarda le
posizioni
della
dottrina
sull‟argomento,
un‟Autrice397
sostiene
fermamente che il diritto di difesa del marchio di gruppo debba spettare
anche alle imprese o società del gruppo che ne fanno uso nelle rispettive
392
Trib. Torino,19 ottobre 2004, in Dir. ind. 2005, p. 16
Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in Foro it. 1994, I,p.1132
394
Trib. Torino,19 ottobre 2004, in Dir. ind. 2005, p. 169
395
VENTURELLO, Marchio di gruppo e legittimazione ad agire, in Dir. ind. 2005, p. 171
396
Trib. Napoli, 14 gennaio2003, in Riv. dir. ind., 2003,II, p.3
397
PETTITI, op. cit., p. 137
393
168
attività produttive dal momento che il marchio di gruppo finisce per
identificare la capogruppo titolare e le stesse affiliate. L‟Autrice citata
afferma che “Il diritto di agire a tutela del marchio spetta alle affiliate
non tanto sul presupposto della semplice appartenenza al gruppo, ma su
quello che il marchio di gruppo rappresenta anche le singole entità del
gruppo. Ogni singola affiliata deve possedere la legittimazione attiva nei
confronti dell‟imprenditore usurpatore indipendentemente dalle altre ed
anche dalla titolare del marchio, non per effetto di una sorta di azione
sostitutiva o surrogatoria, ma come portato del proprio autonomo diritto
al couso e quindi della capacità di rappresentazione del marchio di
gruppo della propria attività produttiva.”398 A parere di chi scrive il
diritto di agire a difesa del marchio deve essere riconosciuto alle imprese
o società del gruppo, oltre che alla capogruppo. Questa soluzione
comporta che la società affiliata che agisce in giudizio a tutela del
marchio di gruppo, marchio che può utilizzare ma del quale non è
titolare, debba dare una duplice prova: in primo luogo deve dimostrare
che il marchio usurpato è un marchio di gruppo, in secondo luogo deve
provare la propria appartenenza al gruppo e la propria legittimazione ad
utilizzare il marchio di gruppo. Per quanto riguarda la prima prova, si
deve tener presente che non esiste allo stato attuale un sistema di
registrazione specifica del marchio di gruppo che consenta di individuare
i soggetti legittimati al couso del marchio. Di fatto il marchio di gruppo
viene registrato come qualsiasi altro marchio e utilizzato da una pluralità
di imprese e società. “Non necessariamente un marchio è destinato ad
essere utilizzato da una pluralità di soggetti fin dalla sua costituzione. E‟
possibile infatti che venga dapprima utilizzato dal titolare e
successivamente, per effetto dell‟articolazione o dell‟espansione
dell‟attività produttiva iniziale o anche della disgregazione dell‟attività
economica originariamente unica, venga utilizzato da una pluralità di
398
PETTITI, op. cit., p. 138
169
soggetti.”399 Per quanto riguarda la seconda prova, non è sufficiente che
la società affiliata dimostri di essere controllata o collegata alla società
capogruppo in quanto la stessa deve provare anche l‟uniformità della
propria attività produttiva alle direttive impartite dalla capogruppo, vero
presupposto dell‟uso legittimo del marchio di gruppo. Ho finora parlato
della legittimazione ad agire per la tutela del marchio di gruppo in capo
alle società controllate, per quanto riguarda invece la legittimazione della
società capogruppo, una pronuncia giurisprudenziale degli anni ottanta
prevedeva che “In caso di gruppo di società, la società capogruppo è
legittimata ad agire, per la tutela dei marchi intestati alle singole società
del gruppo, allorché esse siano totalmente possedute dalla capogruppo,
ovvero i marchi risultino intestati alle singole società del gruppo in base
ad un accordo fiduciario con la capogruppo.”400
399
400
PETTITI, op. cit., p. 142
Trib. Milano, 18 aprile, 1983, in Riv. dir. ind., 1983, p. 329
170
4.7Marchio di gruppo e tutela dei consumatori
Come rileva Giannantonio Guglielmetti, “la presenza di un unico
marchio per contraddistinguere prodotti di imprenditori giuridicamente
indipendenti è, in via di principio, potenzialmente idoneo a determinare
confusione e ad impedire al marchio di svolgere la sua funzione
distintiva. Le preoccupazioni della dottrina appaiono condivise anche
dalla giurisprudenza, infatti, nell‟ordinanza del Pretore di Monza del 4
luglio del 1988, si legge “L‟adozione, da parte di due distinte imprese,
dello stesso marchio di gruppo per la commercializzazione di prodotti
appartenenti alla medesima categoria merceologica, seppur in sé
perfettamente legittima, comporta una potenziale confondibilità dei
prodotti stessi, tale da richiedere, nell‟ipotesi di lamentati comportamenti
di concorrenza sleale, una valutazione particolarmente rigorosa degli
ulteriori elementi di confondibilità derivante dall‟attività posta in essere
dall'impresa giunta sul mercato successivamente.”401 Per poter “tollerare”
che un marchio contrassegni prodotti di diversi imprenditori, vi è
un‟esigenza ineliminabile da soddisfare: che la diversità di provenienza
non si traduca in una causa d‟inganno.”402E‟ necessario, infatti, che
l‟utilizzazione plurima e contestuale dello stesso marchio da parte di più
soggetti giuridici autonomi abbia luogo in modo da rispettare il principio
fondamentale di tutela del consumatore che costituisce criterio guida
della disciplina del marchio. “Il consumatore non deve essere tratto in
inganno sulle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo,
confidare ingenuamente nella loro bontà e poi scoprire che il nuovo
prodotto contrassegnato dal marchio già conosciuto non è all‟altezza di
quello precedente. L‟utilizzazione dello stesso marchio da parte di
diversi imprenditori deve osservare determinati criteri di qualità, attuarsi
in modo che la separazione delle rispettive attività produttive appaia in
401
402
Pret. Monza, 4 luglio 1988, in Giur. Dir. Ind., 1988, p. 670
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 298
171
un certo senso formale e non sostanziale.”403Secondo un orientamento
dottrinale,404 il suddetto pericolo d‟inganno del consumatore è solo
potenziale perché il marchio di gruppo è utilizzato solo dalle società
specificamente individuate attraverso una decisione di gruppo e
sottoposte alle direttive e al controllo della capogruppo, controllo che
garantisce l‟uniformità produttiva necessaria ad evitare l‟uso decettivo
del marchio. L‟orientamento citato sostiene che “il pericolo d‟inganno
non sussiste perché la possibilità di utilizzazione del marchio dipende da
una decisione di gruppo, e cioè, o della società capogruppo che può
imporre la sua volontà agli altri o da una decisione coordinata, presa
dagli imprenditori appartenenti al gruppo. (…) Pertanto il pubblico, sia
che compri dall‟una che dall‟altra impresa del gruppo, non può cadere in
errore perché, qualunque sia l‟impresa da cui esso acquisti il prodotto,
esso avrà a disposizione un prodotto che in base ad un‟unica volontà
decisionale di un gruppo reca quel marchio, sicché correttamente il
marchio segnalerà la provenienza del prodotto dal gruppo, adempiendo
così alla sua (essenziale) funzione distintiva.”405 Riconosciuto quindi un
possibile pericolo d‟inganno dei consumatori nell‟uso contemporaneo del
marchio di gruppo da parte di imprese diverse, viene da chiedersi se la
potenziale confusione del pubblico dei consumatori non possa o non
debba essere in qualche maniera attenuata attraverso aggiunte
differenziatrici, quali ulteriori elementi grafici, o l‟indicazione della
specifica impresa produttrice, o la provenienza geografica, ecc.
Relativamente alla necessità di elementi di differenziazione nei prodotti
contrassegnati da un marchio di gruppo la maggioranza della dottrina
nega detta necessità. Un Autore,406 infatti, sostiene che “Sebbene in
generale non appaia sussistere allo stato attuale un preciso obbligo in
403
PETTITI, op. cit. p. 47
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301
405
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301
406
ALBERTO MUSSO, Elementi di differenziazione ed elementi di confondibilità nei prodotti
contrassegnati da un marchio di gruppo, in Riv. dir. ind., 1990, p. 95
404
172
questo senso (…) per quanto concerne la figura del marchio di gruppo,
può condividersi l‟affermazione secondo cui, in tal caso, il marchio non
serve ad indicare il gruppo o l‟impresa leader, ma tutte le unità di quel
prodotto che sotto il medesimo marchio vengono fabbricate e/o vendute
da ciascuna impresa collegata. In questa prospettiva, il legittimo uso
dello stesso segno distintivo fra società del gruppo non sembra
comportare la necessità di alcuna integrazione aggiuntiva , a causa della
già rilevata unitarietà del gruppo sotto il profilo economico.”
407
Nello
stesso senso, un altro Autore,408 tende ad escludere dai casi speciali in cui
è opportuna l‟aggiunta di elementi differenziatori la figura del marchio di
gruppo, “on the fact that products offered under the same mark by
members of a group of companies or of a group of licensees will be
substantially identical.”409 Per evitare la confusione dei consumatori
conseguente all‟utilizzazione plurima dello stesso segno distintivo da
parte delle società del gruppo, a parere di chi scrive, anche se non può
considerarsi necessaria l‟aggiunta di elementi di differenziazione nei
prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo, potrebbe essere utile
apporre sui prodotti in questione l‟indicazione della specifica impresa
produttrice. Quest‟ultima indicazione può essere utile anche ad altri fini:
migliorare il controllo della società capogruppo sul rispetto, da parte
delle società utilizzatrici del marchio di gruppo, degli standards
qualitativi imposti. Se ad esempio un consumatore rileva un vizio di
produzione del prodotto acquistato, egli rivolgerà le sue doglianze alla
società capogruppo perché è l‟unico soggetto giuridico al quale può
risalire attraverso il marchio. La società capogruppo, se ha conoscenza
della società che ha messo in commercio il prodotto difettato, potrà
407
MUSSO, op. ult. cit., p. 95
BEIER
409
BEIER, Trademark conflicts in the Common Market: can they be solved by means of
distinguishing additions?, in Int. rev. of ind. prop. and copyright law, 1978, p. 221. “Per il fatto
che i prodotti offerti sotto il medesimo marchio da membri di un gruppo di società o di un
gruppo di licenziatari saranno sostanzialmente uguali.”
408
173
intervenire nei confronti di quest‟ultima ammonendola o addirittura
vietandole di utilizzare il marchio del gruppo.
174
4.8Altri casi di utilizzazione plurima dello stesso segno: analisi delle
differenze.
Personalmente ritengo che sia interessante analizzare altri casi in cui si
produce l‟uso plurimo del medesimo marchio per confrontarli con quello
del marchio di gruppo. Gli altri casi di utilizzazione plurima dello stesso
segno che l‟ordinamento conosce sono quelli che conseguono alla
concessione di licenza, alla comunione di marchio e alla registrazione di
un marchio collettivo. Per quanto riguarda le differenze tra l‟istituto del
marchio di gruppo e il contratto di licenza, si deve precisare innanzitutto
che si intende fare riferimento ai casi in cui l‟uso del licenziatario sia
contestuale a quello del licenziante e a quelli in cui ci siano più
licenziatari. La legittimità della licenza si fonda sulla comunicazione da
parte del licenziante al licenziatario delle conoscenze tecniche
indispensabili per produrre un certo tipo di prodotto. In questo modo,
sebbene il marchio venga usato da imprenditori diversi e autonomi, si
instaura una sorta di uniformità produttiva. Con la comunicazione delle
conoscenze tecniche produttive, infatti, il licenziatario è messo in
condizione di rispettare la qualità del prodotto già conosciuta e nessun
inganno può derivare al consumatore. Secondo un orientamento
dottrinale, “diversamente nel marchio di gruppo l‟utilizzazione dello
stesso marchio da parte delle affiliate non si fonda in via di principio su
un accordo specifico, né propriamente sulla base di alcuna concessione o
autorizzazione del titolare a favore di altri imprenditori , quanto meno
analoga a quella della licenza. I rapporti tra gli imprenditori appaiono su
un piano distinto da quello tra licenziante e licenziatario, quando non
invertiti rispetto a questi. Mentre la sostanziale unitarietà tra i sistemi
produttivi del licenziante e del licenziatario origina dalla conclusione del
contratto ed è una condizione indispensabile per la sua validità,
nell‟ambito del gruppo è presente fin dall‟inizio e presuppone la, e non
175
consegue alla, utilizzazione plurima dello stesso marchio.”410 Secondo un
altro orientamento, invece, “Se è vero che in entrambi i casi si avrebbe
un‟utilizzazione dello stesso marchio da parte di più imprese
giuridicamente
indipendenti,
le
due
ipotesi,
tuttavia,
si
differenzierebbero, perché nel caso della licenza non esclusiva il o i
licenziatari sono anche economicamente autonomi rispetto ai titolari,
mentre, per definizione, le imprese appartenenti al gruppo sono
economicamente collegate fra loro.”411 Relativamente al marchio
collettivo, l‟art. 11, 1° comma, CPI dispone che “I soggetti che svolgono
la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati
prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi
come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi
stessi a produttori o commercianti.” Dalla norma citata si desume che il
marchio collettivo assolve la funzione di attestare l‟origine, la natura o la
qualità di determinati prodotti o servizi, dunque di certificazione o
attestazione e che gli imprenditori che lo utilizzano non ne sono titolari;
infatti, la titolarità dello stesso spetta al soggetto che svolge la funzione
di garantire l‟origine, la natura o la qualità dei prodotti o servizi
contrassegnati dal marchio collettivo ed è tenuto pertanto ad esercitare un
controllo di qualità sugli imprenditori utilizzatori. In merito ai
presupposti del couso e alla tipologia dei legami che intercorrono tra le
imprese utilizzatrici del marchio di gruppo e quelle che invece fanno uso
del marchio collettivo, un‟Autrice afferma che “Il marchio collettivo è un
marchio che più che contrassegnare il prodotto specifico e collegarlo
all‟impresa produttrice , ne individua speciali qualità. Diversamente, nel
marchio di gruppo prevale il collegamento tra il prodotto e la fonte
produttrice su quello delle proprietà specifiche del prodotto, anzi, in un
certo qual modo questo collegamento viene esaltato poiché il marchio
rappresenta ad un tempo tutte le imprese che fanno parte della stessa
410
411
PETTITI, op. cit., p. 49
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 299
176
organizzazione, in una parola, il gruppo. Ancora, il controllo che il
titolare del marchio collettivo esercita sugli utilizzatori risponde
all‟esigenza di mantenere nei prodotti contrassegnati quel livello di
qualità promesso, mentre il controllo del titolare del marchio di gruppo
risponde all‟esigenza meno peculiare di assicurare una certa uniformità
nei prodotti, per modo che i diversi centri produttivi appaiano
sostanzialmente unitari. Dalla funzione di garante della buona qualità del
prodotto, deriva inoltre per il titolare del marchio collettivo il divieto di
farne uso in proprio, divieto che non si produce per il titolare del marchio
di gruppo che è libero di utilizzarlo nella propria impresa.”412 Un altro
Autore, invece, sostiene che “I marchi di gruppo rientrano tra i marchi
individuali d‟impresa e non tra i marchi collettivi. Essi, infatti, sono
destinati ad individuare la provenienza dei prodotti di talune imprese
(quelle appartenenti al gruppo) e non a garantire l‟origine , la natura o la
qualità dei prodotti che i marchi sono destinati a contrassegnare. Non si
può, quindi, trarre argomento dal riconoscimento nel nostro ordinamento
del marchio collettivo, per risolvere il problema dei marchi di gruppo. La
società capogruppo non è, infatti, assimilabile all‟associazione o ente
titolare di un marchio collettivo anche qualora sia l‟unica titolare di un
marchio, utilizzato da più società collegate con essa, perché diversa è la
funzione che il marchio esplica nei due casi: da un lato distinguere i
prodotti delle imprese appartenenti al gruppo da quelli delle imprese
esterne, dall‟altro garantire che i prodotti così marcati presentino
un‟identica origine - intesa come provenienza da una località e non da
un‟impresa -, natura o qualità.”413 Secondo un altro orientamento
dottrinale, invece, “I marchi di gruppo, al pari dei marchi collettivi,
presentano la peculiarità di un marchio che appartiene non a chi lo usa,
ma ad un ente o ad un “centro” che non lo usa affatto, ma lo fa o lascia
utilizzare da altri ad esso “centro” legati, qui, da un vincolo strutturale di
412
413
PETTITI, op. cit., p. 59
GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298
177
gruppo. Come le associazioni o gli enti che hanno il fine di garantire
l‟origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o merci possono
ottenere dei marchi collettivi di cui possono concedere l‟uso ai produttori
o commercianti che appartengono agli stessi enti o associazioni, così qui
le capogruppo che non utilizzano direttamente il marchio né si
propongono di farlo ne concedono l‟uso ad una o più società
collegate.”414 A parere di chi scrive, data la diversità di funzioni alle
quali assolvono, il marchio di gruppo e quello collettivo non sono
assimilabili. Riconosco che sia fuorviante il fatto che in entrambi i casi ci
sia un soggetto titolare del marchio e più soggetti utilizzatori dello stesso
e riteniamo che, proprio per evitare un‟errata associazione tra i due
istituti giuridici, sia necessaria una precisazione in merito nel CPI così
come quella contenuta nel Lanham Act americano, che per il marchio
appartenente a più soggetti che l‟utilizzano in comune distingue
chiaramente tra certification marks415 e collective marks416. Analizzerò
414
FRANCESCHELLI, Osservazioni su marchi di gruppo, in Riv. dir. ind., 1988, p. 80
15 USC 1127 (Construction and definitions; intent of chapter) The term "certification
mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-- used by a
person other than its owner, or which its owner has a bona fide intention to permit a person
other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal
register established by this Act, to certify regional or other origin, material, mode of
manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or
that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other
organization. “Il termine “marchio di certificazione” indica qualsiasi parola, simbolo, o
dispositivo o qualsiasi combinazione di questi elementi utilizzato da un soggetto diverso dal
suo titolare, o che il suo titolare, in buona fede, ha intenzione di concedere ad un altro soggetto
di utilizzare nel commercio ed presenta una domanda di registrazione presso il registro istituito
da questo Atto al fine di certificare l‟origine regionale o altra origine, il materiale, il metodo di
manifattura, la qualità, la genuinità o altre caratteristiche dei beni o servizi di questo soggetto o
che l‟opera o il lavoro su questi beni o servizi sono stati realizzati da un membro dell‟ unione o
dell‟organizzazione.
416
15 USC 1127 (Construction and definitions; intent of chapter) The term "collective mark"
means a trademark or service mark--used by the members of a cooperative, an association, or
other collective group or organization, or which such cooperative, association, or other
collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to
register on the principal register established by this Act, and includes marks indicating
membership in a union, an association, or other organization.
“Il termine “marchio collettivo” indica un marchio di commercio o un marchio di serviziousato dai membri di una cooperativa, un‟associazione o un altro gruppo collettivo o
organizzazione oppure il marchio che tale cooperativa, associazione o altro gruppo collettivo o
organizzazione abbia intenzione di utilizzare in buona fede nel commercio e di registrare nel
registro principale istituito da questo Atto, ed include i marchi che indicano l‟appartenenza ad
un‟ unione, un‟associazione o un‟altra organizzazione.
415
178
ora il discorso sulla comunione del marchio per vedere, anche in questo
caso, se sia possibile avvicinare a questa fattispecie il marchio di gruppo.
Per un orientamento dottrinale, “il marchio di gruppo si differenzia dalla
comunione di marchio perché mentre nella comunione si ha una vera e
propria contitolarità del marchio che sfocia in una sostanziale parità dei
comunitari, nel marchio di gruppo non esiste propriamente una
contitolarità del diritto. Le varie imprese del gruppo possono fare uso del
marchio intestato alla capogruppo, ma non possono disporne come se
fossero titolari. Se dunque la comunione presuppone l‟esistenza di
diversi soggetti giuridici autonomi che versano in una posizione
sostanzialmente paritaria riguardo al marchio, il marchio di gruppo
presuppone, almeno di norma, un soggetto titolare ed altri soggetti
utilizzatori non titolari che, pur potendone fare uso a determinate
condizioni, non possono disporne.”417 Pur condividendo quest‟ultimo
orientamento dottrinale, ritengo che a volte il confine tra le fattispecie
della comunione di marchio e marchio di gruppo può essere labile. Mi
riferisco a quelle ipotesi in cui le società affiliate siano contitolari del
marchio di gruppo. A titolo di esempio si può esaminare il caso Soc.
Termal c. Mitsubishi Electric Europe GmbH , deciso con ordinanza dal
Pretore di Monza il 4 luglio del 1988, relativo al marchio “Mitsubishi.”
Queste le vicende del marchio in questione: “dopo la cessazione della
seconda guerra mondiale, l‟originaria società Mitsubishi di Tokio fu
costretta, per determinazione delle nazioni vincitrici, ad una suddivisione
in industrie autonome ed indipendenti. Tale divisione (giuridica ed
economica) tuttavia, in seguito a specifici accordi, lasciò intatto il diritto
di ciascuna delle nuove società costituite di utilizzare il marchio comune,
formato dal nome “Mitsubishi” e da tre rombi rossi uniti per le punte.”418
In una situazione di questo genere viene da chiedersi se ricorre un‟ipotesi
di comunione di marchio derivata o una di marchio di gruppo. Come
417
418
PETTITI, op. cit., p. 53
MUSSO, op. ult. cit., p. 90
179
rileva un Autore419 che ha commentato l‟ordinanza suddetta, infatti, “non
risulta sufficientemente accertato se le società contitolari del segno
distintivo “Mitsubishi” siano effettivamente collegate all‟interno di un
gruppo (come si limita a richiedere una parte della dottrina per
l‟applicabilità della figura del marchio di gruppo)420 o se siano altresì
soggette ad una direzione unitaria (come ulteriormente richiede
l‟opinione prevalente),421 o se siano invece industrie autonome e
indipendenti, sia giuridicamente che economicamente, ancorché legate
da rapporti complessi e articolati.”422 In conclusione, ad avviso di chi
scrive, pur essendo il marchio di gruppo e la comunione di marchio due
istituti giuridici con funzioni e caratteristiche differenti, quando le società
affiliate siano comproprietarie del marchio di gruppo è necessario
analizzare attentamente il caso concreto (in particolari i legami che
esistono tra le stesse) al fine di individuare la disciplina applicabile.
419
MUSSO, op. ult. cit., p. 92
GALGANO, Il marchio nei sistemi produttivi integrati:sub-forniture, gruppi di società,
licenze, merchandising, in Contr. e impr., 1987, p. 173, il quale ritenendo irrilevante
l‟accertamento di una direzione unitaria all‟interno del gruppo, considera che “il collegamento
fra le fonti produttive è nello stesso rapporto di gruppo che unisce la società titolare del
marchio alla società che ne fa uso”.
421
LEVI, Circolazione del marchio tra società appartenenti allo stesso gruppo, in Riv. dir.
ind., 1978, p. 188 “Non ci si dovrà accontentare della formale appartenenza al gruppo, bensì
sarà necessario verificare che esistano in concreto fra i soggetti rapporti idonei a dar vita ad
un‟attività di fabbricazione e/o di commercio unitaria e continuativa, assimilabile a quella che
si ha in caso di impresa unica, e ciò con particolare riguarda all‟attività cui si riferisce il
marchio.”
422
MUSSO, op. ult. cit., p. 92
420
180
4.9Marchio di gruppo e accordi di coesistenza
Ho finora presupposto che l‟uso del marchio di gruppo, da parte delle
società affiliate, fosse regolato dalle direttive a queste ultime impartite
dalla società
capogruppo. Esaminerò ora, invece, il caso in cui la
regolamentazione dell‟uso in questione sia formalizzata in un contratto e,
più precisamente, in un accordo di coesistenza. La Corte di Cassazione,
infatti, nella sentenza del 19 ottobre 2004 n. 20472, ha sostenuto che gli
accordi in questione “possono riguardare anche l‟utilizzazione dello
stesso marchio, come nelle ipotesi della comunione di marchio o dei
marchi di gruppo.”423 La società capogruppo può quindi decidere di
regolamentare in un contratto, cui devono aderire le società affiliate che
vogliano utilizzare il marchio di gruppo, tutti gli aspetti relativi
all‟utilizzo di quest‟ultimo, quali ad esempio i presupposti, le modalità,
l‟area di utilizzo, le sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi
contrattuali (ad esempio divieto di continuare ad utilizzare il segno
distintivo del gruppo), la possibilità per le società affiliate di registrare
marchi speciali contenenti un riferimento al marchio di gruppo.
Riconosciuta quindi l‟utilità e l‟ammissibilità degli accordi di
coesistenza relativi all‟uso del solo marchio di gruppo, si intende ora
verificare se i contratti in questione possano avere ad oggetto la
disciplina di due marchi interferenti: il marchio di gruppo e il marchio
registrato da una società del gruppo. A parere di chi scrive, questo caso
di coesistenza di marchi interferenti può verificarsi, ad esempio, perché
la società capogruppo non ha ritenuto opportuno agire per contraffazione
contro la società affiliata. Nel momento in cui si verifichi la coesistenza
suddetta, ritengo che la società capogruppo, per scongiurare l‟inganno
dei consumatori, potrà decidere di stipulare un accordo di coesistenza
con la controllata, titolare del marchio interferente. Il consumatore può
423
Cass. civ. Sez. I, 19 ottobre 2004, n. 20472, in Guida al Diritto, 2004, p. 49,
181
cadere in inganno perché, non riuscendo a distinguere il marchio del
gruppo da quello della società allo stesso appartenente, può essere
portato a ritenere che anche il secondo sia un marchio del gruppo. A mio
parere il pericolo d‟inganno potrebbe essere evitato attraverso la
stipulazione di un contratto che, in primo luogo, preveda che il marchio
di cui sia titolare la capogruppo faccia esplicito riferimento al gruppo e
che, in secondo luogo, inibisca alla società affiliata di dare credito ai
propri marchi attraverso il riferimento alla propria appartenenza al
gruppo (ad esempio sarebbe vietato un marchio di questo tipo: marchio x
della società appartenente al gruppo y).
182
4.10 I marchi del gruppo
Ho finora parlato di “marchio di gruppo”, ma è da ricordare che i grandi
gruppi di imprese, per differenziare la loro produzione, le linee dei loro
prodotti, sono spesso titolari di più “marchi di gruppo,” magari
caratterizzati da elementi in comune, quali ad esempio la grafica, i colori,
il prefisso, il suffisso. Per fare un esempio di “marchi di gruppo”
caratterizzati da elementi comuni, si possono ricordare alcuni di quelli
che sono nella titolarità di Max Mara Fashion Group s.r.l. (società
holding del gruppo) e, proprio per dare rilievo agli elementi grafici che li
accomunano, li riporto nella grafica originale
Ad avviso di chi scrive, il problema legato ai marchi di gruppo è il
seguente: il consumatore medio, poco attento ai segni che fanno
presumere l‟origine comune dei diversi marchi (nel nostro esempio la
parola “max” usata come prefisso, come suffisso, da sola e la
somiglianza tra Mara e Marella), potrebbe ritenere che un marchio sia
imitazione di un altro o, al contrario, egli, di fronte a due marchi
individuali d‟impresa di cui uno sia uguale o simile all‟altro e utilizzato
per prodotti uguali o affini, potrebbe pensare che entrambi siano marchi
183
di gruppo. Ad esempio quest‟ultima associazione potrebbe riguardare i
marchi “Refrigue” e “Refrigiwear”424, entrambi, infatti, contrassegnano
capi di abbigliamento e in particolare giubbotti dotati di particolari
caratteristiche isolanti e termiche. Anche in questo caso riporto la
relativa grafica originale.
In conclusione ritengo che per individuare correttamente i marchi di
gruppo sarebbe necessaria un‟espressa indicazione del tipo “marchio x
del gruppo y”. Se una tale dicitura fosse obbligatoria, il consumatore
avrebbe ben chiara la fonte di provenienza del prodotto che trova sul
mercato e non la riterrebbe un‟imitazione servile nei casi in cui, invece,
si tratta di uno dei marchi del gruppo; inoltre non attribuirebbe
erroneamente il prestigio legato ad un dato gruppo ad un marchio che
invece non ha nulla a che fare con quest‟ultimo e che magari costituisce
un‟imitazione servile; e sicuramente non potrebbe pensare a collegamenti
economici e giuridici in casi in cui si tratta di due o più marchi d‟impresa
indipendenti.
424
In realtà i due marchi non sono riferibili ad un medesimo gruppo: il marchio Refrigiwear è
americano ed è stato registrato per la prima volta nel 1954; Refrigue è un marchio portoghese
ed è stato registrato per la prima volta nel 1977.
184
CONCLUSIONE
Alla fine di questo studio ho rilevato che non esiste una disciplina
specifica e dettagliata della comunione di marchio e del marchio di
gruppo, pertanto, in attesa che il legislatore de iure condendo intervenga
in merito, personalmente ritengo che lo strumento migliore per
disciplinare gli istituti esaminati e per evitare il pericolo di uso decettivo
del segno utilizzato congiuntamente da più soggetti indipendenti sia la
valorizzazione dell‟autonomia privata. Relativamente alla disciplina
della comunione di marchio quindi, ritengo utile la stipulazione di un
contratto da parte di tutti i contitolari avente ad oggetto la
regolamentazione di ogni aspetto della gestione e sfruttamento del
marchio comune, dei diritti di cui gode ciascun contitolare, come singolo
e come membro della comunione. Immagino la stipulazione di un
accordo di coesistenza che, in quanto al contenuto, segua in parte la
disciplina civilistica della comunione, magari assistita dai funzionari
dell‟UIBM e poi registrata presso quest‟ultimo ufficio, ai fini probatori.
Anche per quanto riguarda la disciplina del marchio di gruppo considero
utile la stipulazione di un accordo di coesistenza tra la società
capogruppo o holding e le società o imprese affiliate al fine di regolare i
presupposti, i limiti, le modalità dello sfruttamento del segno distintivo
del gruppo.
185
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