“LA TUTELA
INTERNAZIONALE
DEI BREVETTI:
RECENTI SVILUPPI E
PROSPETTIVE”
AVVOCATI ASSOCIATI
FELTRINELLI & BROGI
CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE
PATENT & EUROPEAN TRADEMARK ATTORNEYS
Lo scenario internazionale
• Maggiore facilità di ottenimento dei
brevetti internazionali
• Costante aumento del numero di
brevetti
• Verso un brevetto
l’Unione Europea
unico
per
• Grande rafforzamento della tutela
di diritti di brevetto
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REGOLE GENERALI
NOVITA’
• E’ nuovo ciò che non rientra
nello stato della tecnica
• Lo stato della tecnica comprende
tutto ciò che è stato reso noto
ovunque tramite una descrizione
scritta od orale, uso, o qualsiasi
altro mezzo
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ATTIVITA’ INVENTIVA
(non ovvietà)
• E’ inventivo ciò che per una
persona esperta del ramo non
risulta in modo evidente dallo
stato della tecnica
• Non solo l’invenzione geniale
è brevettabile
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PRINCIPI VALUTATIVI
DELL’ATTIVITA’ INVENTIVA
• “Problem solution
approach”
• “Could / would
approach”
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STRUTTURA DEL BREVETTO
• Titolo corrispondente all’oggetto del
brevetto
• Descrizione illustrativa dello stato della
tecnica, del problema tecnico che
l’invenzione intende risolvere e dei
mezzi specifici (o del procedimento)
proposti per risolvere il problema
• Rivendicazioni
monopolio)
(oggetto
del
• Eventuali disegni illustrativi
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RIVENDICAZIONI
• E’ protetto quanto forma oggetto
delle
RIVENDICAZIONI
da
interpretare
con
l’ausilio
di
descrizione e disegni
• Le RIVENDICAZIONI non vanno
interpretate letteralmente
ma in
modo da garantire equa protezione
al titolare e ragionevole sicurezza
giuridica ai terzi
• “Principio degli equivalenti”
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DIRITTI CONFERITI DAL
BREVETTO
• Rivendicazioni di prodotto
• Rivendicazioni di
procedimento
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DURATA
• Brevetto invenzione: 20 anni dalla
domanda
• Modello utilità:
domanda
10
anni
dalla
• Gli effetti della brevettazione
decorrono dall’accessibilità della
domanda al pubblico
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BREVETTAZIONE ALL’ESTERO
• Depositi nazionali diretti
• Convenzione sul brevetto europeo
– CBE (EPO = European Patent
Office)
• Convenzione
sul
brevetto
internazionale - PCT (Patent
Cooperation Treaty – WIPO =
World
Intellectual
Property
Organisation)
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BREVETTO EUROPEO
• Procedura centralizzata di esame e
concessione
• Procedura centralizzata di opposizione
• Fascio di brevetti nazionali
• La procedura si svolge in una sola lingua
fra quelle ufficiali (Inglese, Francese e
Tedesco)
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BREVETTO EUROPEO
• Comprende 36 Stati e
3
Stati
che
riconoscono la CBE
(non solo Stati Unione
Europea)
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BREVETTO EUROPEO
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Domande di brevetto europeo in cifre
Paesi
2004
2005
2006
2007
2008
US
32451
32623
34675
35533
37359
Germania
22914
23604
24795
25190
26653
Giappone
20633
21489
22180
22932
23081
Francia
8095
8034
8060
8357
9049
Paesi Bassi
7025
7875
7452
7118
7289
Svizzera
4744
5127
5502
5871
5972
Irlanda
341
323
357
423
484
Italia
3985
4192
4172
4408
4392
Svezia
2485
2519
2546
2730
3140
Canada
1727
1759
1918
2074
1931
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Concessione di brevetti europei
Paesi
2004
2005
2006
2007
2008
US
14209
13003
14834
12506
12733
Germania
13610
12488
14274
11935
13498
Giappone
10441
9549
12044
10650
10917
Francia
4363
3738
4499
3980
4804
Paesi Bassi
1694
1518
1919
1828
1936
Svizzera
2115
1922
2216
1984
2420
Irlanda
113
117
121
126
123
Italia
2217
1866
2315
1985
2258
Svezia
1496
1346
1499
1489
1583
Canada
679
630
791
770
767
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DOMANDA DI BREVETTO
INTERNAZIONALE PCT
• La procedura PCT non prevede la
concessione di un brevetto, ma
prevede
solo
una
procedura
internazionale centralizzata di ricerca
ed eventuale esame preliminare della
domanda
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DOMANDA DI BREVETTO
INTERNAZIONALE PCT
• Procedura centralizzata di ricerca ed
esame preliminare
• Possibilità di effettuare fasi nazionali
ben oltre il termine di 12 mesi dalla
priorità (fino a 31 mesi)
• Altissimo numero di paesi aderenti
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STATI DELLA CONVENZIONE PCT
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BREVETTI INTERNAZIONALI
PCT IN CIFRE
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REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE
SEQUESTRO
• Dei
prodotti
contraffazione
costituenti
• Dei mezzi adibiti alla produzione
• Dei mezzi di prova concernenti
la
violazione
(contabilità,
contratti, documenti)
• Anche presso terzi
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REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE
INIBITORIA
• Ordine di immediata astensione da
qualunque violazione del brevetto
(fabbricazione, commercio ed uso del
prodotto contraffatto) attuale o anche
solo imminente
• Ordine del ritiro dal commercio (anche
nei confronti dell’intermediario)
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PROTEZIONE GIUDIZIARIA CIVILE
C.D. “DIRITTO D’INFORMAZIONE”
Il Giudice può:
• Chiedere l’esibizione della documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale relativa
alla contraffazione
• Interrogare l’autore o terzi per avere
informazioni sull’origine e sulla filiera di
distribuzione
dei
prodotti
costituenti
contraffazione
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REPRESSIONE GIUDIZIARIA CIVILE
RISARCIMENTO DEL DANNO
• 3 criteri: perdita di fatturato, utile del
contraffattore, giusto prezzo del consenso
(royalty)
• Danno non patrimoniale (danno
all’immagine)
• Retroversione degli utili del contraffattore (in
aggiunta al risarcimento patrimoniale)
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TUTELA PENALE
(LEGGE 23.7.2009 N° 99)
• Art. 517 ter cp
Reclusione fino a 2 anni e multa fino a 20.000 Euro
per chi “potendo conoscere” l’esistenza del
brevetto, fabbrica, vende, importa, offre in vendita o
usa prodotti in violazione di un brevetto
• 474 bis
Confisca dei beni costituenti contraffazione o di
beni di valore corrispondente del contraffattore
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TUTELA PENALE
(LEGGE 23.7.2009 N° 99)
• Art. 474 ter
Se la contraffazione è commessa in modo
sistematico o con mezzi o attività organizzate
(attività d’impresa) pena da 2 a 6 anni e multa da
5.000 a 50.000 Euro
• I reati sono punibili se sono state osservate le
norme interne, i regolamenti comunitari e le
convenzioni internazionali sulla registrazione dei
brevetti
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L’EVOLUZIONE DEL BREVETTO
COMUNITARIO
“Conclusioni del Consiglio Europeo del 4.12.2009”
• Brevetto unico per tutta l’Unione
Europea
• Esame e concessione sempre affidati
all’Ufficio Brevetti Europeo
• Ricerche di anteriorità condotte anche
dagli Uffici Nazionali
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO
DUE CORTI EUROPEE (PER IL PRIMO E
SECONDO GRADO)
La Corte di primo grado avrà:
• Una sede centrale (con competenza esclusiva per
le domande di nullità)
• Divisioni nazionali e divisioni regionali (in funzione
del numero di cause brevettuali di ciascun paese)
con
competenza
per
le
domande
di
contraffazione (anche in sede d’urgenza) e per le
riconvenzionali di nullità
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GESTIONE DEL CONTENZIOSO
• La Corte d’Appello avrà una sede unica in Europa
(per tutte le domande sia di nullità che di
contraffazione)
• La lingua di procedura sarà:
- per le divisioni nazionali o regionali quella del
paese in cui si svolge il procedimento (ma le
divisioni potranno stabilire l’uso di una delle lingue
ufficiali dell’EPO)
- per la divisione centrale quella nella quale è stato
concesso il brevetto comunitario
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CINA
Nuova legge brevetti
• Possibilità di doppia brevettazione
come invenzione (esaminata) e come
modello (non esaminato)
• Introdotto il principio della novità
assoluta (le divulgazioni all’estero
annullano un brevetto cinese)
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CINA
Nuova legge brevetti
• Legalizzate le importazioni parallele
(non è possibile far valere brevetti
registrati in Cina) per impedire
l’importazione
di
prodotti
commercializzati all’estero dal titolare
del brevetto con il suo consenso
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CINA
Nuova legge brevetti
• Più severo il risarcimento del danno: se il
titolare del diritto non riesce a fornire prove
di danno il Tribunale può comunque
riconoscere “statutory damages” fino a 1
milione di RMB oltre alle spese sostenute
• Il diritto di agire in giudizio si prescrive in
due anni dalla conoscenza della
contraffazione
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CONCLUSIONI
• La registrazione dei brevetti riceve una severa
tutela penale e si avvia ad una disciplina europea
comune anche sul piano contenzioso.
•
Necessità di aumentare la registrazione dei brevetti
(ricorrendo agli strumenti offerti dalle convenzioni
internazionali per contenere i costi)
• Controllo dell’attività di registrazione di brevetti dei
concorrenti (attraverso sorveglianze e ricerche
preventive)
• E’
indispensabile
che
le
organizzazioni
imprenditoriali nazionali si impegnino maggiormente
per tutelare l’industria nazionale
11/03/2010
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