Caso giurisprudenziale
sul marchio 5
Cass., 16 aprile 2008, n. 10071
Parma, 9 ottobre 2008
Causa trib. Torino
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Le società Havana Club Holding s.a., Havana Club
International s.a. e Distillerie Ramazzotti s.p.a.
convenivano in giudizio la s.n.c. Distillerie Bagnoli e la
s.n.c. Enoteca Centro Bere.
Le attrici, titolari del marchio “Havana Club”,
licenziataria dello stesso e distributrice per l’Italia del
prodotto, riferivano che la convenuta snc Bagnoli
produceva da qualche tempo un rum con il marchio
“Havana Carribean rum”, in parte commercializzato
dalla convenuta s.n.c. Enoteca Centro Bere.
Secondo le attrici il marchio utilizzato dalle convenute
era una contraffazione del loro marchio.
Accusavano inoltre le convenute di concorrenza
sleale per confusione.
Causa trib. Torino
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Le attrici chiedono:
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accertamento contraffazione del marchio,
accertamento concorrenza sleale,
condanna dei convenuti alla soppressione del marchio,
imposizione di penale per ogni eventuale ulteriore uso,
pubblicazione della sentenza,
condanna al risarcimento dei danni.
Si costituivano le convenute eccependo incompetenza
territoriale del tribunale di Torino e, nel merito
sostenendo l’invalidità del marchio geografico delle
controparti o quantomeno il suo carattere debole e la
sufficiente differenziazione del loro marchio.
Tribunale di Torino
17 luglio 2001
tribunale respingeva l’eccezione di
incompetenza territoriale. Nel merito
rigettava integralmente le domande delel
società.
 Il
Motivazione tribunale
 Il
tribunale pur riconoscendo la validità del
marchio “Havana Club” in quanto marchio
complesso, qualificava lo stesso come
marchio debole ed escludeva che
nell’anno 1997 (in cui era stato registrato il
marchio concorrente) il primo avesse
acquisito in Italia rilevante capacità
distintiva da integrare il c.d. uso
secondario.
 Il
marchio
delle
concorrenti
era
sufficientemente differenziato.
 Escludeva l’imitazione servile.
Sentenza Corte Appello Torino
27 novembre 2002

Ricorrevano in appello le soccombenti.
 Si costituivano le appellate chiedendo la conferma
della sentenza del tribunale di Torino

La Corte d’Appello Confermava la decisione di primo
grado sulla base sostanzialmente delle stesse
argomentazioni.
Ricorso in cassazione
 La
Havana Club s.a. ecc. ricorrono per la
cassazione della sentenza della Corte
d’Appello.
 Resiste con controricorso la snc Bagnoli
Giovanni & c..
Motivi di ricorso da parte di
Havana Club
1.
2.
3.
4.
La sentenza ha erroneamente ritenuto che il
marchio Havana Club fosse un marchio
d’insieme, anziché marchio complesso.
La sentenza non ha riconosciuto il carattere
distintivo della parola Havana.
La sentenza ha escluso il carattere forte del
marchio a seguito di acquisizione del
“Secondary Meaning”.
La sentenza non ha riconosciuto la notorietà
all’estero del marchio ai sensi della
convenzione di Parigi.
Motivi di ricorso da parte di
Havana Club
5.
6.
7.
Il marchio è un marchio complesso, la parola
“Havana” era tutelabile di per sé a prescindere
dall’aggiunta “Club”.
L’indicazione del nome Havana nel marchio
della Distilleria Bagnoli costituisce una falsa
indicazione
dell’origine
(non
essendo
interamente prodotto a Cuba) del prodotto e
quindi atto di concorrenza sleale.
(omissis)
Decisione 14 marzo 2008
Il primo motivo è inammissibile perché comunque la corte
aveva ritenuto valido detto marchio come marchio
complesso.
Il secondo e il quinto motivo sono infondati. Il marchio è
complesso (ogni singola parte è dotata di capacità
distintiva autonomamente), come ha accertato anche la
corte d’appello. Ma al tempo stesso ha ritenuto che sia il
marchio Havana (identificativo del luogo di produzione del
rhum) che quello Club (luogo di uso abituale del prodotto)
fossero deboli che anche il marchio complesso Havana
Club lo fosse di conseguenza. La valutazione appare
corretta.
Anche il terzo motivo è infondato: la corte d’appello ha
svolto un approfondito accertamento circa la sussistenza
del “secondary meanig”, ed ha escluso con motivazione
corretta che esso sussistesse all’epoca della registrazione
di Havana Carribean rhum (fine 1997).
Decisione 14 marzo 2008
Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Il
presupposto per poter applicare la norma portata dalla
convenzione è che la notorietà all’estero si riverberi
anche in Italia, ma i ricorrenti hanno condiviso la
necessità di indagare sulla sussistenza del secondary
meaning con riferimento alla notorietà in Italia,
confermando che esso non sussisteva all’epoca della
registrazione del marchio contestato.
Anche il sesto motivo appare infondato. La corte
d’appello ha rilevato come il rhum fosse prodotto nei
caraibi e per una quota a Cuba. L’indicazione Havana
Caribean rhum non era perciò ingannevole.
Anche il settimo motivo è infondato ….
Dispositivo
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Rigetta il ricorso,
Condanna le società ricorrenti al
pagamento in solido delle spese del
giudizio liquidate in Euro 7000,00 per
onorari oltre Euro 100,00 per esborsi,
nonché oltre spese generali ed accessori
di legge.