Dall’invenzione al
brevetto:
una lettura in chiave
competitiva
Dott.ssa Marta Manfrin
Ing. Paolo Marchi
Indice:
1. Cos’è un brevetto
2. Utilizzo del brevetto nel mondo
3. Utilizzo strategico del brevetto
4. Come ricavare un profitto da un brevetto
1. Cos’è un brevetto?
Il brevetto è un titolo, rilasciato dallo Stato, che attribuisce al
suo titolare la facoltà esclusiva
di attuare l’invenzione
diritto di vietare
a terzi
e di trarne profitto nel territorio dello Stato
cioè produrre, usare,
mettere in commercio,
vendere, importare …
ciò che è stato brevettato
il brevetto è un titolo
territoriale
© 2012-2013 Società Italiana Brevetti S.p.A.
Cos’è un brevetto?
in altre parole…
Il brevetto è uno strumento legale per proteggere un’invenzione,
evitando che terzi ricavino un profitto economico dall’invenzione
al posto o in competizione con il “proprietario” del brevetto
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Cos’è un brevetto?
Il diritto di esclusiva dato da un brevetto
“contratto Stato-Inventore”
MONOPOLIO
• Divulgazione completa dell'invenzione
• Definizione limiti dell'invenzione
(rivendicazioni = limiti legali dell’esclusiva)
• Versamento tasse
Il monopolio ha una durata limitata,
durante la quale l’inventore può recuperare i costi di ricerca
e ricavare un profitto dall'invenzione,
essendo l’unico che la può sfruttare commercialmente
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Tipologie di tutela
Brevetto per invenzione
 Modelli industriali
A) Brevetto per modello di utilità
B) Registrazione di modelli e disegni (‟design”)
 Nuove varietà vegetali
 Topografie dei prodotti a semiconduttori
 Registrazione di marchio

Caratteristiche fondamentali:

Temporaneità:
durata massima del diritto di esclusiva:
20 anni dal deposito della domanda
La durata non è prorogabile
Bisogna pagare tasse (annuali) di rinnovo,
altrimenti il diritto di esclusiva scade prima di 20 anni

Territorialità:
definizione strategica del “dove” brevettare
Che cosa si può brevettare?
Possono essere brevettate le invenzioni:
- nuove
- che implicano un’attività inventiva (originali) e
- che possono avere un’applicazione industriale
Un’invenzione è anche definita come una
soluzione tecnica ad un problema tecnico
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Che cosa si può brevettare?
… un dispositivo, uno strumento,
un utensile, un meccanismo …
… un impianto …
… un prodotto in genere …
… una molecola, un composto farmaceutico, …
… un metodo, un processo di controllo …
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Che cosa NON si può brevettare?
- entità astratte (teorie scientifiche, metodi matematici,
giochi, programmi per elaboratore,…)
- metodi chirurgici, terapeutici o di diagnosi
- razze animali o varietà vegetali
- invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume
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Requisiti di brevettabilità
• Novità
• Attività inventiva
• Applicabilità industriale
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Requisiti di brevettabilità: NOVITÀ
Invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Stato della tecnica:
insieme delle nozioni e informazioni rese accessibili al pubblico
in qualsiasi forma (scritta, orale, utilizzo),
in qualunque luogo,
prima della data di deposito o di priorità
della domanda di brevetto.
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Requisiti di brevettabilità: NOVITÀ
Invenzione:
Cavatappi con denti
Domanda EP 0 294 207
Dep. 3 giugno 1988
Stato della tecnica
Cavatappi con denti
Brevetto US 2,588,096
Concesso il 4 marzo 1952
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Requisiti di brevettabilità:
ATTIVITÀ INVENTIVA
Invenzione presenta attività inventiva se,
per un esperto del ramo,
non risulta in modo evidente o ovvio
dallo stato della tecnica.
Ad esempio, se l’invenzione è una combinazione ovvia di prodotti già
noti, l’invenzione non presenta attività inventiva.
Spesso però è una valutazione con un certo margine di soggettività
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Requisiti di brevettabilità:
ATTIVITÀ INVENTIVA
Invenzione
Cavatappi a vite con pinza
Stato della tecnica 1
Cavatappi a pinza
Domanda WO 99/61365
Brevetto FR 2 367 699
Pubblico dal 12 maggio 1978
Dep. 25 gennaio 1999
+
Stato della tecnica 2
Cavatappi a vite
Brevetto US 283,731
Brev. 21 agosto 1883
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Procedura di brevettazione
DOMANDA DI BREVETTO
Pubblicazione
della domanda
(18 mesi)
Deposito
della
domanda
Rapporto
di ricerca
BREVETTO
Rilascio
(eventuale)
del brevetto
Esame
della domanda
Scadenza
del brevetto
Mantenimento
annuale
(o abbandono)
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Procedura di brevettazione
Procedure disponibili
Domanda di brevetto italiano
Domanda di brevetto nazionale estero
Domanda di brevetto europeo: 38 + 2 Paesi
Domanda internazionale di brevetto (PCT): 148 Paesi
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Procedura di brevettazione
Procedure disponibili
Domanda di brevetto italiano
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Procedura di brevettazione
Procedure disponibili
Domanda di brevetto europeo
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Procedura di brevettazione
Procedure disponibili
Domanda internazionale di brevetto
“procedura PCT”
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Procedura di brevettazione
Il diritto di priorità
(Convenzione di Unione di Parigi)
12 mesi (improrogabili!)
Deposito
in Italia
Effetto del diritto di priorità:
Deposito
estero,
europeo,
o PCT
è come se la domanda estera, europea o PCT fosse
stata depositata alla data del deposito in Italia
In alternativa, è possibile depositare fin da subito una domanda estera, una
domanda europea o una domanda internazionale (PCT)
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2. Utilizzo del brevetto nel mondo
USA
CINA
Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stesso
Depositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità)
Depositi all’estero fatti da residenti nel paese
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Utilizzo del brevetto nel mondo
GIAPPONE
COREA DEL SUD
Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stesso
Depositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità)
Depositi all’estero fatti da residenti nel paese
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Utilizzo del brevetto nel mondo
ITALIA
GERMANIA
Depositi nel paese fatti da residenti nel paese stesso
Depositi nel paese fatti da residenti all’estero (di qualsiasi nazionalità)
Depositi all’estero fatti da residenti nel paese
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Utilizzo del brevetto nel mondo
Domande di Brevetto Europeo
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Classifica per domande di brevetto europeo fatte da Paesi europei.
Confronto con altre aree rilevanti. 2012
Stati Europei
Numero di brevetti
richiesti
Percentuale sul totale
27.295
18,38
1)
Germania
2)
Francia
9.879
6,65
3)
Svizzera
6.617
4,46
4)
Olanda
5.067
3,41
5)
Regno Unito
4.733
3,19
6)
Italia
3.739
2,79
7)
Svezia
3.471
2,52
Usa
35.222
23,72
Giappone
22.700
15,29
Corea del Sud
5.711
3,85
Cina
3.731
2,51
148.494
100
Totale
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Classifica per domande di brevetto europeo fatte da Paesi europei.
Confronto con altre aree rilevanti. 2012
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Visione statunitense del brevetto

Fase finale del processo di ricerca

Utilizzo a fini competitivi, non solo difensivi

Brevetto come asset aziendale  uffici
specializzati
Visione europea del brevetto

Brevetto come strumento difensivo

Difficoltà nel capirne i reali vantaggi

Il brevetto è visto come un costo
Il caso italiano: motivi del poco
utilizzo della privativa
Dimensione industriale limitata
 Scarsa innovatività del sistema italiano
 Scarsa comprensione e valutazione delle
opportunità e dei vantaggi del brevetto
 Difficile difesa del brevetto in sede legale
(durata delle cause)

3. Utilizzo strategico del brevetto
COME TUTELARSI CON SUCCESSO?
ASSICURANDOSI
NEL MODO CORRETTO
I DIRITTI
DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
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LA PROTEZIONE :
SERVE A POCO SOLO SE
NON C'E’ INNOVAZIONE
tuttavia anche una protezione
apparente puo'
dare un vantaggio temporale
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Anche piccola innovazione!
Infatti anche una protezione
apparente puo'
dare un vantaggio temporale
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La protezione costa una frazione
di cio' che costa
innovare
produrre
distribuire
pubblicizzare
e soprattutto...
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di cio' che costa
perdere il mercato a causa
delle imitazioni
o di cio' che costa cercare di
ottenere un riconoscimento tardivo
dei propri diritti
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• il brevetto fornisce all'innovazione un valore economico
(esclusiva commerciale) che altrimenti andrebbe perduto
•
il brevetto è segno della presenza di un'attività di ricerca
e sviluppo avanzata (effetto di “attrazione” sugli
acquirenti)
• i proventi del brevetto consentono di finanziare ulteriori
ricerche (brevetti di perfezionamento)
• qualcun altro potrebbe brevettare l’invenzione o un suo
perfezionamento (esclusiva commerciale in mano a terzi)
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Brevetto
o
segreto industriale?
Ponderazione della scelta in funzione di
molti fattori
Il percorso dall’idea al brevetto
IDEA
Brevetto
Segreto
Scelta in funzione di:
strategia aziendale,
mercato di riferimento,
prodotti concorrenti,
aziende concorrenti,
imitabilità del prodotto.
Vantaggi:
-protezione,
-monopolio,
-ricavi extra.
Svantaggi:
-costi brevetto,
-pubblicazione,
-tempo.
Vantaggi:
-tempo,
-costo nullo.
Svantaggi:
-rischio,
-mancato
guadagno.
Brevettare o no ?
• Trasferimento della tecnologia
• Pubblicizzazione dell’invenzione
• Giustificare un finanziamento
• Portafoglio brevetti da rinforzare
• Deterrente verso i concorrenti
• Rimedio legale contro le contraffazioni
BREVETTARE
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Brevettare o no ?
Tutela mediante il
segreto industriale
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Mantenere il segreto
• Adottabile solo in casi particolari
• Durata potenzialmente illimitata, ma difficile da assicurare
• Nessun costo per la tutela, ma costi per conservare il segreto
• Assenza di rimedio in caso di divulgazione
• Diritto di preuso in caso di brevetti successivi di terzi,
ma onere di prova
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Quanto costa brevettare ?
Quali sono i costi da sostenere nelle procedure
di brevettazione?
• Tasse di:
- deposito
- esame
- rilascio
• Costi dei consulenti
• Spese di traduzione (!)
…. distribuiti nell’arco di alcuni anni
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Dove brevettare ?
Copertura territoriale
Esempio:
brevetto italiano  il mercato francese è libero
È necessario richiedere un
brevetto in ogni Paese nel
quale si vuole avere
l’esclusiva !
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Dove brevettare ?
Possibili strategie territoriali
1. Domanda italiana ed estensione all’estero in priorità
Vantaggi:
- si ottiene un diritto di priorità a costi contenuti
- rapporto di ricerca a costi contenuti, per prima valutazione di brevettabilità
(e possibile riduzione tasse di ricerca per successiva domanda europea o PCT)
- domanda di brevetto azionabile in Italia in tempi molto brevi
- un anno di tempo per valutare l’investimento successivo (più oneroso)
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Dove brevettare ?
Possibili strategie territoriali
1. Domanda italiana ed estensione all’estero in priorità
Vantaggi:
- un anno di tempo per valutare in quali Paesi estendere (solo Europa o PCT ?)
- al momento del deposito estero, possibilità di includere nella domanda estera anche
i successivi sviluppi dell’invenzione fatti durante l’anno di priorità
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Dove brevettare ?
Possibili strategie territoriali
2. Primo deposito europeo o internazionale
Vantaggi:
- domanda azionabile all’estero in tempi più brevi
- possibilità di dare già licenze all’estero
- si evita il costo della domanda italiana
- rilascio più rapido del brevetto europeo (in caso di domanda europea, ma non
sempre è vero)
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Dove brevettare ?
Esempi
Fiera tra pochi giorni,
necessità di proteggere i
prodotti da esporre
Prodotto ancora in
fase di sviluppo
Prodotto con incerte
prospettive di mercato
Necessità di diluire il più
possibile i costi nel tempo
Domanda italiana (di corsa !) e successiva
estensione (o seconda domanda italiana)
redatta e perfezionata con calma
Domanda italiana e successiva estensione
(o seconda domanda italiana) con eventuali
perfezionamenti
Domanda italiana e successiva
valutazione se estendere o meno
all’estero
Domanda italiana e successiva
estensione PCT (o europea)
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Dove brevettare ?
Esempi
Prodotto pronto per il
mercato, lancio all’estero
imminente
Si prevedono già possibili
licenze all’estero
Si è già sicuri che servirà tutela
anche all’estero
Prodotto molto interessante,
sicuramente i concorrenti
cercheranno di copiarlo
Primo deposito europeo o PCT
Primo deposito europeo o PCT
Primo deposito europeo o PCT
Primo deposito europeo o PCT, con
procedura accelerata
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Dove brevettare ?
I vantaggi del primo deposito in Italia
• In Italia si pagano solamente le tasse di:
- deposito di circa 90 Euro (tra tasse e diritti)
- la traduzione in inglese delle rivendicazioni
200 Euro;
- 45 Euro per ogni rivendicazione oltre la
decima;
• Costi dei consulenti
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Dove brevettare ?
I vantaggi del primo deposito in Italia
Viene svolta gratuitamente una
ricerca di anteriorità
con parere autorevole di brevettabilità
(emesso quasi sempre prima dei 12 mesi per estensione estera)
La ricerca viene svolta da
Ufficio Brevetti Europeo
Per una domanda di brevetto europeo,
la ricerca costerebbe 1165 Euro !
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Dove brevettare ?
I vantaggi del primo deposito in Italia
Se il parere è positivo.....
si può estendere a domanda europea o
internazionale con più sicurezza
e avere un rimborso delle tassa di ricerca
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Dove brevettare ?
I vantaggi del primo deposito in Italia
Se il parere è negativo.....
Si possono pensare a più strategie per
salvaguardare il titolo!
-
Ritirare la domanda e ri-depositarla
invenzione o modello di utilità;
-
Ritiro della domanda prima o dopo pubblicazione;
-
Estendere a livello
modificato ad hoc.
europeo/PCT
un
come
testo
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4. COME RICAVARE UN PROFITTO
DA UN BREVETTO ?
• Producendo o commercializzando in esclusiva
l’invenzione (valore aggiunto)
• Concedendo licenze esclusive o non esclusive sul
brevetto, in cambio di royalties
• Cedendo il brevetto, totalmente o parzialmente
... tutto ciò già dalla data di deposito
della domanda di brevetto !
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Altri vantaggi economici del brevetto
• Ottenimento di condizioni di maggior favore nel
trasferimento di tecnologie
• Difesa e promozione delle vendite
• Aumento di prestigio e ottenimento di finanziamenti
Bisogna però ricordare che la brevettazione è costosa..
La scelta dei Paesi in cui brevettare ha una pesante influenza sui costi
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Il diritto di esclusiva dato da un brevetto
Esclusiva (= diritto di vietare a terzi):
• produzione
• utilizzo
• commercializzazione
• vendita
• importazione
del prodotto brevettato o
del prodotto direttamente ottenuto
dal procedimento brevettato
Esclusiva (= diritto di vietare a terzi) sull’applicazione del
procedimento brevettato
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In quali Paesi richiedere il brevetto?
Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?
In quali Paesi il prodotto ha un mercato remunerativo?
Esclusiva su commercializzazione/vendita/importazione
In quali Paesi il prodotto o procedimento può essere ampiamente utilizzato?
Esclusiva su utilizzo
In quali Paesi operano i principali concorrenti ?
Esclusiva su produzione/commercializzazione/vendita/importazione
In quali Paesi il prodotto può essere fabbricato ad un costo vantaggioso?
Esclusiva su produzione
Da quali Paesi il prodotto può essere facilmente trasportato dopo la
fabbricazione?
Esclusiva su produzione
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In quali Paesi richiedere il brevetto?
Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?
Prodotto con mercato remunerativo limitato ad alcuni Paesi:
Mazza da cricket
chiedere brevetto nei Paesi in cui le vendite attese
giustificano i costi del brevetto
(in molti Paesi il cricket è uno sport sconosciuto!)
Nei Paesi in cui il prodotto ha poco o nessun mercato,
l’esclusiva sarebbe poco utile
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In quali Paesi richiedere il brevetto?
Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?
Prodotto con utilizzo limitato ad alcuni Paesi:
Barriera paravalanghe
chiedere brevetto nei Paesi di utilizzo
(dove c’è pericolo di valanghe!)
L’esclusiva nei Paesi di utilizzo blocca maggiormente i concorrenti
rispetto ad un’esclusiva nei Paesi di produzione o di vendita
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In quali Paesi richiedere il brevetto?
Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?
Prodotto con mercato territorialmente ampio, ma che richiede
grande specializzazione tecnica o impianti molto costosi
Nuova configurazione
di aeroplano
chiedere brevetto nei Paesi che sono in grado di produrre
(gli aeroplani di una certa dimensione sono prodotti in pochissimi paesi)
L’esclusiva nei Paesi di produzione blocca maggiormente i concorrenti
rispetto ad un’esclusiva nei Paesi di vendita
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In quali Paesi richiedere il brevetto?
Quale è l’aspetto dell’esclusiva da sfruttare?
Prodotto con un mercato territorialmente ampio,
facilmente producibile e
per il quale il costo di produzione è determinante
Penna stilografica
chiedere brevetto anche nei Paesi che sono in grado di
produrre a basso costo
(ad esempio CINA)
Non potendo tutelarsi in tutto il mondo, almeno si costringono
i concorrenti a produrre a costi più alti
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Produzione e commercializzazione
del prodotto in esclusiva
Il titolare del brevetto offre sul mercato il suo
prodotto, in regime di monopolio.



Sfruttamento del brevetto senza concessione
di licenze
Il ritorno economico è dato da: volume delle
vendite e prezzo di monopolio
Questa politica viene scelta considerando
alcuni fattori:
a)
b)
c)
d)
e)
La frazione del mercato che può essere
servita dai propri canali di distribuzione e di
vendita
Le dimensioni dell’azienda e le risorse
disponibili
L’efficacia della protezione brevettuale
I prezzi praticabili
Le norme in materia di attuazione
obbligatoria (se l’invenzione non viene attuata entro
3 anni dal rilascio del brevetto, ci potrebbe essere
licenza obbligatoria o decadenza del brevetto)
Produzione e commercializzazione
del prodotto in esclusiva
Esempio. ELMO S.p.A. ha brevettato un casco
con mentoniera mobile.
Più facile da mettere!
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Produzione e commercializzazione
del prodotto in esclusiva
ELMO S.p.A.:
- è una società multinazionale che da tempo produce e
commercializza caschi in tutto il mondo.
- Ha un marchio affermato.
- Ha risorse per sviluppare e
promuovere il nuovo casco.
- Ha già una rete di vendita efficace
PUÒ PERMETTERSI UNO SFRUTTAMENTO IN ESCLUSIVA
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Concessione di licenze sul brevetto
Il licenziante rimane titolare del brevetto e concede
al licenziatario il diritto di sfruttare
commercialmente l’invenzione brevettata,
dietro pagamento di royalties.




Licenza esclusiva (relativa/assoluta) o licenza
non esclusiva
Il ritorno economico è dato dalle royalties
Costi di investimento e rischio commerciale
trasferiti al licenziatario
Gli oneri di difesa dai contraffattori rimangono di
solito in carico al titolare del brevetto
Concessione di licenze sul brevetto

Condizioni di licenza (durata, quantità, territorio,
royalties)
Possibili forme di pagamento dei contratti di licenza
Generalmente si attesta intorno al 3-10% del
Percentuale sul
fatturato. Più alta in certi settori o per certi prodotti
fatturato
E’ il criterio più utilizzato
Quota fissa
Royalty predefinita che il licenziatario si impegna a
pagare indipendentemente dal fatturato
Quota
decrescente
Royalties decrescenti nel tempo
Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 1. ELMO S.p.A. ha brevettato un nuovo
casco con mentoniera mobile che si solleva
completamente.
Ancora più facile da mettere!
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 1.
ELMO S.p.A. abbandona la commercializzazione
del casco precedente e si dedica solo a quello
nuovo: prodotto innovativo e più redditizio
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 1.
Il casco precedente ha comunque ancora un
mercato in una fascia di prezzo più bassa.
SOLUZIONE:
ELMO S.p.A. concede una licenza sul brevetto
precedente ad un’altra azienda, per avere ancora
un reddito dal prodotto anche se non lo ha più in
catalogo.
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 2. BUSTA S.r.l. ha brevettato un casco
con una sacca interna gonfiabile.
Maggior comfort per l’utilizzatore!
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 2. BUSTA S.r.l. opera nella produzione di
sacche in plastica per uso medico.
La sua competenza tecnica è nella sacca gonfiabile,
non ha nessuna competenza tecnico-commerciale nel
settore dei caschi.
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 2.
SOLUZIONE
Per poter avere un profitto dal brevetto senza
affrontare costi enormi di investimento, BUSTA S.r.l.
licenzia il brevetto a ELMO S.p.A., che è già in
grado di sviluppare, produrre e commercializzare il
casco con sacca interna gonfiabile.
Inoltre, BUSTA S.r.l. diventa fornitore
di sacche gonfiabili a ELMO S.p.A.
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 3. CHIASSO S.r.l. ha brevettato una
nuova barriera antirumore in cemento armato e
metallo.
CHIASSO S.r.l. è già attiva
nel settore delle
barriere antirumore
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 3. La barriera antirumore è pesante. Il
trasporto oltre 300 km dal luogo di produzione è
antieconomico.
CHIASSO S.r.l. ha un solo
stabilimento di produzione.
Il mercato che può raggiungere
è limitato.
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 3.
SOLUZIONE:
CHIASSO S.r.l. licenzia il brevetto
a molte altre aziende nel mondo,
ciascuna con esclusiva nel
proprio ambito territoriale.
CHIASSO S.r.l. ottiene un reddito
da mercati che non era in grado di raggiungere!
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 4. Licenza incrociata
LAPIS S.p.A. ha brevettato la matita. Il prodotto ha
avuto un grande successo !
Dopo qualche anno, GUMMI S.r.l. ha brevettato la
matita con la gomma per cancellare.
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 4. Licenza incrociata
LAPIS S.p.A. non può produrre e vendere nessuna
matita con la gomma, perché violerebbe il brevetto di
GUMMI S.r.l.
GUMMI S.r.l. non può produrre e vendere la sua
matita con la gomma, perché violerebbe il brevetto di
LAPIS S.p.A. sulla matita.
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Concessione di licenze sul brevetto
Esempio 4. Licenza incrociata
NESSUNO può fare/vendere la matita con la gomma!
Prodotto utile, ma bloccato dai brevetti incrociati
SOLUZIONE:
LAPIS licenzia a GUMMI il brevetto sulla matita.
GUMMI licenzia a LAPIS il brevetto sulla matita con
gomma.
LAPIS e GUMMI diventano concorrenti sul mercato delle matite
con gomma, ma tutte le altre aziende rimangono escluse!
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Concessione di licenze: il licensing
LICENSING OUT
I fattori a favore della concessione di licenze
1) compenso derivante dalla concessione
2) sfruttamento della tecnologia in tempi rapidi e senza impiego di
capitale
3) instaurazione di rapporti con altre imprese
4) possibilità di scambio di licenze tra imprese
5) possibilità di allargamento del mercato
I fattori contro la concessione di licenze
1) perdita della posizione di monopolio (licenza non esclusiva)
2) perdita della possibilità di sfruttamento dell'invenzione (licenza
esclusiva assoluta)
3) pericolo di dispersione del know-how aziendale
LICENSING IN
I fattori a favore dell'acquisto di licenze
1) risparmio dei costi di ricerca e sviluppo
2) risparmio del tempo necessario per la ricerca e lo sviluppo
3) sostituzione di tecnologie obsolete e recupero di competitività
4) partecipazione a una posizione brevettuale già acquisita
5) collaborazione a lungo termine con azienda licenziante (es.
componentistica per industria automobilistica)
I fattori contro l'acquisto di licenze
1) rinuncia a rafforzare la propria posizione nel settore della ricerca
2) onere del compenso da pagare al licenziante
Altri fattori da analizzare
1) durata residua della privativa
2) ambito territoriale della licenza
3) brevetto core e non-core
4) esclusività o non esclusività
Condizione di maggior favore nel
trasferimento di tecnologie
Vantaggi nel licenziare brevetti e know-how
1) stipulare contratti di maggior durata
2) concordare un maggior ammontare delle royalties
3) ottenere un maggior affidamento per quanto riguarda la
protezione delle proprie tecnologie
4) maggior controllo e definizione dell’area geografica in cui opera il
licenziante
Svantaggi nel licenziare brevetti e know-how
1) il licenziante può proseguire l'attività in caso di rottura del
contratto
2) in caso di divulgazione, il know-how non può essere tutelato
perché di dominio pubblico
Cessione del brevetto
Il titolare del brevetto cede completamente il
diritto di esclusiva ad un acquirente
Il precedente titolare non può più sfruttare il
brevetto.
 Il diritto di esclusiva si applica anche contro il
precedente titolare
 Vendita a prezzo da stabilire (valutazione brevetto)
 Può avvenire quando:
a) il brevetto non riguarda il core business
b) il brevetto concerne un’area strategica da
dismettere

Cessione del brevetto
Esempio 1. Il Signor Franco De Seti ha brevettato
un cappello che funziona anche da borraccia.
Il Signor De Seti non ha
né le risorse economiche
né le capacità imprenditoriali
per sviluppare e commercializzare
il prodotto.
SOLUZIONE: il Signor De Seti vende
il suo brevetto alla società BEVI S.p.A.,
già attiva da tempo nel settore delle borracce.
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Cessione del brevetto
Esempio 2. Dopo qualche anno BUSTA S.r.l.
decide di dedicarsi solamente alle sacche per uso
medico.
SOLUZIONE: BUSTA S.r.l. vende a ELMO S.p.A. il
brevetto sul casco con sacca gonfiabile.
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Cessione del brevetto
Esempio 3. CHIASSO S.r.l. si rende conto che è
difficile gestire licenze con molte aziende, alcune
assai lontane.
SOLUZIONE: Decide quindi di:
- tenere il regime di licenza in Europa;
- vendere il brevetto in USA, Giappone,
Cina, Russia.
Gestione «mista» dei brevetti:
- sfruttamento diretto in Italia,
- licenze nel resto d’Europa,
- cessione nel resto del mondo.
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Cessione del brevetto
Esempio 4. ELMO S.p.A. NON cede il primo
brevetto sul casco con mentoniera mobile.
Il brevetto ha un ambito di tutela ampio
(tutela di una mentoniera mobile, in generale).
Se ELMO S.p.A. vendesse il primo brevetto,
il nuovo titolare del brevetto potrebbe bloccare la
produzione/commercializzazione
anche del casco con mentoniera sollevabile
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Difesa e promozione delle vendite
Brevetto come deterrente verso i concorrenti
 Difesa dell’invenzione da
a) contraffazione
b) copiatura
 Promozione delle vendite (effetto di attrazione)

utilizzare il brevetto per conferire al prodotto maggior
credito, prestigio e appetibilità agli occhi del cliente.
Es: pubblicità sull’etichetta del prodotto o televisiva
Aumento di prestigio e ottenimento
di finanziamenti

Immagine aziendale:
si crea l’immagine di un’azienda protesa verso posizioni
avanzate, costantemente impegnata in attività
innovativa.

Maggior facilità nell’ottenimento
finanziamenti
Considerazioni finali
Il brevetto porta con sé moltissimi vantaggi
e moltissime possibilità di sfruttamento
 È importante sapere sfruttare i brevetti al
meglio, in modo strategico
 I brevetti saranno determinanti per stabilire
vincitori e vinti nella competizione tra
aziende
 Senza questa privativa, il futuro di
un’azienda potrebbe essere debole o in
mano di altri

Grazie per l’attenzione!
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Marta Manfrin e Ing. Paolo Marchi
Società Italiana Brevetti S.p.A.
Stradone San Fermo, 21 sc.B – 37121 Verona
Tel: 045-8014990 / Fax: 045-8033252
E-mail: [email protected]
Website: www.sib.it
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