Legnano, 12 ottobre 2010
Marchi: concetti di base ed esempi
pratici
Federica Trupiano, Alberto Negri
Studio di consulenza brevettuale
Marietti, Gislon e Trupiano srl
[email protected]
Il marchio
COS’E’ UN MARCHIO?
Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi
di una impresa da quelli di altre imprese.
Oggetto della registrazione (art. 7 CPI) - Possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di
persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o
della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche,
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da
quelli di altre imprese
Poiché il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per
distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, è
necessario identificare i prodotti/servizi di interesse da rivendicare nella
domanda di deposito.
Per rivendicare i prodotti e/o i servizi, si utilizza la Classificazione
Internazionale di Nizza, in cui sono contemplate 45 classi.
ESEMPI DI MARCHI
PAROLE per esempio:
oMULINO BIANCO per prodotti alimentari
oPANASONIC per apparecchi elettronici
oESSELUNGA per supermercati
NOMI DI PERSONA per esempio:
oGIORGIO ARMANI
oVALENTINO
oROBERTO CAVALLI
DISEGNI, per
esempio:
Marchio della Sony
Marchio della Ferrari
Marchio della Adidas
Marchio della Apple
LETTERE, per esempio:
Marchio di Armani
Marchio di Mc Donald’s
Marchio di Autogrill
CIFRE, per esempio:
Marchio di Valentino Rossi
Marchio della Fiat
SUONI, per esempio:
- Marchio della Audi
- Marchio della Metro Goldwyn Mayer
- Marchio della Twenty Century Fox
FORMA DEL PRODOTTO O CONFEZIONE DI ESSO, per esempio:
Cioccolatino Lindt
Ovetto della Kinder
Marchio della Apple (I-pod)
Coniglio della Lindt
COMBINAZONI E TONALITA’ CROMATICHE, per esempio:
Deutsche Tamoil
Classi:4, 35, 37, 39, 43
Burberry
Classi: 18, 24, 25
Caso
particolare
perché è un
colore unico!!
Futbol Club Barcelona
Classi: 16, 24, 25, 28
Kraft Foods
Classi: 30
Il marchio
Non tutti i segni possono essere marchi ed esistono alcune regole da
rispettare per poter registrare un valido marchio.
REQUISITI PER REGISTRARE MARCHIO (primo requisito):
1)CAPACITA’ DISTINTIVA (art. 13 CPI): NON possono costituire
oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere
distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle
denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni
descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio
possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre
caratteristiche del prodotto o servizio
Il marchio
QUESTO SIGNIFCA AD ESEMPIO
NON POSSO REGISTRARE
SCARPA per scarpe
POSSO REGISTRARE
SCARPELLA
SCARPE & SCARPE
SCARPA PLANET
FRIENDLY
Il marchio
NON POSSO REGISTRARE
POSSO REGISTRARE
CAFFEK o CAFFERON
CAFFE’ per prodotti di
caffè
CAFFE’
VERGNANO
CAFFE’
MOKARABIA
Il marchio
POSSO REGISTRARE
NON POSSO REGISTRARE
RISTORANTE GRAND’ITALIA
RISTORANTE per un ristorante
RISTORANTE GIOVANNI RANA
Il marchio
INDICAZIONI DESCRITTIVE (ad esempio che
descrivono la qualità del prodotto)
NON POSSO REGISTRARE
POSSO REGISTRARE
DOLCESSE o DOLCEO
DOLCE CUORE
DOLCE per marchiare prodotti
dolciari
DOLCEBIANCO
Il marchio
NON POSSO REGISTRARE
POSSO REGISTRARE
PULIX o PULITOLAN
PULITO per prodotti di
GOCCE DI PULITO
pulizia
PULITO HOUSEHOLD
Se un marchio è privo di capacità distintiva, esso è nullo!
Per esempio, sono stati dichiarati nulli perché meramente
descrittivi i seguenti marchi:
- BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano 11 luglio 1991)
- JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980)
- ECOGEAR per pneumatici (dec. UAMI)
- THERMAL THERAPY per prodotti cosmetici (dec. UAMI)
- MOHITO per bevande alcoliche (dec. UAMI)
Per lubrificanti (dec. UAMI)
Per mazze da golf (dec. UAMI)
Il marchio
Se invece il marchio non è la denominazione generica del prodotto o non
descrive il prodotto, allora posso registrare il marchio
Per esempio:
o MARCHIO “DIESEL” per i prodotti di abbigliamento
(se invece DIESEL fosse usato per marchiare una marca di benzina o
gasolio, allora non potrebbe essere un valido marchio)
o MARCHIO “FRUTTA” per i prodotti di abbigliamento
(se invece FRUTTA fosse usato per marchiare una marca di prodotti di
frutta, allora non potrebbe essere un valido marchio);
o MARCHIO “CAMOMILLA” per i prodotti di abbigliamento
(se invece CAMOMILLA fosse usato per marchiare una camomilla, allora
non potrebbe essere un valido marchio)
La capacità distintiva varia nel tempo, è un concetto dinamico
che può aumentare o diminuire con il variare della percezione
che il pubblico ho del segno.
Si possono concettualmente suddividere i marchi in due principali
categorie:
MARCHI FORTI: dotati di forte capacità distintiva (es. parole di
fantasia o termini che non hanno alcuna attinenza con il prodotto/
servizio contraddistinto dal marchio)
Per esempio. nomi patronimici, DIESEL (per abbigliamento), NOKIA
(per Apparecchi telefonici), CANON (per apparecchi fotografici)
MARCHI DEBOLI: dotati di debole capacità distintiva perché hanno
Inerenza concettuale al prodotto/servizio contraddistinto.
Per esempio: Carciofotto (per carciofi sott’olio), Divani&Divani
(per divani), Benagol (per prodotti per la gola).
La differenza tra marchio forte e marchio debole incide anche sul
giudizio di confondibilità tra i marchi.
Il marchio forte è caratterizzato da segni che non appaiono in
alcun modo legati al prodotto contrassegnato, con la conseguenza
che, al fine di assicurare tutela al marchio forte, sarà sufficiente
una minima somiglianza da parte del marchio altrui che possa
ingenerare confusione, affinché ci sia una violazione.
Il marchio è debole ove la connessione concettuale tra segno e prodotto sia
evidente e la garanzia di tutela è esclusa da lievi varianti del marchio, che
ne escludono la violazione. La protezione non si estende a tutto il segno ma
alle sole parti dotate di originalità: le parti comuni, in quanto costituite da
denominazioni o indicazioni descrittive del prodotto, se riprodotte in
marchi successivi, non danno luogo a contraffazione.
Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984
E’ noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, “debole” e “forte”, si
riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole, anche lievi
modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità,
mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le
variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino
sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo
ideologico espressivo.
Cosi per esempio NON sono stati giudicati confondibili i marchi (deboli):
• CARCIOFOTTO / CARCIOGHIOTTO (per prodotti alimentari) Trib.
Roma 22 giugno 1993
•COCCOLINO STIRO FACILE / VERNEL STIRO FACILE (per
prodotti di pulizia) Trib. Milano 21 marzo 2001
• ORANGE / ORANGENE (per detergente aromatizzato all’arancia)
Trib. Milano 28 maggio 1998
• PAGINE GIALLE / PAGINE UTILI (per elenchi telefonici) Trib.
Milano 10 dicembre 1996
• GRATI’ / GRATTOLINA (per prodotti per grattugiare) Trib. Monza 30
ottobre 2000
Invece, sono stati considerati confondibili i marchi (non deboli):
•ADIDAS / ADILIA (per prodotti sportivi) Trib. Monza 17 ottobre 2000
• GRAND MARNIER / MONIER (per bevande alcoliche) Trib. Milano
19 maggio 1998)
• GUCCI / GUCCINI (per abbigliamento) App. Roma 24 novembre
1997
• LEBOLE / LEBOLTEX (per abbigliamento) Trib. Roma 10 marzo
1994
Per esempio, sono stati considerati forti i seguenti marchi:
Per esempio anche la Coca-Cola ha una componente descrittiva (COLA
– è una pianta) e per questo esistono molteplici bevande che hanno la
componente “Cola” nel marchio.
COCA COLA
AFRI COLA (prodotta in Germania)
BREIZH COLA (prodotta in Bretagna
BUBBA COLA (prodotta in Usa)
CHINA COLA (prodotta in Cina)
COLA TURKA (prodotta in Turchia)
CORSICA COLA (prodotta in Corsica) ZAM ZAM COLA (prodotta in Iran)
RED BULL COLA (prodotta in Svizzera)
suggerimento: per evitare che un marchio possa essere considerato nullo
per mancanza di capacità distintiva (ad esempio per descrittività), dotare
il marchio di una veste grafica particolare o logo in modo tale da
“caratterizzare” il marchio proprio per la presenza di elementi figurativi
che conferiscono al marchio la capacità di distinguersi da altri marchi.
Come per esempio:
La “debolezza” di questi marchi fa sì che possano coesistere altri
marchi molto simili (per esempio):
RAFFORZAMENTO DEL MARCHIO DEBOLE: SECONDARY
MEANING
La forza di un marchio può essere “acquistata” in seguito ad un uso
intenso e con una vasta pubblicità il marchio originariamente debole può
acquistare forza distintiva. In questo caso si parla di secondary meaning,
ossia il marchio assume un “secondo significato” rispetto al segno
distintivo originariamente debole.
Per esempio sono stati considerati forti (in seguito all’uso e alla
propaganda) marchi inizialmente deboli come:
FENOMENO INVERSO: LA VOLGARIZZAZIONE
La volgarizzazione può portare alla perdita dei diritti sul marchio nel
senso che se ne può perdere l’esclusiva. Art. 13) 4. CPI: “il marchio
decade se per il fatto dell’attività (uso da parte del titolare del marchio
in funzione descrittiva) o dell’inattività (non reagire per impedire che il
marchio sia usato in modo descrittivo) del suo titolare sia divenuto nel
commercio denominazione generica del prodotto o servizio o
comunque abbia perduto la sua capacità distintiva”.
L’elemento principale è dato dalla circostanza che il marchio non
individua più il prodotto proveniente da una determinata impresa
ma porta ad associarvi ogni prodotto avente analoghe
caratteristiche, ogni prodotto dello stesso genere.
Il titolare del marchio per evitare di essere considerato inattivo
dovrebbe reagire ad ogni utilizzazione altrui ed usare il marchio in
modo che sia sempre riconosciuto come tale: per esempio usando la
lettera ® della registrazione o ricordando nella pubblicità che si tratta
di un marchio registrato. Inattività consiste nella mancata reazione
alla contraffazione.
La presenza del marchio nei dizionari o enciclopedie è sintomo di
volgarizzazione ma per evitarla il titolare può chiedere che sia
indicato nell’opera che si tratta di un marchio registrato reagire all’
uso del marchio da parte di altri soggetti e difesa del proprio marchio
(es. la Ferrero ha richiesto e ottenuto l’inserimento del simbolo ® sul
Devoto-Oli dove Nutella compare some sinonimo di “crema
spalmabile”; così anche Aspirina).
Per esempio, sono stati ritenuti volgarizzati i marchi:
•PREMAMAN per abbigliamento (App. Milano 21 marzo 1980)
•CELLOFAN (Trib. Milano 9 ottobre 1972)
•NYLON (C pen. 17 novembre 1959)
•PAGLIA E FIENO per paste alimentari (App. Roma 1 ottobre 1979)
Al contrario, NON sono stati ritenuti volgarizzati i marchi:
•CLARKS per calzature (Trib. Milano 24 settembre 1979);
•ASPIRINA (App. Milano 26 giugno 1956)
Come si determina il carattere distintivo di un marchio?
Nel valutare la capacità distintiva di un marchio, occorre prendere in
considerazione:
- Le qualità intrinseche del marchio, compreso il fatto che esso sia o
meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per
i quali è stato registrato (marchio debole/marchio forte);
- La quota di mercato detenuta dal marchio;
- l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del marchio;
- l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuovere il
marchio;
- La percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto
come proveniente da un’impresa determinata
REQUISITI PER REGISTRARE UN MARCHIO (secondo requisito):
NOVITA’ (art. 12 CPI)
Non è nuovo il segno che alla data di deposito della domanda sia:
1- identico o simile a SEGNO GIA’ NOTO COME MARCHIO per
prodotti o servizi identici o affini → rischio di confusione/associazione (LA
NOTORIETA’ DEL SEGNO PREESISTENTE DEVE ESSERE ESTESA A
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE O PARTE RILEVANTE DI
ESSO);
2 – identico o simile a SEGNO GIA’ NOTO COME DITTA,
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, INSEGNA, NOME A
DOMINIO per prodotti o servizi identici o affini → rischio di
confusione/associazione
3- identico a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi identici (no
rischio di confusione/associazione);
4- identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti identici o
affini → rischio di confusione/associazione;
5- identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi
anche non affini, se marchio anteriore gode di rinomanza e l’uso di quello
successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe
pregiudizio agli stessi;
6 – identico o simile a MARCHIO GIA’ NOTORIAMENTE
CONOSCIUTO (ai sensi dell’art 6-bis della CUP) per prodotti o servizi
anche non affini (se ricorrono le condizioni di cui sopra)
CONSIGLIO: EFFETTUARE UNA RICERCA DI ANTERIORITA’ PER VERIFICARE
EVENTUALE PRESENZA DI MARCHI ANTERIORI CONFLIGGENTI
IL RISCHIO DI CONFUSIONE
I presupposti costitutivi dell’ipotesi del rischio di confusione sono
l’identità o somiglianza tra segni e l’identità o affinità tra prodotti (o
servizi).
A) La valutazione della confondibilità tra i segni.
Non va condotto un esame particolareggiato ed una separata valutazione
di ogni singolo elemento ma bisogna effettuare una valutazione globale
e sintetica, un esame relativo al complesso degli elementi salienti grafici,
visivi e fonetici considerando l’impressione generale, valutando la forza
o debolezza del marchio.
B) La valutazione dell’identità o affinità tra prodotti/servizi.
Il rischio di confusione richiede congiuntamente l’affinità tra prodotti.
IMPORTANTE: l’appartenenza di due prodotti ad una stessa classe non
significa necessariamente che si tratta di prodotti affini e, al contrario,
l’appartenenza di due prodotti a due classi differenti non significa che non
sono affini.
La giurisprudenza tradizionalmente afferma che debbono essere giudicati
affini i prodotti che per la loro intrinseca natura e per la destinazione alla
soddisfazione degli stessi bisogni siano diretti alla medesima clientela.
Concetto criticato perché interpretandolo in senso generico, si giungerebbe a
considerare affini anche prodotti molto lontani (per esempio: acqua minerale
e mais, poiché hanno medesima natura – sono prodotti alimentari -,
soddisfano un medesimo bisogno – nutrono organismo – e sono destinati
alla medesima clientela – le casalinghe).
Secondo una diversa tesi il concetto di affinità deve riferirsi alla possibilità
che, nella opinione dei consumatori, i prodotti, ancorché
merceologicamente diversi, possano essere attribuiti ad una medesima
impresa (in coerenza con la funzione di indicazione di provenienza del
marchio).
In breve, il consumatore può ragionevolmente pensare che i prodotti
provengono dalla medesima impresa.
Può così accadere che vengano considerati affini anche prodotti
merceologicamente diversi, come ad esempio prodotti di abbigliamento e
gioielli
Per esempio, applicando questi principi, la giurisprudenza ha ritenuto
affini:
- vino e olio (App. Milano, 22 maggio 1998, in Giur. Ann. Dir. Ind.,
3923 e, in un diverso caso, Trib. Firenze, 15 giugno 2002, in Giur. Ann.
Dir. Ind., 4445);
- biscotti/prodotti di pasticceria e paste alimentari (cfr. Trib. Milano,
9 dicembre 2004, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4846);
- cibi confezionati per animali e cibi confezionati per alimentazione
umana (App. Milano, 14 novembre 1997, in Giur. Ann. Dir. Ind., 3782,
ma in senso contrario Trib. Milano, 6 aprile 1995, in Giur. Ann. Dir.
Ind., 3412);
- biscotti e liquori (Cass. 24 ottobre 1983, n. 6244 in Giur. Ann. Dir.
Ind., 1602).
Non sono invece stati ritenuti affini, ad esempio:
•vino e gelati (cfr. App. Palermo, 18 ottobre 1999, in Giur. Ann. Dir.
Ind., 4215 e Trib. Palermo, 30 settembre 1994, in Giur. Ann. Dir. Ind.,
3255);
•prodotti cosmetici e prodotti di erboristeria (cfr. Trib. Torino, 7 marzo
2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 4413);
•formaggi e salumi (Cass., 15 maggio 1997, n. 4295, in Giur. Ann. Dir.
Ind., 3570);
•oli alimentari e bevande gasate (App. Napoli, 23 aprile 1980, in Giur.
Ann. Dir. Ind., 1305).
MARCHIO NOTORIO
Un marchio può considerarsi come notorio quando è conosciuto da una
parte significativa dei pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o
servizi per i quali il marchio è registrato (se comunitario in una parte
sostanziale del territorio della Comunità).
Il parametro del pubblico dei consumatori in relazione al quale deve
valutarsi la notorietà del marchio non comprende necessariamente tutti i
consumatori presenti sul mercato, ma può riferirsi anche ad un numero
esiguo di soggetti, quali gli appartenenti ad una determinata categoria
professionale.
Altri elementi rilevanti ai fini della valutazione della notorietà sono la
quota di mercato del marchio; l'intensità, l'ampiezza geografica e la durata
temporale dell’uso del marchio; gli investimenti realizzati dal titolare al
fine di far conoscere il marchio ai potenziali consumatori.
IMPORTANTE: ai fini dell'applicabilità della tutela riconosciuta ai marchi
notori non è necessario provare il rischio di confusione. Si deve, invece,
dimostrare, che, a causa di una certa somiglianza tra i due segni, il pubblico
dei consumatori rilevante può rappresentarsi l'esistenza di un collegamento
tra i due marchi
NON NUOVI SE: siano identici o simili ad un marchio già da altri
registrato per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio
anteriore goda di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza
giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi
Uso del marchio successivo trae indebito vantaggio
Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno
identico/simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo
dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta
di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del
potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di
sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale
effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del
marchio.
ESEMPIO:
Nel marzo 2000 la società Antartica aveva chiesto la registrazione del
marchio NASDAQ per una serie di articoli sportivi, alla quale si era opposta
la società americana Nasdaq Stock Market, la quale aveva ottenuta la
registrazione del marchio comunitario NASDAQ per una serie di servizi
finanziari.
Secondo l’UAMI, non esisteva alcun giusto motivo perché la richiedente
usasse il marchio NASDAQ e, inoltre con tale uso, la richiedente poteva
tranne indebito vantaggio dal marchio anteriore NASDAQ o causare
pregiudizio.
Il marchio NASDAQ ha una spiccata capacità distintiva, essendo costituito da
elementi lessicali che non hanno alcun collegamento con le attività
economiche per le quali il marchio è stato registrato (marchio forte!)
Inoltre, le frequenti apparizioni del marchio NASDAQ non solo sulla
stampa finanziaria ma anche sulla stampa generalista, lo hanno reso noto
anche presso il grande pubblico.
A giudizio del Tribunale, se la domanda di registrazione del marchio
NASDAQ proposta da Antartica fosse accolta, la richiedente potrebbe
trarre un indebito vantaggio dal marchio anteriore. La richiedente, infatti,
non sarebbe costretta a effettuare gli investimenti pubblicitari necessari
per portare i propri prodotti all’attenzione dei potenziali acquirenti.
CONCLUSIONI SUL MARCHIO NOTORIO
È arduo per un terzo ottenere la registrazione di un segno identico o
simile ad un marchio forte notorio con un’elevata capacità distintiva. In
questi casi forte è il sospetto che il terzo che opta per un segno simile ad
un marchio con queste caratteristiche è in realtà mosso da ragione
strategiche.
In questo modo potrebbe sfruttare, di riflesso, la fama e reputazione del
marchio notorio per facilitare la penetrazione del mercato dei propri
prodotti senza dover affrontare gli investimenti pubblicitari necessari per
far conoscere i suoi prodotti ai potenziali consumatori. Incombe dunque
al richiedente dimostrare adeguatamente che sussistono giusti motivi a
sostegno della scelta di quel marchio e che quindi non si tratti di
agganciamento parassitario del marchio notorio.
Il marchio
REQUISITI PER REGISTRARE UN MARCHIO (terzo requisito):
3) LICEITA’ (art. 14 CPI): Non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio:
- i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;
- i segni idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza
geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti / servizi (marchi
decettivi);
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore o
altro diritto esclusivo di terzi.
QUESTO SIGNIFICA AD ESEMPIO CHE NON POSSO REGISTRARE:
-
Un marchio costituito da una parolaccia;
Un marchio volgare che rappresenta una figura di cattivo gusto;
Un marchio che incita alla violenza o che sia razzista
Per esempio, l’Ufficio Comunitario ha rifiutato i marchi:
- COJONES (per classi 18 e 25);
- JUST FUCKING (per classi 9, 18 e 25);
-
(per classi 25 e 41)
(per classi 16, 34 e 35)
PERCHE’ REGISTRARE UN MARCHIO?
In definitiva, il marchio è un titolo in forza del quale viene conferito un
diritto di esclusiva che comporta:
• Uso esclusivo da parte del titolare o con il suo consenso (es. licenze);
• Vietare ad altri di usare il marchio.
Cosa può fare il titolare di un marchio nei confronti di terzi?
Art. 20 CPI: Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare nell'attività economica:
A) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli
per cui esso e' stato registrato;
B) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni;
C) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o
servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi.
UN MARCHIO PARTICOLARE: IL MARCHIO DI FORMA
art. 9 CPI: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d’impresa:
• i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa
del prodotto (è la forma che non si distingue dalla forma essenziale
all’esistenza del prodotto);
• dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico
(forme brevettabili come invenzione o modello – durata 20 anni);
• dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forma proteggibile
come modello ex. Ornamentale – durata 25 anni)
Il problema principale è quello di garantire alla forma una tutela come
marchio che prevede una durata potenzialmente illimitata nel tempo
Non c’è uniformità in merito a questa categoria di marchi.
Per esempio, marchio comunitario SMART ritenuto valido perché non si
tratta di forma imposta dalla natura del prodotto, né è necessaria per il
conseguimento di determinati risultati tecnici, né è l’unico elemento che
dà valore sostanziale alla vettura. Forma innovativa, non banale
In senso contrario, si segnala la decisione CR 16 1-2006 (General
Motors, forma autovettura Hummer), che ha negato la registrazione
come marchio della forma di un’autovettura nel suo complesso
osservando che tale forma viene percepita dal pubblico come design, non
come segno distintivo.
la Commissione dei Ricorsi ha confermato il rifiuto dell’Esaminatore di
registrazione del seguente marchio: CR 23-9-2003, Lamborghini
Allo stesso modo sono stati ritenuti non registrabili in quanto privi di
carattere distintivo i seguenti marchi:
Moleskine: marchio rifiutato perché
è la rappresentazione tridimensionale
di una comune agenda.
Tale forma non è in grado di comunicare
all’acquirente la provenienza dell’articolo.
Il marchio non ha capacità distintiva.
La giurisprudenza riconosce che la forma del prodotto può fungere da
marchio e che il carattere distintivo dei marchi costituiti dalla forma del
prodotto non deve essere valutato con un rigore eccessivo. In
conclusione, il marchio di forma può essere validamente registrato se:
- è una forma inusuale in quanto il marchio deve avere capacità
distintiva (implica l’esclusione dalla registrazione delle forme banali e
standardizzate);
- contiene elementi testuali o grafici tali da far desumere l’origine dei
prodotti sulla base della loro forma.
Casi pratici: a volte è sufficiente inserire il marchio sulla forma per
essere accettato come marchio di forma. Per esempio, Philip Morris:
Rifiutato da UAMI
Accettato da UAMI
Rifiutato da UAMI
Rifiutato da UAMI
Accettato da UAMI
Accettato da UAMI
Accettato da UAMI
(c’è scritta PF
FLYERS)
Accettato da UAMI
Respinto da UAMI
Respinto da UAMI
Accettato da UAMI
Respinto da UAMI
Tuttavia non sempre le decisioni sono uniformi; per esempio
sono stati concessi i seguenti marchi tridimensionali:
Marchio comunitario n. 4200564
registrato nel 2006 per le classi
18, 24 e 25
Marchio comunitario n. 6472898
registrato nel 2008 per le classi
16, 18 e 25
Marchio comunitario n. 6090518
registrato nel 2008 per le classi
5, 18 e 25
Marchio comunitario n. 7059165
registrato nel 2009 per le classi
3, 18 e 25
Marchio comunitario n. 8283715
registrato nel 2010 per le classi
21 e 30
Marchio comunitario n. 7492184
registrato nel 2010 per la classe
30
Marchio comunitario n. 6853709
registrato nel 2009 per le classi
29, 30 e 32
IL MARCHIO DI FATTO (marchio non depositato/non registrato)
Il diritto all’uso esclusivo del marchio si può acquisire anche con l’uso
del marchio da parte dell’impresa, indipendentemente da ogni
registrazione (così detto marchio non registrato o marchio di fatto).
Il marchio non registrato gode di una protezione giuridicamente
inferiore.
Infatti solo se, attraverso l’uso, esso ha raggiunto una notorietà
sufficientemente estesa sul territorio nazionale, in continuità d’uso il
titolare può impedire che terzi registrino un marchio corrispondente,
come impedirebbe tale registrabilità un precedente marchio registrato
valido.
Se invece il marchio non registrato gode di una notorietà solo locale, altri
potranno registrare un marchio corrispondente, mentre chi ha fatto uso del
marchio non registrato potrà continuare ad usarlo, nonostante la
registrazione da altri ottenuta, nei limiti del preuso, ossia nei limiti della
diffusione locale.
Art. 2 del CPI riconosce anche se non esplicitamente il marchio di fatto:
comma 4: “sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni
distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali
riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine”.
Inoltre, un marchio di fatto, come visto in precedenza, può togliere
novità ad una domanda di marchio ma solo se esso sia noto ed occorre
provare che il segno sia noto.
Durata e procedure registrazione Italia, Comunità Europea e
Internazionale
MARCHIO ITALIANO
La protezione del marchio italiano dura per 10 anni dalla data di
deposito della domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza, di dieci
anni in dieci anni, con il pagamento di un’apposita tassa.
Procedura di registrazione:
•deposito della domanda presso UIBM di Roma attraverso le Camere di
Commercio;
•esame “formale” e di novità assoluta (verifica dei requisiti di
registrazione indipendentemente dalla presenza di diritti anteriori);
•registrazione del marchio (in genere dopo 3 anni dal deposito).
MARCHIO COMUNITARIO
Il marchio comunitario è un titolo di proprietà industriale unico che ha
validità per tutti i paesi della Comunità Europea (27 Stati: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
Allo studio allargamento per Croazia, Macedonia, Turchia
La protezione del marchio comunitario dura per 10 anni dalla data di
deposito della domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza, di dieci
anni in dieci anni, con il pagamento di un’apposita tassa.
Procedura di registrazione:
- deposito della domanda presso UAMI di Alicante;
- esame “formale” e di novità assoluta (verifica dei requisiti di
registrazione indipendentemente dalla presenza di diritti anteriori
configgenti);
- pubblicazione della domanda (in genere dopo 4 mesi dal deposito);
- periodo di opposizione di tre mesi dalla data di pubblicazione della
domanda (titolari di diritti anteriori possono presentare opposizione contro
la registrazione del marchio);
- registrazione del marchio (in genere dopo 12 mesi dal deposito)
MARCHIO INTERNAZIONALE
I titolari di un marchio nazionale (o comunitario) hanno la possibilità di
estenderne la tutela nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di
Madrid depositando una domanda di Marchio Internazionale, secondo
una procedura disciplinata da due Accordi Internazionali (Accordo e
Protocollo di Madrid).
La domanda di protezione di un marchio internazionale deve essere basata
su una precedente e corrispondente domanda o registrazione nazionale
oppure su una precedente e corrispondente domanda o registrazione di
marchio comunitario.
Diversamente dal marchio comunitario, attraverso il marchio
internazionale si designano singolarmente gli Stati in cui si ha interesse ad
ottenere la registrazione del marchio, pagando le varie tasse nazionali dei
Paesi designati. Attualmente, gli Stati che aderiscono al sistema del
marchio internazionale sono 85 (lista allegata)
Procedura di registrazione:
Deposito della domanda presso OMPI di Ginevra tramite UIBM (se il
marchio di base è un marchio italiano) o tramite UAMI (se il marchio di
base è un marchio comunitario);
OMPI di Ginevra registra l’intera domanda e notifica la registrazione del
marchio alle amministrazioni nazionali designate; la prosegue ora
attraverso le varie legislazioni nazionali (procedure nazionali di
pubblicazione e eventuali procedure di opposizione e conseguente
registrazione nazionale).
La protezione del marchio internazionale dura per 10 anni dalla data di
registrazione della domanda e può essere rinnovata a ogni scadenza, di
dieci anni in dieci anni, con il pagamento di un’apposita tassa di base e le
singole tasse di rinnovo dei Paesi designati (si può anche decidere di non
rinnovare in tutti i Paesi designati all’atto del deposito).
DIRITTO DI PRIORITA’
Per allargare la tutela del marchio all'estero è possibile estendere la prima
domanda di registrazione, depositando corrispondenti domande di
registrazione nei Paesi nei quali si ha interesse ad acquisire il diritto di
utilizzazione in esclusiva del marchio.
Tali domande possono essere depositate entro 6 mesi dalla data di
deposito della prima domanda di registrazione, con possibilità di
rivendicare così il diritto di priorità di quest'ultima.
Ciò è possibile per i Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi ed al
W.T.O. (World Trade Organisation), praticamente tutti i Paesi
maggiormente industrializzati
L'estensione in priorità consente di ricondurre la data di deposito della
domanda di registrazione oggetto dell'estensione alla data di deposito della
prima domanda depositata (esempio: marchio depositato in Italia o nella
Comunità Europea il 29 APRILE 2010: se si deposita il medesimo
marchio in altri Stati entro il 29 OTTOBRE 2010 la data di deposito sarà
comunque il 29 APRILE 2010).
Il deposito del marchio all’estero può pacificamente avvenire anche oltre i
6 mesi di priorità ma in tal caso la data di deposito della domanda oggetto
dell’estensione corrisponderà all’effettiva data di deposito all’estero.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE