CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
14 SETTEMBRE 2012
La sorveglianza del marchio.
Nuove opportunità nella difesa del titolo di
proprietà registrato.
BMPP STUDIO LEGALE
Dott. Carlo Bonucci
Corso Vannucci no. 10
06121, Perugia, Italia.
[email protected]
Tel. 075 5732277
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La sorveglianza
(Trademark watching service)
Obbiettivo.
Presupposto. Diritto conferito con la registrazione.
Servizio di Sorveglianza.
Strumenti di tutela. Amministrativa e Giudiziaria.
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Cosa succede se…?
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Cosa succede se…?
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Sorveglianza. Strumento di analisi
della concorrenza.
•
Marchi registrati. Simili/identici.
• Uso di simili/identiche
denominazioni aziendali.
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Sorveglianza. Strumento di
analisi della concorrenza.
•
•
•
•
Uso dei nomi da parte dei concorrenti
nelle stesse classi di prodotti e servizi.
Esame dei marchi registrati dalla
concorrenza.
MARCHI CINESI- MARCHI
Giapponesi-Russi.
Nomi a dominio-Uso in Internet
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Difesa del titolo. Opposizione.
•
Procedimento amministrativo attraverso il
quale il soggetto portatore di interessi
richiede che l’Ufficio, rifiuti la registrazione
totale o parziale (con riferimento ai
prodotti/servizi) di una domanda di
registrazione di un marchio comunitario.
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Opposizione: I soggetti.
Opponente: presenta l’opposizione contro la
domanda di registrazione di marchio
comunitario, deve essere il titolare dei diritti.
anteriori o un licenziatario autorizzato.
Richiedente: titolare della domanda di
registrazione di marchio comunitario oggetto
dell’opposizione.
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Opposizione: Tempi; Forma
•
•
•
Nel termine di tre mesi a decorrere dalla
pubblicazione della domanda di marchio comunitario
può essere fatta opposizione alla registrazione del
marchio.
L'opposizione deve essere redatta per iscritto e
motivata.
Si considera presentata soltanto ad avvenuto
pagamento della tassa d'opposizione.
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Opposizione: Notifica
Il titolare della domanda di registrazione di
marchio comunitario viene immediatamente
informato dell’opposizione
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Opposizione: Lingua del
procedimento.
La lingua del marchio comunitario oggetto di
opposizione:
a) Se questa è una delle 5 lingue ufficiali dell’UAMI,
altrimenti la seconda lingua.
b) Se viene usata un’altra delle 5 lingue ufficiali
dell’UAMI, entro 1 mese deve essere depositata
la traduzione nella prima o seconda lingua del
marchio comunitario impugnato.
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Opposizione: Motivi fondanti
Marchio anteriore identico per prodotti/servizi
identici (cd. doppia identità).
Marchio anteriore identico o simile per
prodotti/servizi identici o simili, se sussiste
rischio di confusione.
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Opposizione: Motivi fondanti
Marchio anteriore identico o simile per
prodotti/servizi non simili, se il marchio
anteriore gode di notorietà e sussista indebito
vantaggio o pregiudizio.
Marchio o altro segno non registrato e
utilizzato nella normale prassi commerciale, di
portata non puramente locale. (ITALIA).
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Opposizione: Quali Marchi
Anteriori?
Marchio comunitario
Marchio nazionale
Marchio internazionale con efficacia in
uno Stato Membro.
Marchio internazionale EU
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Opposizione: Esame di
ammissibilità
Uami
Esame dei requisiti formali.
Irregolarità assolute: ossia le irregolarità che non
possono essere sanate una volta scaduto il termine per
l'opposizione.
Irregolarità relative: le irregolarità che possono essere
sanate dopo la scadenza del termine per l'opposizione.
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Opposizione:
Quali irregolarità Assolute
Identificazione del marchio comunitario oggetto
dell’opposizione.
Indicazione dei motivi dell’opposizione (diritti
anteriori).
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Opposizione:
Irregolarità relative
Indicazione delle date dei diritti anteriori.
Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano
marchi comunitari o denominativi.
Indicazione dei prodotti e/o servizi e dell’eventuale
notorietà del marchio anteriore
Identificazione dell’opponente.
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Opposizone: periodo di
riflessione (cooling-off)
Periodo durante il quale le parti possono
raggiungere un accordo
Dura 2 mesi dalla data di comunicazione
dell’ammissibilità O. da parte dell’UAMI.
È prorogabile fino a 22 mesi (totale max 24
mesi) su richiesta di entrambe le parti.
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Opposizione: fase contraddittoria
Le parti presentano prove e osservazioni a
sostegno ed a difesa della loro rispettive
posizioni.
Inizia l’opponente: 2 mesi di tempo.
Segue il richiedente: 2 mesi di tempo.
Chiude l’opponente, ma l’UAMI può
accordare/richiedere ulteriori interventi.
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Opposizione: decisione
Da parte della divisione Opposizione dell’UAMI,
una volta terminato il contraddittorio.
Può:
a) respingere la domanda di registrazione per tutti
o solo alcuni prodotti e/o servizi
b) respingere l’opposizione
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Opposizione: Ricorso
Contro la decisione della divisione Opposizione
dell’UAMI può essere presentato ricorso davanti
alle Commissioni di Ricorso dell’Ufficio entro 2
mesi dalla notifica della decisione.
Contro la decisione della Commisione di Ricorso
dell’UAMI può essere presentato ricorso davanti
alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee
entro 2 mesi dalla notifica della decisione
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Brevissimi cenni: Italia
1 luglio 2011
• Domande di registrazione di marchio italiane
presentate dopo il 1 maggio 2011.
• Registrazioni internazionali estese all’Italia pubblicate
nel 1° numero del mese di luglio 2011 della Gazzetta
dell’OMPI.
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Opposizione: Italia
Forma, Notifica
Termine
- dalla data di pubblicazione della domanda di
registrazione del marchio italiano;
- o dalla data di registrazione del marchio per
cui viene richiesta l’estensione internazionale;
- o dal 1º giorno del mese successivo alla
pubblicazione del marchio internazionale esteso
all’Italia
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Opposizone Italia: Motivi
No: marchio non registrato
SI: (ma) Nomi e ritratti di persona, segni usati in campo
artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le
denominazioni e sigle di manifestazioni e di enti ed
associazioni senza scopo di lucro se:
- notori
- registrati dal non avente diritto o senza l’autorizzazione di
quest’ultimo.
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Opposizione Italia: decisione
Decisione
L’UIBM decide se:
a) respingere la domanda di registrazione per tutti o
solo alcuni prodotti e/o servizi.
b) respingere l’opposizione.
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Opposizione: Ricorso
Contro la decisione dell’UIBM può essere
presentato ricorso davanti alle Commissioni dei
Ricorsi entro 2 mesi dalla notifica della
decisione.
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Grazie per la Vostra Attenzione!
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento
[email protected]
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