Patent Asset Management
Creare e gestire il portafoglio brevettuale
Marta Manfrin
Vicenza 7 novembre 2014
© Società Italiana Brevetti 2014
Creazione delle invenzioni
•
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•
•
•
•
•
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•
•
Inventore indipendente (da almeno un anno): brevetto all’inventore
Invenzione indipendente (non d’azienda): brevetto all’inventore
Inventore retribuito: brevetto al committente/datore di lavoro
Inventore non retribuito (invenzione d’azienda): brevetto al datore di
lavoro ma equo premio (importanza invenzione, mansioni, retribuzione,
contributo ricevuto dal datore di lavoro)
Inventore occasionale (invenzione d’azienda): diritto d’opzione al
datore di lavoro (entro 3 mesi) con canone
Inventore di università/ente di ricerca: brevetto all’inventore (30%, max
50%, proventi all’università), da sfruttare entro 5 anni dal rilascio,
altrimenti diritto di sfruttamento gratuito, non-esclusivo e trasferibile
Ricerche finanziate da terzi: brevetto al finanziatore (contitolarità ?)
Joint venture contrattuale: brevetto alle società partecipanti
Joint venture societaria: brevetto alla nuova società
In ogni caso diritto all’inventore di essere menzionato nei brevetti
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2013
Accordi di riservatezza
•
•
•
•
Proteggono le informazioni riservate e le invenzioni comunicate durante
discussioni, negoziazioni o proposte
Definizione del materiale riservato (domande di brevetto segrete, knowhow, informazioni finanziarie, elenchi clienti/fornitori, business plan)
Obblighi del destinatario:
 utilizzare solo per scopi concordati
 a non divulgare a terzi
 fare sforzi adeguati per mantenere le informazioni sicure
Esclusioni dalla riservatezza:
 il destinatario aveva già conoscenza delle informazioni
 il destinatario ha ottenuto una successiva conoscenza delle
informazioni da un'altra sorgente
 i materiali sono di dominio pubblico
© Società Italiana Brevetti 2014
Le ricerche brevettuali
•
•
•
•
Possibili campi di ricerca:
 per numero di deposito/pubblicazione
 per titolare/inventore (nominativa)
 per parole chiave/classe brevettuale (argomento)
Finalità delle ricerche
 Validità
 Informazione tecnica
 Studio mercato/concorrenti
 Libera attuazione (freedom to operate)
Le domande di brevetto rimangono segrete per 18 mesi dalla data di
priorità
Sorveglianze (ricerche periodiche) su settori tecnologici e/o concorrenti
per eventuali osservazioni, opposizioni o cause di nullità
3 luglio 2013
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4
©
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2013
Espacenet – Maschera di ricerca
3 luglio 2013
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Espacenet – Lista risultati
3 luglio 2013
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2013
6 ©
Espacenet – Pubblicazione
3 luglio 2013
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7
©
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Società Italiana
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Brevetti 2014
2013
Thomson Innovation – Maschera di ricerca
3 luglio 2013
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8
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2013
Thomson Innovation – Lista risultati
3 luglio 2013
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9
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2013
Thomson Innovation - Pubblicazione
3 luglio 2013
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2013
Thomson Innovation - Themescape
3 luglio 2013
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Accorgimenti stesura domanda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Identificare la tecnica nota dell’invenzione
Richiedere agli inventori una descrizione dettagliata dell’invenzione,
preferibilmente in formato elettronico (Word + Autocad 2D)
Ricordare che non è possibile inserire nuove informazioni dopo il
deposito (verificare durante l’anno di priorità)
Se l’invenzione comprende uno o più elementi con forme particolari,
considerare il deposito parallelo di design (multiplo)
Identificare varianti, accessori e campi di applicazione dell’invenzione
Identificare possibili invenzioni parallele
Ricordare che non c’è rimedio ad una descrizione e/o a disegni che
non descrivono in maniera sufficiente e chiara l’oggetto dell’invenzione
Non depositare una domanda che non descrive dettagliatamente ciò
che gli inventori desiderano proteggere
Un disegno (oppure formula) vale più di mille parole
3 luglio 2013
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Rivendicazioni
•
Prodotto (finale, semilavorato, componente/i, kit, sistema)
•
Procedimento (fabbricazione, uso)
•
Uso (1° uso o 2° uso medico: prodotto x per la fabbricazione di un
farmaco per curare y, non più necessario con l’EPC 2000)
•
Product by process
•
Una rivendicazione di procedimento tutela anche il prodotto
direttamente ottenuto con il procedimento (nuovo o con sostanziale
probabilità di uso del procedimento)
•
Disclaimer per evitare tecnica nota od obiezioni di doppia brevettazione
•
Disclaimer non descritto può essere introdotto per evitare:
 Diritti anteriori
 Anticipazioni accidentali (remote e scollegate dall’invenzione)
 Obiezioni non tecniche di non brevettabilità
3 luglio 2013
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Primo deposito italiano
•
Acquisizione informazioni invenzione
•
Definizione tecnica nota più vicina all’invenzione
•
Preparazione disegni
•
Descrizione forme realizzative
•
Stesura rivendicazioni
•
Verifica bozza con gli inventori
•
Deposito (traduzione rivendicazioni + classe + tasse + documenti)
•
Studio rapporto di ricerca/opinione di brevettabilità (entro 9/11 mesi)
•
Eventuale ritiro della domanda (entro 17 mesi)
•
Risposta a opinione di brevettabilità (entro 21 mesi)
•
Concessione del brevetto (dopo 2/3 anni)
•
Mantenimento (dal 5° al 20° anno)
3 luglio 2013
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14 ©
Estensione della domanda
•
Acquisizione informazioni perfezionamenti
•
Rielaborazione descrizione/rivendicazioni
•
Verifica bozza con gli inventori
•
Deposito delle domande estere (ed italiana) in priorità (entro 12 mesi)
•
Emissione del secondo rapporto di ricerca (dopo 15-17 mesi)
•
Eventuale ritiro della/e domanda/e (entro 17 mesi)
•
Pubblicazione delle domande (18 mesi, può essere anticipata)
•
Eventuale esame preliminare PCT (entro 22 mesi)
•
Modifica e/o adattamento rivendicazioni
•
Deposito della fase europea e/o nazionali (entro 30/31 mesi)
3 luglio 2013
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Brevettazione all’estero
•
Richiesta esame (US e EP subito, CN entro 3 anni dalla priorità, JP
entro 3 anni dal deposito, KR entro 5 anni dal deposito)
•
Eventuali comunicati d’esame (1/6 anni dalla richiesta d’esame)
•
Risposte a comunicati d’esame (entro 3/4 mesi dal comunicato)
•
Eventuale deposito di divisionale/i (EP entro 2 anni dal 1° comunicato)
•
Rilascio dei brevetti o rifiuto definitivo delle domande
•
Deposito traduzioni del brevetto europeo (entro 3 mesi dal rilascio)
•
Eventuale opposizione/reexamination (entro 9 mesi dal rilascio)
•
Eventuale procedimento di nullità (ufficio brevetti o tribunale)
•
Mantenimento (fino a 20 anni dal deposito + fino a 5 anni per SPC)
3 luglio 2013
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Scelta dei paesi
•
1° fascia: Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Cina, USA,
Giappone, Corea del Sud
•
2° fascia: Spagna, Paesi Bassi, Svizzera, India, Taiwan, Hong Kong,
Brasile, Russia
•
3° fascia: Svezia, Austria, Turchia, Canada, Australia, Messico, Sud
Africa, Israele, Malaysia, Singapore
3 luglio 2013
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2013
Costi di mantenimento
Anno
EPO
Germania
Italia
Francia
UK
USA
Giappone
Cina
Corea
Totale
1
€ 18
€ 100
€ 118
2
€ 18
€ 100
€ 118
€ 18
€ 100
€ 563
3
€ 445
4
€ 555
€ 180
€ 791
5
€ 90
€ 60
€ 36
€ 80
€ 56
€ 56
€ 144
€ 180
€ 646
6
€ 130
€ 90
€ 72
€ 103
€ 56
€ 144
€ 180
€ 775
7
€ 180
€ 120
€ 92
€ 126
€ 168
€ 240
€ 320
€ 1.246
8
€ 240
€ 170
€ 130
€ 149
€ 168
€ 240
€ 320
€ 1.417
9
€ 290
€ 200
€ 170
€ 172
€ 168
€ 240
€ 320
€ 2.750
10
€ 350
€ 230
€ 210
€ 195
€ 482
€ 480
€ 530
€ 2.477
11
€ 470
€ 310
€ 250
€ 218
€ 482
€ 480
€ 530
€ 2.740
12
€ 620
€ 410
€ 290
€ 241
€ 482
€ 480
€ 530
€ 5.731
13
€ 760
€ 530
€ 330
€ 287
€ 482
€ 720
€ 610
€ 3.719
14
€ 910
€ 600
€ 380
€ 333
€ 482
€ 720
€ 610
€ 4.035
15
€ 1.060
€ 650
€ 430
€ 402
€ 482
€ 720
€ 610
€ 9.859
16
€ 1.230
€ 650
€ 490
€ 471
€ 482
€ 960
€ 610
€ 4.893
17
€ 1.410
€ 650
€ 550
€ 529
€ 482
€ 960
€ 610
€ 5.191
18
€ 1.590
€ 650
€ 620
€ 586
€ 482
€ 960
€ 610
€ 5.498
19
€ 1.760
€ 650
€ 690
€ 643
€ 482
€ 960
€ 610
€ 5.795
20
€ 1.000
3 luglio 2013
€ 1.940
€ 650
€ 760
€ 689
€ 13.030
€ 6.620
€ 5.500
€ 5.228
€ 1.190
€ 2.678
€ 5.505
€ 9.373
Patent Asset Management
€ 482
€ 960
€ 610
€ 6.091
€ 6.027
€ 9.408
€ 8.270
€ 64.455
18
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Brevetti 2014
2013
Costi di prosecuzione
140000
120000
100000
80000
Costo annuo
Costo totale
60000
40000
20000
0
1
2
3 luglio 2013
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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17
18
19
19
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Opposizione europea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prima del rilascio: osservazioni di terzi (anche online)
Deposito entro 9 mesi dal rilascio del brevetto
Risposta del titolare (4/6 mesi)
Replica dell’opponente (4/6 mesi)
Controreplica del titolare (4/6 mesi)
Opinione/i preliminare/i dell’EPO
Osservazioni finali (1/2 mesi prima dell’udienza)
Udienza con decisione
Eventuale ricorso (entro 2/4 mesi dalla decisione)
Risposta del resistente (4/6 mesi)
Osservazioni finali (1/2 mesi prima dell’udienza)
Udienza con decisione
Eventuale revisione (entro 2 mesi, solo per gravi violazioni formali)
3 luglio 2013
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Motivi di opposizione
•
•
•
•
Mancanza requisiti Art. 52-57 EPC:
 Non-invenzione
(scoperte,
metodi
matematici/commerciali,
software, in quanto tali)
 Novità
 Attività inventiva
 Industrialità
 Liceità (morale/ordine pubblico, varietà vegetali/animali, metodi
terapeutici/diagnostici)
Insufficienza descrittiva – Art. 83 EPC
Estensione del contenuto della domanda iniziale – Art. 123(2) EPC
(Estensione della protezione del brevetto – Art. 123(3) EPC)
3 luglio 2013
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Modelli d’utilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Non disponibili per EPO, USA, Canada, India, Regno Unito, Paesi
Bassi, Svizzera
Processi/metodi generalmente non proteggibili
Generalmente nessun esame di merito
Generalmente possibili cumulo e conversione
6 mesi di periodo di grazia in Germania
Prodotti chimici proteggibili in Germania
Pubblicazione e/o rilascio più veloci dei brevetti per invenzione
Durata: 10 anni dal deposito, però Francia 6 anni (certificato di utilità) e
Corea del Sud 15 anni
Domande europee ritirate, rifiutate od abbandonate possono essere
trasformate in domande italiane di modello d’utilità (Art. 58.2 CPI)
3 luglio 2013
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Domande divisionali
•
•
•
•
•
Obbligatorie: su obiezione di unità inventiva sollevata durante l’esame
Volontarie: su istanza del richiedente
Vanno generalmente depositate prima del rilascio del brevetto o del
rifiuto definitivo della domanda
Le divisionali europee vanno depositate entro 2 anni dal primo
comunicato d’esame o dal primo comunicato d’esame che obietta
l’unità inventiva contro una qualsiasi delle domande della famiglia
Possibili nuove rivendicazioni purché non si estenda il contenuto della
domanda iniziale
3 luglio 2013
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Il brevetto unitario - Normativa
•
•
•
Regolamento UE N. 1257/2012 del 17 dicembre 2012 (pubblicato il 31
dicembre 2012) relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata
nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria: 18 articoli
Regolamento UE N. 1260/2012 del 17 dicembre 2012 (pubblicato il 31
dicembre 2012) relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata
nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con
riferimento al regime di traduzione applicabile: 7 articoli
Si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2014 o dalla data di entrata in
vigore dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti, se successiva,
che a sua volta entrerà in vigore il 1 gennaio 2014 o il primo giorno del
quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di
ratifica o di adesione, inclusi Germania, Francia e Regno Unito, o il
primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore
delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle
relazioni con il presente accordo, se questa data è posteriore.
3 luglio 2013
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2013
Il brevetto unitario - Vantaggi
•
•
•
•
Nessun costo di convalida (per i paesi minori)
Minori costi di mantenimento (volendo una copertura completa)
Piccolo sconto (forse) nelle tasse di mantenimento per le PMI
Compensazione costi traduzioni per PMI, ONLUS, persone fisiche,
università e centri pubblici di ricerca
3 luglio 2013
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Brevetti 2014
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Il brevetto unitario - Svantaggi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Incremento complessità del sistema brevettuale europeo
Aumento della discriminazione linguistica tra paesi
Maggiori costi di mantenimento (volendo una copertura flessibile)
Maggiori costi per i terzi (traduzioni e pareri)
Incertezza legale per i terzi (traduzione ambito di protezione)
Minore flessibilità nella cessione dei diritti
Rischio di annullamento a causa di diritto anteriore in un singolo paese
Protezione indebolita per i titolari (art. 4.4 Reg. Traduzioni)
Ruolo della Corte di Giustizia ? (art. 5 Reg.)
Obbligo di passare attraverso la Corte Unificata (no opt-out)
Costi inutili del regime transitorio
Ricorsi pendenti alla Corte di Giustizia (C-146/13 e C-147/13)
Precedente per i regimi linguistici dell’Unione Europea
3 luglio 2013
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2013
Il brevetto unitario - Effetti
•
Essendo più costoso di un brevetto europeo convalidato nei 6/7 paesi
più importanti, ma coprendo anche i paesi minori, il brevetto unitario, se
entrerà in vigore, sarà vantaggioso soprattutto per le grandi imprese
ma anche per le cosiddette «non-practicing entities» (patent trolls)
•
Il brevetto unitario amplifica i privilegi di cui già godono ora le imprese
nei paesi (ricchi) aventi una delle tre lingue del brevetto
•
Le PMI, soprattutto quelle che non brevettano, sopporterebbero
maggiori costi, in particolare per le verifiche di libera attuazione ed in
un eventuale contenzioso, però potrebbero essere avvantaggiate se
risultassero contraffattrici (art. 4.4)
3 luglio 2013
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Confronto brevetti nazionali/europei/unitari
Nazionali
Europeo
Unitario
Scelta paesi
Priorità/PCT
Rilascio
Rilascio
Fase PCT
Solo alcuni paesi
Unica
Unica
Traduzioni
Deposito
Rilascio
No (rilascio)
Prosecuzione
Multipla
Unica
Unica
Protezione
Variabile
Unitaria (variabile)
Unitaria
Opposizione
Solo alcuni paesi
Unica
Unica
Tribunali
Nazionali
Unificato (nazionali) Unificato
Annualità
Multipla
Multipla
Unica
Licenza
Multipla
Multipla
Multipla
Cessione
Multipla
Multipla
Unica
Costi
Proporzionali
(Non) proporzionali
Non proporzionali
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Gli asset intangibili
•
•
Valore aziendale costituito da:
 asset fisici
 capitale finanziario
 asset intangibili (non monetizzabili con metodi standard)
IASB (International Accounting Standards Board) [IAS 38.8]: un asset
intangibile è un bene:
 non monetario
 identificabile
 senza sostanza fisica
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2013
Identificabilità e sostanza fisica
•
•
Un asset immateriale è identificabile se è:
 separabile o scorporabile dall’azienda e può essere venduto o
trasferito, dato in licenza, locato o scambiato (brevetto sì,
certificazione ISO no)
 deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali indipendentemente
dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall’azienda o da
altri diritti o obbligazioni
Un asset immateriale non ha sostanza fisica se è scindibile da entità
dotate di consistenza fisica (un software necessario al funzionamento
di un macchinario non è un asset immateriale)
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2013
Gestione del portafoglio brevettuale
•
•
Le aziende hanno compreso che un portafoglio di brevetti non serve
solo a difendere i redditi aziendali, dato che può essere monetizzato e
quindi trasformato esso stesso in una fonte di reddito
Due criteri di gestione e valutazione del portafoglio:
 criterio difensivo: il brevetto è inteso tradizionalmente come
strumento legale per ottenere un diritto di esclusiva
 criterio economico: il brevetto viene identificato come strumento
competitivo e finanziario
3 luglio 2013
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Due diligence brevettuale
•
Acquisizione ed aggiornamento di:
 Dati domande/brevetti, anche quelli ancora da depositare
 Raggruppamento domande/brevetti per progetto tecnologico
 Raggruppamento domande/brevetti per famiglia brevettuale
 Costi passati/futuri per ciascun brevetto/famiglia/progetto
 Stato brevettuale di ciascun brevetto/famiglia/progetto
 Stato legale di ciascun brevetto/famiglia/progetto
 Analisi di descrizione, rivendicazioni e disegni
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Sistemi di gestione del portafoglio
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2013
Fattori di influenza del portafoglio brevettuale
•
•
Forza/debolezza dei singoli brevetti:
 Ampiezza dell’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni
 Possibilità di aggirare il brevetto
 Affollamento della tecnica anteriore
 Presenza di blocking patents
 Numero di citazioni in domande/brevetti successivi
 Superamento degli esami di merito
 Risultati in opposizioni e/o cause di nullità e/o di contraffazione
Mercato di riferimento dei paesi coperti:
 Numero
 Dimensioni
 Stadio di sviluppo
 Saturazione
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Finalità di una valutazione brevettuale
•
•
•
•
•
•
•
Iscrizione in bilancio: riduzione delle voci comprese nell’avviamento e
precisione della stima del capitale economico aziendale;
Cessione/Acquisizione: individuazione del corrispettivo di una
transazione
Licenza: determinazione del tasso di royalty
Joint Venture: stima dell’apporto fornito da un portafoglio brevettuale
Fusione/Scorporo: valutazione economica di un’azienda o di un ramo
d’azienda
Assistenza al credito: quantificazione del valore di strumenti a garanzia
di un credito
Contenzioso: stima del danno causato dalla contraffazione di un
brevetto e quantificazione del risarcimento (anche per via
stragiudiziale)
3 luglio 2013
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2013
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Requisiti dei metodi di valutazione economica
•
•
•
•
•
•
Validità concettuale: il metodo deve avere una base razionale
comunemente accettata
Praticità: il metodo deve trovare un’applicazione pratica e fornire
risultati concreti
Continuità: il metodo deve essere basato su criteri e calcoli che
possono essere ripetuti nel tempo
Dimostrabilità: il metodo deve risultare chiaramente dimostrabile nelle
sue componenti, nelle ipotesi assunte e nello svolgimento dei calcoli
Efficienza: il metodo non deve essere eccessivamente oneroso
Neutralità: il metodo deve fornire un risultato indipendente da chi lo
attua
3 luglio 2013
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2013
Metodi quantitativi
•
•
•
Metodi dei costi: stabiliscono il valore del brevetto calcolando il costo
che l’impresa ha sopportato per sviluppare al suo interno il prodotto
oppure il costo a cui dovrebbe fare fronte per acquisire il brevetto
esternamente all’azienda
Metodi reddituali: basati sui flussi di reddito previsti che il proprietario
del brevetto dovrebbe ottenere durante il periodo di vita dello stesso
Metodi del mercato: basati sul valore di transazioni comparative fatte
sul mercato
3 luglio 2013
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2013
Metodo dei costi storici
•
•
•
Aggregazione dei costi, rivalutati (ad es. ISTAT) degli investimenti in:
 Ricerca e sviluppo
 Brevettazione
 Scale-up industriale
 Promozione
 Sviluppo della rete di vendita
Pro: semplice ed immediato, oggettivo, difficilmente contestabile
(soprattutto al ribasso), utilizzabile pressoché sempre
Contro: stima non realistica, non tiene conto di ulteriori fattori di
svalutazione (investimenti sbagliati) o valorizzazione dei brevetti
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Metodo del costo di riproduzione e sostituzione
•
•
•
•
•
•
Costo di riproduzione: stima dei costi necessari per riprodurre, ai prezzi
attuali, lo stesso bene
Costo di sostituzione: stima dei costi necessari per sviluppare, ai prezzi
attuali, un bene di utilità simile a quella del bene considerato
Costo di sostituzione = costo di riproduzione - obsolescenza eliminabile
(beneficio economico delle modifiche è maggiore dei costi)
Valore = costo di sostituzione – obsolescenza non eliminabile (costi
maggiori del beneficio economico delle modifiche)
Pro: vedi metodo dei costi storici, ma tiene anche conto
dell’obsolescenza
Contro: vedi metodo dei costi storici
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Esempio metodo del costo di riproduzione
•
•
•
•
Costo che si dovrebbe sostenere per ottenere know-how adeguato al
brevetto oggetto di valutazione. (Strumenti necessari, figure
professionali adeguate, costi prototipazione, ore/uomo necessarie)
Il costo di riproduzione calcolato va rettificato per tenere conto dello
stato d‘uso del bene, mediante l‘utilizzo di un coefficiente proporzionale
tra la vita residua del bene e vita totale
Il valore finale V sarà pertanto: V = Cr * (Vr/Vt)
Dove Cr = Costo di riproduzione, Vr = Vita residua del bene e Vt = Vita
Utile del bene
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Esempio metodo del costo di sostituzione
•
•
•
•
•
•
•
Costo di sostituzione ricerca e sviluppo (all’anno x): S
Costo interno di brevettazione: CI
Costo esterno di brevettazione: CE
Costo di sostituzione: CS = S + CI + CE
Indice di efficienza residua (stima a 20 anni): IE = (20-x)/20
Valore portafoglio brevettuale: V = CS * IE
Costo rivalutato ricerca e sviluppo + brevettazione (in x anni): R
 Se V<R perdita di valore a causa dell’obsolescenza
 Se V>R acquisto di valore del portafoglio brevettuale
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Metodi reddituali
•
•
•
Metodi che si basano sulla differenza di prezzo (profitto) di un prodotto
dovuta ai vantaggi del brevetto che lo protegge, ad esempio:
 Maggiore efficienza del prodotto
 Maggiore qualità del prodotto
 Minori costi/tempi di produzione
 Minori costi delle materie prime
Pro: si basano sull’assunto che un determinato brevetto sia in grado di
dare un vantaggio stimabile, in via differenziale, rispetto a situazioni di
aziende che non utilizzano quel determinato brevetto
Contro: la loro applicazione comporta problematiche complesse quali la
stima del beneficio economico prospettico, la sua durata e
l’individuazione del tasso di attualizzazione
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Metodo del Premium Price
•
•
•
•
Metodo di attualizzazione dei risultati differenziali o del Premium Price:
valutazione, in un numero di anni n, dei vantaggi derivanti dalla
differenza di prezzo tra un prodotto brevettato ed uno non brevettato
Margine netto differenziale del prodotto brevettato (M) = differenza
ricavi – differenza costi produzione – differenza costi pubblicità – costi
brevettazione – differenza costi commercializzazione – differenza tasse
n
-i
Valore: V = Σ Mi * (1+Ti)
i=1
Dove Mi è il margine netto differenziale dell’anno i e Ti è il tasso di
sconto dell’anno i
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Metodo del costo della perdita
•
Stima differenziale della perdita causata dall’assenza di un brevetto per
un certo numero di anni n (da attualizzare):
 Perdita del margine di contribuzione complessivo (ricavi – costi
variabili – costi fissi)
 Aumento/riduzione dei costi di struttura
 Aumento degli investimenti pubblicitari
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Metodi del mercato
•
•
•
•
•
Si valuta il valore di un brevetto ricavandolo da cessioni/licenze tra altre
aziende di brevetti nello stesso settore tecnologico
Deve esistere un mercato attivo ed un effettivo scambio di brevetti
simili o assimilabili al brevetto in esame e che sia in grado di
determinarne l’esatto valore
Devono quindi esistere transazioni frequenti e possibilmente continue,
perfettamente concorrenziali, di vaste proporzioni, libere, omogenee e
trasparenti
Pro: flessibilità di applicazione, valori realistici, facilità di attuazione
Contro: spesso il reale valore delle transazioni è tenuto nascosto,
richiede una massa critica di transazioni per avere dati attendibili, è
influenzato dalle variazioni (spazio/tempo) del mercato, è difficile
trovare portafogli di brevetti simili
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Metodo dei tassi di royalty (r/r) comparabili
•
•
•
•
Stima delle royalty che si ricaverebbero dalla concessione in licenza
del brevetto a terzi, per un periodo di anni n
Va attualizzato con un coefficiente che tenga conto dello specifico
rischio del settore tecnologico del brevetto.
La scelta del tasso di royalty da utilizzare rappresenta il punto
fondamentale di questo metodo, dato che bisogna fare riferimento ad
un numero significativo di transazioni ufficiali nel settore in questione
Determinazione di un congruo tasso di sconto (rischio) in assenza di
reddito dei prodotti (ad esempio per startup).
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Tassi di royalty per settore tecnologico
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
Si trovano varie tabelle in letteratura, sui giornali e su Internet, talvolta
anche con valori contrastanti
Tassi di royalty per licenze esclusive con percentuali medie sul
fatturato:
Aerospazio: 2-10%
Alimentazione: 1-5%
Automobili: 1-6%
Chimica: 2-7%
Elettronica: 4-8%
Energia: 3-7%
Farmaceutica: 5-12%
Meccanica: 2-8%
Software/Internet: 1-5%
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Tassi di royalty nel settore farmaceutico
•
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•
•
•
•
Domanda pendente (con business plan): 1%
Brevetto concesso: 1-2%
Prodotto con test pre-clinici: 2–3%
Prodotto con test clinici: 3–4%
Prodotto con approvazione US FDA: 5–7%
Prodotto con quota di mercato: 8–10%
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Esempio metodo dei tassi di royalty comparabili
•
•
Le fasi per l‘applicazione del metodo sono le seguenti:
 individuazione dell’intervallo di royalty nel settore tecnologico
 scelta del tasso di royalty r in funzione della forza del brevetto
 stima della vita residua n del brevetto
 stima del tasso di crescita Ci del fatturato Fi
 stima del tasso di sconto Ti (10% rischio basso - 20% rischio alto)
per l‘attualizzazione
Il valore sarà quindi pari a:
n
-i
V = Σ r * Fi * Ci * (1+Ti)
i=1
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Metodo delle transazioni comparabili
•
•
Valore valutato in confronto al valore di cessione di un brevetto simile
in un contesto di mercato analogo e recente per lo stesso settore
tecnologico.
Richiede una verifica dell’omogeneità delle transazioni, in particolare:
 Il potere contrattuale delle parti
 Il corrispettivo accessorio del prezzo
 Il valore delle eventuali componenti degli asset ceduti
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Scelta del metodo
•
•
•
•
•
Iscrizione in bilancio: metodo basato sui costi, prudenziale e basato su
dati oggettivi
Fusione/scorporo: metodo del costo di sostituzione (acquisizione del
ramo d’azienda) oppure metodo dei tassi di royalty comparabili
(scorporo del ramo d’azienda)
Cessioni/acquisizioni di brevetti: metodo dei tassi di royalty comparabili,
che sono un riferimento del mercato
Valore dei brevetti: metodo reddituale se valutazione ristretta all’area di
business dell’azienda oppure anche metodo dei tassi di royalty
comparabili in caso di joint venture
Se possibile, usare più di un metodo
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Metodi qualitativi
•
•
•
Metodi Rating/Ranking: non forniscono una stima del valore in termini
monetari dei brevetti, ma cercano invece, attraverso l’analisi di vari
indici, di classificare gli stessi all’interno di scale di rating precostituite
I brevetti sono considerati soprattutto per l’effettivo apporto di
innovazione tecnologica che conferiscono alla produzione, innovando i
processi, i prodotti e/o abbattendo i costi/tempi di produzione
Il risultato è costituito da un documento di valutazione sia tecnico sia
macroeconomico utile per migliorare:
 l’accesso al credito
 la gestione del rischio aziendale
 le decisioni sugli investimenti
 la comprensione del valore economico del brevetto
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Costituenti del metodo rating/ranking
•
•
•
•
•
Scoring Criteria: criteri, parametri o indicatori da considerare per
l’attribuzione del giudizio di merito; l’individuazione e l’organizzazione
dei criteri di punteggio è la costituente prima del metodo di rating
Scoring System: sistema di punteggio o metro di giudizio (ad es. da 1 a
5, da 0 a 5 o da –2 a +2)
Scoring Scales: scala di giudizio del punteggio attribuibile; può
dipendere da una valutazione soggettiva di uno o più esperti o da linee
guida oggettive che minimizzano l’intervento soggettivo del valutatore
Weighting Factors: pesi o fattori di ponderazione; consentono di
attribuire maggiore o minore importanza ai criteri individuati come base
valutativa per l’attribuzione del punteggio (ad es. da 0 a 3)
Decision Table: calcolo dei punteggi parziali (eventualmente
raggruppando i criteri in aree di valutazione omogenee, con un
indicatore intermedio generale), il calcolo complessivo e la tabella delle
decisioni, su cui si basano le scelte di finanziamento, interventi di
valorizzazione, di investimento
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Griglia di valutazione economico/finanziaria (1)
•
•
•
Ministero dello Sviluppo Economico, ABI, Confindustria e Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane hanno sottoscritto nel 2008 un
protocollo d’intesa che prevede la possibilità di utilizzare secondo linee
guida di valutazione condivise, i diritti di proprietà industriale ed in
particolare i brevetti per accedere al finanziamento di progetti innovativi
da parte delle imprese
La piattaforma di valutazione e della matrice dei parametri di
valutazione si presenta come forma di auto-valutazione del valore
economico immateriale creato, utile anche alla strutturazione di
strumenti finanziari di accesso al credito per progetti innovativi che si
basano anche sui brevetti
Serve a fare emergere il contributo e le potenzialità dei brevetti
aziendali di generare flussi di cassa e di reddito
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Griglia di valutazione economico/finanziaria (2)
•
•
•
•
Accessibile dal sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi:
www.uibm.gov.it
Disponibili manuali, esempi ed anche un corso online con test finale
(non disponibile attualmente)
La griglia utilizza 86 indicatori e 5 prospettive o moduli (brevetto,
tecnologia, competenze interne all’azienda, capacità di accesso al
mercato e caratteristiche del mercato)
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Scala di punteggi e pesi
•
•
La griglia impiega una scala di punteggi e di pesi:
 Il punteggio attribuibile a ciascun indicatore va da 1 a 5, dove 1 è
“basso”, 3 corrisponde ad un valore “medio” (standard), 5 è “alto”
 Il peso attribuibile a ciascun indicatore va da 1 a 3 dove 1 è basso,
2 è medio e 3 è alto
Si attribuisce zero quando le informazioni non siano disponibili oppure
non si voglia tener conto di uno o più indicatori nella valutazione
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Moduli 1-3
1. Brevetto: aspetti propri del brevetto e dell’invenzione; per le sue
caratteristiche il modulo che probabilmente risulta più nuovo per coloro
i quali hanno già svolto attività di valutazione e selezione di progetti per
il finanziamento all’innovazione
2. Tecnologia: aspetti propri della soluzione tecnica e della tecnologia
proposta con l’invenzione, lo sviluppo del prototipo, l’industrializzazione
3. Aspetti Interni: contesto di sviluppo della soluzione tecnica /
dell’invenzione con particolare riferimento alle risorse umane e agli
aspetti del brevetto più vicini al team di progetto/imprenditore/azienda
proponente il progetto
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Moduli 4-5
4. Accesso al Mercato: avvicina agli indicatori classici - ad esempio per il
mercato di riferimento, la filiera o supply chain, i canali di distribuzione
o di vendita – aspetti legati all’ambito brevettuale, considerando per
esempio i diritti di proprietà industriale di terzi o il vantaggio di
“spingere” la soluzione brevettata nella filiera
5. Aspetti Esterni: aspetti economici e di business nel settore / mercato in
cui la soluzione inventiva / il progetto innovativo vanno a collocarsi,
anche in questo modulo come già nei precedenti gli indicatori classici
sono selezionati tra quelli maggiormente collegati all’ambito brevettuale
o di tutela della proprietà industriale
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Confronto trasversale indicatori
•
•
•
•
Gli indicatori sono stati raggruppati in due modi diversi ad identificare
criteri generali che consentono un confronto trasversale tra i moduli
stessi:
Capacità o Robustezza / Impatto o Effetto: il più tradizionale, ad
esempio Capacità Interna, Capacità del brevetto, ecc. oppure Impatto
della tecnologia, Impatto nell’Accesso al Mercato, ecc.
Probabilità di Successo / Rilevanza: raggruppamento indipendente dal
primo, avente la prospettiva della banca che in genere valuta in
considerazione di Redditività/Rischio, dove Rischio = 1 – Probabilità di
Successo, mentre la “Rilevanza” è un concetto esteso comunque
assimilabile alla redditività
Il poter disporre di due raggruppamenti indipendenti consente una
miglior rappresentazione dei dati secondo più mappe (più “assi” o
criteri) di interesse e facilita l’analisi soprattutto grafica
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Opzioni
•
•
Nei Moduli 1 e 2, “Brevetto” e “Tecnologia”, alcuni indicatori sono
raggruppati come “Opzioni” e ricadono nei criteri di “Impatto / Effetto”
nel primo raggruppamento e di “Rilevanza” nel secondo
raggruppamento
Servono per considerare possibilità (opzioni appunto) aperte nel
momento della valutazione e che non sono ancora finalizzate o
finalizzabili, e / o dipendono da scelte che possono essere posticipate
in attesa di maggiori informazioni, ovvero in condizioni di minor
incertezza.
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Aspetti interni ed esterni
•
•
•
•
ll modulo 3, “Aspetti interni” ha solo indicatori che ricadono nei criteri
“Capacità”, per il primo raggruppamento, e “Probabilità di Successo”,
per il secondo raggruppamento.
Il modulo 5, “Aspetti esterni”, quasi in maniera complementare al
modulo 3, ha solo indicatori che riguardano criteri di “Impatto”, per il
primo raggruppamento, e “Rilevanza”, per il secondo raggruppamento
Per il modulo “Aspetti Interni” si considerano due sotto-raggruppamenti
degli indicatori che individuano l’uno gli indicatori legati alle
Capacità/Probabilità di Successo in termini di Risorse/Assets (A), in
particolare le Risorse Umane, l’altro indicatori legati a risorse rivolte al
Brevetto/Invenzione (B).
Per il modulo “Aspetti Esterni” si considerano due sotto-raggruppamenti
degli indicatori che individuano invece gli indicatori di Impatto/Rilevanza
riferendoli a fattori di forza (oppure fragilità, F) e fattori abilitanti,
Enabler/Opportunità (E).
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Moduli vs. Criteri
1.
2.
3.
4.
5.
Brevetto
Tecnologia
Aspetti Interni
Accesso al Mercato
Aspetti Esterni
Brevetto/Invenzione
Forza/Fragilità
Risorse/Assets
Enabler/Opportunità
Capacità
Impatto
Probabilità
Rilevanza
di successo
Effetto
Opzioni
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Modulo 1 – Brevetto (1)
•
•
•
Il modulo “Aspetti propri del brevetto/invenzione” ha la funzione di
individuare e collocare il brevetto nel cosiddetto stato dell’arte e della
tecnica e nel contesto di altri brevetti ad esso collegati
Gli aspetti propri del brevetto sono l’impatto o la probabilità di successo
e la robustezza del brevetto ( ovvero l’attività inventiva, la portata delle
rivendicazioni ecc.)
L'ambito legale ricomprende i criteri che caratterizzano l'esame di
merito del documento brevettuale, lo stadio della domanda di brevetto
o del brevetto concesso, il motivo o l'intenzione strategica della
domanda di brevetto:
 stato del brevetto (domanda, esame, concessione)
 protezione, scelte strategiche
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Modulo 1 – Brevetto (2)
 esame di merito in sede di domanda di brevettazione
 verifica tecnico-formale del brevetto (novità, originalità, applicabilità
industriale)
 valutazione del grado di novità dell’invenzione con riferimento al
grado di indipendenza dell’invenzione da altre note e dallo stato
dell’arte e della tecnica
 documenti anteriori (citati) e documenti posteriori (citanti)
 verifica delle imitazioni e contraffazioni
 copertura geografica
 criteri legati all'affollamento/intensità brevettuale nel settore e il
conseguente rischio di contraffazione
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Modulo 1 – Brevetto (3)
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Modulo 1 – Brevetto (4)
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Modulo 1 – Brevetto (5)
3 luglio 2013
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Modulo 1 – Brevetto (6)
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Modulo 2 – Tecnologia (1)
•
•
•
Il modulo “Aspetti propri della soluzione/tecnologia” considera aspetti
propri della soluzione tecnica e della tecnologia proposta con
l’invenzione e consiste nella verifica dell’applicabilità industriale e
dell’effettiva funzionalità delle invenzioni con riferimento agli
investimenti necessari per lo sviluppo dell’invenzione e la realizzazione
del prototipo
Si considerano aspetti più generali relativi alla tecnologia per
agganciare in maniera trasparente e semplice la pratica di valutazione
di progetti già in uso a questa piattaforma ad integrazione della
valutazione che riguarda progetti di innovazione supportati da brevetti.
Si esaminano quindi i fattori legati a:
 stadio di avanzamento dell’invenzione
 presenza sul mercato di sostituti o alternative
 time to market
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Modulo 2 – Tecnologia (2)








turnover tecnologico
rischio tecnologico (sviluppo, applicazione, industrializzazione)
trasferibilità e possibili ambiti di applicazione
analisi costi/benefici dello sviluppo
possibilità di generare altri diritti di proprietà intellettuale
esistenza di test e prototipi del prodotto brevettato
costi di acquisizione di competenze tecniche specifiche
importanza dell'invenzione per gli sviluppi tecnologici futuri e
fecondità della tecnologia
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Modulo 2 – Tecnologia (3)
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Modulo 3 – Aspetti Interni (1)
•
•
•
Il modulo “Aspetti interni” si riferisce al contesto di sviluppo della
soluzione tecnica/dell’invenzione con particolare riferimento alle risorse
umane (competenze tecnologiche del team di sviluppo) e agli aspetti
del brevetto più vicini al team di progetto/imprenditore/azienda
proponente il progetto
Il modulo dà spazio ad indicatori vicino all’ambito del brevetto, e,
accanto a questi, mantiene comunque anche aspetti che già i gruppi di
valutazione erano abituati a considerare durante l’analisi di progetti
innovativi
Anche in questo modulo si è ritenuto opportuno gettare un ponte di
collegamento tra le pratiche già in uso e queste prospettive di analisi
che integrano l’ambito del brevetto/proprietà industriale. Considera:
 gli aspetti relativi al profilo dell’inventore, dell’imprenditore, della
azienda o del gruppo di ricerca
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Modulo 3 – Aspetti Interni (2)
 capacità sia manageriale che tecnica con riferimento alla
realizzazione ed allo sviluppo dell’idea inventiva, capacità
finanziaria
 competenze/risorse per lo sviluppo
 prospettive di produzione a costi accettabili per il mercato
 evoluzione dell’idea/soluzione
 disponibilità o possibilità di acquisire e gestire asset complementari
ai fini della realizzazione/industrializzazione/commercializzazione
del prodotto brevettato
 il livello di competenza e di capacità dell’azienda nel monitorare il
mercato e supportare e investire sul mantenimento e sulla difesa
del brevetto
 logistica interna/esterna
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Modulo 3 – Aspetti Interni (3)
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Modulo 4 – Accesso al mercato (1)
•
•
Si avvicina agli indicatori classici, come ad esempio per il mercato di
riferimento la filiera, i canali di distribuzione o di vendita, aspetti legati
all’ambito brevettuale, considerando per esempio i diritti di proprietà
industriale di terzi od il vantaggio di spingere la soluzione brevettata
nella filiera e anche le risorse tecnico-finanziarie per reagire ad
eventuali violazioni o contraffazioni
Si fonda su un'area di indagine simile alle analisi bancarie per la
valutazione dei progetti, tenendo conto di:
 canali di promozione e vendita
 analisi della concorrenza
 leva sui prezzi/leva su accordi di fornitura
 valore del mercato di riferimento
 stime di crescita del mercato
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Modulo 4 – Accesso al mercato (2)
 ciclo di vita del prodotto
 possibilità di prodotti sostitutivi
 rischio di contraffazione, esistenza di diritti di terzi, possibilità di
imitazione e capacità di identificazione e controllo,
 aspettative di internazionalizzazione e prospettive di tutela della
proprietà intellettuale
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Modulo 4 – Accesso al mercato (3)
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Modulo 5 – Aspetti Esterni (1)
•
•
•
•
Riguarda gli aspetti economici e di business del settore e del mercato
di riferimento in cui la soluzione inventiva/il progetto innovativo vanno a
collocarsi.
Analizza il mercato di riferimento del prodotto, eventuali limitazioni
dettate dalle normative relative alla produzione e commercializzazione
del prodotto.
Identifica aspetti peculiari all'ambiente di business e al contesto
economico in cui l'azienda o l'imprenditore si troveranno ad interagire
Vengono presi in considerazione:
 trend di mercato, esigenze o richieste di mercato
 numero di ditte esistenti e dominanti
 mercato di nicchia
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Modulo 5 – Aspetti Esterni (2)




disponibilità del mercato ad accogliere l'invenzione
rilevanza dell’invenzione per sviluppi tecnici e tecnologici futuri
sensibilità o vulnerabilità del mercato
necessità di autorizzazioni per la produzione o la vendita
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Modulo 5 – Aspetti Esterni (3)
3 luglio 2013
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2013
Risultati Capacità/Impatto
3 luglio 2013
Patent Asset Management
81
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Risultati Probabilità di Successo/Rilevanza
3 luglio 2013
Patent Asset Management
82
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2013
Interpretazione dei risultati della griglia
•
•
•
I risultati migliori si collocano nel quadrante in alto a destra (punteggi
alti per Capacità o Robustezza, Impatto / Effetto, Probabilità di
Successo e Rilevanza), mentre i peggiori in basso a sinistra
In alto a sinistra: situazioni ad alto impatto o rilevanza, ma bassa
capacità o probabilità di successo, e quindi ad alto rischio
In basso a destra: situazioni caratterizzate da alta capacità e probabilità
di successo (e quindi a basso rischio), ma di scarso impatto e/o
rilevanza
3 luglio 2013
Patent Asset Management
83
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IPscore
•
•
•
•
•
•
•
IPscore 2.2 è uno strumento realizzato inizialmente dall’Ufficio Danese
Brevetti e Marchi, ma poi acquistato e distribuito gratuitamente
dall’Ufficio Brevetti Europeo
Disponibile al seguente indirizzo:
http://www.epo.org/searching/free/ipscore.html
Richiede l’installazione di Microsoft Access 2007 Runtime:
http://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=4438
Fornisce sia una valutazione qualitativa sia una valutazione quantitativa
(previsione finanziaria) dei portafogli di brevetti e dei relativi progetti di
sviluppo tecnologico
Utile per l’integrazione dei brevetti/progetti nella strategia di gestione
aziendale, dalla nascita di un'idea alla gestione dei brevetti
fino alla loro scadenza.
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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Componenti di IPscore
•
•
•
•
•
•
•
Base per identificare le condizioni che creano valore per il brevetto od il
progetto di sviluppo
Base per l’identificazione e la valutazione qualitativa e quantitativa del
brevetto o del progetto di sviluppo
Fattori di valutazione definiti che traducono le informazioni di un
consulente brevettuale in un quadro comune di riferimento
Report che illustrano diverse prospettive dei brevetti o progetti di
sviluppo
Diagrammi a radar che forniscono un quadro delle prospettive future ed
un quadro dei risultati della valutazione
Fattori organizzati e separati di valutazione di rischio e delle
potenzialità legate alla tecnologia ed alle esigenze di investimento
Un modello a matrice che permette di confrontare punti di forza tra
brevetti o progetti di sviluppo
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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2013
Analisi qualitativa di IPscore
•
•
•
Comprende cinque diverse categorie di criteri di valutazione, ciascuna
con un punto focale su importanti elementi per una valutazione globale
dei rischi:
 Stato legale
 Tecnologia
 Condizioni di mercato
 Finanza
 Strategia
40 criteri di valutazione, ciascuno con una scala di rating da 1 a 5 punti,
dove 5 è il miglior punteggio.
Le risposte sono utilizzate per produrre diagrammi e rapporti
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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IPscore - Categorie di valutazione
•
•
•
•
•
A - Legal Status: quadro dello stato legale del brevetto
B - Technology: valutazione della tecnologia del brevetto
C - Market Conditions: fattori e le condizioni che incidono sulla
possibilità di commercializzazione della tecnologia brevettata e sulle
opportunità di business; serve anche per il calcolo della previsione
finanziaria
D - Finance: stima di come la tecnologia brevettata influisca sulla
struttura finanziaria nell’area di business in cui è stata utilizzata; serve
anche per il calcolo della previsione finanziaria
E - Strategy: caratteristiche della posizione strategica del brevetto al
fine di considerare lo scopo effettivo del brevetto nella valutazione
qualitativa e finanziaria
3 luglio 2013
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IPscore - Patent
3 luglio 2013
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IPscore - Legal status
3 luglio 2013
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2013
IPscore - A - Legal status
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
What is the status of the patent?
What is the patent’s legal position of strength?
For how long is the patent still valid?
How broad and comprehensive are the patent claims?
Does the patent’s geographical coverage include the relevant markets?
Are patents monitored to identify infringements?
Are disputes and legal proceedings customary in the operative
markets?
8. Does the company have the means to enforce patent rights?
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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2013
90 ©
IPscore - B - Technological situation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Is the invention a unique technology?
Is the invention technically superior to substitute technology?
To what extent has the invention been tested?
Does the patented technology call for new skills, qualifications, or
production equipment?
How much time is required before the patented technology can be
commercially worked?
Are infringing copycat products easy to produce?
Are products of infringing nature easy to identify?
Does deployment of the technology depend on licence agreements
with others?
Does the technology have marketing value (customer value)?
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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2013
IPscore - C - Market conditions
1. What are the marketing options?
2. What is the market growth in the business area where the patented
technology is utilised?
3. What is the life expectancy of the patented technology in the market?
4. Are competitive or substitute products active in the market?
5. What ultimate sales price is the consumer willing to pay compared to
existing known products?
6. What is the potential extra turnover to be obtained within the business
area when utilising the patented technology?
7. What knowledge does the company have of application potential and
commercial opportunities?
8. Does the patented technology embody potential revenue from licensing
agreements?
9. Do commercial activities require special permits/licences?
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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IPscore - D - Financial conditions
1. Can the existing business area output in the relevant market be
maintained without utilising the patented technology?
2. What are the necessary future development costs?
3. What is the index for cost of production when implementing the
patented technology?
4. What investment is necessary for production equipment?
5. Does the company have the financial capacity to cover patent renewal
fees in the relevant markets?
6. What is the patented technology`s contribution to company profits?
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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2013
IPscore - E - Strategic purpose
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Is the object of the patent to secure position held in existing markets?
Is the object of the patent to win new markets?
Is the object of the patent part of an image-building process?
Is the object of the patent to ensure ”freedom to operate” - to ensure
the space for your own development activities?
Is the object of the patent to restrict competitive development?
Does the company use the patent for licence or sales agreements?
Does the patent form part of the company’s core-technology areas?
Is there alignment between the patent and the company’s business
strategy?
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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IPscore - Radar Profile
3 luglio 2013
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IPscore - Strategic profile
3 luglio 2013
Patent Asset Management
96
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2013
IPscore - Opportunity/risk matrix
1.
2.
4
3
3.
1
3 luglio 2013
4.
2
Patent Asset Management
Poco attraente con esigue
prospettive di crescita
Grande potenziale ma
poca certezza di successo
per il brevetto
Ottime
prospettive
di
sviluppo inserite in un
buon livello di sicurezza
Maturità di mercato già
elevata (brevetti verso la
fine della vita)
La dimensione del cerchio
indica il rapporto col
fatturato della società
97
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2013
IPscore – Modello finanziario
Fatturato della società
Fatturato della tecnologia brevettata
(base dei calcoli di IPscore)
Crescita stimata del mercato
nell’area della tecnologia
brevettata
Perdita di fatturato stimata se
non si usasse la tecnologia
brevettata (valore difensivo)
3 luglio 2013
Incremento di fatturato stimato
attraverso l’uso della tecnologia
brevettata (valore offensivo)
Patent Asset Management
98
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2013
IPscore - Obiettivi del modello finanziario
•
Da tale analisi finanziaria si estrapolano quindi delle previsioni che
permettono di determinare:
 il fatturato nell’area di business della tecnologia brevettata, ovvero
stabilendo la quota di fatturato rappresentata dalla relativa area di
business
 se il fatturato della società sia influenzato dall’implementazione e
dallo sfruttamento commerciale della tecnologia brevettata, ovvero
se l’effetto sia difensivo (evitare perdita di fatturato), offensivo
(aumentare il fatturato), od entrambi
 se la tecnologia brevettata ha un effetto sul livello di costo attuale,
sui costi di sviluppo futuro, sui costi di produzione e sugli
investimenti
3 luglio 2013
Patent Asset Management
99
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2013
IPscore - Financial results
3 luglio 2013
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100
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2013
IPscore - Net present value (1)
Il valore attuale
netto è il valore
finanziario
del
flusso di liquidità
scontato prodotto
dalla
tecnologia
brevettata
3 luglio 2013
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101
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2013
IPscore - Net present value (2)
Questo grafico mostra
il rapporto tra il valore
attuale netto (valore
finanziario del flusso
di liquidità fornito dalla
tecnologia brevettata)
in
dieci
anni
in
funzione del tasso
applicato
3 luglio 2013
Patent Asset Management
102
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2013
IPscore - Liquidity forecast
In questo esempio ci
sono stati dei costi di
sviluppo nei primi due
anni
la
tecnologia
brevettata ha iniziato a
generare profitti (breakeven) dal terzo anno
3 luglio 2013
Patent Asset Management
103
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2013
IPscore - Financial forecast
Colonna viola: profitti
complessivi dell’area di
business
senza
la
tecnologia brevettata
Colonna azzurra: profitti
complessivi dell’area di
business
con
la
tecnologia brevettata
Linea
blu:
profitti
prevedibili dovuti alla
tecnologia brevettata
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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2013
IPscore – Combined foreseeable profits
Questo grafico mostra il
rapporto tra i profitti
della
società,
lo
sviluppo prevedibile dei
profitti
dell’area
di
business con e senza lo
sfruttamento
della
tecnologia brevettata
Blu: contributo dovuto
al brevetto
Azzurro: contributo non
dovuto al brevetto
Viola: contributo altre
aree di business
3 luglio 2013
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105
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IPscore - Comparison net present value/points
3 luglio 2013
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106
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2013
Licenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tipo di licenza (esclusiva / unica / non esclusiva / con sub-licenze)
Ambito territoriale (uno o più paesi)
Settore tecnologico
Corrispettivo (lump sum, canone e/o basato su royalty/pezzi)
Livelli minimi/massimi di qualità/produzione/vendita
Controllo produzione (libri contabili/etichette di controllo)
Costi di brevetto (paesi, trascrizioni, convenzioni, mandatari)
Gestione del know-how
Proprietà dei miglioramenti (sviluppati da licenziante / licenziatario)
Responsabilità del prodotto
Durata (con possibilità di rinnovo, anche tacito)
Penali
Contenzioso (scelta del foro, clausola compromissoria, legittimazione)
3 luglio 2013
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107
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2013
Accorgimenti del licenziante
•
•
•
•
•
•
•
Creare un elenco di potenziali produttori che potrebbero essere
interessati al brevetto (titolari dei brevetti in una ricerca per argomento).
Assicurarsi che il licenziatario sia affidabile (ad esempio produttore ben
noto e sperimentato)
Chiedere un business plan
Stabilire milestones (pietre miliari) per il raggiungimento di determinati
obbiettivi
Avere una visione realistica degli introiti della licenza (dev’essere
vantaggiosa per licenziante e licenziatario)
Finanziare coi proventi inventori e ricerca
Sorvegliare il mercato ed essere flessibili
3 luglio 2013
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Brevetti 2014
2013
Patent pools
•
•
•
•
Consorzio di imprese che si scambiano licenze brevettuali relative ad
una particolare tecnologia (generalmente IT e biotecnologie)
In molti casi unico modo per sviluppare ed attuare una tecnologia
complessa, altrimenti blocco a causa di negoziati estenuanti e/o
(rischio di) contenzioso
Contrattuale (licenze incrociate) o societario (joint venture)
Rischio di possibili violazioni leggi anti-trust
3 luglio 2013
Patent Asset Management
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Brevetti essenziali
•
•
•
Coprono invenzioni necessarie per realizzare uno standard tecnico
(Bluetooth, Wifi, ecc.)
Le organizzazioni che gestiscono uno standard tecnico richiedono che
il loro membri dichiarino tutti i loro brevetti (o domande) essenziali e li
concedano in licenza (FRAND) anche a non-membri
Non sempre si riesce a determinare i brevetti essenziali o ad ottenere
licenze dai membri di un’organizzazione
3 luglio 2013
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Licenze FRAND
•
•
•
•
•
Una licenza FRAND è una licenza:
Fair: non anti-competitiva, ad esempio collegata ad altre licenze per
prodotti/brevetti indesiderati, oppure con richieste di licenze incrociate o
condizioni restrittive
Reasonable: royalty bassa, dato che si deve sommare alle altre royalty
per arrivare alla royalty dello standard
Non-Discriminatory: tutti i licenziatari devono essere trattati allo stesso
modo, sebbene si possano differenziare le royalty in funzione delle
dimensioni e dell’affidabilità dei licenziatari
Generalmente la determinazione delle royalty è la questione più
complessa
3 luglio 2013
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2013
Finanziamenti pubblici
•
•
•
•
Provinciali: Province e Camere di Commercio
Regionali: Friuli Venezia Giulia, Val D‘Aosta, Calabria, Puglia, Toscana,
Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia
Statali: Brevetti+, Disegni+, Marchi+
Brevetti+: finanziamenti da 30,5 milioni di Euro per PMI consistenti in
 Premi per la brevettazione
 Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti
3 luglio 2013
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Premi per la brevettazione
•
•
•
•
•
•
•
•
1500 Euro per deposito IT (dal 1/1/2011) con ricerca (almeno novità)
3000 Euro per deposito EP (dal 1/1/2011) con tasse esame versate
4000 Euro per deposito PCT (dal 1/1/2010) con tasse esame versate
1500 Euro per ciascuna fase nazionale in Cina e India
1000 Euro per ciascuna fase nazionale in USA, Brasile e Russia
3000 Euro per 3/5 ulteriori fasi nazionali
3000 Euro per ulteriore/i fase/i nazionale/i
Massimo 5 domande (di premio) e comunque massimo 30000 Euro
3 luglio 2013
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Incentivi per valorizzazione economica brevetti
•
•
•
Titolari o licenziatari di uno o più brevetti IT/EP/PCT (vedi premi)
Massimo 70000 Euro (comunque 80%) per servizi specialistici,
funzionali all’implementazione/valorizzazione del brevetto, ad esempio:
 industrializzazione e ingegnerizzazione
 organizzazione e sviluppo
 trasferimento tecnologico (consulenze per due diligence ed accordi)
Valutazione di project plan con esame di:
 credibilità della strategia di valorizzazione economica del brevetto
 funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di
valorizzazione brevettuale
 coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti ed i servizi specialistici
richiesti
 congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla
natura dei servizi ed al profilo dei fornitori
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Linea capitale di rischio per brevetti
•
•
•
•
•
•
•
Fondo mobiliare chiuso (IPGEST) di 40,9 milioni di euro, di cui 20
milioni pubblici, gestito da Innogest SGR che curerà anche la selezione
delle PMI
Massimo 1,5 milioni di Euro su un periodo di 12 mesi
Le modalità di investimento seguono le normali logiche degli
investimenti di Venture Capital
Finanziamenti per PMI di progetti di valorizzazione per introdurre sul
mercato nuovi prodotti/servizi od aumentarne il contenuto innovativo
Titolari e licenziatari di brevetti
Valutazione basata sul business plan
Le risorse finanziarie sono investite attraverso acquisizione di quote di
partecipazione (azioni o quote di capitale), sia di maggioranza che di
minoranza, o strumenti di finanziamenti correlati, in misura più o meno
ampia, ai risultati economici dell’impresa finanziata
3 luglio 2013
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Linea capitale di debito per brevetti e disegni
•
•
•
•
•
•
•
Finanziamenti (29,6 milioni di Euro per brevetti e 8,35 milioni di Euro
per disegni) per PMI di progetti di valorizzazione per introdurre sul
mercato nuovi prodotti/servizi od aumentarne il contenuto innovativo
PMI anche in forma congiunta con “Contratto di rete” (D.L. n. 5/09) che
prevede esplicitamente l’utilizzo economico di brevetti o disegni
Titolari e licenziatari di brevetti e disegni
Valutazione tecnico-economica dei progetti ed approvazione da parte
delle banche (Mediocredito Italiano, Unicredit e Deutsche Bank)
Valutazione basata sul business plan e sulla griglia dei brevetti/disegni
Durata compresa tra i 36 mesi e i 10 anni
Massimo 3 milioni di euro per impresa per:
 Investimenti in attivi materiali e immateriali
 Servizi di consulenza prestati da consulenti esterni (massimo 50%)
3 luglio 2013
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Requisiti brevettuali per finanziamenti
•
•
•
PMI titolare del brevetto o della licenza d’uso del brevetto
In caso di domanda di brevetto ci vuole una ricerca EPO per:
 Brevetto concesso
 Domanda IT/EP/PCT con ricerca non negativa
Ricerca non negativa:
 rapporto di ricerca che non evidenzi, su tutte le rivendicazioni,
anteriorità di tipo «X», oppure
 rapporto d’esame favorevole successivo dell’EPO
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PMI
•
•
•
•
•
•
Regolamento CE n. 800/2008
Media impresa: meno di 250 persone, fatturato annuo massimo 50
milioni di euro e/o bilancio annuo massimo 43 milioni di euro
Piccola impresa: meno di 50 persone, fatturato annuo e/o bilancio
annuo massimo 10 milioni di euro
Microimpresa: meno di 10 persone, fatturato annuo e/o bilancio annuo
massimo 2 milioni di euro
Si considerano nel totale anche le imprese collegate od associate in
proporzione alla più alta percentuale di partecipazione al capitale o di
diritti di voto detenuti
Massimo 25 % capitale/diritti di voto controllato da uno o più enti
pubblici (salvo enti di investimento/finanziamento, università, centri di
ricerca)
3 luglio 2013
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2013
Conclusioni
•
La valutazione brevettuale è complessa in quanto:
 il brevetto rappresenta un valore economico legato alle possibilità
di utilizzo sul mercato dell’innovazione protetta
 il valore va spesso quantificato prima di portare l’innovazione sul
mercato per trovare fonti di finanziamento
 manca un vasto e consolidato mercato di compravendita dei
brevetti
 esiste uno stretto legame (ambito di protezione) tra un brevetto ed
una determinata soluzione tecnica
 ogni brevetto può essere attaccato, limitato o addirittura annullato
 non esiste nella pratica un metodo definito e accettato
internazionalmente
 richiede la conoscenza approfondita di una molteplicità di aspetti
differenti appartenenti alle discipline legale, tecnica ed economica
3 luglio 2013
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Grazie per l’attenzione!
Marta Manfrin
Società Italiana Brevetti S.p.A.
[email protected]
www.sib.it
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