Il diritto dei marchi in Internet
Roma, 24 aprile 2013
Avv. Ida Palombella
Chiomenti Studio Legale
Università degli Studi di Roma Tre
Facoltà di Economia - Corso Diritto Industriale
Sommario
 Che cos’è un marchio?
 La funzione del marchio in un sito internet
 Utilizzo del marchio altrui su una pagina web
 usi consentiti
 principio di esaurimento del marchio
 usi non consentiti (breve cenno all'utilizzo di marchi altrui in
Google AdWords)
 Sistemi di autotutela approntati da varie piattaforme
contro le violazioni di marchio
 eBay
 Facebook
 YouTube
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Che cos’è un marchio?
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La funzione del marchio in un sito internet
 Funzione distintiva
 Particolarmente rilevante in Internet  aiuto nella
scelta e nella ricerca dei prodotti, smaterializzazione
degli acquisti
 Indicazione di provenienza
 Legittimazione dei prodotti e servizi pubblicizzati
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Diritti del titolare secondo il C.P.I.
 Art. 20 c.p.i.  Diritti conferiti dalla
registrazione al titolare:
 Uso esclusivo del marchio;
 Diritto di vietare a terzi:
 l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o
servizi identici;
 l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o
servizi affini se c’è il rischio di confusione nel pubblico
per associazione tra i segni;
 l’uso di un segno identico al marchio per prodotti o
servizi anche non affini in presenza di marchio che gode
di rinomanza
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Limiti ai diritti del titolare secondo il C.P.I.
 Art. 21 c.p.i.  Limitazioni del diritto di
marchio
 Il titolare di un marchio registrato NON PUÒ vietare a terzi
nello svolgimento dell’attività economica:
 l’uso del proprio nome e cognome;
 l’uso di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla
quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o
prestazione del servizio o a altre caratteristiche del
prodotto;
 l’uso del marchio d’impresa se necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio (accessori o pezzi
di ricambio)
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Utilizzo del marchio altrui su una pagina web (1)
 Uso descrittivo
da www.ebay.it
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Utilizzo del marchio altrui su una pagina web (2)
 Uso descrittivo:
 No alle caratterizzazioni grafiche;
 Sì all’inserimento di disclaimer tipo: “Tutti i
diritti riservati. Marchi registrati e segni distintivi
sono di proprietà dei rispettivi titolari”;
 Sì all’accostamento a prodotti del marchio citato;
 No all’accostamento del marchio a prodotti di
concorrenti.
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Utilizzo del marchio altrui su una pagina web (3)
 Uso autorizzato dal titolare (i.e. licenza di marchio o altri
specifici accordi in merito)
da http://www.abarth.it
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Principio di esaurimento del marchio
 Art. 5 del C.P.I., I-II comma:
 “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di
un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i
prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano
stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro
della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”
 “Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si
applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare
stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei
prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato
o alterato dopo la loro immissione in commercio.”
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Principio di esaurimento del marchio (2)
da www.ebay.it
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Usi non consentiti (1)
 Contraffazione
 Uso del marchio non descrittivo e non autorizzato
da http://www.ferrarif1.co.uk/
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Usi non consentiti - Contraffazione
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Usi non consentiti - Contraffazione
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Usi non consentiti – Google AdWords
 Caso Google AdWordsTM (Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, Sez. Grande, Cause riunite
236/08-238/08, 23/03/2010)
 Utilizzo del marchio “in the course of trade”


Google  NO
Inserzionisti  Sì
 Utilizzo del marchio “in relation to goods or
services.”


Google  NO
Inserzionisti  Sì
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Usi non consentiti – Google AdWords
 Utilizzo del marchio comporta un effetto distorsivo
delle funzioni di indicazione di provenienza e della
funzione distintiva

valutazione lasciata caso per caso alle Corti nazionali
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Usi non consentiti
 Registrazione di nomi a dominio identici o simili
a marchi registrati
 Particolari procedure amministrative obbligatorie a
seconda delle estensioni (WIPO per gTLD quali
.com, .net, .org, .info e molti ccTLD, NIC per .it)
 Riassegnazione del nome a dominio registrato in
violazione dei diritti di marchio al titolare del
marchio registrato
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Sistemi di autotutela approntati da varie
piattaforme contro le violazioni di marchio
Programma di verifica dei diritti di proprietà
intellettuale (VeRO)
 Valido per violazione di marchi, brevetti o diritti
d’autore;
 Invio di apposito modulo via fax a eBay
International AG specificando le inserzioni e i
prodotti pubblicati in violazione dei DPI;
 Chiusura dell’inserzione.
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Sistemi di autotutela approntati da varie
piattaforme contro le violazioni di marchio (2)
 Per segnalare una violazione di marchio nell’immagine del
profilo di un utente:
 Essere titolari di un account YouTubeTM o
GmailTM;
 Accedere al proprio account;
 Andare sul canale dove viene commessa la violazione;
 Cliccare sul pulsante “Segnala violazione
dell’immagine del profilo”
 La segnalazione verrà inoltrata a YouTube che potrà
anche sospendere l’account e contatterà il titolare del
canale
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Sistemi di autotutela approntati da varie
piattaforme contro le violazioni di marchio (3)
 Tipologie di violazioni
 utilizzo del marchio registrato altrui;
 Creazione di fan pages non ufficiali spacciandole come tali
utilizzando i marchi registrati altrui;
 Procedura di segnalazioni violazioni non relative a diritti d’autore:
 Non è necessario avere un account FB;
 Compilare il modulo apposito in Inglese
 Se il contenuto della segnalazione viene considerato pertinente, il
contenuto viene rimosso e l’account temporaneamente
disabilitato;
 L’indirizzo email di chi segnala la violazione potrebbe essere
inoltrato al titolare dell’account sospeso; in ogni caso il titolare
dell’account sarà contattato dallo staff di FB;
 Sono allo studio modalità di trasmigrazione dei fan iscritti a
pagine non ufficiali verso pagine ufficiali.
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