IL caso Fiorucci:
Registrazione
come marchio di un nome di
persona notorio
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Antefatto - 1 Cessione del “patrimonio creativo”
Lo stilista Elio Fiorucci negli anni ’70 ebbe una
certa notorietà in Italia. Nel 1990 la sua società,
la Fiorucci Spa, cedette alla multinazionale
giapponese Edwin Co. Ltd:
•
•
•
•
I marchi
I rapporti contrattuali esistenti aventi ad oggetto marchi
I diritti di utilizzare in esclusiva la denominazione “FIORUCCI”
I diritti di fabbricare e vendere in esclusiva i capi di
abbigliamento e altri prodotti firmati “FIORUCCI”
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Fattispecie -1Registrazione del marchio
• Per qualche anno le cose andarono bene ma
nel 1997 i giapponesi presentarono all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno
(UAMI) una domanda di registrazione del
marchio denominativo “ELIO FIORUCCI”
quale marchio comunitario. E così è
avvenuto: il 6 aprile 1999 il marchio
denominativo “ELIO FIORUCCI” è stato
registrato e pubblicato sul Bollettino dei
marchi comunitari.
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Il ricorso di Fiorucci
• Quattro anni dopo, nel 2003, Fiorucci ha
presentato domanda di nullità e di decadenza
del marchio “Elio Fiorucci”, richiamando gli
articoli 50 c. 1 lett. c) e 52 c. 2
del
Regolamento Comunitario 40/94.
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Art. 52 c. 2
Regolamento Comunitario 40/94
Su domanda presentata all'Ufficio il marchio
comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua
utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro
diritto anteriore, in particolare del diritto al nome,
secondo il diritto nazionale che ne disciplina la
protezione.
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Accoglimento della domanda di
nullità
• La divisione di annullamento dell’Ufficio per
l’armonizzazione ha accolto la domanda di
nullità, ritenendo applicabile la legge italiana sui
marchi, divenuto art. 8 c. 3, del codice italiano
della proprietà industriale.
• Per questo motivo non è stato ritenuto
necessario esaminare la questione di decadenza.
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Art. 8, c. 3 Codice italiano della
proprietà industriale
Se notori, possono essere registrati come marchio
solo dall'avente diritto, o con il consenso di
questi: i nomi di persona, i segni usati in campo
artistico…etc…
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Accoglimento della domanda di
nullità: Motivazioni
• Secondo la Commissione era dimostrata la
notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la
prova del consenso espresso, certo ed
inequivoco alla registrazione di detto nome
quale marchio comunitario.
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Accoglimento del ricorso della
Edwin Co. Ltd
• Sembrava che tutto fosse risolto, invece il 6
aprile 2006, la prima commissione di ricorso
dell’Ufficio ha accolto il ricorso della Edwin ed
ha annullato la decisione della divisione di
annullamento, ritenendo che il caso di specie
non rientrasse tra i casi previsti dalla
normativa nazionale.
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Motivazioni della decisione della
Commissione di ricorso - 1 • La ratio dell’art. 8 c. 3, “come conferma la miglior
dottrina italiana” è quella di impedire lo sfruttamento
a fini commerciali del nome di una persona celebre
da parte di soggetti estranei, in particolare per
proteggere le potenzialità commerciali di un
nome divenuto famoso in ambiti estranei a
quello commerciale.
• Il nome di una persona che abbia acquisito notorietà
in funzione dell’attività commerciale può essere
protetto solo quale marchio notorio e non a titolo di
un diritto al nome.
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Motivazioni della decisione della
Commissione - 2 • Si ritenne dunque che la notorietà del nome Elio
Fiorucci quale “uomo di cultura” sarebbe diretta
conseguenza della sua attività di stilista, quindi
della sua attività commerciale.
• L’art. 8 c. 3 non fu pertanto ritenuto applicabile.
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Esame della domanda di decadenza:
Art. 50 c. 1 lett. c)
Regolamento Comunitario 40/94
Il titolare del marchio comunitario è dichiarato
decaduto dai suoi diritti su domanda presentata
all’Ufficio:
c) se, a seguito dell’uso che ne viene fatto dal titolare
del marchio […] per i prodotti o servizi per i quali è
registrato, il marchio è tale da poter indurre in
errore il pubblico, particolarmente sulla natura,
qualità o provenienza geografica di tali prodotti o
servizi;
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Mancato accoglimento della
domanda di decadenza: Motivazioni
• Secondo la Commissione di ricorso, la ratio della norma
è quella di tutelare l’affidamento del pubblico circa la
corrispondenza del prodotto al messaggio
contenuto nel marchio dopo la sua registrazione.
• Il marchio in questione è stato ritenuto privo di qualsiasi
riferimento circa provenienza geografica, natura, qualità
o paternità stilistica dei prodotti.
• Si è inoltre sottolineato come il pubblico non ricolleghi
necessariamente i prodotti contrassegnati da un marchio
consistente in un patronimico alla persona fisica che lo
porta.
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Il ricorso al Tribunale Europeo di primo
grado della Comunità Europea
• Allo stilista la cosa non andò giù e per questo
si rivolse al Tribunale europeo di primo grado
che gli ha dato ragione.
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Considerazioni del tribunale - 1-
• In primo luogo la formulazione dell’art. 8 c. 3
del Codice di proprietà industriale ha ad
oggetto i nomi di persone notorie, senza
distinzioni a seconda del settore nel quale è
stata acquisita la notorietà.
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Considerazioni del tribunale - 2• Dunque l’art. 8 n. 3 del codice di proprietà
industriale subordina la propria applicazione
esclusivamente alla notorietà del nome della
persona e nulla escluderebbe che nel diritto
italiano anche chi abbia svolto una attività
imprenditoriale commerciale possa produrre
quella notorietà che la norma intende
proteggere da comportamenti di sfruttamento
parassitario.
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Conclusione
• La Commissione è incorsa in un
nell’interpretazione dell’art 8 n. 3
dunque pienamente applicabile, anche
il ricorrente gode di notorietà pure in
extramercantile.
errore
che è
perché
campo
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La Sentenza
Il Tribunale ha perciò deciso di annullare la
decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione (la
decisione che restituiva ai giapponesi il diritto
di usare il marchio “Elio Fiorucci”) restituendo
allo stilista il pieno diritto all’uso esclusivo del
suo nome.
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