Internet e
Tutela del Marchio di Impresa
Seminario “Software & Internet Tutela nella Proprietà
Industriale”
Reggio Emilia – Camera di Commercio
10 ottobre 2012
1
Sommario
Di che cosa parleremo…
• La violazione del marchio nel web
• Pratiche di concorrenza sleale nel web
• Azioni per prevenire la contraffazione del
marchio in rete
• Azioni per reprimere la contraffazione del
marchio in rete
2
LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
3
LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
• Cos’è un “nome a dominio” (“domain
name”)?
è il nome che identifica un sito web ed è parte
di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet)
http://www.bugnion.it
Dominio di terzo
livello o
sottodominio
Protocollo livello
applicazione
Dominio di secondo
livello (Second Level
Domain – SLD)
Dominio di primo
livello (Top Level
Domain - TLD),
(ccTLD)
Lettura da destra a
sinistra
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
• Cos’è un “marchio” (di
impresa)?
è un segno che ha la funzione di
distinguere i prodotti o servizi di una certa
impresa dai prodotti o servizi della
concorrenza
• Cos’è il “brand”?
è uno stadio evolutivo del marchio: il
passaggio da semplice strumento di
differenziazione ad asset immateriale dotato
di autonomo valore economico
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Abbiamo individuato almeno 7 violazioni di marchio
realizzate in Internet e con Internet
Quali funzioni del marchio vengono
maggiormente violate?
• Funzione distintiva (identificazione della fonte di provenienza
del prodotto)  effetto: confusione
• Funzione suggestiva o pubblicitaria (marchio notorio / di
rinomanza / famoso)  conseguenza: vantaggio indebito (“traffic
diversion”) e/o danno alla capacità distintiva / rinomanza
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
1)
Presenza all’interno di un sito web di
prodotti o servizi di terzi identici o affini,
recanti marchi identici o simili con
conseguente rischio di confusione
Il titolare del marchio ha il diritto di vietare al terzo (…) di usare
nell’attività economica (…) un segno identico o simile al marchio
registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i
prodotti o i servizi, possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione
fra i due segni (art. 20, co. 1, lett. b cpi)
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
2) Nome a dominio contenente parola uguale o simile al
marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui
viene svolta la stessa (o analoga) attività economica
alegrasucchi.it per vendita di succhi di frutta
E' vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività
economica un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa
dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed
i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un
rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un
rischio di associazione fra i due segni (art. 22, co. 1 cpi)
8
LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
3)
Nome a dominio contenente parola
identica o simile ad un marchio
anteriore altrui dotato di rinomanza,
per un sito con cui viene svolta una
diversa attività economica
Es: apple-shoes.com
Il divieto si estende all'adozione come nome a dominio di un sito usato
nell’attività economica, di un segno uguale o simile ad un marchio
registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di
rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del
marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 22, co. 2 cpi)
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
4) Registrazione in malafede
del dominio corrispondente
al marchio altrui
(“cybersquatting” o “domain
grabbing”)
Scopo della registrazione:
- impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente;
- trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio
Regole generali di correttezza e buona fede art. 1175 e 1375 c.c.,
art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede)
10
LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
5) Uso del marchio altrui come metatag nell’ambito di un servizio di
ricerca Internet (es: Google)
I motori di ricerca utilizzano per l’indicizzazione dei siti:
•
•
•
•
•
•
•
il nome del sito
il titolo della pagina
i metatag description e keywords
il testo della pagina
frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina
i link
la “link popularity” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d.
“google bombing”)
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Cosa sono i meta-tag?
I meta-tag sono “etichette nascoste” (tag ovvero
“marcatori”) all’interno del codice HTML, che
forniscono informazioni sul contenuto della pagina web
Scopo: facilitare l’indicizzazione del contenuto di una
pagina web da parte dei motori di ricerca che usano,
per tale scopo, programmi denominati “spiders”
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
L’uso del marchio del
concorrente come metatag raramente ha lo
scopo di creare
confusione con l’attività
del sito del terzo
(confusione che comunque si
verifica nella fase “prevendita”)
Lo scopo principale è
di sviare traffico
internet dal sito del
marchio (notorio) altrui
al proprio aumentando
così il numero di
accessi al proprio
sito e il valore del sito
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
L’uso del marchio altrui come meta-tag
può assumere rilievo sotto un duplice
profilo
contraffazione
di marchio
concorrenza
sleale (art. 2598 n. 3
c.c.)
(art. 20, co. 1, lett. b e
c cpi)
14
LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
6) Uso del marchio altrui come Internet keyword
nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords di
Google
Tale servizio (a pagamento) consente, mediante la
scelta di parole chiave (key-words), di far apparire il
proprio annuncio come “link sponsorizzato” ogni volta
che, con il motore di ricerca, si ricerca quella/e keywords
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
.. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWords
16
LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
L’uso del marchio altrui come key-word
può assumere rilievo sotto un duplice
profilo
contraffazione
di marchio
concorrenza
sleale (art. 2598 n. 3
c.c.)
(art. 20, co. 1, lett. b e
c cpi)
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Sentenza del Tribunale di Milano del 11.03.2009
il caso ha visto coinvolte, come attrici, le società Avis e
Sixt, concorrenti nel settore del noleggio di auto, contro
la condotta di terzi che, nell’interesse ma all’insaputa di
Sixt, avevano utilizzato come keyword il marchio “Avis”
per l’attivazione del link sponsorizzato Sixt. “Avis”
compariva inoltre nell’annuncio stesso cliccando il
quale si veniva reindirizzati al sito di Sixt
È stata riconosciuta sia la contraffazione di
marchio (ex art 20 cpi) che la concorrenza
sleale (ex art 2598 n. 3 c.c.)
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Il caso Interflora vs Marks &
Spencer (CGE, sentenza 22.09.11, caso C323/09)
Vendita e consegna
di fiori a domicilio
Utilizzo di “Interflora” come
keyword per pubblicizzare
il proprio annuncio relativo
a vendita e consegna di
fiori a domicilio
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Il caso Interflora vs Marks & Spencer (2)
Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un
concorrente l’uso del proprio marchio nell’ambito del “keyword advertising” quando tale uso è idoneo a violare una
delle funzioni del marchio.
Viola la funzione di indicazione di origine quando la
pubblicità non consente (o consente solo difficilmente)
all’utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati
nell’annuncio provengano dal titolare del marchio (o da
un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo)
oppure, al contrario, da un terzo.
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Il caso Interflora vs Marks & Spencer (3)
Siffatto uso non viola la funzione di pubblicità del marchio.
Viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in
modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione,
del proprio marchio per acquisire o mantenere una
reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli
fedeli.
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Il caso Interflora vs Marks & Spencer (4)
Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di
vietare ad un concorrente l’uso del proprio marchio da parte di
un terzo nell’ambito di un servizio di posizionamento su
Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio
(parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi
pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta
notorietà (corrosione).
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Il caso Interflora vs Marks & Spencer (5)
Un annuncio pubblicitario a partire da una parola
chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo
del marchio che gode di notorietà (diluizione), in
particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di
tale marchio rendendolo un termine generico.
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
Il caso Interflora vs Marks & Spencer (6)
Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non
può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire
dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che
corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire
una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare
del marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione
e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto
marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai
prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.
24
LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
7) Altri usi illeciti di utilizzo del marchio altrui
.. nel testo della pagina web
.. nelle didascalie di immagini
.. come link
.. come “username” per l’account (es: facebook.com/bugnion)
Scopo:
“traffic diversion”, ossia deviare / dirottare traffico
Internet
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LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO NEL WEB
8) Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna
all’interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio
comprende il marchio (“gripe site”, es: ABCsucks.com)
Uso illecito?
Contemperamento
di opposti interessi
Libertà di espressione e
di libera manifestazione
del pensiero
Tutela del marchio e
della sua reputazione
(interesse privatistico)
(diritto costituzionalmente
garantito)
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE
NEL WEB
27
27
PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB
Linking: Collegamento ipertestuale che consente di passare da un
sito ad un altro
In genere il “surface linking”, ossia il collegamento con la home
page di un altro sito, è lecito in quanto non genera alcuna
confusione.
Per contro, il “deep linking” (collegamento ad una pagina interna
del sito altrui) crea maggiori problemi: per essere lecito, il cambio di
sito deve essere riconoscibile (ad esempio predisponendo l’apertura
di una nuova finestra del browser)
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB
FRAMING
Attraverso tale sistema, l'utente che si collega
ad un dato sito e su di esso utilizza un link,
verrà collegato ad una pagina di un altro sito,
ma detta pagina verrà visualizzata all'interno
della cornice (frame) del primo sito: pertanto
gli avvisi pubblicitari posti su questo
continueranno a circondare la pagina
agganciata ed ogni pagina successiva che gli
utenti intenderanno visualizzare
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB
Il framing è una pratica tendenzialmente illecita sotto il profilo della
concorrenza sleale confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) in quanto induce gli
utenti a ritenere sussistente un associazione tra le due entità ed
eventualmente a sviarli e comporta altresì uno sfruttamento
parassitario dell'attività altrui
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB
Il Typosquatting (in inglese, “typo”: refuso tipografico e
“squatting”, occupazione abusiva) è la registrazione di un
nome di dominio del tutto simile ad un marchio noto ma
contenente un refuso.
Lo scopo è quello di intercettare traffico internet derivante
da errori di battitura nell’URL (sfruttamento parassitario del
traffico internet dirottato)
Contraffazione di marchio
e concorrenza sleale
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB
Mousetrapping: apertura continua di pop-up (finestre) anche
quando si cerca di chiudere la pagina o di tornare indietro.
Scopo: far sì che le pagine web siano visitate dal maggior numero di
persone; più il sito è visitato, più aumenta il valore economico dello
stesso in quanto maggiore è il prezzo di vendita delle inserzioni
pubblicitarie offerte per quel sito
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PRATICHE DI CONCORRENZA SLEALE NEL WEB
Page-jacking
il page-jacker copia la pagina di un sito web noto e lo inserisce in un
nuovo sito web che sembra autentico e, attraverso un sapiente uso dei
meta-tag, cerca di manovrare i motori di ricerca affinché tali siti
vengano raggiunti dal maggior numero di utenti che crederanno di
leggere le autentiche pagine web.
concorrenza sleale confusoria;
possibile violazione del diritto d’autore
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AZIONI PER PREVENIRE LA
CONTRAFFAZIONE IN RETE
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34
AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Oltre ai domini generici .com, .biz, .org, .info, .asia, e ai
domini nazionali .it e .eu, un’azienda italiana che opera
all’estero dovrebbe preoccuparsi di registrare i domini:




dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti,
dei paesi dove è prossima una espansione,
dei paesi dove dispone di un distributore,
dei paesi per i quali non è prevista la procedura di
riassegnazione (es: .ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg).
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AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
•
Registrazione dei domini frutto di “mistyping”
(errori di digitazione) nelle principali estensioni (es:
roccobaroco.com)
•
Registrazione dei domini “difensivi” (varianti del
dominio principale) nelle principali estensioni (es, a
fronte di imperialfashion, fashionimperial, fashion-imperial
e imperial-fashion).
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AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Internet e social network
Registrazione dello “user name” aziendale per
l’account in Facebook (es: www.facebook.com/furla)
e Twitter (es: @furla) ecc… per le proprie pagine
personali, paragonabili a veri e propri siti Internet.
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AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La sorveglianza domini (domain watch)
•
•
•
•
•
Scopo: venire a conoscenza dei domini identici / simili
registrati da terzi
Sorveglianza annuale (rinnovabile)
Monitoraggio costante dei diversi registri domini, sia gTLD
che ccTLD
Ricerca di identità e di similitudine
Report mensili
38
38
AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La sorveglianza domini (domain watch)
39
39
AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La sorveglianza del marchio nel web (web watch)
Consente di venire a conoscenza periodicamente di usi non consentiti del
proprio marchio nella rete Internet quali:
uso improprio (es: quando il proprio marchio viene utilizzato in modo
generico o descrittivo),
brand identity / commenti dispregiativi (quando il marchio è citato in un
contesto positivo oppure è oggetto di critiche, giudizi negativi o commenti
offensivi all’interno di blogs o social networks),
uso non autorizzato (es: nel caso un terzo che senza essere licenziatario
mette in vendita prodotti recanti il marchio in questione),
marchi confondibili (esistenza di marchi simili nello stesso canale
commerciale).
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AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Limitato a:
news
blogs
video
discussioni
libri
Frequenza: occasionale o setimanale
IMPOSTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MONITORAGGIO (QUERY DI RICERCA): ammessi tutti gli operatori di ricerca (and, or,
“”)
41
AZIONI PER PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
ESEMPIO DI MONITORAGGIO SU GOOGLE ALERT: QUERY DI RICERCA “BUGNION”, TIPO DI RISULTATO: TUTTO
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE
DEL MARCHIO IN RETE
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Utilizzo degli strumenti messi a disposizione
dagli Internet Service Providers
44
44
AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Utilizzo degli strumenti messi a disposizione
dagli Internet Service Providers
Il Programma VeRO di eBay
eBay mette a disposizione un programma denominato VeRO
mediante il quale il titolare di un diritto di proprietà industriale può
segnalare a eBay un’inserzione che viola un proprio diritto, es. di
marchio di impresa.
eBay si impegna a rimuovere tempestivamente l’inserzione
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Utilizzo degli strumenti messi a disposizione
dagli Internet Service Providers
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
Recupero dei domini registrati da terzi
1.
Ricerca approfondita sul titolare del dominio
2.
Contatti confidenziali (attraverso società fiduciarie terze, per non
destare sospetti) per accertare le reali intenzioni (e per eventualmente
ottenere una prova di malafede)
3.
Negoziazioni per il trasferimento del dominio
4.
Lettera di diffida
5.
Procedura di riassegnazione
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione
Non è un procedimento giudiziario, bensì amministrativo
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy)
La WIPO di Ginevra è il più importante UDRP provider per il .com
Vantaggi: velocità (in media occorrono 2 / 3 mesi per arrivare alla decisione) e
costi (circa dai 3.000 ai 6.000 euro)
Svantaggi: non è previsto un rimborso spese, né tantomeno un risarcimento
danni
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione
Tre condizioni da provare (art. 4 UDRP):
•
il nome a dominio contestato identico o simile al marchio anteriore del
ricorrente;
•
il titolare del dominio (assegnatario) non deve avere alcun diritto o
titolo ad utilizzare il nome a dominio contestato;
•
la registrazione del dominio deve essere avvenuta in malafede.
Solo in presenza di tutti e tre i requisiti, si parla di registrazione abusiva
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione
Diritti o legittimi interessi dell’assegnatario del dominio
Il resistente deve provare:

che prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede
ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi.

di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio.

che sta facendo un uso non commerciale del nome a dominio,
oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato.
50
AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione
Prova della malafede:
1.
scopo principale di vendere, licenziare o comunque trasferire il
dominio al titolare del marchio per una cifra molto maggiore rispetto al
costo diretto della registrazione;
2.
scopo di impedire al titolare del marchio registrare il dominio
corrispondente al proprio marchio;
3.
scopo principale di danneggiare gli affari di un concorrente;
4.
scopo di attrarre, a scopo di lucro, gli utenti del web, creando
confusione con il marchio del ricorrente
51
AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (1)
Mediaset S.p.A., titolare di altri domain names come “mediaset.it”,
“mediaset.net” e “mediaset.info”, dimentica di rinnovare la
registrazione relativa a quello www.mediaset.com
Il dominio finisce all’asta ed è regolarmente acquistato dal sig. Didier
Madiba, proprietario della società Fenicius LLC of Wilmington
(Delaware, USA), che lo utilizza per vendere i propri prodotti (come
detto, dispositivi di elettronica ovvero media-sets).
52
AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (2)
Mediaset si rivolge all’Arbitration and Mediation Centre della World
Intellectual Property Organization (WIPO) ed invocando l’applicazione della
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Case No. D2011-1954:
Mediaset S.p.A. v. Didier Madiba, Fenicius LLC).
Secondo la ricostruzione della fattispecie concreta offerta dai legali di
Mediaset S.p.A., il domain name “mediaset.com” è identico a marchi registrati
Mediaset, il sig. Didier Madiba non avrebbe avuto alcuno specifico diritto sul
nome a dominio e, soprattutto, avrebbe registrato ed utilizzato lo stesso in
mala fede.
53
AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (3)
Il Panel della WIPO ha ritenuto assolutamente insussistente il
presupposto della mala fede sottolineando in particolare come
Mediaset S.p.A. non sia riuscita a dimostrare in alcun modo la presenza
degli elementi di fatto (Evidence of Registration and Use in Bad Faith”)
che avrebbero dovuto far ritenere sussistente la mala fede
dell’assegnatario
Il Panel ha posto l’accento sull’acquisto legittimo del nome a dominio
all’asta e sulla genericità della dicitura “media set”, indicante in lingua
inglese proprio l’oggetto dell’attività d’impresa dell’assegnatario
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AZIONI PER REPRIMERE LA CONTRAFFAZIONE IN RETE
La Procedura di Riassegnazione: il caso Mediaset (4)
Mediaset deposita ricorso cautelare dinnanzi alla magistratura
ordinaria italiana
La nona sezione del Tribunale civile di Roma, con ordinanza
pronunciata nel procedimento d’urgenza n. 1193/12, riconosce che la
registrazione del dominio mediaset.com da parte della Fenicius LLC “è
stata compiuta con finalità di agganciamento del noto marchio
Mediaset” e, pertanto, risulta illecita in quanto contraffattoria del
medesimo.
Sulla base di tale presupposto, alla Fenicius LLC è stato ordinato di
cessare l’uso del dominio con fissazione di una penale di 1.000 euro per
ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
55
Grazie per l’attenzione
Paolo Di Mella
[email protected]
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