Seminario specialistico su
proprietà intellettuale nel software
Massimiliano Granieri
Settembre 2008
Contenuti
1.
Il software come risorsa intangibile
2.
Evoluzione delle forme di protezione
3.
La questione della brevettabilità del software
4.
Il programma in sé e l’effetto tecnico
5.
Casi e tecniche di rivendicazione
1. Il software come risorsa
intangibile
Cos’è un software?
Definizione di Wikipedia:
“Computer software, or just software is a general term used to describe a collection of computer programs,
procedures and documentation that perform some tasks on a computer system. The term includes
application software such as word processors which perform productive tasks for users, system software such
as operating systems, which interface with hardware to provide the necessary services for application software,
and middleware which controls and co-ordinates distributed systems. Software includes websites, programs,
video games etc. that are coded by programming languages like C, C++, etc.”
Definizione del Fairlex free dictionary
“Software - (computer science) written programs or procedures or rules and associated documentation pertaining
to the operation of a computer system and that are stored in read/write memory”
Definizione dello US Copyright Act
“a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer to bring about a certain result”
Definizione della World Intellectual Property Organization (1978)
“Insieme di istruzioni che, quando registrate su uno strumento leggibile da una macchina, possono essere elaborate al
fine di selezionare, eseguire e produrre una particolare funzione, attività o risultato”
1.1. Il software come insieme di
istruzioni. Implicazioni per la protezione

Attuale possibile combinazione dei piani di protezione (a seconda di
quale aspetto si vuole proteggere)

Elemento ricorrente dal punto di vista strutturale: insieme di
informazioni

Elemento ricorrente dal punto di vista funzionale: esecuzione di
funzioni (“computer-implemented invention”)

Attuale configurazione dei dispositivi automatici [Sensori (input) –
Elaborazione mediante algoritmo – Attuatori (output)]

Centralità della implementazione mediante elaboratore
1.2. Come è fatto
un algoritmo
Segreto o diritto
d’autore
Brevetto, se
ricorrono i
presupposti
2. Evoluzione delle forme di
protezione






Il programma come oggetto di segreto industriale
Il programma come oggetto di tutela pseudobrevettuale
Il programma come oggetto di tutela per diritto
d’autore
Il problema del rapporto tra tutela dell’espressione
(formale) e tutela della funzione (sostanziale)
Il programma come oggetto di tutela brevettuale
Altre forme di protezione (licenze open source,
embedded software e firmware, sui generis ecc.)
2.1. La tutela per segreto

Accesso alla tutela relativamente più agevole

Informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, segrete, protette, di
valore economico (in quanto segrete)
 Situazioni di mercato particolari (Integrazione verticale)
 Limitata produzione e distribuzione di massa
 Maggiore rilievo dell’hardware

Modificazione del mercato





Disintegrazione verticale della cd. computer industry
Produzione di massa
Avvento dei micro-processori e dei personal computer
Software general purpose
Identificazione del bene proteggibile



Lavori preparatori
Sorgente
Eseguibile
2.2. La tutela per diritto d’autore

Ambito e significato della tutela per diritto d’autore
(idea/espressione/funzione). Ragioni anche storiche dell’estensione ai
programmi per elaboratore

Direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14 maggio 1991

Oggetto e requisiti della tutela


“i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela
delle opere letterarie e artistiche” (art. 1.1)
“Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se
è il risultato della creazione intellettuale dell'autore” “Per
determinare il diritto alla tutela non sono presi in
considerazione altri criteri ” (art. 1.3)
2.3. La tutela per diritto d’autore
(continua)


Estensione della tutela
 “il termine ‘programma per elaboratore’ comprende il materiale preparatorio per
la progettazione di un programma” (art. 1.1)
 “La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di
espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di
qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base
delle sue interfacce(**), non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della
presente direttiva” (art. 1.2)
Durata della tutela
 Per persone fisiche: per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua
morte o dopo la morte dell'ultimo autore sopravvissuto
 Per persone giuridiche: la durata della tutela è di cinquant'anni a decorrere
dalla data alla quale il programma per elaboratore è stato per la prima volta
messo legittimamente a disposizione del pubblico
(**) Elementi di interazione tra operatore e programma
3. La questione della
brevettabilità del software

Una ricerca su Esp@cenet il 14 settembre 2008 nel database “Worldwide” con la
parola “software” nel titolo produce un risultato di 26.907 documenti.

La medesima ricerca con la parola “software” nell’abstract o nel titolo produce un
risultato di oltre 100.000 documenti

La medesima ricerca condotta sul database EP (quindi circoscritta ai documenti
europei) con la parola “software” nel titolo produce un risultato di 802 documenti.

Una ricerca su Esp@cenet il 14 settembre 2008 nel database “Worldwide” con le
parole “computer” and “program” nel titolo produce un risultato di 44.270
documenti.

Da dove sorge la questione della brevettabilità del software e come si risolve?

Trovato tipologicamente nuovo o noto?
3.1. Un riferimento normativo
(forse equivoco)
Convenzione sul brevetto europeo (1973)
Article 52
Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they
are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:
(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and
programs for computers;
(d) presentations of information.
(3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein
only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such
subject-matter or activities as such.

Quando l’invenzione di software è rivendicata come tale (il concetto di semplice interazione tra
hardware e software).
3.2. Le Guidelines per l’esame
Examination Guidelines EPO
2.1. Exclusions
The EPC does not define what is meant by "invention", but Art. 52(2)
contains a non-exhaustive list of things which are not regarded as
inventions. It will be noted that the items on this list are all either
abstract (e.g. discoveries, scientific theories, etc.) and/or nontechnical (e.g. aesthetic creations or presentations of information).
In contrast to this, an "invention" within the meaning of Art. 52(1) must
be of both a concrete and a technical character (see IV, 1.2(ii)).
It may be in any field of technology.
4. Il programma in sé e l’effetto
tecnico

La utility nel diritto statunitense e l’effetto tecnico in Europa
1.2. Further requirements (Part C Guidelines for substantive examination.
Chapter IV. Patentability)
In addition to these four basic requirements [invenzione, nuova, non ovvia, con
applicazione industriale], the examiner should be aware of the following two
requirements that are implicitly contained in the EPC:
(i) the invention must be such that it can be carried out by a person skilled in
the art (after proper instruction by the application); this follows from Art. 83.
Instances where the invention fails to satisfy this requirement are given in
II, 4.11; and
(ii) the invention must be of "technical character" to the extent that it must
relate to a technical field (Rule 42(1)(a)), must be concerned with a
technical problem (Rule 42(1)(c)), and must have technical features in terms
of which the matter for which protection is sought can be defined in the claim
(Rule 43(1)) (see III, 2.1).
4.1. Come tale (as such, en tant
que tel, als solche) significa…

Un programma non si considera algoritmo in quanto tale se:






Le caratteristiche causano un effetto ulteriore rispetto
all’interazione tra hardware e software [effetto normale]
Gli effetti possono considerarsi tecnici (i business method
patents non sono tecnici)
Gli effetti risolvono un problema tecnico
L’implementazione della soluzione comprende considerazioni
tecniche
Ha carattere essenzialmente tecnico
Le caratteristiche non tecniche possono essere inserite ma non supportano
la presenza di attività inventiva e limitano l’estensione del brevetto
concesso
4.2. Il contenuto della domanda con la
quale si rivendica un programma
4.15. Computer programs (Part C Guidelines for substantive
examination. Chapter II. Content of a European Patent Application)
In the particular case of inventions in the computer field, program
listings in programming languages cannot be relied on as the
sole disclosure of the invention. The description, as in other
technical fields, should be written substantially in normal
language, possibly accompanied by flow diagrams or other aids
to understanding, so that the invention may be understood by a
person skilled in the art who is deemed not to be a specialist in
any specific programming language, but does have general
programming skills. Short excerpts from programs written in
commonly used programming languages can be accepted if
they serve to illustrate an embodiment of the invention.
5. Casi e tecniche di
rivendicazione
5.1. Un oggetto conosciuto. Ma è
veramente rivendicato un oggetto?
5.2. Le rivendicazioni

Le rinvendicazioni e la reale estensione della protezione richiesta

Rivendicazioni della domanda di brevetto “Portable electronic device with multi-touch
input ”
1. A method, comprising: displaying a graphical object in a display of a portable
electronic device, wherein the object has a resolution that is greater than a first predetermined threshold; detecting multi-touch input associated with the object;
determining, based on the multi-touch input, an operation to be performed on the
object; and performing the operation on the object, wherein the object has a
resolution that is less than the pre-determined threshold when the operation is
performed on the object.
(…)
14. A portable electronic device, comprising: 0 a multi-touch-sensitive display; and one or
more processors coupled to the multi-touch-sensitive display to detect motion of two
or more fingers of a user in contact with the multi-touch-sensitive display, to
determine an operation to be performed on a graphical object presented on the multitouch- sensitive display based on the detected motion, and to perform the operation
on the object, 5 wherein the object has a resolution that is less than a pre-determined
threshold when the operation is performed on the object, and wherein the object has
a resolution that is greater than the pre-determined threshold at other times.
5.3. Un caso piuttosto noto
5.4. Un caso piuttosto noto (continua)
5.5. Un caso piuttosto noto (continua)
Prima e unica rivendicazione di US6799176 “Method for scoring
documents in a linked database”
A computer implemented method for scoring documents, at least
some of the documents containing links to other ones of the
documents, the method comprising:
determining a probability that a searcher will access each of the
documents after following a number of the links; and
scoring each of the documents based on the determined probability.
5.6. Esempi tipici di
rivendicazione del software

Insieme di istruzioni che abilitano lo svolgimento di operazioni attuate mediante
elaboratore (normalmente si tratta di procedimenti); ricordare il concetto di algoritmo

Natura pervasiva delle invenzioni di software ed estensione attuale delle ICT

Diverse formulazioni utilizzate nelle rivendicazioni
 Un metodo per … comprendente i passaggi …
 Sistema per il processamento di dati e informazioni comprendente mezzi per lo
svolgimento dei passaggi secondo il metodo della rivendicazione 1
 Un programma per computer comprendente mezzi per la programmazione di
codice atti a svolgere i passaggi del metodo di cui alla rivendicazione 1 quando
detto programma è eseguito mediante computer
 Un programma per computer come nella rivendicazione # implementato in
un’informazione leggibile da computer
 Un’informazione leggibile da computer che comprende codici atti ad eseguire il
metodo di cui alla rivendicazione # quando detto metodo è eseguito mediante
computer
Grazie
Massimiliano Granieri
Dipartimento delle Scienze Giuridiche Privatistiche
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Foggia
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