Tutela giudiziaria -civile e
penale- in materia di titoli di
proprietà industriale
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Intento del legislatore
comunitario e nazionale
•Reprimere con sempre maggiore decisione e
fermezza il fenomeno della contraffazione e
della pirateria.
•Come? Mettendo a disposizione dei soggetti
lesi e dei giudici strumenti processuali più
incisivi ed efficienti.
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Interventi del legislatore
italiano
•
Il legislatore italiano, dal 2003 ad oggi, è
intervenuto sul piano sostanziale e su quello
processuale per rendere l’impianto legislativo
più rapido, efficiente e vicino ai bisogni
dell’impresa che protegge i propri diritti di P.I.
(quindi non di ogni impresa, ma dell’impresa
che innova e protegge le proprie innovazioni).
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Legge 12.12.2002 n.273
• Sono state dapprima concepite le 12 sezioni
specializzate che hanno competenza non solo
su marchi, brevetti, modelli, nuove varietà
vegetali e diritto d’autore, ma anche per le
indicazioni geografiche, denominazioni
d’origine, topografie dei prodotti a
semiconduttori, informazioni aziendali riservate
e segni distintivi diversi dai marchi (es. domain
names).
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Legge 24.12.2003 n.350
(legge finanziaria 2004)
• Ha introdotto misure urgenti per la tutela
dell’indicazione di provenienza “Made in Italy”
istituendo un controllo più severo alle dogane e
prevedendo che l’importazione e l’esportazione
e/o la commercializzazione di prodotti recanti
false indicazioni di provenienza costituisce
reato punibile ai sensi dell’art.517 del codice
penale.
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D.Lgs. 10.2.2005 n.30 (C.P.I.)
• E’ stato varato il Codice della Proprietà
Industriale che riunifica e coordina in un
unico testo la normativa relativa ai marchi,
ai brevetti, ai modelli e alle informazioni
riservate (non il diritto d’autore che
continua ad essere regolato dalla L.633
del 1941 varie volte modificata nel corso
degli anni).
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D.Lgs. n.140/2006
• Nel 2006 è stata recepita anche in Italia la
cd. “direttiva enforcement”.
• Tale normativa di derivazione comunitaria
incide sia sulla legge sul diritto d’autore
(LdA) che sul Codice della Proprietà
Industriale (CPI)
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Segue: D.Lgs. 140/06
• Il legislatore, con 21 articoli all’insegna della
lotta alla contraffazione a alla pirateria (entrati
in vigore il 22.4.2006), ha inteso conferire più
intensi poteri ai magistrati e alle parti
offese/danneggiate tanto in punto di adozione
di misure cautelari che di esperimento di mezzi
istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno
della contraffazione.
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POTERI INQUISITORI
• Art.121 comma 2-bis CPI
• Art.156-bis LdA
• In caso di violazione commessa “su scala
commerciale mediante atti di pirateria”
autorizza il giudice -se richiesto dalla parte che
subisce l’atto di pirateria- a disporre
l’esibizione della documentazione bancaria,
finanziaria e commerciale che si trovi in
possesso della controparte”.
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Segue: artt. 121 comma 2 bis
CPI e 156 bis LdA
• Le norme introdotte prevedono la possibilità di
chiedere l’esibizione della documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale. Questo solo
quando la violazione sia commessa su scala
commerciale con atti di pirateria (a differenza della
discovery che può sempre essere chiesta se gli
indizi forniti sono seri)
• Quindi quando le violazioni risultano commesse
dolosamente in modo sistematico (art.144 CPI)
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POTERI INQUISITORI
• Art.121-bis CPI - Art.156-ter LdA
• Autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari sia
in quelli di merito volti ad accertare la contraffazione, ad
ordinare che -mediante interrogatorio- vengano fornite
informazioni “sull’origine e sulle reti di distribuzione di
merci o di prestazioni di servizi”.
• Possono subire l’interrogatorio non solo l’autore della
violazione ma anche chi sia stato trovato in possesso
delle merci su scala commerciale e chi sia stato
sorpreso ad utilizzare servizi oggetto di violazione
sempre su scala commerciale
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POTERI INQUISITORI
• Segue: art.121-bis CPI e art.156-ter LdA
• Tali informazioni possono comprendere: il nome e
l’indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, e
di altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi.
• Si tratta di una disposizione che consente al giudice di
raccogliere, mediante interrogatorio, tutte le informazioni
necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni
e la portata del fenomeno contraffattorio per consentire
al soggetto leso di estendere l’azione a terzi, oppure
intentarne una nuova o chiedere la tutela in sede
penale.
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POTERI INQUISITORI
• Art.127, comma 1-bis CPI
• Art.171-octies LdA
• A rafforzare ulteriormente i poteri istruttori del
magistrato delle sezioni specializzate è
intervenuto l’espresso richiamo all’art.372 del
codice penale con pene ridotte della metà
(chiunque deponendo come testimone innanzi
all’A.G. afferma il falso o nega il vero ovvero
tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti
sui quali è interrogato è punito con la reclusione
da 2 a 6 anni [quindi da 1 a 3 anni]).
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ART.131 CPI
• Il nuovo art.131 CPI specifica l’inibitoria
cautelare sia con riferimento al divieto della
prosecuzione o della ripetizione delle violazioni
in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione
imminente.
• La norma è stata integrata con la previsione
dell’ordine di ritiro dal commercio delle cose
costituenti violazione purché l’ordine valga nei
confronti di chi sia proprietario delle stesse o ne
abbia la disponibilità.
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POTERI SANZIONATORI
• Art.124 CPI (Misure correttive e
sanzioni civili)
• Sulla base di tale norma la sentenza che
accerta la violazione di un diritto di
proprietà industriale può disporre:
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POTERI SANZIONATORI
• a) l’inibitoria della fabbricazione, del commercio
e dell’uso delle cose costituenti violazione;
• b) il ritiro dal commercio e la distruzione delle
cose costituenti violazione a spese dell’autore
della violazione;
• c) il ritiro temporaneo dal commercio se il
giudice accerta che le cose costituenti
violazione sono suscettibili di un uso legittimo,
previa adeguata modifica
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POTERI SANZIONATORI
• Art.124 CPI. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo
dal commercio:
• possono essere emessi non solo nei confronti del proprietario
ma anche di chi abbia comunque la disponibilità dei beni;
• possono inoltre essere emessi anche contro ogni
intermediario, che sia parte del giudizio e i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.
• Quindi, in base alla norma, mentre l’intermediario può
essere colpito dalla sentenza solo se parte del
processo, coloro che hanno la disponibilità del bene
possono essere invece colpiti anche se non convenuti
nel giudizio.
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RISARCIMENTO del DANNO
• Art.125 CPI – Art.158 LdA
• La nuova norma considera le misure del
risarcimento del danno e della reversione
degli utili come operativamente e
concettualmente distinte essendo
riconducibili rispettivamente alla
reintegrazione del patrimonio del
soggetto leso e a quello
dell’arricchimento senza causa
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RISARCIMENTO del DANNO
• L’art.125 comma 1 CPI richiama le
disposizioni del codice civile concernenti la
determinazione del danno risarcibile e le
sue voci del danno emergente e del lucro
cessante con una disposizione che
richiama anche i benefici realizzati
dall’autore della violazione, ma unicamente
come elemento sintomatico del mancato
guadagno.
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RISARCIMENTO del DANNO
• L’Art. 125 CPI autorizza anche la monetizzazione del
danno morale e del pregiudizio non economico.
• L’art.125 comma 3 CPI stabilendo che In ogni caso
il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione
degli utili realizzati dall’autore della violazione, in
alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella
misura in cui eccedono tale risarcimento, sancisce
una forma di risarcimento del danno nelle ipotesi in
cui danno il soggetto leso non abbia subito danno
dimostrabile.
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CRITERI DI
QUANTIFICAZIONE del
DANNO
• Danno emergente (perdita o necessitata
erogazione di somme di danaro a causa della
contraffazione)
• Costi sostenuti per acquisire la prova della
contraffazione, attività promozionali per
neutralizzare l’illecito, annacquamento della
posizione di monopolio, diminuzione del prezzo
operata a causa della presenza di un
concorrente
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Segue: criteri di quantificazione
• Lucro cessante (ricostruzione del
pregiudizio patito dalla vittima della
contraffazione: mancata acquisizione di
valori economici nel patrimonio del
danneggiato)
• 3 criteri: decremento del fatturato, utile
del contraffattore, giusto prezzo del
consenso (royalty)
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Segue. Criteri di quantificazione
• Danno morale. Due diversi aspetti:
• pretium doloris connesso alla
configurabilità di un reato
• Danno all’immagine più di frequente
riconosciuto alla vittima della
contraffazione
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Retroversione degli utili
• Può essere chiesta in alternativa al lucro
cessante o nella misura in cui gli utili del
contraffattore eccedono tale risarcimento.
• La problematica in ordine alla norma
dell’art.125 3° co CPI è legata
all’individuazione dei presupposti in
presenza dei quali accogliere la domanda
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Segue: art.125 3° comma CPI
• La norma è “sospettata” di
incostituzionalità in quanto prevede che
la vittima della contraffazione abbia diritto
in ogni caso (quindi anche in assenza di
nesso di causalità tra la contraffazione e
gli utili del contraffattore) ai profitti del
contraffattore.
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Segue: art.125 3° co CPI
• La norma sfugge alla logica tipica
dell’istituto risarcitorio e si pone sulla scia
delle norme volute dal legislatore per
inasprire la lotta alla fenomeno della
contraffazione
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RISARCIMENTO del DANNO
• Art.144-bis CPI – Art.162-ter LdA
(sequestro conservativo)
• In base a questa norma il soggetto leso che
faccia valere circostanze idonee a pregiudicare
il soddisfacimento del risarcimento del danno,
può ottenere un provvedimento di sequestro dei
beni mobili ed immobili del preteso autore della
violazione ai sensi dell’art.671 c.p.c.
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RISARCIMENTO del DANNO
• Segue: art.144-bis CPI
• Tale sequestro può riguardare anche il blocco
dei conti correnti bancari e di altri beni del
presunto autore della violazione sino alla
concorrenza del presumibile ammontare del
danno. A tale fine l’A.G. può disporre la
comunicazione della documentazione bancaria,
finanziaria o commerciale oppure autorizzare
l’accesso alle pertinenti informazioni
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RISARCIMENTO del DANNO
• Allo scopo di consentire la migliore esecuzione
del sequestro l’A.G. può acquisire direttamente
(quindi anche senza istanza della parte lesa) la
documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale del preteso contraffattore.
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DDL 1195 A approvato dal
Senato il 14.05.2009
• Si tratta di un disegno di legge ancora in
corso di esame con il quale il legislatore,
nel tentativo di costituire un deterrente al
fenomeno della contraffazione, rafforza la
tutela penale dei titoli di proprietà
industriale
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Novità che saranno apportate
al codice penale
• Il DDL 1195 prevede alcune modifiche
agli artt. 473 e 474 CP oltre
all’introduzione degli artt. 474-bis, ter e
quater e 517-ter, quater quinquies.
• Queste norme introducono pesanti
sanzioni penali (fino a 4 anni di
reclusione e in caso di circostanze
aggravanti fino a 6)
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Segue: Deriva Penalistica
• Le norme penali finora si applicavano in
caso di falsificazione materiale del titolo di
proprietà industriale (quindi del documento
cartaceo),mentre ne viene prevista
l’applicazione per la semplice violazione in
sé del titolo di P.I.
• Si crea, in questo modo, una sorta di
sovrapposizione di competenza cone le
Sezioni Specializzate
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Tutela penale fin dal deposito
della domanda
• La fattispecie penale sarebbe ipotizzabile,
secondo il testo approvato dal Senato, fin dal
momento del deposito della domanda, di cui
nessuno conosce l’effettiva validità.
• Quindi mentre da un lato si creano giudici civili
specializzati in questa materia, dall’altro si
attribuisce a giudici non specializzati e
notoriamente oberati di lavoro, una competenza
sovrapposta a quella dei giudici specializzati
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Rischi connessi alla deriva
penalistica nella tutela dei DPI
• Le norme hanno ovviamente lo scopo di
punire le cd. multinazionali del falso, le quali
però non si fermeranno certo perché vi è
una nuova ipotesi di reato, così
l’inasprimento delle norme finirà per colpire
imprenditori ignari dell’esistenza di un
brevetto (o anche solo di una domanda di
brevetto)
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Rimedi da adottare da parte
degli imprenditori
• Gli imprese italiane dovranno attrezzarsi di
conseguenza e quindi non solo
• depositare sistematicamente i propri brevetti,
marchi e design industriali
• ma anche
• verificare i depositi dei concorrenti attraverso
specifiche ricerche di novità e verifiche di
interferenza
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Legge n.69 del 18.6.2009
pubblicata in G.U. il 19.6.2009
entra in vigore il 4.7.2009
• La novella introduce modifiche su tutto il
corpo del codice di rito che si
propongono di ridurre drasticamente i
tempi del processo.
• La riforma si applica anche alla materia
della proprietà industriale, laddove il CPI
non preveda diversamente
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Principali innovazioni in
relazione alla processo
industrialistico
• Valorizzazione del principio di lealtà
processuale: sanzioni irrogabili d’ufficio alla
parte che con il proprio comportamento ha
determinato un allungamento dei tempi del
processo.
• Nel caso la parte, ancorché vittoriosa ma per
un importo non superiore alla proposta, abbia
rifiutato una proposta transattiva, sarà
condannata alle spese di lite maturate dopo la
proposta
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Segue. Innovazioni al c.p.c.
• Semplificazione delle decisione della causa:
il giudice potrà porre a fondamento della
decisione anche fatti non specificamente
contestati dalla parte. Chi si difende dovrà
contestare in modo espresso e specifico le
affermazioni di chi agisce.
• La redazione della sentenza sarà concisa
e potrà richiamarsi a precedenti conformi
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Segue: innovazioni al c.p.c.
• Se c’è l’accordo delle parti il giudice può
autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale
scritta
• Il giudice dovrà fissare un calendario del processo
al fine di poter prestabilire la durata del processo.
• Il CTU dovrà depositare la perizia dopo averla
sottoposta alle parti e aver commentato le rispettive
osservazioni.
• Viene previsto un filtro per i ricorsi in cassazione
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CONCLUSIONI
• L’impronta data dal legislatore italiano è
dunque netta e si traduce in un sensibile
rafforzamento della lotta alla contraffazione
sul territorio nazionale, nella più rigorosa
osservanza degli standard comunitari
stabiliti per la tutela della proprietà
intellettuale.
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CONCLUSIONI
• Le riforme (dal decreto sull’enforcement alla
riforma del codice penale) contengono norme
che possono condurre anche alla completa
paralisi delle imprese responsabili della
violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
• La proprietà intellettuale è ormai divenuta
un’arma potente in mano a chi potrà -e sapràinvestire ingenti risorse nella capillare
protezione dei propri titoli e nella conseguente
pressante tutela giudiziaria degli stessi.
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CONCLUSIONI
• Naturalmente la tutela della proprietà
intellettuale rischia così di diventare uno
dei modi più potenti per l’esclusione dei
concorrenti dal mercato: a chi dispone di
più risorse da investire nella P.I. il
legislatore offre mezzi legali per spazzare
i concorrenti dal mercato.
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