La genesi
dell’innovazione
tecnologica
5 maggio 2011
Avv. Luca Giove - Studio Legale Giove
[email protected]
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Quale tutela adottare per proteggere
un’innovazione tecnologica?
SEGRETO
INDUSTRIALE
BREVETTO
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Cosa tutela un
brevetto?
Una soluzione ad un problema tecnico con le
caratteristiche di:
NOVITA’
ATTIVITA’ INVENTIVA INDUSTRIALITA’
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LICEITA’
Cosa tutela il
segreto?
Art.98 c.p.i. (D.Lgs. 10.02.2005,
n. 30)
Le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali
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Requisiti delle
informazioni segrete
a) NON NOTE o facilmente
ACCESSIBILI
b) VALORE ECONOMICO
c) soggette a MISURE IDONEE
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Scelta obbligata:
- know how non brevettabile
- trovato solo brevettabile (es. prodotto destinato al
commercio)
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Possibilità di
scelta
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Segreto industriale vs.
Brevetto
SEGRETO
INDUSTRIALE
+ nessuna formalità (e
costi conessi)
+ durata
tendenzialmente
perpetua
- difficoltà
dell’individuazione
dell’oggetto di tutela
-difficoltà a mantenere
la segretezza
BREVETTO
+tutela reale assoluta
+oggetto definito
-durata ventennale
-formalità per la
concessione e costi
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DIRITTI
MORALI
PATRIMONIALI
ESSERE
RICONOSCIUTO
AUTORE DEL
BREVETTO
DIRITTO AL
BREVETTO
DIRITTI SUL
BREVETTO E SUL
KNOW-HOW
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Di chi sono i diritti
sull’innovazione
tecnologica?
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Regola generale
Tutti i diritti spettano
all’INVENTORE
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1. L’inventore è il
titolare d’azienda
Si applica la regola generale
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brevettazione del NON AVENTE DIRITTO
c.d. USURPAZIONE (art. 118
c.p.i.)
se il brevetto richiesto
dall’usurpatore
non è stato rilasciato, il
se il brevetto richiesto
titolare
dall’usurpatore
ACCERTATO del diritto
è stato rilasciato, il titolare
può
ACCERTATO del diritto può:
(entro 3 mesi dalla
sentenza):
assumere
a proprio chiedere il rigettoottenere il trasferimentofar valere la
nome la della domanda a suo nome del brevetto nullità del
dalla data del deposito brevetto
domanda
di brevetto
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2. L’inventore è il
DIPENDENTE
(art. 64 c.p.i.)
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a) Invenzione DI
SERVIZIO
b) Invenzione
D’AZIENDA
c) Invenzione
OCCASIONALE
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a) Invenzione DI SERVIZIO
(art.
64 comma 1 c.p.i.)
Realizzata nella esecuzione di un rapporto di lavoro
TUTTI I DIRITTI SPETTANO AL DATORE E NULLA AL DIPENDENTE
invenzione è l’OGGETTO della prestazione lavorativ
è prevista una REMUNERAZIONE per lo
svolgimento dell’attività inventiva
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b) Invenzione d’AZIENDA
(art. 64 comma 2 c.p.i)
nvenzione è realizzata nell’esecuzione di un rapporto di lavo
l’attività inventiva NON è oggetto della prestazione lavorativa
NON è prevista una retribuzione per l’invenzione
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EQUO PREMIO
un compenso commisurato a:
- valore dell’invenzione in quanto brevettata
- mansioni svolte dal dipendente
- retribuzione del dipendente
- attività cui il dipendente è adibito
- contributo dell’azienda nella realizzazione
dell’invenzione
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ACCERTAMENTO
DETERMINAZIONE
del diritto all’equo
dell’ammontare dell’equo premi
premio
GIUDICE
COLLEGIO DI ARBITRATORI
(Sez. Specializzate in P.I.)
(art. 64, commi 4 e 5 c.p.i.)
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Metodo di calcolo: la formula tedesca
I=VxP
I è l’ammontare dell’indennità riconosciuta al
dipendente, V è il valore dell’invenzione e P un
fattore proporzionale che misura l’apporto del
dipendente sulla base di vari fattori (posizione
del problema/soluzione del problema/mansioni
svolte/retribuzione).
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c) Invenzione OCCASIONALE
(art. 64 comma 3 c.p.i.)
Il diritto al BREVETTO spetta al lavoratore
ma SE
’invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavor
il DATORE può:
acquistare il
esercitare un
diritto
ottenere la concessione
diritto d’OPZIONE
al rilascio di
di
una
LICENZA
per
BREVETTI
acquistare il
STRANIERI per
brevetto
la stessa
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c) Invenzione OCCASIONALE
(art. 64 comma 3 c.p.i.)
- il datore può ottenere il brevetto anche se
l’inventore non intende cederlo
-il datore deve versare al dipendente un
-PREZZO o un CANONE
- dal prezzo/canone vanno dedotti gli “aiuti” forniti
dal datore per realizzare l’invenzione
- se manca l’intesa sul canone, la decisione è
rimessa ad un collegio arbitratore (v. equo premio)
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c) Invenzione OCCASIONALE
(art. 64 comma 3 c.p.i.)
Il lavoratore deve comunicare
al datore l’avvenuto rilascio del brevetto
Il datore ha TRE MESI di tempo
per esercitare la propria PRELAZIONE
se il lavoratore si rifiuta, il datore può ottenere una
sentenza costitutiva per il rilascio del brevetto
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Art. 64 comma 6
c.p.i.
“si considera fatta durante l’esecuzione del
contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego
l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il
brevetto entro un anno da quando l’inventore ha
lasciato l’azienda privata o l’amministrazione
pubblica nel cui campo di attività l’invenzione
rientra”
PRESUNZIONE
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2. Invenzioni dei dipendenti:
consigli pratici
quali CATEGORIE di dipendenti?
i) dipendenti “R&D”
) dipendenti con competenze tecnich
iii) altri dipendenti
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i) dipendenti “R & D”
previsione contrattuale di un
superminimo
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ii) dipendenti con
competenze tecniche
valutazione caso per caso se
inserire una clausola con
previsione di un superminimo
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iii) altri dipendenti
non prevedere nulla (l’ipotesi
di una loro invenzione è
remota)
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3. L’inventore è un
TERZO “ESTERNO” Invenzione già sviluppata
Es.: singolo inventore o piccola società
che non hanno il denaro per brevettare,
rilasciano il brevetto ad un’azienda
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3. Diritti da un terzo
“esterno”
Come disciplinare?
a)
ACCORDO
RISERVATEZZA
DI
b) CONTRATTO PER
LA CESSIONE
DEI
DIRITTI
SULL ’ INVENZIONE
NON BREVETTATA E
DEL
DIRITTO
A
BREVETTARE
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3. Alcuni elementi fondamentali del
contratto-tipo
Oggetto della cessione (invenzione e knowhow)
Garanzie
Riservatezza
Impegno a non brevettare
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4. L’inventore è un
collaboratore o fornitore
esterno - Invenzione non
ancora sviluppata
la legge nulla
dispone
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4. Collaboratori e
fornitori esterni
In assenza di specifica pattuizione contrattuale di
chi sono i diritti sull’invenzione?
A. Richiesta la
soluzione di un
problema tecnico
B. Altro caso, ad es.
richiesta la fornitura di
un prodotto
Appartengono
Regola generale: se
all’inventore i diritti
l’attività è in funzione
sull’invenzione quando
inventiva, l’invenzione
era dovuta un’opera e
appartiene al
un servizio, non
committente
un’attività inventiva
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4. Collaboratori e
fornitori esterni
In caso di specifiche pattuizioni contrattuali, possono sorgere
alcuni PROBLEMI PRATICI:
- background IP rights/foreground IP rights
- riservatezza
- invenzioni “occasionali” (in senso atecnico)
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4. Collaboratori e
fornitori esterni
le invenzioni conosciute/conoscibili
entro questa cerchia di soggetti
sono da intendersi
PREDIVULGATE?
(requisito della novità del brevetto)
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4. Collaboratori e
fornitori esterni
Trib. Torino Sez. Spec. in P.I., 29 settembre 2005
“Lo scambio di notizie avvenuto nella fase dell’ideazione del ritrovato tra
diverse
persone fisiche, tra loro non vincolate al segreto, non può essere confuso con
la divulgazione dell’invenzione.”
“L’illustrazione dell’invenzione a coloro che rientrano nella catena produttiva
necessaria per la realizzazione e sperimentazione della stessa non
costituisce predivulgazione, perché è configurabile un obbligo di riservatezza
a carico del destinatario della comunicazione desumibile dagli stessi motivi
che hanno determinato la comunicazione, dal comune interesse a mantenere
riservate le informazioni tecniche,dalle prassi aziendali ovvero dagli obblighi
di correttezza e buona fede propri di ogni rapporto contrattuale.”
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SOLUZIONE UNIVERSALE:
contrattualizzare sempre la titolarità dei
diritti di proprietà industriale
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5. Università e
centri di ricerca
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5. Università e centri
di ricerca
(art. 7 l. 18 ottobre 2001, n. 383)
(art. 65 comma 1 c.p.i.)
“Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall’invenzione brevettabile di cui è autore”
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5. Università e centri
Le Università (o la P.A.) per via regolamentare
di ricerca
prevedono
spesso la facoltà per l’inventore di cedere il diritto
alla brevettazione all’Ateneo, che assume i costi di
brevettazione
la negoziazione avviene in seguito con l’Ateneo
COROLLARIO PRATICO PER CONTRATTI CON
L’UNIVERSITA’: accertarsi che il dipendenteinventore abbia ceduto i diritti all’Università
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5. Università e centri
di ricerca
Spesso l’Università esigerà di avere la
cointestazione del brevetto su basi paritarie
contrattualizzare i poteri di
gestione e lo sfruttamento
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5. Università e centri
di ricerca
Se entro cinque anni dalla data di concessione del
brevetto il ricercatore non ne ha iniziato lo
sfruttamento industriale, l’Università/P.A.
acquisiscono un diritto gratuito (non esclusivo) di
sfruttare o di far sfruttare a terzi l’invenzione, salvo
il diritto spettante all’inventore
di esserne riconosciuto autore (art. 65 comma 4 c.p.i.)
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5. Università e centri
di ricerca
art. 65 comma 5 c.p.i. :
“le disposizioni del presente articolo non si
applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto
o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate
nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati
da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o
amministrazione di appartenenza del ricercatore.”
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6. Cooperazione
tra le imprese
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6. Cooperazione tra
imprese
se lo sviluppo dell’invenzione è congiunto
in assenza di diversa pattuizione
COMUNIONE DI BREVETTO
(contitolarità)
in quote secondo il contributo inventivo,
(si presumono uguali)
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Comunione di
brevetto
VANTAGGI
SVANTAGGI
garanzie per le parti
derivanti dalla proprietà incertezze sul regime
rispetto ad atti di
giuridico e difficoltà
disposizione e
pratiche di cogestione
del bene in comune
godimento dell’altra
parte
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6. Cooperazione tra
imprese
i) SE MANCA UN ACCORDO, si
applicano le
disposizioni del c.c. sulla comunione
in quanto compatibili (artt. 1100 ss. c.c.)
ciascun contitolare può usare la cosa, senza alterarne
la destinazione o impedirne l’uso agli altri comunisti
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ciascun contitolare può
disporre del suo diritto e
cedere al altri il godimento
della cosa nei limiti della
sua quota
6. Cooperazione tra
imprese
ii) SE C’E’ UN ACCORDO: libertà delle
parti nel regolare contrattualmente l’uso
del brevetto in comunione
COMUNIONE DI BREVETTO (art. 6 c.p.i.)
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6. Cooperazione tra
imprese
(art 6 comma 1-bis c.p.i.)
Ciascun contitolare, nell’interesse di tutti, può:
-presentare domanda di brevetto
-proseguire il procedimento di brevettazione
-presentare traduzione italiana delle rivendicazioni di domanda
di brevetto europeo o del testo di brevetto europeo
-attivare altri procedimenti di fronte all’UIBM
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6. Cooperazione tra
imprese
QUESTIONI da disciplinare nel regolamento di comunione di brevetto:
- gestione amministrativa
- concessioni in licenza
- cessione della quota
- scioglimento della comunione
- uso (indipendente)
- gestione del contenzioso
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6. Cooperazione tra
imprese
possibili ALTERNATIVE alla comunione di brevetto:
COSTITUZIONE DI UNA
NEWCO.
LICENZE INCROCIATE
+ patti parasociali per disciplinare lo
se c’è un effettivo contributo
innovativo di ciascun soggetto
coinvolto, specie se contributi
facilmente separabili
sfruttamento
(solo per brevetti di un certo rilievo)
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Grazie per
l’attenzione
STUDIO LEGALE GIOVE
via Niccolò Tommaseo 69/D
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