L'UFFICIO BREVETTI DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO
INDUSTRIAL LIASION OFFICE (ILO)
V.le delle Scienze Ed.2 – [email protected]
Seminario Brevettazione nazionale e internazionale - 4 marzo 2015
Sintesi delle determinanti della intensità
di relazione tra università e industria
 La ricerca accademica precede la domanda industriale.
 Stretta è la relazione tra ricerca accademica utilizzata
dalle imprese e qualità di tale ricerca (misurata, ad
esempio, in termini di pubblicazioni e citazioni);
 elevata domanda industriale per la ricerca svolta in
università (soprattutto a livello locale);
 esistenza di opportuni meccanismi organizzativi che
consentano alla domanda e all’offerta di incontrarsi
(come Uffici per il Trasferimento Tecnologico) e\o di
incentivi (regole brevettuali, commercializzazione,…)
2
Ufficio brevetti dell'Università di Palermo (ILO)
•
All’Ufficio Industrial Liaison Office (ILO) è assegnato il compito di
raccordare le attività di ricerca, formazione e promozione
dell’Università con le esigenze del mondo economico e produttivo
della collettività per favorirne lo sviluppo economico e sociale e
incrementare l’occupazione.
•
Cura la valorizzazione dei risultati della ricerca delle strutture
dipartimentali e dei laboratori, prevalentemente mediante la richiesta
di brevetto nazionale e, nei casi di maggior rilievo, internazionale
dei “trovati”.
La valorizzazione dei “trovati” attraverso i brevetti è governato da
un apposito Regolamento di Ateneo, all’interno del quale vengono
anche definite le funzioni della Commissione Brevetti che
sovrintende e segue le diverse fasi procedurali .
PERCHÉ BREVETTARE NELL’UNIVERSITÀ?
 Per la carriera (curriculum)
 Per ottenere vantaggi economici
• Royalties
• Sfruttare direttamente invenzione (spin off)
•
una società aziendale e produttiva di quote capitali sorta dall'idea di dare una ricaduta
ad un ritrovato ottenuto dal contesto della ricerca tecnologica universitaria
.
 Per concorrere allo sviluppo economico-sociale.
 Determina un migliore parametro dei dati trasmessi
all’ANVUR (SUA-RD), terza missione.
 Per la reputazione (attrarre investimenti)
4
PERCHÉ BREVETTARE NELL’UNIVERSITÀ?
 Per
concorrere
alla
costruzione
della
cultura
dell’innovazione all’interno e all’esterno dell’università,
chiave per affrontare non solo le nuove sfide, tecnologiche e
non, ma più in generale le esigenze di miglioramento della
qualità della vita.
 Per valorizzare quello che l’università fa dando valore al
lavoro di chi inventa ma anche di chi valorizza.
 Management dell’innovazione per intercettare bisogni e
stimolando le sensibilità presenti sul territorio.
5
L’APPROCCIO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA P.I.
E’ fondato su:

Carta Europea dei Ricercatori

Codice della proprietà industriale (C.P.I.)
Richiede:



Attenzione per
sull’invenzione
la
gestione
delle
informazioni
Sensibilizzazione sull’importanza della tutela della
proprietà intellettuale
Consapevolezza sui vincoli e sugli strumenti disponibili
6
DIFFUSIONE DI CONOSCENZA E ONERI DI
RISERVATEZZA
Brevetto?




La brevettazione NON
impedisce la
pubblicazione
Aiuta a finanziare la
ricerca
Garantisce la diffusione
delle invenzioni nella
comunità scientifica ed
industriale
Incrementa reputazione
Pubblicazione
scientifica?

La pubblicazione, anche
come intervento a
convegni, impedisce la
brevettazione
 Garantisce
la diffusione
delle invenzioni nella
comunità scientifica ed
industriale

Incrementa reputazione
7
Prima brevettare e dopo pubblicare
•
Il brevetto è lo strumento giuridico che consente a chi ha realizzato un’invenzione di
ottenere il diritto a produrre e commercializzare in esclusiva il trovato che ne forma
oggetto nello stato nel quale è stato richiesto (art. 1 D.P.R. 22-6-1979 n. 338).
•
Il brevetto, conferisce al titolare “la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di
trarne profitto nello Stato specifico in cui viene ottenuto. Quello italiano conferisce
protezione nell'intero dello Stato italiano e della Repubblica di San Marino, può
essere riconosciuto nella Città del Vaticano.
•
Vieta a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio,
vendere o importare quanto protetto dal titolo di brevetto (art. 66 com. 1 e 2 C.P.I.).
Tutela l’invenzione per un determinato periodo di tempo.
•
•
“Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere
dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo
grado” (art. 62 C.P.I.). “I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di
essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili” (art 63 com. 1 C.P.I.).
•
Ogni domanda è segreta, vale a dire non è accessibile al pubblico, per un periodo di 18
mesi.
Tutela della proprietà intellettuale
Area della protezione e valorizzazione delle più
 Proprietà svariate forme di creatività intellettuale e
comprendendo:
opere
musicali,
intellettuale artistica
fotografiche, editoriali, cinematografiche, di
e artistica
trasmissione a distanza, ecc.
Area della protezione e valorizzazione delle
 Proprietà
invenzioni nei vari campi della tecnica: marchi e
industriale
altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli,
invenzioni, modelli di utilità, topografie dei
prodotti a semi-conduttori, informazioni aziendali
riservate e nuove varietà vegetali (art. 1 D.lgs
30/05)
9
Tipologie di strumenti di protezione proprietà intellettuale
1. Brevetto d’invenzione
(art. 60 e 67 C.P.I.) Durata della tutela 20 anni. Sono
brevettabili sia i prodotti che i procedimenti o processi di fabbricazione.
2. Brevetto per modello di utilità o industriale
(art. 82 e
85 C.P.I.) Durata della tutela 10 anni. Rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comportano
“una particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego a macchine o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti d'uso in genere”.
3. Marchio
Durata massima della tutela 25 anni, mediante successive proroghe di 5 anni in 5
anni. Possono costituire oggetto di registrazione “disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di
una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della
forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento”.
4. Disegno industriale (ex modello ornamentale)
5. Nuove varietà vegetali ( art. 100 e 109 C.P.I.). Durata della tutela 20 anni,
(con l’eccezione delle piante a fusto legnoso, incluso viti il cui brevetto dura 30 anni).
6. Topografia di un prodotto a semiconduttori
•(art. 87 e ss. C.P.I.) Durata della tutela 10 anni. “Serie di disegni correlati o codificati, rappresentanti lo
schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori”. In tale serie ciascuna
immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi.
1. Diritto d’autore
10
1 - Che cosa NON si può brevettare
(art. 45 D.lgs
30/05)

Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici.

Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco
o per attività commerciale e i programmi di elaboratore.

Presentazioni di informazioni.

Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del
corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al
corpo umano o animale.

Razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici
per l’ottenimento delle stesse.
11
•
Requisiti per ottenere un brevetto :
novità (art.46 C.P.I.)
Il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica. Prima della
presentazione della data di deposito della domanda di brevetto non deve
esserci una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo”, non deve essere mai stato prodotto o brevettato in nessuna parte del
mondo.
•
Originalità o attività inventiva (art. 48 C.P.I.)
È originale il trovato che non risulta in modo evidente dallo stato della
tecnica, non si può brevettare ciò che costituisce soluzione ovvia o banale.
•
Industrialità (art. 49 C.P.I.) il trovato deve poter essere oggetto di
fabbricazione e utilizzo in campo industriale.
•
Liceità (art. 50 C.P.I.) il trovato non deve essere contrario all'ordine
pubblico o ledere il buon costume.
LE INVENZIONI DEL DIPENDENTE UNIVERSITARIO (ART. 65)
Se l’inventore è ricercatore di un'università o di una pubblica
amministrazione “avente tra i suoi scopi istituzionali
finalità di ricerca” la titolarità esclusiva dei diritti
derivanti dall'invenzione brevettabile è del dipendente.
 Deve darne comunicazione all’Ateneo.
 Deve riconoscere royalty all’Ateneo in misura non superiore al
50% e non inferiore al 30%.
“ Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti
privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti
di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi
dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del
ricercatore”.
Quindi se l'invenzione è finanziata da privati o enti pubblici, le
norme sono derogabili e in assenza di specifica previsione
13
contrattuale si applicano le norme del codice, cioè l’art. 64

Procedura di Brevettazione
•
Il ricercatore svolge attività di ricerca all’interno dell’Università mantenendo la
dovuta riservatezza sulla brevettabilità delle scoperte effettuate.
•
Il ricercatore può affrontare in proprio la procedura di brevettazione. Presenta
direttamente la domanda di brevettualità e ne dà immediata comunicazione al
Rettore. Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 30/2005 il ricercatore deve
corrispondere all’Ateneo il 30% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del
brevetto.
•
La domanda di brevetto può essere presentata al servizio brevetti presente
presso le Camere di Commercio, oppure inviata direttamente all'UIBM di
Roma, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno
•
I cittadini italiani e le società con sede legale in Italia, sono obbligati a
depositare la prima domanda di brevetto in Italia, salvo esplicita
autorizzazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che entro 90
giorni può concedere di depositare la domanda direttamente all’estero.
Procedura di Brevettazione nell’Università degli Studi di Palermo
•
•
•
Se il ricercatore preferisce trasferire all’ Ateneo il diritto alla
brevettazione,
presenta
un
prospetto
informativo
dell’invenzione all’ufficio ILO (modello predisposto dall’ufficio);
La domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione
(principio dell’unità della domanda, previsto per ragioni
fiscali). La Struttura della domanda di brevetto comprende:
Titolo
Riassunto e disegno principale
Descrizione dell’invenzione
Rivendicazioni (parti essenziali e nuove del trovato)
Eventuali ulteriori disegni
Firma un contratto di cessione gratuita dell’invenzione
all’Università e dà mandato al Rettore per la presentazione
della domanda di brevettabilità.
Procedura di Brevettazione nell’Università degli Studi di
Palermo
•
La Commissione Brevetti, dopo aver esaminato la domanda, esprime il
proprio parere. La commissione può dare parere negativo e il diritto alla
brevettazione rimane all’inventore.
Se la commissione dà parere positivo entro 60 giorni il procedimento
continua .
•
L’ILO contatta almeno 3 consulenti tra gli iscritti all’Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale, competenti nel ramo della ricerca che interessa la
domanda di brevetto in esame, chiedendo un preventivo di spesa, dopo aver
esaminati i tre preventivi, stabilisce qual è quello qualitativamente ed
economicamente più adeguato e ne dà incarico con lettera e firma del
Rettore.
•
Procedura di Brevettazione nell’Università di Palermo
•
•
•
Il consulente incaricato della presentazione del brevetto provvede
a predisporre un incontro tecnico con il ricercatore e con un
rappresentante dell’I.L.O.; in questa fase il ricercatore provvederà
a discutere e consegnare il brevetto al consulente .
Se a giudizio del consulente incaricato l’invenzione non presenta i
requisiti necessari per la brevettazione, il ricercatore può
riottenere indietro il diritto ceduto all’Ateneo.
Se l’invenzione presenta i requisiti necessari per la brevettazione.
Si effettuano le ricerche necessarie per l’esame di anteriorità, si
chiedono eventuali integrazioni, si predispone una bozza, dopo
l’approvazione degli inventori si effettua il deposito del brevetto.
In questo caso, l’Università anticipa le spese necessarie per il
procedimento di rilascio, per il mantenimento e lo sfruttamento
del brevetto in Italia, (art. 6 comma 1 Regolamento Brevetti).
Procedura di Brevettazione nell’Università degli Studi di Palermo
•
Se il brevetto viene alienato l’Università, in base all’art. 65 com. 2 D.Lgs.
30/2005, stabilisce l’importo massimo del canone relativo a licenze a terzi per
l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa Università ovvero a privati finanziatori
della ricerca. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, rimborsate le
spese all’Università, sono ripartiti tra il ricercatore e l’Università nella misura del
50%. L’Università destinerà, successivamente, almeno il 20% dei proventi
ricevuti alla struttura scientifica al cui interno sono stati conseguiti i risultati.
•
Cessione del brevetto:
il titolare può alienare il brevetto stipulando con terzi un contratto di cessione (vendita)
•
Licenza del brevetto:
questa tipologia contrattuale prevede la concessione esclusiva o non esclusiva del diritto di
realizzare, utilizzare e/o commercializzare il ritrovato del brevetto contro il versamento al
titolare del brevetto di una royalty proporzionale generalmente al valore e al numero dei beni
prodotti o venduti utilizzando il brevetto concesso in licenza.

Deposito di una apposita domanda al competente Ufficio Brevetti
dello Stato nel quale si vuole attivare la protezione

Efficacia territoriale:

Ambito nazionale (brevetto italiano)

Ambito internazionale


Brevetto Europeo (oltre che agli uffici brevetti nazionali la
domanda può anche essere presentata attraverso procedure
internazionali)
PCT (Patent Cooperation Treaty), unica domanda per molti Stati
19
Estensione del brevetto all’estero
•
•
•
•
L’estensione del brevetto all’estero, deve avvenire entro 12 mesi dalla
registrazione del brevetto nazionale, sarà la Commissione Brevetti a
determinare se e in che misura le spese saranno anticipate dall’Università (art.
6 comma 2 Regolamento Brevetti).
La protezione di un brevetto nei Paesi stranieri dà al titolare la possibilità di
beneficiare
degli
stessi
diritti
esclusivi
di
cui
gode
in
Italia.
Brevettare all'estero serve inoltre ad ampliare lo spettro delle opportunità di
concessione di licenze d’uso a imprese straniere, sviluppando rapporti esterni
all'azienda e beneficiando di una modalità di accesso alternativa a mercati stranieri
attraverso la collaborazione con altre aziende.
Il percorso internazionale. Se s’intende proteggere un’invenzione o un modello di
utilità in un certo numero di Paesi membri del Trattato di Cooperazione sui
Brevetti (PCT – Patent Cooperation Treaty), si può inoltrare una domanda
internazionale (PCT) di brevetto. Una sola domanda PCT, in una sola lingua e a
fronte del pagamento di un unico gruppo di imposte, ha efficacia legale in tutti i
Paesi membri PCT. Si riducono i costi delle procedure.
Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT, si può, allo stesso tempo,
ottenere un’opinione preliminare non vincolante sulla brevettabilità valida in più di
139 Paesi.
Estensione del brevetto all’estero

Per presentare domanda è obbligatorio essere residenti in uno degli Stati
contraenti del PCT o averne la nazionalità.
Le domande PCT depositate in Italia o da residenti in Italia devono essere
redatte in una delle tre lingue ufficiali dell’ European Patent Office –EPO,
(francese, inglese o tedesco); è possibile effettuare il deposito in lingua
italiana (della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni)
a condizione che una traduzione in una delle lingue ufficiali sia depositata
entro un mese dal deposito stesso.
Le domande si possono presentare a:



Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma (anche
tramite il servizio postale)
OMPI - Boite PCT 34, chemin des Colombettes CH - 1211 Genève 20
Ufficio Europeo dei Brevetti (come Ufficio ricevente PCT, sia alla sede de
L’Aia che a quella di Monaco di Baviera)
16
14
14
12
12
10
8
8
6
brevetti nazionali
7
6
brevetti internazionali
(PCT)
5
4
4
4
4
brevetti ceduti
3
2
2
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
anno
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totale
2014
brevetti
nazionali
brevetti
internazionali
(PCT)
brevetti
ceduti
6
4
3
12
8
14
5
4
4
7
2
69
0
3
0
2
4
4
2
3
1
2
0
21
2
0
2
1
2
1
0
0
0
0
1
9
•
(C.P.I.) Codice della Proprietà Industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273 . Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28. e
successive modifiche
•
Felice Filizzola, e-mail: [email protected]
GRAZIE PER LA VOSTRA
CORTESE ATTENZIONE