ROMA, 9 ottobre 2015
Principi e procedure di
brevettazione in Italia e
all’estero
STUDIO TORTA
Proprietà Industriale: gli strumenti base
Strumenti di tutela
Oggetto di tutela
Brevetto d’invenzione
Invenzioni
Modello d’utilità
Innovazioni (utilità o comodità d’uso)
Disegni e Modelli
Estetica del prodotto
Marchio
Segni distintivi
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2
Cosa è il brevetto di invenzione

-
-
PATTO TRA STATO E INVENTORE:
Lo stato assicura all’inventore una esclusiva
di 20 anni
L’inventore si impegna a:
- rendere pubblica la propria invenzione
(innovazione incrementale)
- pagare le tasse relative
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3
Cosa è il brevetto di invenzione
Il brevetto è un documento tecnico-legale
pubblico che conferisce al titolare
l’esclusiva di produrre, commercializzare ed
utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto;
 Tale diritto ha una durata di 20 anni a
partire dalla data di deposito della domanda
e non è rinnovabile;
 Ha un limite territoriale

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4
Diritti conferiti da un brevetto
I diritti di un brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare
l’invenzione e trarne profitto, in particolare:
nel caso di un prodotto, diritto di vietare a terzi, salvo
consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in
questione;
nel caso di un procedimento, diritto di vietare a terzi, salvo
consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché
di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali
fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in
questione.
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Eccezioni alla esclusiva (Art. 68)
La facoltà esclusiva attribuita al brevetto non si
estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:
 a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali, ovvero in via sperimentale,
 b)
agli studi e sperimentazioni diretti
all’ottenimento, anche in paesi esteri, di una
autorizzazione all’immissione in commercio di un
farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi
compresi la preparazione e l’utilizzazione delle
materie prime farmacologicamente attive a ciò
strettamente necessarie
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COSA E’ BREVETTABILE
ART. 45 CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE
1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che
implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione
industriale.
2. Non sono considerate invenzioni …..
a)
Le scoperte scientifiche e i metodi matematici;
b)
I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per
attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c)
Le presentazioni di informazioni
3. Le disposizioni del comma precedente escludono la brevettazione di ciò
che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di
brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi e programmi considerati in quanto tali.
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7


4. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa
disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle
sostanze o alle miscele di sostanze, per l’attuazione di uno
dei metodi nominati.
5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze
animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per
l’ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si
applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti
ottenuti mediante questi procedimenti.
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Invenzione brevettabile
PROBLEMA
TECNICO
INVENZIONE
(SOLUZIONE
TECNICA)
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EFFETTO
TECNICO
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Tipologie di Invenzioni



INVENZIONE DI PRODOTTO (dispositivo;
impianto; composto; miscela di composti; ecc.)
INVENZIONE DI PROCEDIMENTO
(procedimento per la realizzazione di determinati
prodotti; metodo di sintesi; metodo di estrazione;
ecc.)
INVENZIONE DI USO (uso di un certo
dispositivo; uso di un certo composto; nuovo uso
di una sostanza o di una composizione di sostanze;
ecc.)
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Principali requisiti di brevettabilità
 Novità
L’invenzione
non
deve
essere
compresa nello “stato della tecnica”:
novità assoluta
 Attività inventiva
L’invenzione non deve risultare in
modo evidente dallo “stato della
tecnica” per un “esperto del ramo”
 Industrialità
Suscettibile di applicazione industriale
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Lo stato della tecnica per la valutazione
della novità e dell’attività inventiva
Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che è stato
reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o
all'estero prima della data del deposito o di priorità della
domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od
orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
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12
Esempi di divulgazioni che costituiscono lo
stato della tecnica





domande e brevetti anteriori;
pubblicazioni su riviste, opuscoli pubblicitari,
pubblicazioni tecnico scientifiche;
interventi a congressi;
esposizione in fiera (il contenuto tecnico deve essere
accessibile);
vendita di prodotti (anche una singola vendita costituisce
divulgazione, la prove della divulgazione e della data di
divulgazione tramite fatture devono essere spesso
accompagnate da prove testimoniali).
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Struttura del brevetto
 Dati bibliografici
titolare, inventore, data deposito, pubblicazione, concessione
 Titolo e Riassunto
 Descrizione
stato dell’arte, problema tecnico, descrizione di almeno un esempio di
attuazione
 Rivendicazioni
definiscono l’ambito di tutela legale
 Disegni
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Descrizione

esame dello “stato dell’arte”

discussione del “problema tecnico”

esposizione “chiara e completa” degli
esempi di attuazione
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15
Sufficienza di descrizione (Art. 51)

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale
debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in
modo sufficientemente chiaro e
completo perché ogni persona esperta
del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta
da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione
di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non puo' essere
descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo
di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno
osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.
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Sufficienza di descrizione (Art. 76)
Il brevetto è nullo
1) ……
2) Se l’invenzione non è descritta in modo
sufficientemente chiaro e completo da
consentire a persona esperta di attuarla;
……….

(C) STUDIO TORTA
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Rivendicazioni (Art. 52)


1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini
di informazione tecnica e deve concludersi con una o più
rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente,
ciò che si intende debba formare oggetto del
brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dal
tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i
disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
 3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da
garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una
ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
-------------------------------------------------------------------I TERMINI DELL’ESCLUSIVA SONO DETERMINATI
DALLA COMBINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
RIPORTATE NELLE RIVENDICAZIONI
(C) STUDIO TORTA
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La redazione delle rivendicazioni comporta

ricerca degli “elementi essenziali”

“generalizzazione” dell’idea inventiva
(tutela delle “soluzioni equivalenti”)

formulazione da confermare solo dopo
approfondita valutazione con l’inventore
(C) STUDIO TORTA
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Diverse tipologie di rivendicazioni



Rivendicazioni di prodotto: un dispositivo;
impianto; un composto; una miscela di composti;
ecc.
Rivendicazioni di procedimento: metodo di
sintesi; metodo di estrazione; procedimento
utilizzato da una determinata macchina; ecc.
Rivendicazioni di uso: uso di un certo dispositivo;
uso di un certo composto; nuovo uso di una
sostanza o di una composizione di sostanze
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Rivendicazioni indipendenti:
comprendono da sole tutte le caratteristiche tecniche per
definire l’invenzione da proteggere (più generiche –
maggiore protezione) – vantaggio principale –
 Rivendicazioni dipendenti:
aggiungono ulteriori caratteristiche tecniche a quanto già
definito dalla rivendicazione da cui dipendono (più
specifiche – minore protezione) – vantaggi secondari –

Le caratteristiche tecniche riportate nelle rivendicazioni
dipendenti partecipano a definire l’ambito di esclusiva
solo qualora la rivendicazione indipendente venga
giudicata priva dei requisiti di brevettabilità
21
Two-part form claims
Invenzione da proteggere è definita dalla
combinazione delle
Caratteristiche appartenenti all’arte nota,
Caratterizzato dal fatto che/di (in cui)
Caratteristiche nuove dell’invenzione
22
Quando brevettare
Non appena l’idea è compiuta ed è
possibile fornirne una descrizione
almeno in forma schematica
Prima di una qualsiasi divulgazione
dell’invenzione (descrizione scritta
od orale, utilizzazione,
commercializzazione o un qualsiasi
altro mezzo)
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Come brevettare
VIE NAZIONALI
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Italia
Singoli depositi in rispettivi Paesi
EPC (European Patent Convention)
PCT (Patent Cooperation Treaty)
AEPO (Brevetto euroasiatico)
GCC (stati Golfo Persico)
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Brevetto Italiano
Grazie ad un accordo fra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e lo
European Patent Office (EPO), l'EPO effettua una ricerca di anteriorità per
ogni domanda di brevetto italiano che NON rivendica nessuna priorità e
prepara una opinione scritta sulla effettiva brevettabilità dell’invenzione
oggetto della domanda di brevetto.
Generalmente entro 7/9 mesi dalla data di deposito, l'UIBM fornisce il
rapporto di ricerca (RR) e l'opinione scritta emessi dall’EPO ed invita il
titolare a depositare una risposta entro il termine di 21 mesi dalla data di
deposito (3 mesi dopo la pubblicazione) o, se tale termine è superato, entro 3
mesi dalla ricezione del rapporto di ricerca.
Dopo la ricezione della risposta del titolare, l’UIBM conduce un esame basato
sulle anteriorità citate nel RR. Tale esame può portare alla concessione
immediata del brevetto, all'emissione di un’azione ufficiale o al
respingimento della domanda, con modalità analoghe a quanto avviene, ad
esempio, per le domande di brevetto europeo.
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PROCEDURA ITALIANA
Deposito
domanda
mesi
0
Ricerca di
Anteriorità e opinione
di brevettabilità
Concessione
brevetto
Pubblicazione
domanda
7/9 12
18
Limite per
estensione (es. in Europa o
a livello internazionale
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21
32?
Termine
brevetto
20 x 12
Risposta alle obiezioni
sollevate nel rapporto di ricerca
26
Vantaggi legati al primo deposito in Italia
Vantaggi economici :
1.
Il costo della ricerca di anteriorità, stimato in circa 2.500 Euro, è
sostenuto interamente dall’UIBM;
2.
In caso di estensione della domanda italiana come domanda di
brevetto europeo o domanda internazionale PCT, il titolare ha
diritto ad un rimborso, almeno parziale, delle tasse di ricerca.
Vantaggi procedurali : l’estensione della domanda italiana può essere fatta
tenendo in debita considerazione le anteriorità citate nel RR e le eventuali
obiezioni sollevate nell’opinione scritta.
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27
RAPPORTO DI RICERCA
CONTIENE





l’indicazione dei documenti ritrovati;
le rivendicazioni per i quali questi documenti
sono pertinenti;
il grado della loro pertinenza (codice A, X e Y);
l’indicazione della parte da considerare per
verificare la pertinenza;
l’indicazione della famiglia brevettuale di ogni
documento ritrovato.
(C) STUDIO TORTA
28
(C) STUDIO TORTA
29
(C) STUDIO TORTA
30
(C) STUDIO TORTA
31
(C) STUDIO TORTA
32
(C) STUDIO TORTA
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(C) STUDIO TORTA
34
Priorità

Il diritto di priorità è sancito dalla Convenzione
d’Unione di Parigi (Art.4) ed è valido tra gli Stati
aderenti all’Unione.
Es. a seguito di un deposito in Italia di una domanda di
brevetto o di modello di utilità (primo deposito), il
titolare entro dodici mesi può depositare una
domanda di brevetto in un altro paese, relativamente
alla medesima invenzione, retrodatando gli effetti di
questo deposito alla data del deposito italiano.
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Dove estendere
Principali paesi di produzione (filiere/distretti)
Principali mercati di sbocco (attuali e futuri)
Paesi dei maggiori concorrenti
Dove è possibile fare valere i propri diritti
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DIVERSE POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE
Vie nazionali
Singoli depositi in rispettivi Paesi
EPC (Brevetto Europeo )
PCT (Brevetto Internazionale)
Convenzioni
Internazionali
AEPO (Brevetto euroasiatico)
GCC (stati Golfo Persico)
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BREVETTO EUROPEO
38 PAESI CONTRAENTI



















AUSTRIA
ALBANIA
BELGIO
BULGARIA
CROAZIA
CIPRO
REPUBBLICA CECA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
UNGHERIA
ISLANDA
IRLANDA
ITALIA
LETTONIA
LIECHTENSTEIN



















(C) STUDIO TORTA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
MONACO
REPUBBLICA DI MACEDONIA
NORVEGIA
OLANDA
POLONIA
PORTOGALLO
ROMANIA
SERBIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
SAN MARINO
TURCHIA
REGNO UNITO
38
Due paesi di estensione
MONTENEGRO
 BOSNIA HERZEGOVINA

(C) STUDIO TORTA
39
Brevetto Europeo
Attualmente 38 Paesi aderiscono
alla Convenzione sul Brevetto
Europeo (EPC)
L’elenco aggiornato dei paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) è disponibile all’indirizzo:
http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html
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Brevetto Europeo
Grazie alla European Patent Convention (EPC) è possibile sfruttare un’unica procedura di
brevettazione di fronte allo European Patent Office (EPO) al fine di ottenere la protezione
brevettuale di un’invenzione in uno o più dei paesi aderenti alla EPC.
In seguito al deposito di una domanda di brevetto europeo, la procedura europea prevede:
1.
l’emissione di un rapporto di ricerca che include anche una opinione scritta
sulla effettiva brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda europea
(Extended European Search Report – EESR);
2.
l’esame sostanziale dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione oggetto della
domanda europea basato sulle anteriorità citate nell’EESR;
3.
tale esame può portare alla concessione di un brevetto europeo o al rifiuto
della domanda; in caso di concessione, il brevetto europeo va validato nei
singoli paesi aderenti all’EPC di interesse (diversi requisiti di validazione per i
diversi paesi);
4.
eventuali procedure successive alla/al concessione/rifiuto.
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PROCEDURA EUROPEA
Pubblicazione
domanda
RR + PO
Richiesta
Esame +
designazione
Pubblicazione
concessione
k+3
IT
GB
0
12
18
n
n+6
p
p+4
k
A2 (Domanda)
A3 (RR)
k+9
FR
A1 (Domanda + RR)
Deposito
europeo
DE
Notifica ufficiosa
di concessione
(C) STUDIO TORTA
Traduzioni
lingue
non ufficiali e
Pagamento
tasse
Limite per
opposizione
42
Domanda Internazionale PCT
Attualmente 148
Paesi aderiscono
alla Convenzione
Internazionale
PCT
L’elenco aggiornato dei paesi aderenti alla Convenzione Internazionale PCT è disponibile all’indirizzo:
http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html
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Il brevetto Internazionale PCT
(PATENT COOPERATION TREATY – 148 PAESI)
Fasi nazionali
(IPRP=RR+WO)
EP (31)
JP
Deposito
nazionale
Pubblicazione
domanda
RR+ WO
30
CN
US
12
0
Deposito
PCT
16
18
22
Demand
(+ emendamenti)
JP
A1 (Domanda + RR)
A2 (Domanda)
EP (31)
Richiesta
IPRP
(Demand)
30
CN
US
A3 (RR)
Fasi
nazionali
(C) STUDIO TORTA
44
Domanda Internazionale PCT
In seguito al deposito di una domanda internazionale, la procedura PCT prevede:
1.
l’emissione di un rapporto di ricerca (International Search Report - ISR) che
include anche una opinione scritta (Written Opinion - WO) sulla effettiva
brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda internazionale;
2.
la possibilità di richiedere l’esame sostanziale dei requisiti di brevettabilità
dell’invenzione oggetto della domanda internazionale basato sulle anteriorità
citate nell’ISR;
3.
l’emissione di un rapporto internazionale preliminare di brevettabilità
(International Preliminary Report on Patentability - IPRP) che, nel caso sia
stato richiesto l’esame, riporta l’esito di tale esame, altrimenti è identico alla
WO.
La fase PCT termina una volta che sono passati 30/31 mesi dalla data di deposito/priorità. A
quel punto, per poter proseguire l’iter di brevettazione, è necessario depositare le cosiddette
fasi nazionali/regionali di interesse (ad esempio in Europa, USA, JP, CN, RU, ecc.)
proseguendo così la procedura di brevettazione di fronte ai diversi uffici brevetti
nazionali/regionali (ad esempio EPO, USPTO, JPO, SIPO, ecc.).
© STUDIO TORTA
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Grazie per l’attenzione!
Dott. Cesare Bosman
[email protected]
STUDIO TORTA