DIFENDERSI NEI MERCATI
INTERNAZIONALI:
IL CASO INDIA E IL CASO
BRASILE
JACOBACCI & PARTNERS S.p.A.
AVV. CARLO ALBERTO DEMICHELIS
PARTNER
-1-
PAROLE D’ORDINE
 Consapevolezza della situazione
 Sistematicità degli interventi
 Creazione di un contesto favorevole all’intervento
delle autorità locali
-2-
CONSAPEVOLEZZA DELLA
SITUAZIONE
 Analisi, mantenimento ed evoluzione
portafoglio diritti di proprietà industriale
del
proprio
 Acquisizione, analisi e gestione delle informazioni sui
problemi di contraffazione presenti nei mercati di interesse,
nonché sull’evoluzione della normativa di riferimento anche
a livello giurisprudenziale
 Utilizzo in modo coordinato delle informazioni,
assicurandone la disseminazione presso tutti i soggetti
interessati.
-3-
SISTEMATICITÀ
DELL’INTERVENTO
 Adeguamento
costante
del
portafoglio
diritti
PI
all’evoluzione delle proprie attività e di quelle dei
licenziatari,
nonché
al
modificarsi
del
fenomeno
contraffattivo
 Determinazione di soglie di intervento (numeriche,
tipologiche, per canali distributivi) a seguito delle quali dar
corso in modo sistematico alle attività di contrasto
-4-
Controllo centralizzato delle azioni di reazione poste in
essere nei diversi paesi
Determinazione degli obiettivi da conseguire in modo
coerente con il budget a disposizione e con le soglie di
intervento prefissate
- 5-
CREAZIONE DI UN CONTESTO
FAVOREVOLE ALL’INTERVENTO
DELLE AUTORITÀ LOCALI
 Sistematica adozione di strumenti che consentano
l’identificazione immediata dei prodotti originali rispetto a
quelli contraffatti;
 Sistematica creazione di dossier informativi (sui prodotti,
sulla contraffazione di cui sono vittime, sulle località
maggiormente interessate al fenomeno) da comunicare alle
autorità interessate alla repressione del fenomeno
-6-
Sistematico utilizzo di procedure di sorveglianza e blocco
in dogana della merce oggetto di importazione
 Cooperazione attiva da parte dei licenziatari ed eventuali
sponsors nella trasmissione di informazioni, nell’assistenza
documentale e testimoniale, nella messa a disposizione di
tutti gli elementi necessari per la prova della validità
sostanziale dei diritti azionati
-7-
CHECK LIST
ANTICONTRAFFAZIONE
 Quali sono le norme più rilevanti che tutelano nel paese
di interesse i diritti di PI, quali sono gli eventuali punti
deboli e quali le mie possibilità di porvi rimedio o
comunque di attenuarne gli effetti?
 E’ disponibile una tutela in sede sia civile sia penale, e
quale è più efficace delle due in relazione ai problemi di
contraffazione ai quali verosimilmente andrò incontro?
-8-
 Quali risarcimenti danni – spese legali posso
ragionevolmente attendermi a seguito dell’instaurazione
di un’azione in sede civile e/o penale?
 E’ possibile presentare presso un’unica autorità
centrale un’istanza di sorveglianza / blocco merci in
dogana destinata ad avere effetto per un certo periodo di
tempo?
-9-
 Il portafoglio diritti PI di cui posso disporre è consistente con
il tipo di prodotti da me commercializzati – fatti realizzare in
loco?
 Si tratta di diritti validi sia sul piano sostanziale sia su quello
formale?
 Quale riconoscimento è dato al marchio celebre, sia a livello di
protezione ultramerceologica, sia a livello di sanzioni
eventualmente accresciute per la sua usurpazione?
- 10 -
 Quale riconoscimento è dato al marchio utilizzato in via di
fatto ma non registrato?
 Quale protezione è data al modello ornamentale non
registrato??
 La protezione delle forme dei prodotti è conseguibile
unicamente attraverso la loro registrazione come modello
ornamentale o come marchio tridimensionale, ovvero è
disponibile anche per diritto d’autore, per il tramite delle
norme che reprimono la concorrenza sleale e/o proteggono il
trade dress?
- 11 -
INDIA E BRASILE
Accordi Multilaterali maggiormente rilevanti
INDIA
BRASILE
 Convenzione di Unione
di Parigi per la protezione
della proprietà industriale
del 1883
 Convenzione di Unione
di Parigi per la protezione
della proprietà industriale
del 1883
 Trade related aspects of
intellectual property
 Trade related aspects of
intellectual property rights
(TRIPS)
rights (TRIPS)
- 12 -
 Convenzione di Berna per
la protezione delle opere
artistiche e letterarie
 Universal copyright
convention (UCC)
 Convenzione di Berna per
la protezione delle opere
artistiche e letterarie
 Universal copyright
convention (UCC)
 Patent Cooperation Treaty
(PCT)
- 13 -
 Patent Cooperation Treaty
(PCT)
 Accordo dell’Aja per la
registrazione internazionale
dei disegni e modelli
 Accordo di Nizza del 1957
sulla Classificazione
Internazionale dei Prodotti e
Servizi in relazione alla
registrazione di marchio
 Accordo di Lisbona 1958
sulla protezione
denominazione di origine
- 14 -
NORMATIVE NAZIONALI
MAGGIORMENTE RILEVANTI
BRASILE
INDIA
 Legge Marchi del 1999,
entrata in vigore il 15
settembre 2003
 Costituzione federale del
1988, art. 5, XIX: Assicura
protezione legale alle
invenzioni, ai marchi, ai
nomi commerciali e altri
segni distintivi
 Legge sui disegni e
modelli ornamentali del
2000
- 15 -
 Legge sul diritto d’autore
del1957
 International Copyright
Order 1999
 Legge brevetti del 1970
 Codice della Proprietà
Industriale: legge
9279/96 e Regolamenti di
attuazione n. 161/02
(registrazione disegni
industriali), 154/99
(registrazione marchi)
 Legge sulle indicazioni
geografiche ed origine dei  Legge sul diritto d’autore,
prodotti
legge n. 9610/98
 Giurisprudenza
 Codice Penale
- 16 -
TUTELA IN SEDE CIVILE E
PENALE
BRASILE
INDIA
Azioni in sede civile
Azioni in sede civile
Fase
cautelare
efficace,
possibilità di ottenere in
tempi rapidi provvedimenti
di inibitoria e sequestro
inaudita altera parte in 2/3
giorni lavorativi, mentre la
fase cautelare comprensiva
di udienza comporta tempi
nell’ordine di 9/12 mesi ed
è soggetta ad appello.
Provvedimenti cautelari di
inibitoria e sequestro sono
ottenibili ex parte in 2 / 3
giorni
lavorativi
dalla
richiesta; nel caso in cui il
giudice ritenga necessario
una fase dibattimentale la
pronuncia viene resa in 2/3
mesi;
è
prevista
la
possibilità di appello, ed è
- 17 -
Le condizioni per ottenere un
provvedimento di inibitoria
sono:
ragionevole attendersi una
decisione di questa fase nei
3 / 4 mesi successivi.
i) Fumus bonis iuris;
I provvedimenti ottenuti in
sede
cautelare
possono
essere resi permanenti solo a
seguito dell’instaurazione di
un giudizio di merito, e
questo va promosso nei 30
giorni
successivi
all’ordinanza con la quale il
giudice
ha
disposto
le
misure cautelari.
ii)
Assenza
di
ritardo
manifestamente ingiustificato
nel promuovere l’azione;
iii) Balance of convenience a
favore della richiedente;
iv)
Insufficienza
del
risarcimento danni al fine di
ristabilire la situazione ante
violazione e
- 18 -
v) Periculum in mora.
Fase di merito (necessaria per
confermare i provvedimenti
cautelari),
comporta
tempi
nell’ordine dei 5 / 7 anni per
una decisione di primo grado.
In sede civile è possibile
ottenere misure di inibitoria e
sequestro, ordini di esibizione
di documenti e inventari,
disposizioni conservative di
prodotti, documenti o altri
elementi probatori,
- 19 -
Condizioni per l’ottenimento
di
tali
misure
sono
il
periculum in mora e il fumus
boni
iuris,
quest’ultimo
spesso accertato tramite CTU
in caso sussista una fase
dibattimentale.
Per ottenere una decisione di
primo
grado
sono
mediamente necessari dai 5
agli 8 anni.
In media i costi per la fase
cautelare oscillano tra i 5 e i
10.000€, anche in
ordinanze
limitative
della
facoltà
del
convenuto
di
disporre o cedere i propri beni
in modo tale da limitare la
possibilità per l’attore di
ottenere risarcimenti danni,
rimborsi spese legali.
I costi dell’azione dipendono in
larga misura dal numero di
udienze, ma possono stimarsi
in 3/5.000€ per la fase
cautelare e in 4/8.000€ per la
- 20 -
dipendenza di CTU e CTP
mentre i costi per un primo
grado di giudizio oscillano
tra i 40 e i 50.000€.
I costi risarcibili sono solo
quelli propri del Tribunale,
che di solito non superano il
10/15%
del costo totale
della lite.
Azioni in sede penale
Disponibili a fronte di
registrazioni
di
marchi,
disegni e modelli, nonché in
caso di violazione di norme
fase di merito; sono riconosciuti
risarcimenti spese legali che
possono arrivare al 40% delle
spese effettivamente sostenute.
Azioni in sede penale
Disponibili solo per ciò che attiene
ai marchi registrati; presenza
dell’elemento soggettivo del dolo
indispensabile; non obbligatorietà
dell’azione penale.
- 21 -
che
reprimono
la
concorrenza sleale. Il dolo è
necessario ed è prevista
responsabilità penale degli
amministratori di società.
La sanzione è in tutti i casi
l’arresto da 3 mesi a un
anno, o in alternativa il
versamento di una pena
pecuniaria; la pena detentiva
è aumentata da 1/3 alla
metà nel caso il marchio
usurpato
sia
stato
riconosciuto essere noto,
ovvero sia un marchio
collettivo.
2 opzioni:
i)
Richiesta di intervento alla
polizia federale, ma questa
non procede se non ha
precedentemente ottenuto
l’opinione
dell’Ufficio
Marchi circa la sussistenza
di una contraffazione, e ciò
può richiedere diversi mesi.
- 22 -
La pena pecuniaria oscilla da
un minimo di 50 ad oltre
270.000 US$ e può essere
aumentata sino a 10 volte in
vista
delle
condizioni
economiche
del
contraffattore
e
delle
circostanze del caso.
La procedura prevede che si
depositi un ricorso per
ricerche e sequestro al fine
di ottenere prova del reato;
ii) Querela innanzi al Magistrato
territorialmente
competente,
che può discrezionalmente:
-ritenere che non si debba
procedere con l’azione;
- disporre indagini da parte
della
polizia
e
quindi
eventualmente
emettere
un’ordinanza di sequestro;
-emettere
da
subito
un’ordinanza di sequestro.
- 23 -
Il provvedimento del giudice
viene eseguito da due esperti
nominati dal Tribunale e da
due ufficiali giudiziari, che
possono farsi assistere dalla
polizia federale; gli esperti
dovranno
utilizzare
il
materiale probatorio ottenuto
per presentare una relazione
al giudice; se questa è
favorevole al querelante, verrà
disposto un raid e questi avrà
30 giorni di tempo dalla
notifica
per
instaurare
un’azione in sede penale.
Le
sanzioni
statutarie
prevedono l’arresto per un
periodo da 6 mesi a 3 anni, una
multa per un importo oscillante
tra i (circa) 1.000 e i (circa)
4.000€.
Dalla data del sequestro, una
sentenza di primo grado è
generalmente resa in 4 / 6 anni
mentre i costi dell’azione
oscillano tra i 3 e i 4.000€.
- 24 -
Per ottenere una sentenza
definitiva saranno mediante
necessari dai 7 ai 9 anni, e i
costi sono nell’ordine di
2.500€
per
la
fase
“preliminare” e in media pari
a
6/8.000€
per
la
costituzione di parte civile e
sino alla sentenza di primo
grado.
RISARCIMENTI DANNI
INDIA
BRASILE
Sono risarcibili il danno
emergente e il lucro cessante;
l’attore
deve
provare
entrambi, e l’approccio al
riguardo dei giudici locali è
molto conservatore arrivando
ad escludere non solo i danni
“punitivi”, ma anche quelli la
cui determinazione è il frutto
di ragionevoli presunzioni,
come nel caso del prezzo del
cosiddetto
“prezzo
del
consenso”.
Sono risarcibili il danno
emergente
e
il
lucro
cessante; per ciò che
attiene al lucro cessante, la
parte
danneggiata
può
scegliere,
a
sua
discrezione, tra:
- 25 -
i)
una
somma
corrispondente all’utile che
avrebbe
realizzato
a
seguito dell’utilizzo diretto
del diritto violato;
ii) l’utile del contraffattore;
iii) il cosiddetto “prezzo del
consenso”.
- 26 -
ISTANZA DI SORVEGLIANZA –
BLOCCO MERCI IN DOGANA
INDIA
BRASILE
Il Customs Act del 1962 e il
Regolamento Attuativo 18
gennaio 1964 proibiscono
espressamente
l’importazione di prodotti
recanti
contraffazioni
di
marchi e di disegni / modelli
registrati; l’art. 111 (d) del
Customs Act prevede peraltro
il divieto di importazione di
qualsivoglia prodotto che
violi qualsivoglia altra legge
Ai sensi dell’art. 198,
Codice
Proprietà
Industriale,
le
autorità
doganali possono, d’ufficio
o a richiesta di qualsivoglia
interessato, procedere al
sequestro
di
prodotti
importati prima della loro
immissione
in
libera
pratica, ove questi rechino
marchi
o
indicazioni
d’origine
- 27 -
in
vigore
al
momento
dell’importazione:
quindi
anche
articoli
che
costituiscono violazione di
diritti di brevetto o d’autore.
Non è disponibile alcun
regolamento che consenta il
deposito presso un’autorità
centrale di un’istanza di
sorveglianza / blocco merci
in
dogana
destinata
a
rimanere attiva per un certo
periodo di tempo. E’ possibile
depositare singole istanze di
sequestro presso autorità
doganali locali in relazione a
specifiche fattispecie.
- 28 -
contraffatti o imitati.
I
decreti
attuativi
n.
4543/2002 e 4765/2003
emessi dalla Federal Revenue
Authority specificano che le
dogane devono notificare il
sequestro al titolare dei
diritti che assumono essere
stati lesi; questi avrà 10
giorni lavorativi (estendibili
per altri 10) per instaurare
un procedimento in sede
civile o penale e per ottenere
un ordine del giudice a
conferma del sequestro.
Le autorità doganali non
conducono autonomamente
alcuna
attività
di
sorveglianza / sequestro.
- 29 -
I regolamenti attuativi in
questione hanno esteso il
blocco merci in dogana alla
materia del diritto d’autore, e
richiedono la prestazione di
una
garanzia
(entro
il
medesimo
termine
in
precedenza esaminato) di
ammontare non superiore al
valore dichiarato delle merci.
Non è possibile presentare
presso
un’unica
autorità
un’istanza di sorveglianza /
blocco merci in dogana
destinata a rimanere attiva
per un certo periodo.
E’ possibile presentare presso
la Federal Customs Authority
un dossier informativo sui
marchi, prodotti, modalità di
identificazione dei prodotti
stessi, importatori e altri
indicazioni che si assumano
idonee
ad
agevolare
l’intervento delle dogane, con
richiesta di diffonderlo presso
le autorità doganali locali; ciò
comunque non crea in capo a
queste alcun onere di dar corso
ad un regolare servizio di
sorveglianza e sequestro dei
prodotti contraffatti.
- 30 -
PROTEZIONE OFFERTA AL
MARCHIO CHE GODE DI
RINOMANZA
INDIA
BRASILE
L’art.
29
Legge
Marchi
prevede il superamento del
principio di specialità in
relazione ai marchi che
godono di rinomanza, a
condizione che nella specie
possano
verificarsi
le
condizioni
alternative
dell’ingiusto vantaggio /
Gli artt. 125 e 126 del
Codice Proprietà Industriale
assicurano una protezione
rafforzata ai marchi celebri
(art. 126) e ai marchi che
godono di rinomanza (art.
125).
- 31 -
I primi sono protetti
prescindere dalla loro
a
lesione al carattere distintivo
o
alla
reputazione
del
marchio
che
gode
di
rinomanza.
Anche
anteriormente
all’entrata in vigore di questa
norma
la
giurisprudenza
locale aveva riconosciuto ai
marchi
che
godono
di
rinomanza sia il superamento
del principio di specialità
(marchio MERCEDES BENZ per
biancheria
intima)
sia
l’azionabilità in assenza di
registrazione nei confronti di
usurpatori locali che avessero
conseguito una registrazione
per i medesimi
- 32 -
registrazione in Brasile in
relazione ai prodotti per i
quali la notorietà è stata
conseguita all’estero, e a
condizione che sussista un
rischio di confusione sul
mercato; i secondi devono
essere oggetto di
registrazione in Brasile e
possono essere azionati
prescindendo dal principio di
specialità. Non sono previste
a livello normativo le
condizioni alternative
dell’ingiusto vantaggio /
lesione del carattere
distintivo o della reputazione
discplinato
prodotti per i quali fosse
stata conseguita la notorietà
all’estero
(marchio
WHIRLPOOL).
Le norme non prevedono
espressamente quali siano le
condizioni
da
soddisfare
affinché un marchio venga
considerato
godere
di
rinomanza; la giurisprudenza
ha elaborato principi del tutto
affini a quelli elaborati dalla
giurisprudenza
europea
(percentuale
di
riconoscimento
presso
il
pubblico, intensità e durata
dell’utilizzo,
anche
pubblicitario).
- 33 -
del marchio che gode di
rinomanza.
I regolamenti 27 gennaio
2004 n. 110 e 13 dicembre
2005 n. 121 hanno le
condizioni di operatività
dell’art. 125; in particolare:
i) Il riconoscimento della
notorietà di un marchio può
avvenire solo a seguito di
un
procedimento
di
opposizione
e/o
di
un’azione di cancellazione
nei
confronti
di
una
registrazione di terzi, a
fronte di specifica richiesta
in tal senso da parte del
titolare del diritto.
ii) I requisiti che devono essere
soddisfatti sono in larga parte
simili a quelli
elaborati dalla giurisprudenza
europea (tra gli altri durata
dell’uso del marchio sul mercato
in
Brasile
e
all’estero,
percentuali
di
conoscenza
presso
il
pubblico
dei
consumatori
in
Brasile
e
all’estero, fatturati vendita e
pubblicità in Brasile e all’estero).
- 34 -
iii) La decisione che riconosce lo
status di marchio che gode di
rinomanza viene annotata nel
Registro Marchi e produce effetti
per i cinque anni successivi.
Marchi quali FIAT, PIRELLI e
MACDONALDS
sono
stati
riconosciuti godere di rinomanza
e gli effetti di tale decisione
sono apprezzabili anche sul
piano
della
tutela
penale
(inasprimento della sanzione).
- 35 -
PROTEZIONE RICONOSCIUTA
AL MARCHIO DI FATTO
INDIA
BRASILE
La registrazione del marchio
ha valore dichiarativo, mentre
l’uso ha valore costitutivo del
diritto.
La
registrazione
è
costitutiva dei diritti di
marchio; nondimeno, tra gli
atti di concorrenza sleale
previsti all’art. 2, paragrafo
5, Codice di Proprietà
Industriale vi è anche la
diversione di clientela,
- 36 -
e in questa fattispecie la
giurisprudenza ha fatto
rientrare casi di adozione di
segni
distintivi
non
registrati a tutti gli effetti
qualificabili come marchi.
- 37 -
PROTEZIONE CONCESSA AL
MODELLO ORNAMENTALE NON
REGISTRATO
INDIA
BRASILE
La registrazione è costitutiva
del diritto.
- 38 -
La
registrazione
costitutiva del diritto.
è
FORMA
DEI
PRODOTTI:
Protezione come modello ornamentale,
marchio tridimensionale, diritto d’autore,
trade dress, per concorrenza sleale
INDIA
BRASILE
E’ possibile registrare modelli
ornamentali ovvero marchi
tridimensionali; è possibile
altresì,
dimostrando
la
capacità
distintiva
della
forma, e a condizione che
nella specie sussista un
rischio di
Una forma può essere
protetta registrandola come
marchio tridimensionale o
come modello ornamentale;
la medesima forma può
essere oggetto di entrambe
le protezioni ricorrendone
- 39 -
confusione,
ottenere
protezione tramite le norme
che reprimono la concorrenza
sleale per passing off.
Il
Copyright
Act
1957
prevede, nella sua ultima
formulazione,
che
la
registrazione di una forma
sulla base del Design Act
2000 la renda insuscettibile
di protezione per diritto
d’autore; anche se non
registrata
come
modello
ornamentale,
qualsivoglia
forma
cessa
di
essere
proteggibile per diritto
i presupposti di legge.
In linea di principio, il
diritto d’autore protegge le
opere che non hanno avuto
applicazione industriale e
che non sono destinate a
produzioni di massa, ma la
definizione di “opera d’arte”
contenuta nella legge sul
diritto d’autore è
sufficientemente estesa da
ritenere possibile
l’applicazione anche a
oggetti di industrial design.
- 40 -
d’autore allorquando è stata
replicata in più di 50
esemplari.
A livello giurisprudenziale, è
stata peraltro riconosciuta
l’azionabilità
del
diritto
d’autore
sui
disegni
di
stampi.
Se una medesima forma si
presta ad essere registrata
come
marchio
tridimensionale
e
come
modello
ornamentale,
è
possibile il cumulo delle
tutele.
L’art. 2, paragrafo 5 Codice
Proprietà Industriale
prevede tra le diverse
fattispecie anche la
diversione di clientela, e
secondo la giurisprudenza
in ciò rientrano
riproduzioni di forme di
prodotto non protette da
marchi tridimensionali o
registrazioni di modello
ornamentale, a condizione
che queste forme siano
- 41 -
distintive e che pertanto si
realizzi
un
rischio
di
confusione sul mercato.
La giurisprudenza ha protetto
quale
trade
dress
caratteristiche del packaging
di prodotti in concorrenza tra
loro
che
adottavano
i
medesimi colori ed elementi
figurativi
concettualmente
identici, anche in presenza di
marchi del tutto diversi;
- 42 -
tra
le
altre:
Laboratorio
Americano de Farmacoterapia
S.A. vs. Laboratorio Sedabel
Limitada, Corte d’Appello di Rio
de Janeiro, 6a Camera, Sentenza
n. 638/88 del 28 aprile 1988
sul packaging di saponette a
marchio TCIRGAN e SOAPEX
CONCLUSIONI
***
Avv. Carlo Alberto Demichelis
JACOBACCI & PARTNERS S.p.A.
E-mail: [email protected]
Tel.: 011-2440311