Seminario
I MARCHI E I DISEGNI COMUNITARI
PER COMPETERE IN EUROPA
Genova, 4 luglio 2013
Avv. Emanuele Montelione
Realizzato nell’ambito della collaborazione tra l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI)
e gli Uffici Nazionali per la proprietà industriale
LA RECENTE GIURISPRUDENZA
COMUNITARIA
- Due tipologie di casi
-
Causa C-307/10 (IP TRANSLATOR)
-
Causa C-149/11 (ONEL /OMEL).
-
Causa C-98/11 (LINDT)
-
«PARTITODELLALIBERTÀ.IT»
Due Tipologie di casi
-
Ricorso in via pregiudiziale
-
Ricorso per annullamento
Il caso IP TRANSLATOR
I FATTI:

Il 16 ottobre 2009 il Chartered Institute of Patent Attorneys
(UK) ha chiesto la registrazione della denominazione «IP
TRANSLATOR» per classe 41 per contraddistinguere
«Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e
culturali».

L’Ufficio Marchi e Brevetti del Regno
registrazione per esclusiva descrittività

Il Chartered Institute of Patent Attorneys propone appello e
nelle more la causa viene rinviata alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea con i seguenti quesiti:
Unito
nega
la
Il caso IP TRANSLATOR
LE DUE PRINCIPALI QUESTIONI PREGIUDIZIALI:
1) Se sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui
si riferisce una domanda di marchio siano identificati
con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale
particolare grado di chiarezza e precisione;
2) sia ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli
delle classi della classificazione di Nizza al fine di
identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce
una domanda di marchio;
Il caso IP TRANSLATOR
SENTENZA DEL 19 Giugno 2012
1) La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di marchi d’impresa, deve essere
interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o
i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il
marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza
e precisione sufficienti a consentire alle autorità
competenti e agli operatori economici, su questa sola
base, di determinare la portata della tutela conferita
dal marchio.
Il caso IP TRANSLATOR
SENTENZA DEL 19 Giugno 2012
2) La direttiva deve essere interpretata nel senso che
essa non osta all’impiego delle indicazioni generali dei
titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1
dell’Accordo di Nizza… purché siffatta identificazione sia
sufficientemente chiara e precisa.
Il caso IP TRANSLATOR
SENTENZA DEL 19 Giugno 2012
3) Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le
indicazioni generali del titolo di una classe specifica della
classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per
identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione
del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i
prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe
specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi.
Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o
servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o
servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.
Il caso IP TRANSLATOR
UN ANNO DOPO?
- Dichiarazione Congiunta tra UAMI e UFFICI NAZIONALI
Ma perché la situazione si è così complicata?
- L’UAMI non è parte dell’Accordo di Nizza
- L’UAMI propone una tassonomia
- Il progetto di riforma del regolamento comunitario
prevede il pagamento per singole classi
Il caso ONEL /OMEL
I FATTI CHE HANNO PORTATO AL RINVIO PREGIUDIZIALE
La società Leno, titolare del marchio comunitario ONEL, presenta
opposizione contro il successivo deposito dalla società Hagelkruis
presso l’Ufficio del Benelux del marchio OMEL.
L’opposizione veniva respinta dall’Ufficio anche sulla base delle
argomentazioni presentate da Hagelkruis, ovvero che la Leno
aveva nei fatti utilizzato il proprio marchio comunitario ONEL
unicamente nei Paesi Bassi, mancando prova di qualunque utilizzo
nel resto dell’Unione Europea e pertanto il marchio comunitario
dovesse essere considerato decaduto, mancandone un “uso
effettivo” nel territorio comunitario.
Il caso ONEL /OMEL
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA
È certamente ragionevole attendersi che un marchio
comunitario sia utilizzato in un territorio più esteso rispetto a
quello dei marchi nazionali ma tale qualificazione non è una
condizione necessaria per determinare l’effettività dell’uso.
Per valutare il requisito dell’uso effettivo nella Comunità di un
marchio è necessario prescindere dai confini del territorio degli
Stati membri.
Il caso ONEL /OMEL
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA
Il requisito di effettività è pertanto da considerare esistente
quando il marchio è utilizzato conformemente alla sua funzione
essenziale e al fine di conservare o creare quote di mercato
nella Comunità per i prodotti da esso contraddistinti.
Il giudice nazionale pertanto deve valutare tale requisito
tenendo conto “di tutti i fatti e circostanze rilevanti quali le
caratteristiche del mercato in questione, la natura dei
prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e
quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità”.
Il caso ONEL /OMEL
SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte ha rifiutato la regola de minimis per stabilire a priori
quale estensione territoriale sia necessaria per soddisfare il
requisito dell’uso dando mandato al giudice del rinvio di
stabilire se il marchio ONEL avesse o meno rispettato i requisiti
di uso effettivo nella Comunità.
Il caso LINDT
I FATTI
la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
AG («Lindt») chiede la registrazione del
marchio tridimensionale «forma di un
coniglio di cioccolato con un nastro
rosso»
L’UAMI lo boccia e
il Tribunale dell’UE rigettano il ricorso
Il caso «partitodellalibertà.it»
I FATTI
Raffaello Morelli e l’Associazione Politica Federazione dei Liberali
propongono opposizione basata su:
«l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio
anteriore «partitodellaliberta.it», che era stato attribuito loro
dall’autorità incaricata in Italia dell’attribuzione dei nomi di
dominio».
Il caso LINDT
GLI ELEMENTI QUALIFICANTI LA FORMA




coniglio seduto
incarto dorato
nastro rosso pieghettato
campanellino
Il caso LINDT
LA CORTE CONFERMA I GRADI PRECEDENTI
 NO CARATTERE DISTINTIVO INTRINSECO
 NO CARATTERE DISTINTIVO ESTRINSECO perché
questi «richiede che almeno una frazione significativa del
pubblico di riferimento identifichi, grazie al marchio, i prodotti
o i servizi interessati come provenienti da una determinata
impresa e, dall’altro, per quanto riguarda la portata territoriale
dell’acquisizione del carattere distintivo, un marchio può
essere registrato in base alla suddetta disposizione solo se
viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in
seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella
parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale
carattere»
Il caso «partitodellalibertà.it»
I FATTI
Michela Vittoria Brambilla deposita il marchio comunitario figurativo
L’Associazione Nazionale Circolo Della Libertà deposita il marchio
comunitario verbale «PARTITO DELLA LIBERTÀ»
Il caso «partitodellalibertà.it»
I FATTI
L’UAMI e la Commissione dei Ricorsi bocciano l’opposizione perché
«il semplice inserimento di un nome di dominio nel registro dei
nomi di dominio in Italia non è sufficiente a far nascere un titolo
suscettibile di conferire al titolare di detto nome di dominio una
tutela in virtù dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento
n. 207/2009».
«I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dell’uso del nome di
dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale».
Il caso «partitodellalibertà.it»
SENTENZA 14 Maggio 2013
«La sola registrazione di un nome di dominio, che
costituisce un’operazione tecnica volta unicamente a
permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete
Internet per un lasso di tempo determinato, non può
costituire in sé la prova di un tale utilizzo in assenza di
elementi concreti che dimostrino che tale è il caso».
Il caso «partitodellalibertà.it»
SENTENZA 14 Maggio 2013
«il meccanismo di reindirizzamento tende a dimostrare
che il sito Internet «www.liberali.it» era l’unico
realmente operativo al momento del deposito delle
domande di registrazione, poiché, diversamente dal
sito Internet «www.partitodellaliberta.it», esso
presentava un proprio contenuto».
Interventi e discussione
GRAZIE
Emanuele Montelione
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