Statistiche di deposito
Enforcement
Reggio Emilia, 31 Maggio 2012
I segni distintivi
Statistiche di deposito in:
Europa
Cina
Stati Uniti
India
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I segni distintivi
DOMANDE DI BREVETTO EUROPEO
3
I segni distintivi
4
I segni distintivi
DOMANDE DI BREVETTO IN CINA
5
I segni distintivi
BREVETTI CONCESSI NEGLI STATI UNITI
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I segni distintivi
7
I segni distintivi
DOMANDE DI BREVETTO IN INDIA
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Attivazione del proprio diritto
nei confronti di un contraffattore:
Stati Uniti
Giappone
Cina
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USA
•
•
Right to exclude other’s from making, using, offering for
sale, or selling the invention throughout the US or importing
it into US
No infringement action may be started until the patent is
issued. However, pre-grant protection is available under 35
USC par 154 (d), which allows a patent owner to obtain
reasonable royalty damages for certain infringing activities
that occurred after publication and before patent's date of
issuance. This right to obtain provisional damages requires
a patent holder to show that (1) the infringing activities
occurred after the publication of the patent application, (2)
the patented claims are substantially identical to the claims
in the published application, and (3) the infringer had
"actual notice" of the published patent application
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• Marking: eccezione alla domanda di risarcimento. Se era
possibile marcare il pezzo (pat. n°xxxxx), escluso il
risarcimento sino a quando il brevetto non è notificato
• Triplicazione dei danni in caso di infrazione volontaria
• Prescrizione per danni: 6 anni dalla concessione per reclamo
dei danni
• Ritardo ingiustificato nell’agire può implicare l’esclusione o
limitazione del risarcimento
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Preliminary Injunction:
1) reasonable likelyhood of success on the merits;
2) harm if preliminary relief is not granted;
3) balanced of opposed interests
4) impact, if any, on the public interest
-
The applicant for a temporary restraining order may
be requested to submit a bond, or security, to the
court
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Azioni giudiziarie
•
•
Fase istruttoria preliminare
 Deposizioni testimoniali orali
 Deposizioni testimoniali scritte
 Produzione di documenti
 Autorizzazione ad accessi ed ispezioni
Misure di riservatezza
 Informazioni comunicate solo ai legali e/o consulenti della parte
 Deposito delle informazioni in plichi sigillati
 Restituzione o distruzione dei documenti al termine del
procedimento
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Misure ottenibili:
A.
B.
Preliminary and permanent injunctions, Temporary
Restraining Orders
Damages (Lost Profits, Reasonable Royalty, Mixed
Awards)
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Damages
1. Lost Profits: Proof of lost profits must include two elements:
I). a showing of causation, i.e. that the patent owner would
have made additional sales "but-for" the infringement, and
II). evidence for the computation of the loss of profits.
2. Reasonable royalty
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Mixed Awards
• The damages awarded to the patent owner may be split
between the lost profits as to the extent that they are
proven and a reasonable royalty for the remainder
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GIAPPONE
•
Domanda azionabile provvisoriamente dopo la pubblicazione.
Brevetto azionabile dopo la concessione. Dovuto un risarcimento
per l’attuazione dell’invenzione dal momento della pubblicazione (a
condizione della concessione). Possibili lettere di diffida dopo la
pubblicazione. Utile la richiesta della procedura accelerata
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Remedies
•
•
•
Injunction
Damages
Criminal Penalties
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Injuctions
I.Permanent injunctions: possible when all appeals are final
- order to stop infringing
- order to destroy
- publication on newspaper
II. Preliminary injunctions: available in a separate, specialized
proceeding:
(1) the case must be strong,
(2) case presented in a simple and straightforward manner, and
(3) should not require the court to break new legal ground.
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Damages
• Infringer’s profits
• Reasonable royalty
• Lost profits
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Criminal Penalties
In case of patent infringement Japanese Patent Law
imposes a penalty of up to five years in prison and a fine of
up to ¥5 million (50.000€), up to ¥150 million (1.525.000€)
for corporations
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CINA
•
•
•
•
•
Ambito di tutela determinato dalle rivendicazioni
Attività preliminare:
Studio del brevetto, del prodotto, del mercato
Valutazione giuridica: violazione della normativa sulla tutela del
consumatore e pubblicità ingannevole
Investigazione (prima della diffida)
Viene effettuata una visita nell’azienda produttrice o commerciale,
spesso nelle vesti di cliente, al fine di procurarsi esemplari del
prodotto ed acquisire informazioni.
Si acquisiscono brochure ed altra documentazione (studi di mercato,
report tecnici, ecc.). Se il prodotto è sul mercato (es. farmacia) si
notarizza l’acquisto.
Si notarizza il sito web del contraffattore
Un documento o qualsiasi altro elemento ha valore probatorio solo se
notarizzato (ottenuto in presenza del notaio).
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NOTARIZZAZIONE
1) Notarizzazione del sito internet del contraffattore o delle
pagine web (o di giornali) con la pubblicità del prodotto
contraffatto;
2) Notarizzazione dell’acquisto del prodotto dal contraffattore /
di qualsiasi documento che descrive tale prodotto.
Di solito l’acquisto viene effettuato dall’investigatore con la
partecipazione del notaio. Solo in casi molto delicati è
necessario coinvolgere effettivi clienti (alcuni contraffattori
controllano l’autenticità dei potenziali clienti)
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AZIONE
GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA
•
•
L’azione amministrativa è indicata per i casi di contraffazione
più semplici, mentre nei casi più complessi (spesso i casi
brevettuali) è necessario adire un giudice civile (o penale)
Le sanzioni emesse dal giudice sono più gravi (inibitoria la
cui violazione costituisce reato, risarcimento dei danni,
pubblicazione sulla stampa), mentre l’autorità amministrativa
esegue accessi (cd. Raid) per sequestrare i prodotti
contraffatti ed i relativi materiali pubblicitari, sanzionando il
contraffattore con una multa
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AZIONE AMMINISTRATIVA
•
•
Deposito del ricorso presso l’amministrazione territorialmente
competente + colloqui con i funzionari per spiegare la gravità
del caso (non viene sentita la controparte)
Nel procedimento amministrativo, i funzionari procedono ad
eseguire un raid presso la sede del produttore / rivenditore
dei prodotti contestati o anche presso un centro commerciale
o grande mercato;
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Azione giudiziaria (preliminare):
-Sequestro conservativo beni del contraffattore (conti
correnti, immobili, automobili, ecc). Necessario il pagamento di
una cauzione restituita a fine giudizio.
-Descrizione (“Evidence preservation”). Il giudice effettua un
accesso in azienda ed acquisisce campioni del prodotto e
scritture contabili.
-Inibitoria. E’ richiesto fumus boni iuris e periculum in mora.
Raramente concessa in via preliminare.
NOTE: Tempi 15gg circa
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Azione giudiziaria:
-Autorità competente: Corte competente secondo i criteri del domicilio
del convenuto o del luogo in cui è commesso il fatto illecito;
-Tempi: 12-18 mesi (primo grado)
-Provvedimenti ottenibili: sequestro, inibitoria, danni, pubbliche scuse
-Procedura: si deposita un atto con allegate prove. Il ricorso è
notificato a controparte. Termine deposito prove. Udienza esame prove.
CTU (con o senza nomina di CTP). Udienza(e) dibattimentali. Memorie
finali. Decisione.
La sentenza può essere impugnata entro massimo di 30 giorni.
L’appello dura da 6 a 12 mesi. Quando la decisione diventa definitiva,
si procede all’esecuzione (congelamento conti correnti dell’azienda,
divieto all’amministratore di lasciare il paese).
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Damages
•
•
•
Loss of the patent owner
Profits of the infringer
No less than a royalty (in case losses of the patent
owner or illegal enrichment of the infringer are
unascertainable)
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Tutela penale
Reclusione fino a 3 anni in presenza di circostanze gravi, che
sono date dalla consistenza economica del danno e/o dei
guadagni e/o dal fatto che sia stato falsificato un brevetto
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Giovanni Casadei
[email protected]
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