From Invention to Patent, patentas
tool for Business Success: Case
studies
Marco Marzano de Marinis, Associate Legal Officer
Small and Medium-sized Enterprises Division
World Intellectual Property Organization
WIPO in pillole
Che cosa è la OMPI
Qual’è il suo mandato
–
–
–
–
Protezione intenazionale
Promozione di una cultura della PI
Demistificazione della PI
Cooperazione intenazionale con glu uffici e le
Istituzioni relazionate con la PI
– etc….
./.. WIPO in pillole….
– 182 Stati Membri
– Gestione di 23 trattati in materia di



Proprietà Intellettuale
Sistema di protezione mondiale
Accordi per la classificazione e registrazione internazionale degli
attivi immateriali
.
– Supporto vis à vis della:



Protezione degli attivi immateriali
Sviluppo delle regolamentazioni in materia di PI su scala globale
Cooperazione con Stati Membri
Knowledge Driven « New » Economy
Attivi immateriali:
Capitale intellettuale al centro
Idee, Brevetti,
della nuova economia
Disegni, TM,
Attivi Materiali:
Fattori della produzione: Terra, Capitale e lavoro
./.. Knowledge Driven « New » Economy
Sviluppo economico
Micro-economia
Il sistema dei didirti di privativa industriale è
cruciale per ricompensare e motivare inventori e
ricercatori, da un lato; e allo stesso tempo dare
sicurezza agli investitori tato pubblici che privati,
dall’altro.
Intellectual Property
Macro-economia
Un adeguato sistema di diritti di proprietà intellettuale é
estremamente importante per acquisire finanziamenti
provenienti dall’estero (Foreign Direct Investments,
FDI) o per incoraggiare le imprese straniere a trasferire i
loro conoscimenti tecnologici.
La PI e Attori Economici

Posizione dominante degli attivi immateriali nella nuova economia

Università e Centri di ricerca: Perno dello sviluppo intellettuale del Paese

PMI: 90% delle Imprese italiane sono PMI, contribusicono: Presence in the
market; Employment; GDP; il 70% dei prodotti e servizi che accedono al
mercato sono prodotti da PMI

Utilizzazione del sistema di diritti di PI pari al 2%
– Scarsa conoscenza del sistema di PI;
– Percezione del sistema come: complesso e articolato, necessità di un supporto esterno
(esperti in PI: avvocati e agenti in PI);
– Il sistema è percepito come caro e pertanto accessibile unicamente alle grandi imprese
o ai centri di ricerca di imprese private
./.. IP and SMEs
Approccio patologico al sistema di PI
Conoscenza limitata del sistema di PI, l’utilizzo delle privative
industriali è percepito unicamente da una prospettiva di lotta alla
contraffazione
Sfruttamento dinamico del sistema di PI:
Il sistema di PI si converte in uno strumento
cruciale per sostenere lo sviluppo commerciale
del entità che lo utilizza, tanto un’Università
come una impresa.
Approccio statico
Sfruttamento
Monopolio
•Brevetto
•Marchio
Nuova via per
Potenziare le entrate
•Licensing
•Franchising
•Disegno Industriale
•Merchandising
•R&D Partnerships,
•Accordi di ricerca
•Strategie di
sfruttamento,
creazione di TTO
IP come strumento finanziario
•Investitori pubblici:
CE, Governi, Istituzioni
nazionali etc..
•Investitori Privati :
Banche, Business
Angels, etc.
Proposte OMPI
1. Formazione delle risorse Umane, in materia di:
– Gestione dei TTO
– capacita negoziale per i contratti in aventi ad oggetto accordi di licenza con
aspetti di PI marketing tecnologico
– Patent Information
2. Assistenza nella elaborazione dei regolamenti di PI delle Università e centri di
ricerca
3. Supporto nella creazione di reti o consorzi aventi finalità di R&D e PI
– Corsi di formazione
– Sostegno nella elaborazione dei regolamenti di gestione degli attivi
immateriali
– Assitenza alla creazione di reti di sviluppo e assistenza in material di PI
4. Etc… (proposte da enti esterni)
../. La OMPI e il sostegno che offre



Materiale di semplice utilizzazione
Sito web in 6 lingue: Inglese, Spagnolo, Francese,
Russo, Cinese e Arabo
2005 90,000 pagine visitate al mese
2004 72,000 pagine visitate
2003: 51,000 pagine visitate
2002: 28,000 pagine visitate
Materiale:
-- Giuridico
-- Business
-- Case studies
-- Helpline
WWW.WIPO.INT /SME
Vi ringrazio
per la vostra attenzione!
WIPO: SMEs website: www.wipo.sme/int
[email protected]
Stanford University:
Cohen-Boyer « recombinant DNA » Patent

1 tecnologia, “recombinant DNA” (brevetto pioniere nelle
biotecnologie);

Creazione di un TTO gestito con una persona, in seguito al
successo ottenuto con la commercializzazione delle tech.
Sviluppate, oggi il TTO è composto da 20 persone, piú di
1100 brevetti, interamente licenziati a imprese private;

La strategia di commercializzazione di questa tecnologia si è
basata su licenze non esclusive;
./..Stanford University:
Cohen-Boyer « recombinant DNA » Patent

Questa brevetto universitario, scaduto nel 1997, è considerato come la
tecnologia avente il maggiore impatto commerciale e il più alto reddito
mai generato da una invenzione di questo tipo.

L’Università di Stanford ha adottato una tecnica di
commercializzazione per questa tecnologia basata su LICENZE NON
ESCLUSIVE:
– 406 SOCIETÀ hanno ottenuto una licenza (Società, Start-ups, laboratori
biotech)
– alla scadenza del brevetto dicembre 1997, 125 sono risultati essere i
prodotti commercializzati con il brevetto Cohen-Boyer
– I benefici generati dal brevetto durante la sua vita 1980-1997 ammontano
a:


255 ML DI $ PER LICENZE CONCESSE
35 ML DI $ PER PRODOTTI COMMERCIALIZZATI
CETRI, Universidad Nacional del Litoral
(Argentina)

CETRI : TTO creato dall’Università del Litoral con la finalità di gestire
correttamente lo sfruttametno commerciale dei risultati scientifici ottenuti nei
laboratori di ricerca

Il CETRI ha gestito sino ad ora più di 1700 contratti di collaborazione con
imprese private

Le attività di ricerca che il CETRI generalmente negozia hanno ad oggetto,
contratti per ricerca specifiche, consulenze, servizi al settore privato

Più di 20 tipi diverse di tecnologie sono stati trasferiti al settore privato tramite
accordi di licenza

Le entrate complessive generate dal CETRI sono equivalenti al 10% degli del
budget dell’Università del Litoral
BTG e UK Universities
Risonanza Magnetica (Magnetic Resonance
Imaging-MRI)






BTG da pubblico a privato: Istituto britannico per la
commercializzazione dei risultati scientifici delle università UK
MRI, Tecnolgia sviluppata da tre Università UK: Nottingham (Peter
Mansield, Premio nobel per la Medicina nel 2003), Aberdeen, e
Oxford
Nel generare tale tecnologia la BTG ha combinato le tre tecnologie,
introducendo alcune migliorie
BTG si è incaricato di sviluppare commercialmente la tecnologia
tramite accordi di licenza mirati in tutto il mondo
Tra il 1986 e il 1989 il 99% degli MRI erano licenziati su tecnologia
BTG, I principali licenziatari erano: Marconi, Siemens Toshiba, Hitaci,
GE, Bruker, Fonar, Shimadzu, Esaote.
Attraverso la strategia adottata da BTG per gli accordi di Licenza, la
BTG ha distribuito sino ad ora $64 Ml.
INTA e RELMO

INTA, Instituto Nacional de Tecnologia Agricola,
–

RELMO, piccola impresa argentina
–

Centro di ricerca pubblico per la ricerca Agraria
specializzata nella creazione di qualità di soya geneticamente modificate
RELMO e INTA raggiungono un accordo di cooperazione per la creazione di
una varietà di soya resistente ai glifossati (Glyphosate)
INTA contribuisce con la tecnologia di base
 RELMO, si fa carico (economicamente e praticamente) di sviluppare la
tecnologia di base nei propri laboratori o in strutture adegute alla scopo
 I risultati di questa collaborazione scientifica sono commercializzati in
esclusiva da RELMO, che riconosce a INTA una percentuale sulle vendite
(royalty)
Punti di forza di questa iniziativa:


–
–
Possibilità per INTA di finanziare ulteriori ricerche attraverso le royalty corrisposte da INTA in
seguito alla commercializzazione dei prodotti basati sulla sua tecnologia di base.
RELMO acquisice: 1) due tecnologie: la prima derivante da INTA, la seconda sviluppata sulla
tecnologia di base; 2) una posizione di mercato esclusiva, derivante da un prodotto
tecnologicamente avanzato.
FONDEF (CILE)

Dal 1992 finanzia parzialmente progetti di R&D aventi un alto impatto
economico e sociale.

Il contributo del FONDEF concede raggiunge un massimo del 60% del
costo totale del progetto, con una contribuzione massima di $ 700.000.

Il bando di concorso impone ai partecipanti di presentare richieste oggetto
di ricerche congiunte Università+Impresa.

Il restante 40 % del progetto deve essere coperto in misura equivalente dai
partner del progetto 20% Univ. 20% Impresa
FONDEF:
71 richieste di brevetto nazionali
FUNDACION CIENCIAS PARA LA VIDA
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO
P. UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
P. UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
UNIVERSIDAD DEL MAR
UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
UNIVERSIDAD DE CHILE
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
1
1
4
2
5
18
2
6
1
17
2
1
1
3
5
2
ANPCYT (Argentina)
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



Progetto creato nel 2004, avente come finalità lo stimolo della crescita
della sensibilità alla tutela dell’innovazione da parte degli attori
innovanti (università ed imprese)
Il Fondo sostiene (a fondo perduto, tramite fondi concessi dal BID) la
registrazione dei brevetti da parte dei destinatari dei bandi che
periodicamente l’ANPCYT Pubblica.
Il finanziamento copre il 100% della fase iniziale della richiesta di
brevetto
Bandi publicati:
– I:diretto a Università e centri di ricerca
– II: diretto a PMI del settore metalmeccanico e quimico (escluso il
farmaceutico).
Obbiettivo è di pubblicare 4 bandi l’anni per incrementare il livello di
tutela da parte degli attori innovanti.

Progetto finanziato dalla CE nell’ambito dei 6° PQ
– I treinnio 2002-2005 4 Meuro
– 2 triennio 2005-2008 6 Meuro



Finalità: fornire assistenza ai partecipanti ai progetti finanziati
nell’ambito dei PQ CE, relativamente agli accordi che hanno ad
oggetti la tutela della R&D o clausole relative ad accordi aventi
ad oggetto aspetti relazionati con la PI.
Progetto nato dal TTO e dal Master in IP dell’Univ. di Alicante
consorzio composto da:
– Università di Alicante
– Università di Cracovia “Jagiellonian Univ.”
– EURICE