SOMMARIO
GU 1/2004
Pagina
Decisione EX-03-10 del presidente dell’Ufficio del 27 novembre 2003 recante adozione
delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio ........................................................
7
Direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Parte E, capitolo 6: Rinnovo ..............................................
56
Comunicazione n. 5/03 del presidente dell’Ufficio del 16 ottobre 2003 sull’allargamento
dell’Unione europea nel 2004 .......................................................................................................
69
Comunicazione n. 6/03 del presidente dell’Ufficio del 10 novembre 2003 riguardante i marchi di colore ....................................................................................................................................
89
Comunicazione n. 7/03 del presidente dell’Ufficio del 10 novembre 2003 in merito ad
un’interruzione generale e a disguidi nello smistamento della corrispondenza nel Regno
Unito ................................................................................................................................................
93
Comunicazione n. 8/03 del presidente dell’Ufficio del 18 novembre 2003 sul protocollo di
Madrid ..............................................................................................................................................
95
Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l’adesione
della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ..................................
99
Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2003 che approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale
dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, e allegati .....................................................
127
Decisione CB-03-11 del Comitato del bilancio dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) .....................................................................................
183
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
186
Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee
Sentenza della Corte de Giustizia del 23 ottobre 2003 nel procedimento C-191/01 P
(Doublemint) ...................................................................................................................................
193
Informazioni OMPI
Notifica Madrid (marchi) n. 151 ..................................................................................................
213
Notifica Madrid (marchi) n. 152 ..................................................................................................
213
SOMMARIO
DECISIONE EX-03-10 DEL
PRESIDENTE DELL’UFFICIO
del 27 novembre 2003
recante adozione delle direttive
relative ai procedimenti dinanzi
all’Ufficio
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario, e segnatamente il
suo articolo 119, paragrafo 2, lettera a),
dopo aver consultato, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 5, del citato regolamento, il Consiglio di amministrazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
Articolo 1
La parte A, capitolo 6, Rinnovo, delle
direttive relative alle procedure dinanzi
all’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), allegata alla presente decisione, è
adottata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla sua adozione. La
presente decisione e le direttive allegate
alla medesima sono pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Fatto ad Alicante, addì 27 novembre
2003
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
PARTE E, CAPITOLO 6
RINNOVO
Indice
6.1.
DURATA DELLA REGISTRAZIONE
6.2.
NOTIFICA DELLA SCADENZA DELLA REGISTRAZIONE
6.3.
REQUISITI FORMALI PER LA DOMANDA DI RINNOVO
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.
6.4.
Persone abilitate a presentare una domanda di rinnovo
Contenuto della domanda di rinnovo
6.3.2.1. Nome, indirizzo e altre indicazioni riguardanti la persona che presenta la domanda di rinnovo
6.3.2.2. Numero di registrazione del marchio comunitario
6.3.2.3. Indicazione dei prodotti e dei servizi
Lingue
Tassa
Termini
PROCEDURA DINANZI ALL’UFFICIO
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
Competenza
Aspetti che vanno esaminati
6.4.2.1. Osservanza dei termini stabiliti
6.4.2.2. Osservanza dei requisiti formali della domanda prescritti dal regolamento di esecuzione
Aspetti che non vanno esaminati
6.5.
ANNOTAZIONI NEL REGISTRO
6.6.
EFFETTI DEL RINNOVO O DELLA SCADENZA
SOMMARIO
6.1.
DURATA DELLA REGISTRAZIONE
RMC 46
La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
RMC 26, 27
REMC 9
La data di deposito della domanda è determinata a norma degli articoli 26 e 27 RMC e della regola 9 REMC
(v. parte B, Esame, delle presenti direttive).
La registrazione è rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.
6.2.
RMC 47 (2)
REMC 29
NOTIFICA DELLA SCADENZA DELLA REGISTRAZIONE
Non oltre sei mesi prima della scadenza della registrazione, l’Ufficio provvede ad informare del fatto che la
registrazione è prossima alla scadenza:
— il titolare registrato del marchio comunitario, mediante la lettera standard 601A; se nella banca dati dell’Ufficio risulta che il titolare ha nominato un rappresentante, l’informazione è notificata a quest’ultimo, e
— qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio comunitario, mediante la lettera standard 601B.
Sono inclusi tra i titolari di diritti registrati i titolari di licenze registrate, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di esecuzione forzata registrato o l’autorità competente per i procedimenti fallimentari o analoghi procedimenti.
La mancata informazione non ha effetti sulla scadenza della registrazione, né impegna la responsabilità dell’Ufficio.
6.3.
REQUISITI FORMALI PER LA DOMANDA DI RINNOVO
REMC 79
La domanda di rinnovo va presentata all’Ufficio per iscritto. Il semplice pagamento della tassa di rinnovo,
senza la presentazione di una domanda scritta, non è sufficiente. La domanda deve essere firmata conformemente alla regola 79 REMC.
REMC 80, 81, 82
Si applicano le regole generali riguardanti le comunicazioni inviate all’Ufficio, ossia: la domanda può essere presentata sotto forma di originale firmato, mediante telecopia o, in futuro, mediante altri mezzi elettronici.
6.3.1.
Persone abilitate a presentare una domanda di rinnovo
Una domanda di rinnovo può essere presentata:
REMC 30 (1)(a)
— dal titolare registrato del marchio comunitario;
RMC 17 (6), (7)
— se il marchio comunitario è stato trasferito, dal nuovo titolare a partire dalla data di deposito presso l’Ufficio della domanda di registrazione del trasferimento;
REMC 30 (1)(b)
— da una persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare del marchio comunitario;
— può trattarsi, ad esempio, di un licenziatario registrato, di un licenziatario non registrato o di altra persona che abbia ottenuto l’espressa autorizzazione del titolare del MC a rinnovare il marchio;
RMC 88, 89,
REMC 30 (1)(c)
— da un rappresentante munito di procura che agisca per conto di una delle suddette persone.
— Per la rappresentanza si applicano le regole consuete (v. parte A, capitolo 5, delle presenti direttive). Le
persone che sono tenute a farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio, ai sensi dell’articolo 88, nn. 2 e 3, RMC,
devono farsi rappresentare anche ai fini della presentazione della domanda di rinnovo.
Il titolare di diritti registrati su un marchio comunitario non è autorizzato a depositare autonomamente una
domanda di rinnovo, a meno che non rientri nelle previsioni della regola 30, n. 1, lettera b), REMC, cioè
non sia espressamente autorizzato dal titolare del MC a richiedere il rinnovo. Questa soluzione può risultare insoddisfacente nel caso in cui il titolare di un diritto registrato su un MC abbia un interesse economico a prorogare la registrazione del marchio. L’Ufficio terrà in considerazione questo aspetto al momento di
esaminare l’esistenza di un’autorizzazione da parte del titolare del MC (v. punto 6.4.2.2 b.).
In luogo di ottenere l’espressa autorizzazione del titolare del MC a richiedere il rinnovo e a depositare direttamente la domanda, il terzo interessato al rinnovo del MC può anche pagare la tassa di rinnovo e far depositare la domanda al titolare del MC, dato che la tassa può essere validamente versata anche da terzi.
6.3.2.
RMC 47 (1),
REMC 30 (1)
Contenuto della domanda di rinnovo
La domanda di rinnovo deve contenere i seguenti elementi:
SOMMARIO
6.3.2.1.
Nome, indirizzo e altre indicazioni riguardanti la persona che presenta la domanda di rinnovo
REMC 30 (1)(a)
a.
Domanda presentata dal titolare del marchio comunitario
REMC 1 (1)(b),
30 (1)(a)
Nel caso in cui la domanda venga presentata dal titolare del MC, devono essere indicati il nome e l’indirizzo del medesimo.
Se l’Ufficio ha attribuito un numero identificativo al titolare, è sufficiente l’indicazione di tale numero. Se al
titolare non è stato attribuito alcun numero identificativo, occorre indicare il nome e l’indirizzo conformemente alla regola 1, n. 1, lettera b), REMC.
b.
REMC 1 (1)(b),
30 (1)(b)
Domanda presentata da persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare
Nel caso in cui la domanda di rinnovo venga presentata da una persona all’uopo espressamente autorizzata
dal titolare, vanno indicati il nome e l’indirizzo della medesima, unitamente alla prova dell’autorizzazione a
presentare la domanda.
Il nome e l’indirizzo o il numero identificativo (v. capoverso del punto precedente) della persona autorizzata vanno indicati conformemente alla regola 1, n. 1, lettera b), REMC.
La prova dell’autorizzazione da fornire deve essere presentata sotto forma di prova documentale, ad esempio di dichiarazione scritta del titolare del marchio comunitario in questione, di corrispondenza commerciale, ecc.. Sono sufficienti le semplici fotocopie.
c.
REMC 1 (1)(e),
30 (1)(c)
Domanda presentata da un rappresentante
Nel caso in cui la domanda venga presentata da un rappresentante, devono essere indicati il nome e l’indirizzo di quest’ultimo. Se il rappresentante è già iscritto nel registro, è sufficiente l’indicazione del suo numero identificativo. Se nella domanda di rinnovo è nominato un nuovo rappresentante, occorre indicarne il
nome e l’indirizzo conformemente alla regola 1, n. 1, lettera e), REMC, e depositare una procura oppure, se
questa già risulta nel registro dell’Ufficio, indicare il rispettivo riferimento.
6.3.2.2.
REMC 30 (1)(d)
Il numero di registrazione del marchio comunitario, che è identico al numero della domanda, va indicato.
6.3.2.3.
REMC 30 (1)(e)
Numero di registrazione del marchio comunitario
Indicazione dei prodotti e dei servizi
a. Nel caso in cui il rinnovo venga richiesto per tutti i prodotti e i servizi ai quali si riferisce la registrazione, è necessaria un’indicazione a tale effetto;
b. Nel caso in cui il rinnovo venga richiesto solo per alcuni prodotti e servizi per i quali è stato registrato il marchio, è necessaria:
b.
b.
— un’indicazione delle classi oppure dei prodotti e servizi per i quali viene richiesto il rinnovo, o in alternativa
— un’indicazione delle classi oppure dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo.
Le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro ed inequivocabile. Qualora il rinnovo si riferisca a prodotti o servizi che non sono espressamente menzionati nell’elenco originale, ma che rientrano in un termine generico in esso contenuto, esso potrà essere accettato a condizione che l’elenco non venga ampliato. Nel
valutare se vi sia una limitazione o un ampliamento dell’elenco, si applicano le regole generalmente applicabili in queste situazioni.
6.3.3.
REMC 95 (b)
Lingue
La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualsiasi delle cinque lingue dell’Ufficio. Tale lingua diviene la lingua del procedimento di rinnovo.
6.3.4.
Tassa
RMC 47 (3)
Le tasse da versare per il rinnovo di un marchio comunitario consistono in:
REMC 30 (2)(a), (b),
— una tassa di base
RTMC 2 No 12–15
— • relativa ad un marchio individuale: 2 500 euro
— • relativa ad un marchio collettivo: 5 000 euro;
— una tassa per ogni classe, successiva alla terza, nell’elenco delle classi contenute nel MC per le quali si
chiede il rinnovo
— • relativa ad un marchio individuale: 500 euro
— • relativa ad un marchio collettivo: 1 000 euro.
La tassa deve essere versata entro i sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di
tutela (per il calcolo del periodo, v. esempio riportato oltre, nel punto 6.3.5).
SOMMARIO
RMC 47 (3),
La tassa può essere versata entro un termine supplementare di sei mesi, decorrente dall’ultimo giorno del
REMC 30 (2)(c), (4) mese in cui scade il periodo di tutela (v. oltre, punto 6.3.5), purché si proceda al pagamento di una sopratRTMC 2 No 16
tassa pari al 25% della tassa complessiva di rinnovo, comprese tutte le tasse per ciascuna classe, fino ad un
limite massimo di 1 500 euro.
Le tasse pagate prima dell’inizio del periodo di sei mesi, ossia dell’emissione della lettera standard 601, non
saranno prese in considerazione e verranno restituite.
REMC 72 (1)
Nel caso in cui il titolare del MC sia intestatario di un conto corrente presso l’Ufficio, la tassa di rinnovo
verrà addebitata solo in seguito al deposito di una domanda di rinnovo, salva diversa indicazione, e la tassa
di rinnovo (comprese le tasse relative alle classi) saranno addebitate su questo conto con effetto dalla data
di deposito della domanda di rinnovo.
(articolo 7, n. 1, lettera d), della decisione del Presidente dell’Ufficio 11 gennaio 1996, EX-96-1, relativa alle
modalità di apertura di conti correnti presso l’Ufficio, come modificata dalla decisione 20 gennaio 2003,
EX-03-1).
In caso di presentazione tardiva della domanda di rinnovo (v. successivo punto 6.3.5), l’addebito avrà luogo
—salva indicazione contraria da parte del titolare del MC— con effetto dalla data di deposito della domanda tardiva, con maggiorazione dovuta alla soprattassa.
Nel caso in cui la domanda venga presentata da un mandatario abilitato ai sensi dell’articolo 89 RMC in rappresentanza del titolare del MC, e tale mandatario abbia costituito un conto corrente presso l’Ufficio, la tassa verrà addebitata sul conto corrente del mandatario.
6.3.5.
RMC 46, 47 (3),
REMC 72 (1)
Termini
La presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse devono essere effettuati entro i sei
mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela (in prosieguo: il «termine ordinario»).
Ad esempio, se la data di deposito del marchio comunitario è quella del 1º aprile 1996, l’ultimo giorno del
mese in cui scade il periodo di tutela sarà il 30 aprile 2006. Pertanto, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo devono avvenire tra il 1º novembre 2005 ed il 30 aprile 2006, oppure, se questa data corrisponde ad un sabato, una domenica o altro giorno di chiusura dell’Ufficio, o ad un
giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, n. 1, REMC, il primo
giorno lavorativo successivo in cui l’Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza.
In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, la presentazione della domanda e il pagamento della
tassa di rinnovo possono ancora essere effettuati, dietro pagamento di una soprattassa (v. sopra, punto 6.3.4),
entro un termine supplementare di sei mesi, decorrente dall’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo
di tutela (in prosieguo: il «termine supplementare»).
Ad esempio, se la data di deposito del marchio comunitario è quella del 1º aprile 1996, l’ultimo giorno del
mese in cui scade il periodo di tutela sarà l’ultimo giorno dell’aprile 2006. Pertanto, il termine supplementare durante il quale una domanda di rinnovo può ancora essere presentata dietro pagamento della tassa di
rinnovo maggiorata della tassa aggiuntiva è computato dal giorno successivo al 30 aprile 2006, ossia dal
1º maggio 2006, e scade il 31 ottobre 2006, oppure, se il 31 ottobre 2006 corrisponde ad un sabato, una domenica o altro giorno di chiusura dell’Ufficio, o ad un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, n. 1, REMC, il primo giorno lavorativo successivo in cui l’Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. Quanto precede si applica anche se, nell’esempio citato, il 30 aprile 2006 fosse un sabato o una domenica; la regola secondo cui un termine da osservare
dinanzi all’Ufficio è prorogato fino al giorno lavorativo successivo si applica una sola volta allo scadere del
termine supplementare, non anche alla sua data d’inizio.
6.4.
6.4.1.
RMC 128 (1)
RDC 104 (1)
PROCEDURA DINANZI ALL’UFFICIO
Competenza
Il trattamento della domanda di rinnovo, così come l’annotazione del rinnovo nel registro, è di competenza della divisione legale e di amministrazione dei marchi.
6.4.2.
Aspetti che vanno esaminati
L’esame della domanda di rinnovo è limitato ai requisiti di forma e ha ad oggetto i seguenti punti:
SOMMARIO
6.4.2.1.
RMC 47 (3), (4),
REMC 30 (2), (3)
a.
Osservanza dei termini stabiliti
Prima della scadenza del termine ordinario
Nel caso in cui la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo avvengano
entro il termine ordinario, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli provvede a
registrare il rinnovo, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nel RMC e nel REMC (v. oltre, punto 6.4.2.2).
RMC 47 (3),
REMC 30 (3)
Nel caso in cui prima della scadenza del termine ordinario non sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e
modelli, mediante la lettera standard 602, invita il titolare del MC a presentare una domanda di rinnovo e,
se del caso, a pagare la soprattassa per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo. La lettera standard 602 verrà inviata nel più breve termine ragionevolmente possibile, previa ricezione del pagamento della tassa, in modo da consentire la presentazione della domanda prima che divenga esigibile la soprattassa.
RMC 47 (3),
REMC 30 (3)
Nel caso in cui la domanda sia stata presentata entro il termine ordinario, ma la tassa di rinnovo non sia stata versata o non sia stata versata per intero, l’Ufficio, mediante la lettera standard 602, invita la persona richiedente il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo e la soprattassa per il pagamento tardivo. In caso di pagamento incompleto della tassa, il titolare del marchio comunitario può, anziché pagare l’importo mancante,
limitare la propria domanda di rinnovo al numero corrispondente di classi.
Se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del MC, quest’ultimo riceve copia della comunicazione.
b.
Dopo la scadenza del termine ordinario
REMC 30 (4), 54
Nel caso in cui la domanda di rinnovo non sia stata presentata o sia stata presentata solo dopo la scadenza
del termine supplementare, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli constata
che la registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti al titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro.
REMC 30 (4), 54
Nel caso in cui le tasse non siano state pagate o siano state pagate solo successivamente alla scadenza del
termine supplementare, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli constata che la
registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti al
titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro.
REMC 30 (4), 54
Nel caso in cui la tassa pagata sia di importo inferiore alla tassa di base e alla tassa per il pagamento tardivo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti al titolare nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro.
RMC 47 (4),
REMC 30 (4)
Nel caso in cui la tassa pagata copra la tassa di base e la tassa per il pagamento tardivo, ma non tutte le tasse per ciascuna classe, l’Ufficio rinnova la registrazione solo per alcune classi. La determinazione delle classi di prodotti e di servizi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in base ai seguenti criteri:
— se la domanda di rinnovo è espressamente limitata ad alcune classi, il rinnovo è effettuato solo per tali
classi;
— se dalla domanda risulta in altro modo chiara la classe o le classi coperte dalla domanda stessa, il rinnovo è effettuato per tale classe o classi;
— in mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nel loro ordine di classificazione,
iniziando da quella con il numero più basso.
REMC 30 (4), 54
Quando l’Ufficio constata che la registrazione per alcune classi di prodotti o di servizi è scaduta, mediante
la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti riguardo alle dette classi di prodotti o
di servizi al titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. Quando viene inviata una comunicazione di decadenza di diritti in una qualsiasi delle circostanze di
cui sopra, l’irregolarità constatata diviene insanabile decorso un termine di sei mesi.
c.
REMC 30 (6)
Rimborso delle tasse
Nel caso in cui le tasse (tasse di rinnovo e, all’occorrenza, soprattassa per pagamento tardivo) siano state
versate, ma la registrazione non sia stata rinnovata (ad esempio, se la domanda non è stata presentata, o è
stata presentata solo dopo la scadenza del termine supplementare, o la tassa è stata pagata solo dopo la scadenza del termine supplementare, o la tassa pagata è di importo inferiore alla tassa di base e alla tassa per il
pagamento tardivo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, o ancora quando determinate
irregolarità di altra natura (v. oltre, punto 6.4.2.2) non sono state sanate), le dette tasse sono restituite.
d.
Situazione in cui il titolare o il mandatario sono intestatari di conti correnti
L’Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente se non quando venga presentata una domanda espressa di
rinnovo. Esso effettua l’addebito sul conto della persona che ha agito (titolare del MC, mandatario del titolare del MC o terzo autorizzato).
SOMMARIO
Se la domanda viene presentata entro il termine ordinario, l’Ufficio addebita le tasse di rinnovo (tassa di rinnovo di base più tasse applicabili per ciascuna classe) senza maggiorazioni.
Se la domanda viene presentata entro il termine supplementare, l’Ufficio addebita la tassa di rinnovo nonché una soprattassa del 25% (v. sopra, punto 6.3.4.).
6.4.2.2.
a.
RMC 88, 89
REMC 30 (3), 76
Osservanza dei requisiti formali della domanda prescritti del regolamento di esecuzione
Rappresentanza
Se la domanda non soddisfa i requisiti riguardanti la rappresentanza professionale menzionati sopra, al punto
6.3.2.1.c, l’Ufficio, mediante la lettera standard 603, invita la persona richiedente il rinnovo a sanare le irregolarità entro il termine di due mesi. Tale termine si applica anche se il termine supplementare è già scaduto.
Se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del MC, quest’ultimo riceve copia della comunicazione.
b.
Ulteriori requisiti
REMC 30 (1)(b), (3) Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona che si dichiari all’uopo espressamente autorizzata dal titolare del MC («persona autorizzata»), ma tale persona non produca alcuna prova di tale autorizzazione (v. sopra, punto 6.3.2.1. c), o l’Ufficio ritenga insufficiente la prova prodotta, quest’ultimo, mediante la lettera standard 603, invita la persona richiedente il rinnovo a sanare l’irregolarità entro un termine di due mesi. Tale termine si applica anche se il termine supplementare è già scaduto.
Il titolare del MC riceve copia della comunicazione.
L’esame delle prove documentali si limita a stabilire l’esistenza del consenso, da parte del titolare del MC.
Il consenso può essere contenuto in una lettera separata, firmata dal titolare del MC e inviata alla persona autorizzata in occasione dell’imminente rinnovo, in cui il titolare afferma di acconsentire al rinnovo del marchio.
Il consenso può altresì formare parte dell’accordo sottostante tra le due parti, che preveda in termini generali l’obbligo in capo alla persona autorizzata di conservare il marchio o di assicurarne il rinnovo. In tal caso,
la persona autorizzata deve fornire copia di tale accordo, firmata da entrambe le parti, e fare espresso riferimento alla corrispondente clausola del medesimo.
REMC 30 (1), (3),
Se la domanda di rinnovo non soddisfa altri requisiti formali, in particolare se il nome e l’indirizzo della
persona richiedente il rinnovo non sono stati indicati in modo sufficiente, se il numero di registrazione non
è stato indicato, se la domanda non è stata debitamente firmata oppure, se il rinnovo richiesto è parziale, ma
i prodotti e i servizi a cui si riferisce il rinnovo non sono stati adeguatamente indicati, l’Ufficio invita la persona richiedente il rinnovo a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi, servendosi della
lettera standard 603. Tale termine si applica anche se il termine supplementare di sei mesi è già scaduto.
L’Ufficio considera la domanda fatta per tutti i prodotti e servizi, salvo il caso in cui venga espressamente
richiesto un rinnovo parziale.
Se la domanda di rinnovo viene depositata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del MC, quest’ultimo riceve copia della comunicazione.
REMC 30 (4), 54
Se tali irregolarità non vengono sanate prima della scadenza del termine indicato nella lettera standard 603,
la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli procede come segue:
— se l’irregolarità consisteva nella mancata indicazione dei prodotti e servizi a cui si riferisce il rinnovo, l’Ufficio rinnova la registrazione per tutte le classi in relazione alle quali le tasse sono state pagate e, se le tasse pagate non coprono tutte le classi tutelate dalla registrazione del marchio, effettua la determinazione
di quali classi andranno rinnovate in base ai criteri stabiliti nella precedente sezione 6.4.2.1.b, emettendo
con lettera standard 604 una notificazione di decadenza dei diritti relativamente ai prodotti e servizi non
rinnovati;
— per le irregolarità di altro tipo, esso constata che la registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard
605, dà comunicazione della decadenza dei diritti al titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro.
6.4.3.
Aspetti che non vanno esaminati
In sede di rinnovo non può effettuarsi alcun esame riguardo all’idoneità del marchio alla registrazione, né
riguardo al punto se il marchio sia stato oggetto di un uso effettivo.
In sede di rinnovo, nessun esame viene effettuato in ordine alla corretta classificazione del marchio, né può
essere riclassificata una registrazione che sia stata effettuata in base ad una versione della classificazione di
Nizza non più in vigore alla data del rinnovo. Tale riclassificazione non è possibile nemmeno su richiesta
del titolare. Quanto precede si applica indifferentemente ai rinnovi totali o parziali. Per la data rilevante ai
fini dell’applicazione della settima o dell’ottava versione della classificazione di Nizza, v. comunicazione del
presidente dell’Ufficio n. 9/02 del 16 luglio 2002.
SOMMARIO
6.5.
RMC 47 (5)
ANNOTAZIONI NEL REGISTRO
Se la domanda di rinnovo soddisfa tutti i requisiti, il rinnovo viene registrato.
REMC 84 (3)(k), (5) L’Ufficio, mediante la lettera standard 607, comunica al titolare del MC il rinnovo della registrazione del
MC l’annotazione della relativa menzione nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende effetto (v. oltre, punto 6.6).
Se il rinnovo interessa soltanto alcuni dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la registrazione, l’Ufficio, mediante la lettera standard 608, comunica al titolare del MC i prodotti e i servizi per i quali la registrazione
è stata rinnovata, l’annotazione della menzione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende effetto (v. oltre, punto 6.6). Nel contempo, l’Ufficio comunica la scadenza della registrazione
per i rimanenti prodotti e servizi e la relativa cancellazione dal registro.
REMC 30 (4), (5),
54 (2), 84 (3) (b)
Nel caso in cui l’Ufficio, ai sensi della regola 30, n. 4, REMC, constati che la registrazione è scaduta e tale
constatazione sia divenuta definitiva decorso un termine di due mesi per il deposito della domanda, conformemente alla regola 54, n. 2, REMC, l’Ufficio provvede alla cancellazione del marchio dal registro.
REMC 84 (3)(l), (5) L’Ufficio, mediante la lettera standard 609, notifica al titolare del MC la decadenza della registrazione e la
sua cancellazione dal registro.
6.6.
EFFETTI DEL RINNOVO O DELLA SCADENZA
RMC 47 (5)
Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione.
REMC 70 (3)
Ad esempio, se la data di deposito della registrazione è quella del 1º aprile 1996, la registrazione scadrà il
1º aprile 2006. Pertanto, il rinnovo avrà effetto dal giorno successivo al 1º aprile 2006, ossia il 2 aprile 2006.
La nuova durata della registrazione sarà di dieci anni a decorrere da questa data e scadrà il 1º aprile 2016. Il
fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o una festività ufficiale è irrilevante.
REMC 30 (5)
Se il marchio è decaduto e viene cancellato dal registro, la cancellazione ha effetto dal giorno successivo a
quello in cui la registrazione esistente è scaduta.
Ad esempio, se la data di deposito della registrazione è quella del 1º aprile 1996, la registrazione decadrà il
1º aprile 2006. Pertanto, la cancellazione prenderà effetto il giorno successivo al 1º aprile 2006, ossia il 2 aprile 2006.
SOMMARIO
LETTERE STANDARD
601A
Notificazione del rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29 del regolamento di esecuzione)
Destinatario: titolare del MC
601B
Notificazione del rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29 del regolamento di esecuzione)
Destinatari: titolari di un diritto registrato sul MC
602
Comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione
Destinatario: richiedente il rinnovo
Copia: titolare del MC, qualora la domanda di rinnovo sia presentata da una persona espressamente autorizzata dal titolare del MC
603
Comunicazione di irregolarità relative alla domanda di rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione
Destinatario: richiedente il rinnovo
Copia: titolare del MC, qualora la domanda di rinnovo sia presentata da una persona espressamente autorizzata dal titolare del MC
604
Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione
Destinatario: titolare del MC e, se del caso, richiedente il rinnovo e titolare di diritti registrati sul marchio
605
Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione
Destinatario: titolare del MC e, se del caso, richiedente il rinnovo e titolare di diritti registrati sul marchio
606
Invio di copia di una comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio
comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione
Destinatario: titolare del MC
607
Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn. 3, lettera k), e 5, del
regolamento di esecuzione
Destinatario: titolare del MC e, se del caso, persona che ha presentato la domanda di rinnovo
608
Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn. 3, lettera k), e 5, del
regolamento di esecuzione
Destinatario: titolare del MC e, se del caso, persona che ha presentato la domanda di rinnovo
609
Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e delle regole 30, n. 5, e 84, nn. 3, lettera l),
e 5, del regolamento di esecuzione
Destinatario: titolare del MC
SOMMARIO
601A
Notificazione del rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29
del regolamento di esecuzione)
Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
La registrazione del marchio comunitario di cui sopra, registrato per i prodotti o servizi compresi nella o nelle classi INDICARE in data INDICARE, deve essere rinnovata entro e non oltre il INDICARE.
La registrazione può essere rinnovata rispedendo la presente debitamente compilata e firmata nonché versando le seguenti tasse:
Tassa di base:
Tasse per classe:
2500 euro (nel caso di un marchio collettivo: 5000 euro)
500 euro per ciascuna classe oltre la terza contenuta nella registrazione (nel caso di un marchio collettivo: 1000
euro per ciascuna classe oltre la terza contenuta nella registrazione)
Per i titolari di un conto corrente, la tassa di rinnovo verrà automaticamente addebitata su presentazione della domanda di rinnovo.
La domanda deve essere presentata e le tasse devono essere pagate entro e non oltre il INDICARE.
La presentazione della domanda di rinnovo ed il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi che scade il INDICARE, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo, per un importo pari
al 25% della tassa totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
................................................................................................................................................................................................................................
DOMANDA DI RINNOVO
Si richiede il rinnovo della registrazione di marchio comunitario n. INDICARE per tutti i prodotti e servizi contenuti nella registrazione.
Si richiede il rinnovo della registrazione di marchio comunitario n. INDICARE solo per i seguenti prodotti e servizi contenuti nella registrazione
(indicare le classi di prodotti e servizi per le quali si richiede il rinnovo oppure indicare i prodotti e servizi per i quali non si richiede il rinnovo):
Norme del firmatario e firma:
Data:
601B
Informazioni relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29 del regolamento di esecuzione)
Nome e indirizzo della persona iscritta nel registro quale
titolare di diritti sul marchio comunitario
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
La registrazione del marchio comunitario di cui sopra, a nome di INDICARE e registrato per i prodotti o servizi compresi nella o nelle classi INDICARE in data INDICARE, deve essere rinnovata entro e non oltre il INDICARE.
La presente notificazione viene altresì inviata al titolare del marchio comunitario.
La presente Le è stata inviata a scopo informativo, in qualità di titolare di diritti registrati sul marchio comunitario (tra cui, in
particolare, una licenza o un diritto reale). Non Le è consentito presentare direttamente una domanda di rinnovo, a meno che
Lei non fornisca dimostrazione di essere stato espressamente autorizzato dal titolare del marchio comunitario a richiedere il rinnovo.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
SOMMARIO
602
Comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30,
n. 3, del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del richiedente (titolare del MC o
rappresentante/persona autorizzata)
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
A seguito di un esame della domanda di rinnovo della registrazione di marchio comunitario di cui sopra, si è constatato che:
a) la tassa di rinnovo non è stata pagata
b) la tassa di rinnovo non è stata pagata per intero, resta da versare l’importo di INDICARE
c) la tassa di rinnovo è stata pagata, ma non è stata presentata la domanda di rinnovo.
La invitiamo pertanto a:
i. pagare la tassa di rinnovo
ii. pagare la tassa di rinnovo maggiorata della soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo (pari al 25% della tassa
totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro)
iii. pagare l’importo mancante della tassa di rinnovo
iv. pagare l’importo mancante della tassa di rinnovo maggiorato della soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo
(pari al 25% della tassa totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro)
v. presentare la domanda di rinnovo
vi. presentare la domanda di rinnovo e pagare la soprattassa per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (pari al 25%
della tassa totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro)
Qualora le irregolarità non vengano sanate entro il INDICARE, l’Ufficio considererà scaduta la registrazione di marchio comunitario.
[SE DEL CASO] Copia della presente comunicazione è stata inviata al titolare del MC.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
603
Comunicazione di irregolarità relative alla domanda di rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità
della regola 30 del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del richiedente (titolare del MC o
rappresentante/persona autorizzata)
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
A seguito di un esame della domanda di rinnovo della registrazione1 di marchio comunitario di cui sopra, si è constatato che:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
non è stato indicato il numero della registrazione di marchio comunitario per la quale viene richiesto il rinnovo
la domanda di rinnovo non è stata firmata
non sono stati indicati il nome e l’indirizzo del richiedente il rinnovo
i prodotti o servizi per i quali viene richiesto il rinnovo non sono debitamente indicati
nonostante fosse tenuto a farsi rappresentare, ha omesso di nominare un rappresentante ai sensi degli articoli 88, nn. 2 e 3, e
89, del regolamento sul marchio comunitario
vi. non ha dimostrato di essere stato espressamente autorizzato dal titolare della registrazione di marchio comunitario a richiedere il rinnovo di detta registrazione
Si rammenta che le eventuali osservazioni vanno presentate entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente
comunicazione. Qualora le irregolarità non siano sanate, la domanda di rinnovo verrà rigettata senza ulteriori comunicazioni.
[SE DEL CASO] Una copia della presente comunicazione è stata inviata al titolare del MC.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
1
SOMMARIO
604
Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del titolare del MC o del suo
rappresentante/della persona autorizzata/della persona
iscritta nel registro quale titolare di diritti
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
In conseguenza del/la:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
mancato pagamento della tassa di rinnovo
pagamento tardivo della tassa di rinnovo
pagamento solo parziale della tassa di rinnovo
mancata presentazione della domanda di rinnovo
presentazione tardiva della domanda di rinnovo
la suddetta registrazione di marchio comunitario
x) è scaduta il INDICARE
y) è scaduta per le seguenti classi di prodotti e servizi: INDICARE
Qualora ritenga che la constatazione dell’Ufficio non sia corretta, ha facoltà di richiedere per iscritto una decisione al riguardo entro due mesi dalla ricezione della presente comunicazione. Tale decisione verrà adottata unicamente nel caso in cui l’Ufficio non
condivida il punto di vista del richiedente; in caso contrario, l’Ufficio rettificherà la propria constatazione e provvederà ad informarla.
ii. – v.: La tassa di rinnovo già versata sarà rimborsata.
i:
——
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
605
Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del titolare del MC o del suo
rappresentante/della persona autorizzata/della persona
iscritta nel registro quale titolare di diritti
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
In conseguenza del/la:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
mancata o insufficiente indicazione del nome e dell’indirizzo del richiedente il rinnovo
mancata apposizione della firma sulla domanda di rinnovo
assenza di un’indicazione chiara dei prodotti o servizi per i quali viene richiesto il rinnovo
mancata nomina di un rappresentante, in conformità degli articoli 88, nn. 2 e 3, e 89, del regolamento sul marchio comunitario, per la presentazione di una domanda di rinnovo
mancata presentazione di INDICARE prove che attestino che il richiedente il rinnovo è stato espressamente autorizzato dal
titolare della registrazione di marchio comunitario a richiedere il rinnovo di detta registrazione
La registrazione di marchio comunitario di cui sopra è scaduta il INDICARE.
Qualora ritenga che la constatazione dell’Ufficio non sia corretta, ha facoltà di richiedere per iscritto una decisione entro due mesi
dalla ricezione della presente comunicazione. Tale decisione verrà adottata unicamente nel caso in cui l’Ufficio non condivida il
punto di vista del richiedente; in caso contrario, l’Ufficio rettificherà la propria constatazione e provvederà ad informarLa.
a) La tassa di rinnovo già versata sarà rimborsata.
b) —
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
SOMMARIO
606
Invio di copia di una comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
Le trasmettiamo in allegato copia di una comunicazione di irregolarità relative a una domanda di rinnovo presentata per il suddetto marchio comunitario di cui Lei è titolare.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
607
Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn.3, lettera k), e 5, del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
Con la presente siamo lieti di informarLa che il rinnovo del marchio comunitario di cui sopra è stato iscritto in data odierna nel
registro dei marchi comunitari.
Il rinnovo è valido per un periodo di dieci anni ed ha effetto a decorrere dal INDICARE.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
608
Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn. 3, lettera k), e 5, del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
Con la presente siamo lieti di informarLa che il marchio comunitario di cui sopra è stato rinnovato per le seguenti classi di prodotti e servizi INDICARE, che sono state iscritte in data odierna nel registro dei marchi comunitari.
Il rinnovo è valido per un periodo di dieci anni ed ha effetto a decorrere dal INDICARE.
Il marchio comunitario di cui sopra è scaduto per le seguenti classi di prodotti e servizi INDICARE, che sono state cancellate in
data odierna dal registro dei marchi comunitari.
La cancellazione ha effetto dal INDICARE.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
609
Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e delle regole 30, n. 5, e 84, nn. 3, lettera l), e 5, del regolamento di esecuzione
Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante
Fascicolo n.
Marchio
Data di emissione
Suo riferimento
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
:...........................................................
Con la presente siamo spiacenti di informarLa che il marchio comunitario di cui sopra è stato cancellato in data odierna dal registro dei marchi comunitari.
La cancellazione ha effetto dal INDICARE.
(Nome del funzionario)
Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli
SOMMARIO
Comunicazione n. 5/03 del
presidente dell’Ufficio
del 16 ottobre 2003
sull’allargamento dell’Unione
europea nel 2004
I. Dieci nuovi Stati membri
Il 1º maggio 2004 l’Unione europea conoscerà il quinto allargamento dall’istituzione della Comunità europea nel
1957. Il trattato di adesione, firmato
con 10 paesi candidati (Repubblica ceca,
Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) il 16 aprile 2003, dovrà essere
ratificato sia dai paesi candidati che da
tutti gli attuali Stati membri.
Questo storico avvenimento avrà un
impatto di rilievo sui sistemi dei marchi
e dei disegni e modelli comunitari, con
numerose implicazioni per i titolari dei
diritti, i loro rappresentanti, i terzi, gli
uffici nazionali e l’UAMI. Si tratta infatti del primo allargamento dall’entrata in vigore dei marchi e dei disegni e
modelli comunitari. Inoltre, alla luce
del numero di nuovi Stati membri e di
nuove lingue ufficiali della Comunità
europea (ceco, estone, lettone, lituano,
ungherese, maltese, polacco, sloveno e
slovacco), il processo di allargamento
rappresenterà una sfida considerevole
per l’Ufficio.
Dal novembre 1998 l’Ufficio ha seguito
i negoziati sull’allargamento, segnatamente gli aspetti correlati ai marchi comunitari e, successivamente, ai disegni e
modelli comunitari. L’obiettivo era
consigliare la Commissione su questioni tecniche in caso di necessità, predisporre i necessari preparativi interni e
fare in modo che gli ambienti interessati e gli uffici dei paesi candidati fossero
mantenuti informati al fine di potersi
preparare ai cambiamenti futuri.
La presente comunicazione intende illustrare le principali ripercussioni dell’allargamento sui sistemi dei marchi e
dei disegni e modelli comunitari nonché
i preparativi dell’Ufficio per far fronte
ai cambiamenti correlati.
II. Conseguenze per i titolari di
marchi e disegni o modelli
comunitari
A seguito dei negoziati sono stati modificati il regolamento sul marchio comunitario (RMC) e il regolamento su
disegni e modelli comunitari (RDC).
Sono state adottate due nuove disposizioni relative alle conseguenze giuridiche dell’allargamento sui marchi e sui
disegni e modelli comunitari, vale a dire
l’articolo 142 bis, RMC, e l’articolo 110 bis, RDC, che entreranno in vigore a decorrere dalla data di adesione.
Il testo di tali disposizioni e le relative
note esplicative sono disponibili sul sito
Web dell’Ufficio, nella sezione «Allargamento» (http://oami.eu.int/it/enlargement/default.htm).
La soluzione elaborata nel corso dei negoziati era intesa a soddisfare diverse
esigenze rilevanti. Si doveva infatti garantire il mantenimento del carattere
unitario dei marchi e dei disegni e modelli comunitari e, nel contempo, il pieno rispetto dei diritti preesistenti nei
nuovi Stati membri, tenendo conto della legislazione in vigore in tali paesi.
Tali obiettivi sono stati conseguiti introducendo l’estensione automatica dei
diritti comunitari anteriori e concedendo, ai titolari di diritti nazionali anteriori nei nuovi Stati membri, la possibilità di vietare l’uso dei diritti comunitari estesi in caso di conflitto. Il diritto
applicabile nei nuovi Stati membri riguarderà anche i marchi comunitari
estesi e l’uso di siffatti marchi potrà essere vietato qualora tale diritto sia invocabile nei loro confronti in forza del
diritto nazionale (articolo 106, paragrafo 2, RMC).
1.
Estensione automatica
La principale conseguenza giuridica per
i titolari di marchi comunitari depositati prima della data di adesione (già registrati o in attesa di registrazione) è che
la protezione sarà automaticamente
estesa al territorio dei nuovi Stati membri. L’estensione decorre dalla mezzanotte del 1º maggio 2004, senza che siano necessari interventi amministrativi o
di altro tipo da parte dell’UAMI o altri
organismi. Non è richiesta alcuna azione da parte dei titolari e non vi sono
tasse da pagare. L’estensione avviene
automaticamente in forza delle disposi-
zioni del nuovo articolo 142 bis, RMC,
e interessa più di 300 000 marchi comunitari che potranno essere fatti valere dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data dell’adesione.
I titolari di disegni e modelli comunitari registrati e non registrati beneficeranno anch’essi dell’estensione automatica
dei loro diritti nei nuovi Stati membri e
potranno farli valere dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari che
saranno istituiti in tali paesi.
2.
Mantenimento dei diritti acquisiti
(grandfathering) per i marchi comunitari
Un marchio comunitario registrato o
richiesto prima della data di adesione
dei nuovi Stati membri diventa un marchio comunitario esteso. Quest’ultimo
è pertanto un marchio comunitario con
una data di deposito precedente alla
data di adesione, a prescindere dall’esistenza di un’eventuale rivendicazione di
priorità. Oltre a dover decidere in merito all’opportunità di estendere tali
marchi comunitari, è stato necessario
trovare una soluzione sulle modalità di
esame di tali domande da parte dell’UAMI (qualora non sia ancora stato
effettuato prima dell’adesione) e su
quali basi potessero eventualmente essere dichiarate nulle o no.
Ai fini dell’esame degli impedimenti assoluti e delle domande di nullità fondate su tali impedimenti, si terrà unicamente conto della situazione esistente
prima dell’allargamento (non saranno
pertanto presi in considerazione gli impedimenti assoluti e le cause di nullità
insorti solo come conseguenza dell’adesione), indipendentemente dal momento in cui ha effettivamente luogo l’esame o l’azione finalizzata ad ottenere la
nullità di un marchio. I marchi comunitari depositati prima dell’allargamento saranno pertanto esaminati ai fini degli impedimenti assoluti unicamente
sulla base della situazione attuale. Ad
esempio, per quanto concerne il loro significato si terrà unicamente conto delle attuali 11 lingue ufficiali della Comunità europea. Gli impedimenti alla
registrazione che insorgono solo come
SOMMARIO
conseguenza dell’allargamento, come il
carattere descrittivo di un termine in
una lingua di uno dei nuovi Stati membri, non si applicheranno ai marchi comunitari estesi. Il principio del mantenimento dei diritti acquisiti non è applicabile unicamente in fase di esame,
ma anche nella fase successiva alla registrazione. I marchi comunitari estesi
possono essere dichiarati nulli unicamente sulla base di una causa valida prima dell’allargamento (non possono pertanto essere dichiarati nulli per cause
insorte solo come conseguenza dell’adesione). Un termine che si configura
come descrittivo, privo di carattere distintivo, generico, ingannevole o contrario all’ordine pubblico o al buon costume in un nuovo Stato membro non
sarà pertanto respinto dall’esaminatore
o soggetto a dichiarazione di nullità
dopo la registrazione se è stato depositato prima dell’adesione di detto Stato
membro.
Analogamente, un marchio comunitario
depositato prima dell’allargamento non
potrà formare oggetto di un procedimento di opposizione (tranne alle condizioni di cui sotto) o di un procedimento per dichiarazione di nullità, ove
in contrasto con un diritto nazionale
anteriore registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro prima
della data di adesione.
3.
Rispetto dei diritti acquisiti nei
nuovi Stati membri
La conseguenza dell’estensione automatica e del mantenimento dei diritti acquisiti dei marchi comunitari registrati o
richiesti prima della data di adesione è
che, a decorrere da tale data (1º maggio 20041), i marchi comunitari estesi
potranno essere fatti valere nei nuovi
Stati membri. È pertanto prevedibile
l’insorgere di conflitti con i diritti nazionali acquisiti nei nuovi Stati membri
prima dell’adesione. Tali diritti nazionali comprendono tutti i diritti elencati
come possibili diritti su cui si può basare un’opposizione (articolo 8 RMC) o
una domanda di dichiarazione di nullità
(articolo 52 RMC).
Al fine di salvaguardare la posizione dei
titolari di diritti nazionali nei nuovi Sta1 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del
trattato di adesione, il trattato entra in vigore il 1º maggio 2004, a condizione che tutti
gli strumenti di ratifica siano stati depositati
prima di tale data.
ti membri, è stata concessa loro la possibilità di vietare l’uso dei marchi comunitari estesi nel territorio interessato
dal loro diritto. Il marchio comunitario
esteso avrà efficacia e potrà essere fatto
valere in tutta l’UE, compresi i nuovi
Stati membri, tranne che nei confronti
di un diritto nazionale anteriore in contrasto con esso. Il marchio comunitario
esteso non potrà pertanto essere fatto
valere contro un diritto nazionale anteriore e il titolare di tale diritto potrà
inoltre vietare l’uso del marchio comunitario sul suo territorio. Il diritto di
vietare l’uso di un marchio comunitario
in contrasto con un diritto nazionale
anteriore è previsto agli articoli 106 e
107 RMC e tale disposizione è ora
espressamente estesa ai titolari di diritti acquisiti nei nuovi Stati membri prima della data di adesione. Tale eccezione riguarda unicamente il territorio in
cui è tutelato il diritto nazionale in questione. Il titolare di un diritto anteriore
in un nuovo Stato membro non potrà
far valere il suo diritto per invocare il
divieto d’uso di un marchio comunitario esteso se il suo diritto anteriore è
stato acquisito in malafede.
Il titolare del diritto nazionale anteriore avrà pertanto la possibilità di proporre azioni contro l’utilizzatore del
marchio comunitario esteso dinanzi ai
tribunali nazionali. Il tribunale competente, le norme procedurali e le disposizioni sostanziali applicabili sono determinati dal diritto nazionale.
4.
Ripercussione del mantenimento
dei diritti acquisiti per quanto
concerne i nuovi impedimenti assoluti
È possibile che un marchio comunitario
esteso si riveli descrittivo, privo di carattere distintivo o generico nella lingua
di un nuovo Stato membro. Il mantenimento dei diritti acquisiti dei marchi
comunitari estesi non intende in tali casi
conferire ai titolari diritti supplementari nei nuovi Stati membri in relazione a
tali indicazioni descrittive o prive di carattere distintivo. Accade invece che coloro che utilizzano tali indicazioni nei
nuovi Stati membri, e che sono eventualmente accusati di contraffazione,
possono riferirsi all’articolo 12 RMC
nell’azione intentata nei loro confronti.
È altresì possibile che un marchio comunitario esteso si riveli ingannevole o
contrario all’ordine pubblico o al buon
costume in un nuovo Stato membro.
Tale situazione è disciplinata dall’articolo 106, paragrafo 2, RMC, in forza
del quale l’uso di siffatto marchio può
essere vietato in un nuovo Stato membro sulla base del diritto di detto Stato.
5.
Diritto di opposizione eccezionale
contro domande di marchio comunitario
La norma secondo la quale i marchi comunitari estesi mantengono i diritti acquisiti rispetto a nuovi impedimenti assoluti e relativi è soggetta ad una deroga: le domande di marchio comunitario
depositate tra il 1º novembre 2003 e il
30 aprile 2004 possono formare oggetto di opposizione sulla base di diritti
anteriori nei nuovi Stati membri, ai sensi dell’articolo 142 bis, paragrafo 3,
RMC. Il diritto anteriore nel nuovo
Stato membro deve essere anteriore in
termini assoluti rispetto al marchio comunitario cui si oppone (il che significa che il marchio o diritto nazionale anteriore deve presentare una data di deposito, di priorità o di acquisizione
anteriore rispetto alla domanda di marchio comunitario contro cui è stata presentata opposizione) e dev’essere stato
acquisito in buona fede. Ai sensi dell’articolo 42, RMC, l’opposizione può
essere proposta nel termine di tre mesi
a decorrere dalla pubblicazione. Tale
deroga si applica indipendentemente dal
momento della pubblicazione di tali
domande di marchio comunitario. Alla
luce dell’attuale ritmo di esame delle
domande di marchio comunitario, si
prevede che la loro pubblicazione sarà
successiva all’allargamento.
6.
Norme applicabili ai disegni e modelli comunitari
Come già detto in precedenza, i disegni
e modelli comunitari anteriori (vale a
dire quelli depositati prima dell’allargamento oppure, ai sensi dell’articolo 11,
RDC, nel caso dei disegni e modelli
non registrati, quelli divulgati al pubblico nella Comunità prima dell’allargamento) saranno anch’essi automaticamente estesi al territorio dei nuovi Stati membri.
L’adesione non modifica la situazione
riguardo agli impedimenti alla registra-
SOMMARIO
zione dei disegni e modelli: il circoscritto «esame approfondito» delle domande di disegni e modelli rimarrà praticamente immutato (l’adesione di nuovi Stati membri non comporta
variazioni per quanto concerne la definizione di disegno o modello, la valutazione in generale o l’eventuale contrarietà di un disegno o modello all’ordine pubblico o al buon costume).
Riguardo alle cause di nullità, l’adesione incide sulla validità dei disegni e modelli registrati soltanto in pochi casi (ad
esempio se un disegno o modello anteriore protetto in un nuovo Stato membro prima dell’adesione è stato divulgato dopo il deposito di un disegno o modello comunitario registrato, in caso di
conflitto con un marchio anteriore protetto in un nuovo Stato membro, ecc.).
In questo numero limitato di casi in cui
le cause di nullità si applicano solo
come conseguenza dell’adesione, il disegno o modello comunitario esteso
mantiene i diritti acquisiti, in forza dell’articolo 110 bis, paragrafo 3, RDC.
Il trattato di adesione prevede il diritto
di vietare l’uso di un disegno o modello esteso qualora sia in conflitto con un
diritto anteriore (marchio, diritto d’autore) o qualora un disegno o modello
anteriore sia stato divulgato dopo il deposito di un disegno o modello comunitario.
Infine, il disposto dell’articolo 11 RDC
viene precisato dal nuovo articolo 110 bis, paragrafo 5, RDC, il quale
stabilisce che, a norma dell’articolo 11,
un disegno o modello che non è stato
divulgato al pubblico nella Comunità
non è protetto come disegno o modello comunitario non registrato.
7.
Nuove direttive
L’Ufficio ha messo a punto una versione modificata delle direttive di esame e
di opposizione che sarà presentata
quanto prima al Consiglio di amministrazione. I relativi progetti possono essere consultati al seguente indirizzo
http://oami.eu.int/it/mark/marque/direc.htm.
I marchi e i disegni e modelli comunitari estesi non saranno né tradotti né
pubblicati nelle nove nuove lingue ufficiali della Comunità europea. Un marchio o un disegno o modello comunitario depositato prima della data di ade-
sione sarà pubblicato nelle attuali 11
lingue ufficiali della Comunità europea.
Una proposta della Commissione intesa a modificare l’RMC, comprendente
la soppressione delle ricerche, è attualmente all’esame del Consiglio. Anche se
la proposta non sarà adottata, l’Ufficio
si asterrà comunque dal trasmettere copia delle domande di marchio comunitario depositate prima della data di adesione agli uffici nazionali dei nuovi Stati membri che decidano, ai sensi
dell’articolo 39, RMC, di redigere relazioni di ricerca.
III.
Preparativi da parte dell’Ufficio
Nel 2001 l’Ufficio ha effettuato una valutazione interna delle ripercussioni finanziarie e pratiche del processo di allargamento sui marchi e i disegni e modelli comunitari e sull’Ufficio stesso.
Sebbene il volume di domande depositate da richiedenti dei nuovi Stati membri sia stato contenuto (alla fine di agosto 2003 erano pervenute dai 10 paesi
candidati solo 679 domande di marchio
comunitario e 18 domande di disegno o
modello comunitario), è probabile che
la situazione cambi quando il deposito
sarà divenuto più agevole per tali richiedenti (ad esempio, quando potranno usare la propria lingua, effettuare il
deposito attraverso il rispettivo ufficio
nazionale, nominare loro rappresentanti nazionali, ecc.) e quando vi sarà una
maggiore consapevolezza degli utenti in
merito ai vantaggi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari.
L’Ufficio è impegnato a evitare che l’allargamento rappresenti un fattore di
rallentamento delle procedure relative
ai marchi e ai disegni o modelli. A tale
scopo, sono stati presi i necessari provvedimenti ed è stato messo a punto un
piano d’azione al fine di attuare un certo numero di misure preparatorie interne in tutti i settori operativi e amministrativi dell’Ufficio. L’allargamento
comporterà un incremento dei costi
operativi per l’Ufficio (ad esempio per
la traduzione degli elenchi dei prodotti
e dei servizi nelle lingue ufficiali e per
il maggior numero di relazioni nazionali di ricerca). L’effettivo impatto finanziario dell’allargamento dipenderà
dalle decisioni che saranno prese dal
Consiglio sulla riforma del sistema del
marchio comunitario e dagli organi direttivi dell’Ufficio.
I principali preparativi dell’Ufficio
comprendono la traduzione di documenti dell’Ufficio (moduli, opuscoli,
Euronice, Eurolocarno) nelle nuove lingue ufficiali e l’assunzione di personale
dai nuovi Stati membri dal luglio 2003.
Com’è ovvio, saranno necessarie anche
altre misure quali la formazione del
personale dell’Ufficio in rapporto all’allargamento, i profili dei nuovi Stati
membri, le conseguenze per l’Ufficio e
per i marchi e i disegni e modelli comunitari, ecc. A ciò si aggiunga l’elaborazione di nuove direttive di esame e di
opposizione. Tra i preparativi di carattere maggiormente tecnico, è stato necessario procedere allo sviluppo di sistemi IT (Euromarc, Euronice), segnatamente per soddisfare i nuovi requisiti
linguistici.
L’Ufficio non si è limitato ad esaminare il proprio funzionamento interno, in
quanto l’allargamento comporta cambiamenti importanti anche per gli ambienti interessati e gli uffici dei nuovi
Stati membri. Al fine di consentire loro
di prepararsi adeguatamente, l’UAMI
ha adottato una serie di misure. Allo
scopo di informare gli ambienti interessati in merito alle implicazioni dell’allargamento sui sistemi dei marchi e dei
disegni e modelli comunitari, l’Ufficio
ha organizzato uno scambio di punti di
vista nell’ambito dell’OAMI Users’
Group ed ha costituito un sottogruppo
specializzato, il gruppo di lavoro dell’UAMI sull’allargamento. Detto sottogruppo si è riunito tre volte e ha seguito da vicino questioni quali le soluzioni giuridiche emerse dai negoziati, il
problema delle eventuali domande in
malafede e le misure prese per evitarle.
Tutte le informazioni trattate dal gruppo sono state messe gratuitamente a disposizione sul sito Web dell’Ufficio, al
fine di assicurarne la massima divulgazione. I preparativi comprendono anche la messa a punto di un sistema di
consultazione on line dei marchi depositati nei nuovi Stati membri.
SOMMARIO
Gli uffici dei paesi candidati hanno manifestato un interesse legittimo nei confronti dei preparativi all’adesione e, a
tale scopo, è stato elaborato un programma pluriennale di cooperazione. Il
marchio comunitario e le conseguenze
dell’allargamento hanno formato oggetto di presentazioni in tutti i paesi candidati. A tali riunioni e conferenze hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti degli uffici nazionali e altri attori
quali giudici, rappresentanti professionali, avvocati, consulenti giuridici ed
esponenti del mondo economico.
La partecipazione dei paesi candidati
alle attività dell’Ufficio è stata assicurata mediante riunioni regolari a livello di
responsabili degli uffici o esperti. Essi
sono stati invitati a partecipare alle riunioni di collegamento ed è stato costituito un gruppo di lavoro preparatorio
specializzato. I responsabili degli uffici
dei 10 paesi candidati all’adesione si
sono riuniti tre volte con il presidente e
i vicepresidenti dell’UAMI, al fine di
preparare la loro partecipazione, in
qualità di osservatori, alle sessioni del
Consiglio di amministrazione e del Comitato del bilancio dell’UAMI a decorrere da novembre 2003.
Wubbo de Boer
Presidente
Comunicazione n. 6/03 del
presidente dell’Ufficio
del 10 novembre 2003
riguardante i marchi di colore
Nella sentenza del 6 maggio 2003, relativa al procedimento C-104/01, la Corte di giustizia delle Comunità europee
si è pronunciata su questioni relative all’idoneità alla registrazione dei marchi
di colore. Il procedimento aveva ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell’articolo 234 CE, dall’Hoge Raad
der Nederlanden (Paesi Bassi), nella
causa dinanzi ad esso pendente tra Libertel Groep BV e Benelux-Merkenbureau. La domanda verteva sull’interpretazione dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.
Questa pronuncia evidenzia due questioni importanti per l’Ufficio e per gli
utenti del sistema del marchio comunitario. In primo luogo, la Corte ha confermato l’approccio adottato dall’Ufficio in merito al carattere distintivo dei
marchi intrinsecamente di colore. In secondo luogo, la Corte ha anche trattato il tema della riproduzione grafica dei
marchi di colore.
Questo secondo punto ha suscitato in
alcuni richiedenti e nei loro rappresentanti talune inquietudini cui si intende
rispondere con la presente comunicazione. Altri punti non sono trattati dalla presente comunicazione, che peraltro
non verte neppure su questioni relative
ai marchi diversi dai marchi intrinsecamente di colore, vale a dire marchi (denominativi, figurativi, tridimensionali) a
colori.
Le preoccupazioni sono dovute principalmente ad alcune affermazioni della
Corte secondo cui «un semplice campione di colore non risponde ai requisiti» di riproduzione grafica (punto 31
della sentenza), che «deve essere chiara,
precisa, di per sé completa, facilmente
accessibile, intelligibile» (punto 29 della sentenza). La Corte suggerisce inoltre che per risolvere questo problema si
può, per esempio, dare «una descrizione verbale del colore» o aggiungere «la
determinazione di un colore per mezzo
di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto» (punto 37
della sentenza).
L’Ufficio osserva che la Corte, nel trattare questo punto, evoca il problema
del deterioramento del colore con il
passare del tempo, con riferimento, in
particolare, al colore riprodotto su carta. La Corte riconosce che su taluni
supporti è possibile registrare un colore in modo inalterabile (punto 32 della
sentenza).
In conformità della regola 84, paragrafo
1, del regolamento di esecuzione
(REMC), il registro dei marchi comunitari è, in pratica, tenuto in forma elettronica. Le riproduzioni di tutti i marchi, ad eccezione dei marchi denominativi, sono sottoposte a scansione e
registrate elettronicamente. Per quanto
riguarda i marchi comunitari, quindi, il
problema del deterioramento evocato
dalla Corte non sussiste.
Tuttavia, l’Ufficio raccomanda che, in
caso di domanda di registrazione di un
marchio intrinsecamente di colore, l’indicazione del colore richiesta ai sensi
della regola 3, paragrafo 5, REMC comprenda, se possibile, la determinazione
per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.
Se ciò non è possibile, ad esempio perché il colore o la sfumatura del colore
non esiste nel sistema di riferimento,
possono essere usate a tale scopo adeguate indicazioni a titolo dell’«indicazione» di cui alla regola 3, paragrafo 5,
REMC.
L’Ufficio è del parere che l’indicazione
del codice del colore e ogni altra descrizione del colore sono requisiti formali che non devono essere confusi con
l’esame del carattere distintivo, che si
basa sul marchio di colore riprodotto
nella banca dati dell’Ufficio e sui prodotti e servizi per cui si richiede la registrazione.
Per quanto riguarda i marchi intrinsecamente di colore depositati o registrati
prima della data della presente comunicazione, l’Ufficio accetterà i chiarimenti
intesi ad aggiungere un’indicazione del
codice del colore o una spiegazione dell’assenza di tale indicazione.
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
Comunicazione n. 7/03 del
presidente dell’Ufficio
Comunicazione n. 8/03 del
presidente dell’Ufficio
del 10 novembre 2003
del 18 novembre 2003
in merito ad un’interruzione generale
e a disguidi nello smistamento della
corrispondenza nel Regno Unito
sul protocollo di Madrid
Dal 24 ottobre al 3 novembre 2003, lo
smistamento della corrispondenza ad
Alicante, nel Regno Unito, ha subito
un’interruzione generale. Ai sensi della
regola 72, paragrafo 2, del regolamento
di esecuzione, i termini scaduti nei giorni suddetti sono prorogati sino al giorno successivo alla fine di tale interruzione, vale a dire sino al 4 novembre
2003. Tale proroga si applica a tutte le
parti in procedure dinanzi all’Ufficio
che hanno il domicilio o il sede nel Regno Unito, o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in questo Stato.
Wubbo de Boer
Presidente
In data 27 ottobre 2003 il Consiglio ha
adottato gli atti normativi necessari per
istituire un collegamento tra il marchio
comunitario e il protocollo di Madrid,
vale a dire:
— una decisione del Consiglio che approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi,
adottato a Madrid il 27 giugno 1989;
— un regolamento del Consiglio che
modifica il regolamento (CE)
n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario
allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea al
protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989.
I due testi normativi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 296 del 14 novembre 2003,
pagg. 1 e 22, nonché nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio e sul suo sito Web
(oami.eu.int).
La proposta originaria della Commissione risale al 1996 e, al termine di negoziati durati diversi anni, il Consiglio
è stato in grado di raggiungere un consenso politico sui due provvedimenti.
In forza della normativa risultante sarà
possibile designare la Comunità europea in una domanda internazionale presentata in base al protocollo di Madrid
e ottenere la medesima protezione di
cui godono le domande di marchio comunitario nonché, qualora queste ultime siano accettate, i marchi comunitari
registrati. Una domanda internazionale
in base al protocollo di Madrid potrà
peraltro essere fondata su una domanda
di marchio comunitario o su un marchio comunitario registrato in quanto
marchio di base.
La Comunità europea si è avvalsa delle
facoltà di prorogare il termine per esercitare il diritto di notifica del rifiuto a
18 mesi e di esigere una tassa individuale (cfr. dichiarazioni allegate alla decisione del Consiglio).
Occorre tuttavia sottolineare che i due
provvedimenti normativi approvati di
recente non sono ancora in vigore. La
data di entrata in vigore sarà pubblicata in una fase successiva, probabilmente nell’autunno 2004. La Commissione
europea sta in particolare preparando le
necessarie modifiche al regolamento di
esecuzione e al regolamento relativo
alle tasse.
Nel frattempo, i preparativi dell’Ufficio
per adeguare le proprie procedure interne, segnatamente il sistema informatico, seguono il loro corso.
Non appena si conoscerà la data dell’entrata in vigore del protocollo di Madrid riguardo alla Comunità europea,
l’Ufficio provvederà a comunicare
informazioni più dettagliate ed esaustive. Per ulteriori delucidazioni, si contatti l’ufficio informazione dell’UAMI
all’indirizzo [email protected].
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
REGOLAMENTO (CE) N.
1992/2003 DEL CONSIGLIO
nente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all’Intesa di Madrid
concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di
Madrid»).
del 27 ottobre 2003
che modifica il regolamento (CE) n.
40/94 sul marchio comunitario allo
scopo di rendere operativa l’adesione
della Comunità europea al
protocollo relativo all’Intesa di
Madrid concernente la regi-strazione
internazionale dei marchi, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989
(3)
Il protocollo di Madrid è stato
adottato per introdurre taluni
nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei
marchi creato dall’Intesa di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi del 14
aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid») (5).
(4)
Rispetto all’Intesa di Madrid, il
protocollo di Madrid ha introdotto nell’articolo 14 un’innovazione fondamentale, vale a dire la
possibilità che un’organizzazione
intergovernativa che disponga di
un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia
estesa a tutto il territorio dell’organizzazione diventi parte del
protocollo di Madrid.
IIL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo
308,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico
e sociale europeo (3),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 40/94 (4)
(in seguito denominato «regolamento sul marchio comunitario»), fondato sull’articolo 308
del trattato, ha lo scopo di creare
un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a
quelle di un mercato nazionale.
Per creare un mercato siffatto e
per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in
virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari
che godono di una protezione
uniforme e hanno efficacia su tutto il territorio della Comunità
europea.
(2)
La Conferenza diplomatica per la
conclusione del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concer-
(1)
(2)
(3)
(4)
GU C 300 del 10.10.1996, pag. 11.
GU C 127 del 2.6.1997, pag. 251.
GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14.
GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE)
n. 1653/2003 (GU L 245 del 29.9.2003,
pag. 36).
(5)
Il protocollo di Madrid è entrato
in vigore il 1o dicembre 1995 ed
è diventato operativo il 1o aprile
1996, data in cui è diventato a sua
volta operativo il sistema del
marchio comunitario.
(6)
Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione
internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono
complementari. Di conseguenza,
per far sì che le imprese traggano
beneficio dal sistema del marchio
comunitario attraverso il protocollo di Madrid e viceversa è necessario consentire ai richiedenti
e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una
domanda internazionale ai sensi
del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del
protocollo di Madrid di chiedere
la protezione del proprio marchio in forza del sistema del mar-
(5) Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979.
chio comunitario.
(7)
Inoltre, l’istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di
registrazione internazionale ai
sensi del protocollo di Madrid
promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche,
eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello d’integrazione e di
funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, l’adesione
della Comunità al protocollo di
Madrid è necessaria per rendere
più attraente il sistema del marchio comunitario.
(8)
Per le ragioni sopra esposte, il
Consiglio, su proposta della
Commissione (6), ha approvato il
protocollo di Madrid ed ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di
adesione presso il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
(OMPI/WIPO) fin dalla data in
cui il Consiglio avrà adottato le
misure necessarie a rendere operativa l’adesione della Comunità
europea al protocollo di Madrid.
Il presente regolamento contiene
tali misure.
(9)
Le suddette misure dovrebbero
essere inserite nel regolamento
sul marchio comunitario in un
nuovo titolo denominato «Registrazione internazionale dei marchi». Per questo motivo, la base
giuridica della presente proposta
dovrebbe essere identica a quella
del regolamento sul marchio comunitario, vale a dire l’articolo
308 del trattato.
(10) Inoltre è necessario dettare le
norme che si applicheranno al deposito delle domande internazionali presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI/WIPO per il
tramite dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (in se(6) Proposta di decisione del Consiglio che
approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di
Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, presentata dalla
Commissione (GU C 293 del 5.10.1996,
pag. 11).
SOMMARIO
guito denominato «l’Ufficio»).
(11) Se una domanda internazionale è
depositata in base ad una domanda di marchio comunitario in una
lingua diversa dalle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid
per il deposito delle domande internazionali, l’Ufficio dovrebbe
fare del suo meglio per assicurare la traduzione dell’elenco dei
prodotti e dei servizi nella lingua
indicata dal richiedente al fine di
trasmettere la domanda all’Ufficio internazionale in tempo utile
per mantenere la data di priorità.
(12) Il protocollo di Madrid o i regolamenti adottati in virtù di tale
protocollo non contemplano disposizioni determinanti il regime
linguistico applicato dall’Ufficio
nell’evasione di una domanda internazionale o nel trattamento di
una registrazione internazionale.
(13) Infine, le disposizioni sostanziali
e procedurali relative alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere, in linea di
massima, identiche alle disposizioni e alle procedure applicabili
alle domande di marchio comunitario ed alla protezione dei marchi comunitari. In armonia con
questo principio, le registrazioni
internazionali che designano la
Comunità europea dovrebbero
essere soggette all’esame degli
impedimenti assoluti alla registrazione, a ricerche di anteriorità
nel registro dei marchi comunitari e nei registri dei marchi degli
Stati membri che hanno informato l’Ufficio della loro decisione di
effettuare tali ricerche e dovrebbero essere soggette alle norme
sull’opposizione allo stesso modo
dei marchi comunitari pubblicati.
Analogamente le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere disciplinate dalle stesse
disposizioni sull’uso e sulla nullità dei marchi comunitari. Inoltre, la designazione della Comunità europea tramite una
registrazione internazionale può
essere trasformata in domanda di
marchio nazionale o nella designazione di uno Stato membro
che sia parte del protocollo di
Madrid o dell’Intesa di Madrid
qualora venga rifiutata o divenga
inefficace la designazione della
Comunità europea tramite siffatta registrazione internazionale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:
1 All’articolo 8, paragrafo 2, lettera a),
è aggiunto il punto seguente:
«iv) i marchi oggetto di registrazione
internazionale aventi efficacia
nella Comunità;»
2 L’articolo 134, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3.
Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il
gettito delle tasse dovute a norma
del regolamento relativo alle tasse,
il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui
all’articolo 140 per una registrazione internazionale che designa la
Comunità europea, nonché gli altri pagamenti effettuati alle parti
contraenti del protocollo di Madrid e, per quanto occorra, una
sovvenzione dal bilancio generale
delle Comunità europee, sezione
Commissione, su una linea di bilancio specifica.»;
le ai sensi del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito denominati rispettivamente
«domande internazionali» e «protocollo di Madrid»), basate su una domanda
di marchio comunitario o basate su un
marchio comunitario, nonché alle registrazioni di marchi nel registro internazionale tenuto all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale (in seguito denominati rispettivamente «registrazioni
internazionali» e «Ufficio internazionale») che designano la Comunità europea.
Sezione seconda
Registrazione internazionale basata
su una domanda di marchio
comunitario o su un marchio
comunitario
Articolo 141
Deposito di una domanda
internazionale
1.
Le domande internazionali ai sensi
dell’articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio
comunitario sono depositate presso
l’Ufficio.
2.
Se una domanda internazionale è
depositata prima che il marchio, su
cui deve basarsi la registrazione internazionale, sia stato registrato
come marchio comunitario, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se la registrazione internazionale deve basarsi su
una domanda o su una registrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale deve essere basata su un marchio comunitario dopo la sua registrazione, la
domanda internazionale si considera ricevuta dall’Ufficio alla data della registrazione del marchio comunitario.
3 Dopo il titolo XII è inserito il seguente titolo:
«TITOLO XIII
REGISTRAZIONE
INTERNAZIONALE DEI
MARCHI
Sezione prima
Disposizioni generali
Articolo 142
Articolo 140
Forma e contenuto della domanda
internazionale
Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento ed i
regolamenti di esecuzione adottati ai
sensi dell’articolo 158 si applicano alle
domande di registrazione internaziona-
1.
La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali
della Comunità europea mediante
un modulo fornito dall’Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente in tale modulo all’atto
SOMMARIO
della presentazione della domanda
internazionale, l’Ufficio corrisponde con il richiedente nella lingua di
deposito della domanda in forma
standard.
2.
3.
4.
5.
6.
Se la domanda internazionale è depositata in una lingua che non è una
di quelle autorizzate dal protocollo
di Madrid, il richiedente deve indicare una seconda lingua tra queste
ultime. L’Ufficio presenterà la domanda internazionale all’Ufficio internazionale in questa seconda lingua.
Laddove la domanda internazionale sia depositata in una lingua diversa dalle lingue autorizzate dal
protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il
richiedente può fornire una traduzione dell’elenco dei prodotti o dei
servizi nella lingua che sarà utilizzata per presentare la domanda internazionale all’Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2.
2.
3.
Articolo 144
Domanda di estensione territoriale
successiva alla registrazione
internazionale
La domanda di estensione territoriale
depositata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di
Madrid può essere depositata per il tramite dell’Ufficio. La domanda deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell’articolo 142.
Pubblicazione
1.
L’Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa
la Comunità europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comunità
europea ai sensi dell’articolo 3 ter,
paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda
lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella
«Gazzetta» pubblicata dall’Ufficio
internazionale, una riproduzione
del marchio ed il numero delle classi di beni o servizi per i quali è richiesta la protezione.
2.
Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi
dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del
protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l’Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al
numero della registrazione internazionale e, ove occorra, la data di
pubblicazione di tale registrazione
nella «Gazzetta» pubblicata dall’Ufficio internazionale.
Tasse internazionali
Le tasse spettanti all’Ufficio internazionale in virtù del protocollo di Madrid
devono essere pagate direttamente all’Ufficio internazionale.
Sezione terza
Registrazioni internazionali che
designano la Comunità Europea
Articolo 146
Efficacia delle registrazioni
internazionali che designano la
Comunità europea
1.
La registrazione internazionale che
designa la Comunità europea ha la
stessa efficacia di una domanda di
marchio comunitario a decorrere
dalla data della sua registrazione ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del
protocollo di Madrid o dalla data
della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo
di Madrid.
2.
Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell’articolo 5, paragrafi
1 e 2, del protocollo di Madrid o se
tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come
marchio comunitario a decorrere
dalla data di cui al paragrafo 1.
La domanda internazionale deve
soddisfare le relative condizioni
prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 157.
Articolo 143
Iscrizione nel fascicolo e nel registro
1.
La data e il numero della registrazione internazionale basata su una
domanda di marchio comunitario
sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà
luogo alla registrazione di un marchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionale sono annotati nel registro.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione
dei particolari della registrazione
internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, si sostituisce
alla pubblicazione della domanda di
marchio comunitario e la pubblicazione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.
Articolo 147
Articolo 145
L’Ufficio trasmette quanto prima la
domanda internazionale all’Ufficio
internazionale.
Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento
di una tassa all’Ufficio. Nei casi
previsti dall’articolo 141, paragrafo
2, seconda frase, la tassa è pagata
alla data di registrazione del marchio comunitario. La domanda non
si considera depositata finché non è
stata pagata la tassa prescritta.
Nel registro sono annotati la data e
il numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario.
Articolo 148
Preesistenza
1.
A norma dell’articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità
europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registra-
SOMMARIO
to in uno Stato membro, compreso
un marchio registrato nei paesi del
Benelux o un marchio oggetto di
registrazione internazionale avente
efficacia in uno Stato membro.
2.
A norma dell’articolo 35, il titolare
di una registrazione internazionale
che designa la Comunità europea
può, alla data di pubblicazione dell’efficacia di siffatta registrazione a
norma dell’articolo 147, paragrafo
2, rivendicare, dinanzi all’Ufficio, la
preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro,
compreso un marchio registrato nei
paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato
membro. L’Ufficio provvede ad avvisarne l’Ufficio internazionale.
Articolo 150
Ricerca
1.
Dopo aver ricevuto notificazione di
una registrazione internazionale
che designa la Comunità europea,
l’Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti
dall’articolo 39, paragrafo 1.
2.
Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità
europea, l’Ufficio ne trasmette copia all’ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato
membro che ha notificato all’Ufficio la sua decisione di effettuare
una ricerca nel proprio registro dei
marchi, nei modi previsti dall’articolo 39, paragrafo 2.
3.
Si applicano, mutatis mutandis, le
disposizioni dell’articolo 39, paragrafi 3, 4 e 5.
4.
L’Ufficio informa i titolari di tutti i
marchi comunitari anteriori o di
tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria dell’avvenuta
pubblicazione di una registrazione
internazionale che designa la Comunità europea a norma dell’articolo 147, paragrafo 1.
Articolo 149
Esame degli impedimenti assoluti alla
registrazione
1.
2.
3.
4.
Le registrazioni internazionali che
designano la Comunità europea
sono soggette all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
allo stesso modo delle domande di
marchio comunitario.
La protezione risultante da una registrazione internazionale non può
essere rifiutata prima che il titolare
della registrazione internazionale
abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei
confronti della Comunità europea
o di presentare le proprie osservazioni.
Il rifiuto della protezione equivale a
rigetto della domanda di marchio
comunitario.
Se la protezione risultante da una
registrazione internazionale viene
rifiutata con decisione definitiva ai
sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione nei confronti della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2,
l’Ufficio rimborsa al titolare della
registrazione internazionale una
parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione.
sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato all’estensione
della protezione alla Comunità europea prima che una decisione ai
sensi del presente articolo sia diventata definitiva, l’Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa
individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.
Articolo 152
Sostituzione del marchio
comunitario con una registrazione
internazionale
A richiesta, l’Ufficio annota nel suo registro che un marchio comunitario si
considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell’articolo
4 bis del protocollo di Madrid.
Articolo 153
Nullità dell’efficacia di una
registrazione internazionale
1.
È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità
europea.
2.
La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità
europea sostituisce la domanda di
declaratoria di decadenza di cui all’articolo 50 o di nullità di cui all’articolo 51 o all’articolo 52.
Articolo 151
Opposizione
1.
2.
Attraverso le registrazioni internazionali che designano la Comunità
europea si può proporre opposizione allo stesso modo delle domande
pubblicate di marchio comunitario.
L’opposizione è proposta entro il
termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data della
pubblicazione di cui all’articolo
147, paragrafo 1. L’opposizione si
considera presentata soltanto dopo
il pagamento della tassa di opposizione.
3.
Il rifiuto della protezione equivale a
rigetto della domanda di marchio
comunitario.
4.
Se la protezione risultante da una
registrazione internazionale viene
rifiutata con decisione definitiva ai
Articolo 154
Conversione di una designazione
della Comunità europea operata
tramite una registrazione
internazionale in domanda di
marchio nazionale o in designazione
degli Stati membri
1.
Se una designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale è rifiutata o
cessa di avere efficacia, il titolare
della registrazione internazionale
può chiedere la conversione della
designazione della Comunità europea:
1.
a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli
108, 109 e 110, o
SOMMARIO
1.
2.
b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte del
protocollo di Madrid o dell’Intesa di Madrid concernente la
registrazione internazionale dei
marchi, adottata a Madrid il 14
aprile 1891, riveduta e modificata (in seguito denominata
«Intesa di Madrid»), se, alla
data della domanda di conversione, era possibile designare
direttamente tale Stato membro in base al protocollo di
Madrid o all’Intesa di Madrid.
Si applicano gli articoli 108,
109 e 110.
Alla domanda di marchio nazionale o alla designazione di uno Stato
membro parte del protocollo di
Madrid o dell’Intesa di Madrid risultante dalla conversione della designazione della Comunità europea
operata tramite una registrazione
internazionale è attribuita, nello
Stato membro interessato, la data
della registrazione internazionale ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del
protocollo di Madrid oppure la
data di estensione alla Comunità
europea ai sensi dell’articolo 3 ter,
paragrafo 2, del protocollo di Madrid se quest’ultima è stata effettuata posteriormente alla registrazione
internazionale, ovvero la data di
priorità di tale registrazione e, ove
occorra, la preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell’articolo 148.
1.
2.
4
Articolo 156
DECISIONE DEL CONSIGLIO
Trasformazione
del 27 ottobre 2003
Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di
marchio comunitario si applicano,
mutatis mutandis, alle domande di
trasformazione di una registrazione
internazionale in domanda di marchio comunitario ai sensi dell’articolo 9 quinquies del protocollo di
Madrid.
che approva l’adesione della
Comunità europea al protocollo
relativo all’Intesa di Madrid
concernente la registrazione
internazionale dei marchi, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989
Gli articoli da 38 a 43 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea i cui particolari siano
stati pubblicati a norma dell’articolo 147, paragrafo 2.»;
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA,
Il titolo XIII diventa titolo XIV;
5 Gli articoli 140, 141, 142 e 143 ricevono la seguente numerazione:
l’articolo 140 diventa l’articolo 157;
l’articolo 141 diventa l’articolo 158;
l’articolo 142 diventa l’articolo 159;
l’articolo 143 diventa l’articolo 160;
6 Il riferimento fatto dall’articolo 26,
paragrafo 3, all’articolo 140 si intende
fatto all’articolo 157;
(2003/793/CE)
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo
308 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico
e sociale europeo (3),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993,
sul marchio comunitario (4), fondato sull’articolo 308 del trattato,
ha lo scopo di creare un mercato
che funzioni correttamente e offra condizioni simili a quelle di
un mercato nazionale. Per creare
un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del
marchio comunitario in virtù del
quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme
e hanno efficacia in tutto il territorio della Comunità europea.
(2)
In seguito ai lavori preparatori
condotti dall’Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale con la partecipazione degli
(1)
(2)
(3)
(4)
GU C 293 del 5.10.1996, pag. 11.
GU C 167 del 2.6.1997, pag. 252.
GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14.
GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1653/2003 (GU L 245
del 29.9.2003, pag. 36).
7 I riferimenti fatti all’articolo 141 dagli articoli 139, paragrafo 3, e 140, paragrafo 3, si intendono fatti all’articolo
158.
Articolo 2
3.
L’istanza di conversione è pubblicata.
Articolo 155
Il presente regolamento entra in vigore
alla data in cui il protocollo di Madrid
entra in vigore nei confronti della Comunità europea. La data di entrata in
vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Uso di un marchio oggetto di una
registrazione internazionale
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo
15, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 2, dell’articolo 50, paragrafo 1,
lettera a), e dell’articolo 56, paragrafo 2,
la data di pubblicazione ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, sostituisce la
data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla
quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere posto in regolare uso nella Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre
2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. MATTEOLI
SOMMARIO
Stati membri aderenti all’Unione
di Madrid, degli Stati membri
non aderenti all’Unione di Madrid e della Comunità europea, la
conferenza diplomatica per la
conclusione del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il
protocollo relativo all’Intesa di
Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi
(in seguito denominato «protocollo di Madrid»).
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(5)
è diventato operativo il 1o aprile
1996, data in cui è diventato a sua
volta operativo il sistema del
marchio comunitario.
(8)
Il protocollo di Madrid è stato
adottato per introdurre taluni
nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei
marchi creato dall’Intesa di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi del 14
aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid») (5).
Il protocollo di Madrid ha lo scopo di facilitare l’accesso a tale sistema ad alcuni Stati e, in particolare, agli Stati membri che non
sono attualmente parti del sistema di registrazione internazionale dei marchi.
Rispetto all’Intesa di Madrid, il
protocollo di Madrid ha introdotto nell’articolo 14 un’innovazione fondamentale, vale a dire la
possibilità che un’organizzazione
intergovernativa che disponga di
un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia
estesa a tutto il territorio dell’organizzazione diventi parte del
protocollo di Madrid.
La possibilità per un’organizzazione intergovernativa che possieda un ufficio regionale per la
registrazione dei marchi di diventare parte del protocollo di Madrid è stata ivi prevista per consentire in particolare alla Comunità europea di aderire al
protocollo medesimo.
Il protocollo di Madrid è entrato
in vigore il 1o dicembre 1995 ed
Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979.
Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione
internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono
complementari. Di conseguenza,
per far sì che le imprese traggano
beneficio dal sistema del marchio
comunitario attraverso il protocollo di Madrid o viceversa è necessario consentire ai richiedenti
e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una
domanda internazionale ai sensi
del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la
protezione del proprio marchio
in forza del sistema del marchio
comunitario.
disposizioni del trattato stesso e
da atti adottati da istituzioni comunitarie in applicazione di tali
disposizioni.
(12) La presente decisione non incide
sul diritto degli Stati membri di
partecipare all’assemblea dell’Unione di Madrid per ciò che attiene ai loro marchi nazionali,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità,
per le materie rientranti nella sua competenza, il protocollo relativo all’Intesa
di Madrid concernente la registrazione
internazionale dei marchi adottato a
Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito
denominato «protocollo di Madrid»).
Il testo del protocollo di Madrid è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
(9)
Inoltre l’istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio
comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi
del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà
il livello di integrazione e di funzionamento del mercato interno.
Conseguentemente, l’adesione
della Comunità al protocollo di
Madrid è necessaria per rendere
più attraente il sistema del marchio comunitario.
(10) La Commissione europea dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità europea
in seno all’assemblea dell’Unione
di Madrid dopo l’adesione della
Comunità stessa al protocollo di
Madrid. La Comunità europea
non esprimerà il proprio punto di
vista nell’assemblea su questioni
relative unicamente all’Intesa di
Madrid.
(11) La competenza della Comunità
europea a concludere accordi o
ad aderire a trattati internazionali non le deriva solo dall’esplicita
attribuzione da parte del trattato,
ma può anche derivare da altre
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento di
adesione presso il direttore generale
dell’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale non appena il
Consiglio abbia adottato i provvedimenti necessari per l’istituzione di un
collegamento tra il marchio comunitario e il protocollo di Madrid.
2. Lo strumento di adesione conterrà
le dichiarazioni e la notifica che sono
accluse alla presente decisione.
Articolo 3
1. La Commissione è autorizzata a
rappresentare la Comunità europea alle
riunioni dell’assemblea dell’Unione di
Madrid che si svolgeranno sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
2. In tutte le materie rientranti nella
competenza della Comunità relativamente al marchio comunitario, in seno
all’assemblea dell’Unione di Madrid la
Commissione negozierà, a nome della
Comunità, secondo le seguenti modalità:
a) la posizione che la Comunità può
essere indotta a prendere in seno all’assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in
SOMMARIO
riunioni ad hoc convocate nel corso dei lavori svolti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale;
b) per quanto riguarda le decisioni
che comportano la modifica del regolamento (CE) n. 40/94 o di altri
atti del Consiglio che richiedano
l’unanimità, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio che
delibera all’unanimità su proposta
della Commissione;
c) per quanto concerne le altre decisioni aventi un’incidenza sul marchio comunitario, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre
2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. MATTEOLI
PROTOCOLLO
relativo all’Intesa di Madrid
concernente la registrazione
internazionale dei marchi adottato a
Madrid il 27 giugno 1989
Articolo 2
Ottenimento della protezione
attraverso la registrazione
internazionale
1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata
presso l’Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell’Ufficio di una
parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare
di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») possono, fatte salve le disposizioni del presente protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio
delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro
dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale»,
«Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione che:
i)ii quando la domanda di base è stata
depositata presso l’Ufficio di uno
Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata
da tale Ufficio, la persona che ha
depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o
abbia uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio nel
suddetto Stato contraente;
Articolo 1
Appartenenza all’Unione di Madrid
Gli Stati membri di questo protocollo
(denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono membri dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a
Stoccolma nel 1967 e modificato nel
1979 [più avanti denominato «accordo
di Madrid (Stoccolma)»], e le organizzazioni indicate nell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che sono membri di
questo protocollo (denominate più
avanti «organizzazioni contraenti»)
sono membri della stessa Unione di cui
sono membri i paesi che sono partecipi
dell’accordo di Madrid (Stoccolma). In
questo protocollo, l’espressione «parti
contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti.
ii) quando la domanda di base è stata
depositata presso l’Ufficio di
un’organizzazione contraente o
quando la registrazione di base è
stata effettuata da tale Ufficio, la
persona che ha depositato questa
domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio
domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente.
2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l’Ufficio internazionale
per il tramite dell’Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base
o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato
«Ufficio di origine»), a seconda del
caso.
3. Nel presente protocollo, il termine
«Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l’ufficio cui è affidato
il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei
prodotti che i marchi dei servizi.
4. Nel presente protocollo, si intende
per «territorio di una parte contraente»,
allorquando la parte contraente è uno
Stato, il territorio di questo Stato e, allorquando la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione
intergovernativa.
Articolo 3
Domanda internazionale
1. Ogni domanda internazionale fatta
in virtù del presente protocollo, dovrà
essere presentata sul modulo prescritto
dal regolamento d’esecuzione. L’Ufficio
d’origine certificherà che le indicazioni
che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione,
nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà:
i)i nel caso di una domanda di base, la
data e il numero di tale domanda;
ii) nel caso di una registrazione di
base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il
numero della domanda da cui proviene la registrazione di base. L’Ufficio d’origine indicherà inoltre la
data della domanda internazionale.
2. Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se
possibile, la o le classi corrispondenti,
secondo la classificazione stabilita dall’accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi
per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione,
l’Ufficio internazionale classificherà i
prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione.
L’indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo
dell’Ufficio internazionale, che lo eserciterà in accordo con l’Ufficio d’origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l’Ufficio internazionale,
SOMMARIO
prevarrà il parere di quest’ultimo.
Articolo 3 bis
Effetto territoriale
3. Se il depositante rivendica il colore
a titolo di elemento distintivo del suo
marchio, egli dovrà:
i)i fare una dichiarazione in tal senso
e completare la sua domanda internazionale con l’indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;
ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto
marchio, che saranno allegati alle
notificazioni fatte dall’Ufficio internazionale; il numero di questi
esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione.
4. L’Ufficio internazionale registrerà
immediatamente i marchi depositati in
conformità dell’articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in
cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio d’origine, a condizione che la domanda internazionale sia
stata ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione
internazionale porterà la data in cui la
suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale.
L’Ufficio internazionale notificherà
senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi
registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall’Ufficio internazionale,
sulla base delle indicazioni contenute
nella domanda internazionale.
5. Ai fini della pubblicità da dare ai
marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall’Ufficio internazionale un certo numero di
esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le
condizioni stabilite dall’assemblea di
cui all’articolo 10 (più avanti denominata «assemblea»). Tale pubblicità sarà
considerata sufficiente per tutte le parti
contraenti, e nessun’altra potrà essere
richiesta al titolare della registrazione
internazionale.
La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una
delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare
della registrazione internazionale. Tale
richiesta non può tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l’Ufficio d’origine.
b) L’indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell’articolo 3
non impegna le parti contraenti per
quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio.
2. Ogni registrazione internazionale
godrà del diritto di priorità stabilito
dall’articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario
adempiere le formalità previste nella
lettera D del suddetto articolo.
Articolo 3 ter
Richiesta di «estensione territoriale»
1. Qualunque richiesta di estensione
ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di
una specifica menzione nella domanda
internazionale.
2. Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal
regolamento d’esecuzione. Essa sarà
immediatamente iscritta dall’Ufficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all’Ufficio o agli
Uffici interessati. Tale iscrizione sarà
pubblicata nel bollettino periodico dell’Ufficio internazionale. Tale estensione
territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale. Essa cesserà di essere valida allo scadere della
registrazione internazionale cui si riferisce.
Articolo 4
Effetti della registrazione
internazionale
a) 1. A decorrere dalla data della registrazione o dell’iscrizione effettuata
secondo le disposizioni degli articoli 3
e 3 ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate
sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato
presso l’Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all’Ufficio
internazionale nessun rifiuto in conformità dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, o se
un rifiuto notificato in conformità del
suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella
parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come
se questo marchio fosse stato registrato
dall’Ufficio di questa parte contraente.
Articolo 4 bis
Sostituzione di una registrazione
nazionale o regionale con una
registrazione internazionale
1. Quando un marchio che è oggetto
di una registrazione nazionale o regionale presso l’Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della
medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest’ultima, a
condizione che:
i)ii la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda
alla suddetta parte contraente in
conformità dell’articolo 3 ter, paragrafi 1 o 2;
ii)i tutti i prodotti e servizi elencati
nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati
nella registrazione internazionale
per quanto riguarda la suddetta
parte contraente;
iii) l’estensione summenzionata entri
in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.
2. L’Ufficio di cui al paragrafo 1 è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel
suo registro, della registrazione internazionale.
Articolo 5
Rifiuto e invalidazione degli effetti
della registrazione internazionale nei
confronti di talune parti contraenti
1. Quando la legislazione applicabile
lo consente, l’Ufficio di una parte contraente a cui l’Ufficio internazionale ha
notificato un’estensione a tale parte
contraente, in conformità dell’articolo 3
ter, paragrafi 1 o 2, della protezione ri-
SOMMARIO
sultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in
una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella
suddetta parte contraente al marchio
oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel
caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà
essere rifiutata, nemmeno parzialmente,
per il solo motivo che la legislazione
applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di
classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.
a) 2. Qualsiasi Ufficio che intendesse
avvalersi di tale facoltà dovrà notificare
il proprio rifiuto all’Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a
tale Ufficio e, al più tardi, fatte salve le
lettere b) e c), prima della scadenza di
un anno a decorrere dalla data in cui la
notificazione dell’estensione oggetto del
paragrafo 1 è stata inviata a detto Ufficio dall’Ufficio internazionale.
b) Nonostante la lettera a), qualsiasi
parte contraente può dichiarare che, per
le registrazioni internazionali effettuate
in virtù del presente protocollo, il termine di un anno oggetto della lettera a)
è sostituito da 18 mesi.
c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un’opposizione alla
concessione di protezione, tale rifiuto
può essere notificato all’Ufficio internazionale dall’Ufficio della suddetta parte
contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per
ciò che concerne una data registrazione
internazionale, notificare un rifiuto di
protezione dopo la scadenza di 18 mesi,
ma soltanto a condizione che:
i)i esso abbia informato, prima della
scadenza del termine di 18 mesi,
l’Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi; e
ii) la notificazione del rifiuto basato
su un’opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette
mesi a decorrere dalla data in cui
inizia a decorrere il termine dell’opposizione, se il termine dell’opposizione scade prima dei sette
mesi, la notificazione deve essere
effettuata entro il termine di un
mese a decorrere dalla scadenza del
suddetto termine di opposizione.
d) Qualsiasi dichiarazione in conformità delle lettere b) o c) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui
la dichiarazione entrerà in vigore sarà la
medesima della data di entrata in vigore del presente protocollo per ciò che
concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo
caso la dichiarazione entrerà in vigore
tre mesi dopo la ricezione di essa da
parte del direttore generale dell’organizzazione (più avanti denominato «direttore generale»), oppure a qualsiasi
data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione
entra in vigore oppure è posteriore a
tale data.
e) Allo scadere di un periodo di dieci
anni a decorrere dall’entrata in vigore
del presente protocollo, l’assemblea
procederà ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dalle lettere da
a) a d). Dopo di che, le disposizioni dei
suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell’assemblea.
3. L’Ufficio internazionale trasmetterà
senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato
depositato direttamente da lui presso
l’Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l’Ufficio internazionale
avrà ricevuto un’informazione in
conformità del paragrafo 2, lettera c),
punto i), esso trasmetterà senza indugio
tale informazione al titolare della registrazione internazionale.
4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno
richiesta.
5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti
di una data registrazione internazionale, non ha notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità dei paragrafi 1 e 2,
perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della
facoltà prevista al paragrafo 1.
6. L’invalidazione, da parte delle autorità competenti di una parte contraente,
degli effetti, sul territorio di tale parte
contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata
senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in
grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L’invalidazione sarà notificata
all’Ufficio internazionale.
Articolo 5 bis
Documenti giustificativi della
legittimità dell’uso di taluni elementi
del marchio
I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi
commerciali o nomi di persone diversi
da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra
certificazione diversa da quella dell’Ufficio d’origine.
Articolo 5 ter
Copia delle indicazioni iscritte nel
registro internazionale, ricerche di
anteriorità, estratti del registro
internazionale
1. L’Ufficio internazionale rilascerà a
chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d’esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato
marchio.
2. L’Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi
l’incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali.
3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una
delle parti contraenti saranno esonerati
da qualsiasi legalizzazione.
Articolo 6
Durata della validità della
registrazione internazionale,
dipendenza e indipendenza della
registrazione internazionale
1. La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale dura dieci anni,
SOMMARIO
con possibilità di rinnovo alle condizioni fissate all’articolo 7.
scadere del suddetto periodo.
2. Trascorso il termine di cinque anni
a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla
registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso,
riservate le disposizioni seguenti.
4. L’Ufficio d’origine notificherà all’Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d’esecuzione, i fatti
e le decisioni previsti al paragrafo 3, e
l’Ufficio internazionale informerà le
parti interessate e procederà ad ogni
pubblicazione corrispondente, secondo
quanto prescritto nel regolamento d’esecuzione. L’Ufficio richiederà, se del
caso, all’Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione
internazionale, e l’Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta.
3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o
meno oggetto di un trasferimento, non
potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere
dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione
di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o
è stata oggetto di una rinuncia o di una
decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l’insieme o parte dei prodotti e
servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se:
i)ii un ricorso contro una decisione
che rifiuti gli effetti della domanda
di base;
ii)i un’azione mirante al ritiro della
domanda di base o alla revoca, alla
radiazione o all’invalidazione della
registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base;
iii) un’opposizione alla domanda di
base,
si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l’ordine di ritiro della domanda di base o della
registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso,
a condizione che tale ricorso, azione o
opposizione abbia avuto inizio prima
della scadenza di detto periodo. Lo
stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o se la registrazione che risulta
dalla domanda di base, o se la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia,
dopo lo scadere del periodo di cinque
anni, a condizione che, al momento del
ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione siano
oggetto di una procedura prevista nel
punto i), ii), oppure iii), e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello
Articolo 7
Rinnovo della registrazione
internazionale
1. Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante
il
semplice
pagamento
dell’emolumento di base e, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 7, degli
emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all’articolo 8, paragrafo 2.
2. Il rinnovo non potrà comportare
alcuna modificazione rispetto all’ultimo
stato della registrazione internazionale.
3. Sei mesi prima della scadenza del
termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare della registrazione internazionale e,
all’occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficioso.
4. Una proroga di sei mesi sarà concessa per il rinnovo della registrazione
internazionale, con il pagamento di una
soprattassa stabilita dal regolamento
d’esecuzione.
Articolo 8
Tasse per la domanda internazionale
e la registrazione internazionale
1. L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di
fissare a suo criterio e di percepire a suo
favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione
internazionale al momento del deposito
della domanda internazionale o al momento del rinnovo della registrazione
internazionale.
2. La registrazione di un marchio
presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di
un emolumento internazionale che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7,
lettera a), comprenderà:
i)ii un emolumento di base;
ii)i un emolumento suppletivo per
ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella
quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio;
iii) un emolumento complementare
per ogni domanda di estensione
della protezione in conformità dell’articolo 3 ter.
3. Tuttavia, l’emolumento suppletivo
specificato al paragrafo 2, punto ii), potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o
servizi sia stato stabilito o contestato
dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione
internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo
non sarà stato pagato o se la lista dei
prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la
domanda internazionale sarà considerata come abbandonata.
4. Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto del paragrafo 2, punti ii)
e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra
le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle
spese e degli oneri necessari all’esecuzione di questo protocollo.
5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti al paragrafo 2,
punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente
al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di
esse durante l’anno trascorso; a detto
numero, per quanto concerne le parti
contraenti che procedono ad un esame,
viene assegnato un coefficiente che sarà
determinato dal regolamento d’esecuzione.
6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti al paragrafo 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle
previste al paragrafo 5.
SOMMARIO
a) 7. Qualsiasi parte contraente può
dichiarare che, per ciò che concerne
ogni registrazione internazionale in cui
essa è menzionata in conformità dell’articolo 3 ter, come pure per ciò che
concerne il rinnovo di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da
quelli complementari, una tassa (più
avanti denominata «tassa individuale»),
il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non
può essere superiore ad una somma
corrispondente alla somma, dedotte le
economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di
ricevere da un depositante per una registrazione decennale di un marchio, o
dal titolare di una registrazione per un
rinnovo decennale di tale registrazione,
nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere
pagata:
i)i nessun emolumento suppletivo
previsto al paragrafo 2, punto ii), è
dovuto, se sono menzionate, in
conformità dell’articolo 3 ter, solo
parti contraenti che abbiano fatto
una dichiarazione in conformità
alla lettera a) del presente paragrafo;
ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto al
paragrafo 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente
che abbia fatto una dichiarazione in
conformità alla lettera a) del presente paragrafo.
b) Qualsiasi dichiarazione in conformità della lettera a) può essere fatta per
mezzo degli strumenti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui tale
dichiarazione avrà effetto sarà la medesima della data di entrata in vigore di
questo protocollo per lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione
può anche essere fatta posteriormente,
nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione da
parte del direttore generale, oppure a
qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia
la medesima di quella in cui la dichiarazione ha effetto o sia posteriore a tale
data.
Articolo 9
Articolo 9 quater
Iscrizione di mutamento di titolare
della registrazione internazionale
Ufficio comune a più Stati
contraenti
Su richiesta della persona a nome della
quale è iscritta la registrazione internazionale, o su richiesta di un Ufficio interessato, avanzata d’ufficio o su domanda di una persona interessata, l’Ufficio internazionale iscrive nel registro
internazionale qualsiasi mutamento di
titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali
tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare
sia una persona che, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, sia abilitata a
depositare domande internazionali.
Articolo 9 bis
Talune iscrizioni riguardanti una
registrazione internazionale
1. Se più Stati contraenti convengono
di realizzare l’unificazione delle loro
leggi nazionali in materia di marchi, essi
potranno notificare al direttore generale:
i)i che un Ufficio comune si sostituirà
all’Ufficio nazionale di ciascuno di
loro; e
ii) che l’insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato
come un solo Stato per l’applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni
degli articoli 9 quinquies e 9 sexies.
2. Questa notificazione avrà effetto
soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal direttore generale alle altre parti contraenti.
Articolo 9 quinquies
L’Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale:
i)ii qualsiasi modificazione riguardante il nome o l’indirizzo del titolare
della registrazione internazionale;
ii)i la designazione di un mandatario
del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato
pertinente che riguardi tale mandatario;
iii) qualsiasi limitazione, per ciò che
riguarda l’insieme o talune delle
parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale;
iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne
l’insieme o talune delle parti contraenti;
v)i qualsiasi altro dato pertinente,
identificato nel regolamento d’esecuzione, riguardante i diritti su un
marchio che è oggetto di una registrazione internazionale.
Articolo 9 ter
Trasformazione di una registrazione
internazionale in domande nazionali
o regionali
Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell’Ufficio d’origine ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi
elencati nella suddetta registrazione, la
persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso
marchio presso l’Ufficio di una delle
parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità. Tale domanda sarà trattata come se
essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in
conformità dell’articolo 3, paragrafo 4 o
alla data di iscrizione dell’estensione
territoriale in conformità dell’articolo 3
ter, paragrafo 2 e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse
di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che:
i)ii la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata;
Tasse per talune iscrizioni
Ogni iscrizione effettuata in conformità
dell’articolo 9 o in conformità dell’articolo 9 bis può dar luogo al pagamento
di una tassa.
ii)i i prodotti e servizi elencati nella
domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne
SOMMARIO
ii)i la parte contraente interessata; e
iii) tale domanda sia conforme a tutte
le prescrizioni della legislazione
applicabile, comprese quelle che si
riferiscono alle tasse.
Articolo 9 sexies
Salvaguardia dell’accordo di Madrid
(Stoccolma)
1. Quando, nel caso di domanda internazionale o di una registrazione internazionale, l’Ufficio d’origine è l’Ufficio di uno Stato che è parte sia di questo protocollo che dell’accordo di
Madrid (Stoccolma), le disposizioni di
questo protocollo non hanno validità
sul territorio di qualsiasi altro Stato che
sia anche membro sia di questo protocollo che dell’accordo di Madrid (Stoccolma).
2. L’assemblea può, a maggioranza dei
tre quarti, abrogare il paragrafo 1, o limitarne la portata trascorso il termine
di dieci anni a decorrere dall’entrata in
vigore di questo protocollo, ma non
prima della scadenza di un termine di
cinque anni a decorrere dalla data in cui
la maggioranza dei paesi membri dell’accordo di Madrid (Stoccolma) sono
diventati membri di questo protocollo.
Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto accordo e di questo protocollo
avranno il diritto di partecipare al voto
dell’assemblea.
Articolo 10
Assemblea
a) 1. Le parti contraenti sono membri della medesima assemblea dei paesi
membri dell’accordo di Madrid (Stoccolma).
b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest’assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da
supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione
sono a carico della parte contraente che
l’ha designata, eccettuate le spese di
viaggio e le indennità di soggiorno per
un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell’Unione.
2. L’Assemblea, oltre alle funzioni che
le incombono in virtù dell’accordo di
Madrid (Stoccolma):
i)ii tratta tutte le questioni concernenti l’applicazione del presente protocollo;
ii)i impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo protocollo, tenuto
debito conto delle osservazioni dei
paesi dell’Unione che non sono
membri di questo protocollo;
iii) adotta e modifica le disposizioni
del regolamento d’esecuzione concernenti l’applicazione del presente protocollo;
iv) assume qualsiasi altra funzione che
il presente protocollo comporta.
a) 3. Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell’assemblea. Sulle
questioni che concernono soltanto i
paesi che sono membri dell’accordo di
Madrid (Stoccolma), le parti contraenti
che non sono membri di detto accordo
non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno
diritto di voto.
b) La metà dei membri dell’assemblea
aventi diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum per il
voto su tale questione.
c) Nonostante le disposizioni della
lettera b), se in una sessione il numero
dei membri dell’assemblea che hanno
diritto di voto su una determinata questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad
un terzo dei membri dell’assemblea
aventi diritto di voto su tale questione,
l’assemblea può deliberare; tuttavia, le
risoluzioni dell’assemblea, ad eccezione
di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando
siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri
dell’assemblea che hanno diritto di voto
sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla
data di tale comunicazione, il loro voto
o la loro astensione. Se, allo scadere di
questo termine, il numero dei membri
che hanno espresso il loro voto o la loro
astensione risulta almeno uguale al nu-
mero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo la
maggioranza necessaria venga mantenuta.
d) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 2, lettera e), 9 sexies,
paragrafo 2, articolo 12, nonché articolo 13, paragrafo 2, le risoluzioni dell’assemblea sono prese con la maggioranza
dei due terzi dei voti espressi.
e) L’astensione non è considerata quale voto.
f) Un delegato può rappresentare un
solo membro dell’assemblea e può votare solo a nome di quest’ultimo.
4. Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in
conformità dell’accordo di Madrid
(Stoccolma), l’assemblea si riunisce in
sessione straordinaria su convocazione
indetta dal direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell’assemblea aventi diritto di voto sulle questioni che si propone d’includere
nell’ordine del giorno della sessione.
L’ordine del giorno di tale sessione
straordinaria è preparato dal direttore
generale.
Articolo 11
Ufficio internazionale
1. I compiti relativi alla registrazione
internazionale in conformità di questo
protocollo come pure gli altri compiti
amministrativi concernenti questo protocollo sono svolti dall’Ufficio internazionale.
a) 2. L’Ufficio internazionale,
conformemente alle direttive dell’assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente protocollo;
b) l’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative
e internazionali non governative sulla
preparazione di dette conferenze di revisione;
c) il direttore generale e le persone da
lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette
conferenze di revisione.
SOMMARIO
3. L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente protocollo che gli sono attribuiti.
no membri più tardi.
Articolo 14
Articolo 12
Finanze
Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell’Unione sono regolate
dalle medesime disposizioni che figurano all’articolo 12 dell’accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto
che qualsiasi rinvio all’articolo 8 di detto accordo sarà considerato come un
rinvio all’articolo 8 del presente protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 6, lettera b), di detto accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione
contraria unanime dell’assemblea, considerate come appartenenti alla classe di
contribuzione I (uno) in conformità
della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Articolo 13
Modifica di taluni articoli del
protocollo
1. Proposte di modifica degli articoli
10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte
contraente o dal direttore generale.
Quest’ultimo comunica le proposte alle
parti contraenti almeno sei mesi prima
che siano sottoposte all’esame dell’assemblea.
2. Qualsiasi modifica degli articoli di
cui al paragrafo 1 sarà adottata dall’assemblea. L’adozione richiede tre quarti
dei voti espressi; tuttavia qualsiasi modifica dell’articolo 10 e del presente paragrafo richiede la maggioranza dei
quattro quinti dei voti espressi.
3. Ogni modifica degli articoli di cui al
paragrafo 1 entra in vigore un mese
dopo che il direttore generale ha ricevuto le notifiche d’accettazione per
iscritto, modifica effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti degli Stati
e delle organizzazioni intergovernative
che erano membri dell’assemblea al momento in cui tale modifica è stata adottata e che avevano il diritto di votare
tale modifica. Qualsiasi modifica dei
suddetti articoli in tal modo accettata
vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica
stessa entra in vigore o che ne divengo-
Modalità di adesione al protocollo,
entrata in vigore
a) 1. Qualsiasi Stato membro della
convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale può aderire
al presente protocollo;
b) inoltre, qualsiasi organizzazione
intergovernativa può parimenti aderire
al presente protocollo quando risultano
soddisfatte le seguenti condizioni:
ne o adesione è stata notificata dal direttore generale.
5. Qualsiasi Stato od organizzazione
di cui al paragrafo 1, ha la facoltà, al
momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo o del
suo strumento di adesione a detto protocollo, di dichiarare che la protezione
risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente
protocollo prima della data di entrata in
vigore del suddetto protocollo nei suoi
confronti non può fare oggetto di un’estensione sul suo territorio.
Articolo 15
Denuncia
i)i almeno uno degli Stati membri di
tale organizzazione fa parte della
convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
1. Il presente protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
ii) la suddetta organizzazione possieda
un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità
sul territorio dell’organizzazione, a
condizione che tale Ufficio non
faccia oggetto di una notificazione
in virtù dell’articolo 9 quater.
3. La denuncia ha effetto un anno
dopo il giorno in cui il direttore generale ha ricevuto la notificazione.
2. Ogni Stato o organizzazione di cui
al paragrafo 1, può firmare il presente
protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al primo comma, può, se ha
firmato il presente protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente
protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente protocollo.
3. Gli strumenti previsti al paragrafo
2, sono depositati presso il direttore generale.
a) 4. Il presente protocollo entra in
vigore tre mesi dopo il deposito di
quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti
sia stato depositato da un paese membro dell’accordo di Madrid (Stoccolma)
e che almeno un altro di tali strumenti
sia stato depositato da uno Stato non
membro dell’accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di
cui al paragrafo 1, lettera b);
b) nei riguardi di qualsiasi altro Stato
od organizzazione elencato al primo
comma, il presente Protocollo entra in
vigore tre mesi dopo la data in cui la sua
ratificazione, accettazione, approvazio-
2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notificazione indirizzata al direttore
generale.
4. La facoltà di denuncia prevista nel
presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima che
sia trascorso un periodo di cinque anni
dalla data in cui il presente protocollo è
entrato in vigore nei confronti di tale
parte contraente.
a) 5. Quando un marchio è oggetto
di una registrazione internazionale che
ha validità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa che denuncia il
presente protocollo, alla data in cui la
denuncia diventa effettiva, il titolare di
tale registrazione può depositare, presso l’Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale
sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3,
paragrafo 4, o in data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità
dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, e se la
registrazione beneficiava di priorità,
tale domanda beneficierà della medesima priorità, a condizione che:
i)ii la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla
data in cui la denuncia è diventata
effettiva;
ii)i i prodotti e servizi elencati nella
domanda siano effettivamente co-
SOMMARIO
perti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello
Stato o dell’organizzazione intergovernativa che ha denunciato il
presente protocollo; e
iii) la suddetta domanda sia conforme
a tutti i requisiti della legislazione
applicabile, compresi quelli relativi alle tasse;
b) le disposizioni della lettera a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi
marchio che è oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo
Stato o dall’organizzazione intergovernativa che denuncia il presente protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa
della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in
conformità dell’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 16
Firma, lingue, funzioni del
depositario
a) 1. Il presente protocollo è firmato
in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato
presso il direttore generale quando il
detto protocollo non è più aperto alla
firma a Madrid. I testi nelle tre lingue
fanno ugualmente fede;
b) testi ufficiali del presente protocollo saranno redatti dal direttore generale, previa consultazione dei governi e
delle organizzazioni interessate, nelle
lingue tedesca, araba, cinese, italiana,
giapponese, portoghese e russa, e nelle
altre lingue che l’assemblea potrà indicare.
2. Il presente protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989.
3. Il direttore generale trasmette due
copie, certificate conformi dal governo
della Spagna, dei testi firmati del presente protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del presente protocollo.
4. Il direttore generale fa registrare il
presente protocollo presso il segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
5. Il direttore generale notifica a tutti
gli Stati e organizzazioni internazionali
che possono diventare membri o che
sono partecipi del presente protocollo
le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l’entrata in vigore del
presente protocollo e di qualsiasi sua
modificazione ed ogni notificazione di
denuncia ed ogni dichiarazione prevista
nel presente protocollo.
DICHIARAZIONE
sul sistema della tassa individuale
All’atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore
generale dell’OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio allegherà a detto strumento la seguente dichiarazione:
«La Comunità europea dichiara che, in
occasione di ogni registrazione internazionale in cui essa venga menzionata ai
sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 1 o
paragrafo 2, del protocollo di Madrid, e
in occasione del rinnovo di una siffatta
registrazione internazionale, intende ricevere, in luogo di una quota delle entrate derivanti dall’emolumento suppletivo e dall’emolumento complementare,
per un marchio individuale:
— una tassa di designazione di 1 875
EUR più, laddove applicabili, 400
EUR per ciascuna classe di beni o
servizi al di là del terzo o, laddove
applicabile,
«La Comunità europea dichiara che,
quando una designazione della Comunità europea è stata iscritta nel registro
internazionale, questa medesima designazione può, qualora sia stata respinta
o abbia cessato di produrre effetti, essere convertita in designazione di tutti
o parte degli Stati membri qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 154 del regolamento sul marchio comunitario, modificato, nonché le
pertinenti disposizioni dell’Intesa di
Madrid e del protocollo.»
DICHIARAZIONE
della Comunità europea all’Ufficio
internazionale in merito al termine
per la notifica del rifiuto della
protezione nel territorio di una parte
contraente (1)
La Comunità europea dichiara che, a
norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989), il
termine di un anno per esercitare il diritto di notifica del rifiuto della protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2,
lettera a), è sostituito dal termine di 18
mesi.
— una tassa di rinnovo di 2 300 EUR
più, laddove applicabili, 500 EUR
per ciascuna classe di beni o servizi
al di là del terzo;
per un marchio collettivo:
— una tassa di designazione di 3 675
EUR più, laddove applicabili, 800
EUR per ogni classe di beni o servizi al di là del terzo o, laddove applicabile,
— una tassa di rinnovo di 4 800 EUR
più, laddove applicabili, 1 000 EUR
per ogni classe di beni o servizi al di
là del terzo.»
NOTIFICA
della conversione di una
designazione della Comunità europea
in designazioni dei suoi Stati membri
All’atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore
generale dell’OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio allegherà a detto strumento la seguente notifica:
(1) La Comunità europea fa presente che
intende dare un carattere temporaneo
alla presente dichiarazione. Questa sarà
ritirata non appena verranno meno gli
elementi che la giustificano.
SOMMARIO
DECISIONE CB-03-11 DEL
COMITATO DEL BILANCIO
DELL’UFFICIO PER
L’ARMONIZZAZIONE NEL
MERCATO INTERNO (MARCHI,
DISEGNI E MODELLI)
del 26 novembre 2003
che modifica l’importo da versare
per le relazioni di ricerca degli uffici
nazionali
IL COMITATO DEL BILANCIO
DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E
MODELLI),
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul
marchio comunitario (in prosieguo «il
regolamento»), in particolare l’articolo
39, paragrafo 4,
vista la raccomandazione del presidente
dell’Ufficio del 15 settembre 2003,
considerando che il Comitato del bilancio dell’Ufficio per l’Armonizzazione
nel Mercato Interno (marchi, disegni e
modelli) ha adottato la decisione CB95-11 del 7 luglio 1995 e la decisione
CB-98-4 del 9 marzo 1998;
considerando che le tasse di deposito a
carico del richiedente devono coprire
tutte le spese dell’Ufficio e che queste
ultime comprendono gli importi da versare agli uffici nazionali per relazioni di
ricerca svolte ai sensi dell’articolo 39,
paragrafi 2 e 3, del regolamento;
considerando che è opportuno che l’importo da versare agli uffici centrali della proprietà industriale di ciascuno Stato membro non superi, nella misura del
possibile, le spese sostenute da tali uffici;
considerando che le entrate e le uscite
imputate al bilancio dell’Ufficio devono
risultare in pareggio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DECISIONE:
Articolo 1
L’importo da versare a ciascun ufficio
centrale della proprietà industriale degli
Stati membri oppure, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i
Paesi Bassi, all’Ufficio dei marchi del
Benelux, per ogni relazione di ricerca
da essi effettuata ai sensi dell’articolo
39, paragrafi 2 e 3 del regolamento, è
fissato a:
— 20 euro per le relazioni di ricerca comunicate all’Ufficio dagli uffici centrali della proprietà industriale degli
Stati membri oppure dall’Ufficio dei
marchi del Benelux per le domande
di marchio comunitario trasmesse ai
suddetti uffici a decorrere dal 1º gennaio 2004;
— 15 euro per le relazioni di ricerca comunicate all’Ufficio dagli uffici centrali della proprietà industriale degli
Stati membri oppure dall’Ufficio dei
marchi del Benelux per le domande
di marchio comunitario trasmesse ai
suddetti uffici a decorrere dal 1º gennaio 2005;
— 12 euro per le relazioni di ricerca comunicate all’Ufficio dagli uffici centrali della proprietà industriale degli
Stati membri oppure dall’Ufficio dei
marchi del Benelux per le domande
di marchio comunitario trasmesse ai
suddetti uffici a decorrere dal 1º gennaio 2006;
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il
giorno seguente alla sua adozione.
Fatto ad Alicante, 26 novembre 2003
Per il Comitato del bilancio
P. LAWRENCE
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636
nº 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU nº 3/03, p. 525
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento
sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89 Community Trade
Mark Regulation
Liste de mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement
sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento
sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
België / Belgique
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
BROCKHAUS, Ralf (DE)
TIEDTKE · BÜHLING · KINNE &
PARTNER
Bavariaring 4-6
D-80336 München
Deutschland
BLODIG, Wolfgang (DE)
WÄCHTERSHAUSER & HARTZ
Weinstr. 8
D-80333 München
EBERLEIN, Jasper (DE)
VON KREISLER SELTING WERNER
Bahnhofsvorplatz 1
Deichmannhaus am Dom
D-50667 Köln
SOMMARIO
ELLWANGER, Arndt (DE)
ISENBRUCK BÖSL HÖRSCHLER WICHMANN HUHN
Theodor-Heuss-Anlage 12
D-68165 Mannheim
TIEFBRUNNER, Vera (DE)
MAIWALD PATENTANWALTS GMBH
Elisenstr. 3
D-80335 München
ETTMAYR, Andreas (DE)
Friedrich-Herschel-Str. 9
D-81679 München
France
JANKE, Inge (DE)
GHW Grote & Hartmann GmbH
Am Kraftwerk 13
D-42369 Wuppertal
KIRCHNER, Sven (DE)
Lise-Meitner-Str. 13
D-89081 Ulm
MENGES, Christian Alexander (DE)
MITSCHERLICH & PARTNER
Sonnenstr. 33
D-80331 München
MOMMER, Niels (DE)
Beiertheimer Allee 19
D-76137 Karlsruhe
REICHL, Wolfgang (DE)
BEETZ & PARTNER
Steinsdorfstr. 10
D-80538 München
ROHM, Christian (DE)
Widderweg 9
D-85570 Markt Schwaben
SAUER, Philippe (DE)
KEIL & SCHAAFHAUSEN
Cronstettenstr. 66
D-60322 Frankfurt am Main
SCHICKER, Silvia (DE)
WUESTHOFF & WUESTHOFF
Schweigerstr. 2
D-81541 München
STRAUBEL, Dirk (DE)
Gutenbergstr. 36
D-55294 Bodenheim
SUMMERER, Christian (DE)
Heinrich-Kröller-Str. 2
D-81545 München
TER SMITTEN, Hans (DE)
Rheinmetall Service GmbH
Rheinmetall Allee 1
D-40476 Düsseldorf
TESCHEMACHER, Andrea (DE)
ISENBRUCK / BÖSL / HÖRSCHLER /
WICHMANN / HUHN
Prinzregentenstr. 68
D-81675 München
CASO, Franck (FR)
MARKPLUS INTERNATIONAL
46, rue Decamps
F-75016 Paris
FABER, Jean-Paul (FR)
CABINET FABER
35, rue de Berne
F-75008 Paris
LEFÈVRE ROGER, Carole (FR)
NOVAGRAAF FRANCE
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois Perret Cédex
Ireland
ELDER, Shaun (IE)
6 The Crescent
IE Limerick
MATTHEWS, Áine (IE)
LK SHIELDS SOLICITORS
39/40 Upper Mount Street
IE-2 Dublin
Italia
SCIALÒ, Giuseppina (IT)
Via Castronuovo 21
I-00058 S.Marinella (Roma)
Nederland
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Österreich
FORSTHUBER, Martin (AT)
Siebensterngasse 54
A-1071 Wien
SCHWEINZER, Friedrich (AT)
ANDRITZ AG
Stattegger Str.18
A-8045 Graz
United Kingdom
WALDER, Jeremy Thomas (GB)
SANDERSON & CO.
34 East Stockwell Street
Colchester CO1 1ST
United Kingdom
SOMMARIO
Benelux
GOBIUS DU SART, Ischa (NL)
SHIELD MARK B.V.
Postbus 75683
NL-1070 AR Amsterdam
VAN DOORN, Saskia (NL)
VEREENIGDE
Snouckaertlaan 42
NL-3811 MB Amersfoort
HAAIJER, Ivo (NL)
MERKWERK UTRECHT BV
Vondellaan 128
NL-3521 GH Utrecht
VAN ROOIJ, Michiel (NL)
VEREENIGDE
Velperweg 99
NL-6824 HH Arnhem
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
Deutschland
ALEANDRI-HACHGENEI, Lorraine (DE)
Carl-Schurz-Str. 1
D-41453 Neuss
BOßMEYER, Jörg (DE)
LENZING GERBER
Eduard-Pestel-Str. 7
D-49080 Osnabrück
BURRICHTER, Arwed A. (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
CZYBULKA, Uwe (DE)
Schellstrasse 6
D-81667 München
HABERMANN, Gert (DE)
HABERMANN, HRUSCHKA &
SCHNABEL
Montgelasstrasse 2
D-81697 München
KNAUF, Rudolf (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
KRÜGER, Jérôme (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
LEMKE, Jörg-Michael (DE)
JUNG HML
Hofmarkstr. 10
Arnhofen
D-86447 Aindling
LIPPERT, Hans (DE)
JUNG HML
Emil-Claar-Str. 20
D-60322 Frankfurt am Main
MEYER, Hans-Joachim (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
MINDEROP, Ralph (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
PAUSCH, Thomas E. (DE)
Olchinger Strasse 56
D-82194 Gröbenzell
REMUS, Alvaro (DE)
Mörsenbroicher Weg 200
D-40470 Düsseldorf
ROX, Thomas (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
SCHEFFLER, Jorg (DE)
TERGAU & POHL
Adelheidstrasse 5
D-30171 Hannover
SCHIPPAN, Ralph (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
SCHNABEL, Jörg (DE)
HABERMANN, HRUSCHKA &
SCHNABEL
Montgelasstrasse 2
D-81697 München
SCHÜLL, Gottfried (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
SCHÜTTE, Hartmut (DE)
WALLINGER & PARTNER
Beethovenstrasse 34
D-59302 Oelde
SOMMARIO
SIMONS, Johannes (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
FRECHEDE, Michel (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
THIELMANN, Andreas (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
GORREE, Jean-Michel (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
WALTER, Philipe (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
JACQUELIN, Marc-Henri (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 09
WEYRES, Alexandra (DE)
COHAUSZ & FLORACK
Bleichstr. 14
D-40211 Düsseldorf
ZACHARIAS, Frank L. (DE)
Postfach 10 00 96
D-86135 Augsburg
France
BARBIER, Frédérique (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
BEHAGHEL, Pierre (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 9
BENSUSSAN, Elisabeth (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 9
BOULINGUIEZ, Didier Jean-Marie (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
BOYLE, Patrick Marcus (GB)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
JEANNET, Olivier (FR)
CABINET JEANNET
40, rue Raulin
F-69007 Lyon
KIESEL LE COSQUER, Guylène (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
KOCH, Gustave (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
PAVOT, Christine (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 09
RINGEISEN, Gilles (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
TAYER, David-Irving (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
THOMAS, Béatrice (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
BURBAUD, Eric (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
TOUATI, Catherine (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
DÉJARDINS, Bérénice (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
VERDURE, Stéphane (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
FORT, Jacques (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75009 Paris cédex 09
VERMANDER, Guillaume (FR)
CABINET PLASSERAUD
65/67, rue de la Victoire
F-75440 Paris cédex 09
SOMMARIO
Italia
United Kingdom
FRANCESCHINI, Francesco (IT)
EUROPATENT - EUROMARK S.R.L.
Via Locatelli, 20
I-37122 Verona
DOHERTY, Kirsten Margaret (GB)
EASYGROUP IP LICENSING LIMITED
The Rotunda
42-43 Gloucester Crescent
London NW1 7DL
United Kingdom
RENIERO, Cirillo Silvano (IT)
DR. RENIERO & ASSOCIATI S.R.L.
Via D. Manin, 5
I-37122 Verona
Österreich
HARRER, Dagmar (AT)
VA TECH PATENTE GMBH & CO
Penzinger Str. 76
A-1141 Wien
JACKMAN, Clare Jane (GB)
BOND PEARCE
Ballard House
West Hoe Road
Plymouth PL1 3AE
United Kingdom
LEAMAN, Keith (GB)
FJ CLEVELAND
40-43 Chancery Lane
London WC2A 1JQ
United Kingdom
Sverige
MOORE, Roger Gillard (GB)
GREAVES BREWSTER
Indigo House
Cheddar Business Park
Wedmore Road
Cheddar, BS27 3EB
United Kingdom
ARWIDI, Bengt (SE)
AWAPATENT I LINKÖPING AB
Gjuterigatan 9
S-553 18 Jönköping
WILLIAMS, Gareth Owen (GB)
MARKS & CLERK
66-68 Hills Road
Cambridge CB2 1LA
United Kingdom
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Deutschland
HEINEN, Gerhard (DE)
Leibnizstr. 3
D-63454 Hanau
MÜNICH, Wilhelm (DE)
DR. MÜNICH & KOLLEGEN
Wilhelm-Mayr-Str. 11
D-80689 München
NOWAK, Klaus (DE)
PATENTANWÄLTE TERGAU & POHL
Mögeldorfer Hauptstr. 51
D-90482 Nürnberg
TOLETI, Martin (DE)
SIEMENS AG
Ridlerstr. 55
D-80339 München
VEGA LASO, Maria Rosario (ES)
Schlesierstr. 6
D-81669 München
ZIPSE, Erich (DE)
WOLF & LUTZ
Lessingstr. 12
D-76530 Baden-Baden
GEITZ Heinrich
GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT
Kriegsstr. 234
D-76135 Karlsruhe
HERZOG Friedrich Joachim
Birkenstr. 77
D-71155 Altdorf
France
DUBOIS-CHABERT, Guy (FR)
BREVALEX
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris
SOMMARIO
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Danemark
NIELSEN, Thomas (DK)
PATENTGRUPPEN APS
Arosgaarden, Aaboulevarden 31
DK-8000 Aarhus C
NYVANG CHRISTENSEN, Jens (DK)
A&A PATENT-NYVANG
Langebjergvej 322 C
DK-3050 Humlebaek
Sverige
GRANSTRÖM, Lars-Eric (SE)
ZACCO SWEDEN AB
P.O. Box 23101
S-104 35 Stockholm
WESTMAN, Börje (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sjöporten 4
S-417 64 Göteborg
United Kingdom
GOWSHALL, Jonathan Vallance (GB)
52 Bounds Green Road
London N11 2EY
United Kingdom
MAYS, Julie (GB)
BARKER BRETTELL
10-12 Priests Bridge
London SW15 5JE
United Kingdom
INGER, Lars Ulf Bosson (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sjöporten 4
S-417 64 Göteborg
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
United Kingdom
CHURCH, Simon John (GB)
MARKS & CLERK
144 New Walk
Leicester LE1 7JA
United Kingdom
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA
DELLE COMUNITÀ
EUROPEE(*)
SENTENZA DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA
del 23 ottobre 2003
nel procedimento C-191/01 P (ricorso
diretto all’annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo
grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 31 gennaio 2001, nella causa T-193/99, Wrigley/UAMI
(DOUBLEMINT) (Racc. pag. II417)): Wm. Wrigley Jr. Company contro Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI), Repubblica federale
di Germania e dal Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord
avverso il diniego di registrazione quale marchio comunitario del vocabolo
Doublemint per varie classi di prodotti, comprendenti in particolare gomme
da masticare.
Il regolamento (CE) n. 40/94
2 A’ termini dell’art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre
1993, n. 40/94, sul marchio comunitario
(GU 1994, L 11, pag. 1):
«Possono costituire marchi comunitari
tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei
prodotti o del loro confezionamento, a
condizione che tali segni siano adatti a
distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese».
3
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 Impedimento assoluto alla registrazione
- Carattere distintivo - Marchi composti esclusivamente di indicazioni o di segni descrittivi - Sintagma Doublemint)
(Lingua processuall: l’inglese)
1 Con atto introduttivo depositato
presso la cancelleria della Corte il 7
aprile 2001, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo:
l’«UAMI») ha proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di
giustizia, un ricorso contro la sentenza
del Tribunale di primo grado pronunciata il 31 gennaio 2001 nella causa T193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT) (Racc. pag. II-417; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui
il Tribunale aveva annullato la decisione della prima sezione di ricorso dell’UAMI 16 giugno 1999 (procedimento
R 216/1998-1; in prosieguo: la «decisione controversa») che aveva respinto il
ricorso proposto dalla Wm. Wrigley Jr.
Company (in prosieguo: la «Wrigley»)
* L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte
dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia,
con lo scopo di informarne i lettori. Non si
tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado».
Il successivo art. 7 così recita:
«1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente
da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la
provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto
o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o
servizio;
(...)
2.
3.
Il paragrafo 1 si applica anche se le
cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.
Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non
si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per
i quali si chiede la registrazione, un
carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
4 A’ termini dell’art. 12 del regolamento n. 40/94:
«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio:
(...)
b) di indicazioni relative alla specie, alla
qualità, alla quantità, alla destinazione,
al valore, alla provenienza geografica,
all’epoca di fabbricazione del prodotto
o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o servizio;
(...)
purché questo uso sia conforme alle
consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».
Fatti all’origine della controversia
5 Il 29 marzo 1996 la Wrigley presentava presso l’UAMI domanda di registrazione, quale marchio comunitario,
del sintagma Doublemint per prodotti
ricompresi, segnatamente, nelle classi 3,
5 e 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza 17
giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei
servizi ai fini della registrazione dei
marchi, come rivisto e modificato, in
particolare per gomme da masticare.
6 L’esaminatore dell’UAMI respingeva tale domanda con decisione 13 ottobre 1998, avverso la quale la Wrigley
proponeva ricorso.
7 Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI
respingeva il detto ricorso rilevando che
il vocabolo Doublemint, risultando dalla combinazione di due parole inglesi
senza aggiunta di alcun elemento di fantasia o immaginario, fosse descrittivo di
talune caratteristiche dei prodotti di cui
trattasi, nella specie della loro composizione contenente menta e sapore di
menta, e che, conseguentemente, non
potesse essere registrato quale marchio
comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94.
Procedimento dinanzi al Tribunale e
sentenza impugnata
8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° settembre
1999, la Wrigley proponeva ricorso diretto all’annullamento della decisione
controversa. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il ricorso.
9 In primo luogo, dopo aver richiamato, al punto 19 della sentenza impugnata, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha rilevato,
al successivo punto 20, che con la detta
SOMMARIO
disposizione il legislatore comunitario
avrebbe inteso opporsi alla registrazione di segni inadatti, per la loro natura
puramente descrittiva, a distinguere i
prodotti di un’impresa da quelli di
un’altra impresa, ma che, per contro, i
segni o le indicazioni il cui significato
superasse il carattere esclusivamente descrittivo potrebbero essere registrati
come marchi comunitari.
10 In secondo luogo, il Tribunale ha
affermato, ai punti 23-28 della sentenza
impugnata, che, nella specie, il vocabolo Doublemint non sarebbe stato esclusivamente descrittivo. Il Tribunale ha
ritenuto che l’aggettivo «double» possiederebbe carattere insolito rispetto ad
altri termini della lingua inglese quali
«much», «strong», «extra», «best» o «finest» (molto, forte, extra, migliore o
più fine), e che, nel combinato con la
parola «mint», il detto aggettivo potrebbe presentare due significati distinti per il potenziale consumatore: «menta due volte più del normale» o «con il
sapore di due tipi di menta». Il Tribunale ha inoltre precisato che «mint» sarebbe un termine generico che comprenderebbe la menta verde, la menta
peperita e altre erbe culinarie e che,
conseguentemente, esisterebbero varie
possibilità di combinare due tipi di
menta, e ciò con intensità di sapori variate per ogni combinazione.
11 In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 29 della sentenza impugnata, che i numerosi significati del
vocabolo Doublemint si imporrebbero
di per sé, quantomeno in maniera associativa o allusiva, per un consumatore
medio di espressione inglese, privando
in tal modo tale segno di qualsiasi funzione descrittiva, ai sensi dell’art. 7, n.
1, lett. c), del regolamento n. 40/94,
mentre, per un consumatore che non
padroneggi sufficientemente la lingua
inglese, il vocabolo controverso presenterebbe, per sua natura, un significato
vago e di fantasia.
12 Al successivo punto 30 il Tribunale ha quindi ritenuto, in conclusione,
che il vocabolo Doublemint, rapportato ai prodotti oggetto della domanda di
registrazione, avrebbe senso equivoco e
suggestivo che darebbe adito ad interpretazioni diverse e che non consentirebbe al pubblico interessato di scoprire immediatamente e senza alcun’altra
riflessione la descrizione di una caratteristica dei prodotti di cui trattasi. Secondo il Tribunale, tale vocabolo, non
essendo esclusivamente descrittivo, non
potrebbe costituire oggetto di diniego
di registrazione. Il Tribunale ha quindi
annullato la decisione controversa.
L’impugnazione
13 L’UAMI chiede alla Corte di voler
annullare la sentenza impugnata con
condanna della Wrigley alle spese.
14 La Wrigley chiede che la Corte voglia respingere il ricorso con vittoria di
spese.
15 Con ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 2001, la Repubblica federale di Germania ed il Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord sono stati ammessi ad intervenire
a sostegno dell’UAMI.
Argomenti delle parti
16 Secondo l’UAMI, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto
laddove ha ritenuto che un vocabolo
quale Doublemint dovesse essere
«esclusivamente descrittivo» per poter
essere escluso dalla registrazione quale
marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
17 L’UAMI deduce anzitutto che
un’interpretazione più flessibile degli
impedimenti assoluti alla registrazione
di cui all’art. 7 del regolamento n. 40/94
produrrebbe l’effetto di accrescere considerevolmente il numero di domande
presentate ad esso per segni muniti di
più significati, segni che, in considerazione del loro carattere descrittivo, non
dovrebbero mai godere della tutela derivante dalla registrazione quale marchio.
18 L’UAMI sottolinea, inoltre, che
l’impedimento assoluto alla registrazione relativo al carattere descrittivo del
segno utilizzato dovrebbe essere interpretato alla luce degli altri impedimenti assoluti alla registrazione indicati all’art. 7, n. 1, lett. b) e d), del regolamento n. 40/94, relativi all’assenza di
carattere distintivo del segno e all’uso
corrente di cui il segno costituisca oggetto.
19 In particolare, l’esclusione generale dalla registrazione quali marchi comunitari di segni sprovvisti di carattere
distintivo, prevista dall’art. 7, n. 1, lett.
b), del regolamento n. 40/94, sussisterebbe al di là degli impedimenti di cui
alle lett. a) e c) della stessa disposizione. I segni puramente descrittivi sarebbero considerati, per loro stessa natura,
inadatti a distinguere i prodotti di
un’impresa da quelli di un’altra impresa. Un monopolio legale non potrebbe
sussistere per vocaboli inadatti ad assolvere la funzione di marchio, salvo il
caso in cui l’uso che ne sia stato fatto
attribuisca loro carattere distintivo, ai
sensi delle disposizioni contenute nell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
20 L’UAMI sostiene, infine, che la circostanza che un vocabolo come Doublemint possa rivestire più significati e
possieda, conseguentemente, significato
equivoco non ne farebbe venir meno il
carattere descrittivo, contrariamente a
quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Nello spirito del consumatore medio, Doublemint verrebbe
spontaneamente associato a talune caratteristiche potenziali dei prodotti di
cui trattasi, vale a dire alla loro composizione contenente menta ed al loro sapore di menta, ragion per cui tale vocabolo sarebbe necessariamente descrittivo e non potrebbe essere quindi
registrato quale marchio comunitario.
21 La Wrigley ritiene, per contro, che
l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n.
40/94 non osti alla registrazione di un
vocabolo quale Doublemint; tale vocabolo, pur essendo composto da termini
che, isolatamente considerati, avrebbero
carattere descrittivo, costituirebbe peraltro, unitariamente considerato, il risultato di una combinazione inusuale di
tali termini e, come tale, nel linguaggio
corrente e nello spirito del consumatore medio non sarebbe unicamente descrittivo, in modo chiaro e inequivoco,
di talune caratteristiche dei prodotti interessati.
22 Secondo la Wrigley, la struttura
grammaticale del vocabolo Doublemint
sarebbe inusuale ed ellittica e, in lingua
inglese, nessuno direbbe di una gomma
da masticare, per descriverne le caratteristiche, che essa ha un gusto «Doublemint» («doppiamenta» in italiano).
Inoltre, i possibili significati del vocabolo Doublemint sarebbero molteplici,
restando escluso che il consumatore ne
percepisca uno in particolare, il che attribuirebbe al segno senso equivoco e
suggestivo.
23 La Wrigley aggiunge che l’obiettivo dell’UAMI di mantenere i termini
interamente descrittivi a libera disposizione dei concorrenti potrebbe riguardare unicamente i termini per i quali
sussista un’esigenza ragionevolmente
evidente e prevedibile per i concorrenti
di poter utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei loro prodotti. Tale ipotesi
SOMMARIO
non ricorrerebbe nel caso del vocabolo
Doublemint che, successivamente alla
sua registrazione, quasi un secolo fa,
presso lo United States Patent and Trademark Office, vale a dire in un paese
di lingua inglese, non sarebbe stato utilizzato dal pubblico o dai concorrenti
come termine descrittivo. La Wrigley
rileva, peraltro, che le commissioni di
ricorso dell’UAMI avrebbero già ammesso la registrazione di vocaboli composti, ad esempio Alltravel o Megatours
per servizi turistici, Transeuropa per
servizi di trasporto, o Oilgear per macchine idrauliche.
24 Nella sua ultima memoria la Wrigley rileva che il vocabolo Doublemint
risponderebbe pienamente ai requisiti
stabiliti dalla Corte nella sentenza 20
settembre 2001, causa C-383/99 P,
Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag.
I-6251), riguardante il marchio Babydry, affinché possa essere riconosciuto
carattere distintivo ad un sintagma.
25 Il governo del Regno Unito, intervenuto a sostegno dell’UAMI, deduce
che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sarebbe diretto ad impedire
che segni o indicazioni quali il vocabolo Doublemint, che descrivano le caratteristiche di prodotti o servizi o che siano semplicemente utilizzabili per una
siffatta descrizione nell’uso normale da
parte di un consumatore medio, vengano utilizzati quale marchi a vantaggio di
una sola impresa. Come affermato dalla Corte nella sentenza 4 maggio 1999,
cause riunite C-108/97 e C-109/97,
Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I2779), la registrazione di tali segni o indicazioni quali marchi si porrebbe in
contrasto con la finalità di interesse generale connessa alla libera utilizzazione
dei segni medesimi.
26 Nell’ambito della presente controversia la Corte dovrebbe quindi precisare, laddove ciò non emerga già chiaramente dalla menzionata sentenza
Procter & Gamble/UAMI, da un lato,
che non è necessario, ai fini del diniego
della registrazione, che un termine venga utilizzato in senso descrittivo in un
determinato momento, essendo invece
sufficiente che tale utilizzazione possa
avvenire successivamente, e, dall’altro,
che la circostanza che più termini possano essere utilizzati per descrivere le
caratteristiche di un prodotto non consente di ritenere che tali termini siano
privi di carattere descrittivo.
27 Il governo tedesco, parimenti intervenuto a sostegno dell’UAMI, ritiene che il vocabolo Doublemint costituisca un’indicazione puramente descrittiva che ognuno dovrebbe poter
utilizzare liberamente. L’eventuale pluralità dei significati degli elementi componenti la descrizione non contrasterebbe con tale interpretazione. Tali altri
significati presenterebbero globalmente
carattere descrittivo, anche con riguardo alla zona germanofona, come sarebbe stato d’altronde deciso dal Bundespatentgericht e dal Bundesgerichtshof
a proposito dei vocaboli «Marktfrisch»,
«Doppel Caramel», «Double Color», e
«Double Action».
Giudizio della Corte
28 A termini dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, possono costituire
marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a
condizione che tali segni siano adatti a
distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese.
29 Il successivo art. 7, n. 1, lett. c), dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi «composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la
specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del
prodotto o di prestazione del servizio,
o altre caratteristiche del prodotto o
servizio».
30 Ai sensi del regolamento n. 40/94,
segni ed indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare caratteristiche del prodotto o del servizio
di cui sia chiesta la registrazione sono
quindi considerati inidonei, per loro
stessa natura, ad assolvere alla funzione
di origine del marchio, fatta salva la
possibilità di acquisizione di carattere
distintivo per effetto dell’uso, prevista
dall’art. 7, n. 3, del regolamento n.
40/94.
31 Vietando la registrazione quale
marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi
delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione
possano essere liberamente utilizzati da
tutti. Tale disposizione osta, quindi, a
che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi [v.,
segnatamente, con riguardo alle identiche disposizioni di cui all’art. 3, n. 1,
lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la menzionata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 25, nonché la sentenza 8
aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a
C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-0000,
punto 73].
32 Perché l’UAMI possa opporre il
diniego di registrazione ex art. 7, n. 1,
lett. c), del regolamento n. 40/94, non è
necessario che i segni e le indicazioni
componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o
servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. E’ sufficiente, come emerge dal
tenore letterale della detta disposizione,
che questi segni e indicazioni possano
essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
dalla registrazione, ai sensi della detta
disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o
servizi di cui trattasi.
33 Nella specie, la conclusione del
Tribunale secondo cui il sintagma controverso non poteva essere escluso dalla registrazione per l’impedimento previsto dalla detta disposizione si fonda
sul rilievo, esposto al punto 20 della
sentenza impugnata, secondo cui i segni
o le indicazioni il cui significato «supera il carattere esclusivamente descrittivo» possono essere registrati come marchi comunitari nonché sul rilievo contenuto al successivo punto 31, secondo
cui «questo vocabolo non può essere
qualificato come esclusivamente descrittivo». Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dovesse essere interpretato nel senso che esso osti alla
registrazione di marchi «esclusivamente
descrittivi» dei prodotti o dei servizi dei
quali sia stata chiesta la registrazione,
ovvero di loro caratteristiche.
34 Con tale affermazione il Tribunale
ha applicato un criterio, relativo al carattere «esclusivamente descrittivo» del
marchio, diverso da quello dettato dal-
SOMMARIO
l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n.
40/94.
35 In tal modo il Tribunale non ha verificato se il sintagma controverso potesse essere utilizzato da altri operatori
economici per designare una caratteristica dei loro prodotti e servizi.
36 Conseguentemente, il Tribunale
non ha tenuto in debito conto la portata dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
37 Ciò premesso, è fondata l’affermazione dell’UAMI secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto.
38 Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata dev’essere annullata.
39 A’ termini dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della
Corte di giustizia, quest’ultima, in caso
di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale medesimo affinché sia da esso decisa.
40. (...) Sulle spese
DISPOSITIVO:
1.
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
31 gennaio 2001, causa T-193/99,
Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT),
è annullata.
2.
La causa è rinviata al Tribunale di
primo grado.
3.
Le spese sono riservate.
OMPI
Notifica Madrid (marchi) n. 151
Protocollo relativo all’Accordo di
Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi
Dichiarazione dell’Ucraina
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) presenta i suoi ossequi ed ha
l’onore di notificare il deposito, da parte del governo dell’Ucraina, il 28 agosto 2003, della seguente dichiarazione
effettuata riguardo al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
adottato a Madrid il 27 giugno 1989
(«Protocollo di Madrid (1989)»):
— la dichiarazione secondo la quale, ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) del Protocollo di Madrid
(1989), l’Ucraina, per ogni registrazione internazionale nella quale essa
è menzionata in applicazione dell’articolo 3ter del suddetto Protocollo, e
per ogni rinnovo di ciascuna di tali
registrazioni internazionali, intendono percepire, anziché una parte dei
proventi ricavati dagli emolumenti
suppletivi e complementari, una tassa individuale.
Tale dichiarazione entrerà in vigore a
decorrere dal 28 novembre 2003.
28 agosto 2003
Notifica Madrid (marchi) n. 152
Protocollo relativo all’Accordo di
Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi
Dichiarazione della
Repubblica moldova
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) presenta i suoi ossequi ed ha
l’onore di notificare il deposito, da parte del governo della Repubblica moldova, il 26 settembre 2003, della seguente
dichiarazione effettuata riguardo al
Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale
dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 («Protocollo di Madrid
(1989)»):
— la dichiarazione secondo la quale, ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) del Protocollo di Madrid
(1989), la Repubblica moldova, per
ogni registrazione internazionale
nella quale essa è menzionata in applicazione dell’articolo 3ter del suddetto Protocollo, e per ogni rinnovo
di ciascuna di tali registrazioni internazionali, intendono percepire, anziché una parte dei proventi ricavati
dagli emolumenti suppletivi e complementari, una tassa individuale.
Tale dichiarazione entrerà in vigore a
decorrere dal 26 dicembre 2003.
26 settembre2003