MODULO 5: BREVETTI E MARCHI
14. Brevetti, Marchi,
Know-how
Corso di Laurea in Biotecnologie – Sede di Fano
Insegnamento: Elementi di Economia Aziendale
Prof. Del Baldo Mara
[email protected]
Dipartimento di Economia, Società, Politica
Facoltà Economia - Urbino
COME GESTIRE IL PATRIMONIO TECNOLOGICO DELL’IMPRESA
1- La nozione di tecnologia
come insieme di conoscenze
tecniche
Patrimonio tecnologico o tecnologia:
insieme di conoscenze necessarie per la
fabbricazione dei prodotti, per l’applicazione
dei procedimenti produttivi, per la
prestazione dei servizi
Prodotti (goods); risultato fisico e
tangibile
Conoscenze (knowledge):
cognizioni (immateriali) che
un’impresa utilizza per fabbricare i
prodotti
Fare uso delle tecnologie
Dal punto di vista dell’impresa
Impedirne l’uso di altri
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Diversi modi per ottenere le tecnologie
a. Realizzazione in proprio delle tecnologia all’interno dell’impresa
-learning by doing
-specifica attività di research & development
b. Realizzazione su commissione della tecnologia da parte di terzi
b.1 Contratti di progettazione e design (indicazione sintetica dell’oggetto
dell’attività di progettazione/design; indicazione analitica delle diverse
prestazion; * PREVISIONE DELLA TITOLARITA’ DEI DIRITTI SUI
PROGETTI/TECNOLOGIE, BREVETTABILI E NON, OTTENUTI; **
PREVISIONE DI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E DI NON
CONCORRENZA
b.2 Contratti di subfornitura
(*;**; PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI FABBRICARE/FORNIRE QUEL
DETERMINATO PRODOTTO SOLO AL COMMITTENTE)
Può essere affidata sia la progettazione che il design (contratto misto)
“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) Lex 192 del 18.6. 1998
(subfornitura di lavorazione; subfornitura di produzione; subfornitura di servizi)
applicabile nei casi in cui il subfornitore effetti una lavorazione/fabbricazione ad
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hoc per il committente
c. Acquisizione di tecnologia da terzi
c.1 contratti di cessione e di licenza di brevetto e contratti di licenza e di knowhow
c.2 trasferimento di tecnologia associato a contratti di vendita di impianti e
macchinari e alle joint ventures
d. Acquisizione reciproca di tecnologia
Licenza incrociata; cross licencing
2- La verifica della possibilità
di usare lecitamente la
tecnologia
C’è campo libero?
La tecnologia rientra
nell’ambito di operatività di
eventuali diritti di terzi?
La tecnologia potrebbe non risultare
utilizzabile lecitamente quando risulti già
coperta da diritti anteriori di terzi (ad es.
diritti di brevetto)
Rischio di subire azioni legali: art. 42
Convenzione di Vienna ratificata con Lex.
765 del 1985):” il venditore deve consegnare merce
libera da diritti/pretese di terzi fondati sulla proprietà industriale o
su altri tipi di proprietà intellettuale di cui era a conoscenza o che
non poteva ignorare nel momento di conclusione del contratto,
salvo che il compratore ne fosse a conoscenza o avrebbe
dovuto esserne e salvo che il venditore abbia fabbricato il bene
su istruzione del compratore.
Analogo obbligo normativa prevista da Cod. Civ.
Forme di protezione delle tecnologie
-Tutela brevettuale
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-Tutela del segreto
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COME GESTIRE IL PATRIMONIO COMMERCIALE DELL’IMPRESA
L’immagine commerciale
La brand image
L’identità commerciale
Insieme di diritti tutelati
nell’ambito di specifiche
discipline:
Norme sui marchi
Norme sulle ditte
Norme sulle insegne
Diritto di autore
Diritti della personalità
Modelli/disegni industriali
Concorrenza sleale
pubblicità
La specifica identità di un’impresa quale è
percepita dalla sua clientela/dal mercato
resa riconoscibile all’esterno mediante
l’uso di determinati segni di
riconoscimento: marchi, ditte, insegne,
emblemi, slogan, colori aziendali,
nomi/immagini di testimonial, colori
aziendali, …
L’insieme di questi segni, tra loro combinati,
costituisce il brand o marca.
La percezione che ne ha la clientela
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La tutela dell’immagine commerciale
Il marchio come elemento di maggiore importanza per la tutela
dell’immagine commerciale
Tutela del design del prodotto tramite deposito di modelli/disegni
ornamentali
Oltre alla tutela dei singoli elementi occorre attenzione ai contratti
attraverso i quali l’impresa costruisce/gestisce la propria rete di vendita:
-prevedere l’obbligo per agenti/distributori di usare il marchio dell’impresa
mandante;
-prevedere cautele contrattuali per evitare usi indebiti/pregiudizievoli
Possono essere stipulati altri tipi di accordi (licenza di marchio,…)
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MARCHIO
Per una nuova impresa si pone anche il problema di creare e difendere un
SEGNO DISTINTIVO dei propri prodotti/servizi che ha lo scopo di
individuarne la provenienza
Disciplina: art. 16 Legge Marchi:
“possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi
segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché siano atti a
distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa
Che funzione assolve il marchio?
-costituisce un segno di riconoscimento e di
differenziazione dei prodotti dell’impresa;
-rappresenta un messaggio trasmesso alla
clientela sulle caratteristiche del prodotto
Tramite il marchio l’impresa riesce:
-A ritagliarsi un ambito di rapporti esclusivi con la clientela;
strumento per proteggere il rapporto tra l’impresa e la clientela
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Quali segni possono costituire un marchio?
-Qualsiasi segno, purchè rappresentabile graficamente
-In particolare, anche in combinazione tra loro:
-Parole, disegni, lettere alfabeto, suoni, cifre, forma del prodotto/confezione,
combinazioni di colore/tonalità cromatiche
Giuridicamente consiste in un diritto esclusivo ad utilizzare un
certo simbolo per contraddistinguere i propri prodotti
limitatamente al territorio del paese nel quale il marchio viene
registrato e relativo inoltre ai prodotti identici/affini a quelli per i
quali è registrato
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LIMITI territoriali alla TUTELA del marchio
Il diritto esclusivo attribuito dal marchio ha un’efficacia territorialmente limitata
nei paesi nei quali il marchio viene depositato e registrato
LIMITI merceologici della TUTELA del marchio
-Il marchio ha un’efficacia merceologicamente limitata ai prodotti identici o
affini (marchi deboli), salvo i casi di tutela allargata prevista per i marchi “di
rinomanza” (o ben conosciuti o notori)
Affinità: somiglianza = similarità merceologica tra prodotti
connessione tra le loro destinazione o tra i bisogni che soddisfano
Sistema di classificazione (accordi di Nizza del 1957, modificato 1.1.2002):
45 classi merceologiche (1-34: prodotti; 35-45: servizi)
Tipo di marchi tutelati senza limiti merceologici, nel senso che la protezione si estende anche a prodotti
non identici né affini a quelli per il quale è stato depositato MA: il titolare di un marchio rinomato può
vietarne l’uso di terzi se l’uso consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo/rinomanza o
se tale uso reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio
Confondibilita’ tra i segni: la protezione del marchio non si limita alla specifica
parola o altro segno registrato, ma si estende anche ai segni simili
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AMBITO DI TUTELA DEL MARCHIO
Legge Marchi Italiana (art. 1)
Regolamento sul marchio comunitario (art. 9)
Il titolare del marchio ha diritto di vietare a terzi di usare:
a) Un segno identico per prodotti identici
b) Un segno identico o affine per prodotti identici o affini (rischio di confusione/associazione)
c) Un segno identico o affine anche per prodotti non identici né affini se si tratta di
marchi che godono di rinomanza e se l’uso senza giusto motivo consente di trarre
un indebito vantaggio o reca pregiudizio
Il rischio di associazione è ricompreso in quello di confusione (il consumatore
può cadere in errore sulla fonte di origine dei prodotti) Corte Giustizia UE
Azioni legali a difesa del marchio
Finalizzate a richiedere pronuncia in merito: domanda al giudice di provvedimenti
cautelari: sequestro; descrizione; inibitoria
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REQUISITI per la validità del MARCHIO
1) Capacità distintiva o originalità: il segno utilizzato non deve identificarsi
con la denominazione generica dei prodotti o servizi;
2) Novità:
deve essere diverso da quelli adottati anteriormente da
terzi come marchio o ditta;
3) Liceità:
il segno utilizzato non deve essere contrario all’ordine
pubblico/al buon costume
4) Veridicità:
non deve indurre in inganno sulle caratteristiche o qualità
del prodotto/servizio
Come di sceglie il marchio
Marchio nullo:
-manca di capacità distintiva o non è nuovo; è però possibile registrarli come marchio
qualora i segni descrittivi e di uso comune abbiano acquistato carattere distintivo in seguito
all’uso che se ne è fatto (secondari meaning: “LA STAMPA”;..)
E’ consigliabile effettuare ricerche di anteriorità fra marchi identici o simili, depositati o
registrati
-non sono registrabili segni che consistono esclusivamente in termini d’uso comune nel
linguaggio o nel commercio (impresa, società,… extra, super,…)
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Marchio debole:
Si avvicina alla denominazione generica del prodotto/servizio, senza coincidere
o è costituito da parole/segni che richiamano, senza identificarsi con essi, la
natura/qualità.
Meglio evitarlo
Marchio forte:
Non presenza attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei
prodotti ai quali si riferisce.
E’ consigliabile depositare/usare marchi di fantasia
Dove e quando depositare il marchio
La protezione del marchio è
limitata ai paesi per il quale è
depositato/registrato
Non esiste un marchio mondiale
a) Individuazione dei paesi nei quali depositare il marchio (quelli in cui si trovano i principali
fabbricanti concorrenti e/o i principali mercati di sbocco)
b) Valutazione della registrabilità del marchio nei paesi prescelti. Ricerche di
anteriorità (verifica che il marchio sia registrabile e non esitano marchi/diritti anteriori di terzi negli stessi paesi,
specie tra marchi simili)
c) Momento del deposito del marchio (prima di iniziare la commercializzazione del prodotto: per
godere prima dei diritti di esclusiva; per evitare il sorpasso di terzi; l’art 6-septies Convenzione di Parigi consente il
deposito del marchio del preponente da parte dell’agente/rappresentante)
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Diverse possibilità di registrazione del marchio a livello internazionale
1) Depositi di marchi nazionali in Italia e all’estero
In Italia il deposito avviene mediante presentazione domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e
marchi, tramite la locale CCIAA.
La domanda (ogni domanda, un marchio) comprende: dati richiedente, eventuale
mandatario, denominazione marchio, descrizione, classi, relativi prodotti/servizi per
cui si chiede la protezione). Allegati: dichiarazione di protezione, esemplari marchio,
copia pag.to tasse deposito.
Il marchio ha DURATA 10 ANNI dal deposito; rinnovabile per ulteriori periodi decennali.
Il mancato uso per un periodo continuativo di 5 anni dalla registrazione ne comporta la
decadenza.
E’ preceduto da ricerca di anteriorità effettuata tra i marchi nazionali italiani e quelli
internazionali aventi efficacia sul nostro territorio.
Per tutelare il marchio anche all’estero, occorre procedere a depositi nazionali del marchio
paese per paese in ciascuno stato (es. tramite mandatario).
La durata è di solito 10 anni.
Nell’ambito dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi nel caso del primo deposito di un
marchio in un paese aderente è possibile fare successivi depositi in altri paesi
convenzionati purchè entro 6 mesi dal primo deposito rivendicanto la priorità
(retroazione degli effetti alla data del primo).
L’esame differisce tra paesi: in Italia è formale (contrarietà all’ordine pubblico, carattere
ingannevole, …) e non dà garanzia che non esistano marchi anteriori in altri è
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sostanziale (esame di novità)
2) Depositi di marchi internazionali secondo l’Accordo (1891) e il
Protocollo di Madrid (ratifica 17.01.2000) (p. 53 Paesi aderenti)
Accordo di Madrid: non è un marchio avente efficacia sovranazionale ma è una
procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che dà luogo alla
concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella
domanda. Si basa su registrazione di marchio nel paese di origine: occorre
prima/contestualmente avere ottenuto la registrazione italiana del marchio
Vantaggi:
1) Semplificazione procedure (unica domanda a OMPI = Organizzazione
Mondiale Proprietà Industriale tramite amministrazione competente per paese
di origine (UIBM)
2) Costo meno elevato
Debolezza:
1) Nei primi 5 anni dalla registrazione la sopravvivenza del marchio nei paesi
designati dipende dalla registrazione nel paese di origine
Protocollo di Madrid: si può usare il protocollo per estendere il segno distintivo
italiano o le registrazioni internazionali già esistenti (ottenute ai sensi
dell’Accordo)
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Differenze Accordo/Protocollo
a) Marchio di Base
- l’Accordo prevede che la registrazione in sede internazionale possa essere concessa
a condizione che il marchio sia già registrato nel paese di origine (paese dove il
depositante ha uno stabilimento o paese dell’unione dove ha domicilio o paese di
sua nazionalità se cittadino di un paese dell’unione)
- Il Protocco prevede ai fini della registrazione internazionale che lo stesso sia
depositato e/o registrato nel paese di origine (il titolare del marchio può scegliere il
paese di origine
b) Termine per rifiuto registrazione
- Accordo: entro 12 mesi dalla data di registrazione internazionale
- Protocollo: entro 18 mesi
c) Tasse per registrazione internazionale
- Accordo: base fissa + complementare fissa
- Protocollo: possibilità di scelta del sistema di tasse individuali
d) Attacco centrale
- Accordo: se il marchio nazionale è dichiarato invalido anche la registrazione
internazionale è invalidata
- Protocollo: in caso di attacco, è possibile depositare entro 3 mesi domanda di
registrazione per lo stesso marchio (conversione) in tutti gli altri stati designati
(eccetto quello “radiato”)
e) Lingua
-Accordo: francese
-Protocollo: inglese e francese
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3) Depositi di marchi comunitari
E’ un marchio con efficacia sovranazionale. L’ambito territoriale di efficacia si
estende ai paesi UE.
Ha carattere unitario: può essere registrato/trasferito/formare oggetto di
rinuncia/decisione di decadenza/nullità/divieto di uso solo per la totalità dei paesi
UE e non per singoli paesi.
Prevede modalità di conversione del marchio comunitario nei vari marchi
nazionali.
La normativa è dettata dal regolamento istitutivo del marchio comunitario in
vigore dal 15 03 1995 (operativo da 01041996).
Si richiede tramite unico deposito presso UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione del
Mercato Interno, sede Alicante (Spagna).
L’ufficio valuta l’esistenza di impedimenti assoluti (mancanza di descrittività) e
relativi (mancanza di novità).
Come scegliere???
-Capire in quale paese si intende ottenere la tutela: se l’interesse si concentra su UE:
marchio comunitario eventualmente integrato da domanda con singoli depositi nazionali
(o internazionale)
-Consigliabile fare ricerche di anteriorità estesa ai marchi comunitari e internazionali
-Per paesi fuori accordo, singoli depositi nazionali
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BREVETTO
La realizzazione di una innovazione è un processo complesso che richiede
investimenti elevati e intorno al quale convergono due interessi
contrapposti:
-l’interesse dell’inventore
-l’interesse della collettività
Disciplina giuridica del brevetto
E’ un istituto giuridico che conferisce al suo
titolare un monopolio temporaneo di
sfruttamento dell’invenzione che consiste nel
diritto di realizzare in proprio, o di fare
realizzare da altri, l’oggetto del brevetto stesso
e conseguentemente di escludere i terzi dal
suo utilizzo
1) Al titolare del brevetto è garantita una protezione per la sua invenzione
2) Si assicura la diffusione di idee innovative a favore della collettività perché
le domande di brevetto sono soggette a pubblicazione trascorsi 18 mesi dal
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deposito
brevetto come ….
-esistenza di un diritto a produrre/vendere in esclusiva un certo bene o ad attuare
in esclusiva un procedimento produttivo
-documento che prova l’esistenza di un diritto
Dualismo: l’istituto legislativo (XV secolo) nasce per promuover il progresso e
lo sviluppo tecnico attraverso due vie:
-attraverso un premio a chi spende tempo/denaro per generare innovazione
-attraverso uno “scotto” da fare pagare a chi richiede il monopolio (tassa annuale a
partire dal quarto anno; per i primi 3 anni comprese nella tassa governativa al deposito)
Questo sistema consente di ottenere vantaggi:
1) Diffusione di conoscenze tecniche altrimenti patrimonio esclusivo di
chi ha realizzato l’innovazione
2) Stimola i terzi concorrenti
3) Recupero degli investimenti effettuati da chi ha investito
nell’innovazione
4) Alla scadenza del monopolio, consente a tutti di realizzare
l’invenzione
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Diritto di sfruttamento
esclusivo
-limitato nel tempo
-limitato territorialmente
In Italia max durata 20 anni;
La UE (Reg CEE 1768/92 e1610/96) ha
introdotto il certificato complementare di
protezione per prolungare (non oltre i 5 anni)
la durata di brevetto relativo a
farmaco/prodotto fito-sanitario soggetto a
registrazione.
Deroghe per nuove varietà vegetali
Requisiti di brevettazione
a) Novità (non compreso nello stato della tecnica: non divulgato/accessibile al pubblico)
b) Attività inventiva (originalità) (non deve risultare in modo evidente per un tecnico del settore)
c) Industrialità (suscettibile di applicazione industriale)
d) Occorre che sussista un oggetto su cui esercitare il diritto di esclusività
conferito dal brevetto identificabile nell’invenzione, cioè nella soluzione
nuova ed originale al problema tecnico
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La Normativa nazionale
(Regio Decreto 1127 del 1939 modificato dal D. Lgs del 1996 e dalla
Legge 383 del 2001)
TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI BREVETTO
1) Il BREVETTO per INVENZIONE INDUSTRIALE
2) Il BREVETTO per MODELLO DI UTILITA’
3) Il DISEGNO o MODELLO ORNAMENTALE
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1) Il BREVETTO per INVENZIONE INDUSTRIALE
Forma di tutela comunemente utilizzata in presenza di ritrovati scientifici
suscettibili di applicazione in campo industriale per dare soluzione ad un
problema tecnico
Soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico idonea
INVENZIONE
ad essere applicata in campo industriale
Requisiti per la brevettabilità:
NOVITA’ :
ritrovato non compreso nello stato della tecnica (tutto ciò che
è stato divulgato o reso accessibile al pubblico
ORIGINALITA’
l’invenzione non deve apparire evidente dallo stato dell’arto
per un esperto di settore
INDUSTRIALITA’ il ritrovato deve essere applicabile dal punto di vista
industriale
LICEITA’ l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon
costume
Durata del brevetto: 20 anni, dalla data di deposito della domanda di brevetto
e non è rinnovabile
Deposito della domanda presso CCIAA di capoluogo provincia
Domanda presentabile da parte di: cittadini italiani/stranieri, società, associazioni, più individui insieme
Rilascio del brevetto: 4-5 anni dal deposito
Esame Ufficio Brevetti Italiano di carattere formale a.a. 2010 2011
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2) Il BREVETTO per MODELLO DI UTILITA’
Può essere ottenuto in presenza di un ritrovato scientifico atto a conferire
particolare efficacia e comodità di utilizzo a macchine,strumenti, oggetti d’uso.
Si differenzia da 1) nel carattere oggettivo dei ritrovati tecnici
In presenza di nuovi metodi/procedimenti è opportuno ricorrere ad un brevetto
per invenzione
In presenza di ritrovati che facilitano/migliorano le possibilità di applicazione di
macchine/strumenti è preferibile un brevetto di utilità (per piccole invenzioni)
Durata: 10 anni, dalla data di deposito della domanda di brevetto
e non rinnovabile
Tasse: ogni 5 anni (tassa di rinnovo=
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“Possono costituirne oggetto quei ritrovati atti a conferire particolare efficacia,
o comodità di applicazione o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti d’uso in genere, quali particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti” (Normativa sui modelli: RD 1411 1940).
E’ possibile convertire in ogni momento un brevetto d’invenzione in un modello
di utilità o viceversa
All’estero il modello assume il significato di brevetto veloce (concesso senza
esame preventivo, su base procedura amministrativa formale) Germania,
Francia, Spagna, Austria, Giappone
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3) Il DISEGNO o MODELLO ORNAMENTALE
Opere del design
Industriale
disegni (bidimensionali)
o modelli
(tridimensionali)
applicati all’industria
E’ possibile tutelare l’aspetto esteriore del prodotto o di una parte di esso risultante
dalla particolare combinazione di linee, forme, colori, o altri elementi.
La disciplina è dettata dalla Direttiva 98/71/CE recepita in Italia con il
D.Lgs. 95 del 2001
Sono necessari due requisiti:
1) La NOVITA’ (novelty – se nessun disegno/modello identico è stato divulgato
prima)
2) Il CARATTERE INDIVIDUALE (individual character - l’impressione suscitata
dal modello in un utilizzatore informato che deve essere diversa da quella
suscitata da qualunque altro modello già divulgato
Durata: 5 anni, dalla data di deposito della domanda, rinnovabile per ulteriori
periodi di 5 anni fino ad un max di 25 anni
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Per prodotto si intende: qualsiasi oggetto
industriale/artigianale, compresi i componenti di un prodotto
complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli e i caratteri
tipografici
Non sono registrabili le caratteristiche di un componente del
prodotto complesso non visibili durante l’utilizzazione normale
da parte del consumatore finale
Nel nostro paese si è previsto che il diritto d’autore tuteli anche
le opere che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico
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I BREVETTI IN CAMPO CHIMICO E FARMACEUTICO
* La principale differenza tra un brevetto meccanico/elettronico e un brevetto
chimico/farmaceutico sta nel modo in cui è organizzata la descrizione brevettuale: non
disegnicostruttivi della macchina in oggetto, ma diagrammi, tabelle, dati sperimentali,
formule: esempi di attuazione (report sperimentali di laboratorio: descrizione delle
operazioni effettuate e dei risultati ottenuti)
Nel caso di brevetto chimico che riguarda una famiglia di nuovi composti riconducibile alla formula
generale: prove di sintesi delle sostanze che vi ricadono; esempio di sintesi di un composto
rappresentativo per ogni famiglia di sostanze chimiche che ricadono nella formula generale
Nel caso l’invenzione riguardi mescole o miscele di sostanze note: gli esempi devono fornire più
esempi di preparazione delle composizioni da brevettare (ricette).
Nel caso si vogliano rivendicare range/intervalli di composizione: due o tre esempi o ricette, uno
realizzato con i valori al limite inferiore, uno al limite superiore e uno intermedio
** La descrizione deve dimostrare la non ovvietà dell’invenzione: attraverso una serie di
esempi comparativi in cui le sostanze/miscele sono testate per vedere se soddisfano
certi parametri tecnologici necessari a risolvere il problema tecnico alla base
dell’invenzione o per testarne l’effetto comparando i risultati con quelli forniti da
sostanze/miscele note o con ricette al di fuori degli intervelli di comparazione
*** Nel caso di brevetti farmaceutici occorrono poi test tossicologici e clinici su animali.
**** E’ possibile ribrevettare in funzione del nuovo uso una sostanza già nota e/o una
sua variante (DDT): invenzione dipendente (brevetto di uso come brevetto di prodotto o
come brevetto di procedimento) (p. 85)
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Applicazione alla chimica/farmaceutica
dei progressi ottenuti dalla
manipolazione genetica
LE BIOTECNOLOGIE
Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzione biotecnologiche
30 luglio 1998: entro il 30/7/2000 gli stati membri dovevano conformarsi ….
campo delle scienze della Vita
Cosa si può brevettare???
Secondo la Direttiva, sequenze di DNA o di RNA corrispondenti a pezzi di gene o
a geni interi, nonché le corrispondenti proteine o peptidi codificati da tali sequenze,
purchè queste abbiano una utilizzazione pratica. (p. 87): E’ ormai prassi che
qualsiasi sequenza si possa manipolare e poi inserire in un organismo ospite dove
viene espressa: si ottengono chimere, organismi che incorporano sequenze
genetiche ad essi estranee che non potrebbero formarsi per via naturale…
Confine tra invenzione semplice e scoperta scientifica non brevettabile è labile.
La linea di demarcazione è nella risposta a: “la scoperta che ho fatto risolve un
problema tecnico?” Se si ok deposito brevetto
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LE NUOVE VARIETA’ VEGETALI
Un brevetto speciale per proteggere i creatori (costitutori) di nuove varietà
vegetali
L’Italia ha aderito alla Convenzione UPOV – Union pour la Protection des
Obtentions Vegetales) introdotte con ns. legge brevetti sulle novità vegetali:
DRP 974 del 12 agosto 1975, modificato la legge 620 14 ottobre 1985 ora
sostituito da Decr Lgs 455 del 3 novembre 1998 in vigore dal 30 marzo 1999
E’ consentita la brevettibilità di tutti i generi e specie vegetali (elenco
ministeriale)
Brevetto con durata 30 anni dalla concessione per piante a fusto legnoso (viti
incluse)
20 anni per le altre
E’ previsto solo un brevetto per prodotto; i procedimenti sono tutelabili con la
disciplina generale dei brevetti)
Dal 1995 si affianca il Regolamento CE 2100/94: privativa comunitaria (stesse
durate) nel campo dei brevetti: sono state tutelabili sin dall’inizio tutte le nuove
varietà anche quelle non incluse in IT nella tabella ministeriale
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Aspetti operativi
a) Definizione di varietà: insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico
del più brasso grado conosciuto che possa essere:
definito tramite l’espressione delle caratteristiche dei risultanti di un dato genotipo
o loro combinazioni;
distinto da qualsiasi altro insieme vegetale (almeno una caratteristica)
considerato come una unità (idoneità a moltiplicarsi invariato)
b) Definizione di costituente vegetale: insieme vegetale costituito da vegetali interi
Una privativa per ritrovati vegetabili è concedibile per una varietà: distinta,
omogenea, nuova, stabile
Differenza tra brevetto per nuova varietà vegetale e brevetto per
invenzione/modello:
Il diritto spetta alla persona che ha creato/scoperto/sviluppato la varietà o al suo
avente causa e può spettare congiuntamente a più persone
Si estende: alle varietà la cui produzione richiede l’utilizzo ripetuto della varietà
protetta; alle varietà plagio; alle varietà essenzialmente derivate
Esiste una limitazione al diritto del titolare/costitutore: il privilegio dell’agricoltore: gli
agricoltori possono usare le sementi ottenute da varietà protette (che non siano
varietà di sintesi o ibridi) senza autorizzazione del titolare ai soli fini di moltiplicazione
(p. 93)
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La brevettazione dei programmi per elaboratore
Insieme di istruzioni elementari (software) applicate ad una macchina
In Italia art 12 legge invenzioni:
Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano una
attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.
Non sono considerate invenzioni: le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi
matematici; i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per
attività commerciali e i programmi di elaboratori; le presentazioni di
informazioni.
Tale esclusione è limitata solo quando se ne richiede la protezione in quanto
tali
Ufficio Brevetti Europeo (European Patent Office EPO)
Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE)
La valutazione del contributo allo stato della tecnica fornito dall’inventore è il
criterio da utilizzare per valutare la brevettabilità o meno di un’invenzione di
a.a. 2010 2011
software.
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PERCHE’ E’ IMPORTANTE BREVETTARE
Una prima forma di valorizzazione si ottiene attraverso l’utilizzazione del
brevetto in forma attiva: consiste nell’ottenerlo per un ritrovato
(prodotto/procedimento) che si vuole realizzare in via esclusiva, o per
concedere a terzi una licenza dietro corrispettivo
a) L’azione contro i contraffattori: facoltà del titolare di agire contro
chiunque realizzi/utilizzi/commerci l’invenzione brevettata su tutto il
territorio nazionale
b) B) cessione e licenza del brevetto: stipula di un contratto di vendita o
concessione in uso a terzi (esclusiva o non esclusiva) del diritto di
realizzare/utilizzare/commercializzare il ritrovato brevettato contro il
versamento di royalty
Una secondo modo è l’utilizzazione in forma passiva: ottenere il brevetto
anche per quei ritrovati la cui produzione non è di immediato interesse, ma
serve per riservarsi lo sfruttamento futuro e impedire a concorrenti di brevettare
lo stesso ritrovato.
La funzione economica passiva si manifesta anche attraverso la pubblicazione
In sostanza brevetto come mezzo per contenere il rischio di impresa
a.a. 2010 2011
31
COSA BREVETTARE
Conviene tutelare con un brevetto il risultato di una qualsiasi ricerca che abbia
comportato un investimento importante indipendentemente dal fatto che il
risultato appaia immediatamente utile
- Investimento a lungo termine …
QUANDO BREVETTARE
Un brevetto non portato agli estremi sviluppi subito è sempre meglio di uno
assolutamente perfetto poi
COME BREVETTARE
Considerare sia la possibilità di brevetti di invenzione che per modello di utilità o
di disegni/modelli
DOVE BREVETTARE
In Italia
In Paesi esteri (estensione della domanda) (dove si hanno aspettative di
guadagno dalle vendite di prodotti; dove ci sono impianti dei
concorrenti)
1) I depositi nazionali
2) Il brevetto europeo
3) La procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)
a.a. 2010 2011
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Limitazione territoriale
1) Deposito di BREVETTO NAZIONALE
In Italia: presentazione di una domanda di deposito del brevetto, all’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che attribuisce una data di deposito, procede
ad un esame formale (non si accertano i requisiti di brevettabilità), al termine
del quale si rilascia il brevetto o è rigettata la domanda
Per ottenere la tutela in altri Paesi
2) Protezione brevettuale a livello internazionale
a) Estensione del brevetto attraverso depositi nazionali
b) Brevetto europeo
c) Brevetto internazionale tramite procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)
a.a. 2010 2011
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2) Protezione brevettuale a livello internazionale
a) Estensione del brevetto attraverso depositi nazionali
Il soggetto interessato provvede a depositare una domanda identica a quella
originaria in ciascuno dei paesi in cui intende ottenere una tutela brevettuale
La data di decorrenza (diritto di priorità) è quella del deposito della domanda
originaria, ma solo se la domanda è identica e la richiesta di estensione è
presentata entro l’anno solare successivo
Procedura costosa, lunga, complessa (ogni esame è autonomo, non sempre
solo formale, ma anche sostanziale)
Per accelerare le procedure alcuni Paesi hanno stipulato convenzioni per
l’unificazione delle procedure d’esame che si concludono però con il rilascio di
tanti brevetti nazionali ciascuno con vita propria (e non con un unico brevetto
avente validità sovranazionale)
In Germania e Giappone è previsto un sistema di esame di novità differito
In Gran Bretagna la procedura di anteriorità è separata dalla fase di esame
In Francia si usa la procedura di Avis Documentarire per cui si richiede una
ricerca di novità e viene emesso un rapporto di ricerca.
a.a. 2010 2011
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2) Protezione brevettuale a livello internazionale
b) Brevetto europeo
Convenzione: Brevetto Europeo (1973; paesi UE e non, es. Svizzera, Turchia)
Tabella pag 121 elenco paesi aderenti
Procedura di brevettazione articolata in tre fasi
1) Presentazione domanda presso Ufficio Europeo Brevetti (Monaco di Baviera o sedi
distaccate Aia e Berlino) o presso l’Ufficio nazionale, deposito della domanda, esame
formale e ricerca anteriorità, pubblicazione della domanda (solo dopo 18 mesi dal
deposito) Lingue: francese/inglese/tedesco
2) Esame di merito (esame formale e ricerca di novità; esame di novità avviato su
richiesta del titolare della domanda entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di
ricerca) e rilascio del brevetto europeo /rigetto domanda (pubblicazione sul bolletttino
ufficiale dell’UEB) e convalida del brevetto negli stati designati (nazionalizzazione)
3) Eventuale opposizione da parte di terzi entro 9 mesi
La procedura non fornisce un brevetto valido in tutti paesi richiesti, ma un fascio di brevetti
nazionali ciascuno con vita propria.
La procedura si estende a stati non UE
I singoli brevetti nazionali sono esaminati tutti allo stesso modo
I costi di esame sono inferiori (esame unico): break even point 4 paesi (oltre 4 si spende
meno rispetto a singole procedure)
a.a. 2010 2011
35
2) Protezione brevettuale a livello internazionale
c) Brevetto internazionale tramite procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)
La convenzione consente di ottenere una tutela brevettuale estesa a gran parte
dei paesi del mondo attraverso la presentazione di una unica domanda
depositabile presso:
l’Ufficio Europeo per i brevetti;
l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO, Ginevra);
gli uffici nazionali
Al deposito segue una ricerca internazionale unica (accertamento
novità/originalità dell’invenzione) ed un eventuale esame preliminare di
brevettabilità (finalizzato ad ampliare i tempi, 30 mesi che decorrono dal primo
deposito rispetto ai 12 normali, per procedere alla convalida nazionale da
effettuarsi secondo le procedure dei singoli stati.
Tale fase è però solo eventuale (su richiesta del soggetto interessato) e non
garantisce la brevettazione nei diversi paesi che procedono ad accertamenti
autonomi.
A chi conviene usarla?
-alle pmi o agli inventori in proprio in caso di invenzioni con importanti risvolti comm.li potenziali (poche risorse
finanziarie e bisogno di partner finanziatori)
-a tutte le imprese di fronte a invenzioni di valore economico altro
Perché?
-Per ottenere una protezione temporanea
-Per risparmiare 2 anni dal deposito della domanda nazionale iniziale per fare ulteriori verifiche di fattibilità
a.a. 2010
-Per ottenere al termine della procdura una certa sicurezza
sulla2011
validità brevettuale dell’invenzione
36
Il modello Internazionale
La protezione dura 5 anni ed è soggetto a rinnovo)
p. 134 tabella Accordo AIA 2002
Il regolamento comunitario sul design (dal 6 marzo 2002)
Domanda di disegno o modello unitaria (design registrato)
Durata tutela 25 anni
Tutela anche il design non registrato (3 anni)
L’utilità delle ricerche brevettuali (letteratura brevettuale)
a) Per capire cosa è lecito/non lecito produrre senza ledere interessi altrui
b) Per conoscere le strategie brevettuali della concorrenza
c) Per orientare il lavoro di ricerca/di progetto
Bollettini periodici emessi da uffici nazionali e internaizonali
Pubblicazioni periodiche curate da enti privati internazionali
a.a. 2010 2011
37
CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE
Know how?
The know how to do it
Qualunque conoscenza suscettibile di applicazione economica e in particolare
le conoscenze relative alla fabbricazione di un prodotto/applicazione di un
processo produttivo, alla prestazione di un servizio, alla commercializzazione di
prodotti.
Conoscenze segrete
CONOSCENZE NON BREVETTATE
Conoscenze non segrete
(assitsenza tecnica, servizi addestramento, training)
“Insieme delle conoscenze segrete, non brevettate, tecniche o
commerciali, trasmissibili per iscritto o in altra forma”
a.a. 2010 2011
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Segreto di impresa e sua tutela
v. p. 145 testo
Art. 2598 c.c.
Art 6-bis L. invenzioni (Dlgvo 198/96)
Art 2105 c.c. (obbligo di segretezza del dipendente)
Art 621 cod pen (documenti segreti)
Art 622 cp (segreto professionale)
Art 623 cd (segreto industriale)
Costituisce atto di concorrenza sleale ed è quindi vietata, la rivelazione,
l’acquisizione o l’utilizzazione di informazioni aziendali segrete, in modo contrario
alla correttezza professionale
Tutela del segreto e tutela brevettuale
Quando si viola segreto altrui
Le conoscenze brevettuali sono protette di per
sé e non in considerazione della condotta del
soggetto che le viola, mentre le conoscenze
segrete sono protette solo in presenza di un
comportamento professionalmente scorretto,
cioè in ipotesi di concorrenza sleale
In presenza di slealtà di comportamento:
-sottrazione di segreti col concorso di dipendenti
dell’impresa concorrente/consulenti/altri
collaboratori
-sottrazione di segreti tramite spionaggio industriale
-sottrazione di segreti tramite storno di dipendenti
-concorrenza dell’ex dipendente con l’uso di notizie
segrete del precedente datore di lavoro
a.a. 2010 2011
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Cosa si intende per segreto
Segreto aziendale: tecnico, commerciale, industriale,
organizzativo, gestionale
Come devono essere le informazioni
Segrete
Avere valore economico in quanto segrete
Sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete
Quando le informazioni sono segrete
Quando non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione/combinazione di loro
elementi generalmente note o facilmente
accessibili a esperti e operatori del settore
Non tutte le informazioni con valore patrimoniale, ma solo quelle di livello sufficiente ad attribuire
al loro titolare un vantaggio apprezzabile di tempi/costi/qualità sui propri concorrenti = vantaggio
concorrenziale
La difesa dei segreti di impresa in azienda e nei rapporti con i terzi
Identificare le informazioni
Prevedere accordi di segretezza con i dipendenti
Fornire a terzi informazioni solo strettamente necessarie (clausole contrattuali)
a.a. 2010 2011
40
CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE
Come sfruttare le proprie tecnologie (licencing out)
a) Sfruttamento in proprio per la fabbricazione e distribuzione di prodotti
b) Concessione a terzi che le utilizzeranno per la
fabbricazione/commercializzazione dei loro prodotti
a)
•
Sfruttamento in proprio
Mediante fabbricazione dei prodotti (decentramento produttivo)
Mediante distribuzione dei prodotti (decentramento commerciale)
agenti, distributori e altri intermediari all’estero (contratti di agenzia, di
concessione di vendita (contratti di distribuzione)
• Procacciatori di affari, contratti di deposito, contratti di distribuzione selettiva,
contratti di franchising
• Costituzione di società e joint venture all’estero
b) Contratti di trasferimento delle tecnologie
• Aventi per oggetto un brevetto
• Aventi per oggetto un know-how (segreto)
• Di insegnamento tecnico
a.a. 2010 2011
41
b) Contratti di trasferimento delle tecnologie
1) Contratti di cessione e licenza di brevetto (come per vendita/locazione beni
materiali)
2) Contratti di know-how : accordo tramite il quale una parte comunica all’altra una o
più informazioni segrete, dietro corrispettivo
3) Contratti di insegnamento tecnico: accordo con cui una parte (concedente o
licenziante) insegna all’altra parte (ricevente o licenziataria) come fabbricare un
prodotto o applicare un procedimento produttivo, indipendentemente dal suo
carattere brevettato o segreto. Scopo: imparare come si usa una tecnologia; rivelare
segreti industriali.
Le normative sui contratti di trasferimento di tecnologia
Norme antitrust; legislazioni su importazioni tecnologiche dei paesi in via
di sviluppo; norme su obbligazioni e contratti; norme di diritto internazionale
privato e processuali; leggi/codici su proprietà industriale e intellettuale; norme
valutarie e fiscali; …
a.a. 2010 2011
42
Tab. p. 162-163
Normativa antitrust dell’Unione Europea
Art. 81 Trattato UE: sono vietate le intese/accordi relativi a contratti di
trasferimento di tecnologia che rechino pregiudizio al commercio tra gli stati
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire/restringere/falsare la
concorrenza nel mercato comune.
Le intese vietate sono nulle ma possono esserci esenzioni quando ricorrono
condizioni positive e non sussistono condizioni negative.
Le esenzioni possono essere individuali (concessa caso per caso) o per
categoria (interi tipi contrattuali)
Regolamento CE 240/1996 di esenzione dei contratti di trasferimento
tecnologia
Contratti di licenza pura di brevetto
Contratti di licenza pura di know-how
Contratti di licenze miste di brevetto e know-how
Licenze pure o miste di brevetto e know-how con clausole accessorie relative
a marchi o altri diritti di proprietà industriale
L’art. 1 elenca le clausole restrittive della concorrenza che sono esentate
L’art 2 elenca le clausole non restrittive comunque esentate
L’art. 3 elenca le pattuizioni vietate
a.a. 2010 2011
43
pattuizioni vietate
Restrizioni territoriali eccedenti la durata
Restrizioni alle importazioni parallele
Fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti licenziati
Obbligo di non concorrenza
Limiti allo sfruttamento della tecnologia nell’ambito della stessa
applicazione tecnica/di uno stesso mercato se le parti erano concordi
Limiti al volume di produzione
Quando è conveniente trasferire la propria tecnologia
- Quando non è in grado di sfruttarla direttamente in modo efficiente
La verifica dello stato della tecnologia prima della conclusione del contratto
-per la parte che riceve la tecnologia
-nel caso di contratti aventi ad oggetto brevetti
La fase della trattativa e gli accordi di segretezza
-comunicazione delle informazioni tecniche solo strettamente necessarie
-conclusione di un accordo di segretezza (penale)
a.a. 2010 2011
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Il contenuto dei contratti di trasferimento di tecnologia
Titolo del contratto e identificazione delle parti (Patent license agreement = contratto di
licenza di brevetto; Know-how license agreement = Contratto di licenza di know-how;
Technical assistance agreement = Contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica;
contratto di licenza di tecnologia = Technology license agreement)
La clausola di concessione della licenza: identificazione di:
* tecnologie oggetto di licenza: identificazione dei brevetti; del know-how (descrizione
dettagliata tramite elenco analitico o indicando lo scopo a cui è finalizzata la comunicazione
del know-how);
* prodotti licenziati;
* territorio contrattuale: in certi territori (clausola di esclusiva) per cui il licenziante chiede al
licenziatario di non fabbricare/vendere (divieto di esportazione) al di fuori del territorio della
licenza
Obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze
Metodi usati per trasferire tecnologie
utilità della trascrizione del contratto avente per oggetto brevetti; documentazione e
assistenza tecnica, addestramento; Tecnologia di base e miglioramenti; package licencing
(licenza di brevetto + della ditta + di marchio, + vendita componeti, prodotti finiti, macchinari
+ licenza software,…)
Clausole relative ai pagamenti (forfettari= lump sum; a canoni (royalties); commisurati al
tempo impiegato per la prestazione di una certa attività (fees)
Tassazione dei pagamenti (ritenuta alla fonte)
Normative valutarie
Clausola di segretezza
a.a. 2010 2011
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I contratti di utilizzo dei marchi
Utilizzo diretto o tramite intermediari (cautele relative alla costruzione rete di
vendita all’estero
Concessione del marchio a terzi: contratti di cessione o di licenza del marchio
contratti di merchandising
Cessione e licenza di marchio
Con la cessione il cedente cede la titolarità al cessionario dietro pagamento di prezzo
Con il contratto di licenza concede al licenziatario il diritto di godimento temporaneo del
marchio
Licenza di marchio
Il licenziante concede il diritto di contrassegnare con il marchio dei prodotti/servizi
appartenenti allo stesso genere merceologico di quelli fabbricati/commercializzati dallo stesso
licenziante
Dalla licenza di marchio non deve derivare inganno per il consumatore (prodotti
contrassegnati, di qualità inferiore)
Contratto di licenza di merchandising
Il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare prodotti/servizi differenti da
quelli per cui il marchio era stato originariamente adottato.
Importanza delle verifiche preventive e della
del contratto
a.a. trascrizione
2010 2011
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Valutazione delle
immobilizzazioni immateriali
Come le materiali partecipano all’attività
produttiva per più esercizi e concorrono
alla formazione del risultato economico
dell’esercizio attraverso le quote di
ammortamento
 Complessità: è difficile valutare il valore; è
incerta la presunta vita utile

a.a. 2010 2011
47
OIC 24
Requisito essenziale: attitudine ad essere
singolarmente trasferita o liberamente ceduta
a soggetti esterni.
Costi pluriennali
Costituiti dalla capitalizzazione di oneri che non si concretizzano nell’acquisto o
nella produzione interna di beni o diritti, ma che non esauriscono la loro utilità
nell’esercizio in cui sono sostenuti:
Costi d’impianto e ampliamento, costi di ricerca, costi di pubblicità
Avviamento
Attitudine dell’impresa a produrre redditi medi prospettici in misura superiore a
quella ritenuta “normale” per il tempo/luogo considerati, purchè acquisito
esclusivamente a titolo oneroso e non internamente generato.
Beni immateriali veri e propri
Aventi una propria identificabilità e individualità. Di solito rappresentati da diritti
giuridicamente tutelati in virtù dei quali conferiscono all’impresa il potere di
sfruttare, per un periodo di tempo determinato, i benefici economici futuri attesi
da tali beni. Comprendono:
Diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
(diritto d’autore, art. 2575), concessioni, licenze (di derivazione
pubblicistica), marchi (registrati, e non).
a.a. 2010 2011
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Costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità




Per la loro iscrizione occorre il consenso del collegio
sindacale
Devono essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a 5 anni
Fino al completamento dell’ammortam. si possono
distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire costo non ammortizzato
Indicare in nota integrativa composizione, ragione di
iscrizione e criteri di ammortamento
a.a. 2010 2011
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



Valutazione sulla base del loro valore d’uso ovvero
l’utilità che gli stessi saranno in grado di generare
attraverso il futuro svolgimento della gestione
Per essere capitalizzati devono avere come corrispettivo
futuri flussi di ricavo
Sono iscritti al costo di acquisto (si computano i costi
accessori) o al costo di produzione (comprende tutti i
costi direttamente imputabili e può comprendere anche
altri costi ragionevolmente imputabili relativi al periodo di
fabbricazione-fino al momento in cui il bene può essere
utilizzato, e anche gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi
Possono essere soggetti a perdite di valore e a ripristino
di valore (quest’ultimo con eccezione per avviamento e e
costi pluriennali)
Ricerca:
Applicata
Di base
Per lo sviluppo
(Ufficio Europeo Brevetti)
Requisti per brevettabilità:
Novità, originalità, industrialità, liceità
a.a. 2010 2011
50
Testi/Parti del Programma di riferimento
1)
2)
Parente R., Creazione e sviluppo dell’impresa innovativa,,
Giappichelli, To, 2004, Cap. Sesto
Costa C., Baldini C., Plebani R., Marchi, Brevetti, Know-how e
licencing, Studio Torta srl, Centro Estero Camere Commercio
Lombardo, 2003.
a.a. 2010 2011
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