Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE
Parte 2
Capitolo 2:
Rischio di confusione
B. Somiglianza dei prodotti e servizi
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
1
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
SOMARIO
CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE.....................................................5
B.
SOMIGLIANZA TRA I PRODOTTI E SERVIZI....................................5
I.
INTRODUZIONE .................................................................................5
II.
LA SPECIFICAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI ............................6
1.
2.
In generale ......................................................................................6
La classificazione di Nizza ..............................................................6
2.1 L’inclusione dei prodotti nella stessa classe non costituisce prova
conclusiva della loro somiglianza..................................................6
2.2 La classificazione di Nizza quale strumento per interpretare la
specificazione ...............................................................................7
III.
IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO ..................................................10
IV.
SOMIGLIANZA DEI PRODOTTI E SERVIZI: UNA QUESTIONE DI
GRADO .............................................................................................12
1.
2.
V.
Introduzione ..................................................................................12
Valutazione del grado di somiglianza tra i prodotti e servizi..........13
2.1 Necessità di risposte espresse e coerenti..................................13
2.2 Come effettuare la valutazione della somiglianza tra i prodotti e
servizi..........................................................................................13
2.1.1. In generale .......................................................................13
2.1.2. Somiglianza tra i segni e carattere distintivo del marchio
anteriore: incidenza sul rischio di confusione, ma non sulla
somiglianza tra i prodotti e servizi.........................................13
2.1.3. Linea di demarcazione “assoluta” della somiglianza ........14
2.1.4. Casi limite (lontana somiglianza/dissimiglianza)...............15
SOMIGLIANZA TRA I PRODOTTI: FATTORI PRESI IN
CONSIDERAZIONE ..........................................................................17
1.
2.
Principi generali ............................................................................17
I fattori specifici di somiglianza applicati al raffronto tra i prodotti e
servizi............................................................................................19
2.1 Introduzione: la distinzione tra i fattori può presentare difficoltà 19
2.2 Natura ........................................................................................19
2.2.1 Considerazioni generali........................................................19
2.2.2 Le varie caratteristiche dei prodotti che ne definiscono la
natura ...................................................................................22
2.2.3 Rapporto con gli altri fattori ..................................................25
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
2.3 Destinazione ..............................................................................25
2.3.1 Definizione di destinazione ..................................................25
2.3.2 Determinazione del livello appropriato di astrazione ............25
2.3.3 Esempi di destinazione dei prodotti e servizi identica/simile e
differente...............................................................................26
2.3.4 Incidenza della diversità di destinazione sulla constatazione
della somiglianza ..................................................................27
2.3.5 Rapporto con gli altri fattori ..................................................28
2.4 Modalità d’uso............................................................................28
2.5 Come distinguere in modo corretto i fattori natura – destinazione
– modalità d’uso..........................................................................30
2.6 Prodotti complementari ..............................................................31
2.6.1 Principi .................................................................................31
2.6.2 Esempi generali ...................................................................32
2.6.3 Accessori .............................................................................33
2.6.4 Carattere complementare definito in base alle abitudini dei
consumatori ..........................................................................34
2.6.5 Prodotti ausiliari o accessori ................................................34
2.6.6 Merci offerte a scopi promozionali dai fabbricanti di prodotti o
prestatori di servizi................................................................35
2.6.7 Rapporto con altri fattori.......................................................36
2.7 Prodotti tra loro in concorrenza ..................................................36
2.8 Canali di distribuzione, in particolare collocazione nei medesimi
punti di vendita............................................................................37
2.8.1 Principali categorie di canali di distribuzione........................37
2.8.2 Rilevanza del medesimo canale di distribuzione, in generale
.............................................................................................38
2.8.3 Rilevanza del medesimo punto di vendita al dettaglio, in
particolare.............................................................................38
2.8.4 Rapporto con altri fattori.......................................................40
2.9 Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali ............40
2.9.1 Principi .................................................................................40
2.9.2 Importanza della diversità di pubblico rispetto alla
somiglianza...........................................................................40
2.9.3 Rapporto con altri fattori.......................................................42
2.10 Origine abituale.........................................................................42
2.10.1 Origine abituale, ossia le imprese che detengono il controllo
.............................................................................................42
2.10.2 Luoghi di produzione e/o metodi di fabbricazione identici o
simili .....................................................................................47
2.10.3 Rapporto con altri fattori.....................................................49
3.
Somiglianza dei prodotti: materie prime, ingredienti e parti o
componenti, accessori ..................................................................49
3.1 Materie prime .............................................................................49
3.2 Ingredienti di cibi preparati.........................................................49
3.3 Parti, componenti e accessori ....................................................51
4.
Il raffronto tra i servizi....................................................................52
4.1 Natura ........................................................................................52
4.2 Servizi complementari................................................................52
4.2.1 Carattere complementare riconosciuto (somiglianza) ..........52
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
4.2.2 Carattere complementare negato (dissimiglianza) ...............53
4.3 Servizi in concorrenza tra loro....................................................53
4.4 Pubblico di riferimento ...............................................................53
4.5 Origine abituale..........................................................................54
5.
Il raffronto tra prodotti e servizi......................................................55
5.1 In generale .................................................................................55
5.2 Servizi normalmente forniti ai clienti senza che sia necessario
acquistare i prodotti corrispondenti (o viceversa)........................55
5.3 Servizi ausiliari rispetto ai prodotti, cioè normalmente forniti
insieme ai prodotti (o viceversa) .................................................57
5.3.1 Prodotti e servizi dissimili .....................................................57
5.3.2 I prodotti e i servizi possono essere (lontanamente) simili ...58
VI.
PRODOTTI E SERVIZI SPECIFICI A CONFRONTO........................62
1.
2.
Prodotti e servizi IT/telco...............................................................62
Somiglianza tra servizi di vendita al dettaglio tra loro e tra prodotti e
servizi di vendita al dettaglio .........................................................63
3.
Calzature, abbigliamento, cappelleria, borsette e accessori .........64
3.1 Calzature e abbigliamento sono simili........................................64
3.2 Cappelli e articoli di abbigliamento sono simili ...........................65
3.3 Borsette e articoli di abbigliamento sono simili ..........................65
3.4 Accessori specifici per articoli di abbigliamento .........................65
4.
Prodotti farmaceutici .....................................................................66
4.1 Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici ......................66
4.2 Prodotti farmaceutici e cosmetici ...............................................66
VII. INTERRELAZIONE TRA FATTORI...................................................68
1.
2.
Fattori dominanti ...........................................................................68
Interdipendenza dei fattori.............................................................69
VIII. CONCLUSIONE................................................................................71
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
CAPITOLO 2: RISCHIO DI CONFUSIONE
B.
SOMIGLIANZA TRA I PRODOTTI E SERVIZI
I.
INTRODUZIONE
Se manca l’identità tra i prodotti e servizi in conflitto, la loro somiglianza
costituisce una conditio sine qua non per la constatazione di un rischio di
confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. Sulla
questione della somiglianza tra i prodotti e servizi a cui si riferiscono i segni in
conflitto è intervenuta la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Nella sentenza Canon, la Corte ha ritenuto la somiglianza tra i prodotti o
servizi una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo
1, lettera b), RMC:
“(…) resta necessario, anche nell’ipotesi in cui sussista identità con
un marchio il cui carattere distintivo è particolarmente forte,
dimostrare che sussiste somiglianza tra i prodotti o servizi
contraddistinti. Infatti (…) un rischio di confusione presuppone
un’identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati (punto
22)”.
Come si è rilevato nella precedente sezione A I 2.1., i prodotti e servizi sono
prodotti in senso ampio e il termine “prodotti” va utilizzato anche per far
riferimento sia ai prodotti che ai servizi. Ciò è in linea con la consuetudine
commerciale secondo cui tale termine non fa riferimento ai soli prodotti intesi
come beni materiali, ma anche ai servizi. Un prodotto finanziario, ad esempio,
rientra nella categoria dei servizi. In molte decisioni passate della DO il
termine “prodotti” è stato invece utilizzato in un senso più ristretto, ossia per i
prodotti intesi come beni materiali.
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
II.
LA SPECIFICAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI
1.
In generale
I precedenti capitoli della sezione relativa all’identità, in cui è illustrato lo
schema generale della valutazione dei prodotti e servizi (v. sopra, parte AZ I
2), hanno altresì rilevanza nel contesto della valutazione della somiglianza tra
i prodotti e servizi.
Per quanto riguarda, in particolare, l’uso di categorie ampie nelle
specificazioni, va ricordato che quando una serie di prodotti o servizi
specificamente designati dal marchio anteriore viene coperta da
un’espressione generica utilizzata nella domanda di MC, la prassi
raccomandata è di considerare i rispettivi prodotti identici, in quanto “il
prodotto specifico (X) è compreso nella categoria generale (X+). Poiché
l’Ufficio non può, di propria iniziativa, scindere la categoria (X+), il richiedente
deve limitare la domanda eliminando la categoria specifica dalla
specificazione, al fine di evitare una constatazione di identità” (v. sopra,
sezione A.I.2.5).
Inoltre, ciò si applica anche se vi è somiglianza tra un prodotto o servizio del
tutto specifico tutelato dal marchio anteriore ed una categoria generale della
domanda di MC. Se il richiedente non procede ad una adeguata limitazione
della sua specificazione, la domanda dovrà essere respinta per tale categoria
generale. Non vi è alcuna teoria fondamentale in base alla quale entrambe le
specificazioni dovrebbero riguardare più o meno la stessa quantità di prodotti
o servizi in termini economici.
Esempio:
I servizi di consulenza connessi all’installazione, manutenzione e riparazione
di macchinari sono simili ad una macchina molto specifica, in particolare alla
tagliatrice laser [1390/2001 (focus (fig.) / FOCUS (cl. 7, 37) (FR)].
2.
La classificazione di Nizza
2.1
L’inclusione dei prodotti nella stessa
costituisce prova conclusiva della loro somiglianza
classe
non
La circostanza che i prodotti di cui trattasi siano elencati nella stessa classe
della classificazione di Nizza non è, di per sé, un indice di somiglianza. Ai
sensi della regola 2, paragrafo 4, REMC, la classificazione di Nizza serve
esclusivamente a fini amministrativi e, in quanto tale, non può essere l’unico
elemento in base al quale pervenire alla conclusione che i prodotti e servizi
siano simili.
Per tale motivo, l’argomento addotto in un procedimento, secondo cui
strumenti scientifici sarebbero simili a interruttori, sensori e dispositivi di
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
controllo, in quanto sono tutti compresi nella classe 9, non è stato considerato
fondato.
371/1999 TAMRON (cl. 9) / AMRON (cl. 9) (EN).
2.2
La classificazione
interpretare la specificazione
di
Nizza
quale
strumento
per
Nonostante la regola 2, paragrafo 4, REMC, occorre rilevare come la
classificazione dei prodotti e servizi ricalchi in certa misura gli stessi principi
che presiedono all’analisi della somiglianza tra i prodotti e servizi. In casi del
genere, i prodotti o servizi ricompresi nella stessa classe possono di fatto
essere simili.
La classificazione internazionale consta di 45 classi di prodotti e servizi definiti
in base ad indicazioni generali (“titoli delle classi”), integrate da osservazioni
generali e note esplicative, così come l’Elenco Alfabetico dei prodotti e servizi
conteneva (…) alcune voci con l’indicazione della relativa classe di
appartenenza. La classificazione internazionale è vincolante per l’Ufficio
(regola 2 REMC). La consultazione delle osservazioni e delle note è spesso di
ausilio nella ricerca del risultato corretto..
Così, nei casi in cui la formulazione della specificazione è ampia o non
sufficientemente chiara, il riferimento alla classificazione di Nizza può essere
utile per chiarire il tipo di prodotti di cui trattasi o per ricavare elementi
aggiuntivi che possono risultare pertinenti ai fini del raffronto.
Ad esempio, i prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, di cui alla
classe 1, possono essere solo prodotti chimici. Gli aperitivi, di cui alla classe
33, saranno necessariamente alcolici e quindi non identici agli aperitivi
analcolici.
546/1999 SYS (cl. 1) / SYSTOL (cl. 1) (EN),
1003/1999 MOROS (cl. 7, 12) / MORO (cl. 7, 8, 12, 37) (ES).
Le bevande alcoliche ed analcoliche contenenti malto, di cui alla classe 32,
includono bibite come le birre nella classe 32, ma non bibite simili al whisky,
dato che quest’ultima bevanda rientra nella classe 33.
865/2002 Bit / American Bud (fig.) (DE)
I rivestimenti per pavimenti; tappetini e stuoie per veicoli; zerbini rivendicati
dal richiedente non sono simili ad automobili e loro parti dell’opponente.
Secondo la classificazione di Nizza, l’espressione automobili e loro parti
indica le autovetture e le loro parti strutturali ed essenziali. Non è questo il
caso dei rivestimenti per pavimenti; tappetini e stuoie per veicoli; zerbini. Si
tratta di prodotti che non sono parti essenziali o componenti delle autovetture.
R 969/2000-1 S-TYPE / S-CLASS (EN)
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Inoltre, il riferimento al numero della classe può servire per chiarire il tipo di
prodotti di cui trattasi.
Esempio:
Fili, spille, aghi e fissaggi, compresi nella classe 17, sono stati ritenuti dissimili
da spille e aghi; cerniere, compresi nella classe 26. “La classe 17 della
classificazione di Nizza si riferisce a prodotti utilizzati nel settore della
costruzione. La classe 26, a sua volta, si riferisce a piccoli articoli per cucire
(merceria). Pertanto i prodotti sono di natura completamente differente e non
sono tra loro in rapporto di concorrenzialità né di intercambiabilità”.
764-1999 ALFA / ALPHA (EN)
Nel suo saggio “Guide to the Nice Agreement concerning the international
classification of goods and services” (edizione 2000, v. pag. 25), Jessie N.
Marshall scrive quanto segue:
Quanto ai titoli delle classi, la loro struttura non è uniforme. Alcuni titoli
possono inglobare altri coprendo tutti i prodotti compresi nella classe. Ad
esempio, tutti i prodotti compresi nella classe 5 discendono dalla prima frase
“prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici”.
Inoltre, la linea divisoria tra alcuni titoli di classi è evanescente. È il caso ad
esempio dei prodotti cartacei (carta, cartone e prodotti in queste materie, non
compresi in altre classi) e degli stampati di cui alla classe 16 (v. Marshall,
pag. 89).
Va altresì rilevato, a questo riguardo, che le classi della classificazione di
Nizza sono strutturate in base a criteri che possono di fatto assumere
rilevanza ai fini dell’analisi della somiglianza. Nel testo di Marshall è indicato il
seguente esempio chiarificatorio:
classe 1: funzione [ossia un aspetto di “natura”]
… i prodotti sono correttamente classificati nella classe 1 se le loro
funzioni si basano sulle loro proprietà chimiche anziché su specifiche
applicazioni alle quali i prodotti possono essere assoggettati.
(pagg. 1 e seg.)
classe 3: destinazione
Tutte le voci relative a cosmetici, igiene personale (diversa dall’uso
medico) e alla pulizia e lucidatura in generale sono classificati nella
classe 3. ... Vi sono molte voci che possono essere classificate nella
classe 3 e in un’altra classe, a seconda dell’uso che se ne faccia
come cosmetici o articoli da toletta oppure per un altro uso molto
specifico (pag. 14).
classe 18: natura, destinazione
La maggior parte degli articoli in pelle sono classificati nella classe
18, salvo il caso in cui, alla luce della loro destinazione d’uso, non sia
più idonea la classificazione in una diversa classe (pag. 101).
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
classi 20 e 21: prodotti vari – nessuna indicazione di somiglianza
Tali classe vengono spesso confuse le une con le altre, poiché
entrambe fanno riferimento a prodotti vari e comprensivi di vari
generi. … ciascuna classe comprende solo prodotti vari aventi una
composizione materiale specificata (pag.108).
classe 32: prodotti concorrenziali
… la classificazione delle birre in questa classe si basa sulla loro
caratteristica di bevande leggere alternative (pag. 159).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
III.
IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il territorio nel quale il marchio anteriore è stato registrato determina altresì
l’estensione geografica del raffronto. Ciò ha rilevanza nella misura in cui le
abitudini nazionali dei consumatori o le consuetudini commerciali possano
avere un’incidenza sul modo in cui i prodotti sono fabbricati, distribuiti o
consumati (modalità d’uso) nel territorio di cui trattasi.
R 0208/2000-3 BOWMAN’S / BOWMORE (EN),
R 0331/2001-3 (fig.) / (fig.) (EN),
R 0536/2001-3 & 674/2001-3 NEGRA MODELO / MODELO (EN).
Secondo la prassi della DO, le differenze esistenti tra i mercati nazionali
devono essere prese in considerazione in sede di comparazione dei prodotti e
servizi. Ciò può condurre a risultati differenti per quanto riguarda la
somiglianza di determinati prodotti nei diversi territori.
Tale approccio non è contrario alla nozione di consumatore europeo unico.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il consumatore medio si
presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto
(sentenza Lloyd, punto 26), indipendentemente dalla sua cittadinanza o
residenza.
Il fatto di tener conto delle abitudini di consumo nazionali, come quelle relative
alle bevande (ad esempio, l’abitudine di mescolare vino e acqua in
Germania), non contraddice al criterio del consumatore “normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto”. Se l’Ufficio non tenesse
conto delle abitudini di consumo, nel caso in cui il diritto anteriore sia un
marchio nazionale, non sarebbe in grado di valutare in modo adeguato il
rischio di confusione nello Stato membro considerato. Basando le proprie
decisione su un’abitudine di consumo fittizia, l’Ufficio correrebbe il rischio che
tali decisioni differiscano da quelle delle autorità degli Stati membri (uffici e/o
tribunali dei marchi), le quali tengono conto di tali abitudini nazionali. Una
prassi del genere sarebbe in contrasto con l’obiettivo di evitare la mancanza
di uniformità delle decisioni concernenti uno stesso territorio,
indipendentemente dal fatto che esse siano adottate da autorità nazionali o
comunitarie.
Le abitudini nazionali possono altresì influire sulla percezione dei prodotti e
servizi da parte del consumatore, incidendo sulla sua attenzione, ossia su un
aspetto di regola trattato nell’ambito della valutazione globale del rischio di
confusione.
Esempio:
Nel procedimento 1999-2001, Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN), si è accertato
che i consumatori mescolano bevande alcoliche ed analcoliche, specie nel
mercato tedesco dove le bevande mescolate sono molto popolari. I canali di
distribuzione dei due prodotti, bevande alcoliche (eccetto birre) e “acque
minerali e gassate ed altre bibite analcoliche; bibite alla frutta e succhi di
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
frutta” sono stati anch’essi considerati simili in Germania. Entrambe le categorie
di prodotti sono reperibili nei supermercati e negli spacci l’una accanto all’altra sugli
stessi scaffali. Inoltre, in Germania è probabile che i produttori di bevande alcoliche
(eccetto birre) producano parimenti i prodotti coperti dall’altro marchio.
Si veda però anche il procedimento R 36/2002-3, Lindenhof/LINDERHOF
(fig.) (DE), nel quale la Commissione di ricorso ha ravvisato solo una lontana
somiglianza tra il vino frizzante (“Sekt”) e, in particolare, i succhi di frutta e le
acque minerali nel territorio tedesco di riferimento. Tale lontana somiglianza è
stata ritenuta insufficiente per dimostrare un rischio di confusione, ancorché i
marchi fossero molto simili sul piano fonetico.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
IV.
SOMIGLIANZA DEI PRODOTTI E SERVIZI: UNA QUESTIONE DI
GRADO
1.
Introduzione
Richiamando parte del settimo ‘considerando’ RMC, la Corte ha dichiarato:
“(…) la valutazione del rischio di confusione ‘dipende da numerosi
fattori, e segnatamente (…) dal grado di somiglianza tra il marchio
d’impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati” (sentenza
Sabèl, punto 22).
Da questa affermazione della Corte discende che il grado di somiglianza tra i
prodotti e servizi dev’essere valutato in ciascun caso singolo. Insieme al
grado di somiglianza tra i segni, al grado di carattere distintivo del marchio
anteriore (v. sentenza Sabèl, punto 24), al livello di avvedutezza e di
attenzione del consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi (v.
sentenza Lloyd, punto 26) e ad ogni altro fattore pertinente nel caso di specie,
il grado di somiglianza dei prodotti e servizi costituisce il fondamento per la
determinazione della probabilità che si determini una confusione.
Il settimo ‘considerando’ RMC precisa inoltre come va interpretata la
somiglianza tra i prodotti o servizi:
“(…) è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio
di confusione”.
La Corte ha definito il rischio di confusione nei seguenti termini:
“Costituisce (...) un rischio di confusione (…) la possibilità che il
pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione
provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese
economicamente legate tra loro (…).
(...) l’esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il
pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla
stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente
legate tra loro (sentenza Canon, punti 29 e 30)”.
L’importanza della comunanza di origine (intesa in senso ampio)
sull’ampiezza del rischio di confusione è rivelatrice del tipo di somiglianza
necessaria per quanto riguarda i prodotti e servizi posti a confronto.
Le connessioni esistenti tra i prodotti/servizi devono essere idonee ad evocare
una loro provenienza dalla stessa impresa o da imprese economicamente
collegate (v. sentenze del TPG, causa T-99/01, MYSTERY (fig.) / Mixery,
punto 41, e causa T-110/01 HUBERT (fig.) / SAINT-HUBERT 41, punto 46
(impugnazione pendente dinanzi alla Corte di giustizia).
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
2.
Valutazione del grado di somiglianza tra i prodotti e servizi
2.1
Necessità di risposte espresse e coerenti
La constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione presuppone che si
risponda espressamente nella decisione al problema della somiglianza tra i
prodotti o servizi di cui trattasi. Ciò discende dall’articolo 8, paragrafi 1, lettera
b), e 5, RMC. Se i prodotti o servizi sono considerati simili, l’accertamento
della somiglianza deve altresì contenere l’indicazione del grado di tale
somiglianza.
L’accertamento del punto se i prodotti o servizi siano o no simili (e in caso
affermativo, in quale grado) è di solito contenuto nella parte “somiglianza dei
prodotti/servizi” della decisione. In casi estremi, l’accertamento può non
essere compiuto in tale parte, bensì solo nella parte finale “conclusione” (v.
oltre, sub 4.2.2.d.).
Inoltre, la valutazione in merito alla somiglianza tra i prodotti o servizi deve
essere coerente. Ciò implica che non si pervenga a risultati discrepanti in
decisioni distinte per quanto attiene agli stessi prodotti e servizi raffrontati.
2.2
Come effettuare la valutazione della somiglianza tra i
prodotti e servizi
2.1.1. In generale
È necessario che l’accertamento si basi sulla realtà di mercato, cioè tenga
conto degli usi consolidati nel pertinente settore industriale o commerciale.
Tali usi, in particolare le prassi commerciali, hanno carattere dinamico e sono
in costante mutamento.
L’esaminatore può conoscere gli usi basandosi sui fatti e sulle prove addotti
dalle parti. Vi possono inoltre essere fatti pertinenti considerati “notori” e che
non richiedono quindi alcuna prova. Non può tenersi conto di fatti che non
siano dimostrati per mezzo di prove né si possano considerare notori (cfr.
articolo 74, paragrafo 1, RMC). Sulla distinzione tra questioni di diritto e
questioni di fatto, v. sopra (sub A III.5.) e le direttive relative all’ammissibilità e
alle questioni procedurali (parte C II).
È importante che l’esaminatore si astenga dal compiere qualsiasi
supposizione in ordine alle condizioni del mercato, ad esempio riguardo a
macchinari o prodotti informatici o servizi commerciali. Frasi del tipo “È ben
possibile che alcuni produttori dei prodotti X operino anche nella fabbricazione
dei prodotti Y” o parole come “forse” devono essere evitate.
2.1.2. Somiglianza tra i segni e carattere distintivo del marchio
anteriore: incidenza sul rischio di confusione, ma non sulla
somiglianza tra i prodotti e servizi
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
La somiglianza tra i prodotti e servizi deve essere valutata indipendentemente
dal grado di somiglianza tra i segni in conflitto nel caso concreto o dal
carattere distintivo del marchio anteriore. Ciò si evince da quanto statuito
dalla Corte di giustizia nella sentenza Canon:
“(…) resta necessario, anche nell’ipotesi in cui sussista identità con
un marchio il cui carattere distintivo è particolarmente forte,
dimostrare che sussiste somiglianza tra i prodotti o servizi
contraddistinti (…) un rischio di confusione presuppone un’identità o
una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati” (punto 22).
“(…) il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua
notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza
tra i prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per
provocare un rischio di confusione” (punto 24).
Qualsiasi dubbio in merito alla corretta interpretazione di questi due punti
della sentenza dovrebbero ormai considerarsi fugati da quanto stabilito dal
TPG nella sentenza HUBERT (punto 65), che ha espressamente confermato
che la somiglianza dei prodotti non dipende dal carattere distintivo del
marchio anteriore:
“(…) secondo la giurisprudenza della Corte, un rischio di confusione
presuppone un'identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i
prodotti o i servizi designati, e la notorietà di un marchio è un
elemento che va preso in considerazione per valutare se la
somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per
provocare un rischio di confusione (v., in questo senso, sentenza
Canon, citata, punti 22 e 24)”.
2.1.3. Linea di demarcazione “assoluta” della somiglianza
Occorre tracciare una linea di demarcazione “assoluta” tra prodotti o servizi
simili e dissimili. In altri termini, la stessa coppia di prodotti o servizi devono
sempre essere al di qua o al di là di tale linea.
Una definizione della linea di demarcazione della somiglianza si rende
necessaria per una serie di motivi:
-
in primo luogo, per un’esigenza di certezza del diritto;
-
in secondo luogo, se i prodotti sono dissimili, il marchio anteriore può
costituire una base per il rigetto della domanda di MC solo alle condizioni
enunciate all’articolo 8, paragrafo 5, RMC, che conferiscono una tutela
accresciuta ai marchi che godono di notorietà. Spesso non è agevole
accertare il ricorrere di tali condizioni, tra cui vi è l’indebito vantaggio tratto
dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o il pregiudizio
arrecato agli stessi;
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
14
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
in terzo luogo, è auspicabile che la valutazione dei prodotti e servizi
compiuta dall’Ufficio e quella delle competenti autorità degli Stati membri
segua binari paralleli. Per le autorità degli Stati membri, è indispensabile
che venga definita una linea di demarcazione “assoluta” nelle seguenti
due situazioni, che rendono altresì evidente l’esigenza di compiere tale
definizione anche per l’Ufficio:
♦ se uno Stato membro non prevede una tutela accresciuta per i marchi che
godono di notorietà, l’articolo 4, paragrafo 4, DMC rimette alla
discrezionalità degli Stati membri la possibilità di riconoscerla;
♦ inoltre, uno Stato membro può scegliere di prevedere tale tutela
accresciuta solo in caso di violazione di marchio, ma non per i
procedimenti di opposizione (è il caso, ad esempio, della Germania).
-
La definizione della linea di demarcazione tra prodotti (lontanamente) simili e
prodotti dissimili deve basarsi sul seguente criterio:
i prodotti sono simili se, supponendo che i marchi siano identici, il pubblico
possa credere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese
economicamente collegate.
Questa definizione discende dall’interpretazione, richiamata nella precedente
sezione 1, del settimo ‘considerando’ RMC. Un approccio più restrittivo, che
supponga che i segni siano meramente simili, creerebbe smagliature nella
tutela. Per converso, un approccio più estensivo, che supponga in aggiunta
all’identità dei segni un grado massimo di carattere distintivo del marchio
anteriore, renderebbe evanescente la linea di demarcazione con l’articolo 8,
paragrafo 5, RMC. Se il marchio anteriore gode di notorietà, il pubblico
crederà che quasi tutti i prodotti provengano dalla stessa impresa, o
quantomeno da imprese economicamente collegate.
2.1.4. Casi limite (lontana somiglianza/dissimiglianza)
Nei casi limite, la questione se i prodotti o servizi siano simili, e in quale
grado, può essere tralasciata nell’ambito dell’esame della somiglianza ed
essere riservata alla parte conclusiva della decisione.
In questi casi, i vari fattori pertinenti concernenti la somiglianza tra i prodotti o
servizi in conflitto vanno analizzati nella parte della decisione dedicata
all’esame della somiglianza. La questione è se, da un punto di vista
commerciale, vi sia un legame tra i prodotti o servizi. Nell’esempio
abbigliamento (cl. 25) contro profumeria (cl. 3), occorre individuare, ad
esempio, se questi prodotti possono essere smerciati congiuntamente ed
essere fabbricati sotto la responsabilità di un’unica impresa.
Sarà quindi riservata all’esame del rischio di confusione la determinazione del
punto se il legame tra questi prodotti sia sufficiente, alla luce della somiglianza
tra i segni, del carattere distintivo (intrinseco o acquisito in seguito all’uso) del
marchio anteriore e di ogni altro fattore pertinente, per giustificare la
constatazione del rischio di confusione. Quale presupposto per una
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
15
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
constatazione del rischio di confusione, in questa fase si deve altresì
accertare espressamente che i prodotti e servizi sono stati riconosciuti simili,
precisando il grado della loro somiglianza.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
16
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
V.
SOMIGLIANZA
CONSIDERAZIONE
1.
TRA
I
PRODOTTI:
FATTORI
PRESI
IN
Principi generali
In ordine all’analisi più dettagliata dei criteri per accertare la somiglianza tra i
prodotti o servizi, la Corte ha così statuito nella sentenza Canon:
“(...) Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione,
si deve tener conto (…) di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il
rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in
particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché
la loro concorrenzialità o complementarità” (punto 23).
Come si è rilevato in precedenza, a proposito del fattore “destinazione” (v.
sopra, sub B.I.3.6.1.d), l’espressione “end users” nella versione inglese
costituisce una traduzione errata: la traduzione corretta sarebbe stata
“purpose of use”.
Il termine “in particolare” indica come l’enumerazione di questi fattori da parte
della Corte fosse puramente esemplificativa. La somiglianza tra i prodotti o
servizi non può dipendere da un numero fisso, limitato e predeterminato di
criteri, applicabili uniformemente in tutti i casi concreti. Vi possono essere altri
fattori in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte, che
possono risultare pertinenti nel caso specifico.
La somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi dev’essere determinata su
basi obiettive. “Basi obiettive”, tuttavia, non significa basi intrinseche o
astratte. Piuttosto, è la prospettiva commerciale ad avere importanza
preminente.
Nella sentenza Canon, la Corte ha dichiarato che per valutare la somiglianza
tra i prodotti si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che li caratterizzano.
Qui di seguito sono richiamati i fattori più importanti, che saranno
successivamente trattati nell’ordine in cui sono stati enunciati:
[fattori Canon]
• natura (composizione, principio di funzionamento, aspetto, valore ecc.);
• destinazione (d’uso): uso identico o simile;
• modalità d’uso;
• prodotti o servizi in rapporto di complementarità;
• prodotti o servizi in rapporto di concorrenzialità/intercambiabilità: la
domanda che viene soddisfatta è identica o simile;
[fattori aggiuntivi:]
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
17
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
•
•
•
canali di distribuzione: identici o simili, in particolare, esposizione dei
prodotti negli stessi punti di vendita;
pubblico di riferimento;
origine abituale dei prodotti o servizi: tipo di impresa che controlla la
fabbricazione dei prodotti, in particolare, luogo di produzione e metodo di
fabbricazione.
In ciascun caso concreto, incombe all’esaminatore il compito di individuare i
fattori pertinenti e gli elementi corrispondenti che caratterizzano il rapporto tra
i prodotti e servizi a confronto, nonché il peso che occorre attribuire a
ciascuno di questi fattori pertinenti.
Esempio:
I fattori connessi al prodotto “acqua”, in teoria, hanno caratteristiche
multiformi. Eppure, solo parte di tali caratteristiche sono pertinenti, a seconda
del prodotto con il quale “acqua” è raffrontato:
Fattore
Caratteristiche
natura:
trasparente, disponibile in natura (mare, laghi, pioggia,
sottosuolo)
bevanda dissetante, pulizia, raffreddamento (motori) ecc.
deglutire (bere), lavatrice, spugna ecc.
destinazione:
modalità d’uso:
Ad esempio, per quanto riguarda il fattore “destinazione”, le caratteristiche
pertinenti sono le seguenti:
- se l’acqua è messa a confronto con il vino, la sua destinazione sarà quella di
bevanda dissetante;
- se l’acqua è messa a confronto con prodotti chimici utilizzati in una
lavanderia, la sua destinazione sarà la pulizia.
Lo scopo principale del raffronto tra i prodotti o servizi non è di individuare le
caratteristiche intrinseche o immanenti dei prodotti o servizi di cui trattasi in
maniera astratta. Hanno piuttosto rilevanza le coincidenze dei fattori, come
natura, destinazione, modalità d’uso, ecc., che caratterizzano i due prodotti e
servizi specifici di cui trattasi. Così, i fattori e le caratteristiche propri di un
prodotto o servizio possono essere di un tipo, nell’ambito di un raffronto, e di
un altro tipo, nell’ambito di un altro raffronto operato con prodotti e servizi
differenti.
Va rilevato che in molti casi può verificarsi una coincidenza tra i fattori nel
senso che, se uno di essi è soddisfatto, ne viene soddisfatto anche un altro.
Tale problema è trattato al termine della trattazione relativa a ciascun fattore e
riassunto al termine della parte relativa alla somiglianza tra i prodotti e servizi,
sotto il titolo “fattori dominanti”.
Per garantire la coerenza e la trasparenza delle decisioni, si raccomanda agli
esaminatori di avvalersi della formulazione letterale dei fattori di cui sopra,
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
18
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
ossia natura, destinazione, ecc., e non di sinonimi, a meno che si tratti di
formule palesemente equivalenti. Ad esempio, anziché destinazione, si può
utilizzare il termine “finalità d’uso” o l’espressione “bisogni soddisfatti dal
consumatore”. Tuttavia l’uso di queste espressioni potrebbe indurre a
confusione in ordine a ciò che si intende in riferimento a tale fattore. Inoltre,
l’uso cumulativo del medesimo concetto potrebbe indurre a pensare che vi sia
un grado più elevato di somiglianza in quanto ricorra un numero più ampio di
fattori: “la destinazione, la finalità d’uso e i bisogni soddisfatti dal consumatore
sono i medesimi”: orbene, questa frase si limita a reiterare il medesimo
concetto ed è evidente che tale ripetizione non dovrebbe avere alcuna
incidenza sul risultato dell’esame.
2.
I fattori specifici di somiglianza applicati al raffronto tra i
prodotti e servizi
2.1
Introduzione: la distinzione tra i fattori può presentare
difficoltà
Nelle sezioni che seguono, si cercherà di pervenire ad una definizione e
chiarificazione dei vari fattori che incidono sulla somiglianza tra i prodotti e
servizi. È noto, tuttavia, che vi sono casi in cui non è agevole tracciare una
distinzione tra i diversi fattori, in particolare per quanto riguarda “natura”,
“destinazione” e “modalità d’uso” (v. tabella nella successiva sezione 2.5.).
Allorché si imbatte in difficoltà di questo tipo, l’esaminatore dovrebbe evitare
di insistere troppo sulla distinzione tra i fattori, ma cercare piuttosto di trattarli
congiuntamente. Ad esempio dovrebbe, in una simile situazione, sottolineare
che i prodotti a confronto presentano la stessa natura e destinazione,
indicando gli elementi specifici sui quali fonda tale constatazione.
I rilievi conclusivi in ordine alla loro rilevanza, al termine dell’esame di ciascun
fattore, unitamente alle interrelazioni tra i vari fattori trattate nel capitolo 8,
dovrebbero costituire un ulteriore ausilio per individuare le connessioni che
intercorrono tra tali fattori.
La spiegazione dei diversi fattori di somiglianza tra i prodotti e servizi
comincia con riferimento ai soli prodotti. La loro applicazione ai servizi sarà
presa in esame nella sezione V.4.
2.2
Natura
2.2.1 Considerazioni generali
i) I principali criteri per definire la “natura”
Si può fare ricorso a una serie di criteri per determinare la natura dei prodotti
e servizi, in particolare:
-
la composizione,
il principio di funzionamento,
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
19
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
-
lo stato fisico (ad es. liquido, solido),
l’aspetto (design),
il valore.
Tali criteri sono analizzati oltre, sub b.
ii) La natura deve essere definita da un punto di vista commerciale
Come per tutti i fattori di somiglianza tra i prodotti e servizi, la natura di una
categoria di prodotti e servizi va definita da un punto di vista commerciale,
rispetto agli altri prodotti e servizi. Può non essere necessario e nemmeno
utile tentare di definire la natura di un prodotto in termini assoluti, obiettivi ed
astratti, delimitandone la natura intrinseca, cioè immanente, ed
individuandone le caratteristiche tra cui in particolare la composizione. Poiché
la natura deve essere accertata rispetto agli specifici prodotti e servizi di cui
trattasi nel caso concreto, le caratteristiche dei prodotti e servizi possono
avere rilevanza rispetto ad alcuni prodotti e servizi, ma non rispetto ad altri.
Esempi:
Prodotto della Caratteristiche dei prodotti
domanda di MC
Ghiaccio
commestibile
(“ghiaccioli
gelati”)
Ghiaccio
commestibile
(“ghiaccioli
gelati”)
Intrinseche
Entrambi:
acqua
congelata
Commerciali
gelati:
alimenti;
ghiaccio
per
raffreddamento:
prodotto
accessorio per la
conservazione di
alimenti
Acqua
Entrambi
i
congelata
/ prodotti
sono
preparati
a dolciumi
base di farina
ecc.
Prodotto
marchio
anteriore
del
Ghiaccio
per
raffreddamento
Pasticcini
a
base di farina,
rollini, biscotti
Nel primo esempio, ghiaccio commestibile / ghiaccio per raffreddamento, vi è
una coincidenza nella composizione dei prodotti, in quanto ambedue
consistono (in parte) in acqua congelata. Dal punto di vista commerciale,
tuttavia, ciò è ovviamente irrilevante: ciò che ha rilevanza è che in un caso si
tratta di alimenti e nell’altro no. Di conseguenza, la loro natura non è simile.
Anche nel secondo esempio non ha rilevanza la composizione, bensì il fatto
che entrambi siano dolciumi e dolci tipici da tavola, che rende la loro natura
simile da un punto di vista commerciale. V. decisione CdR 795/1999-1
(Allegro / ALLEGRO):
“I ‘gelati commestibili’ devono essere posti a confronto, in particolare,
con ‘pasticceria a base di farinacei’, ‘rollini’ e ‘biscotti’. I gelati (…),
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
20
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
pur essendo prodotti congelati, presentano somiglianze con i prodotti
di pasticceria, dolciumi (…)”. [natura]
iii) le voci del dizionario possono essere di ausilio, ma non sempre
Se la natura non può essere agevolmente desunta dalla specificazione dei
prodotti, si possono ottenere ulteriori ragguagli consultando i dizionari.
955/1999 SUPERFLAM (cl. 9) / EUROFLAM (cl. 9, 11) (FR)
Tuttavia, poiché non è la natura intrinseca ad essere rilevante, l’esaminatore
non deve fare affidamento puramente e semplicemente sui dizionari, come si
evince dalla decisione R 152/2000-3 DIPPIN’DOTS / dippin’dots (fig.) (EN),
(punto 24).
La CdR ha così statuito:
“la decisione impugnata è incoerente nel trattare ‘ice’ (ghiaccio) e
‘ices’ nella classe 30 nella domanda. Mentre ritiene che ‘ices’ siano
identici a ‘gelato e ghiaccio commestibile’ e simile a ‘yoghurt gelato;
coppe gelato fantasia; dessert gelati’, considera ‘ice’ dissimile dai
prodotti dell’opponente per via della diversa natura e destinazione
(…). La Commissione di ricorso fa riferimento, al riguardo, al The
New Shorter Oxford Dictionary, edizione 1993, secondo cui ‘ice’
(gelato) è il singolare di ‘ices’ e significa tra l’altro ‘(An) ice cream’ o
‘Icing for cakes’ (un dessert gelato o un gelato per torta). Si deve
pertanto concludere che la parola ‘ice’ nella domanda è identica a ‘ice
creams and edible ices’ protetti dai marchi anteriori”.
Quanto sopra è esemplificativo delle insidie connesse al mero riferimento a
voci di dizionario. Poiché “ices” e “ice” sono menzionate nella specificazione,
la DO aveva correttamente ritenuto che “ices” si riferisse al ghiaccio
commestibile e “ice” al ghiaccio per raffreddamento (entrambi i tipi di ghiaccio
sono ricompresi nella classe 30 della classificazione di Nizza). Talché la DO
aveva correttamente concluso che i prodotti erano differenti quanto alla loro
natura e destinazione.
iv) Il fatto di rientrare nello stesso titolo, avente un’ampia formulazione, non è
sufficiente per accertare la natura simile.
Il fatto che i prodotti o servizi a confronto rientrino nello stesso titolo di una
classe altro non implica se non una lontana somiglianza, se il titolo li
comprende entrambi. Un esempio di titolo con un’ampia formulazione è
alimenti per il consumo umano.
V. 1210/1999 COCOPOPS (cl. 30) / COCO (cl. 31) (EN), in cui la frutta fresca
era posta a confronto, tra gli altri, con caffè, farina e pane.
La decisione 2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig.) / La Vie Claire (fig.) (EN) offre
un’altra esemplificazione:
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
21
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Carne, pesce, pollame e selvaggina sono alimenti di origine animale.
Arance, mandarini, limoni, uva e tutti i tipi di frutta fresca, cipolle,
verdure e ortaggi sono anch’essi alimenti. Questa lieve connessione
non esclude che la loro natura sia differente.
Soltanto nel caso in cui il titolo comune sia sufficientemente restrittivo, esso
può deporre a favore di una natura identica o simile.
Esempio:
Qualsiasi tipo di distillato alcolico (bevande alcoliche) è simile a qualsiasi altro
tipo di distillato.
2.2.2
i)
ii)
iii)
iv)
v)
Le varie caratteristiche dei prodotti che ne definiscono la
natura
Composizione (materie prime, ingredienti
combinate),
principio di funzionamento,
stato fisico (ad es. liquido, solido),
aspetto (design),
Valore (prezzo) del prodotto o servizio.
o
materie
lavorate
I criteri pertinenti per determinare la natura dei prodotti sono quelli che,
rispetto agli altri prodotti o servizi, attirano l’attenzione del cliente reale o
potenziale sul mercato. La loro rilevanza varia in funzione del prodotto
considerato. I criteri più rilevanti possono essere, ad esempio:
-
la composizione: la gradazione alcolica nelle bevande alcoliche (la forma
della bottiglia ha spesso scarsa importanza) o al contrario,
l’aspetto: giocattoli (la cui composizione è spesso irrilevante).
i) Composizione (materie prime, ingredienti) dei prodotti
Una composizione identica o simile dei prodotti di cui trattasi non indica, di
per se sola, una identica o simile natura.
Esempi:
Il grasso per cucinare non ha la stessa natura degli oli e grassi lubrificanti,
anche se entrambi hanno in comune l’elemento grasso. Il grasso da cucina è
impiegato nella preparazione dei cibi per il consumo umano, mentre gli oli e i
grassi sono impiegati per le macchine.
Analogamente, nonostante la similarità delle loro caratteristiche fisiche, i
biscotti per cani e il pane per il consumo umano non hanno la stessa natura,
in particolare perché hanno un sapore differente.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
22
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
In linea con quest’ultimo esempio, la DO non condivide la decisione della
Quarta Commissione di ricorso in S ORLANDO (fig.) / Orlando, procedimento
R0232/2000-4 (EN):
“La circostanza che i ‘prodotti derivati dal latte, farine e preparati a base di
cereali’ [domanda di MC], da un lato, e gli ‘alimenti per animali’ [registrazione
tedesca anteriore], dall’altro, abbiano la stessa natura non può compensare le
numerose differenze esistenti tra i prodotti in questione. Decisiva è la
circostanza che i prodotti siano destinati al consumo umano o animale”. La
DO, pur condividendo quanto è affermato nell’ultima frase (ipotizzando che i
latticini ecc. siano per il consumo umano), non concorda con la conclusione
secondo cui la natura sarebbe la stessa. Come per il raffronto tra biscotti per
cani e pane per il consumo umano, la DO ritiene che gli alimenti per il
consumo umano e quelli per animali abbiano natura differente.
In linea generale, una composizione identica o simile non costituisce una
prova conclusiva di una natura identica o simile, se le materie prime di cui i
prodotti sono composti possono essere sostituite. Diverso è il caso, nel senso
che può concludersi per una natura identica o simile, allorché la composizione
caratterizza il prodotto. Tale ipotesi si verifica spesso quando la materia di cui
è composto il prodotto sia preziosa o rara.
Ulteriori esempi:
-
Alimenti
La composizione può caratterizzare o no gli alimenti. Nel caso dei gelati e dei
pasticcini a base di farina, i prodotti sono stati ritenuti simili, nonostante la
differente composizione, in particolare per il fatto che entrambi sono dolci da
tavola.
Tuttavia, è diverso il caso nell’esempio sotto richiamato [già citato sopra, sub
2.2.1.iv)], in quanto in una serie di prodotti si tratta di cibi principali, nell’altra di
dessert o di ingredienti; i primi sono di origine animale, i secondi di origine
vegetale:
Carne, pesce, pollame e selvaggina sono alimenti di origine animale.
Arance, mandarini, limoni, uva e tutti i tipi di frutta fresca, cipolle,
verdure e ortaggi sono anch’essi alimenti. Questa lieve connessione
non esclude che la loro natura sia differente.
2339/2001 LA VIE CLAIRE (fig.) / La Vie Claire (fig.) (EN).
-
Legname / pasta per la fabbricazione della carta e a.
Legname (cl. 19) ha una natura differente da polpa di carta; polpa di
cellulosa per la fabbricazione della carta; fazzoletti di carta, tovaglie e
salviette, carta, cartone e prodotti in queste materie (cl. 1, 16)
247-2000 LOYAL / ROYAL (EN)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
23
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
ii) Principio di funzionamento
I vari principi di funzionamento includono il funzionamento meccanico, con o
senza motore, ottico, elettrico, biologico o chimico.
Esempio di natura simile:
Supporti magnetici, elettronici o ottici e dispositivi semiconduttori (cl.
9), tutti incorporanti tipi o caratteri di stampa digitali, di cui alla classe
9, sono simili a nastri magnetici (cl. 9). La natura è la stessa, essendo
tutti supporti.
1623/2002 PRADO e a. / PRADO (EN), contrapposta a 1298/2001
WAITEC (fig.) / Wytek (fig.) (EN), che non viene seguita.
Esempi di natura differente:
-
Macchine e macchine utensili (cl. 7) – utensili azionati manualmente (cl. 8)
1797-2000 EGA (fig.) / EGA MASTER (fig.) (EN),
572-2001 ROVEMA / RAVEMIA (EN)
(ma con conclusioni opposte in ordine alla somiglianza)
-
Vi sono differenze tecniche tra macchine curvatrici per lastre per la stampa
(cl. 7) e macchine per l’assemblaggio di scatole di cartone e simili (cl. 7).
R0610/2000-4 PROFORM / PLAFORM (EN)
-
Lavatrici che impiegano detersivo in polvere (chimici) e nuove lavatrici a
onde magnetiche
iii) Stato fisico (ad es. liquido o solido)
I prodotti a base di cioccolato [barrette] hanno una natura diversa dalle bibite
in quanto sono cibi e bevande.
1985/2001 GIOJA / JOIA (EN)
iv) Aspetto
Vi sono prodotti per i quali assume rilevanza preminente l’aspetto piuttosto
che la composizione, il principio di funzionamento o lo stato fisico.
Esempio:
Per taluni giocattoli, è di secondaria importanza il fatto che siano di peluche,
cartone, legno, metallo o altro materiale (salvo quando debbano essere
rispettati determinati criteri di sicurezza per i bambini piccoli). Ciò che è
importante, per i clienti, è che essi abbiano una forma attraente.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
24
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
2628/2001 JAKO-O (fig.) / JOCKO (DE), annullata dalla CdR in base ad altri
motivi
v) Valore (prezzo) del prodotto o servizio
Gioielli d’oro – bigiotteria.
Dal punto di vista commerciale, ad esempio, si considerano differenti gli
orecchini di plastica da quelli d’oro, data la diversità del loro valore.
La somiglianza può tuttavia essere riscontrata in base ad altri criteri. Pertanto,
va usata cautela nel distinguere tra prodotti di lusso e prodotti di tutti i giorni,
posto che il fabbricante dei primi può anche offrire sul mercato i secondi.
2.2.3 Rapporto con gli altri fattori
La “natura” può sovrapporsi alla “destinazione” ed alle “modalità d’uso”.
Queste ultime sono spesso definite direttamente dalla natura e dalla
destinazione.
2.3
Destinazione
2.3.1 Definizione di destinazione
La destinazione è l’uso al quale i prodotti o i servizi sono destinati e non
qualsiasi uso accidentale. Il termine destinazione è equivalente a funzione
(economica) del prodotto o servizio. Esso indica il bisogno che viene
soddisfatto (dal consumatore) o il problema che viene risolto (dal cliente
professionale). In inglese, i termini “purpose” e “destination” sono sinonimi,
tuttavia in questo contesto quest’ultimo termine non viene usato (in francese,
“destination” comprende sia la finalità d’uso sia i clienti).
2.3.2 Determinazione del livello appropriato di astrazione
Talvolta può risultare difficoltoso determinare il livello appropriato di
astrazione necessario per risalire alla destinazione, come si evince
dall’esempio dentifricio / sapone:
La natura di entrambi questi prodotti è definita dal fatto che sono prodotti per
l’igiene, ossia dalla destinazione di base, e dalla loro composizione, che
caratterizza i prodotti nel loro rapporto: non è possibile usare una pasta
dentifricia per lavarsi le mani.
Per quanto riguarda la destinazione quale fattore di somiglianza, tale fattore
non può essere costituito dal fatto che entrambi sono prodotti per l’igiene, dal
momento che tale caratteristica è già riconducibile al fattore natura. La
destinazione come fattore separato deve piuttosto essere definita in base ad
un livello di astrazione più elevato. Le possibilità sono due:
1) igiene di diverse parti del corpo, oppure
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
25
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
2) igiene dei denti / mani-corpo in generale?
Come per tutti i fattori, anche la destinazione va determinata da un punto di
vista commerciale. Poiché l’igiene personale normalmente si considera come
un’entità unica, la destinazione sarà “igiene di diverse parti del corpo”. La
destinazione non deve essere interpretata secondo criteri troppo restrittivi,
altrimenti il criterio perde ogni valore. Ciò risulta evidente da due motivazioni
divergenti in due diverse decisioni. La DO concorda con la decisione LIFE
(fig.) / LIFE.
-
I dentifrici, compresi nella classe 3, non sono simili a saponi o creme per le
mani compresi nella classe 3. I dentifrici sono usati per la cura dei denti e
la loro destinazione sono la pulizia e l’igiene. Gli altri prodotti compresi
nella classe 3 possono avere come destinazione la pulizia, ma servono
per la cura della pelle e non dei denti.
1946/2002 Marco (fig.) / Marca (fig.) (EN)
-
I dentifrici presentano un basso livello di somiglianza rispetto ai saponi:
essi presentano qualche analogia con i saponi in quanto sono utilizzati in
connessione con la medesima finalità, ossia la pulizia del corpo umano.
3043/2001 LIFE (fig.) / LIFE (EN)
Per una panoramica sul rapporto tra i fattori natura, destinazione e modalità
d’uso, v. oltre nella sezione 2.5.
2.3.3 Esempi di destinazione dei prodotti e servizi identica/simile e
differente
Destinazione identica o simile:
I prodotti veterinari e le preparazioni per medicina veterinaria sono simili agli
additivi e agli integratori nutrizionali per animali tutelati dalla registrazione
anteriore in quanto entrambe le serie di prodotti sono destinate a migliorare o
preservare la salute degli animali.
645/2001 EQUIVITE / EQUIVET (EN)
Le lamine, lastre e tondi di plastica (classe 17) e le materie plastiche allo stato
grezzo di cui alla classe 1 hanno la stessa destinazione.
R 0799/1999-1 RODIO / RHODIA (fig.) (EN)
Destinazione differente:
Il cemento e i rivestimenti bituminosi per pavimenti e soffitti e a. (cl. 19) sono
dissimili dai colori, rivestimenti protettivi a essiccatura rapida, lacche e a. (cl.
2). La destinazione dei prodotti compresi nella classe 19 è quella di formare la
pavimentazione stessa, quella dei prodotti nella classe 2 di applicare un
rivestimento decorativo o protettivo a pavimenti, muri o soffitti.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
2432-2000 ROWAKRYL / MONACRYL (EN)
2.3.4 Incidenza della diversità di destinazione sulla constatazione
della somiglianza
Se uno dei due prodotti ha una destinazione molto specifica, può derivarne un
forte argomento contrario alla somiglianza, come nel caso del software
speciale integrato in un apparecchio per l’emodialisi e del software
multimediale
713/1999 ALTRA LINK (cl. 9) / ULTRALINK (cl. 9, 38) (EN)
e) Rapporto tra natura e destinazione in particolare
Se la natura è differente, ma la destinazione è identica, la somiglianza viene
spesso riscontrata, come dimostra il seguente esempio.
Esempio 1: Prodotti utilizzati in cucina (cl. 21) / coltelleria (cl. 8)
I prodotti compresi nella classe 21, ossia taluni prodotti utilizzati in cucina,
sono simili a quelli compresi nella classe 8, in particolare coltelleria, (…) pur
avendo natura e forse impiego differenti. Infatti, essi sono tutti utensili
impiegati normalmente per svolgere mansioni correlate al governo della casa
e, in particolare, alla cucina, oppure impiegati in combinazione con o
simultaneamente ad articoli di coltelleria (…). Essi sono fabbricati dalle stesse
imprese e venduti attraverso gli stessi canali commerciali rivolgendosi alla
stessa clientela”.
R 0478/2001-3 CUCINA & Co (fig.) / LA CUCINA (fig.)
Esempio 2: Scarpe / articoli di abbigliamento
Nonostante la diversa natura, in considerazione in particolare dell’identità
della loro destinazione, i prodotti sono simili:
Le calzature, le scarpe e gli stivali hanno una identica destinazione, in linea di
principio, rispetto agli articoli di abbigliamento elencati: servono per vestire gli
esseri umani, sia per proteggerli dagli elementi sia come articoli di moda.
R 634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (causa dinanzi al TPG)
Esempio 3: Prodotti farmaceutici / cerotti
I prodotti rivendicati nella domanda, prodotti farmaceutici e sanitari;
medicinali; pillole, sono farmaci o sostanze impiegate per trattare, prevenire o
alleviare i sintomi di malattie o ferite causate da incidenti. I cerotti sono
fascette adesive, in genere medicate, applicate a vari tipi di ferite. I materiali
per fasciature sono materiali terapeutici o protettivi utilizzati per le ferite o per
le fratture di arti. Sebbene tutti questi prodotti abbiano una natura differente
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
27
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
da quella dei prodotti dell’opponente, essi hanno in comune una destinazione
analoga, vale a dire la cura di infermità, menomazioni o lesioni. 2940/2000
APEX/APEX (EN)
2.3.5 Rapporto con gli altri fattori
In linea generale, la destinazione è il fattore più importante. Dato che esso
definisce la finalità d’uso del prodotto o servizio, per il cliente costituisce il
modo più semplice di individuare tale prodotto o servizio. In base alla
destinazione è inoltre possibile determinare i clienti reali o potenziali, ossia il
pubblico di riferimento.
Se la destinazione è simile, i prodotti o servizi sono normalmente in
concorrenza tra loro e si sovrappongono presso il pubblico di riferimento, cioè
i clienti reali o potenziali.
Inoltre, la modalità d’uso di solito dipende dalla natura e dalla destinazione dei
prodotti.
2.4
Modalità d’uso
La modalità d’uso definisce il modo in cui il prodotto è usato per raggiungere
la finalità a cui è destinato. Essa può di solito essere desunta:
•
dal principio di funzionamento di un prodotto, cioè dalla sua natura, e
•
dalla funzione che il prodotto o servizio assolve sul mercato (bisogno
soddisfatto o problema risolto), cioè dalla sua destinazione.
La modalità d’uso, pertanto, discende spesso direttamente dalla natura e
dalla destinazione e, da sola ha quindi solo una rilevanza limitata o addirittura
nulla ai fini dell’esame della somiglianza.
Esempio:
Un ferro da stiro è un apparecchio elettrico (natura) per rendere liscia e senza
grinze la superficie di camicie, pantaloni, ecc. (destinazione). Dalla sua natura
discende che devono essere premuti certi pulsanti per creare al suo interno
un flusso di corrente elettrica. Dalla sua destinazione si desume che il ferro da
stiro deve essere mosso avanti e indietro al fine di creare la superficie
desiderata delle camicie, dei pantaloni, ecc..
Inoltre, così come il fattore natura può essere definito in base alla
destinazione di base (v. sopra, sezione 2.3.2.), una modalità d’uso di base
può altresì contribuire alla determinazione del fattore natura. Esempio: la
natura del cibo è definita, tra l’altro, come sostanza contenente elementi
nutritivi (composizione) che possono essere ingeriti da un organismo vivente
(modalità d’uso di base). S’intende che questa modalità d’uso di base non
può delimitare il fattore metodo d’uso separato, poiché altrimenti tale fattore
non avrebbe alcun significato indipendente dal fattore natura. Nel caso
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
28
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
dell’aceto, ad esempio, la modalità d’uso può essere quindi definita dal modo
in cui l’aceto è usato negli ortaggi, in particolare muovendo avanti e indietro il
cucchiaio (v. oltre, sezione 2.5.).
Se la modalità d’uso non è collegata alla natura o alla destinazione di un
prodotto o servizio, la mera coincidenza nella modalità d’uso può non avere
una grande rilevanza: le carrozzine per bambini e le tagliaerba sono entrambe
spinte in avanti manualmente, ciò non toglie che siano palesemente diverse.
Tuttavia, la modalità d’uso può assumere rilevanza, indipendentemente dalla
natura e dalla destinazione, se essa caratterizza il prodotto:
-
A favore della somiglianza:
“I prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie della pelle o dei capelli
possono assumere la forma di creme o lozioni. Entrambe hanno la stessa
modalità d’uso dei cosmetici, i quali possono anche essere creme o lozioni”.
1981/2002 VITANOV / NOVA VITA (fig.) (EN)
Tuttavia, anche se la modalità d’uso caratterizza i prodotti oggetto del
raffronto ed è identica per entrambi, tale circostanza non è di per sé
sufficiente per constatare la somiglianza.
-
Contro la somiglianza:
Sfregamento – versamento
La lucidatura si effettua manualmente sfregando la superficie degli oggetti
metallici con pezzetti di cotone o altro materiale impregnato, mentre i
preparati per la depurazione sono versati attraverso condutture bloccate o
contaminate nell’intento di spurgarle.
456/2002 ALADDIN / ALADIN (EN)
Andare su una sedia a rotelle – andare in bicicletta
“Una persona che conduce una bicicletta deve mantenersi in equilibrio
durante il movimento con la bicicletta, mentre un disabile seduto su una sedia
a rotelle ha bisogno di una posizione molto sicura e stabile nel movimento,
che include sistemi di blocco intesi ad evitare movimenti pericolosi. Le
persone che conducono una bicicletta sono normalmente in grado di salire e
scendere dalla bicicletta autonomamente. Al contrario, i disabili che usano
una sedia a rotelle hanno bisogno, il più delle volte, di un’altra persona che li
aiuti a sedersi ed alzarsi dall’apparecchio”. Si tratta di un esempio in cui la
modalità d’uso è condizionata dalla destinazione del prodotto.
1138/2002 PANTHER (fig.) / Panther (EN)
Rapporto con altri fattori:
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
29
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
La modalità d’uso spesso è conseguenza diretta della natura e della
destinazione e non è quindi un fattore molto importante.
2.5
Come distinguere in modo corretto i fattori natura –
destinazione – modalità d’uso
Si prenda come esempio la sentenza del TPG nella causa Hubert (causa T110/01). I prodotti sono “grassi alimentari” contro “aceto, salse”
Fattore
Definizione
Applicazione
proposta Applicazione da
proposta del della definizione del fattore parte del TPG
fattore
Natura
Il
tipo
di
prodotto
(comprese la
destinazione
di base e la
modalità
d’uso
di
base)
Alimenti
Alimenti
Definizione di alimenti:
Qualsiasi
materia,
sostanza ecc. che può
essere usata come cibo
Definizione di cibo:
qualsiasi
sostanza
contenente
elementi
nutritivi, come carboidrati,
proteine e grassi, che può
essere ingerita da un
organismo vivente (livello
base di modalità d’uso) e
metabolizzata in energia e
tessuti corporei (livello
base di destinazione)
(traduzione di definizioni
tratte dal Collin’s edictionary)
Destinaz.
La
finalità Condimento di ortaggi di
d’uso
del consumo
quotidiano
prodotto
(destinazione di livello più
alto)
“Consumo
umano”, ossia la
destinazione
di
base e la modalità
d’uso di base
(parte
della
“natura”)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
30
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Modalità
d’uso
Il modo in cui Agitare una bottiglia
il prodotto è girare con un cucchiaio
utilizzato per
conseguire la
finalità a cui è
destinato
2.6
e Condimento
di
pietanze
di
consumo
quotidiano, ossia
destinazione
di
livello più alto
Prodotti complementari
2.6.1 Principi
I prodotti (o i servizi) sono complementari quando tra di essi vi è una stretta
correlazione, nel senso che uno è indispensabile o importante per l’uso
dell’altro e non è meramente ausiliario o accessorio. Se ricorrono queste
condizioni, esse depongono a favore della somiglianza. I clienti potrebbero
supporre che la produzione di entrambi i prodotti sia riconducibile alla stessa
entità. Tale impressione è ancora più probabile se i prodotti vengano offerti
congiuntamente.
Esempio: Articoli per fumatori / sigarette con filtro. Si tratta di prodotti aventi
una natura differente.
“(…) Vi sono tuttavia varie caratteristiche che i rispettivi prodotti hanno
in comune: i prodotti in questione non solo hanno gli stessi utilizzatori
finali, i fumatori di sigarette, ma sono, in particolare, complementari gli
uni con gli altri, essendo entrambi utilizzati per il consumo di nicotina.
Tale carattere complementare è abbastanza forte, dato che il consumo
di sigarette con filtro richiede del pari articoli complementari da usare
per accendere le sigarette. Per tale motivo, i prodotti in questione sono
spesso acquistati dai consumatori contemporaneamente e in
connessione reciproca. Inoltre sono venduti dagli stessi dettaglianti ed,
entro certi limiti, distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. Al
giorno d’oggi alcuni produttori di sigarette con filtro immettono sul
mercato accendini e fiammiferi recanti la loro marca di sigarette”.
500/2000 BOSS (fig.) / Baldessarini HUGO BOSS (fig.) (EN).
Il fatto che vi siano imprese che smerciano prodotti complementari, come
nell’esempio degli articoli per fumatori e delle sigarette con filtro, che recano
gli stessi marchi d’impresa, dimostra come sia giustificato desumere dalla
natura complementare dei prodotti una comune origine dei medesimi.
Ne consegue quindi che il semplice fatto che i prodotti siano complementari
può costituire una dimostrazione sufficiente della somiglianza tra i prodotti e
persino di un grado di somiglianza elevato. Tale fattore assume rilevanza
ogniqualvolta la natura (nell’esempio sopra riportato, accendini – sigarette), la
destinazione (accendere – fumare), la modalità d’uso (premere un pulsante –
inalare) siano differenti e i prodotti non siano in concorrenza tra loro (non si
può fumare un accendino).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
31
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Quando i prodotti sono complementari, i canali di distribuzione commerciale e
la clientela sono spesso gli stessi.
La prassi della DO riguardo al carattere complementare può essere del pari
illustrata dalla decisione 1051/2002 DODIPETTO / dodie (fig.) (EN):
Il fatto che l’ampia formulazione dei marchi anteriori includa prodotti per
bambini (prodotti generici della classe 3, non limitati ai bambini, così come
“biberon, tettarelle per biberon”), e che sia questi ultimi sia gli abiti per
bambini possano, almeno in qualche caso, essere rinvenuti nei medesimi
negozi non è sufficiente a giustificare la conclusione che essi siano
complementari e simili.
Questo caso contrasta con una decisione adottata dalla Quarta Commissione
di ricorso, alla quale la DO non aderisce. Secondo la CdR, i prodotti vanno
considerati complementari allorché hanno una destinazione che può essere
associata ad un’altra destinazione (sembra essere questo il significato di un
passo della decisione che recita: “un prodotto soddisfa un bisogno che può
essere mentalmente associato a qualche altro prodotto”).
“Una culla per neonato soddisfa un bisogno (far dormire il neonato) che
può essere associato ad un altro bisogno (vestire il neonato per la
notte) che viene soddisfatto da un pigiama o body per neonato”.
R 0674/2000-4 MAMAS & PAPAS / MAMA’S & PAPA’S (EN)
2.6.2 Esempi generali
i)
Prodotti complementari
Fotocamere e pellicole sono complementari, in quanto devono essere usate
congiuntamente.
Hardware – software
554/2002 QUANTUM / QUANTUM (EN)
Computer / supporti per dati leggibili a macchina
398/2002 COMCONNECT / ComConnect (DE)
Borsellini – abbigliamento, calzature:
I prodotti borsellini, compresi nella classe 18, sono strettamente
collegati ad articoli di abbigliamento, scarpe, di cui alla classe 25, nel
senso che i consumatori li considerano presumibilmente come
accessori rispetto agli articoli di abbigliamento non intimo e anche
rispetto alle calzature (ad esempio, le borsette da donna). Pur non
essendo abituale che i produttori del settore dell’abbigliamento
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
32
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
producano e commercializzino direttamente i borsellini, è ragionevole
presumere che una parte significativa del pubblico consideri tali
prodotti come “accessori complementari”, essendo strettamente
coordinati con l’abbigliamento non intimo e con le scarpe e ben
potendo essere smerciati dagli stessi fabbricanti o da fabbricanti tra
loro collegati. Oltretutto, si tratta di prodotti reperibili negli stessi
negozi.
2008/2000 WANNABE (fig.) / WANNAGO (EN). V. anche 1440/2000
GIORGIO (fig.) / GIORGIO (fig.) (EN)
Gli asciugamani sono complementari a abbigliamento per il nuoto e per la
spiaggia, nel senso che di solito vengono utilizzati per andare al mare o in
piscina.
435/2001 LORIS / FLORIS (EN).
Cinture (cl. 25) e scarpe (cl. 25):
1481/2002 ROHDE / DANRHO (fig.) (DE)
Antiruggine – tinte, vernici, lacche
1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE)
ii)
Prodotti non complementari
D’altro lato, se il collegamento è blando, è improbabile che il pubblico
stabilisca una correlazione tra i prodotti di cui trattasi: si è così esclusa una
somiglianza tra cavi elettrici e software basata semplicemente sul fatto che
essi concorrono al funzionamento dello stesso tipo di macchina.
922/1999 RADIFLAM (cl. 9) / FLAM (cl. 9, 42) (EN)
I batuffoli di stoffa per rimuovere il trucco sono prodotti differenti dai saponi.
“Sarebbe assurdo considerare tali prodotti simili semplicemente per il fatto
che essi possono essere usati congiuntamente. Essi differiscono per natura,
destinazione e modalità d’uso”.
483/2001 MAJA / maxa (fig.) (EN)
2.6.3 Accessori
i)
Simili
I prodotti cosmetici e i portasapone a scatola, bauletti per cosmetici, sono
offerti in vendita congiuntamente e sempre usati congiuntamente, talché
possono essere supposti avere la medesima origine.
611/1999 VERI (cl. 3, 21) / VERITÉ (cl. 3) (ES)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
33
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Le casse per orologio sono complementari a orologi.
1850/2001 T (fig.) / T (fig.) (EN)
Soluzioni per la pulizia delle lenti a contatto, montature e accessori, in
particolare custodie e catenelle per lenti e salviettine di stoffa per la pulizia
delle lenti confrontate con lenti a contatto.
1475/2002 CONTINUA / CONTINUA (EN)
ii)
Dissimili
Bauletti per manicure (cl. 8) e cosmetici (cl. 3)
1479/2002 BARATTI / Mario Barutti (DE)
Contenitori per bevande, in particolare bottiglie per bevande (cl. 21) e talune
bevande alcoliche e analcoliche (cl. 32 e 33) (differente origine, differente
clientela)
50/2002 la bamba (fig.) / BOMBA (fig.) (DE)
2.6.4 Carattere complementare definito in base alle abitudini dei
consumatori
Possono altresì assumere rilevanza le abitudini dei consumatori, quali sono
spesso definite dalla tradizione e dagli usi locali. Si è così accertato che l’uso
locale di bere birra e acquaviti (schnaps) in alcuni Stati membri era indice di
somiglianza.
982/1999 GIRAF (cl. 33) / GIRAF GOLD (cl. 32) (EN)
2.6.5 Prodotti ausiliari o accessori
Alcuni prodotti o servizi possono considerarsi “ausiliari” o “accessori” rispetto
a determinati altri prodotti o servizi. La constatazione della accessorietà, in
generale, non è sufficiente a giustificare la somiglianza tra i prodotti o servizi.
Tale natura ausiliaria o accessoria può non sussistere rispetto a prodotti o
servizi differenti.
Esempio: servizi finanziari – stampati; l’ultimo prodotto è ausiliario e non vi è
alcuna somiglianza rispetto ai servizi finanziari. Rispetto ai CD ROM, invece,
gli stampati non sono il rapporto di ausiliarità, ma di possibile concorrenza.
I prodotti e servizi non sono complementari e non sono in genere simili ai
prodotti o servizi principali (esempi tratti dalle classi 9, 16 e 38)
i)
prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, e 38
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
34
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
I servizi finanziari non sono simili ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 16, in
particolare, perché tali prodotti sono solo strumenti ausiliari e, quindi, prodotti
accessori dipendenti rispetto alla prestazione di servizi finanziari. La semplice
circostanza che i servizi finanziari siano prestati utilizzando software e
supporti dati non rende simili tali prodotti e servizi.
188/2002 FOCUS / FOCUS TV (fig.) (DE)
Assicurazione e affari finanziari (cl. 35) / prodotti compresi nella classe 9 e
servizi compresi nella classe 38, in particolare attrezzature e computer per
l’elaborazione dei dati, programmi per computer; servizi di comunicazione e
trasmissione di dati via computer; ricerca scientifica e industriale;
programmazione per computer:
dissimili, i prodotti di cui alle classi 9 e 38 sono solo strumenti di lavoro, la loro
natura è differente.
R 518/2000-1 EUROPAY 6000 / EUROPAY (EN),
1356/2000 atlas (fig.) / ATLASREISEN (EN),
1357/2000 atlas (fig.) / ATLASREISEN (EN).
ii)
In particolare, prodotti compresi nella classe 16
Organizzazione e conduzione di mostre / carta, stampati e altri prodotti della
classe 16 – dissimili
1444/2001 BLUMENTAL / Blumen Worldwide (fig.) (EN).
Trasporto; imballaggio e immagazzinamento di prodotti; organizzazione di
viaggi / riviste, pubblicazioni – dissimili
(cl. 16) 2515-2000 NATURA (fig.) / Natura Comfort (fig.) (EN).
2.6.6 Merci offerte a scopi promozionali dai fabbricanti di prodotti o
prestatori di servizi
Le merci offerte per scopi di promozione delle vendite non sono simili ai
prodotti o servizi oggetto della promozione, ma vanno piuttosto considerate
simili a pubblicità (v. oltre, in tema di raffronto tra i prodotti e servizi, sezione
5.3.1.bb):
Organizzazione di viaggi e conduzione di itinerari di viaggio organizzati e
prodotti in cuoio, abbigliamento, giochi, articoli sportivi non sono simili. Per
poter considerare i prodotti e i servizi simili tra loro, non è sufficiente
l’esistenza di una consuetudine secondo la quale gli articoli siano consegnati
dai prestatori di servizi ai loro clienti come dono complementare senza alcun
prezzo da pagare.
964/1999 THE GREY LINE (cl. 39) / GREYLINE (cl. 18, 25, 28) (EN)
(confermata in R 72/2000-1 (EN))
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
35
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Si applicano analoghe considerazioni allorquando un fabbricante di prodotti o
un prestatore di servizi offra prodotti, ad esempio T-shirt, CD, portafogli ecc.,
a scopi di promozione commerciale.
2.6.7 Rapporto con altri fattori
Il fattore complementarità svolge un ruolo della massima importanza allorché i
prodotti sono diversi per natura e destinazione (e di conseguenza per
modalità d’uso) e non sono in concorrenza tra loro. Il fatto stesso che i
prodotti siano complementari può essere sufficiente per constatarne la
somiglianza.
Se si riscontra un rapporto di complementarità, è frequente che i canali di
distribuzione dei prodotti siano i medesimi.
2.7
Prodotti tra loro in concorrenza
I prodotti a confronto sono tra loro in rapporto di concorrenza reciproca
quando sono offerti alla medesima categoria di clienti, i quali possono
scegliere di sostituire gli uni con gli altri per la stessa finalità d’uso. In siffatta
ipotesi, i prodotti sono altresì definiti come economicamente “intercambiabili”.
Il prezzo può costituire un criterio, ma non necessariamente. Ad esempio, i
gioielli in oro e la bigiotteria, comparati sopra in riferimento alla loro natura [v.
sezione 5.2.1.b.v)], sono tra loro in concorrenza anche se il rispettivo prezzo
(e valore) differisce notevolmente.
Peraltro, il prezzo dei prodotti tra loro in concorrenza spesso non differisce in
modo sostanziale, se correttamente calcolato. Ad esempio, il commercio di
autovetture nuove e il leasing sono tra loro in concorrenza, anche se il prezzo
di un’autovettura nuova è considerevolmente più alto rispetto al canone
mensile del leasing. Tuttavia, nel complesso, il canone del leasing di
un’autovettura per il tempo consueto di leasing sarà dello stesso ordine del
prezzo di acquisto di un’autovettura nuova.
1386/1999 ROWA (cl. 19, 27) / OWA (cl. 6, 17, 19) (DE)
I filtri per caffè di carta sono in concorrenza con i filtri in plastica o metallici, in
quanto sono simili per dimensioni, forma e funzione, soddisfano il medesimo
bisogno e la differenza di prezzo non è considerevole per il consumatore
medio, essendo del resto giustificata dalla maggiore durata dei filtri in plastica
o metallici, al punto che, se si tiene conto della differente durata di questi
ultimi filtri, essi potrebbero persino risultare più economici nel complesso
rispetto alla quantità di filtri di carta che ne costituirebbero il prodotto
sostitutivo.
44/1999 TELIA (cl. 21) / Teeli (cl. 21) (EN)
I prodotti tra loro in concorrenza hanno gli stessi acquirenti reali e potenziali.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
36
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
45/1999 FLORA (cl. 32) / LORA DI RECOARO (cl. 32, 33) (EN)
Una parte significativa del pubblico ha di solito familiarità con entrambi i tipi di
prodotti ed è abituata a vedere prodotti equivalenti o intercambiabili
provenienti dalla stessa impresa.
167/2000 MIXERY (cl. 32) / MYSTERY (cl. 29, 30, 32) (DE) (sentenza del
TPG)
Esempi:
Carta da parati (cl. 24) e carta da parati fatta in materie tessili (cl. 27) / pitture:
sono in rapporto di concorrenza e di complementarità e sono venduti in
negozi specializzati; tali prodotti sono pertanto simili.
Tuttavia, i teloni decorativi (cl. 24) e le pitture non sono né in concorrenza né
complementari e sono venduti in negozi distinti. Pertanto sono dissimili.
1496/2002 CASACOLOR / CAPACOLOR (DE)
Rapporto con altri fattori:
I prodotti sono di norma in concorrenza quando hanno la medesima
destinazione e si collocano in una categoria di prezzo simile.
2.8
Canali di distribuzione, in particolare collocazione nei
medesimi punti di vendita
2.8.1 Principali categorie di canali di distribuzione
-
Vendite dirette: vendite direttamente effettuate all’acquirente del prodotto.
Tra l’impresa e il cliente non vi è alcun intermediario. Un esempio di
vendita diretta è la fornitura di servizi di pianificazione finanziaria ai privati.
Costituiscono altresì esempi di questo metodo di vendita le vendite su
catalogo e quelle via Internet.
-
Vendite indirette – dettaglio: vendite effettuate ai commercianti al minuto
(dettaglianti) che rivenderanno a loro volta ai clienti. Esempio di vendita
indiretta: vendere erbe cresciute organicamente a una drogheria locale.
-
Vendite indirette – ingrosso: vendite effettuate a grossisti o intermediari
che rivenderanno a loro volta i prodotti a dettaglianti. I grossisti molto
spesso rappresentano una pluralità di imprese (per i dettaglianti
costituisce una soluzione più efficiente avere un’unica fonte di
approvvigionamento per più prodotti che avere a che fare con un numero
indefinito di singoli fornitori). Un esempio di vendite a grossisti o
intermediari sono le vendite di nuovi articoli per animali a grossisti, che li
rivenderanno a una serie di negozi per la cura degli animali, di cliniche per
animali e di altri punti di vendita al dettaglio.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
37
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
-
Vendite indirette - commercializzazione a più livelli: vendite effettuate sia
direttamente ai clienti sia ad altri venditori, conformemente ad accordi di
disribuzione dei prodotti.
2.8.2 Rilevanza del medesimo canale di distribuzione, in generale
Se i prodotti sono offerti in vendita attraverso gli stessi canali di distribuzione,
sarà più probabile che il consumatore ritenga che i prodotti o servizi
appartengano allo stesso settore commerciale e che vengano possibilmente
fabbricati o forniti dalla stessa entità, e viceversa.
1471/1999 KALZAN (cl. 5) / QANZA (cl. 5) (DE),
1466/1999 FLORIDA SUN (cl. 32) / FLORIDA SUN (cl. 32) (EN).
2.8.3 Rilevanza del medesimo punto di vendita al dettaglio, in
particolare
La seguente citazione, tratta (e tradotta) da un documento dell’OMPI,
sintetizza la giusta rilevanza che occorre attribuire al fatto che l’esercizio
commerciale di vendita sia identico o simile.
Non va attribuita un’importanza eccessiva a questo criterio, dal
momento che tutti i moderni supermercati, spacci e grandi magazzini
vendono beni di ogni tipo. Pertanto, il punto di vendita è un fattore
meno decisivo allorché si tratta di stabilire se i consumatori
riterrebbero i prodotti provenienti da una comune origine, solo perché
venduti nello stesso esercizio commerciale.
Tale criterio può nondimeno avere una validità nel caso in cui i
prodotti vengano smerciati, in modo esclusivo o abituale, in negozi
specializzati. In questo caso, i consumatori potrebbero tendere a
ritenere che l’origine dei prodotti sia la medesima, se questi sono
venduti nel medesimo negozio specializzato, mentre potrebbero
tendere ad escludere tale comune origine se non vengono
abitualmente venduti negli stessi negozi.
(WIPO Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts, A WIPO
Training Manual, Ginevra 1993 (2º edizione), ristampa1998, punto 6.2.1.)
La coincidenza di punti di vendita e canali di distribuzione può avere rilevanza
in quanto sia atta a dimostrare una prossimità fisica dei prodotti e dei marchi
sul mercato. Se i prodotti sono offerti congiuntamente nello stesso tipo di
negozio, vi sarà una maggiore probabilità che il consumatore li trovi nello
stesso negozio, spesso contemporaneamente.
1339/1999 LINOLA (cl. 3) / LIOLA (cl. 3) (EN)
Inoltre, il tipo di esercizio commerciale considerato può anche essere
rivelatore delle consuetudini commerciali e delle tecniche commerciali
utilizzate nella promozione e nella vendita di un determinato tipo di prodotti.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
38
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Tali circostanze possono indicare, ad esempio, se il consumatore ha
l’opportunità di esaminare un prodotto prima di comprarlo, se è venduto al
banco o per via elettronica, se viene provato prima della vendita e così via.
Tali considerazioni sono peraltro rilevanti solo nell’ambito della valutazione
finale del rischio di confusione, non nell’ambito dell’esame della somiglianza
tra i prodotti (v., ad esempio, parte B IV 4).
394/1999 L (cl. 25) / L (cl. 25) (EN)
Accade di frequente che un determinato prodotto sia offerto in vendita in più
modi, come nel caso delle scarpe, che possono essere reperite sia in negozi
di calzature tradizionali sia in negozi di stilisti o “monomarca”, in cui sono
offerti in vendita insieme ad articoli di abbigliamento e accessori. Un modo
alternativo di commercializzazione va preso in considerazione purché
costituisca una prassi consolidata nel territorio di riferimento.
Una questione analoga sorge allorché un ampio numero di prodotti collegati in
modo casuale o chiaramente differenti sia venduto negli stessi esercizi
commerciali, ad esempio in supermercati, grandi magazzini, botteghe situate
nelle zone pedonali dei centri urbani o nei centri commerciali.
La diversità dei prodotti venduti e dei servizi prestati in questo modo, da un
lato, e le dimensioni di tali locali commerciali, dall’altro, rendono meno
probabile che il consumatore stabilisca un collegamento tra i prodotti e
attribuisca loro una stessa origine, in quanto sarà consapevole del fatto che i
prodotti venduti in un supermercato provengono da un gran numero di
imprese indipendenti.
Pertanto, la mera circostanza che taluni prodotti o servizi possano essere
rinvenuti in questo tipo di negozi costituisce, tutt’al più, una debole indicazione
per quanto riguarda la somiglianza.
Un ulteriore requisito dovrà in questi casi essere soddisfatto per rendere più
plausibile la somiglianza tra i prodotti, in particolare che i prodotti di cui trattasi
siano offerti nello stesso reparto di tali negozi o supermercati, nei quali di
solito si trovano insieme prodotti omogenei.
76/1998 NEGRITELLE (cl. 30) / LOS NEGRITOS (cl. 5, 29, 30) (EN),
1117/1999 CHATELDON (cl. 32) / CHATELDON (cl. 33) (EN).
Esempio di punti di vendita al dettaglio differenti:
Sedie a rotelle – biciclette, 1138/2002 PANTHER (fig.) / Panther (EN):
Per quanto riguarda i canali di distribuzione dei prodotti in conflitto, va
rilevato come i prodotti tutelati dal marchio anteriore vengano
presumibilmente venduti presso negozi specializzati in biciclette o in
negozi di vendita al dettaglio di attrezzature per lo sport. Per contro, i
canali di distribuzione dei prodotti rivendicati nella domanda
impugnata sono distributori specializzati in attrezzature e congegni ad
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
39
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
uso medico, che riforniscono ospedali, e negozi specializzati nella
vendita di dispositivi per disabili e minorati fisici.
2.8.4 Rapporto con altri fattori
Quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso è differente anche il
pubblico di riferimento.
2.9
Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali
2.9.1 Principi
La determinazione del pubblico di riferimento serve non solo ad accertare le
caratteristiche del cliente di un determinato prodotto, e quindi il relativo grado
di avvedutezza e di attenzione, ma anche a mettere in evidenza entro quali
limiti gli acquirenti dei prodotti e servizi siano i medesimi. I clienti costituiscono
quindi un ulteriore fattore da prendere in considerazione nell’esame della
somiglianza tra i prodotti o servizi, anche se la Corte non lo ha menzionato
espressamente come criterio in quanto tale (come pure non ha menzionato,
del resto, gli “end users”; questa è, come si è sottolineato, una non corretta
traduzione inglese per “destinazione”).
28/1999 CHEF (cl. 21) / CHEF (cl. 21) (EN)
Tuttavia, il semplice fatto che i clienti potenziali possano coincidere non
costituisce una indicazione per quanto riguarda la somiglianza. La stessa
categoria di consumatori può aver bisogno di prodotti o servizi aventi la natura
e l’origine più disparate. Ad esempio, il fatto che televisori, automobili e libri
siano acquistati dagli stessi clienti, cioè dal grande pubblico, non ha alcuna
incidenza sull’esame della somiglianza. In molti casi, una serie o entrambe le
serie di prodotti sono destinate al grande pubblico, tuttavia la destinazione
(nel senso di bisogno del consumatore che viene soddisfatto) è in ciascun
caso differente. Tali circostanze depongono contro la somiglianza.
Ad esempio, borse da viaggio e custodie per strumenti non sono state ritenute
simili in quanto, anche se hanno lo stesso pubblico, la loro destinazione è
diversa (soddisfano bisogni del consumatore differenti) e sono utilizzate in
circostanze differenti.
1031/1999 STARTER (cl. 16) / STARTER (cl. 18) (EN)
2.9.2 Importanza della diversità di pubblico rispetto alla somiglianza
Se si potesse escludere che le due categorie di acquirenti si trovino mai di
fronte ad entrambi i marchi in conflitto, essi non potrebbero venire confusi.
Tuttavia, nella pratica, difficilmente sarà possibile un accertamento come
questo. Se è altamente improbabile che i due prodotti (o servizi) vengano
posti di fronte ai loro potenziali acquirenti nel corso normale degli eventi,
l’acquirente dell’altro prodotto, in particolare un cliente professionale, può
sempre avere una certa conoscenza del mercato in questione. Nondimeno,
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
40
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
una situazione di questo tipo costituisce un forte indizio di dissimilarità dei
prodotti o servizi.
713/1999 ALTRA LINK (cl. 9) / ULTRALINK (cl. 9, 38) (EN)
Le divergenze per quanto riguarda il pubblico di riferimento sono possibili
allorché i prodotti di entrambe le specificazioni si rivolgono solo a consumatori
o solo a clienti professionali. Le divergenze possono altresì sussistere
allorquando un pubblico di riferimento è composto da consumatori e l’altro da
clienti professionali. Va tenuto presente, tuttavia, che anche quando i prodotti
si rivolgono solo a clienti professionali, anche questo tipo di pubblico si
comporta come i consumatori finali. Pertanto, la distinzione tra consumatori
finali e clienti professionali non è assoluta, ma dà adito a sovrapposizioni (per
una definizione delle nozioni di consumatore e cliente professionale, v. sopra
sub B I 3.6.1.c.).
Le seguenti coppie di prodotti costituiscono esempi di pubblici molto diversi.
-
Consumatori
Diverse applicazioni di prodotti farmaceutici: contraccettivi femminili e
farmaci per la prostata.
Sedie a rotelle e biciclette
1138/2002 (EN) PANTHER (fig.) / Panther
-
Clienti professionali
I prodotti comprati solo da imprese o venduti solo all’ingrosso, come
nel caso delle materie prime o delle merci vendute in grandi
quantitativi. I fabbricanti o i commercianti sono operatori del mercato e,
come tali, dispongono di una maggiore esperienza di quest’ultimo e
una maggiore conoscenza delle pratiche commerciali, che nel loro
caso riducono il rischio di confusione. Così, si è ritenuto che gli
insetticidi non fossero simili a solventi per l’industria delle lacche, in
quanto i rispettivi consumatori operano a livelli differenti del mercato.
877/1999 SOLVENON (cl. 1) / SOLVENAL (cl. 5) (EN),
-
Consumatori – clienti professionali
Lucidi per uso domestico, da un lato, prodotti per la pulizia destinati
all’industria metallurgica, dall’altro.
456/2002 ALADDIN / ALADIN (EN)
I contenitori per lenti a contatto sono piccoli oggetti utilizzati per
custodire e proteggere le lenti a contatto. I consumatori finali di questi
prodotti sono i consumatori medi, mentre i prodotti dell’opponente
[apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra,
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
41
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
occhi e denti artificiali; articoli ortopedici, materiale di sutura, compresi
nella classe 10] si rivolgono a medici, chirurghi, dentisti o veterinari. I
prodotti della richiedente vengono di solito venduti nei negozi di ottica e
non sono simili ad alcuno dei prodotti dell’opponente.
2940/2000 APEX / APEX (EN)
Le differenti categorie di prezzo sono un fattore importante se da esse si
desume che i prodotti o servizi sono scelti da clientele completamente
diverse. In tal caso, i prodotti verrebbero commercializzati attraverso canali di
distribuzione distinti.
Tuttavia, gli acquirenti di prodotti o servizi a basso prezzo possono avere
avuto conoscenza dei prodotti costosi e ritenere che il fabbricante o fornitore
abbia ampliato la propria linea di prodotti. Del pari, gli acquirenti di prodotti
costosi possono altresì acquistare prodotti a basso costo. A seconda dei casi,
quindi, le differenti categorie di prezzo possono o no deporre contro la
somiglianza [v. anche sopra, sub 5.2.2.b.v)].
Ancorché le persone o gli esseri viventi che consumano un prodotto possano
essere differenti, i clienti possono essere sempre gli stessi:
I rispettivi prodotti (‘latticini – farinacei e preparati a base di cereali’,
da un lato, e 'alimenti per animali- inclusi additivi non medicati e
integratori nutrizionali per animali', dall’altro) non sono diretti a
utilizzatori finali diversi. Essi sono destinati all’alimentazione di
consumatori differenti, ossia le persone e gli animali rispettivamente.
Tuttavia, l’utilizzatore finale degli alimenti per animali non è l’animale
da nutrire, bensì la persona che li acquista prendendoli dallo scaffale.
R232/2000-4 S ORLANDO (fig.) / Orlando (EN)
2.9.3 Rapporto con altri fattori
Canali di distribuzione: quando i canali di distribuzione sono distinti, come nel
caso di differenti livelli di mercato (ad esempio, materie prime – prodotti finiti),
la sovrapposizione tra le rispettive clientele è ridotta.
2.10
Origine abituale
2.10.1 Origine abituale, ossia le imprese che detengono il controllo
2.10.1.1. L’origine abituale è la medesima: i prodotti o servizi possono essere
simili
2.10.1.1.1. Principio
L’OMPI ha suggerito il seguente criterio di somiglianza dei prodotti e servizi:
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
42
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Come regola generale, i prodotti si considerano simili se, offerti in
vendita con un marchio identico, il pubblico dei consumatori sia
indotto a ritenere che essi abbiano la stessa origine. Si deve tener
conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresi la natura
dei prodotti, la loro destinazione e i canali di distribuzione attraverso i
quali sono smerciati, ma in particolare l’origine abituale dei prodotti e
il punto di vendita abituale dei medesimi.
(OMPI, Introduction to Trademark Law & Practice, punto 6.2.1.)
È bensì vero che la Corte di giustizia non ha menzionato l’origine abituale dei
prodotti (o servizi) in conflitto tra i fattori pertinenti ai fini della constatazione
della somiglianza, tuttavia dal settimo 'considerando’ RMC e dalla definizione
di rischio di confusione delineata dalla Corte dovrebbe discendere che
l’origine abituale dei prodotti o servizi riveste una particolare importanza ai fini
dell’esame della somiglianza.
Come si è rilevato sopra (sub B II 4.1.), ai sensi del settimo ‘considerando’
RMC, “è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al
rischio di confusione”. La Corte ha definito il rischio di confusione come “la
possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione
provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese
economicamente legate tra loro” (sentenza Canon, punto 29). Ne consegue
che le correlazioni esistenti tra i prodotti e servizi devono essere idonee ad
evocare l’idea che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese
economicamente collegate tra loro.
L’approccio della divisione Opposizione sulla questione dell’identità di origine
dei prodotti e servizi è che tale questione viene valutata, su basi obiettive, nel
contesto della somiglianza. La questione se il pubblico di riferimento sia
consapevole di tale origine va risolta in sede di valutazione globale finale,
nell’ambito dell’analisi del livello di avvedutezza posseduto dai clienti
(B.IV.5.2.).
Dalla definizione del rischio di confusione tracciata dalla Corte di giustizia
discende che, se i prodotti e servizi posti a confronto hanno abitualmente la
stessa origine, cioè provengono dallo stesso tipo di impresa o da imprese tra
loro economicamente collegate, ciò equivale ad un forte indizio di
somiglianza.
1195/1999 DELI / DELI CHEF (EN)
Tuttavia, vi sono due condizioni per questa conclusione:
-
Non è sufficiente, ai fini del criterio “origine abituale”, che i prodotti o servizi
di cui trattasi siano fabbricati o messi in commercio da un numero limitato
di imprese, come ad esempio grossi gruppi operanti in un’ampia gamma di
prodotti o servizi in settori commerciali differenti. Ciò che rileva è piuttosto
l’offerta abituale dei prodotti e servizi nel settore commerciale di
riferimento, poiché solo questa offerta abituale può influire sulla
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
43
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
percezione da parte del pubblico. Come si è già rilevato, la percezione da
parte del pubblico va analizzata nell’ambito della valutazione globale
finale.
-
Il criterio dell’“origine abituale” non è inoltre pertinente per i marchi di
commercio. Questo tipo di marchi sono frequentemente impiegati per
etichettare prodotti che non sono simili tra loro né sono fabbricati da una
stessa impresa o da imprese collegate.
Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che il fattore dell’origine abituale
può assumere rilevanza per la somiglianza tra i prodotti.
Nella sentenza ELS/ILS (causa T-388/00) il TPG ha così statuito:
“Si deve constatare che, per assicurare i servizi di «sviluppo ed
organizzazione di corsi per corrispondenza», è utile e usuale
impiegare «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per
studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per
l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano
imparare l'inglese come seconda lingua». Le imprese che offrono corsi
di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, come materiale
pedagogico sussidiario, i citati prodotti” (punto 55).
Analogamente, nella sentenza MYSTERY/Mixery (causa T-99/01), il TPG ha
dichiarato:
“La commissione di ricorso ha (…) constatato che le birre e le altre
bevande possono provenire, in particolare nelle fasi di imbottigliamento
e di commercializzazione, dalle stesse imprese, possono essere
vendute affiancate e hanno la stessa destinazione. (…) Pertanto, la
commissione di ricorso ha giustamente concluso che i prodotti
considerati, che rientrano nella classe 32, sono simili” (punto 40).
(corsivi aggiunti)
Considerare l’identità dell’origine abituale alla stregua di un fattore rilevante ai
fini dell’esame della somiglianza non deve essere frainteso in modo da
rovesciare l’esame del rischio di confusione e della somiglianza: anticipando il
risultato di un esame che si presume basato su una serie di fattori (natura,
destinazione, ecc.) e che è inteso a determinare la percezione dell’origine
abituale da parte del pubblico di riferimento. Piuttosto, il fattore “origine
abituale” assume rilievo principalmente quando può essere stabilito
inconfutabilmente che l’origine abituale dei prodotti o servizi è la medesima o
è distinta.
Esempio 1: Abbigliamento e calzature
Molti fabbricanti e stilisti disegnano e producono entrambi. Ciò è
particolarmente vero nelle catene di punti di vendita al dettaglio o di
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
44
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
negozi, che spesso offrono in vendita calzature e articoli di
abbigliamento recanti lo stesso marchio.
R 634/2001-1 “a” (fig.) / ”a” (fig.) (EN) (ricorso dinanzi al TPG),
2001/2002 PANAMA JOE'S GRILL-CANTINA-BAR / PANAMA JACK (EN).
Esempio 2: IT, telco e video
Un primo esempio delle stesse imprese che detengono il controllo di prodotti
e servizi sono le imprese operanti nella tecnologia informatica (IT), nelle
telecomunicazioni (telco) e nei video, che dalla metà degli anni ’90 sono
andate integrandosi. Lo stesso dicasi per i settori IT e dell’ingegneria
elettronica in generale, soprattutto nel settore dell’elettronica di consumo. Tali
prodotti e servizi sono pertanto simili.
507/2002 T Flexitel / FLEXITEL (DE) (IT - telco),
192-2002 Delta Access (fig.) / DELTA (DE) (elettronica di consumo),
398/2002C ComConnect/comconnect (DE) (ingegneria elettronica).
Esempio 3: Industria dell’intrattenimento
Nell’industria dell’intrattenimento le interrelazioni sono molteplici. Esse
autorizzano a ritenere che i fabbricanti di videocassette registrate siano
collegati economicamente con le imprese che noleggiano tali cassette.
1355-2001 Prinz Dracula / Dracula (DE)
2.10.1.1.2. Usi commerciali consolidati richiesti
Il requisito dell’esistenza di usi commerciali consolidati, come rilevato nella
precedente sezione, assume particolare rilevanza allorquando i produttori
espandano le loro attività su mercati contigui, ad esempio dall’abbigliamento
ai cosmetici. In tal caso, occorre accertare se siffatta espansione sia consueta
nell'industria o se, al contrario, si verifichi solo in casi eccezionali.
Esempio di espansione divenuta consueta:
-
La tendenza nell’industria birraria è di espandersi nel settore delle birre
analcoliche.
45/1999 FLORA (cl. 32) / LORA DI RECOARO (cl. 32, 33) (EN),
167/2000 MIXERY (cl. 32) / MYSTERY (cl. 29, 30, 32) (DE)
-
scarpe – borsellini
2008/2000 (EN) TJ’s (shoes) / TJ Collection (borsette),
1440/2000 (EN) Giorgio (shoes) / Giorgio (borsette).
Esempio di espansione non (ancora) consueta:
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
45
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
-
Servizi Internet – contenuti in rete
L’esistenza di legami tra fornitori di servizi Internet e fornitori di contenuti in
rete (integrazione verticale, ad esempio AOL Time Warner o Vivendi
Universal) renderebbe possibile considerare i contenuti in rete, ad
esempio una produzione cinematografica, simili ai servizi di
telecomunicazioni, se si trattasse di una consuetudine commerciale
consolidata. Tuttavia, non è chiaro se questa tendenza si stabilizzerà o no.
È un esempio di consuetudini commerciali in mutamento.
Pertanto, la DO ritiene, allo stato, che i servizi di telecomunicazioni e i
contenuti forniti attraverso la rete di telecomunicazioni siano dissimili. Ciò
è messo in luce dal caso seguente:
Produzione di opere audiovisive per la televisione, il cinema e la radio (cl.
41) / telecomunicazioni (cl. 38). I fornitori di servizi di telecomunicazioni
diffonderanno tali opere, tuttavia ciò non rende i servizi simili. La loro
differente natura e destinazione (comunicare, da un lato, informare ed
intrattenere, dall’altro) rende questi servizi dissimili.
1305-2001 TELENOR CTMA / TNE TELENORDEST (EN)
-
Gioielleria – servizi alberghieri (esempio di Bulgari in Italia ritenuto
insufficiente)
Infine, è sufficiente che una parte sostanziale dei prodotti o servizi sia
fabbricata o fornita dalla stessa impresa o da imprese economicamente
collegate. Tale può essere il caso, ad esempio, se l’origine abituale dei
prodotti di cui trattasi è identica solo nel segmento superiore di mercato, come
nell’abbigliamento e nei cosmetici. In questi casi, tuttavia, la somiglianza tra i
prodotti o servizi può essere solo molto lontana, se molti altri fattori di
somiglianza sono divergenti, come è il caso dell’esempio dell’abbigliamento e
dei cosmetici.
1642/2002 EVOLUTION (fig.) / Evolution the World of Sacred Device (EN)
2.10.1.1.3. Realtà di mercato come fattore determinante
Le coincidenze concernenti l’origine vanno sempre accertate in modo
inequivocabile alla luce della realtà di mercato e non possono essere
presunte in linea teorica. Ad esempio, i servizi finanziari non sono simili ai
distributori automatici. Gli istituti finanziari o le imprese economicamente
collegate ad essi, di solito, non producono distributori automatici.
La decisione nel procedimento R 518/2000-1 EUROPA 6000 / EUROPAY non
può quindi essere condivisa sotto tale aspetto. La prassi della DO è illustrata
nel procedimento 507/2002 T Flexitel / FLEXITEL (DE).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
46
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Né è possibile prendere a fondamento teorie desunte da ricerche di mercato
per giungere alla conclusione che i prodotti e servizi in questione sono
abitualmente offerti sul mercato dalla stessa impresa.
La ricerca ha individuato i due seguenti fattori come indicativi di
un’espansione delle attività commerciali del titolare di un marchio a settori
diversi:
-
la forza del marchio;
il “livello di astrazione” della posizione del marchio.
Esempio:
Si sostiene che il marchio “Virgin” nel Regno Unito sia collegato al concetto di
“ribellione contro la classe dirigente”. Il marchio può quindi essere utilizzato
per vari prodotti e servizi differenti. In origine era usato per le vendite per
corrispondenza di dischi, oggi serve, tra l’altro, per una compagnia aerea e
per una società di servizi finanziari.
Poiché non si è instaurato alcun uso concreto nel senso che i servizi di
vendita di dischi per corrispondenza, trasporto aereo e finanziari vengano
abitualmente prestati dalla stessa impresa o da imprese economicamente
collegate, tali prodotti e servizi non sono simili. Anche se un uso commerciale
siffatto fosse dimostrato, esso non renderebbe da solo i prodotti e servizi
simili, data la loro divergenza per quanto riguarda altri criteri di somiglianza
quali la natura, la destinazione, ecc..
2.10.1.2. L’origine abituale è differente: i prodotti o servizi possono essere
dissimili
Per converso, se i prodotti di cui trattasi sono fabbricati da tipi diversi di
imprese, tale circostanza depone fortemente contro la somiglianza.
304/1999 DELI-BIMBO (cl. 30) / DELI CHEF (cl. 30, 42) (ES)
Ad esempio, le automobili e le biciclette sono di solito fabbricate da imprese
differenti. La circostanza che qualche impresa, ad esempio Peugeot, fabbrichi
entrambi non è determinante perché non si tratta di un uso commerciale
consolidato.
Analogamente, vino e caffè sono stati ritenuti dissimili in quanto tali prodotti
provengono da fabbricanti differenti.
3041/2001 CANALETTO (fig.) / CANALETTO (EN)
2.10.2 Luoghi di produzione e/o metodi di fabbricazione identici o
simili
Se non è possibile stabilire in modo inequivocabile se i prodotti in questione
sono fabbricati dallo stesso tipo di impresa, può essere possibile desumere
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
47
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
tale origine comune se il luogo o la zona geografica di fabbricazione dei
prodotti o il tempo o il metodo di fabbricazione sono gli stessi.
Va rilevato che la Corte di giustizia, nella sentenza Canon, ha specificamente
richiamato il luogo di produzione statuendo che, per escludere l’esistenza di
un rischio di confusione, non è sufficiente dimostrare semplicemente
l’insussistenza del rischio di confusione nella mente del pubblico quanto al
luogo di produzione dei prodotti (punto 29). Tale affermazione, tuttavia, non
va interpretata in un senso contrario, cioè nel senso che il fatto che il luogo di
produzione non possa considerarsi un indicatore forte dell’origine comune dei
prodotti e servizi di cui trattasi.
È possibile che, nonostante la diversità dei luoghi di produzione, i prodotti
siano lo stesso simili. Ad esempio, libri e media elettronici (prodotti in
concorrenza, dato che i media elettronici sono sostitutivi dei libri) sono
entrambi prodotti da una casa editrice, trattandosi di un contenuto equivalente
offerto elettronicamente.
Esempi riguardanti i siti di produzione:
-
Stessi siti
Tutti i tipi di prodotti chimici: vernici, lacche, coloranti e mordenti sono
normalmente prodotti dalle stesse imprese, di norma imprese chimiche
specializzate,
Rentolin / RENOLIN, R 0837/2001-3 (EN)
-
Siti differenti
Film su videocassetta, organizzazione della produzione di film per
cinema e televisione e a. / camere cinematografiche, apparecchi per
filmati e registrazioni televisivi (Canon)
Va ribadito che, mentre il fatto che i siti di produzione siano identici può
essere indicatore di un’identità di origine abituale, la diversità dei siti di
produzione non esclude che i prodotti provengano dalla stessa impresa
o da imprese economicamente collegate tra loro.
Esempi riguardanti il metodo di fabbricazione:
-
Stesso metodo
Cinture (cl. 25) e scarpe (cl. 25):
1481/2002 ROHDE / DANHO (fig.) (DE)
-
Metodo differente
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
48
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
I prodotti farmaceutici differiscono dai pannolini e pannoloni per
incontinenza per quanto attiene al loro metodo di produzione.
R 0807/2000-3 DEMARA / DEMAR ANTIBIOTICOS, S.A. (EN)
2.10.3 Rapporto con altri fattori
Il fattore ha rilevanza principalmente quando l’origine abituale può essere
inequivocabilmente stabilita indipendentemente da un’analisi dettagliata degli
altri fattori e quando è evidente che il pubblico è consapevole di ciò.
3.
Somiglianza dei prodotti: materie prime, ingredienti e parti o
componenti, accessori
3.1
Materie prime
Nella maggior parte dei casi, la mera circostanza che un prodotto venga
impiegato nella fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente a
dimostrare la somiglianza tra i prodotti, dato che la loro natura, destinazione e
clientela possono essere del tutto distinte. Le materie prime servono per l’uso
industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale. Ciò è stato
stabilito in procedimenti che riguardavano pelli di animali e abbigliamento,
nonché metalli preziosi e gioielleria.
46/1999 OXYDO (cl. 25) / OXYDO LAMBFURS (cl. 18) (EN),
452/1999 ECO-PEL (cl. 25) / ECOPEL (cl. 18) (DE),
149/2001 Arcadia (fig.) (cl. 14) / Arcadia (cl.14),
1190/1999 FOUR SEASONS (cl. 25) / 12 SEASONS (cl. 24, 25) (EN).
La conclusione finale, tuttavia, può dipendere dalle circostanze del caso
concreto, quali ad esempio il grado di lavorazione della materia prima, se si
tratta del componente di base del prodotto finale, la sua incidenza sul prezzo
complessivo di quest’ultimo, la questione se il marchio del prodotto intermedio
“sopravviva” nel prodotto finale e così via. Più grande è l’incidenza della
materia prima sul prodotto finale, più sarà probabile che tra i prodotti esista
una somiglianza.
3.2
Ingredienti di cibi preparati
Un esempio specifico in questo contesto è costituito dagli ingredienti di base
dei cibi preparati.
Per quanto riguarda la somiglianza tra gli ingredienti dei cibi preparati e gli
stessi cibi preparati, è prassi della DO di non spingersi fino alle conclusioni a
cui sono pervenute le Commissioni di ricorso, secondo cui quasi tutti gli
alimenti hanno almeno un certo grado di somiglianza [v. sopra, sub 5.2.2.b.
i)]. L’attuale prassi della DO è di accertare se l’ingrediente possa essere
considerato un componente di base del prodotto finale. Inoltre, la conclusione
finale può dipendere da altri fattori, ad esempio il grado di lavorazione,
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
49
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
l’aspettativa del pubblico circa la possibilità che l’ingrediente sia prodotto dagli
stessi fabbricanti o il modo in cui i due prodotti sono smerciati sul mercato.
- prassi della DO
Nella maggior parte dei casi, la semplice circostanza che un ingrediente di
base sia impiegato per la fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente
per dimostrare che i prodotti siano simili, dato che la loro natura, destinazione
e clientela possono generalmente essere del tutto distinti.
1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (uova / gelati; caffè, cacao, zucchero, miele /
gelati),
1926/2001 EARTHGRAINS (fig.) / EURO GRAIN (EN) (pane / farina),
241/2001 CANDY CASTLE (fig.) / CANDY CARL (EN) (zucchero, miele
melassa / dolciumi).
Può tuttavia sussistere quantomeno un grado più basso di somiglianza
ogniqualvolta l’ingrediente di base possa essere considerato un ingrediente
principale del piatto preparato.
1955/2001 HAPPY / HAPI (EN) (latte, latticini / gelati).
La DO non ritiene di doversi spingere fino alla conclusione a cui sono
pervenute le Commissioni di ricorso nelle loro decisioni, secondo cui quasi
tutti gli alimenti hanno almeno un certo grado di somiglianza [v. sopra sub
5.2.2.b. i)].
- prassi delle CdR
La Terza Commissione di ricorso sembra muovere da una prospettiva molto
più liberale per quanto attiene agli alimenti. L’approccio della DO è che può
esservi un certo grado di somiglianza tra un ingrediente e un alimento
preparato derivante dal fatto che tale ingrediente costituisca uno dei principali
componenti o che il consumatore possa ragionevolmente attendersi di trovare
tale ingrediente nell’alimento preparato. Per contro, la CdR sembra ritenere
che per il semplice fatto che vi è una possibilità che un ingrediente possa
entrare a far parte della preparazione sussista un grado di somiglianza tra i
prodotti. Secondo questa logica, ad esempio, la Terza Commissione di ricorso
considera caffè, tè, cacao e zucchero simili a gelati e dolciumi.
R 152/2000-3 DIPPIN’S DOTS / DIPPIN’DOTS (fig.) (EN),
R 253/2000-3 SELZ SODA (fig.) / SELZ (EN).
La stessa CdR ha spesso basato il proprio ragionamento anche su un altro
criterio, più ampio, secondo il quale gli alimenti sono spesso combinati. Pur
trattandosi di prodotti indipendenti, essi sono offerti congiuntamente nei
ristoranti o nei supermercati (aceto e zucchero).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
50
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Stando alla posizione della Terza Commissione di ricorso, quasi tutti gli
alimenti presentano almeno un livello minimo di somiglianza con gli altri
alimenti.
Anche la Prima Commissione di ricorso sembra muovere da un approccio
analogo: nella decisione R 160/2002-1, O SOLE MIO! / Sole Mio (fig.), ha
ritenuto farine e preparazioni a base di cereali, pane, pasticceria, sale, oli e
grassi commestibili simili a pizze. I prodotti sono simili non solo perché sono
alimenti di base, ma anche perché sono ingredienti di base delle pizze.
L’approccio adottato in queste decisioni potrebbe indurre a far ritenere che
almeno qualche somiglianza esista tra tutti gli alimenti. Questa conclusione
tuttavia, a giudizio della DO, non è conforme con i principi generali enunciati
dalla Corte di giustizia. La DO continuerà pertanto a basare le proprie
decisioni sull’approccio che si è descritto sopra.
3.3
Parti, componenti e accessori
Un altro caso comune è quello delle parti, accessori e componenti integrati in
prodotti industriali complessi come le macchine, gli impianti e simili.
I rilievi svolti in ordine alle materie prime sono, entro certi limiti, validi anche
per parti e componenti. Il semplice fatto che un determinato prodotto sia un
componente di un prodotto complesso non è necessariamente un argomento
definitivo a favore della somiglianza, come ritenuto, ad esempio, nel caso
degli azionatori per valvole e degli strumenti per macchine idrauliche. La
somiglianza manca, in particolare, se i componenti sono acquistati in base
alle loro specifiche tecniche.
693/1999 MAS (cl. 6, 7, 8, 9) / aMAX (cl. 7, 9) (EN),
865-2001 i-scan / High-Scan (DE).
Nondimeno, le parti e gli accessori vengono spesso prodotti e/o venduti dalla
stessa impresa che produce il prodotto finale e destinati allo stesso pubblico
di acquirenti, come nel caso delle parti di scorta o dei ricambi. A seconda dei
prodotti considerati, il pubblico può altresì attendersi che il componente venga
prodotto dal fabbricante “originale”, o sotto il controllo di quest’ultimo, fattore
questo che induce a ritenere che i prodotti siano simili.
In generale, una serie di fattori diversi può assumere rilevanza per ciascun
caso concreto. Ad esempio, se il componente viene utilizzato o venduto
anche in modo autonomo, o se esso è particolarmente importante per il
funzionamento della macchina, tale circostanza depone a favore della
somiglianza.
Nella decisione n. 665/2000, Eureco (cl. 12 – veicoli terrestri) / Eureco (cl. 12 pneumatici), si è ritenuto che, nonostante le differenze tra i prodotti, la loro
stretta connessione e natura complementare implicasse un grado tenue di
somiglianza. D’altro lato, nella decisione n. 199/1999, CUPPER (cl. 12) /
COOPER (cl. 12) (EN), la DO ha concluso che i prodotti veicoli e pneumatici
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
51
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
erano complementari, ma che gli utenti finali avrebbero individuato la loro
origine distinta e che essi venivano commercializzati su mercati separati. Il
grado di somiglianza tra veicoli e pneumatici è molto basso. Perché vi sia un
rischio di confusione, di conseguenza, i segni devono essere identici o
perlomeno molto simili.
4.
Il raffronto tra i servizi
In linea di principio, gli stessi fattori che si applicano per il raffronto tra i
prodotti rilevano per il raffronto tra i servizi. Tuttavia, nell’applicare tali fattori,
si deve tener conto delle fondamentali differenze tra i prodotti e i servizi, in
particolare la mancanza di corporeità materiale dei servizi.
Sono riportati di seguito esempi di applicazione dei vari fattori di somiglianza
nella prassi decisionale della DO.
4.1
Natura
La natura può definirsi, in particolare, come il modo in cui il servizio è
prestato.
Negli esempi seguenti è tracciata una serie di criteri specifici per applicare il
fattore natura ai servizi.
-
Servizi rientranti nella stessa ampia categoria
Gestione finanziaria ha la stessa natura di gestione di affari, in quanto
entrambi sono servizi di gestione. Per altro verso, la loro destinazione
è distinta, la prima essendo di carattere finanziario e la seconda
incentrata sugli affari.
1621/2002 EUROHYPO / EUROHYPO (EN)
-
Natura definita in base alla “composizione” di un servizio
Il servizio produzione di programmi televisivi è simile a divertimenti in
quanto questi ultimi servizi includono i divertimenti televisivi, che sono il
risultato di una serie di attività distinte, ma complementari, prestate in
generale da sceneggiatori, attori, tecnici delle riprese, tecnici
dell’illuminazione, registi, truccatori, e così via. L’espressione
produzione di divertimenti abbraccia tutti questi servizi.
R 1226/2000-1 GEO TV / GEO (fig.) (EN)
4.2
Servizi complementari
4.2.1 Carattere complementare riconosciuto (somiglianza)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
52
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Assicurazioni è un servizio complementare rispetto a servizi bancari che
possono essere offerti dalle banche stesse o da altri istituti finanziari. Inoltre,
non è inconsueto che le compagnie assicurative svolgano del pari attività
bancarie; il mercato finanziario dei tempi attuali sta assistendo ad una
integrazione tra banche ed imprese assicurative, ad esempio, in seguito a
fusioni ed acquisizioni. Il pubblico in senso ampio che si avvale normalmente
dei servizi per vari scopi potrebbe associare le attività di ciascuna in quanto
potrebbero essere offerte dalla stessa impresa, persino negli stessi locali.
R 38/2000-1 ADVANTA (fig.) / ADVANTAGE (fig.) (EN),
2507/2001 BAMB (fig.) / BAM (EN).
Organizzazione di viaggi (cl. 39) è complementare rispetto a fornitura di vitto e
alloggio temporaneo in alberghi e ristoranti (cl. 42). Viaggiare comprende
necessariamente il vitto e l’alloggio. Inoltre, si tratta di servizi abitualmente
offerti congiuntamente dalle agenzie di viaggi in forma di pacchetti di vacanze.
1356-2000 atlas (fig.) / ATLASREISEN,
ATLASREISEN (fig.) (entrambi EN)
1357-2000
atlas
(fig.)
/
Servizi di costruzione (cl. 37) e progettazione di alberghi (e/o attività) per
offrire divertimenti e svaghi alla clientela (cl. 42) sono complementari.
1469-1999 INTER HOTEL (fig.) / DEUTSCHE INTERHOTEL (EN)
4.2.2 Carattere complementare negato (dissimiglianza)
Servizi di istruzione e divertimento e servizi editoriali non sono complementari
poiché il nesso esistente tra loro non è abbastanza stretto: i servizi di
istruzione e divertimento possono includere la pubblicazione di materiali
didattici e di divertimento quale parte dei servizi principali. Ciò non è tuttavia
sufficiente a rendere questi servizi simili. I materiali sono molto spesso
pubblicati come supporto per molte attività. V. tuttavia oltre, nella sezione
6.3.2.b.
712/2001 GRUPO TELECOM (fig.) / TELEKOM (fig.) (EN)
4.3
Servizi in concorrenza tra loro
Edizione di supporti di registrazione digitali e analogici contenenti determinate
informazioni / pubblicazione ed edizione di libri, quotidiani e riviste (servizi
entrambi compresi nella classe 41). Si tratta di servizi simili in quanto le case
editoriali offrono i loro testi non solo in formato stampa, ma anche in formato
digitale o analogico.
1198/2002 MicroFocus (fig.) / FOCUS (DE)
4.4
Pubblico di riferimento
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
53
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
A causa della scarsa coincidenza dei rispettivi pubblici di riferimento,
assicurazioni ed affari finanziari sono stati ritenuti solo lontanamente simili a
edizione di sistemi multimediali di chip card (cl. 36, domanda di MC) o a chip
card, carte magnetiche, supporti con codici a barre, carte con codici a barre
(cl. 9). L’edizione di chip card si rivolge a clienti professionali e non a
consumatori finali, a cui sono principalmente destinati i servizi di assicurazioni
ed affari finanziari. I clienti professionali, d’altro canto, sono più attenti e
riconoscono che le imprese assicurative e finanziarie normalmente non
offrono servizi di carte magnetiche né fabbricano tali carte. Nondimeno, una
piccola sovrapposizione tra i pubblici di riferimento esiste, dato che i clienti
professionali operano altresì in veste di individui privati e, quindi, di
consumatori finali.
2066/2001 DENCARE / DentCard (fig.) (DE)
4.5
Origine abituale
Servizi di manutenzione delle automobili
immagazzinamento di prodotti: dissimili.
/
confezionamento
ed
Il consumatore medio è consapevole del fatto che i settori industriali di cui
trattasi sono nettamente distinti e non rischia quindi di attribuire ad essi una
medesima origine.
757-2000, SMART / SMARTRAIL (EN)
Produzione di materiali audiovisivi per la televisione, il cinema e la radio e
pubblicità: dissimili.
Nel campo della pubblicità è molto frequente che siano prodotti spot
televisivi (ossia pièce pubblicitarie destinate alla radio o alla
televisione). Entro tali limiti, potrebbe sussistere un collegamento tra i
servizi in questione. Tuttavia, l’impresa che produce servizi
pubblicitari destinati alla promozione di prodotti e servizi offerti sul
mercato abitualmente non produce tali spot autonomamente, ma
subappalta tale servizio a un’impresa specializzata in tale produzione
(ossia nell’organizzazione, direzione, supervisione e presentazione).
Ne consegue che la natura dei servizi è differente, come lo sono
anche i rispettivi utenti. Non è usuale che un’impresa che intende
promuovere un prodotto o un servizio si rivolga ad un produttore
televisivo anziché a un pubblicitario. Pertanto, nonostante i punti di
contatto tra questi servizi, essi vanno considerati differenti.
1305-2001 TELENOR, TELENOR
TELENORDEST (fig.) (EN)
MEDIA
España
S.A.
/
TNE
V. anche 477-2001 THE BOX (fig.) (cl. 9) / BOXNEWS (cl. 35) (EN),
2272/2001 PICCOLINO e a. (cl. 25) / PIKOLINOS (fig.) (cl. 35) (EN).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
54
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
5.
Il raffronto tra prodotti e servizi
5.1
In generale
Nel caso in cui il raffronto sia effettuato tra prodotti e servizi, valgono gli stessi
principi che si applicano al raffronto tra prodotti e prodotti e a quello tra servizi
e servizi.
Occorre premettere che le differenze tra i prodotti e i servizi sono numerose.
Con riguardo alla loro natura, i prodotti si differenziano in linea genere dai
servizi in quanto consistono in articoli commerciali, merci, beni mobili o
immobili. La loro vendita comporta normalmente il trasferimento della titolarità
in senso fisico, come nel caso dei beni mobili o immobili. I servizi, invece,
consistono nella prestazione di attività immateriali. Ciè non toglie peraltro che
una serie di servizi offerti via Internet corrispondano a prodotti, quali ad
esempio musica, video, software e pubblicazioni regolari.
2607/2000 ENVIROMET, ECOMET / EnviroMed (EN)
I prodotti e i servizi possono tuttavia essere complementari (ad esempio, la
manutenzione può essere un servizio complementare rispetto al prodotto di
cui trattasi). I servizi possono inoltre avere la stessa destinazione, cioè la
stessa finalità d’uso, e quindi essere in concorrenza con i prodotti. Ad
esempio, il leasing di automobili, che è un servizio finanziario, può
considerarsi in rapporto di concorrenza rispetto alla vendita di automobili.
Ne consegue che, in determinate circostanze, è possibile riscontrare una
somiglianza tra prodotti e servizi.
Si possono distinguere due categorie particolari: i servizi normalmente forniti
in modo autonomo dai prodotti corrispondenti, o viceversa, e i servizi di altri
tipo.
5.2
Servizi normalmente forniti ai clienti senza che sia
necessario acquistare i prodotti corrispondenti (o viceversa)
È possibile che si consolidi un uso commerciale secondo cui le stesse
imprese prestano abitualmente servizi ai clienti indipendentemente dal fatto
che questi abbiano o no acquistato i prodotti corrispondenti (o viceversa). Ciò
significa che i servizi non sono meramente ausiliari rispetto ai prodotti, come
nel caso della riparazione o manutenzione di una macchina da parte del
fabbricante di tale macchina. L’esistenza di siffatto uso commerciale
costituisce un forte argomento a favore della somiglianza.
Esempi:
-
Servizi di igiene e di bellezza / cosmetici
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
55
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
1546-2001 Megadent / MENTADENT (DE)
-
Noleggio di film / pellicole cinematografiche; servizi di ottico / occhiali;
distributori automatici / noleggio di tali macchine
1355-2001 Prinz Dracula (fig.) / Dracula (DE)
-
Prodotti e servizi che le imprese forniscono indipendentemente gli uni
dagli altri: tecnologie informatiche (IT) e servizi di telecomunicazione
(telco)
Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono,
delle immagini o dei dati (cl. 9) sono simili a telecomunicazioni (cl. 38)
507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (fig.) (DE); contrarie 1936/2002
WELCOME / WELCOME Real Time (EN) e 1642/2002 evolution (fig.) /
EVOLUTION The World of Sacred Device (EN), decisioni che non
vengono seguite;
v. tuttavia la sezione 8.4., dove si precisa che i prodotti e servizi IT/telco
non sono simili ad altri prodotti e servizi (non IT/telco) solo perché usati
congiuntamente.
-
Taluni servizi aventi ad oggetto la produzione di un bene; ad esempio,
stampati / editoria:
Servizi di editoria / libri: i servizi di editoria costituiscono parte integrante
naturale dei prodotti. Il libro non potrebbe comparire sul mercato senza la
sua pubblicazione. L’attività principale non è la pubblicazione dei libri ed è
in realtà più per motivi di classificazione amministrativa che vi è una
differenza tra prodotti e servizi. Sul mercato, essi sono chiaramente simili.
1252/2001 NOVIA / NOVIA (fig.) (EN)
V. anche 507/2002 FLEXITEL / T --- Flexitel (fig.) (DE): stampati (cl. 16) /
pubblicazione ed edizione di determinati manuali e opuscoli didattici (cl.
41), e
1837-2001 LE MERIDIEN (fig.) (cl. 16) / MERIDIANI (cl. 41) (EN) e 12522001 NOVA (cl. 16) / NOVA (fig.) (cl. 41) (EN), riguardo alla somiglianza
tra stampati e pubblicazione di stampati riconducibile all’attività principale
di imprese editoriali.
-
Ulteriori esempi:
•
Materiali da costruzione e servizi prestati al cliente in riferimento alla
vendita di edifici e materiali da costruzione: simili
9/2001 JAM (cl. 19)(fig.) / JM (fig.) (cl. 35)(EN)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
56
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
•
Servizi di design e di informazioni riguardanti la moda e articoli di
abbigliamento: simili
1522/1999 LILLYWHITES (fig.) cl. 25 / LILLY (cl. 42) (EN)
V. anche 2374/2001 CITY DESK (cl. 42) / citi (fig.) (cl. 9) (EN),
1865/2001 VORTEC (fig.) (cl. 9) / VARTEC (cl. 38) (EN).)
5.3
Servizi ausiliari rispetto ai prodotti, cioè normalmente
forniti insieme ai prodotti (o viceversa)
Nel caso in cui i servizi siano ausiliari rispetto ai prodotti – o nel caso in cui i
prodotti siano ausiliari rispetto ai servizi – la somiglianza è più difficile da
accertare, in quanto il pubblico potrebbe supporre che il fabbricante dei
prodotti non sia un’impresa di servizi autentica o viceversa. Per accertare un
rischio di confusione, è richiesto un grado più elevato di somiglianza tra i
segni e/o un grado accentuato di carattere distintivo del marchio anteriore.
5.3.1 Prodotti e servizi dissimili
5.3.1.1. L’origine abituale dei prodotti e dei servizi non è la medesima
5.3.1.1.1. Principio
Se l’origine abituale dei prodotti e dei servizi non è la medesima, né si tratta di
imprese economicamente collegate tra loro, i prodotti e i servizi sono dissimili.
82/2002
EN
224/2002
EN
831-2002
EN
CUBIX (cl. 16 carte da UBIX
(cl.
41
gioco)
divertimento)
PIA (cl. 9 elaboratori PIAS (cl. 35 servizi
elettronici)
bancari di contabilità e
buste paga)
SEAT (cl. 12 automobili) SKY-SEAT
(cl. 41 divertimento,
attività
sportive
e
culturali)
5.3.1.1.2. Servizi di trasporto, confezionamento e immagazzinamento di
prodotti
I servizi di trasporto, confezionamento e immagazzinamento di prodotti sono
stati considerati dissimili da prodotti rientranti nelle classi 9 e 25 nonché 29 e
32. Tali servizi sono prestati da imprese di trasporto specializzate, la cui
attività non consiste nella fabbricazione e nello smercio di prodotti.
297-2000
EN
743-2000
780-2000
1075-2000
EN
EN
EN
FRUTTAVIVA e a. (cl. FRUTA VIVA JUVER
29,32)
(cl. 39)
CHIP SET (cl. 39)
CHIP (fig.) (cl. 9)
EAR (fig.) (cl. 9)
EAR (fig.) (cl. 37)
RAINHA e a. (fig.) (cl. REINA DECO (fig.) (cl.
25)
39)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
57
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
2850-2000
EN
2019-2001
EN
2061-2001
EN
SPORT AUTHORITY (cl.
39)
IKKS COMPANY e a. (cl.
25)
IDE (fig.) (cl. 39)
THE
SPORTS
AUTHORITY (cl. 25)
KKS (fig.) (cl. 39)
/ IDEM (cl. 9)
Tuttavia, una somiglianza deve presumersi tra servizi di trasporto,
confezionamento e immagazzinamento di prodotti e, ad esempio, mobili. È
consueto che un negozio di mobili si assuma il compito di provvedere alla
spedizione della merce servendosi di un parco autocarri gestito in proprio o di
un’impresa di trasporti associata.
5.3.1.1.3. Altri casi
Se i prodotti e i servizi sono offerti congiuntamente in modo puramente
casuale, come in caso di materiale promozionale o di doni, la connessione
non è abbastanza forte. Così, le borse da viaggio sono state ritenute dissimili
dai servizi di agenzia di viaggi.
R 72/2000-1 (EN) che ha confermato la decisione n. 964/1999 THE GREY
LINE (cl. 39) / GREYLINE (cl.18, 25, 28) (EN) (confermata)
5.3.1.2. Stessa origine abituale, ma il prodotto o il servizio non fa parte
dell’attività principale
Nel prendere in esame la somiglianza tra i prodotti o servizi è importante
tener conto della attività principale svolta dalle imprese che forniscono
rispettivamente i prodotti e i servizi.
Ad esempio, l’attività principale delle agenzie pubblicitarie è la prestazione di
servizi pubblicitari per altre attività. Anche se i prodotti di cui trattasi possono
comparire nelle pubblicità, ciò è insufficiente per ravvisare una somiglianza in
quanto la natura dei servizi pubblicitari è fondamentalmente differente dalla
fabbricazione dei prodotti. Lo stesso ragionamento si applica nel caso in cui i
servizi pubblicitari siano comparati con prodotti di cui alla classe 9, che
possono essere utilizzati come strumenti per la diffusione della pubblicità.
1621/2002 EUROHYPO / EUROPHYPO (EN)
Inoltre, il fatto che la maggior parte delle imprese si affidi alla pubblicità o ad
altri strumenti promozionali per propagandare i loro affari non rende tali
strumenti simili ai prodotti pubblicizzati. Il motivo è che le imprese impegnate
nella promozione dei loro prodotti non offrono in genere servizi promozionali a
terzi.
5.3.2 I prodotti e i servizi possono essere (lontanamente) simili
5.3.2.1. Servizi prestati in connessione con prodotti
5.3.2.1.1. Servizi di installazione, manutenzione e riparazione
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
58
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Nel rapporto tra i prodotti e la loro installazione, manutenzione e riparazione,
la somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere argomentata qualora nel
settore di mercato di riferimento risulti essere consueto che il fabbricante dei
prodotti offra del pari i suddetti servizi.
In tal caso, la constatazione di somiglianza può essere giustificata, soprattutto
se i segni siano identici o molto simili e/o il marchio anteriore goda di
notorietà.
-
prodotti compresi nella classe 9
Impianti ed elaboratori elettronici per il trattamento dei dati e loro
componenti sono stati ritenuti simili a installazione e riparazione di
apparecchi elettronici.
1629-2001 EXPRESSO (cl. 37) / XPRESSO (fig.) (cl. 9)
Sul rapporto tra servizi di installazione e prodotti compresi nella classe 9,
v. anche:
461-1999 LIS (cl. 9) / LIS (cl. 37) (EN),
780-2000 EAR (fig.) (cl. 9) / EAR (fig.) (cl. 37) (EN),
1095-2001 ADCO (cl. 9) / ADCON (cl. 37) (EN) ),
1775-2001 NOHMI (cl. 9) / NOMI (fig.) (cl. 37) (EN),
352/2002 CALIFORNIA (cl. 12) / CALIFORNIA EXCLUSIVE (cl. 37) (EN).
1671/2002 ACOME (fig.) / ocom (EN), servizi di riparazione e corredo per
il trattamento dell’informazione ed elaboratori elettronici: connessione
riscontrata.
-
Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi ed impianti per la
depurazione dell’acqua / apparecchi ed impianti per il trattamento
dell’acqua: simili
1800/2002 CRISTAL / CLASSIC CRYSTAL (fig.) (EN);
un altro esempio relativo alla manutenzione in: 40/2002 CALL ONE / ALL
ONE (EN).
-
Per il rapporto tra automobili e loro parti e servizi di manutenzione e
riparazione di veicoli a motore, v. S-CLASS (cl. 12) / S TYPE (cl. 37) R
969/2000-1 (EN): simili.
Mobili e installazione di mobili: simili, 873/2002 space / space 2 (fig.) (DE)
-
Apparecchi per la pesatura, in particolare terminali industriali per il
rilevamento del peso per bilance (cl. 9):
È usuale nel campo delle apparecchiature industriali che sia il fabbricante
o un’impresa collegata a fornire servizi di manutenzione. I servizi di
installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettronici sono
normalmente forniti dallo stesso fabbricante di tali apparecchi
estremamente specifici e delicati o da imprese specializzate che possono
fare riferimento al marchio del produttore, se ciò sia necessario per
indicare la destinazione di un servizio. Pertanto, i prodotti e i servizi sono
simili. V. R 344/2001-3 LYNX / LYNX (fig.) (EN).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
59
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
5.3.2.1.2. Servizi di consulenza
I servizi di consulenza, le perizie e simili costituiscono un ulteriore esempio di
possibilità di riscontrare una somiglianza tra prodotti e servizi, secondo
condizioni simili a quelle concernenti la manutenzione, installazione e
riparazione.
1800/2002 (EN): servizi di consulenza, perizia ed informazione relativi
all’installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi ed impianti per la
depurazione dell’acqua / apparecchi ed impianti per il trattamento dell’acqua.
1390/2001 (focus (fig.) / FOCUS) (cl. 7, 37) (FR) servizi di consulenza relativi
all’installazione, manutenzione e riparazione di macchine / macchine per il
taglio laser.
5.3.2.2. Prodotti forniti in connessione con servizi
In alcuni casi, può ravvisarsi una somiglianza tra prodotti e servizi quando i
prodotti siano essenziali ai fini della prestazione del servizio. In siffatti casi,
esiste un rapporto di complementarità tra i prodotti e i servizi. Ad esempio, il
materiale didattico (prodotti) ha un’importanza fondamentale per i servizi
didattici e il loro stretto collegamento è stato ritenuto indice di somiglianza. V.
tuttavia sopra, sub 5.4.2.b.
1207/1999 ILS (cl. 9, 16, 41) / ELS INTERNATIONAL (cl. 35, 41) (EN),
confermata in R 75/2000-3 (EN) e, in ordine alla somiglianza tra prodotti e
servizi, confermata anche dal TPG. V. sopra 2.10.1.1.1.
Ulteriore esempio:
Fornitura di informazioni sui viaggi / cassette audio e video, CD, dischi laser,
film e pellicole cinematografiche, software per computer e CD-ROM; riviste,
libri, giornali, bollettini d’informazione e altre pubblicazioni a mezzo stampa:
“Un certo grado di somiglianza” tra questi servizi specifici e prodotti che
comprendono anche prodotti specifici connessi alle informazioni relative ai
viaggi, in quanto possono considerarsi specificamente realizzati per fornire tali
informazioni.
880/2001 TIME / TIM (fig.) (EN)
5.3.2.3. Servizi di ristorazione – prodotti alimentari
Sussiste un grado medio di somiglianza allorché i prodotti alimentari sono offerti
indipendentemente dai servizi di ristorazione e non sono meramente ausiliari rispetto
a questi ultimi. I prodotti alimentari offerti in modo indipendente includono i pasti
preparati da consumare fuori (“da portar via”), nonché alcuni tipi di cibi, lavorati e
non, come la confetteria, i gelati (lavorati) o la carne (non lavorata), in quanto la
confetteria o pasticceria, i chioschi di gelati e le macellerie possono anche offrire
prodotti per il consumo dei loro prodotti in un ristorante fast-food o in un caffè
adiacente.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
60
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
D’altro canto, i prodotti meramente ausiliari sono solo lontanamente simili. Rientrano
in tali prodotti ausiliari i cibi semilavorati come le gelatine e le confetture, i frutti e le
verdure conservati e cotti, come pure alcune bevande come il caffè. La questione se
possa riscontrarsi un rischio di confusione dipenderà dagli altri fattori, in particolare
dal grado di somiglianza tra i segni e dal grado di carattere distintivo del marchio
anteriore.
Infine, vi è una categoria di prodotti alimentari che non sono in assoluto simili ai
servizi di ristorazione. Rientrano in questa categoria taluni tipi di cibi di base e non
lavorati, come le uova, la farina, il sale, nonché talune bevande, come le bevande
analcoliche. Si tratta di prodotti dissimili dai servizi di ristorazione in quanto, anche se
sono etichettati con marchi identici, i consumatori riterranno escluso che le loro
imprese di produzione controllino anche ristoranti.
La Terza Commissione di ricorso ha accertato nette differenze tra servizi connessi a
bar, ristoranti e locali notturni rispetto a succhi, birre, soda e bevande analcoliche:
I servizi sono connessi alla fornitura di pasti e bevande pronti per essere
consumati e consistono nella preparazione, nella cottura e nel servizio al
tavolo dei pasti. Essi non hanno nulla in comune con la produzione e lo
smercio dei cibi e delle bevande in quanto tali. I bar, i ristoranti e i locali
notturni offrono tutti i tipi di bevande, che recano i loro rispettivi
contrassegni, tuttavia in questi luoghi il cliente non va per acquistare la
bottiglia contenente la bevanda, bensì il servizio consistente nel ricevere la
bevanda preparata e servita, pronta per essere consumata in un particolare
ambiente che egli considera confortevole ed attraente.
R 536/2001-3 & R 674/2001-3 NEGRA MODELO /MODELO (EN), causa pendente
dinanzi al TPG
5.3.2.4. Attività sportive e abbigliamento, scarpe e articoli sportivi
Le attività sportive (cl. 41) e l’abbigliamento, le scarpe e gli articoli sportivi (cl.
25), nonché gli articoli per la ginnastica e lo sport (cl. 28) sono stati ritenuti
simili in considerazione delle attività di sponsoring incentrate su tali prodotti e
svolte dai fabbricanti dei prodotti medesimi. Va tuttavia rilevato come le
attività di sponsoring siano solo un criterio, ma non quello determinante.
Indipendentemente da ciò, tali attività vanno tenute distinte dal
merchandising.
638/2002 CARRERA / CARRERA (fig.) (DE).
Non va seguita: OD 2880-2000 MERLIN / LEROY MERLIN (fig.)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
61
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
VI.
PRODOTTI E SERVIZI SPECIFICI A CONFRONTO
1.
Prodotti e servizi IT/telco
I prodotti e servizi IT (tecnologie informatiche) e telco (telecomunicazioni),
ossia prodotti e servizi tipicamente compresi nella classe 9 o 38 come gli
elaboratori elettronici (cl. 9) o i servizi di telecomunicazione, sono simili tra
loro.
Accade di frequente che gli opponenti basino le proprie opposizioni su
prodotti e servizi di questo tipo, argomentando che essi formano parte
integrante dei prodotti contestati oppure che i servizi contestati sono prestati
utilizzando tali prodotti o servizi.
Allorché prodotti o servizi IT/telco sono comparati con altri servizi, non è
circostanza determinante il fatto che tali altri servizi siano prestati utilizzando
tecnologie informatiche o di telecomunicazione. Ad esempio, i servizi di
ricerca nel campo della proprietà intellettuale non sono simili ai servizi IT/telco
solo perché possono essere utilizzate banche dati informatiche per eseguire
tali ricerche. La natura dei servizi e la loro destinazione (cioè il bisogno del
consumatore che viene soddisfatto) sono manifestamente dissimili. Pertanto, i
consumatori non si attenderanno che i servizi in questione abbiano la stessa
origine dei servizi IT/telco che possono essere utilizzati in questo contesto.
Essi sono pertanto dissimili.
Il semplice fatto che i prodotti o servizi IT/telco siano in qualche modo
collegati ad altri prodotti o alla prestazione di altri servizi non è sufficiente a
consentire una constatazione di somiglianza.
1668/2000 T (emblema) (DE) (cl. 9, 16, 36, 38, 41, 42, ecc.) / iti (emblema) (cl. 42),
2095/2001 pia (emblemi) (DE) (cl. 35, 41 e 42) / PIA (cl. 9, 35, 42).
Allorché i servizi di telecomunicazione sono posti a confronto con prodotti
pubblicizzati mediante l’uso di questi servizi, occorre fare una distinzione tra i
mezzi di telecomunicazione e i contenuti che vengono diffusi mediante l’uso di
tali mezzi. L’attività di un operatore di telecomunicazioni consiste nel
trasmettere i contenuti, ma non nel fabbricare e vendere i prodotti la cui
pubblicizzazione costituisce l’oggetto di tali contenuti (ad esempio i prodotti di
cui alla classe 3, come i profumi, in caso di servizio di posta elettronica). Di
conseguenza, non vi è alcuna somiglianza tra questi servizi e prodotti.
1073-2001 SECRET PLEASURES (cl. 3) / PRIVATEPLEASURES.COM (cl.
38) (EN)
Gli apparecchi per la trasmissione o riproduzione del suono o delle immagini
(cl. 9) non sono simili ai servizi di educazione e formazione.
996/2001 TELIA / TELENIA (EN)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
62
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
La seguente analisi particolareggiata, concernente il raffronto tra riparazione,
mantenimento e a. di autoveicoli terrestri (cl. 37) e banche dati elettroniche
(cl. 9) e a. è in linea con i principi sopra illustrati.
Le banche dati elettroniche e la documentazione tecnica non
presentano maggiore correlazione con l’industria dei veicoli rispetto
ad ogni altro prodotto o servizio. Il mero fatto che la vendita, l’affitto o
la revisione degli autoveicoli possa includere l’uso di banche dati o la
pubblicazione di cataloghi o manuali non potrebbe indurre il pubblico
a supporre che tali prodotti e servizi abbiano la stessa origine. La loro
natura è chiaramente distinta e anche se i prodotti e servizi sono
utilizzati nella vendita, nella revisione e nell’affitto di autoveicoli, essi
rimangono meramente ausiliari rispetto all’attività commerciale
principale. Oltretutto, gli operatori dell’industria dei veicoli
normalmente appaltano lo sviluppo di strumenti elettronici e la
pubblicazione di opuscoli tecnici e promozionali a imprese
specializzate nel campo della creazione. Ne consegue che i prodotti
e servizi si rivolgono all’industria stessa, piuttosto che all’acquirente
del prodotto finale. Pertanto, non solo i rispettivi utilizzatori finali sono
differenti, ma operano anche in fasi distinte del mercato. È evidente,
per giunta, che le tecnologie informatiche e le applicazioni editoriali
non sono in concorrenza con la vendita, la revisione tecnica e l’affitto
di autovetture e non vengono offerte attraverso gli stessi canali
commerciali. Anche quando l’acquirente di autovetture ottenga
materiale tecnico o promozionale quale complemento del prodotto
principale, non sarà interessato all’entità che provvede alla
realizzazione del lavoro di creazione e probabilmente non lo
confonderà con il fabbricante del veicolo, allo stesso modo in cui non
confonderà, ad esempio, l’editore di una rivista specializzata in
automobili con il produttore di automobili al quale tale pubblicazione
fa riferimento.
469-2001 LEX e a. / LEX-COM (EN)
2.
Somiglianza tra servizi di vendita al dettaglio tra loro e tra
prodotti e servizi di vendita al dettaglio
Nella comunicazione n. 03/01 del presidente dell’Ufficio, del 12 marzo 2001,
vi è un’espressa indicazione in ordine al conflitto che può sorgere tra servizi di
vendita al dettaglio e i prodotti venduti in tali esercizi commerciali.
“Per quanto riguarda i conflitti tra beni e servizi, l’Ufficio ritiene che,
sebbene non si possa negare, da un punto di vista astratto, la
«somiglianza» tra prodotti venduti al dettaglio e servizi di vendita al
dettaglio, il rischio di confusione tra servizi di vendita al dettaglio da
una parte e prodotti specifici dall’altra è improbabile, tranne in
circostanze molto particolari, come quando, ad esempio, i rispettivi
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
63
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
marchi sono uguali o simili e sono ben affermati sul mercato. Ogni
caso specifico verrà naturalmente analizzato nel merito”.
Riguardo alla somiglianza tra i prodotti o servizi, si applicano i seguenti
principi.
In primo luogo, i servizi di vendita al dettaglio non limitati nella specificazione
alla vendita di prodotti specifici non sono simili a tutti i prodotti atti ad essere
venduti al dettaglio.
In secondo luogo, i servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti
specifici sono simili a tali beni specifici.
In terzo luogo, i servizi di vendita al dettaglio relativi alla vendita di prodotti
specifici e di altri prodotti sono dissimili.
In quarto luogo, i servizi di vendita al dettaglio non limitati nella specificazione
alla vendita di prodotti specifici o simili ai servizi di vendita al dettaglio relativi
alla vendita di prodotti specifici.
In quinto luogo, la questione se i servizi di vendita al dettaglio relativi a
prodotti specifici siano simili a servizi di vendita al dettaglio relativi ad altri
prodotti specifici dipende dal grado di somiglianza tra questi prodotti.
Va sottolineato che una constatazione di somiglianza di servizi rispetto a
prodotti non implica la conclusione che esista un rischio di confusione. Ciò
dipenderà dagli altri fattori.
3.
Calzature, abbigliamento, cappelleria, borsette e accessori
3.1
Calzature e abbigliamento sono simili
Le calzature, le scarpe e gli stivali hanno un’identica destinazione, in
linea di principio, rispetto agli articoli di abbigliamento elencati: servono
per vestire gli esseri umani, sia per proteggerli dagli elementi sia come
articoli di moda e sono, in quanto tali, spesso reperiti negli stessi
esercizi commerciali o grandi magazzini e negli stessi punti di vendita
al dettaglio. I consumatori, quando si recano ad acquistare abiti, si
aspettano di trovare nello stesso magazzino o negozio anche le
calzature o viceversa. Inoltre, molti fabbricanti e disegnatori producono
o disegnano entrambi. Ciò è particolarmente vero per le catene di
negozi e di punti di vendita al dettaglio, in cui sono spesso smerciati
abiti e calzature che recano lo stesso marchio.
V. R 634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (EN).
Questa decisione conferma la prassi decisionale della DO (ad esempio,
1866/2002 KE ELECTRONICS (fig.) / KE (fig.) (EN) per articoli di
abbigliamento – scarpe – cappelli).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
64
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
Anche la Terza Commissione di ricorso attualmente condivide in linea di
principio questo punto di vista. V. R0590/2000-3 B BOOMERANG /
BOOMERANG (fig.) (EN) e, successivamente, R0494/1999-3 JELLO
SCHUHPARK / Schuhpark (causa dinanzi al TPG), in contrapposizione con la
sua decisione anteriore, più restrittiva, in R 562/2000-3, WORKERS FOR
FREEDOM / WORKER'S (EN).
3.2
Cappelli e articoli di abbigliamento sono simili
I prodotti designati come “cappelli” nella domanda di MC hanno natura
identica o molto simile ai prodotti designati come “articoli di
abbigliamento” nel marchio anteriore, in particolare per quanto riguarda
i tipi di articoli di abbigliamento che si presumono destinati a
proteggere dal vento e dalla pioggia. Inoltre, i cappelli non sono
considerati soltanto oggetti per proteggere la testa dalle intemperie, ma
anche articoli di moda che si presumono accordarsi a un completo e,
per tale motivo, sono talvolta scelti quale articolo complementare agli
abiti. Pertanto, non solo gli utenti finali, ma anche la destinazione dei
rispettivi prodotti è identica sotto tale aspetto. Oltretutto, i canali
distributivi dei prodotti sono talvolta identici e i rispettivi negozi e punti
di vendita sono spesso gli stessi o quantomeno strettamente collegati.
Tenuto conto di tutti questi fattori, i “cappelli” e gli “articoli di
abbigliamento” devono essere considerati simili tra loro.
845/2000 M. Lorenzo (fig.) / (fig.) (EN)
La parola abbigliamento abbraccia un’ampia gamma di prodotti. (…) Un pezzo
di stoffa usato attorno al corpo come un vestito è una forma di abbigliamento
Questo stesso articolo può anche essere utilizzato come scialle per coprirsi la
testa o essere trasformato in turbante, rendendolo quindi un “cappello”.
R 165/1998-2 ENIGMA ITALY / ENIGMA (fig.) (FR)
3.3
Borsette e articoli di abbigliamento sono simili
Le borsette si possono considerare accessori rispetto agli articoli di
abbigliamento. V. sopra, sub 5.2.5.b.
3.4
Accessori specifici per articoli di abbigliamento
In caso di assoluta identità tra i segni, prodotti compresi nella classe 26 come
bottoni, bottoni a pressione, fibbie, occhielli, placche o rivetti possono dar
luogo a un rischio di confusione se il marchio anteriore si riferisce ad articoli di
abbigliamento e scarpe di cui alla classe 26, in quanto tali prodotti della
classe 26 sono accessori rispetto a quelli tutelati dal marchio anteriore e il
marchio della richiedente può rimanere visibile sugli indumenti o scarpe.
Anche se il prodotto finale reca anche un altro marchio, non vi è alcun modo
per evitare che i consumatori che vedono il prodotto finale in un negozio
attribuiscano all’opponente la responsabilità per l’intero prodotto.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
65
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
R 267/1999-1 ZANELLA / ZANELLA (IT)
4.
Prodotti farmaceutici
4.1
Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici
I prodotti farmaceutici si considerano in genere altamente simili ad altri
prodotti farmaceutici, pur se il grado di somiglianza può essere meno elevato
soprattutto in funzione della chiara diversità nelle indicazioni farmacologiche.
In genere, sono soddisfatti vari criteri di somiglianza:
Natura: prodotti chimici specifici.
Destinazione: cura/guarigione in senso ampio.
Canali distributivi: in particolare, farmacie.
Origine abituale: industria farmaceutica, che produce una gran varietà di
preparazioni con indicazioni terapeutiche; i consumatori ne sono consapevoli.
4.2
Prodotti farmaceutici e cosmetici
A giudizio della DO, può esservi somiglianza allorquando si comparano le
categorie generali, ma tale somiglianza può essere tenue. La Terza
Commissione di ricorso ha, anch’essa, ritenuto simili prodotti farmaceutici e
taluni prodotti per la cura del corpo. V. decisione in R 433/2002-3 TEI-FU /
TAI-FUN.
“I ‘prodotti per la cura del corpo’ rivendicati nella domanda, in
particolare profumi, colonie, cosmetici e deodoranti, possono essere
fabbricati dalla stessa impresa o da un’impresa simile che produce
medicinali o prodotti farmaceutici. Sebbene i medicamenti siano
normalmente fabbricati da imprese farmaceutiche, è un dato di fatto
che, attualmente, imprese la cui attività principale rientra nel settore
dei prodotti per la protezione e la cura del corpo producano sia
medicinali sia prodotti non medicinali. Oltre a ciò, i negozi e i canali
distributivi dei prodotti in questione sono talvolta i medesimi (ad
esempio, farmacie in cui sono venduti anche prodotti non medicinali
e profumerie in cui sono venduti anche prodotti medicinali).
Per contro, la Prima Commissione di ricorso ha considerato i prodotti sanitari
e i cosmetici dissimili dai prodotti farmaceutici:
“I prodotti sanitari, i cosmetici e i profumi sono dissimili in quanto sia
la modalità d’uso sia i consumatori di riferimento a cui si rivolgono
sono differenti. Per giunta, essi sono per lo più smerciati in punti di
vendita distinti. I prodotti sanitari, i cosmetici e i profumi sono posti in
vendita in drogherie, supermercati o profumerie, mentre i prodotti
farmaceutici si trovano solo nelle farmacie. Nel caso in cui fossero
venduti negli stessi punti di vendita, verrebbero esposti su scaffali
separati”.
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
66
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
R 0984/2001-1 Gry / GRY (EN)
Nel comparare prodotti farmaceutici specifici, questi possono risultare
completamente dissimili dai cosmetici in generale o da cosmetici specifici. In
alcuni casi, prodotti farmaceutici specifici e cosmetici specifici sono stati
considerati simili:
I prodotti farmaceutici per il trattamento di patologie della pelle o dei
capelli possono assumere la forma di creme o lozioni. Entrambe hanno
la stessa modalità d’uso dei cosmetici, i quali possono anche essere
creme o lozioni.
1981/2002 VITANOV / Nova Vita (fig.) (EN)
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
67
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
VII. INTERRELAZIONE TRA FATTORI
1.
Fattori dominanti
Le particolarità di ciascun caso concreto possono altresì indurre a ritenere
che un determinato fattore sia preponderante. Come si è sopra rilevato, vi
sono fattori che possono essere più o meno importanti in funzione delle
circostanze di fatto del singolo caso di specie.
Ne consegue che la valutazione dei vari fattori nell’ambito del raffronto tra i
prodotti deve tener conto della rilevanza rispettiva di questi fattori per il caso
concreto. In altri termini, i vari fattori non possiedono un valore standard per
tutti i casi, la loro rilevanza specifica andrà piuttosto determinata nel contesto
di ciascun caso singolo.
In linea generale, il peso di ciascun fattore dipende dall’impatto che esso ha
sull’origine dei prodotti di cui trattasi. I fattori che con ogni evidenza sembrano
indicare che i prodotti o servizi (prodotti) provengono o non provengono dalla
stessa impresa o da imprese economicamente collegate dovrebbero avere
priorità su altri fattori che presentano solo una relazione secondaria.
R 433/2000-1 Arthur (fig.) / Arthur (fig.) (EN),
R 0232/2000-4 S ORLANDO (cl. 29, 30) / Orlando (cl. 31)(EN),
199/2000 Three Stars / Three Stars (EN).
Nel valutare la somiglianza dei prodotti, occorre prendere in considerazione
tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti e i servizi.
Sono in generale fattori forti:
-
la destinazione – è il fattore più forte;
-
la natura, intesa da un punto di vista commerciale.
Per contro, sono fattori generalmente meno importanti, perché spesso non
caratterizzanti tale rapporto:
-
-
-
la modalità d’uso: molti prodotti differenti possono essere utilizzati con la
stessa modalità: ad esempio, i prodotti farmaceutici e i cibi e le bevande
sono consumati per via orale, ma non sono simili. Le carrozzine per
bambini e i carrelli per la spesa sono spostati nello stesso modo, ma non
sono prodotti simili.
i canali distributivi: i punti di vendita costituiscono un fattore debole, in
linea generale, salvo il caso in cui si tratti di negozi specializzati o degli
stessi reparti di supermercati.
il pubblico di riferimento: la semplice circostanza che i clienti di riferimento
possano coincidere non è indice di somiglianza. Gli stessi clienti possono
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
68
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
avere necessità di prodotti e servizi aventi natura ed origine del tutto
differenti.
Tuttavia, la diversità di canali distributivi e/o una sovrapposizione minima del
pubblico di riferimento costituiscono forti argomenti contro la somiglianza.
2.
Interdipendenza dei fattori
Può accadere che un fattore sia utile non soltanto per l’impatto diretto che può
avere sulla somiglianza dei prodotti e servizi, ma anche perché può servire da
indicazione del fatto che un altro fattore è importante o pertinente in misura
superiore o inferiore.
Ciò si verifica, soprattutto, per tutte quelle circostanze ed indicazioni
secondarie analizzate in precedenza, nel presentare i singoli fattori specifici.
Tali indicazioni, da sole o combinate tra loro, possono servire a mostrare se
ed entro quali limiti un determinato fattore sia applicabile in ciascun caso
concreto, o per delimitare la loro portata. Ad esempio, la destinazione (finalità
d’uso) dei prodotti è rivelatrice dei loro acquirenti; la destinazione dei prodotti,
in combinato con il prezzo dei medesimi, può determinare se tali prodotti
siano in concorrenza tra loro; il luogo di produzione e il metodo di
fabbricazione può indicare l’origine dalla stessa impresa ovvero da imprese
economicamente collegate, e così via.
R 0818/2000-1 Grand Trianon / Trianon (FR)
Non vi sono, tuttavia, regole rigide. Come rilevato sopra, se la destinazione
dei prodotti è la medesima e il loro prezzo (correttamente calcolato) è
analogo, essi saranno spesso in concorrenza, come ad esempio filtri di carta
per caffè e filtri di metallo per caffè. Ciò, peraltro, non è inevitabile, come
dimostra l’esempio cinema e servizi di bowling. Per tale motivo, i fattori di
somiglianza di cui sopra sono stati esaminati separatamente. L’esaminatore
deve valutarli nella loro globalità, a conclusione della sua analisi della
somiglianza dei prodotti e servizi, al fine di determinare il grado complessivo
di somiglianza.
Inoltre, il valore dei vari fattori può differire ampiamente a seconda dei casi:
-
in un caso, la natura può essere simile, ma la distribuzione può essere
assai diversa. Anche se le stesse caratteristiche o caratteristiche molto
simili dei prodotti (ad esempio, la natura) rendano agevole per un’impresa
produrre altri prodotti, essa potrebbe scegliere di astenersi dal farlo
qualora le fosse molto difficile trovare una clientela.
Esempio: vetro per finestre – vetro per occhiali.
-
Per contro, la natura, ossia le caratteristiche del prodotto, possono essere
totalmente differenti, ad esempio plastica – legno – vetro, e richiedere
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
69
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
attrezzature di produzioni differenti (o legami economici con altre imprese),
ma se il disegno del prodotto e la sua finalità d’uso sono gli stessi, come
pure la sua distribuzione, entrambi i tipi di prodotti possono pur sempre
essere fabbricati sotto il controllo della stessa impresa.
Esempio: per taluni giocattoli, è di secondaria importanza se siano di
peluche, cartone, legno, metallo o altro materiale (salvo quando debbano
essere rispettati determinati criteri di sicurezza per i bambini piccoli). Ciò
che è importante, per i clienti, è che i giocattoli abbiano una forma
attraente. JAKO-O (fig.) / JOCKO 2628/2001 (DE) (annullata in base ad
altri motivi). V. sopra, sub 2.2.2.iv).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
70
Identità e rischio di confusione: somiglianza tra i prodotti e servizi
VIII. CONCLUSIONE
Nella sentenza Canon, la Corte ha sottolineato che, se non risulta che il
pubblico possa credere che i prodotti e servizi provengano dalla stessa
impresa o da imprese economicamente collegate, un rischio di confusione va
escluso. Pertanto, se in esito ad una ponderazione dei vari fattori non risulta
probabile che il pubblico attribuirà la stessa origine ai prodotti e servizi
comparati, tali prodotti e servizi vanno considerati dissimili.
Tuttavia, prima di poter concludere in questo modo, si deve tener conto del
principio secondo cui nella valutazione del rischio di confusione, tutti i fattori
sono pertinenti ed interdipendenti. Conseguentemente, l’esame deve
concludersi a favore della dissimiglianza dei prodotti a confronto solo se la
stessa conclusione sarebbe stata raggiunta anche in caso di identità dei segni
e di elevato carattere distintivo del marchio anteriore. Di ciò deve esservi
espressa menzione nella decisione.
Ad esempio, la birra è stata ritenuta abbastanza dissimile da elettronica da
potersi concludere l’esame senza procedere al raffronto tra i segni; lo stesso
per esposizioni d’arte e articoli di abbigliamento.
353/1999 POLAR (cl. 32) / POLAR (cl. 9) (EN),
904/1999 BOULEVARD (cl. 25) / Bvd. PEDRALBES (cl. 41) (EN),
2618/2001 Diane (cl. 5) / Diana (cl. 3, 5) (EN),
1531/2001 Lloyd’s (cl. 18, 25) / Euro Lloyds (cl. 36) (ES).
Al contrario, se le coincidenze accertate indicano che il pubblico potrebbe
essere indotto a supporre che i prodotti e servizi provengano dalla stessa
impresa o da imprese economicamente collegate tra loro, può essere
raggiunta una conclusione riguardo al grado di somiglianza tra i prodotti e
servizi, tuttavia l’esame prosegue. Come rilevato sopra (sub IV.2.2.4.), tale
conclusione deve essere raggiunta in ogni caso, non importa se al termine
dell’analisi della somiglianza tra i prodotti o nell’analisi finale del rischio di
confusione.
1999-2001 Blû (cl. 33) / BLU (cl. 32) (EN).
Direttive sull’opposizione - Parte 2, Capitolo 2B – Situazione: maggio 2004
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