Nuove estensioni
nomi a dominio:
cosa cambia? Focus
TMCH
Premessa
Nuove estensioni generiche:
Opportunità o Rischio?
Mettiamoci nei panni dei titolari di marchi registrati.
Procedure di
registrazione
Più di 600 estensioni hanno già aperto (in parte) e apriranno le rispettive
fasi di registrazione in questi mesi fino, presumibilmente, al 2015 in modo
progressivo con «lanci» a cadenza mensile.
Principali fasi di registrazione: Sun Rise (primi 60 gg) e General launch
aperta a tutti.
TMCH
Trademark Clearing House: Registro unico che raccoglie e certifica i
dati relativi ai marchi registrati ed opera a supporto delle fasi di lancio
delle nuove estensioni di nomi a dominio. Gestito, su incarico dell’ICANN,
da società private.
TMCH
Trademark Clearing House:
Non crea diritti nuovi ma verifica e certifica dati.
È uno strumento a supporto dell’ICANN nelle fasi di lancio delle nuove
estensioni pensato per arginare il rischio di usurpazioni di domini.
TMCH
Requisiti per poter iscrivere il proprio marchio alla TMCH.
Vantaggi/benefici dati dall’iscrizione del proprio marchio alla TMCH.
TMCH
REQUISITI
Per essere iscritto presso la TMCH, il marchio deve risultare valido e
concesso al momento dell’iscrizione; non sono accettati marchi in fase
di domanda o marchi non più validi.
Viene richiesta, al momento dell’iscrizione, anche una PROVA D’USO
del marchio per poter beneficiare dei principali vantaggi dati dalla TMCH.
TMCH
REQUISITI
Oltre al marchio registrato, si possono iscrivere anche:
marchi validati dalla magistratura ordinaria;
marchi protetti da determinati trattati in vigore a fare data dal 26 giugno
2008, incluse denominazioni d’origine.
TMCH
REQUISITI
Possono essere iscritti sia marchi denominativi che marchi figurativi
che contengano una componente verbale; al momento dell’iscrizione
presso la TMCH sarà necessario indicare il nome del marchio come
riportato nel certificato di registrazione.
TMCH
Marchio:
Numero di registrazione:
Giurisdizione in cui il marchio è registrato:
Data del deposito :
Il richiedente è
titolare/cessiona
rio/licenziatario
del marchio?
Data di registrazione :
Data di scadenza :
Classe/i rivendicata/e:
Elenco dettagliato di tutti i prodotti e/o servizi rivendicati:
TMCH
PROVE D’USO:
una dichiarazione, predisposta secondo un modello previsto dalla
disciplina ICANN, firmata dal titolare del marchio;
+
un campione che dimostri l’uso attuale del marchio, che potrà consistere,
ad esempio, in fotografie di etichette, cartellini, contenitori di prodotto,
materiale pubblicitario (brochure, cataloghi, insegne pubblicitarie e
vetrine, manuali di prodotto, comunicati stampa, screenshots, materiale
sul ranking del marchio nei social media).
TMCH
PROVE D’USO:
Non vengono accettate come prove d’uso di un marchio:
l’inclusione di un marchio all’interno di un nome a dominio, comunicazioni
a mezzo email, licenze d’uso del marchio e biglietti da visita.
Attenzione alle prove d’uso da depositare: devono corrispondere
esattamente al marchio richiesto.
TMCH
VANTAGGI
PRIMO:
Sfruttare il periodo di SUN RISE per tutte le estensioni
generiche: si può richiedere la registrazione di domini identici al
marchio in priorità rispetto a terzi.
Se terzi dovessero richiedere l’iscrizione presso la TMCH di un
marchio identico, chi ha già ottenuto l’iscrizione del proprio
marchio presso la TMCH riceverebbe una segnalazione
TMCH
VANTAGGI
SECONDO:
Servizio di notifica: se un terzo richiede la registrazione di un
dominio identico ad un marchio già iscritto presso la TMCH, il
terzo riceve un warning in cui si avvisa che il marchio è già
stato registrato presso la TMCH e si richiede che l’uso del
dominio non sia in contraffazione o in abuso;
Se il dominio viene in ogni caso registrato dal terzo, il titolare
del marchio registrato viene avvisato.
TMCH
VANTAGGI
TERZO:
Il servizio di «blocking» permette di evitare che il proprio
marchio venga registrato come dominio con riferimento ad un
determinato gruppo di nuove estensioni.
Di norma sarà applicabile ad un intero pacchetto di estensioni e
per un minimo di almeno di 5 anni: non sarà quindi possibile
richiedere il blocco solo per una o due estensioni e solo per uno
o due anni.
TMCH
Attenzione! la TMCH
Non evita che terzi registrino domini identici al il marchio
iscritto nelle nuove estensioni;
Tuttavia, il servizio di notifica nei confronti di chi prova a
registrare un dominio identico produce un notevole effetto
dissuasorio.
Suggerimenti
Avere il vostro marchio/vostri marchi pronto/i e protetto al momento
del lancio di un’estensione di possibile interesse. Quindi individuate il
marchio su cui puntare la vostra campagna markenting e assicuratevi
che sia concesso e protetto.
Rivedere la politica di gestione del portafoglio domini in correlazione
con portafoglio marchi, razionalizzare domini registrati in passato al
solo scopo difensivo magari in estensioni non più di interesse e
concentrarsi sulle estensioni che maggiormente possono interessare.
Suggerimenti
Definire all’interno della Società il team che gestisce il portafoglio
domini e non disperdere informazioni preziosi in più reparti;
Coordinare i reparti legali ed i reparti di marketing: sempre di più con le
nuove estensioni saranno i brand manager o i responsabili del marketing
on line delle aziende ad essere coinvolti.
Suggerimenti
Difendere il o i marchi di punta della società anche attraverso strumenti di
sorveglianza, sempre più avanzati ed aggiornati, per tutelarsi in vista
dell’allargamento del fronte delle estensioni di nomi a dominio.
Il servizio di notifica dato dalla TMCH è limitato alle sole identità e non
può quindi sostituire le sorveglianze classiche che si attivano.
Sorveglianza Nomi a dominio.
Permette di rintracciare i domini identici al naming registrati da terzi in
tutte le estensioni generiche e nazionali su scale mondiale.
Suggerimenti
Sorveglianza Web Watch : rintracciare un nome o un logo in Internet. Si
monitorano milioni di pagine internet, risultati più pertinenti secondo
criteri personalizzati caso per caso e sulla base dello scopo per il quale è
stato attivato il servizio: bloccare o impedire l’uso indesiderato del vostro
marchio, rilevare somiglianze nei marchi, incluso l’uso caricaturale e/o
monitorare i siti di annunci ed identificare le vendite fraudolente.
Utile anche contro il rischio di volgarizzazione del marchio.
Suggerimenti
Sorveglianza sulle App (Apple and Android) include le playlist
pubblicate sugli stores di iTunes e rintraccia tutte le Apps e le playlist
identiche al vostro marchio.
Sorveglianza User Names dei Social Media, rintraccia tutti gli user
names identici al marchio sorvegliato si può scegliere tra gruppi di 50,
100 e 150 social media su cui effettuare l’indagine.
Suggerimenti
Brand protection On line
Intervento sulle principali piattaforme e motori di ricerca tra i quali Ebay:
Alibaba; Taobao…
Identificazione ed intervento di rimozione usi impropri di marchi e
chiusura delle aste sospette.
Suggerimenti
Il governo UK ha previsto un investimento di circa 640 milioni di sterline
in 4 anni per la creazione ed il rinforzo di un programma e di un’agenzia
specializzata nella protezione dagli attacchi di cyber squatter.
La situazione è quindi tale da richiedere interventi ed investimenti mirati
da parte sia delle autorità che dei privati.
GRAZIE!
dott. Alberto Furno
[email protected]